TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA “A” CIVILE
Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 46950/2015 promosso da:
B.R.A.H.M.S. GMBH con il patrocinio degli avv.ti GABRIELE CUONZO, LUCA
B.R.A.H.M.S. ITALIA SRL (C.F.06057300961) con il patrocinio degli avv.ti
GABRIELE CUONZO, LUCA TREVISAN e DONATELLA ANNA CAPELLI
RICORRENTI
contro
B.S.N. BIOLOGICAL SALES NETWORK SRL (C.F.11317290150) con il
patrocinio dell’avv. ADRIANO VANZETTI
RESISTENTE
Il Giudice dott.ssa Anna Bellesi,
a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 6.7.2016,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
1. Con ricorso ai sensi degli artt. 129-131 c.p.i. e 700 c.p.c., depositato in data 28
luglio 2015, B.R.A.H.M.S. GmbH e B.R.A.H.M.S. Italia S.r.l., esponendo di
essere rispettivamente titolare e licenziataria del brevetto EP 0 880 702,
concernente un procedimento diagnostico per determinare la causa, infettiva o
non infettiva, di un’infiammazione, sulla base del contenuto di procalcitonina
in un fluido biologico, hanno chiesto la pronuncia di provvedimento d’urgenza
che
inibisca
alla
B.S.N.
Biological
Sales
Network
S.r.l.
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la
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TREVISAN e DONATELLA ANNA CAPELLI
commercializzazione, la pubblicizzazione e la distribuzione sul mercato
italiano del prodotto Procalcitonin (PCT) Assay DZ558A-K, in quanto, esse
assumono, tale prodotto è in violazione della porzione italiana del brevetto EP
0 880 702 di titolarità di B.R.A.H.M.S. GmbH.
A dimostrazione della sussistenza del
requisito del fumus boni iuris, le
ricorrenti hanno richiamato alcuni provvedimenti cautelari emessi da tribunali
tedeschi e, quanto al periculum in mora, le stesse hanno lamentato che la
presenza sul mercato del prodotto della resistente le costringerebbe a ridurre il
risulta meno costoso e quindi più appetibile per l'acquirente finale, così
innescando una spirale al ribasso dei prezzi, con pregiudizio gravissimo ed
irreparabile, sia per le ricorrenti, sia per i licenziatari, in termini di perdita di
fatturato e di quote di mercato.
2. La B.S.N. Biological Sales Network si è costituita, eccependo la carenza del
fumus boni iuris e del periculum in mora e chiedendo conseguentemente la
totale reiezione del ricorso.
In particolare, la resistente, che si definisce impresa interamente italiana,
svolgente essenzialmente un’attività di distribuzione a livello nazionale di
strumenti del settore diagnostico prodotti da società italiane ed estere, fra i
quali il kit
Procalcitonin (PCT) assay, realizzato dall’americana Diazyme
Laboratories, impresa specializzata nello sviluppo di test enzimatici e
immunitari, contesta la validità del brevetto azionato dalla controparte e nega
l’asserita sussistenza della contraffazione.
Quanto ai provvedimenti cautelari ottenuti dal tribunale di Düsseldorf, la stessa
ha osservato che esso, dopo aver in un primo momento ritenuto di poter
concedere inaudita altera parte i provvedimenti di inibitoria chiesti da
B.R.A.H.M.S. nei confronti delle due distributrici tedesche del kit della
Diazyme ha, subito dopo, revocato in toto i precedenti decreti, respingendo
tutte le richieste cautelari di B.R.A.H.M.S., mentre il tribunale di Monaco ha
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proprio prezzo allo scopo di risultare "concorrenziali" rispetto ad un test che
concesso un provvedimento inaudita altera parte, sulla base dunque
esclusivamente delle allegazioni di B.R.A.H.M.S. medesima.
3. È stata disposta c.t.u. al fine di accertare la brevettabilità della frazione italiana
di EP 0880702 e accertare, altresì, se i kit diagnostici “Procalcitonina (PCT)
assay DZ558A-K”, venduti da BSN, interferiscano con gli insegnamenti
brevettuali di EP’702.
All’esito dell’indagine peritale, le parti hanno discusso il ricorso, insistendo
nelle rispettive richieste.
limitative della libera concorrenza, quali quelle invocate dalle ricorrenti, deve
emergere, sotto il profilo del fumus boni iuris, una ragionevole sicurezza della
contraffazione di una valida privativa. Naturalmente nella fase di merito potrà
aprirsi un più ampio contraddittorio, anche tecnico, in ordine alla corretta
interpretazione del titolo e della sua qualificazione. Tali questioni tuttavia
sfuggono alla natura intrinseca del procedimento cautelare, sia in ragione dei
requisiti di urgenza sia in considerazione dei limiti ai poteri conferiti al
giudice. Appare invero superfluo ribadire come i provvedimenti cautelari ed
anticipatori abbiano la sola funzione di assicurare un provvisorio equilibrio
degli interessi in conflitto, attraverso la realizzazione di una qualche situazione
strumentale che assicuri provvisoriamente gli effetti della decisione di merito,
suscettibile di esecuzione anche coattiva. Quindi, il giudice della cautela è
chiamato a considerare la validità del brevetto ai soli fini della, sommaria,
valutazione del fumus di illecita contraffazione non certo per assumere una
qualsiasi pronuncia di accertamento di nullità, rispetto alla quale lo stato di
giuridica incertezza può essere rimosso solo con una decisione suscettibile di
acquisire forza di giudicato tra le parti e non da un qualunque provvedimento
per sua natura precario.
5. Risulta, dalla relazione del c.t.u. dott. Rinaldo Ferreccio, che il brevetto
azionato, dal titolo “Metodo diagnostico per determinare l’eziologia di
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4. Nel merito, va premesso che, al fine dell’ adozione di cautele assai pregnanti e
procedimenti infiammatori” contiene una rivendicazione indipendente e 10
rivendicazioni
dipendenti,
tutte
di
procedimento.
La
rivendicazione
indipendente 1 recita come segue:
“Procedimento diagnostico per la determinazione della eziologia di processi
infiammatori, caratterizzato dal fatto che in un campione di un liquido
biologico di un paziente si determina il contenuto del peptide, /o di un peptide
parziale derivato da essa che non è procalcitonina (PCT) e calcitonina
matura, e dalla presenza oppure dalla assenza stabilita del determinato
dell’infiammazione”.
La rivendicazione 2 precisa che mediante la determinazione del livello di
procalcitonina in un paziente che ha subito un trapianto di organi si riconosce
se l’infiammazione è provocata da un rigetto dell’organo oppure da un focolaio
di infezione.
La rivendicazione 3 precisa che mediante la determinazione del livello di
procalcitonina si differenzia una pancreatite biliare acuta da una pancreatite
tossica.
La rivendicazione 4 specifica che mediante la determinazione del livello di
procalcitonina si differenzia una sindrome respiratoria acuta determinata da
una infezione (ARDS) da uno shock polmonare con una causa non infettiva.
La rivendicazione 5 specifica che mediante la determinazione del livello di
procalcitonina in pazienti oncologici si determina se la febbre che si sviluppa
sia provocata da cellule tumorali oppure da un’infezione batterica.
La rivendicazione 6 precisa che mediante la determinazione del livello di
procalcitonina si differenzia la causa infettiva dalla causa non infettiva della
coagulopatia da consumo di pazienti con cirrosi epatica.
La rivendicazione 7 specifica che mediante la determinazione del livello di
procalcitonina si differenziano malattie infiammatorie croniche dell’intestino
da malattie dell’intestino provocate da infezioni batteriche.
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peptide si risale ad una eziologia infettiva oppure non infettiva
La rivendicazione 8 precisa che mediante la determinazione del livello di
procalcitonina si differenzia un attacco infiammatorio di una malattia
autoimmune da una infezione.
La rivendicazione 9 precisa che mediante la determinazione del livello di
procalcitonina si differenzia una febbre prodotta da farmaci da una febbre
provocata da un’infezione batterica.
La rivendicazione 10 specifica che mediante la determinazione del livello di
procalcitonina si riconosce precocemente un’infezione provocata da batteri o
coagulopatia da consumo nel caso di pazienti con pompe di sostegno cardiaco.
Infine la rivendicazione 11 precisa che mediante la determinazione del livello
di procalcitonina nelle asciti di pazienti con cirrosi epatica o di pazienti dopo
intervento chirurgico si riconosce precocemente un’infezione.
Al quesito con il quale era stato chiesto al c.t.u. di accertare se la frazione
italiana del brevetto EP 0 880 702 possiede requisiti di novità e altezza
inventiva,
quest'ultimo
ha
risposto
individuando
quattro
anteriorità:
"Brunkhorst I”, "Brunkhorst II”, "Brunkhorst III” e “Bohuon” e concludendo
che "la frazione italiana EP 0880702, avente ad oggetto “metodo diagnostico
per determinare l’eziologia di procedimenti infiammatori” non presenta i
necessari requisiti di novità e altezza inventiva per la sua valida brevettabilità;
più in particolare, l’oggetto delle rivendicazioni 1, 3 e 4 manca dei requisiti di
novità e attività inventiva e l’oggetto delle rivendicazioni 2 e 5-11 manca del
requisito dell’attività inventiva”.
Ha rilevato infatti il c.t.u. che, in ciascuna delle anteriorità richiamate, è
previsto l'uso del livello della PCT come parametro per individuare l’eziologia
di una malattia infiammatoria e, quindi, procedere alla diagnosi e cura della
malattia medesima.
Sotto il profilo dell’attività inventiva, è stata richiamata l’anteriorità costituita
dal documento EP 0656121 (o il documento DE 42 27 454, che ne costituisce
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funghi come causa del comportamento ipodinamico della circolazione e di una
la domanda di priorità), riguardo al quale i consulenti tecnici di entrambe le
parti concordano nel ritenere che esso rappresenti la "closest prior art".
Tale documento insegna l'utilizzo della procalcitonina come biomarcatore della
sepsi e come indicatore della gravità della sepsi e del successo della terapia
attuata per controllarla.
Per tale motivo, il c.t.u. ha ritenuto di dover chiarire il significato di "sepsi",
non condividendo il parere del consulente di parte ricorrente, secondo il quale
DE 42 27 454 intende la sepsi come un'infiammazione sistemica non
Al riguardo, il c.t.u. ha definitivamente chiarito che, dalle pubblicazioni
scientifiche più accreditate, “emerge chiaramente che la sepsi è una sindrome
da risposta infiammatoria sistemica (SIRS) a un’infezione, che, a sua volta, per
definizione è un fenomeno legato alla presenza di microrganismi o
all’invasione di tessuto ospite normalmente sterile da parte di tali
microrganismi” concludendo, alla luce di detti riferimenti documentali, che
“alla data di priorità del brevetto in causa, la sepsi dovesse essere intesa come
necessariamente collegata a un'infezione microbica.” (pagine 12 e 13 della
relazione).
Sulla scorta degli elementi acquisiti attraverso l'indagine svolta, il c.t.u. è
pertanto pervenuto alla conclusione che il brevetto oggetto di causa “non
presenta i necessari requisiti di novità e altezza inventiva per la sua valida
brevettabilità”.
6. In un quadro che, non solo, offre poche certezze in relazione al fumus di
violazione di una valida e tuttora efficace privativa, ma sembra smentirne la
sussistenza, pare quindi a questo giudice che non vi siano gli estremi per
disporre, in attesa del giudizio di merito, un assetto provvisorio degli interessi
quale quello richiesto dalle ricorrenti, fortemente limitativo della concorrenza.
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necessariamente legata a un'infezione microbica.
7. L'indagine relativa all'accertamento dell'ulteriore requisito del periculum in
mora appare superflua, dal momento che, ai fini della pronuncia del
provvedimento invocato, debbono ricorrere entrambi i requisiti.
8. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente al pagamento
delle spese di lite, come di seguito liquidate.
9. Le spese di c.t.u., già liquidate in € 9.890,00, oltre accessori, vanno infine poste
in via definitiva a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
- condanna le ricorrenti in solido a rifondere alla resistente le spese di procedura,
liquidate in € 12.000,00, oltre 15%, a titolo di rimborso spese forfetario, I.V.A. e
C.P.A.;
- pone le spese di c.t.u., già liquidate in complessivi € 9.890,00, oltre accessori, in
via definitiva, a carico delle ricorrenti in solido fra loro.
Si comunichi.
Milano 30.7.2016
Il giudice
Anna Bellesi
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- Rigetta il ricorso;