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Sentenza n. 8891/2016 pubbl. il 15/07/2016
RG n. 69074/2013
Repert. n. 7205/2016 del 15/07/2016
N.R.G. 69074/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
SEZIONE “A” CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti
magistrati:
dott.ssa Marina Tavassi
Presidente
dott.ssa Silvia Giani
Giudice a latere
dott.ssa Alima Zana
Giudice estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 69074/2013 promossa
da:
VENIX s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati BAGGIO VERONICA e
FELTRINELLI SECONDO ANDREA
ATTRICE
CONTRO
PIRON
s.r.l.,
rappresentata
e
difesa
dall’avvocato
BELLOMUNNO
CRISTINA
CONVENUTA
pagina
http://bit.ly/2bFpFuu
1 di 16
Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10fd82 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee
Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
OGGETTO:
azione
di
nullità
di
RG n. 69074/2013
Repert.
n. 7205/2016
del 15/07/2016
brevetto
italiano
per invenzione
industriale, riformulazione ex art. 79 comma 3 c.p.i. in corso di
causa
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da fogli allegati al
verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni rassegnate il
pagina
2 di 16
9.2.2016
CONCISA
ESPOSIZIONE
DELLE
RG n. 69074/2013
15/07/2016
RAGIONI DI Repert.
FATTO n.
E 7205/2016
DI DIRITTOdelDELLA
DECISIONE
1.Le vicende processuali
Con atto di citazione notificato in data 30.9.2013, Venix s.r.l. società attiva nel settore della progettazione, della fabbricazione e
commercializzazione
di
macchine
ed
attrezzature
per
la
ristorazione collettiva ed i pubblici esercizi, di seguito Venix - ha
convenuto
in
giudizio
la
concorrente
Piron
s.r.l.
(di
seguito,
Piron); e ciò al fine di fare accertare e dichiarare la nullità del
brevetto italiano per invenzione industriale n. IT 1.396.980 di
titolarità della convenuta -concesso in data 20.12.2012 e recante il
titolo “porta di forno, particolarmente per forni per la cottura di
generi alimentari”- per mancanza dei requisiti di validità e per
estensione
della
protezione
oltre
il
contenuto
della
domanda
iniziale.
Con comparsa di costituzione e risposta parte convenuta ha chiesto il
rigetto della domanda di controparte ed ha proposto la riformulazione
ex art. 79, comma 3, c.p.i. della rivendicazione indipendente n. 1
del proprio titolo.
Alla prima udienza, parte attrice ha esteso le censure di invalidità
del brevetto anche nella versione riformulata da Piron.
Nel corso del giudizio, è stato dato corso ad un’indagine brevettuale
che ha concluso per l’invalidità del brevetto oggetto di lite, anche
come riformulato dalla titolare.
pagina
3 di 16
della
Sulla precisazione delle
Giudice
istruttore
ha
RG n. 69074/2013
Repert. n.in7205/2016
del 15/07/2016
conclusioni rassegnate
data 9.2.2016,
il
trattenuto
la
causa
in
decisione,
previa
assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti
difensivi finali.
2.Il brevetto italiano IT 1.396.980
IT
1.396.980
di
titolarità
della
convenuta,
depositato
in
data
18.12.2009 e concesso in data 20.12.2012, dal titolo “porta di forno,
particolarmente per forni per la cottura di generi alimentari”.
Il trovato si articola in sette rivendicazioni di prodotto (di cui la
prima indipendente e le altre dipendenti) e tutela un’invenzione
relativa ad una porta di forno.
Nella descrizione si dà atto che, secondo lo stato della scienza, i
forni usati per la cottura di alimenti sono costituiti da porte
formate da due
all’esterno
lastre di
della
camera
vetro, una rivolta
di
cottura,
all’interno e
definendo
tra
una
loro
una
intercapedine. Al fine di ottenere telai leggeri e semplici da
assemblare, sono stati realizzati montanti e traversi con tubolari
metallici
a
sezione
quadrangolare,
ottenuti
per
estrusione
o
piegatura e saldatura, successivamente forati o tagliati al laser per
definirvi le sedi di mutuo incastro o per l’accoppiamento di viti di
bloccaggio.
L’invenzione in esame intende realizzare una porta di forno che
consenta di superare gli inconvenienti riscontrati in tali soluzioni,
giacché utilizzando l’arte nota la finitura superficiale presenta
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Come accennato, la controversia ha ad oggetto il brevetto italiano n.
imperfezioni o graffi dovuti
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Repert.
7205/2016
del 15/07/2016
alla facilità
conn.cui
i montanti
e i
traversi possono venire danneggiati durante il rimaneggiamento o
l’assemblaggio.
Scopo del trovato è quindi quello di proporre una porta di forno i
cui componenti risultino sostanzialmente agevoli da realizzare ed
dei costi.
L’originaria
indipendente
formulazione
di
prodotto,
della
sulla
prima
base
rivendicazione
della
quale
n.
1,
l’Ufficio
ha
concesso il brevetto, recita: “Porta (10) di forno, particolarmente
per forni per la cottura di generi alimentari, comprendente
- un telaio (11) a cornice comprendente due traversi (12) e due
montanti (13) uniti tramite collegamenti filettati,
- una prima lastra (14) connessa a detti traversi (12) tramite
cerniere (15), per essa definenti un asse di rotazione (A) intorno al
quale essendo essa rotabile per passare da una configurazione di
chiusura del vano (16) che detto telaio (11) definisce circondandolo,
ad una posizione di apertura di detto vano (16),
- una seconda lastra (17) sostenuta da detti montanti (13) tramite
staffe (18) di supporto,
caratterizzata dal fatto che almeno scelti tra detti traversi (12) e
detti montanti (13) sono profilati in lamiera metallica piegata
presentanti sezione con profilo aperto”.
La parte c.d. pre-caratterizzante, che definisce lo stato della
tecnica, dà atto dell’esistenza di porte da forno con un telaio a
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assemblare, con conseguente riduzione del rischio di danneggiamento e
cornice che supporta due
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Repert.
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del 15/07/2016
traversi e due
montanti,
all’interno
dei
quali sono collocate due lastre di vetro, una interna ed una esterna,
una delle quali rotabile, sì da consentire la chiusura e l’apertura
del vano.
La
parte
caratterizzante,
contenente
il
nucleo
dell’invenzione,
sezione con profilo “aperto”.
Seguono altre 6 rivendicazioni, tutte dipendenti di prodotto, che
introducono
ulteriori
dettagli
relativi
alle
caratteristiche
del
claim n. 1 o di quelli immediatamente precedenti a ciascuno di essi.
Nel dettaglio:
- la rivendicazione n. 2 (dipendente dalla rivendicazione n. 1)
meglio specifica che i traversi di cui alla rivendicazione n. 1
presentano una sezione a profilo aperto, sostanzialmente ad U;
-
la
rivendicazione
n.
3
(dipendente
dalla
rivendicazione
2)
esplicita la conformazione dei traversi;
-
la
rivendicazione
n.
4
(dipendente
indifferentemente
dalle
rivendicazioni nn. 1, 2 o 3) indica che il profilo aperto di taluni
montanti è a forma di C;
- la rivendicazione n. 5 (dipendente dalla rivendicazione 4) indica
ulteriori caratteristiche che definiscono la struttura dei montanti
di
cui
alla
rivendicazione
4
ed
introduce
gli
elementi
di
interposizione;
-
la
rivendicazione
precedenti
n.
rivendicazioni)
6
(dipendente
meglio
da
dettaglia
una
qualsiasi
delle
la
struttura
delle
pagina
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rivendica una lamiera metallica “piegata” in modo da presentare una
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Repert. n. 7205/2016
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modalità di connessione
di una delle
due
staffe, rivendicando le
lastre di vetro ad una delle staffe;
- la rivendicazione n. 7 (dipendente dalla rivendicazione n. 6)
specifica infine ulteriori caratteristiche del lembo di supporto.
3. L’invalidità del trovato
il
CTU,
in
contenuto
relazione
della
sia
domanda
all’estensione
iniziale,
sia
del
alla
brevetto
mancanza
oltre
il
di
altezza
alla
domanda
inventiva del trovato.
3.1.
Quanto
all’estensione
del
contenuto
rispetto
iniziale
E’ necessario precisare che la rivendicazione n. 1, contenuta nella
domanda iniziale depositata dalla titolare, non conteneva il termine
“piegata”,
aggiunto
da
Piron
nel
corso
della
procedura
amministrativa.
In
sede
di
concessione,
l’Esaminatore
aveva
infatti
ritenuto
l’originaria rivendicazione n. 1 della domanda di Piron carente di
novità rispetto all’anteriorità costituita dal modello di utilità
tedesco DE 29912626 U1 di titolarità del soggetto terzo UNOX S.p.A.
(cfr. doc. 5, all. 3, del fascicolo di parte attrice). Per emendare
tale vizio, la titolare ha aggiunto dunque il termine “piegata”.
Tale
modifica,
tuttavia,
a
giudizio
del
CTU
ha
comportato
una
estensione del brevetto oltre il contenuto della domanda originaria,
introducendo cioè insegnamenti prima non presenti e determinandone
pertanto la nullità ai sensi dell’art 76, comma 1 lettera c), c.p.i..
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Il Collegio condivide il giudizio di invalidità al quale è pervenuto
Il tecnico dell’ufficio ha
-
ove
la
nuova
RG n. 69074/2013
Repert. n.osservato
7205/2016
del 15/07/2016
infatti correttamente
che:
espressione
“piegata”
introdotta
in
sede
di
concessione debba essere intesa nel senso che i traversi n. 12 ed i
montanti n. 13 non sono elementi piani ma presentano deviazioni
rispetto ad un andamento rettilineo, tale caratteristica non sarebbe
e
4);
comunque
essa
non
sarebbe
in
grado
di
differenziare
la
rivendicazione n. 1 dallo stato dell’arte. In particolare, l’impiego
di profilati in lamiera metallica aventi sezione con profilo aperto
sarebbe noto al documento anteriore GB 1399874 di titolarità del
terzo Creda Electric Ltd (cfr. doc. 5 del fascicolo di parte attrice,
cfr. CTU p. 23);
- ove l’espressione “piegata” venga invece intesa come equivalente di
“ottenuta tramite piegatura”, l’estrapolazione di tale caratteristica
dal testo della descrizione (nel punto in cui si precisa che i
traversi ed i montanti “possono essere ottenuti tramite piegatura a
freddo di una lamina metallica protetta da un film di copertura in
materia plastica” (cfr. pagina 5, righe 12-15 della descrizione)
costituirebbe un’arbitraria ed indebita selezione da un gruppo di
caratteristiche, originariamente indicate. Tale operazione introduce
tuttavia informazioni nuove, non originariamente descritte. Infatti,
nessun
punto
della
descrizione
giustifica
“l’isolamento
della
caratteristica “piegata” dal contesto in cui viene descritto il
processo di produzione che prevede la piegatura a freddo di una
lamiera metallica rivestita” (cfr. pag. 40 della CTU).
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8 di 16
supportata dalla descrizione, (trovando riscontro solo nei disegni 2
3.2. La carenza di altezza
RG n. 69074/2013
Repert. n. 7205/2016 del 15/07/2016
inventiva
Inoltre, a giudizio del CTU, il claim n. 1, pur sufficientemente
descritto e nuovo (in quanto non totalmente anticipato da alcuna
anteriorità) manca anche di altezza inventiva in quanto:
- lo stato dell’arte descritto nel brevetto (si veda in proposito il
di
utilità
tedesco
DE
29912626
U1),
già
mostra
tutte
le
caratteristiche del brevetto Piron, ad eccezione del “profilo a
sezione aperta”;
- il documento indicato nella perizia come D2, ossia il brevetto
inglese GB 1399874 A, insegna a sua volta a realizzare un telaio
comprendente
almeno
i
montanti
realizzati
con
profilati
aventi
sezione a profilo aperto.
Dunque,
il
claim
n.
1
qui
esaminato
consiste
nella
banale
combinazione di tali due insegnamenti, essendo ovvio per un tecnico
del ramo utilizzare sezioni aperte o chiuse di profilati (trattandosi
di varianti alla sua normale portata), senza un sufficiente salto
inventivo
idoneo
coordinamento
a
garantirne
originale
ed
la
ingegnoso
validità.
di
Manca
elementi
quindi
già
quel
conosciuti
necessario ai fini della tutelabilità di un brevetto per combinazione
(cfr. Corte D’appello Bologna, 8.3.2001).
Questo Tribunale ha già in proposito in passato chiarito che “la
meccanica e non originale giustapposizione di trovati specifici del
settore ed elementi acquisiti alla tecnica di settori diversi
ma
meccanicamente analoghi non registra quel minimo “salto” inventivo
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documento indicato in perizia quale D1, ossia il già citato modello
proprio
anche
RG n. 69074/2013
Repert. n. 7205/2016
15/07/2016
invenzioni per combinazione”
(Trib. del
Milano
delle
17.12.1998).
Del resto, ad analoga conclusione si giunge esaminando un’altra
anteriorità,
costituta
dal
prodotto
da
forno
“Garbin”
divulgato
dall’anno 2008 (cfr. docc. E 11-14, allegati alla memoria tecnica di
“ottenuti per piegatura di una lamiera metallica e presentano sezione
a profilo aperto” (cfr. CTU, pag. 63).
Per completezza, la rivendicazione n. 1 non risolve il problema
tecnico che l’invenzione si premurava di risolvere, ossia quello di
evitare
danno
ai
singoli
componenti
in
fase
di
assemblaggio,
stoccaggio e trasporto.
La
nullità
della
rivendicazioni
rivendicazione
dipendenti,
n.
1
ciascuna
travolge
delle
infine
quali
tutte
le
introduce
caratteristiche di mero dettaglio che non risolvono il problema
tecnico oggetto del brevetto e non sono dotate, ognuna considerata,
di
alcuna
altezza
inventiva
per
le
dettagliate
considerazioni
indicate nella CTU e qui integralmente richiamate.
4. La riformulazione ex art. 79, comma 3, c.p.i. del claim n. 1
Come già accennato, al fine di superare il vizio di estensione oltre
il contenuto della domanda, Piron ha proceduto alla riformulazione,
in sede di comparsa di costituzione e risposta, ex art. 79 comma 3,
c.p.i., del claim n. 1. Ha proposto in particolare il seguente testo
“caratterizzata dal fatto che almeno scelti tra detti traversi (12) e
detti montanti (13) sono profilati in lamiera metallica piegata
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parte attrice). Esso, a sua volta, presenta montanti e traversi
ottenuti mediante piegatura a
RG n. 69074/2013
Repert.
n. 7205/2016
del 15/07/2016
freddo di una
lamina
metallica protetta
da un film di copertura in materia plastica presentanti sezione con
profilo aperto”.
Il termine “piegata” introdotto in sede di concessione amministrativa
è stato cioè sostituito dalla locuzione “ottenuti mediante piegatura
materia plastica”.
A giudizio di entrambe le parti il claim n. 1, così modificato, è
emendato dal vizio di indebito ampliamento oltre al contenuto della
domanda iniziale.
Parte attrice ha tuttavia eccepito che in tal guisa viene introdotta
nella
rivendicazione
una
caratteristica
funzionale:
sebbene
il
brevetto abbia ad oggetto un prodotto, nella parte caratterizzante a
suo giudizio sarebbe stata inserita cioè una fase del procedimento di
realizzazione dei montanti o traversi, rivendicando così il metodo
della loro realizzazione, anziché indicare la struttura dei montanti
e dei traversi della porta. Si tratterebbe cioè di un c.d. “product
by
process”,
valido
solo
ove
esso
presenti
i
requisiti
di
brevettabilità e non sia rinvenibile alcuna altra informazione nella
domanda di brevetto che possa consentire al richiedente di definire
in maniera soddisfacente il prodotto.
Il CTU (pur non condividendo tale impostazione e ritenendo tale nuovo
claim, alla luce del testo descrittivo ex art. 52, comma 2, c.p.i.,
quale rivendicazione di prodotto) ha concluso per altra via per
l’invalidità.
pagina
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a freddo di una lamina metallica protetta da un film di copertura in
Infatti
tale
riformulazione
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n. 7205/2016
del 15/07/2016
introduce Repert.
un problema
interpretativo
giacché non si comprende se:
- se i montanti e/o traversi sono ricoperti da film protettivo
durante
il
processo
produttivo
che
viene
rimosso
nel
corso
dell’assemblaggio;
montaggio.
Nel primo caso, il prodotto finale non è distinto dall’arte nota,
perché
il
film
protettivo
può
essere
rimosso.
Dunque
la
riformulazione così interpretata è nulla per i motivi già esposti al
punto 3.2.
Nel secondo caso, la riformulazione -pur dotata di novità estrinseca,
non esistendo alcuna anteriorità che mostri una porta di forno con
montanti e/o traversi ricoperti di film plastico- manca tuttavia di
contenuto inventivo, costituendo la mera sommatoria di soluzioni già
note.
E ciò considerato che:
- per tecnico del ramo deve in via preliminare intendersi l’esperto
non solo di forni da cucina, ma anche di tecnologia meccanica e
metallurgica, di cui si compongono tali elettrodomestici. Quindi il
tecnico del ramo deve conoscere altresì la common general knowledge
inerente i processi produttivi ed i materiali impiegati in tali
processi;
- nel caso in esame, l’ambito della tecnica rilevante si estende
anche al più ampio settore industriale della meccanica e della
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- se i montanti e/o traversi rimangono dal film protettivo anche nel
metallurgia, al quale si deve
componenti,
dovendosi
fare
RG n. 69074/2013
Repert.per
n. 7205/2016
15/07/2016
fare ricorso
realizzare del
i vari
riferimento
non
solo
al
settore
di
utilizzazione del trovato, ma anche ad ambiti tecnologici affini
(cfr. Trib. Torino 14.7.1997);
- nell’ambito del settore della meccanica e della metallurgia, sono
D2, sopra citato), così come l’impiego di una lamina ricoperta da un
film plastico;
- poiché le caratteristiche del film protettivo non sono rivendicate
nel brevetto, deve ritenersi che tutti i film protettivi noti allo
stato dell’arte siano idonei allo scopo (pena, in caso negativo,
l’insufficiente descrizione);
- lo stato della tecnica (si veda in proposito il brevetto inglese GB
1103225 A) già insegnava a utilizzare lamiere metalliche rivestite di
un film protettivo in materia plastica, idonee ad essere impiegate
per la realizzazione di profilati. E ciò proprio allo scopo di
proteggere la superficie su cui vengono applicati da danni, graffi e
sporco e tali soluzioni devono intendersi note al tecnico del ramo,
così come sopra definito;
- ricorrendo al criterio del “problem-solving approach”, il giudizio
di ovvietà sul claim n. 1 così come riformulato è positivo, giacché
il tecnico del ramo avrebbe ritenuto ovvio impiegare per lo scopo del
trovato una lamiera già rivestita di materiale plastico per la
produzione di profilati, essendo proprio scopo della stessa quello
evitare danni e graffi che il titolo si propone di evitare. E, in
pagina
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noti profilati dotati di sezioni con profilo aperto (cfr. documento
proposito,
va
ricordato
che
RG n. 69074/2013
Repert. n.di7205/2016
il criterio
identità del
o 15/07/2016
di
disomogeneità degli scopi da raggiungere attraverso il trovato è già
stato più volte utilizzato da questo Tribunale per valutare se
ritenere un’anteriorità nota al tecnico del ramo (cfr. Tribunale di
Milano, 26.1.2012).
essa è comunque nulla per mancanza di attività inventiva.
La combinazione delle due anteriorità in essa operata si concreta
infatti in una sostanziale sommatoria degli effetti delle soluzioni
già singolarmente attuate, senza che qui si possa ravvisare il
necessario salto inventivo ai fini della validità.
5. Il comando giudiziale
Va dunque dichiarata la nullità integrale del brevetto Piron, sia
nella versione originaria sia nella versione riformulata nel corso
del giudizio.
Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza di Piron.
Non sussistono infatti ragioni per accogliere la domanda, svolta
dalla convenuta, di compensazione -anche solo parziale- delle stesse:
da un lato, l’attrice è stata indotta ad avviare il giudizio a fronte
delle iniziative penali, rivelatesi infondate, della convenuta e,
dall’altro, non vi è né soccombenza reciproca né assoluta novità
della questione trattata né infine mutamento della giurisprudenza
rispetto
alle
questioni
dirimenti
che
giustifichino
una
deroga
rispetto al principio generale della soccombenza.
pagina
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Dunque, anche così interpretando la riformulazione del claim n.1,
Del resto, il rifiuto da parte
RG n. 69074/2013
Repert.
n. 7205/2016
del 15/07/2016
dell’attrice
di accettare
la proposta
transattiva formulata da Piron solo in sede di precisazione delle
conclusioni
(di
rinuncia
da
parte
della
titolare
al
brevetto
litigioso, a spese integralmente compensate) non fa scattare il
rimedio di cui all’art. 91, comma 1 ultima parte, c.p.c. a carico di
utilità conseguite dall’attrice con la sentenza.
Le spese vengono quindi liquidate come da dispositivo, tenuto conto
del valore della causa, delle questioni trattate –che si sono estese
anche
all’esame
di
validità
di
una
riformulazione
del
brevetto
oggetto di lite- e dell’espletamento dell’attività istruttoria.
Vanno in particolare riconosciute le spese sopportate dall’attrice
per
la
difesa
tecnica
di
parte,
aventi
natura
di
allegazione
difensiva tecnica e, dunque, rientranti tra quelle che la parte
vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, superato il giudizio di
non superfluità e di non eccessività (cfr. Cass. n 84/2013). Qui le
stesse sono riconosciute congrue nel limitato importo di € 5.000,00 e
vengono ricondotte alla voce delle spese (cfr. all. C 1 e C 2 della
relativa nota spese di Venix).
Infine, a carico di Piron vengono poste definitivamente le spese di
CTU, già liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia d’Impresa,
Sezione A, definitivamente pronunciando sulle domande formulate da
Venix s.r.l. contro Piron s.r.l., con atto di citazione notificato in
pagina
15 di 16
Venix: la proposta era infatti di portata inferiore rispetto alle
data 30.9.2013, ogni altra
RG n. 69074/2013
Repert. n.
7205/2016
del 15/07/2016
domanda, eccezione
e difesa
disattesa
e
rigettata, così provvede:
1) accerta e dichiara la nullità del brevetto italiano IT 1.396.980
di titolarità di Piron s.r.l., sia nella formulazione originariamente
concessa
sia
nella
riformulazione
ex
art.
79,
comma
3,
c.p.i.
indicati in narrativa;
2) condanna Piron s.r.l. a rimborsare a Venix s.r.l. le spese di
lite, che si liquidano in euro 20.000,00 di cui euro 6.500,00 per
spese (di cui € 5.000,00 per spese di CTP) ed il residuo per
compensi, oltre al 15% per spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a. e spese
di registrazione;
3) pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU già
liquidate in corso di causa;
4)
incarica
la
Cancelleria
della
comunicazione
della
presente
sentenza ad UIBM per quanto di competenza.
Così deciso in Milano, il 12.5.2016
Il Presidente
dott.ssa Marina Tavassi
Il giudice istruttore
dott.ssa Alima Zana
pagina
16 di 16
effettuata nella comparsa di costituzione e risposta, per i motivi

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