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Accoglimento totale del 26/11/2014
RG n. 53856/2014
N. R.G. 2014/53856
TRIBUNALE di MILANO
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA “A” CIVILE
Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 53856/2014 promosso da:
MONICA BIANCO SRL
contro
LOXI LIFE SRL
RESISTENTE
Il Giudice dott. Silvia Giani,
a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 17/11/2014,
letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
1. Monica Bianco s.r.l., società attiva sia nel campo dell’abbigliamento sia in
quello degli accessori, ha promosso il presente
procedimento cautelare
deducendo la violazione, ad opera di Loxi Life s.r.l.- società costituita 11
dicembre 2012 e cessionaria nel novembre 2013 del marchio Giò Cellini-, dei
diritti di privativa su numerosi modelli di borsa a marchio “MIA BAG”, nonché
la condotta di concorrenza sleale posta in essere dalla resistente, per imitazione
servile, agganciamento e parassitaria.
Con riguardo al periculum in mora ha
allegato la presenza sul mercato dei suddetti modelli imitativi delle borse a
marchio “MIA BAG”.
La ricorrente ha, quindi, chiesto inibirsi alla resistente la commercializzazione
dei modelli contestati, con sequestro dei prodotti, delle scritture contabili e
fissazione di una penale.
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http://bit.ly/20A3EyS
Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: bd505 - Firmato Da: CARLONI STEFANO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2b0cd
RICORRENTE
RG n. 53856/2014
1.2. La resistente società Loxi Life s.r.l. si è costituita nel giudizio, chiedendo il
rigetto delle domande formulate dalla ricorrente e, in particolare:
 eccependo la nullità dei modelli di borsa registrati dalla ricorrente per la
presenza di anteriorità distruttive della novità e del carattere
individuale;
 contestando la datazione di alcuni dei modelli non registrati e deducendo
di averne commercializzato alcuni contemporaneamente a quelli della
ricorrente;
 contestando la confondibilità dei prodotti, sia per la diversità di prezzo
propri modelli;
 contestando la sussistenza del periculum in mora
con riguardo alla
maggior parte dei modelli contestati perché relativi a stagioni trascorse;
 deducendo l’irrilevanza del numero dei modelli asseritamente contraffatti
rispetto alla entità numerica dei modelli da essa prodotti .
1.3. Con memoria depositata il 6 novembre 2014, la ricorrente Monica Bianco
ha rilevato la presenza di ulteriori modelli realizzati dalla resistente e, a suo dire,
contraffatti e imitanti servilmente i propri; ha contestato l’uscita contemporanea
sul mercato dei rispettivi prodotti, nonché la presenza di anteriorità distruttive
della novità, ribadendo le argomentazioni di cui al ricorso; quanto al periculum
in mora, ha prodotto ulteriore documentazione a conforto dell’ attuale
commercializzazione da parte della resistente di borse a marchio GIO’
CELLINI, appartenenti a modelli asseritamente non più in commercio, nonché
ha allegato che la resistente ha continuato a utilizzare, per pubblicizzare i propri
punti vendita, le immagini con vetrine ed esposizioni con le borse in
contestazione, deducendo altresì che le medesime si trovano ancora nel punto
vendita di proprietà della convenuta a Cernusco.
1.4. La conciliazione tentata da questo giudice ha dato esiti negativi. La
resistente, pur dichiarando di non essere intenzionata per il futuro a produrre la
gran parte dei modelli contestati, non si è resa disponibile a supportare tale
impegno con una dichiarazione sottoscritta e munita di astreint, a garanzia della
serietà della dichiarazione.
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che per la presenza del marchio “GIO’ CELLINI” in modo visibile sui
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2. Il presente procedimento cautelare ha per oggetto tredici modelli di borse, di
cui sei registrati.
Per una corretta ed agile comprensione dei modelli di borse oggetto della
richiesta d’inibitoria , conviene fare riferimento, da un punto di vista
metodologico, alle immagini riprodotte cumulativamente nella memoria della
ricorrente depositata il 6 novembre 2014, visionata nel contraddittorio
all’udienza del 17 novembre 2014.
Tali riproduzioni contengono, per ciascuno dei modelli in contestazione,
secondo le indicazioni richieste da questo giudice, le immagini delle borse della
privativa, dei modelli prodotti dalla resistente (colonna di centro) e quelle delle
anteriorità allegate dalla resistente (colonna di destra).
A tali immagini fotografiche, che consentono una agevole raffronto dei numerosi
modelli in contestazione, si accompagnano, per ciascun modello, le indicazioni
dei documenti di riferimento, tra le quali vi sono gli ingrandimenti delle
immagini, di ausilio nella valutazione comparativa dei modelli, che, per
agevolare la ricerca, sono stati distribuiti alla detta udienza, con la
collaborazione di entrambe le parti, per ciascun modello, in separate cartellette,
inserite nel fascicolo d’ufficio.
Ciò premesso da un punto di vista metodologico, si deve procedere anzitutto
all’indispensabile esame comparativo dei modelli realizzati e commercializzati
dalle due parti , onde verificare quale sia l’impressione che ne derivi l’utente
medio.
2.1. Come noto e unanimemente riconosciuto da dottrina e giurisprudenza
nazionale e comunitaria, il giudizio di confondibilità va fatto tenendo conto
dell’impressione d’insieme che il raffronto tra i modelli può suscitare e
procedendo all’esame comparativo dei segni in conflitto non in via analitica, ma
in via unitaria sintetica, mediante un apprezzamento complessivo, che tenga
conto degli elementi principali e di tutti i fattori pertinenti del caso di specie
(CGCE, 10 aprile 2008, caso Adidas/Marca Mode; CGCE, 12 giugno 2008, caso
O2).
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ricorrente (colonna di sinistra), con l’individuazione del rispettivo titolo di
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Il rischio di confusione
va valutato, prendendo come riferimento un
consumatore medio dei prodotti o servizi contraddistinti dai marchi in conflitto,
basandosi sulla percezione di tale consumatore, e considerando che il
consumatore opera un confronto tra il prodotto imitante che ha sotto gli occhi e il
mero ricordo del prodotto originale (“giudizio mnemonico a distanza”).
Particolari marginali nell’aspetto del prodotto non sono idonei a escludere i
profili confusori.
Sussistono contraffazione e/o concorrenza sleale per imitazione servile quando,
anche
a fronte di differenze rilevanti tra i prodotti, questi, all’esito di un
identità e di provenienza dalla medesima fonte, essendo irrilevante la circostanza
che il prodotto di cui si assume il carattere imitatorio presenti un marchio
diverso da quello originale.
3. In considerazione della contestazione –pur formulata solo con riguardo ad
alcuni dei modelli oggetto di giudizio-, è preliminare verificare se la produzione
della ricorrente sia stata anteriore a quella della resistente, rappresentando tale
circostanza il presupposto delle fattispecie di concorrenza contestate. Sul punto
si rinvia al paragrafo successivo, nel quale si passa all’esame comparativo dei
modelli in contestazione. Basti per ora rilevare che, se da un lato per alcuni
modelli realizzati dalla ricorrente la anteriorità della sua produzione è pacifica,
con riguardo agli altri gli elementi acquisiti nel detto procedimento depongono
per l’ anteriorità della produzione della ricorrente rispetto a quella della
resistente, la quale, dal canto suo, non ha fornito elementi documentali idonei a
smentire quelli prodotti dalla ricorrente.
4.
Alla stregua dei criteri sopra enunciati, passando
alla valutazione
comparativa dei singoli modelli e, per ciascuno di essi, anche delle anteriorità
allegate dalla resistente, si osserva quanto segue.
4.1.- Con riguardo al modello registrato di cui a pag. 11 della memoria 6
novembre 2014 la borsa realizzata dalla resistente ha ripreso il simbolo della
pace composto, in entrambi i casi, di borchie di metallo, applicate sulla parte
anteriore della borsa, avente anch’essa la medesima forma. Non è contestato,
nel caso di specie, che la commercializzazione della borsa della resistente sia
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confronto complessivo, diano al consumatore medio l’impressione di sostanziale
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successiva quella della ricorrente. L’unica borsa avente caratteristiche simili si
riferisce ad una borsa Cerdelli, frutto di una collaborazione con la Monica
Bianco,
divulgata dall’autore prima della presentazione della domanda di
registrazione ( cfr cartelletta 1 fascicolo ufficio).
4.2.- In relazione alle borse di cui a pag. 12 memoria cit-, le anteriorità allegate
dalla resistente sono relative a modelli di borse totalmente diverse nella forma,
accomunate solo dalla presenza di alcune decorazioni di stelle. Viceversa, le
somiglianze tra le borse delle parti sono evidenti e, a prima vista, danno
un’impressione generale di confondibilità dei prodotti, trattandosi di modelli
della borsa.
Il modello è stato registrato con domanda depositata nell’ottobre 2013, mentre la
borsa commercializzata dalla resistente risulta essere stata commercializzata
nella collezione P/E 2014 e, quindi, successivamente (cfr cartelletta 2 fascicolo
ufficio).
4.3.- Con riguardo al modello registrato di cui a pag. 13 memoria cit., la cui
domanda è stata depositata il 21 gennaio 2014, le note caratterizzanti di tale
modello sono tutte riprese dalla resistente la quale, dal canto suo, non ha provato
di avere commercializzato la borsa contestualmente o addirittura anteriormente
né ha documentato l’esistenza di un’anteriorità distruttiva (cfr cartelletta 3
fascicolo ufficio).
4.4. - Quanto al modello registrato nel gennaio 2014, di cui a pag. 14 memoria
cit., l’impressione generale, generata dal raffronto tra i due modelli, è
palesemente simile. È documentato che il modello della ricorrente è stato
presentato nel settembre 2013 (docc. 7, 16 G) e che, viceversa, quello della
resistente è stato proposto successivamente, nella collezione P/E 2014 (cfr
cartelletta 4 fascicolo ufficio).
4.5.- Il modello di cui a pag. 15 della memoria è stato registrato dalla ricorrente
nel
gennaio
2014
(doc.
19),
pacificamente
anteriormente
alla
commercializzazione della borsa della resistente, che l’ha proposta nella
collezione P/E 2014. La resistente ha ripreso pedissequamente il modello, il
tessuto e i motivi decorativi di sfondo. Sono state allegate anteriorità del tutto
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simili, con lo stesso tipo di decoro, sovraesposto su tutta la superficie esteriore
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diverse sia con riguardo all’oggetto che alle forme e a colori (docc. 32, 16 H
ricorrente e doc. 37 resistente).
4.6. - Quanto al modello di cui a pag. 18, e non registrato, la resistente, pur
avendo contestato la successiva commercializzazione della sua produzione, non
ha fornito alcun elemento volto ad inficiare le risultanze, in questa sede di
cognizione cautelare idonee a supportare il fumus boni iuris della anteriorità
della produzione della ricorrente. Invero, il modello della ricorrente risulta essere
stato commercializzato già a partire dall’agosto del 2012 (vd. doc. 16 bis
prodotto dalla ricorrente), mentre quello prodotto dalla resistente è riferibile solo
successivi alla produzione della ricorrente; breve distanza temporale che, giusta
quanto si considererà, è elemento sintomatico da tenere presente nella fattispecie
di concorrenza parassitaria,
La borsa prodotta dalla resistente è una palese imitazione di tutti gli elementi
caratterizzanti di quella realizzata dalla ricorrente (cfr cartelletta sub 7 fascicolo
ufficio).
4.7.- Venendo al modello non registrato di cui a pag. 19 mem. cit. è palese la
ripresa, da parte della resistente, di tutti gli elementi caratterizzanti: elementi
decorativi comuni quanto al soggetto e alle modalità di riproduzione, forma e
chiusura della borsa. La resistente non ha contestato di avere commercializzato
la borsa di sua produzione successivamente a quella della ricorrente e tantomeno
ha fornito elementi idonei a smentire l’anteriorità della commercializzazione da
parte della ricorrente (cfr doc 16 A ric.). Inoltre, non ha documentato anteriorità
distruttive, avendo indicato solo modelli notevolmente differenti, accomunati
unicamente dalla rappresentazione, quale elemento decorativo, di alcuni teschi
che, peraltro, appaiono distinguersi, pure essi, da quelli della ricorrente e della
resistente(cfr cartelletta 8 fascicolo ufficio).
4.8.- Con riguardo al modello non registrato di cui a pag. 20 memoria cit,
l’anteriorità della produzione della borsa da parte della ricorrente, risalente al
maggio 2012,
è pacifica oltre che documentata (doc. 16 bis-fatture). La
resistente ha palesemente ripreso, nella borsa realizzata per la collezione
2013/2014, tutti gli elementi caratterizzanti, concernenti sia la forma che le
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alla fine del mese di novembre 2012 e cioè ad alcuni mesi, seppur pochi,
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decorazioni. La resistente ha allegato un
modello, che parrebbe anch’esso
uguale a quello della ricorrente, ma non ne ha provato l’anteriorità (cfr cartelletta
9 fascicolo ufficio).
4.9. - Il modello non registrato di cui a pag. 21 memoria cit.
è stato
commercializzato quanto meno nell’estate 2012 (doc. 16 c), mentre la borsa
della resistente nella collezione P/E 2013 (doc. 16c bis), riprendendo i motivi
caratterizzanti della prima (forma della borsa, colori, elementi decorati
rappresentati da borchie e spuntoni). L’impressione generata dal raffronto tra i
due modelli di borsa è tale da generare confusione per la ripresa, quasi
ufficio).
4.10.- I due modelli sub doc. 16 d e 16 D bis ricorrente (di cui a pag. 22 mem.
cit.), sono palesemente somiglianti, presentando
marginali differenze non
rilevanti ad escludere un’impressione generale di provenienza dalla medesima
fonte. Le allegate anteriorità fanno riferimento a modelli totalmente diversi (cfr
5. Analoghe considerazioni non possono essere effettuate, invece, con riguardo
ai tre modelli di cui alle pagine 16, 23 e 25 mem. cit.
5.1. Con riguardo al modello registrato il 30 aprile 2014 di cui a pag. 16 della
memoria, si osserva che il modello presentato dalla resistente nella successiva
collezione A/I 2015, pur avendo ripreso
alcuni motivi – in particolare la
presenza ai fini decorativi delle borchie- presenta diversità tali, nella forma e
nelle caratteristiche fondamentali ed essenziali, da suscitare una impressione
generale, in via sintetica, di diversità (cfr cartelletta 6 fascicolo ufficio).
5.2. Con riguardo al modello non registrato di cui a pag. 23 della memoria,
l’impressione
generata
dalla
valutazione
comparativa
delle
borse
in
contestazione non conduce ad una valutazione di confondibilità. Le
differenziazioni del modello della borsa della resistente sono tali da escludere la
sussistenza di una condotta illecita. La sola presenza dell’identità del soggetto
decorativo (farfalla) non è certamente idonea a generare alcuna confusione (cfr
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pedissequa, dei motivi della borsa della ricorrente (cfr cartelletta 10 fascicolo
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5.3. Infine, anche con riguardo al modello rappresentato a pag. 25 della seconda
memoria del ricorrente e visionati i campioni prodotti, emergono sostanziali
differenze visibili anche con un fugace sguardo del consumatore medio. Ci si
riferisce alla diversità della trama trapuntata, delle borchie, della linguetta di
chiusura. Invece un raffronto con il modello registrato allegato dalla ricorrente
nel corso del procedimento non è possibile per la carenza degli elementi forniti,
non essendo tra l’altro stati prodotti il campione ed il modello(cfr cartelletta 13
fascicolo ufficio).
6. Da una valutazione comparativa dei modelli in contestazione, effettuata
modelli in contestazione che:
- la società resistente,
di recente costituzione,
ha riprodotto i tratti
caratterizzanti di ben dieci modelli, tra quelli contestati e realizzati dalla
ricorrente, riprendendo i modelli, i colori, le decorazioni e sovente anche i
tessuti;
- la riproduzione di tutti gli elementi caratterizzanti è tale da generare una
impressione generale di confusione dei prodotti.
- I dettagli marginali che li differenziano non sono in grado di influenzare la
complessiva impressione generale e di tipo sintetico.
- Il numero dei modelli riprodotti, dieci, le modalità dell’ imitazione, avvenuta
quasi sempre subito dopo la realizzazione dei modelli da parte della ricorrente, e
con prezzi di vendita notevolmente inferiori, fanno ravvisare il fumus della
fattispecie di concorrenza sleale parassitaria.
6.1 La sistematica ripresa da parte della resistente, di ben dieci modelli con gli
elementi decorativi in esso inseriti fa ritenere prima facie
sussistenti i
presupposti della concorrenza di cui all’art. 2598 n 3 c.c. Lo sfruttamento degli
sforzi organizzativi e degli investimenti di carattere pubblicitario effettuati da
un altro soggetto imprenditoriale, nel caso di specie di recente costituzione,
senza sostenerne i relativi oneri economici, costituisce concorrenza parassitaria,
contraria alle regole di correttezza professionale. Essa altera infatti le regole del
mercato e del meccanismo concorrenziale, concretandosi nell’appropriazione del
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tenendo presente i criteri sopra indicati, emerge, dunque, con riguardo a dieci
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risultato
di
mercato
conseguito
grazie
all’organizzazione
dell’impresa
concorrente.
Si realizza la fattispecie di “concorrenza parassitaria” quando l’imitatore si
ponga sulla scia del concorrente in modo sistematico e continuativo, sfruttando
la creatività altrui e avvalendosi delle idee e dei mezzi di ricerca e finanziari
altrui. Quand’anche i singoli atti, isolatamente considerati, fossero leciti,
costituirebbero nel loro insieme un illecito, poiché concretizzerebbero una forma
di imitazione delle iniziative del concorrente che sfrutta in maniera sistematica il
lavoro e la creatività altrui. Tali atti possono
concretamente manifestarsi
concorrente (concorrenza parassitaria sincronica) o, come nel caso di specie,
attraverso la successione nel tempo di singoli atti imitativi (concorrenza
parassitaria diacronica) ( cfr Cass n. 13423/2004).
6.2. La ritenuta esistenza del fumus boni iuris della concorrenza sleale di cui
all’art. 2598 n 3 c.c. renderebbe di per sé superflua ogni altra valutazione sulla
natura confusoria e sull’ originalità dei prodotti giacché la fattispecie testé
esaminata si applica anche nei casi di pluralità di condotte lecite; originalità che
dunque sarà oggetto di approfondimenti nell’eventuale sede del giudizio di
merito e che, se sussistente, fa ravvisare anche la fattispecie dell’imitazione
servile di cui all’art. 2598 n 1 c.c. e della contraffazione di modelli.
E peraltro nel caso di specie, come visto al paragrafo quattro, la resistente non
ha fornito elementi documentali idonei a smentire la valida registrazione dei
modelli e, quindi, la loro contraffazione e/o imitazione servile.
7. Sussiste il periculum in mora in relazione alle misure richieste per gli illeciti
contraffattori e concorrenziali, tenendo in conto il pericolo di compromissione
dell’immagine commerciale e di sviamento della clientela, non ristorabile in
termini puramente monetari e, comunque, di difficile quantificazione. L’attualità
della utilizzazione da parte della resistente, a fini commerciali e/o promozionali
e pubblicitari, dei prodotti in contestazione alla data del deposito del
procedimento, e anche successivamente, risulta dagli scontrini di acquisto dei
modelli in contestazione, datati 22 e 23 ottobre 2014, dalle immagini delle
borse in contestazione estratte dal sito facebook Giò Cellini, risalenti all’11
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attraverso un’attività che in un unico momento imiti tutte le iniziative del
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settembre 2014 (doc 24), dalle immagini internet riferibili alla resistente dei
medesimi prodotti del 3 novembre 2014 (doc 46).
Né può attribuirsi alla dichiarata volontà della parte di cessare per il futuro la
produzione alcuna valenza, ai fini della carenza del periculum, non solo perché
la parte non ha voluto impegnarsi in tale senso, rilasciando una dichiarazione
sottoscritta e munita di penale, ma anche perché la commercializzazione dei
prodotti è ancora pacificamente in atto senza che ne sia conosciuta l’entità
numerica ( non essendo stata neppure fornita alcuna indicazione da parte della
resistente) e altresì perchè la stessa resistente ancora utilizza, ai fini
8. In conclusione, in accoglimento delle domande della ricorrente, la società
Loxi Life srl è inibita dal commercializzare e pubblicizzare i dieci modelli di
borse rappresentate alle pagine 11, 12,13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 della
memoria ric. dep. 6 novembre 2014, e rispettivamente di cui ai documenti
prodotti dalla ricorrente sub 16 F bis, , 16 E bis, 16 L bis, 16 G bis, 16 H bis, 16
bis, 16 A bis, 16 B bis, 16 C bis, 16 D bis.
E’ disposto il sequestro dei prodotti , di cui al capo che precede, sia che si
trovino presso la sede della resistente e nei suoi punti vendita, sia che si trovino
presso terzi che ne facciano commercio.
E’ fissata la penale di Euro 500,00 per ogni violazione del presente
provvedimento successiva all’avvenuta notifica del medesimo, nonché di Euro
500,00 per ogni giorno di ritardo nella sua esecuzione dopo l’avvenuta notifica
del provvedimento.
8.1. Non si ritiene d’irrogare in sede cautelare altre misure in quanto quelle
comminate appaiono sufficientemente satisfattive.
Non si ravvisano le condizioni per accogliere la domanda di sequestro della
contabilità, atteso che non sussistono, e comunque non sono stati allegati e
documentati, pericoli specifici di dispersione o alterazione delle scritture.
9. La natura conservativa di una delle misure applicate – il sequestro- comporta
l’impossibilità di liquidare le spese nel presente giudizio cautelare e altresì la
necessità di instaurare il giudizio di merito quantomeno per la sopravvivenza di
tale misura.
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pubblicitari/promozionali, le immagini delle borse imitate.
RG n. 53856/2014
PQM
Il giudice designato, provvedendo in via cautelare e d’urgenza, ogni altra istanza
ed eccezione disattesa:
-
inibisce alla società Loxi Life srl di commercializzare e pubblicizzare i
dieci modelli di borse rappresentate alle pagine 11, 12,13, 14, 15, 18, 19, 20, 21,
22 della memoria ric. dep. il 6 novembre 2014, e rispettivamente di cui ai
documenti prodotti dalla ricorrente sub 16 F bis, , 16 E bis, 16 L bis, 16 G bis,
16 H bis, 16 bis, 16 A bis, 16 B bis, 16 C bis, 16 D bis.
- Dispone il sequestro dei prodotti di cui al capo che precede, che si trovino
facciano commercio.
- Fissa la penale di Euro 500,00 per ogni violazione del presente provvedimento
successiva all’avvenuta notifica del medesimo, nonché di Euro 500,00 per ogni
giorno di ritardo nella sua esecuzione dopo l’avvenuta notifica del
provvedimento.
- Spese al merito.
- Assegna il termine di venti giorni lavorativi o di trentuno giorni di calendario,
qualora questi rappresentino un periodo più lungo, dalla comunicazione della
presente ordinanza per l’inizio del giudizio di merito.
Milano il 21 novembre 2014
Il Giudice
dott. Silvia Giani
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presso la sede della resistente, i suoi punti vendita, nonché presso terzi che ne

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