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R.G. n. 12214/2015 IL TRIBUNALE DI CAGLIARI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA riunito in camera di consiglio con l’intervento dei magistrati Dott. ssa Maria Mura Presidente Dott. Ignazio Tamponi Giudice Giudice relatore a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 4.2.2016, ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. iscritto al n. 12214/2015 R.G. Promosso dalla GOLD & CORAL S.N.C. DI PUDDU SERGIO E C., con sede in Cagliari, in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f. 01608760920), rappresentata e difesa dagli avvocati Benedetto Ballero, Stefano Ballero e Simone Ballero, presso il cui studio in Cagliari, Corso Vittorio Emanuele II n. 76, è elettivamente domiciliata Reclamante Contro la TUUM S.R.L., con sede in San Giustino (PG), in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f. 03091240543), rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Pozzi, Giovanni Ghisletti e Francesco Angioni, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Cagliari, via G.B. Tuveri n. 16 Reclamata ***** MOTIVI DELLA DECISIONE Svolgimento del giudizio di prima cure e del giudizio di reclamo. 1. Con ricorso ex artt. 700 c.p.c. e 121, 129, 131 e 132 c.p.i. del 14.10.2015 (R.G. n. 9335/2015) la Tuum s.r.l. ha richiesto a questo Tribunale di voler accogliere le seguente domande in via d’urgenza: Pagina 1 http://bit.ly/2cyUX8Q Firmato Da: MURA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 3407a - Firmato Da: BERNARDINO ANDREA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 40ae8 Dott. Andrea Bernardino 1) inibire - alla odierna reclamante Gold & Coral s.n.c. di Puddu Sergio e C. - la produzione, commercializzazione e pubblicizzazione dei gioielli S’AVE MARIA raffigurati sub doc. 9 (pagine tratte dal sito web www.savemaria.it); 2) disporre il sequestro di tutti i prodotti che si trovino presso la sede della resistente, presso i suoi magazzini, punti vendita o altri locali di proprietà, nonché presso terzi detentori, autorizzando un rappresentante della ricorrente ed i suoi difensori ad assistere alle operazioni di sequestro; 3) ordinare alla resistente il ritiro dal commercio, entro 7 giorni dalla comunicazione o notifica del provvedimento, di tutti i prodotti già distribuiti, nei confronti di chi ne sia o al dettaglio; 4) disporre l’estrazione di copia degli elementi di prova dell’entità della violazione, con particolare riferimento ai documenti attestanti i numero di prodotti venduti ed i ricavi ed utili conseguiti dalla vendita (inclusi libri IVA, bolle di consegna, ordini e fatture d’acquisto e di vendita); 5) fissare a carico della parte resistente una penale pari a € 1.000,00 – o al diverso importo che sarà ritenuto congruo – per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’emanando provvedimento e pari a € 500,00 – o al diverso importo che sarà ritenuto congruo – per ogni prodotto reperito sul mercato successivamente alla comunicazione o notifica dell’emanando provvedimento di inibitoria e ritiro dal commercio; 6) ordinare la pubblicazione dell’intestazione e del dispositivo dell’emanando provvedimento, per due volte e con le denominazioni delle parti in grassetto, sui quotidiani “Corriere della Sera” e “La Repubblica” e sulla rivista “Vanity Fair”, a cura del resistente, nel termine di 15 giorni dalla comunicazione o notifica del provvedimento, con diritto della ricorrente, in difetto, a procedere a propria cura e ottenere il rimborso da parte della resistente delle spese anticipate; 7) ordinare la pubblicazione dell’intestazione e del dispositivo dell’emanando provvedimento sulla home page del sito web www.savemaria.it, entro 15 giorni dalla comunicazione o notifica del provvedimento stesso, per un periodo di 30 giorni consecutivi, con dimensione dei caratteri doppia rispetto alle altre diciture presenti Pagina 2 http://bit.ly/2cyUX8Q Firmato Da: MURA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 3407a - Firmato Da: BERNARDINO ANDREA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 40ae8 proprietario o ne abbia comunque la disponibilità, inclusi terzi rivenditori all’ingrosso sulla stessa home page; 8) condannare la resistente alla rifusione di compensi e spese legali, oltre oneri di legge. A sostegno delle proprie domande Tuum ha innanzitutto affermato di aver ideato, realizzato e commercializzato, sin dal 2009, anelli ed altri gioielli con impresse in rilevo le preghiere cristiane più note, il Padre Nostro e l’Ave Maria, così realizzando un nuovo concetto di gioiello, che consentisse un contatto diretto e tangibile con la spiritualità di chi lo indossa. I suddetti gioielli, che avevano avuto un immediato successo tra il pubblico a livello nazionale, avevano prodotto una crescita esponenziale del fatturato aziendale, anche in apparsi fin dalla prima collezione. I gioielli Tuum erano stati pubblicizzati su varie riviste, su varie trasmissioni televisive, sulle principali testate della carta stampata e sui principali social networks, ed erano presenti in circa 900 punti vendita, situati su tutto il territorio italiano ed in vari paesi europei ed extraeuropei. Il notevole successo dei gioielli aveva tuttavia originato numerosi tentativi di imitazione, per proteggersi dai quali essa ricorrente aveva nel tempo registrato i propri marchi ed il design dei gioielli. Per quanto concerne i marchi, la peculiare figura di croce che contraddistingue i gioielli Tuum, utilizzata sia da sola che all’interno del capolettera delle preghiere (come dalle foto dei gioielli di pag. 6 del ricorso), era stata protetta con le seguenti registrazioni di marchio italiano: a) n. 0001507666, richiesta il 23.2.2012 e rilasciata il 29.8.2012 nelle classi 14, 28 e 25, relativa al simbolo grafico riprodotto a pag. 6 dopo il secondo capoverso (il capolettera M con la croce all’interno); b) n. 0001507666, richiesta il 23.2.2012 e rilasciata il 29.8.2012 nelle classi 14, 28 e 25, relativa al simbolo grafico riprodotto a pag. 6 dopo l’ultimo capoverso (il capolettera P con la croce all’interno); c) n. 302015902337459, richiesta l’11.3.2015 (ed ancora in corso di concessione alla data del deposito del ricorso: verrà poi concessa il 15.12.2015), nelle classi 14, 28 e 25, relativa al simbolo grafico riprodotto a pag. 7 dopo il primo capoverso. Pagina 3 http://bit.ly/2cyUX8Q Firmato Da: MURA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 3407a - Firmato Da: BERNARDINO ANDREA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 40ae8 conseguenza dei notevoli investimenti pubblicitari, oltre che dei commenti positivi Insieme ai tre predetti marchi registrati, i tratti distintivi dei gioielli Tuum erano caratterizzati dallo stile inconfondibile del design. A tale proposito Tuum era titolare delle seguenti registrazioni di disegni comunitari: a) n. 00118376-0002, concessa il 6.4.2009, relativa alla figura riprodotta a pag. 7 dopo il secondo capoverso; b) n. 0011789363-0002, concessa il 3.12.2010, relativa alla figura riprodotta a pag. 7 dopo il terzo capoverso; c) n. 001789363-0004, concessa il 3.12.2010, relativa alla figura riprodotta a pag. 7 dopo l’ultimo capoverso; il primo capoverso. Tuum ha quindi affermato di essere di recente venuta a conoscenza del sito web www.savemaria.it, appartenente alla Gold & Coral s.n.c. di Puddu Sergio e C., che promuove la vendita di anelli costituenti copie pedisseque della collezione di essa ricorrente, trattandosi di prodotti che, già ad una prima occhiata, risultano essere un’imitazione pedissequa degli anelli Tuum contenenti la riproduzione dell’identica croce da quest’ultima utilizzata e registrata come marchio. Sul predetto sito internet, oltre che nel suo punto vendita in Villasimius, ove essa ricorrente aveva acquistato un anello S’Ave Maria (acquisto documentato dallo scontrino prodotto), Gold & Coral offriva, in particolare, fedi in argento e in oro di vari formati, con incisa la preghiera dell’Ave Maria in lingua sarda, che presentano la medesima impressione visiva generale dei corrispondenti anelli Tuum. Tanto premesso in fatto, Tuum ha affermato la piena ricorrenza nel caso di specie di tutti i presupposti per ottenere la tutela cautelare invocata in via d’urgenza. Quanto al fumus boni iuris, emergeva, innanzitutto, la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 10 e 19 del Regolamento (CE) n. 6/2002 sui disegni e modelli comunitari. L’art. 19 del predetto Regolamento dispone che “il disegno o modello comunitario registrato conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzare il disegno o il modello e di vietarne ai terzi l’utilizzo senza il suo consenso (…)”, mentre l’art. 10 prevede che “la protezione conferita da un disegno o modello comunitario si estende a qualsiasi disegno o modello che non produca nell’utilizzatore informato un’impressione generale Pagina 4 http://bit.ly/2cyUX8Q Firmato Da: MURA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 3407a - Firmato Da: BERNARDINO ANDREA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 40ae8 d) n. 001994922-0001, concessa il 2.2.2012, relativa alla figura riprodotta a pag. 8 dopo diversa (…)”. Nel caso di specie gli anelli S’Ave Maria presentano un’impressione visiva generale pressoché identica a quella data dagli anelli Tuum, rientrandosi quindi nell’ambito di applicazione delle norme richiamate. In particolare: - per quanto riguardava le fedi a fascia alta il confronto dei gioielli raffigurati a pag. 11 del ricorso dimostrava che Gold & Coral aveva riprodotto esattamente gli elementi individuanti dei corrispondenti anelli Tuum, ovvero: bordi più sporgenti sul profilo superiore e inferiore, tagliati allo stesso modo; sequenze di parole in bassorilievo capolettera contenente la medesima figura di croce, che provoca una percezione visiva assai simile, nonostante la diversità della lettera (M e P per gli anelli Tuum, D per quelli Gold & Coral); - analogamente, per quanto riguardava le fedi bombate, il confronto dei gioielli raffigurati a pag. 12 del legittimava le medesime considerazioni, dimostrando l’estrema confondibilità degli anelli. Tuum ha quindi affermato che la contraffazione dei design registrati da Tuum doveva ritenersi vietata come tale, a prescindere dall’accertamento di un effettivo rischio di confusione per il pubblico sull’identità del produttore del bene, perché la registrazione di un disegno comunitario ha la finalità di tutelare il proprietario contro atti di indebito sfruttamento del pregio e dell’attrattiva di un design nuovo e originale anche nel caso in cui il consumatore fosse in grado di comprendere la diversa origine imprenditoriale del prodotto. A detta di Tuum, in ogni caso, sussistevano altresì tutti i presupposti per l’accertamento di un effettivo rischio di confusione. Ai sensi dell’art. 20 del Codice della Proprietà Industriale, il titolare di un marchio registrato ha il diritto di vietare ai terzi di utilizzare nell’attività economica “un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identità o affinità fra i prodotti o servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni”, mentre secondo l’art. 2598, n. 1) c.c. “compie atti di concorrenza sleale Pagina 5 http://bit.ly/2cyUX8Q Firmato Da: MURA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 3407a - Firmato Da: BERNARDINO ANDREA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 40ae8 ordinate su righe parallele e nelle stesse due versioni (tono su tono e con fondo scuro); chiunque usi nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l’attività di un concorrente”. Nel caso di specie era evidente il rischio che il consumatore medio possa confondere o, quanto meno, associare gli anelli S’Ave Maria agli anelli Tuum, ritenendo che la collezione S’Ave Maria sia una particolare linea di gioielli Tuum dedicata al pubblico sardo. Tale circostanza integrava altresì una condotta illecita ai sensi dell’art. 2598 n. 3) c.c., di cui godono i gioielli Tuum sul mercato, anche grazie alla già descritta attività promozionale, approfittando così parassitariamente del lavoro e della creatività altrui. Sussisteva anche il periculum in mora, che nei casi di contraffazione o concorrenza sleale è in re ipsa, poiché la perdita di avviamento e lo sviamento della clientela rappresentano il tipico effetto dannoso di tali condotte, che sfugge però ad ogni criterio obiettivo e certo di quantificazione. Nel caso di specie, poi, i prodotti contraffatti erano già commercializzati da numerosi rivenditori sul territorio sardo, con un danno rilevantissimo per essa ricorrente. 2. Si è costituita in giudizio la Gold & Coral s.n.c. di Puddu Sergio e C., che ha richiesto il rigetto dell’avverso ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto, non sussistendo alcuna delle violazioni ex adverso lamentate. Parte resistente ha osservato che con domanda presentata il 25.2.2014, ed accolta il 15.4.2015, essa si era legittimata all’uso del modello multiplo ivi descritto, ovvero all’uso del logo S’Ave Maria, con affiancate sui lati due piccole croci trilobate bizantine (rectius copte), che si estende all’uso di una preghiera in lingua sarda sui prodotti della classe 1101 (anelli, bracciali, ciondoli, ecc.). Come poi, inequivocabilmente, si poteva evincere dal brevetto n. 0000102181, essa resistente aveva ottenuto la registrazione con effetti estesi all’aspetto graficodesignativo delle scritte e/o denominazioni, da applicarsi ad anelli e bracciali recanti detta preghiera in lingua sarda, che, a differenza di quella in lingua italiana, inizia con il capolettera D (Deus ti salvet Maria). Pagina 6 http://bit.ly/2cyUX8Q Firmato Da: MURA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 3407a - Firmato Da: BERNARDINO ANDREA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 40ae8 essendo ovvio che la resistente stesse sfruttando indebitamente la notorietà ed il credito Contrariamente a quanto sostenuto da Tuum, non vi era alcuna possibilità di confusione dei prodotti, misurata sul consumatore di media cultura, in quanto: i gioielli di essa resistente sono di dimensioni diverse rispetto a quelli della ricorrente; in luogo dei capolettera M o P utilizzano il capolettera D, assolutamente inequivoco e distinguibile; contengono la preghiera in caratteri minuscoli, in luogo di quelli maiuscoli usati da Tuum; la preghiera è scritta in lingua sarda invece che in lingua italiana. Per tali motivi i gioielli commercializzati da essa resistente non comportavano il paventato rischio di confusione o sviamento di clientela, dovendosi invece presumere che il consumatore medio acquisti tali gioielli proprio perché contenenti preghiere in Né poteva dirsi che essa resistente avesse indebitamente sfruttato le campagne pubblicitarie della ricorrente, poiché quest’ultima non produce alcun gioiello con preghiera in lingua sarda e la relativa pubblicità non è quindi funzionale alla produzione dell’esponente. 3. Con l’ordinanza del 9.12.2015, costituente il provvedimento reclamato, il giudice di prime cure, condividendo appieno le argomentazioni difensive di Tuum, ha accolto il ricorso, così disponendo: “1) inibisce a Gold & Coral di Puddu Sergio & C snc la produzione, commercializzazione e pubblicizzazione dei gioielli S’AVE MARIA raffigurati sub doc. 9 (tratto dal sito web www.savemaria.it); 2) autorizza la società ricorrente a procedere al sequestro di tutti i prodotti sub 1) che si trovino presso la sede della resistente o presso i suoi magazzini, punti vendita o altri locali di proprietà, nonché presso terzi detentori; 3) ordina alla società resistente di ritirare dal commercio, entro 7 giorni dalla notifica del presente provvedimento, tutti i prodotti sub 1) già distribuiti a terzi rivenditori all’ingrosso o al dettaglio, fissando a suo carico una penale pari a € 250,00 per ogni prodotto reperito sul mercato successivamente al decorso di giorni 8 dalla notifica del presente provvedimento; 4) dispone che l’intestazione ed il dispositivo del presente provvedimento, nel termine di 15 giorni dalla sua notifica, siano pubblicati a spese della resistente (con diritto della ricorrente, in difetto, a procedere a propria cura e ottenere dalla resistente il successivo rimborso delle spese anticipate): a) per una volta sui quotidiani “L’Unione Sarda” e “La Nuova Sardegna”; b) per un periodo di 30 giorni consecutivi sulla home page del sito web Pagina 7 http://bit.ly/2cyUX8Q Firmato Da: MURA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 3407a - Firmato Da: BERNARDINO ANDREA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 40ae8 lingua sarda. www.savemaria.it, con dimensione dei caratteri doppia rispetto alle altre diciture presenti sulla stessa home page; condanna la società resistente, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a rifondere a Tuum srl le spese del presente procedimento, che si liquidano in € 4.500 per compensi di avvocato, oltre IVA ed accessori di legge, ed in € 545,00 per esborsi”. 4. Con ricorso del 21.12.2015 la Gold & Coral s.n.c. di Puddu Sergio & C. ha proposto reclamo avverso la citata ordinanza, chiedendone l’integrale riforma. Parte reclamante ha svolto difese analoghe a quelle della fase svoltasi dinanzi al giudice di prime cure. brevetto per disegno n. 0000102181, registrato nell’aprile 2015, ed ha altresì fermamente contestato la ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 10 del Regolamento comunitario n. 6/2002, posto che non poteva affermarsi che i gioielli commercializzati da essa resistente, agli occhi di un utilizzatore informato, non producessero un impressione generale diversa da quelli Tuum. Nel caso di specie il giudice di prime cure non aveva considerato le notevoli e non certo irrilevanti divergenze presenti nei due tipi di gioielli, e non aveva altresì tenuto nella dovuta considerazione la peculiarità dell’uso della lingua sarda presente soltanto nei gioielli S’Ave Maria. Sul punto la reclamante ha ribadito che il consumatore medio non acquista l’anello S’Ave Maria per il suo aspetto o perché vi trova una qualsiasi preghiera, ma soltanto perché vi trova la preghiera in lingua sarda, evocativa della forte identità che connota la Sardegna. 5. Con ordinanza del 22.12.2015 il Presidente ha disposto la sospensione dell’esecuzione del provvedimento reclamato. 6. Instaurato il contraddittorio, si è costituita la Tuum, che ha richiesto il rigetto dell’avverso reclamo in quanto infondato in fatto ed in diritto. 7. All’udienza del 21.1.2016 il Tribunale ha rinviato all’udienza del 4.2.2016 assegnando alla parte reclamante termine per note entro il 28.1.2016 ed alla parte reclamata termine per repliche entro il 3.2.2016. All’udienza del 4.2.2016 sono stati acquisiti i seguenti gioielli: quattro anelli a fascia Pagina 8 http://bit.ly/2cyUX8Q Firmato Da: MURA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 3407a - Firmato Da: BERNARDINO ANDREA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 40ae8 Ha osservato che il predetto giudice non aveva tenuto in alcuna considerazione il alta consegnati da Gold & Coral e due fedi bombate consegnate da Tuum. Dopo breve discussione il Tribunale si è riservato di decidere. ****** La decisione in merito al reclamo. 8. Il reclamo è infondato, per i motivi di seguito esposti. Tuum ha denunciato la contraffazione dei disegni comunitari e dei marchi registrati di cui si è detto (v. il paragrafo 1.). Ai sensi dell’art. 19, primo comma, del Regolamento CE n. 6/2002, “La protezione conferita da un disegno o modello comunitario si estende a qualsiasi disegno o modello Tale disposizione è ripresa dal legislatore nazionale all’art. 33 primo comma C.P.I., secondo il quale “Un disegno o modello ha carattere individuale se l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce dall’impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest’ultima”. Ai sensi dell’art. 20, primo comma, C.P.I., “I diritti del titolare del marchio d’impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell’attività economica: a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato; b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni; c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi”. La nozione di utilizzatore informato è stata chiarita dalla Corte di Giustizia CE con la nota pronuncia del 20.10.2011 resa nel procedimento C-281/10 P (PepsiCo, Inc. C/ Pagina 9 http://bit.ly/2cyUX8Q Firmato Da: MURA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 3407a - Firmato Da: BERNARDINO ANDREA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 40ae8 che non produca nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa”. Grupo Promer Mon Graphic, SA e UAMI). Al par. 53 la Corte, dopo aver premesso che il Regolamento n. 6/2002 non contiene una definizione di “utilizzatore informato”, ha precisato che tale espressione deve essere intesa “come una nozione intermedia tra quella di consumatore medio, applicabile in materia di marchi, al quale non è richiesta alcuna conoscenza specifica e che in generale non effettua un confronto diretto tra i marchi in conflitto, e quella della persona competente in materia, esperto provvisto di competenze tecniche approfondite”. Ed ancora, secondo la Corte (par. 59), se da un lato l’utilizzatore informato “non è il percepisce di norma un disegno o modello come un tutt’uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi”, dall’altro “non è neppure l’esperto o la persona competente in materia in grado di osservare nei dettagli le differenze minime che possono esistere tra i modelli o disegni in conflitto”. Sempre secondo la Corte, non è richiesto che l’utilizzatore informato debba sempre procedere ad un confronto diretto dei disegni o modelli di cui trattasi, non potendosi escludere che un confronto del genere non sia fattibile o sia inusuale nel settore interessato. Ed infatti l’utilizzatore informato ben può procedere ad un confronto soltanto indiretto, basato sul suo ricordo. La giurisprudenza comunitaria e la giurisprudenza di merito italiana hanno chiarito che il giudizio di confondibilità va fatto tenendo conto dell’impressione d’insieme che il raffronto tra i due segni può suscitare e procedendo all’esame comparativo dei segni in conflitto non in via analitica, ma in via unitaria sintetica, mediante un apprezzamento complessivo che tenga conto degli elementi principali e di tutti i fattori pertinenti del caso di specie (v. Trib. Milano, sentenza n. 3128/2015 pubbl. il 10.3.2015, e Trib. Milano, sentenza n. 9250/2015 pubbl. il 5.8.2015, che richiamano entrambe C.G.C.E., 10 aprile 2008, caso Adidas/Marca Mode e C.G.C.E., 12 giugno 2008, caso O2). Nel caso di specie la registrazione del brevetto per disegno da parte della Gold & Coral è avvenuta nell’aprile del 2015, ed è quindi successiva di alcuni anni rispetto alla registrazione di tutti i marchi e i disegni comunitari di Tuum (ad eccezione della sola registrazione del marchio nazionale n. 0001661919 concessa in data 15.12.2015, che Pagina 10 http://bit.ly/2cyUX8Q Firmato Da: MURA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 3407a - Firmato Da: BERNARDINO ANDREA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 40ae8 consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto che non riguarda i capolettera). Dall’esame visivo degli anelli si può affermare che quelli S’Ave Maria presentano una impressione visiva generale pressoché identica a quella degli anelli Tuum. Per quanto riguarda le fedi c.d. a fascia alta, quelle S’Ave Maria riproducono gli elementi individualizzanti degli anelli Tuum, caratterizzati da: - bordi più sporgenti sul profilo superiore e inferiore, tagliati allo stesso modo; - sequenze di parole in bassorilievo ordinate su righe parallele (nelle stesse versioni, sia tono su tono che con sfondo scuro); - capolettera contenente una figura di croce pressoché identica. in bassorilievo ordinate su righe parallele. L’effetto visivo dei gioielli è davvero simile. Ad avviso del Collegio le differenze pur presenti negli anelli S’Ave Maria (lettera D nel capolettera in luogo della P o della M, caratteri minuscoli in luogo di quelli maiuscoli e croce all’interno del capolettera leggermente differente) costituiscono dettagli di non immediata percezione, ma apprezzabili soltanto da un esperto del settore, e, come tali, non suscettibili di ingenerare nell’utilizzatore informato un’impressione generale differente. A tale proposito il Collegio osserva ancora che, per quanto concerne più specificamente la tutela del marchio registrato, secondo l’orientamento della giurisprudenza comunitaria (v. C.G.C.E., Prima Sezione, sentenza del 3 settembre 2009, C-498/07), ripresa anche dalla giurisprudenza italiana (v. Trib. Torino, ordinanza 11.7.2014, relativa al caso Seven), “la valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei marchi in esame, sull’impressione complessiva prodotta dagli stessi”, ragion per cui “nel verificare l’esistenza di un rischio di confusione, la valutazione della somiglianza tra due marchi non può limitarsi a prendere in considerazione solo una componente di un marchio complesso e paragonarla con un altro marchio. Occorre invece effettuare il confronto esaminando i marchi in questione considerati ciascuno nel suo complesso”. Nel caso di specie il Collegio, in seguito all’esame visivo dei gioielli acquisiti a tal fine, ritiene che l’impressione complessiva prodotta ingeneri il rischio di confusione. Pagina 11 http://bit.ly/2cyUX8Q Firmato Da: MURA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 3407a - Firmato Da: BERNARDINO ANDREA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 40ae8 Lo stesso discorso vale per le fedi c.d. bombate, che presentano la sequenza delle parole Non vi è pertanto necessità di disporre C.T.U., quantomeno nella presente fase cautelare. E ciò anche in considerazione del fatto che, per le ragioni di cui si è detto, il giudizio di confondibilità non deve essere formulato da un esperto del settore, come finirebbe per essere il C.T.U.. Per quanto poi attiene alla peculiarità della preghiera in lingua sarda presente nei gioielli S’Ave Maria, osserva il Collegio che l’identità dei prodotti che vengono contraddistinti con i marchi in contestazione e la riproduzione dell’altrui marchio anteriormente registrato comporta, all’esito della predetta valutazione sintetica e di insieme, il marchio registrato di fare uso di un segno simile al marchio registrato per prodotti identici o affini, determinandosi un rischio di confusione per il pubblico, che potrebbe anche solo ritenere che vi sia un qualche legame commerciale (ad es. di co–branding) tra le due aziende (v. in tal senso Trib. Torino, ordinanza 11.7.2014). Per quanto poi attiene alla doglianza di parte reclamante in merito al sequestro dei gioielli eseguito presso terzi rivenditori, ai sensi dell’art. 130, quarto comma, C.P.I., “La descrizione e il sequestro possono concernere oggetti appartenenti a soggetti anche non identificati nel ricorso, purché si tratti di oggetti prodotti, offerti, importati, esportati o messi in commercio dalla parte nei cui confronti siano stati emessi i suddetti provvedimenti e purché tali oggetti non siano adibiti ad uso personale”. In considerazione della ratio legis sottesa a tale disposizione, che mira evidentemente a garantire la piena efficacia della misura cautelare evitando la diffusione dei prodotti oggetto di inibitoria, il sequestro deve essere disposto non solo presso l’impresa convenuta, ma anche presso terzi allo stato non individuati (v. ad es., tra le varie pronunce in tal senso, l’ordinanza del Trib. Torino pubbl. il 24.10.2014 – R.G. n. 26590/2014, che ha disposto il sequestro dei prodotti “sia presso la sede legale, sia presso sedi secondarie, unità locali, magazzini e pertinenze, nonché presso terzi grossisti, intermediari e rivenditori commerciali”). 9. In conseguenza della decisione sul reclamo si osserva che il provvedimento depositato in data 23.12.2015, di sospensione dell’esecuzione dell’ordinanza reclamata, ha perduto ogni sua efficacia. Pagina 12 http://bit.ly/2cyUX8Q Firmato Da: MURA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 3407a - Firmato Da: BERNARDINO ANDREA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 40ae8 verificarsi di quel rischio di associazione tra segni distintivi che consente al titolare del L’ordinanza reclamata, pertanto, riprende ad avere efficacia esecutiva. 10. Deve essere disposta la restituzione dei gioielli acquisiti alle parti che li hanno rispettivamente consegnati (v. il punto 7.). 11. Per quanto concerne le spese, si osserva che non vi è luogo a provvedere su di esse. Con l’ordinanza reclamata è stato disposto il sequestro dei prodotti ivi indicati. Stante la natura del provvedimento cautelare emanato, esso rende necessario il giudizio di merito, trattandosi di misura cautelare conservativa. Nel caso di specie, peraltro, il giudizio di merito è stato già introdotto da Tuum (v. l’atto di citazione prodotto sub doc n. 23). giurisprudenza in casi analoghi (v. la citata ordinanza del Trib. Torino pubbl. il 24.10.2014 – R.G. n. 26590/2014; v. l’ordinanza del Trib. Torino pubbl. il 21.2.2013, R.G. n. 3328/2013), ogni decisione in ordine alle spese deve essere rimessa al giudizio di merito. La condanna della Gold & Coral alle spese della prima fase non doveva pertanto essere disposta dal giudice di prime cure. E tuttavia, non essendo stato tale capo dell’ordinanza fatto oggetto di uno specifico motivo di reclamo (parte reclamante si è limitata a richiedere la vittoria delle spese di entrambe le fasi cautelari), il Collegio non può provvedere d’ufficio alla modifica dell’ordinanza in parte qua. P.Q.M. Il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: 1) rigetta il reclamo; 2) dispone la restituzione dei gioielli acquisiti all’udienza del 4.2.2016 alle parti che li hanno rispettivamente consegnati; 3) nulla sulle spese. Si comunichi. Cagliari, 16.3.2015. La Presidente Dott. ssa Maria Mura Il giudice estensore Dott. Andrea Bernardino Pagina 13 http://bit.ly/2cyUX8Q Firmato Da: MURA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 3407a - Firmato Da: BERNARDINO ANDREA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 40ae8 Ed allora, in applicazione degli artt. 669-octies c.p.c. e 132 C.P.I., e come stabilito dalla