apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
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Sentenza n. 1409/2015 pubbl. il 03/02/2015 RG n. 40889/2009 Repert. n. 1149/2015 del 03/02/2015 N. R.G. 40889/2009 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D’IMPRESA –AIl Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Paola Gandolfi Presidente dott. Silvia Giani Giudice Relatore dott. Pierluigi Perrotti Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 40889/2009 promossa da: CONVERSE ITALIA S.R.L. (C.F.03463080261), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Selvaggia Segantini di Treviso, Giorgio Floridia e Raffaella Floridia, elettivamente domiciliata presso questi ultimi in Milano, via Freguglia 10, giusta procura a margine dell’atto di citazione. ATTORE contro FRATELLI BRIGNOLI S.R.L. (C.F. 02672380164), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Runggaldier e Adrea Olmi ed elettivamente domiciliata presso quest’ultimo in Milano, via dell’Unione n. 3, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta. CONVENUTO e contro pagina 1 di 23 http://bit.ly/1K1PFOj Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: bd505 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Sentenza n. 1409/2015 pubbl. il 03/02/2015 RG n. 40889/2009 Repert. n. 1149/2015 del 03/02/2015 DIESEEL AG, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Galgano e Marasco in forza di procura in calce alla comparsa di risposta ed elettivamente domiciliata in Milano, via Gabba 3 presso lo studio dell’avv Gerardo Marasco TERZA CHIAMATA TERZA CHIAMATA - CONTUMACE STORE SYSTEM S.R.L. TERZA CHIAMATA - CONTUMACE OGGETTO: marchi CONCLUSIONI Per l’attrice CONVERSE ITALIA S.R.L.: L’attrice Converse Italia s.r.l., come in atti rappresentata e difesa, chiede voglia l’Ill.mo adito Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di Impresa, ogni contraria domanda eccezione e deduzione reiette, e sin d’ora dichiarando di non accettare il contraddittorio su nuove domande e/o eccezioni di controparti e/o su domande e/o eccezioni modificate da controparti, e previa fissazione dell’udienza di discussione collegiale della causa, ai sensi dell’art. 275, comma 2 c.p.c. che Converse Italia s.r.l. espressamente richiede, così giudicare: - rigettare le domande tutte, anche riconvenzionali, e le istanze tutte, anche istruttorie, delle convenute e delle società terze chiamate, in quanto in fatto ed in diritto infondate e/o inammissibili per le ragioni tutte dedotte ed eccepite in atti depositati dall’attrice Converse Italia s.r.l.; nel merito: 1. accertare e dichiarare che le società convenute e terze chiamate si sono rese responsabili di violazione dei diritti di proprietà industriale della società attrice, relativamente ai prodotti contrassegnati dai marchi quali descritti nella narrativa dell’atto di citazione, e delle successive memorie attoree e documenti depositati in giudizio dall’attrice, e di cui pagina 2 di 23 http://bit.ly/1K1PFOj Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: bd505 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 ALL BRANDS S.A.R.L. Sentenza n. 1409/2015 pubbl. il 03/02/2015 RG n. 40889/2009 Repert. n. 1149/2015 del 03/02/2015 Converse Italia s.r.l. è licenziataria esclusiva per Italia, Stato del Vaticano, Malta e Repubblica di San Marino; 2. accertare e dichiarare che attraverso l’uso dei segni apposti sulle calzature oggetto di giudizio, le convenute e le società terze chiamate hanno posto in essere atti di contraffazione, illeciti ai sensi del D.Lgs. 30/2005 e successive modifiche ed hanno pure Italia s.r.l. di cui la stessa è licenziataria esclusiva per Italia, Stato del Vaticano, Malta e Repubblica di San Marino; 3. accertare e dichiarare che il comportamento della convenuta e delle terze chiamate e/o l’attività dalle stesse posta in essere ha altresì integrato atti illeciti di concorrenza sleale, per confondibilità, appropriazione di pregi, uso di mezzi non corretti, ex art. 2598, n.ri 1 e/o 2 e/o 3 codice civile, in danno della società attrice; 4. inibire definitivamente alle società convenute e terze chiamate, ex artt. 124 e 131 D.L.gs. n. 30/2005, ed ex art. 2599 codice civile ogni e qualsiasi forma di importazione e/o produzione e/o vendita e/o commercializzazione e/o pubblicizzazione e/o uso dei prodotti e scarpe recanti marchi in contraffazione degli originali e/o importazione parallela illegittima, e la prosecuzione dei comportamenti tutti di cui in narrativa dell’atto di citazione e delle successive memorie depositate in giudizio dall’attrice Converse Italia s.r.l.; 5. inibire definitivamente alle società convenute e terze chiamate, anche ex artt. 2598, n.ri 1, 2 e 3 codice civile e 2043 codice civile, la prosecuzione degli atti e comportamenti tutti denunciati nell’atto di citazione e nelle memorie depositate in giudizio dall’attrice Converse Italia s.r.l., e di ogni comportamento di sleale concorrenza per uso di segni distintivi dell’attrice e di ogni ulteriore comportamento volto a creare confusione con i prodotti e/o l’attività dell’attrice, nonché la prosecuzione di ogni comportamento di sleale concorrenza nei confronti della stessa e della sua attività; 6. disporre, ex art. 124 D.Lgs. 30/2005 e successive modifiche, nei confronti delle società convenute e terze chiamate l’ordine di ritiro definitivo dal commercio delle calzature recanti i marchi contraffatti e/o delle calzature oggetto di importazione parallela illegittima pagina 3 di 23 http://bit.ly/1K1PFOj Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: bd505 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 violato i diritti di esclusiva sui marchi registrati azionati in questo giudizio da Converse Sentenza n. 1409/2015 pubbl. il 03/02/2015 RG n. 40889/2009 Repert. n. 1149/2015 del 03/02/2015 da paesi extra comunitari, di cui la società attrice è licenziataria, anche nei confronti di altri proprietari o di soggetti terzi che ne abbiano la disponibilità. 7. assegnare in proprietà dell’attrice, ex art. 124 n. 4 D.Lgs. n. 30/05, tutte le calzature contraffatte e/o di illegittima importazione parallela da paesi extracomunitari, oggetto di giudizio, anche quelle sequestrate o che dovessero essere sequestrate nel corso del memorie depositate dall’attrice e dei documenti depositati dall’attrice, materiale informativo e quant’altro in qualsiasi modo collegato, autorizzando la stessa società attrice a procedere alla loro distruzione con integrale rivalsa per le spese, ex art. 124 D.Lgs. n. 30/05 n. 3. 8. fissare, ai sensi dell’art. 124 n. 2 D.Lsg. n. 30/05, una congrua penale per ogni violazione od inosservanza successivamente constatata e per ogni giorno di ritardo nell’adempimento di quanto ai numeri 4 e/o 5 e/o 6 e/o 7 che precedono; 9. condannare le società convenute e terze chiamate, in via tra le stesse solidale, per effetto degli illeciti posti in essere ed oggetto del presente giudizio, e da liquidarsi in questo giudizio, nell’importo non inferiore ad euro 700.000,00, sulla base degli accertamenti compiuti in sede di CTU contabile, o in quella somma che parrà di giustizia, danno da liquidarsi anche in base a tutti gli aspetti pertinenti quali le conseguenze economiche negative compreso il mancato guadagno, i benefici realizzati dalle società convenute e terze chiamate (come previsto dall’art. 125 D.Lgs. n. 30 del 2005), e ad ogni utile presunzione derivante dagli atti e/o comunque in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c. e 125 D.Lgs. n. 30/05, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria, disponendo in ogni caso la restituzione degli utili realizzati dalle società convenute e terze chiamate nella misura in cui questi eccedano il risarcimento del lucro cessante, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria; 10. disporre la pubblicazione dell’emananda sentenza ai sensi dell’art. 126 D.Lgs. 30/05, a cura dell’attrice ed a spese delle convenute e delle società terze chiamate, in via tra le stesse solidale, per due volte, e a caratteri doppi del normale, con i nomi delle parti ed i marchi in grassetto, sulle seguenti riviste quotidiani e siti: “Il Sole 24 Ore”, edizione pagina 4 di 23 http://bit.ly/1K1PFOj Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: bd505 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 giudizio, recanti i marchi di cui in narrativa dell’atto di citazione e delle successive Sentenza n. 1409/2015 pubbl. il 03/02/2015 RG n. 40889/2009 Repert. n. 1149/2015 del 03/02/2015 nazionale, “Il Gazzettino di Treviso”, “Il Corriere della Sera” ed “Il Giornale” a tiratura nazionale, oltre che sul motore di ricerca Google sulla home page d’apertura digitando le parole chiave “converse” e/o “all star” e/o “chuck taylor” e/o “scarpe” con modalità da definire e ciò per almeno due settimane consecutive; 11. condannare le società convenute e le società terze chiamate in via tra esse solidale, alla generali pari al 15%, ed anche alla rifusione delle spese di CTU e CTP, anche delle fasi cautelari. In via subordinata, insiste nelle richieste istruttorie. Per la convenuta FRATELLI BRIGNOLI S.R.L.: In via principale e di merito, accertata l’originalità e la legittima importazione delle scarpe CONVERSE ALL STAR, oggetto della presente causa, rigettare le richieste formulate dalla CONVERSE ITALIA S.R.L., in quanto infondate in fatto ed in diritto. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accertata la contraffazione e l’illegittima importazione delle scarpe CONVERSE ALL STAR, oggetto della presente causa, ritenere esente da ogni responsabilità la F.LLI BRIGNOLI S.R.L., in virtù delle dichiarazioni di garanzia e manleva rilasciate dalla STORE SYSTEM S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Garlasco (PV), oltre che dalla ALL BRANDS S.A.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Marsiglia (Francia), nonché di ogni altra Società venditrice, i cui prodotti venduti verranno accertati essere contraffatti o di illegittima importazione, in corso di causa, condannando i rispettivi terzi a rifondere alla F.LLI BRIGNOLI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, quanto sarà eventualmente tenuto a pagare all’attore. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio. Per la terza chiamata DIESEEL AG: In via preliminare e/o pregiudiziale: - Previo accertamento dell’intervenuta scadenza delle “power of attorney” depositate dall’attrice sub doc. 2 e 3, dichiarare il difetto di legittimazione attiva di Converse Italia pagina 5 di 23 http://bit.ly/1K1PFOj Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: bd505 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 rifusione integrale delle spese, diritti ed onorari processuali, oltre al rimborso delle spese Sentenza n. 1409/2015 pubbl. il 03/02/2015 RG n. 40889/2009 Repert. n. 1149/2015 del 03/02/2015 S.r.l. nel giudizio promosso nei confronti di Dieseel AG e, per l’effetto, dichiarare le domande da essa svolte nei confronti di Dieseel AG inammissibili e/o improcedibili; - Previo accertamento della nullità dei contratti di produzione, distribuzione e licenza d’uso dei marchi stipulati da Converse Inc. con le proprie licenziatarie esclusive per i vari paesi europei, ed in particolare quello stipulato tra Converse Inc. e Converse Italia in data 5 le domande svolte nei confronti di Dieseel AG da parte dell’attrice sono inammissibili e/o improcedibili per assenza di interesse ad agire e difetto di legittimazione attiva; Nel merito: - rigettare tutte le domande formulate nel presente giudizio nei confronti di Dieseel AG perché infondate in fatto e in diritto; In via istruttoria: - ammettersi interrogatorio formale del legale rappresentante di Converse Italia sui seguenti capitoli di prova: 1) “Vero che le confezioni delle calzature vengo prodotte da soggetti diversi rispetto a quelli che producono le calzature”. 2) “Vero che in tutte le calzature originali sinistre di Converse esiste un anti-divertion sticker”. 3) “Vero che in tutte le calzature sinistre fornite da Dieseel a Cisalfa è presente l’antidivertion sticker”. 4) “Vero che esistono alcuni dispositivi a lettura ottica che sono in grado di rilevare con certezza l’autenticità o meno delle calzature Converse”. 5) “Vero che detti dispositivi a lettura ottica sono in possesso di Converse Inc.”. 6) “Vero che passando il dispositivo a lettura ottica sull’etichetta posta sulla linguetta delle calzature, soltanto in caso di calzature originali, compaiono dei pallini verdi”. 7) “Vero che le etichette poste sulle calzature indicanti il codice alfanumerico vengono prodotte da soggetti diversi rispetto a quelli che producono le calzature”. pagina 6 di 23 http://bit.ly/1K1PFOj Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: bd505 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 gennaio 2005, dichiarare la nullità dei contratti stessi e, conseguentemente, dichiarare che Sentenza n. 1409/2015 pubbl. il 03/02/2015 RG n. 40889/2009 Repert. n. 1149/2015 del 03/02/2015 8) “Vero, quindi, che riguardo alle etichette poste sulle calzature indicanti il codice alfanumerico possono verificarsi delle rimanenze in esubero rispetto al numero di calzature prodotte nell’anno cui si riferisce l’etichetta”. 9) “Vero che Converse Inc., nell’arco di un anno, fa produrre calzature anche in epoca successiva alla pubblicazione del catalogo”. autunno-inverno ed uno per la collezione primavera estate”. 11) “Vero che sono pendenti in altri paese europei altre azioni per contraffazione intentate da Converse Inc., talvolta in proprio e talvolta attraverso le proprie licenziatarie esclusive degli altri paesi europei”. 12) “Vero che, con riferimento ai paia di calzature fornite da Dieseel a Store System, sono state rilevate difformità soltanto sulle scatole nelle quali erano contenute le calzature color IGUANA”. 13) “Vero che le Calzature Converse vengono prodotte in vari paesi del mondo”. 14) “Vero che tra i vari paesi del mondo, le calzature Converse vengono prodotte in stabilimenti diversi”. 15) “Vero che tra calzature prodotte in stabilimenti diversi, si presentano molto frequentemente delle difformità”. 16) “Vero che poiché è difficile verificare l’autenticità delle calzature a marchio “Converse” a occhio nudo, gli esperti di Converse devono utilizzare la penna scann a lettura ottica”. 17) “Vero che, nell’anno 2006, il codice di destinazione per l’Italia era X2”. - Si chiede disporsi, ai sensi dell’art. 210 c.p.c., ordine di esibizione del dispositivo a lettura ottica in grado di rilevare l’autenticità delle calzature oggetto di causa nei confronti di Converse Inc., di Converse Italia S.r.l. o di qualunque altro soggetto terzo che dovesse risultarne possessore; - si chiede, altresì, disporsi, ai sensi dell’art. 210 c.p.c., nei confronti di Converse Italia S.r.l., ordine di esibizione di un esemplare di calzature del tipo Converse Chuck Taylor Classic, Hi, color IGUANA dalla stessa commercializzate in via diretta; pagina 7 di 23 http://bit.ly/1K1PFOj Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: bd505 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 10) “Vero che Converse Itali pubblica due cataloghi all’anno, uno per la collezione Sentenza n. 1409/2015 pubbl. il 03/02/2015 RG n. 40889/2009 Repert. n. 1149/2015 del 03/02/2015 - si chiede, altresì, disporsi, ai sensi dell’art. 210 c.p.c., nei confronti di Converse Italia S.r.l. e/o di qualunque altra parte processuale costituita, ordine di esibizione di un esemplare di calzature del tipo Converse Chuck Taylor Classic, Hi, color IGUANA facente parte della fornitura da Dieseel a Store System; - si chiede, infine, disporsi idonea CTU tecnica tesa ad accertare l’autenticità delle scarpe presunte “copie” nonché mediante l’utilizzo del dispositivo a lettura ottica. Si chiede ammettersi, prova per testi, del sig. Leo Chang, non residente in Italia, quindi anche mediante assunzione tramite le competenti Autorità a norma di Legge, sui seguenti capitoli di prova: 1) “Vero che nel giugno 2009, lei era Senior QA Manager per Converse Inc.”. 2) “Vero che, in data 24 giugno 2009, lei ha rilasciato una dichiarazione giurata prodotta da Dieseel sub doc. 5 che le si rammostra, contenente le risultanze di una perizia che lei aveva effettuato su calzature Converse commercializzate in Austria”. 3) “Vero che in detta dichiarazione giurata, dava atto dell’esistenza di alcuni dispositivi a lettura ottica che sono in grado di rilevare l’autenticità o meno delle calzature Converse”. 4) “Vero, quindi, che esistono dei dispositivi a lettura ottica che sono in grado di rilevare l’autenticità o meno delle calzature Converse”. 5) “Vero che detti dispositivi a lettura ottica sono in possesso di Converse Inc”. 6) “Vero che passando il dispositivo a lettura ottica sull’etichetta posta sulla linguetta delle calzature, soltanto in caso di calzature originali, compaiono dei pallini verdi”. 7) “Vero che le calzature Converse vengono prodotte in vari paesi del mondo”. 8) “Vero che tra i vari paesi del mondo, le calzature Converse vengono prodotte in stabilimenti diversi”. 9) “Vero che tra calzature prodotte in stabilimenti diversi, si presentano molto frequentemente delle difformità”. 10) “Vero che poiché è difficile verificare l’autenticità delle calzature a marchio “Converse”, gli esperti di Converse Inc. devono utilizzare la penna scann a lettura ottica”. pagina 8 di 23 http://bit.ly/1K1PFOj Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: bd505 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 fornite da Dieseel a Store System anche mediante il confronto tra le calzature originali e le Sentenza n. 1409/2015 pubbl. il 03/02/2015 RG n. 40889/2009 Repert. n. 1149/2015 del 03/02/2015 11) “Vero che, nell’anno 2006, il codice di destinazione dell’Italia era X42”. Si chiede, infine, ammettersi prova per testi del sig. Simone Caregnato, sui seguenti capitoli: 12) “Vero che, in data 18 agosto 2009, lei ha scritto l’e-mail che le viene mostrata e che è stata prodotta dalla convenuta sub. doc. 8)”; acquistare prodotti a marchio “Converse”, sietecostretti a rifiutare l’ordine, poiché non siete autorizzati a vendere al di fuori del territorio italiano”. 14) “Vero che, nell’anno 2006, il codice di destinazione per l’Italia era l’X42”. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, oltre accessori come per legge. *** MOTIVAZIONE 1. Con atto notificato in data 21 maggio 2009, CONVERSE ITALIA S.R.L. citava in giudizio FRATELLI BRIGNOLI S.R.L., deducendo che: - Converse Italia s.r.l. era licenziataria e distributrice esclusiva per l’Italia, lo Stato del Vaticano, Malta e la Repubblica di San Marino di calzature ed abbigliamento con i marchi protetti dalle registrazioni nn. 386423, 786698, 786093, 1038135 e 0814143 ; - i detti marchi erano notori per le calzature e l’abbigliamento sportivo. In particolare, la scarpa “Converse All Star Chuch Taylor”, diffusa già negli anni ’40, ’60 ed ’80, era stata rilanciata con ingenti investimenti e grande successo; - le calzature Converse erano contraddistinte da codici di riferimento (c.d. “anti diversion code”) in quanto, sulle etichette poste all’interno delle linguette delle calzature, erano presenti quattro coppie di lettere o numeri: la prima indicava la fabbrica di produzione, la seconda l’anno di produzione, la terza il mese e la quarta il paese di destinazione della calzatura. Il codice “X42” indicava la provenienza delle calzature dall’Italia e necessariamente da Converse Italia s.r.l., unico licenziatario italiano ; - Converse aveva subito gravi fenomeni contraffattivi e di importazione parallela. In particolare, erano state commercializzate calzature contraffatte recanti il codice “X42”, pagina 9 di 23 http://bit.ly/1K1PFOj Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: bd505 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 13) “Vero, quindi, che ogni qualvolta ditte straniere si rivolgono a Converse Italia per Sentenza n. 1409/2015 pubbl. il 03/02/2015 RG n. 40889/2009 Repert. n. 1149/2015 del 03/02/2015 non provenienti o commercializzate da Converse Italia s.r.l. né da Converse Inc., alcune già sequestrate o descritte; - in data 6 marzo 2009, il dirigente della Converse Italia s.r.l. aveva acquistato presso il negozio “Distributore Scarpe” un paio di scarpe colore Iguana, recante i marchi di cui l’attrice Converse era licenziataria e distributrice esclusiva. Successivamente, in data 24 Maderno tre paia di scarpe, di cui due con il codice “X42”e in contraffazione delle originali ed il terzo paio, di colore maculato, recante il codice “S48”, cioè di importazione parallela da paesi extra comunitari e destinato al mercato statunitense; - a seguito di ricorso per descrizione industriale, il Tribunale di Milano, con decreto del 23 aprile 2009, aveva autorizzato la detta descrizione, eseguita l’ 8 maggio 2009 presso la sede della convenuta in Cesano Maderno ove erano state reperite numerose paia di calzature con i marchi attorei contraffatti. Vi erano in particolare varie paia color iguana con indicata la data di produzione del 2008, anno in cui la Converse non aveva commercializzato tale colore di scarpe. - tutte le paia di scarpe descritte aventi il codice finale “S48” risultavano di illecita importazione parallela da paesi extra UE, in quanto il codice “S48” non era comunitario, ma riferito agli Stati Uniti; presentavano inoltre una diversa etichetta rispetto a quelle destinate al mercato comunitario ed i modelli non erano neppure presenti nelle collezioni dell’attrice. A ciò si aggiungeva il fatto che tali calzature avevano la suola esterna in misto gomma/stoffa a differenza delle suole per il mercato comunitario che erano interamente in gomma e non avevano gli inserti in stoffa. 1.2 Con comparsa di costituzione e contestuale richiesta di chiamata in causa di terzi, depositata in data 20 ottobre 2009, si costituiva FRATELLI BRIGNOLI S.R.L., chiedendo il rigetto di tutte le pretese attoree. Deduceva che: - la Fratelli Brignoli s.r.l. in più occasioni aveva richiesto alla Converse Italia s.r.l. di commercializzare, nei propri negozi, le scarpe oggetto di causa, ma ne aveva ricevuto il diniego in quanto le zone interessate erano asseritamente coperte da altri commercianti; pagina 10 di 23 http://bit.ly/1K1PFOj Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: bd505 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 marzo 2009, il medesimo aveva acquistato presso il negozio Brignoli Superstore in Cesano Sentenza n. 1409/2015 pubbl. il 03/02/2015 RG n. 40889/2009 Repert. n. 1149/2015 del 03/02/2015 - la Fratelli Brignoli s.r.l. si era rivolta ad altre aziende che vendevano i prodotti Converse, acquistando diversi quantitativi di scarpe Converse e ottenendo, in taluni casi, la dichiarazione di originalità e manleva dallo stesso venditore; - le calzature prelevate a campione dalla controparte erano state acquistate da STORE SYSTEM S.R.L. e da ALL BRANDS S.A.R.L, aziende dalle quali la convenuta aveva - le calzature, asseritamente importate illegittimamente da un Paese extracomunitario, identificate dal codice “S48”, erano state acquistate dalla ALL BRANDS S.A.R.L., che aveva procurato alla Fratelli Brignoli s.r.l. dichiarazione di originalità delle calzature, facendo ritenere legittima l’ importazione delle calzature sul territorio francese. - La Fratelli Brignoli s.r.l. aveva praticato un minor prezzo ad esclusivo vantaggio dell’utente finale. La convenuta chiedeva, in via principale, fosse accertata l’originalità e la legittima importazione delle scarpe CONVERSE ALL STAR, con il rigetto delle richieste formulate dall’attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto e, in via subordinata, nel caso di accertata contraffazione ed illegittima importazione delle scarpe CONVERSE ALL STAR, di essere tenuta esente da ogni responsabilità in virtù delle dichiarazioni di garanzia e manleva rilasciate dalla STORE SYSTEM S.R.L. e dalla ALL BRANDS. 1.3. Con provvedimento del 23.10.2009, il giudice differiva la prima udienza alla data del 04.05.2010 per consentire la chiamata in causa dei terzi Store System s.r.l. ed All Brands s.a.r.l, che non si costitutivano nonostante regolare citazione e pertanto erano dichiarati contumaci. All’udienza del 12.01.2011, il giudice disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Dieseel AG ai sensi dell’art. 107 c.p.c. , fornitore delle calzature alla terza chiamata Store System. La terza chiamata iussu iudicis Dieseel AG si costituiva, con comparsa depositata in data 21 settembre 2011, contestando che le calzature Converse oggetto di descrizione fossero contraffatte e che fossero state illecitamente immesse in commercio in ambito europeo . pagina 11 di 23 http://bit.ly/1K1PFOj Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: bd505 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 ricevuto idonea dichiarazione di originalità; Sentenza n. 1409/2015 pubbl. il 03/02/2015 RG n. 40889/2009 Repert. n. 1149/2015 del 03/02/2015 1.4. Con ordinanza del 28 febbraio 2012, il Giudice provvedeva sulle richieste istruttorie ammettendo i capitoli di prova nn. 1, 2, 3, 4, 11, 12, 19, 20, 28 e a), b), c) e d) dedotti dalla parte attrice, per testi ed interrogatorio formale dei legali rappresentanti delle parti convenute, e ordinando alle convenute l’esibizione delle scritture contabili relativamente all’acquisto ed alla commercializzazione dei prodotti in contestazione. della FRATELLI BRIGNOLI S.R.L., sig. Amrin Brignoli e all’udienza del 12 dicembre 2012 erano escussi i testi, sig.ra Delli Caprini e sig. Simone Caregnato, dirigente Converse Italia. All’udienza dell’8 gennaio 2013, era disposta la CTU contabile. Precisate le conclusioni, all’udienza del 3 giugno 1012 la causa è stata assegnata al collegio per la decisione. 2. Converse Italia s.r.l. ha azionato in giudizio, quale distributrice e licenziataria esclusiva per Italia, Malta, Stato del Vaticano e Repubblica di San Marino, i marchi notori Converse e All Star e ha convenuto in giudizio F.lli Brignoli S.r.l. per due distinte doglianze: 1) l’avvenuta commercializzazione di calzature uguali alle note calzature modello Converse All Star Chuck Taylor recanti marchi contraffatti, colori tinta unita; 2) l’avvenuta commercializzazione di altre calzature uguali alle note calzature, modello Converse All Star Chuck Taylor originali, destinate al solo mercato statunitense la cui messa in commercio in territorio italiano è avvenuta al di fuori del consenso della casa madre Converse Inc. o di suoi licenziatari. 2.1. In relazione alle calzature contraffatte sub 1), il giudizio ha fatto accertare che la società svizzera Dieseel AG ha venduto a Store System, che a sua volta ha rivenduto alla convenuta F.lli Brignoli, 27.740 paia di calzature, con colori a tinta unita, uguali al modello Converse All Star Chuck Taylor. La società fornitrice Dieseel AG è già stata condannata per contraffazione dal Tribunale di Venezia (sentenza n. 2704/2011, confermata dalla Corte d’Appello di Venezia con sentenza n. 3079/13) e dal Tribunale di Bologna. pagina 12 di 23 http://bit.ly/1K1PFOj Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: bd505 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 All’udienza del 7 maggio 2012 si procedeva all’interrogatorio del legale rappresentante Sentenza n. 1409/2015 pubbl. il 03/02/2015 RG n. 40889/2009 Repert. n. 1149/2015 del 03/02/2015 Il giudizio ha fatto altresì accertare che le scarpe commercializzate da Dieseel, Store System e F.lli Brignoli sono contraffatte. La società convenuta e le terze chiamate, sulle quali grava il relativo onere, non hanno provato la legittimità della provenienza dei prodotti da esse commercializzati. L’onere incombente sul titolare del marchio -o sul licenziatario esclusivo- è da ritenersi marchi identici ai propri; in questi casi, infatti, è la parte convenuta che deve provare l’originalità del prodotto, documentando il legittimo acquisto da soggetto facente parte della catena distributiva del titolare del marchio. “Nel giudizio di accertamento della contraffazione del marchio, qualora non sia in discussione la validità del marchio stesso, grava sul titolare del diritto esclusivamente l’obbligo di provare l’uso del marchio da parte del convenuto, mentre l’acquisto del prodotto marchiato dal legittimo titolare costituisce fatto impeditivo che deve essere provato dalla parte che lo allega” (Cass. Civ., sez. I, 25 giugno 2009, n. 14892). Tale prova non è stata fornita dalla convenuta e dai terzi chiamati, che non hanno documentato di avere acquistato dal titolare o da un suo licenziatario autorizzato. Dieseel, che non ha neppure ottemperato all’ordine di esibizione, non ha documentato la provenienza della merce da essa commercializzata. Ben lungi dall’avere raggiunto la prova della dedotta originalità, attraverso l’individuazione del titolare dei marchi o di un suo licenziatario autorizzato o della regolare importazione in territorio comunitario dei prodotti di provenienza extracomunitaria con il consenso del titolare del marchio, il giudizio ha fatto emergere i seguenti elementi a sostegno della contraffazione della merce: - la convenuta F.lli Brignoli ha acquistato le calzature da essa commercializzate da soggetti non licenziatari e non autorizzati alla vendita; - il terzo Dieseel, distributore dell’elevato e predominante numero di scarpe commercializzato dal rivenditore F.lli Brignoli, è stato già condannato per avere rifornito merce contraffatta e si è rifiutato di documentare la provenienza della sua merce; pagina 13 di 23 http://bit.ly/1K1PFOj Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: bd505 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 assolto ove si documenti la commercializzazione da parte del convenuto di prodotti recanti Sentenza n. 1409/2015 pubbl. il 03/02/2015 RG n. 40889/2009 Repert. n. 1149/2015 del 03/02/2015 - Dieseel AG ha venduto a Store System migliaia di calzature uguali alle Converse All Star Chuck Taylor colore iguana (codice colore: 1V518), recanti il codice X42 e stampigliato l’anno di produzione 2008. In relazione a tale modello e colore di scarpe, Converse Italia ha dimostrato di non averle prodotte e vendute nel 2008, ma solo nell’anno 2006, vendendone circa 500 paia, documentando le vendite con Il codice X42 negli anni 2007 e 2008 identificava solo la società Converse Italia, quale licenziataria esclusiva per l’Italia. Parte delle calzature oggetto di questo giudizio, vendute da Dieseel AG a Store System e da questa a F.lli Brignoli (n. 1.116 paia), di colore iguana, a riprova della non originalità, recavano tutte stampigliata sulla linguetta delle calzature, come anno di produzione, il 2008 e, come codice, l’X42, nonostante esse fossero state prodotte e commercializzate da Converse solo nel 2006, in numero più ridotto, mediante vendita a clienti tra i quali non rientravano la convenuta e i terzi (cfr. fattura Dieseel AG n. 3491 del 19.06.2008, e doc. 81,82, 82 bis, 121 attrice). - Nelle scatole delle calzature colore iguana, acquistate presso la convenuta, l’etichetta nascosta indicava erroneamente il colore della scarpa come “LGUANA” anziché “IGUANA”: il che conferma la non originalità delle dette calzature (cfr doc 58 attrice). 2.2. Con riguardo alle calzature di importazione parallela extracomunitaria, la convenuta, pur avendo invocato l’esaurimento del marchio per asserita esistenza del consenso del titolare, non ha provato i presupposti del detto esaurimento. In conformità al disposto dell’art. 5 CPI, le facoltà esclusive attribuite al titolare di un diritto di proprietà industriale si esauriscono una volta che i prodotti protetti siano stati messi in commercio dal titolare o con il suo consenso nel territorio dello stato o di uno stato membro della comunità europea. Per giurisprudenza consolidata nazionale e comunitaria, l’onere di provare i presupposti dell’esaurimento del marchio grava sul soggetto convenuto nell’azione di violazione dei diritti di privativa industriale . Il convenuto che invoca il principio dell’esaurimento ha l’onere di provare che il prodotto è stato commercializzato all’interno della comunità dal pagina 14 di 23 http://bit.ly/1K1PFOj Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: bd505 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 la produzione in giudizio delle relative fatture (doc 57, 83, 81, 82, 121 attrice). Sentenza n. 1409/2015 pubbl. il 03/02/2015 RG n. 40889/2009 Repert. n. 1149/2015 del 03/02/2015 titolare del diritto o con il suo consenso (Cass 14982/2009, CGCE 8 aprile 2003, caso Van Doren; CGCE 20 novembre 2001, caso Zino Davidoff). F.lli Brignoli, che ha acquistato le calzature d’importazione dagli USA dalla terza ALL BRANDS, rimasta contumace al processo, non ha provato la lecita provenienza delle dette calzature dal mercato extra SEE, mediante immissione all’interno del mercato comunitario commercializzazione da parte della convenuta delle calzature destinate al solo mercato statunitense, in quanto le calzature sono contrassegnate dal codice “S48”, che identifica le produzioni degli anni 2007 e 2008 della casa madre titolare dei marchi Converse Inc. (cfr. verbale udienza 12/12/2012). Ciò accertato, la convenuta e le terze chiamate hanno integrato gli estremi della violazione di cui all’art. 20 lett a), b) e c) in ragione della identità del segno distintivo e dell’identità dei prodotti, del rischio di confusione e altresì della notorietà del segno. 3. Accertato che la società convenuta F.LLI BRIGNOLI SRL e le società terze chiamate STORE SYSTEM SRL, DIESEEL AG e ALL BRANDS SARL hanno posto in essere atti di contraffazione, attraverso l’uso dei segni apposti sulle calzature Converse oggetto di giudizio, o d’importazione parallela non autorizzata, è inibito loro ogni forma di produzione, commercializzazione, pubblicizzazione, uso dei prodotti e scarpe recanti marchi in contraffazione degli originali o d’importazione parallela illegittima. E’ altresì fissata la penalità di Euro 50,00 per ogni violazione del presente provvedimento constatata successivamente alla sua avvenuta comunicazione. E’ inoltre disposta, ex art. 124 D.Lgs. 30/2005, nei confronti della società convenuta e delle terze chiamate l’ordine di ritiro definitivo dal commercio delle calzature recanti i marchi contraffatti o oggetto di importazione parallela illegittima da paesi extra comunitari, di cui la società attrice è licenziataria, anche nei confronti di altri proprietari o di soggetti terzi che ne abbiano la disponibilità. In accoglimento della domanda, sono assegnate in proprietà all’attrice, ex art. 124 n. 4 D.Lgs. n. 30/05, le calzature contraffatte e di illegittima importazione parallela oggetto di pagina 15 di 23 http://bit.ly/1K1PFOj Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: bd505 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 con il consenso del titolare del diritto. L’attrice invece, dal canto suo, ha provato la Sentenza n. 1409/2015 pubbl. il 03/02/2015 RG n. 40889/2009 Repert. n. 1149/2015 del 03/02/2015 giudizio, autorizzandola a procedere alla loro distruzione con integrale rivalsa per le spese, ex art. 124 D.Lgs. n. 30/05 n. 3. 4. La convenuta F.lli Brignoli ha prodotto una dichiarazione di “autenticità/garanzia” rilasciata dalla venditrice STORE SYSTEM, invocandolo come elemento di prova dell’inesistenza della contraffazione, da un lato, e della sua buona fede, dall’altra (cfr doc 9 Con riguardo al primo profilo già si è visto che F.lli Brignoli non ha assolto all’onere della prova a suo carico e che, viceversa, sono emersi nel giudizio elementi che depongono per la contraffazione; con riguardo al secondo, la dichiarazione rilasciata dalla venditrice Store System, concernente ovviamente i beni da essa forniti e non quelli –numericamente di gran lunga inferiori- acquistati dalla società All Brands, con riguardo ai quali non è stata prodotta, va sottolineato, alcuna liberatoria, non è idonea a escludere la colpa della convenuta, rilevando semmai al fine di determinare la manleva da parte del terzo, per l’impegno assunto nei confronti della acquirente F.lli Brignoli. Tale dichiarazione, peraltro generica, non esonera, invero, la convenuta dall’onere di verificare la provenienza lecita della merce; onere che è incombente su chi l’acquista per rivenderla. Nel caso di specie, inoltre, Brignoli era, per sua ammissione, a conoscenza della veste di licenziataria di Converse Italia e quindi, a fortiori, avrebbe dovuto verificare il titolo della commercializzazione allorché si rivolgeva a terzi soggetti. Infine, un confronto dei prezzi praticati da Converse, F.lli Brignoli e dai terzi fornitori di Brignoli, costituisce un ulteriore elemento a fondamento della mancanza di buona fede in capo a F.lli Brignoli. Quest’ultima, che ha acquistato da Store System , la quale a sua volta ha acquistato da Diesel, è rivenditore e venditore al dettaglio, in una posizione di mercato a valle rispetto a Converse. Ciò nonostante il prezzo di acquisto e di vendita di F.lli Brignoli era nel 2008 inferiore rispetto a quello praticato da Converse, licenziataria esclusiva per l’Italia (24 a fronte di 29 euro) e di gran lunga inferiore rispetto a quella degli altri rivenditori al dettaglio ( circa 60/65 euro). pagina 16 di 23 http://bit.ly/1K1PFOj Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: bd505 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 convenuta). Sentenza n. 1409/2015 pubbl. il 03/02/2015 RG n. 40889/2009 Repert. n. 1149/2015 del 03/02/2015 5. Il risarcimento del danno e la retroversione degli utili. La sanzione del risarcimento del danno segue le stesse regole della responsabilità extracontrattuale nell’ambito della tutela dei diritti di proprietà industriale con le peculiarità della materia e l’indicazione, derivante dalla direttiva 2004/48/CE, di tenere conto nella quantificazione del danno, perché il risarcimento sia adeguato –ma non punitivo- di “tutti gli aspetti pertinenti”, tra i quali i La prova del lucro cessante non può prescindere dall’esistenza di un nesso causale tra il danno subito e l’atto illecito. Non si può presumere, infatti, che ogni vendita realizzata dall’autore della violazione sia una vendita non realizzata dal titolare del diritto. L’alternativo criterio di liquidazione del danno per lucro cessante, che prescinde da tale relazione causale, prevede la commisurazione del danno al prezzo del consenso per la concessione da parte del titolare del diritto leso di una licenza (art. 125 comma secondo CPI). Per tale liquidazione non vi è necessità di alcuna autonoma domanda perché essa si risolve pur sempre in una domanda di risarcimento del danno da lucro cessante, come si desume anche dalla lettera della norma, secondo cui “il lucro cessante è comunque determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni che l’autore della violazione avrebbe dovuto pagare qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare”. In alternativa al risarcimento del lucro cessante, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, o nella misura in cui eccedono tale risarcimento, il titolare del diritto leso può “in ogni caso”, chiedere la retroversione degli utili realizzati dall’autore della violazione. In attuazione dell’ art. 13 della direttiva “Enforcement” 2004/48/CE, il Dlgs. 16 marzo 2006 n 140 ha introdotto il rimedio della retroversione degli utili, a condizione che vi sia l’istanza della parte e che sia alternativa alla domanda del risarcimento del danno da lucro cessante (o nella misura eccedente tale risarcimento). Come emerge dalla relazione al Dlgs menzionato, le misure del risarcimento del danno e della reversione degli utili vanno considerate “ operativamente e concettualmente distinte essendo riconducibili rispettivamente al profilo della reintegrazione del patrimonio leso ed a quello –ben diverso- dell’arricchimento senza causa”. La prima è diretta a rimuovere il pagina 17 di 23 http://bit.ly/1K1PFOj Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: bd505 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 benefici realizzati dall’autore della violazione (art. 125, primo comma CPI). Sentenza n. 1409/2015 pubbl. il 03/02/2015 RG n. 40889/2009 Repert. n. 1149/2015 del 03/02/2015 pregiudizio che si è verificato nel patrimonio del titolare del diritto leso, la seconda a rimuovere l’arricchimento illecito realizzato nel patrimonio dell’autore dell’illecito. La natura autonoma e distinta delle due domande comporta, sotto il profilo processuale, che la domanda di retroversione degli utili, debba essere formulata nei termini previsti per le nuove domande e, con riguardo al profilo sostanziale, che non tutti gli utili debbano violazione. 5.1. L’attrice non ha provato una contrazione delle vendite per effetto dell’abusivo sfruttamento da parte della convenuta. Il mancato guadagno dell’attrice, si è visto, non coincide automaticamente con gli utili ricavati dalla convenuta per effetto delle vendite dei prodotti di causa, dovendosi verificare le condizioni di mercato. Nel caso di specie la differenza di prezzo sul mercato del prodotto originale rispetto a quelli contraffatti, non fa presumere che i mancati utili del titolare del marchio corrispondano agli utili del contraffattore perché non è verosimile che tutti gli acquirenti del prodotto contraffatto avrebbero acquistato dal titolare del diritto a condizioni di prezzo molto diverso. La valutazione del danno patrimoniale compiuta dal CTU –determinato in complessive euro 600.000,00non può quindi essere ripresa sic et sempliciter in quanto postula, come peraltro evidenziato anche dal medesimo CTU, una condizione non verificata, ma solo supposta, in assenza di elementi che depongano in tale direzione (cfr. CTU p 12 relazione, che riporta: “ sorge un problema legato al rapporto esistente tra il numero di scarpe vendute e le complessive vendite dell’attrice; il sottoscritto (CTU) si limiterà ad ipotizzare che, in caso di mancata vendita di terzi, le medesime scarpe, nella medesima quantità sarebbero state vendute da parte attrice. E’ però valida qualsiasi altra ipotesi”). Alla luce di tali considerazioni, in presenza di domanda di parte, in alternativa al risarcimento del lucro cessante, è applicato il criterio della retroversione degli utili realizzati dall’autore della violazione. pagina 18 di 23 http://bit.ly/1K1PFOj Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: bd505 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 essere restituiti, ma solo quelli realizzati senza giusta causa e cioè per effetto dell’illecita Sentenza n. 1409/2015 pubbl. il 03/02/2015 RG n. 40889/2009 Repert. n. 1149/2015 del 03/02/2015 5.2. Tenuto conto delle vendite effettuate ( 30344 paia di scarpe commercializzate da F.lli Brignoli, 27.740 da Store System e Dieseel e 2604,00 da All Brands), dei prezzi medi di vendita e valutato il MOL, gli utili da restituire sono quantificati nella seguente misura: per F.lli Brignoli in euro 220.650,19 (cfr. CTU pag 8-9); per Store System s.r.l. in euro 61.444,00 (cfr. CTU p 9); per All Brands in euro 6.600. Alla luce di ciò, la convenuta F.lli Brignoli è condannata alla corresponsione, in favore dell’attrice, della somma di euro 220.650,19, a titolo di retroversione degli utili da essa realizzati, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali. Store System s.r.l. è condannata alla corresponsione in favore dell’attrice della somma di euro 61.444,00 a titolo di retroversione degli utili da essa realizzati, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali. Dieseel è condannata alla corresponsione in favore dell’attrice della somma di euro 69.350,00 a titolo di retroversione degli utili da essa realizzati, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria. All Brands è condannata alla corresponsione in favore dell’attrice della somma di euro 6.600,00 a titolo di retroversione degli utili da essa realizzati, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali. 5.3. Il regime di solidarietà non può trovare applicazione per la condanna alla retroversione degli utili, per sua natura non compatibile con essa. La natura restitutoria del rimedio implica, invero, che ciascuno possa essere condannato alla retroversione dei propri utili realizzati per effetto della contraffazione e, quindi, che la condanna abbia per oggetto esclusivamente gli utili conseguiti con l’attività di commercializzazione dei prodotti contraffatti. 6. Il criterio della retroversione degli utili non può cumularsi con quello del danno per lucro cessante, essendo ad esso alternativo, ma è cumulabile con il danno emergente e/o da annacquamento del marchio. pagina 19 di 23 http://bit.ly/1K1PFOj Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: bd505 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 per Dieseel in euro 69.350,00(cfr CTU p 10); Sentenza n. 1409/2015 pubbl. il 03/02/2015 RG n. 40889/2009 Repert. n. 1149/2015 del 03/02/2015 Nel caso di specie si ritiene di liquidare equitativamente in favore dell’attrice, a titolo di danno non patrimoniale –per annacquamento e svilimento del marchio- l’importo di euro 109.000,00 corrispondente alla percentuale dell’1% degli importi sostenuti dall’attrice per spese pubblicitarie e ad euro 900,00 a titolo di danno emergente per spese documentate . 7. L’illecito perpetrato da All Brands, relativo alla commercializzazione di 2604 scarpe e Dieseel, riguardante la commercializzazione del ben più elevato numero di paia di scarpe, pari a 27.740,00. All Brands risponde quindi nei limiti dei beni commercializzati . Tenuto conto della natura autonoma dell’illecito perpetrato da All Brands e della proporzione rispetto alle vendite complessive effettuate dalla convenuta Flli Brignoli, All Brands è condannata al versamento, a titolo di danno non patrimoniale per annacquamento del marchio, in favore della attrice, della somma di euro 9.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. La convenuta F.lli Brignoli è condannata, in solido con i terzi Store System e Dieseel, alla corresponsione dell’importo di euro 100.900,00 a titolo di danno non patrimoniale e di danno emergente. 8. Tenuto conto che Store System ha venduto alla convenuta F.LLI BRIGNOLI S.R.L. il 90% circa delle calzature oggetto di giudizio, dichiarando di tenerla indenne da ogni responsabilità, essendo il restante 10% proveniente dalla terza All Brands, è condannata a manlevare la convenuta da quanto dovuto a titolo di capitale, con esclusione di un importo pari al 10% della retroversione degli utili. La medesima è altresì condannata a manlevare la convenuta F.lli Brignoli di tutto quanto è tenuta a versare all’attrice a titolo di accessori , spese processuali, CTU e CTP (cfr. punto 11). 9. Gli interessi legali e la rivalutazione – che va riconosciuta in quanto l’ obbligazione è di valore - decorrono dalla data di realizzazione degli utili e/o di verificazione degli illeciti, per comodità, per tutti riferita al 1 gennaio 2010. Gli interessi al saggio legale debbono essere riconosciuti sui capitali rivalutati anno per anno conformemente a Cass. S.U. 1712/’95. pagina 20 di 23 http://bit.ly/1K1PFOj Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: bd505 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 tramite la vendita a F.lli Brignoli, è autonomo rispetto a quello perpetrato da Store System Sentenza n. 1409/2015 pubbl. il 03/02/2015 RG n. 40889/2009 Repert. n. 1149/2015 del 03/02/2015 10. La convenuta e le terze Dieseel e Store System, considerata l’estensione e la rilevanza delle violazioni, sono condannate alla pubblicazione del dispositivo di sentenza, come da dispositivo. 11. Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dell’attrice, tenuto conto delle tariffe applicabili alla data in cui sono ultimate le attività valore indeterminabile di particolare importanza, per numero e complessità delle questioni trattate, per il giudizio cautelare in corso di causa in complessive euro 11.205,00 per compensi ed euro 2.526,00 per spese, e per il giudizio di merito in euro 30.000,00 per compensi ed euro 3.000,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa come per legge. Le spese processuali vengono poste a carico solidale di Flli Brignoli, Store System, Dieseel e, limitatamente al solo importo di euro 5.500,00, anche di All Brands. Flli Brignoli, Store System e Dieseel sono altresì condannati, in solido, alla rifusione, in favore dell’attrice, delle spese di CTU e di CTP nei limiti dei compensi liquidati al CTU. PQM Il TRIBUNALE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D’IMPRESA –A-, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: 1. Accertato che la società convenuta F.LLI BRIGNOLI SRL e le terze chiamate STORE SYSTEM SRL, DIESEEL AG e ALL BRANDS SARL hanno posto in essere atti di contraffazione, attraverso l’uso dei segni apposti sulle calzature Converse oggetto di giudizio, o d’importazione parallela non autorizzata, INIBISCE loro la produzione, commercializzazione, pubblicizzazione, uso dei prodotti recanti marchi Converse in contraffazione degli originali o d’importazione parallela illegittima. 2. Fissa la penalità di Euro 50,00 per ogni violazione del presente provvedimento constatata successivamente alla sua avvenuta comunicazione. pagina 21 di 23 http://bit.ly/1K1PFOj Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: bd505 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 difensive, nonché della rilevante attività espletata, applicato lo scaglione per le cause di Sentenza n. 1409/2015 pubbl. il 03/02/2015 RG n. 40889/2009 Repert. n. 1149/2015 del 03/02/2015 3. Dispone nei confronti della società convenuta e delle terze chiamate l’ordine di ritiro definitivo dal commercio delle calzature recanti i marchi contraffatti e/o delle calzature oggetto di importazione parallela illegittima da paesi extra comunitari anche nei confronti di altri proprietari o di soggetti terzi che ne abbiano la disponibilità. calzature contraffatte e/o di illegittima importazione parallela da paesi extracomunitari oggetto di giudizio, autorizzando la società attrice a procedere alla loro distruzione con rivalsa per le spese. 5. Condanna la convenuta F.lli Brignoli alla corresponsione, in favore dell’attrice, della somma di euro 220.650,19, a titolo di retroversione degli utili da essa realizzati, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sul capitale rivalutato anno per anno, a decorrere dal 1 gennaio 2010 al saldo; 6. Condanna la convenuta Store System s.r.l. alla corresponsione in favore dell’attrice della somma di euro 61.444,00, a titolo di retroversione degli utili da essa realizzati, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali sul capitale rivalutato anno per anno, a decorrere dal 1 gennaio 2010 al saldo. 7. Condanna la convenuta Dieseel alla corresponsione in favore dell’attrice della somma di euro 69.350,00, a titolo di retroversione degli utili da essa realizzati, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali sul capitale rivalutato anno per anno, a decorrere dal 1 gennaio 2010 al saldo. 8. Condanna la convenuta All Brands alla corresponsione in favore dell’attrice della somma di euro 6.600,00, a titolo di retroversione degli utili da essa realizzati, nonché della somma di euro 9.000,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali sul capitale rivalutato anno per anno, a decorrere dal 1 gennaio 2010 al saldo. 9. Condanna F.lli Brignoli, Dieseel e Store System in solido alla corresponsione, in favore dell’attrice, della somma di euro 100.000,00 a titolo di danno non patrimoniale ed euro 900,00 per danno emergente, oltre pagina 22 di 23 http://bit.ly/1K1PFOj Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: bd505 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 4. Assegna in proprietà all’attrice, ex art. 124 n. 4 D.Lgs. n. 30/05, le Sentenza n. 1409/2015 pubbl. il 03/02/2015 RG n. 40889/2009 Repert. n. 1149/2015 del 03/02/2015 a rivalutazione monetaria e interessi legali sul capitale di euro 100.000,00 rivalutato anno per anno, a decorrere dal 1 gennaio 2010 al saldo. 10. Dispone la pubblicazione della sentenza, a cura dell’attrice ed a spese di F.lli Brignoli, Dieseel e Store System , in via solidale, per due volte, e a caratteri doppi del normale, sui quotidiani “Il Sole 24 Ore”, “Il Gazzettino 11. Condanna in solido le società convenute Flli Brignoli, Store System, Dieseel alla rifusione integrale delle spese, liquidate, per il giudizio cautelare in corso di causa, in complessive euro 11.205,00 per compensi ed euro 2526,00 per spese e, per il giudizio di merito, in euro 30.000,00 per compensi ed euro 3000,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, di cui euro 5.500,00 a carico solidale anche con l’altra convenuta All Brands. 12. Condanna in solido Flli Brignoli, Store System, Dieseel alla rifusione in favore dell’attrice delle spese di CTU e CTP nei limiti dei compensi liquidati al CTU. 13. Condanna la terza chiamata STORE SYSTEM S.R.L. a manlevare la convenuta F.LLI BRIGNOLI S.R.L. di tutto quanto è tenuta a versare all’attrice a qualsivoglia titolo (capitale, accessori , spese processuali, CTU e CTP), con esclusione di un importo pari al 10% della retroversione degli utili di cui al punto 5. Milano, così deliberato nella Camera di Consiglio del 11 dicembre 2014 Il Giudice Relatore Il Presidente dott Silvia Giani Dott Paola Gandolfi pagina 23 di 23 http://bit.ly/1K1PFOj Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: bd505 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 di Treviso” e il “Il Corriere della Sera”.