apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

Transcript

Accoglimento totale del 31/10/2014
RG n. 44394/2014
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA
IN MATERIA DI IMPRESA
-SEZIONE ANel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 44394/014 promosso da:
CONVERSE ITALIA S.R.L.
con il patrocinio dell’avv.to Selvaggia Segantini e
RICORRENTE
contro
PIETRONIRO MASSIMO, titolare dell’omonima ditta, con il patrocinio dell’Abogado
Mari Banfi, avv.to stabilito
RESISTENTE
Il Giudice dott. ALIMA ZANA,
a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 29.7.2009.2014 ha adottato
la seguente
ORDINANZA
1. le vicende processuali
1.Con ricorso ai sensi degli artt. 126, 129, 130, c.p.i. e 700 c.p.c. depositato
in data 7.7.2014, Converse Italia s.r.l. ha invocato la tutela cautelare urgente
nei confronti di Massimo Pietroniro, titolare dell’omonima ditta individuale,
per pretesa contraffazione dei marchi di indiscussa fama, “Converse” e “All
Star”,
dei
quali
ha
dichiarato
di
essere
licenziataria
e
distributrice
esclusiva, tra l’altro, per l’Italia. Ha precisato che tra i modelli di punta
che essa commercializza figurano le calzature Converse All Star, appartenenti al
segmento di mercato delle sneakers lifestyle (calzature sportive non tecniche),
divenute
un
prodotto
di
moda
notorio
e
rinomato,
anche
grazie
ad
ingenti
investimenti pubblicitari. Modello di punta in particolare è la scarpa “Converse
All Star Chuck Taylor”, in tela, colore tinta unita.
Ciò premesso, parte ricorrente ha lamentato il riscontro di crescenti condotte
contraffattorie delle privative citate sul territorio nazionale, accompagnate da
altrettante proprie iniziative giudiziarie: tra i soggetti coinvolti in tali
attività
illecite
-particolarmente
pericolose
giacché
relative
a
prodotti
Pagina 1
http://bit.ly/1Y6gd36
Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622
Nicola De Rienzo
RG n. 44394/2014
pressocché identici agli originali ma da essi distinguibili per il codice di
prodotto- vi sarebbe anche il resistente.
Ha invocato dunque, anche inaudita altera parte, la descrizione anche delle
scritture contabili, il sequestro, l’inibitoria e la pubblicazione.
Concessa inaudita altera parte la misura della descrizione ed instaurato il
contraddittorio, si è costituito il resistente, invocando in via preliminare il
proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo di poter chiamare in
manleva il proprio fornitore; ha eccepito inoltre il difetto di legittimazione
attiva della ricorrente, la mancanza di prova della natura contraffattoria delle
res litigiose, l’infondatezza delle eccezioni avversarie in ordine al prezzo di
rivendita delle scarpe litigiose, acquistabili anche via internet e in ogni caso
il difetto di periculum in mora.
All’esito del tentativo di conciliazione, non andato a buon fine, all’udienza
2.QUANTO AL FUMUS
2.1.Le eccezioni preliminari
La doglianza relativa al difetto di legittimazione attiva e passiva
delle parti
processuali è infondata. Tali presupposti processuali, com’è noto, si apprezzano
alla luce della prospettazione della domanda, a prescindere dalla fondatezza nel
merito della censura.
In
particolare,
quanto
alla
legittimazione
attiva
essa
si
concreta
nella
coincidenza tra soggetto che agisce in giudizio e colui che nella domanda è
affermato titolare del diritto sostanziale ritenuto violato. E qui Converse
Italia si dichiara licenziataria e distributrice in esclusiva, per quel che qui
rileva
per
il
territorio
italiano,
dei
marchi
denominativi
e
figurativi
“Converse” e “All Star”.
Tale
affermazione
consente
di
ritenere
parte
ricorrente
astrattamente
legittimata ad agire in contraffazione per la loro tutela (diverse sarebbero le
conclusioni nell’ipotesi del giudizio di nullità).
E’ infatti consolidato l’orientamento di legittimità e di merito (cfr., tra le
più risalenti, Cass. 12.2.1935 n. 614, ove veniva per la prima volta veniva
riconosciuta
la
legittimazione
attiva
del
licenziatario
in
termini
di
sostituzione processuale Cass., 3.6.1968 n. 1675; cfr. App. Milano, 17.7.2001)
secondo il quale la legittimazione ad agire in contraffazione spetta in via
autonoma al licenziatario esclusivo; egli è infatti portatore di un proprio
autonomo interesse a poter godere pienamente, nell’ambito della licenza, della
percezione
dei
concorrenziale,
profitti
che
eventualmente
derivano
anche
dalla
contro
il
sua
posizione
licenziante.
Tale
di
vantaggio
indirizzo
è
acquisito altresì nello spazio europeo e nell’esperienza americana.
La relativa doglianza è dunque infondata.
Analoghe considerazioni valgono per la legittimazione passiva: essa si concreta,
a sua volta, nella coincidenza tra soggetto nei cui confronti si agisce in
Pagina 2
del 21.10.2014 il Giudice si è riservato la decisione.
RG n. 44394/2014
giudizio e colui che nella domanda è affermato autore della condotta lesiva del
diritto sostanziale fatto valere. Qui parte ricorrente addebita al resistente
una frazione autonoma dell’illecito, essendo identificato come soggetto che quale ultimo anello della catena contraffattoria- rivenderebbe al pubblico le
calzature
litigiose.
Dunque
Massimo
Pietroniro
è
legittimato
passivamente
a
resistere alle doglianze di controparte, a nulla rilevando la –minima- entità
del fenomeno contraffattorio addebitatogli.
Quanto alla domanda di chiamata in manleva, all’estensione del contraddittorio
nei procedimenti cautelari nei confronti di soggetti non litisconsorti necessari
osta la necessaria urgenza che sorregge tali rimedi, tanto più che le domande di
manleva afferiscono a profili risarcitori e/o riparatori estranei alle fasi
urgenti.
2.2.Nel merito
Parte ricorrente nel ricorso introduttivo ha indicato il titolo in relazione al
quale agisce in giudizio: la legittimazione ad agire si fonderebbe
sull’accordo
commerciale raggiunto con la casa madre che consentirebbe alla ricorrente di
agire sia in rappresentanza della titolare a tutela dei marchi azionati sia in
virtù di un potere processuale autonomo (cfr. docc. 2 e 3 di parte ricorrente).
Richiamate
le
considerazioni
sopra
espresse
in
via
generale
in
tema
di
legittimazione ad agire in capo al licenziatario esclusivo, va rilevato che la
licenza di marchio, negozio a forma libera, ben può essere
concessa verbalmente
o in via implicita: e la relativa prova può essere raggiunta anche a mezzo di
testimoni o sulla base di indici presuntivi, purché idonei a manifestare un
raggiunto consenso (cfr. tra le altre, Corte d'Appello di Milano, 29.9.2004,
Trib. Venezia, 10.4.2006).
Nel
caso
in
esame
parte
ricorrente
ha
ampiamente
documentato
di
essere
licenziataria in esclusiva sul territorio italiano dei marchi azionati –anche a
prescindere
dalla
prove
documentali
dirette
agli
atti
di
cui
a
breve-
attraverso indizi gravi, precisi e concordanti.
Ed in particolare:
-Converse
Italia
utilizza
da
anni
e
senza
esserne
contrastata
dalla
casa
americana la stessa denominazione sociale di quest’ultima -con l’aggiunta del
Paese
ove
opera-
conformemente
costituente
alla
prassi
altresì
delle
più
uno
dei
marchi
accreditate
qui
azionati.
realtà
E
ciò
imprenditoriali
internazionali, che vedono la casa madre concedere alle singole licenziatarie
nazionali in esclusiva l’utilizzo della propria denominazione sociale, al fine
di veicolare al mercato il messaggio della riferibilità diretta alla stessa
delle iniziative della impresa nazionale che opera in esclusiva;
-parte
ricorrente
rafforzare
il
ha
marchio
sostenuto
Converse
direttamente
sul
ingenti
territorio
spese
italiano
pubblicitarie
(doc.
11
di
Pagina 3
per
parte
A. La qualità di licenziataria
RG n. 44394/2014
ricorrente),
sforzo
evidentemente
supportato
da
un
interesse
proprio
all’accreditamento dei segni;
-la qualità di licenziataria esclusiva in capo alla ricorrente, e la conseguente
legittimazione ad agire in contraffazione, è stata riconosciuta da numerose
pronunce
di
merito
valutabili-
nazionali,
costituiscono
i
cui
elementi
accertamenti
di
serio
–seppure
riscontro
qui
liberamente
della
circostanza
contestata (cfr .doc. 9 -38 e 48-63 parte ricorrente).
Tali argomenti di prova, alla luce della regola di cui all’art. 2729
consentono
quindi
di
inferire
con
ragionamento
presuntivo
la
c.c.,
qualifica
di
licenziatario esclusivo sul territorio italiano in capo a alla ricorrente.
E ciò senza considerare che agli atti, come accennato, di tale circostanza
controversa
vi
è
prova
diretta:
sono
depositati
infatti
due
documenti
sottoscritti dal Vice-Presidente della casa madre americana, che confermano sia
ricorrente) sia la legittimazione ad agire (cfr. doc. 3 della ricorrente). A
prescindere dal valore probatorio di tale tipologie di documenti nello Stato di
Provenienza (cd. affidavit) essi costituiscono secondo l’ordinamento interno
(alla luce della legge processuale italiana, qui applicabile, cfr. art. 12
l.218/1995) un documento proveniente da un soggetto terzo, il cui contenuto è
oggetto di libero sindacato da parte del giudice.
Non coglie dunque nel segno la difesa della resistente, la quale ha eccepito
l’inefficacia e/o la nullità sul territorio italiano della licenza e della
procura delle casa madre, ritenuta non conforme sotto il profilo formale alle
prescrizioni
delle
legge
interna
dello
Stato
di
provenienza
o
comunque
in
contrasto con l’art. 106 l. sul notariato.
E ciò in quanto di tali negozi giuridici non è richiesta né la forma scritta né
tantomeno la loro autenticazione né infine la forma dell’atto pubblico.
B. I segni “Converse” ed “All Star”
E’documentata la rinomanza dei segni di cui la ricorrente è licenziataria in
esclusiva, riconosciuta anche in ambito giudiziario (cfr., tra le molte, Trib.
Milano,
24.9.2009,
Trib.
Venezia
17.2.2011,
Trib.
Venezia
27.5.2011)
nonché
delle calzature contraddistinte da tali marchi, trattandosi di sneaker lifestyle
di moda e di grande attrattiva, non solo presso i giovani: di ciò vi è ampio
riscontro nelle campagne pubblicitarie, e nella riproduzione nei più importanti
giornali di moda (cfr. doc. 16 di parte ricorrente).
C. La contraffazione
Seppure
nei
limiti
contraffattoria
di
risulta
questa
provata
fase
necessariamente
dalla
sommaria,
commercializzazione
da
la
condotta
parte
del
resistente di calzature “Converse All Star Chuck Taylor” contraffatte pressocchè
identiche all’originale che di queste ne riproducono, non solo la linea, ma
anche il famoso logo.
Pagina 4
la veste di licenziatario e distributore della ricorrente (doc. 2 di parte
RG n. 44394/2014
La ricorrente ha dedotto che il numero di serie che contraddistingue le paia di
calzature
acquistate
presso
le
bancarelle
del
resistente
non
corrisponde
a
quelli originali (cfr. doc. 46 parte ricorrente) e che il Pietroniro non fa
parte
della
propria
filiera
commerciale,
da
ciò
deducendone
la
natura
contraffattoria.
Sul punto, secondo l’interpretazione costante l’onere di provare che i prodotti
protetti
da
un
diritto
di
proprietà
industriale
sono
stati
introdotti
nel
Mercato Comune dal titolare o con il suo consenso grava su colui che solleva
tale eccezione, secondo la regola generale di cui all’art. 2967 c.c. e, dunque,
al preteso contraffattore (cfr., ad esempio, Cass. n.14982/2009, la quale ha
sottolineato che spetta al titolare del marchio l’onere di provare l’utilizzo
del segno da parte del convenuto e a quest’ultimo quello di provare l’acquisto
del prodotto marchiato dal suo titolare ovvero con il suo consenso).
fornito in sede di descrizione le proprie fatture di acquisto, senza dimostrare
l’origine lecita delle calzature (non provando cioè che i propri dante causa
avessero a loro volta acquistato da fonte lecita).
2.3.Le eccezioni della resistente
Le censure sollevate dalla difesa della resistente non sono fondate. Ed in
particolare:
a)quanto al principio di esaurimento, si richiamano le considerazioni sopra
esposte in relazione all’art. 5 c.p.i. ed al riparto degli oneri probatori, che
vede addossato al convenuto in contraffazione- a prescindere dal ruolo ricoperto
nella catena contraffattoria - l’onere di prova la fonte lecita dei propri
prodotti;
b)quanto alla pretesa buona fede, tale profilo soggettivo non rileva in sede di
tutela inibitoria -presieduta dalla regola della presunzione della colpa in capo
al contraffattore- ed ove ciò che va riguardato in via preminente è la condotta
lesiva, trattandosi il primo di aspetto da apprezzare in sede riparatoria e
risarcitoria;
c)quanto
al
perseguimento
–attraverso
il
ricorso-
di
illecite
finalità
anticoncorrenziali da parte della ricorrente, quest’ultima ha sottolineato che
non
è
contestato
il
mancato
acquisto
direttamente
da
Converse,
bensì
l’approvvigionamento da fonte illecita, la cui repressione rientra certamente
tra le prerogative della titolare di marchio;
d)quanto
al
preteso
prezzo
di
vendita
imposto,
Converse
in
realtà
non
ha
censurato l’offerta in vendita ad un prezzo inferiore rispetto ad uno base
indicato dalla casa madre o dalla stessa ricorrente, ma ha menzionato il prezzo
vile di rivendita al pubblico delle scarpe litigiose quale mero indice dal quale
desumere l’illiceità della commercializzazione;
e)quanto
concesso,
alla
si
ritenuta
incoercibilità
tradurrebbe
in
dell’ordine
un’inammissibile
inibitorio
esclusione
(il
quale,
se
dalle
fonti
di
Pagina 5
Tale ultima prova non è stata tuttavia raggiunta, avendo Massimo Pietroniro
RG n. 44394/2014
approvvigionamento) la difficoltà in concreto di adempire all’ordine giudiziale
-e quindi di accertarsi dai propri danti causa dell’origine lecita dei prodotti
acquistati- non può esimere il soggetto che subisce l’interdetto dall’astenersi
dal tenere una condotta illecita;
f)quanto alla mancanza di prova della coincidenza tra le paia di scarpa prodotte
nel presente procedimento e quelle compravendute dal Pietroniro, la copia dello
scontrino di acquisto agli atti, la dichiarazione scritta dell’acquirente (del
quale
parte
ricorrente
e
aveva
comunque
chiesto
l’assunzione
a
sommarie
informazioni) ed il riscontro in sede di descrizione del nominativo del soggetto
che ha rivenduto le calzature litigiose (e delle quali non è provato l’acquisto
lecito) integrano in questa sede elementi probatori sufficienti ad inferire in
via presuntiva la riferibilità di tali res al resistente;
g)infine, la limitata estensione del fenomeno contraffattorio, circoscritto a
impedisce l’accesso alla tutela urgente, ma refluisce nell’eventuale fase di
merito quale parametro per la quantificazione risarcitoria.
2.4.L'illecito concorrenziale
In relazione alla concorrenza sleale confusoria, va richiamato l’orientamento di
legittimità secondo il quale l’attività illecita (consistente nell’usurpazione o
nella contraffazione di un marchio mediante l’uso di segni distintivi o simili a
quelli
legittimamente
utilizzati
dall’imprenditore
concorrente)
può
essere
dedotta sia a fondamento di un’azione reale, a tutela dei propri diritti di
esclusiva
sul
marchio
sia,
congiuntamente,
di
un’azione
personale
per
concorrenza sleale, ove quel comportamento abbia creato confondibilità tra i
rispettivi prodotti.
L'applicabilità al caso in esame anche della fattispecie di cui all'art. 2598
c.c. si deduce della considerazione che, oltre alla ripresa del marchio, le
calzature che riproducono il segno sono del tutto identiche nelle forme, nelle
linee
e
nei
colori
a
quelle
originali
Converse
(art.
2598
n.
1
.c.c.),
sfruttandone il nome e la fama (art. 2598, n. 2, c.c.) attraverso una condotta
senz’altro contraria alla correttezza professionale (cfr. art. 2598, comma 3,
c.c.).
Tale giudizio non muta comunque il quadro complessivo del regime sanzionatorio
in sede cautelare, sovrapponendosi la tutela di cui all'art. 2598 c.c. a quella
speciale apprestata dal codice di proprietà industriale.
3.Quanto al periculum
Nel caso in esame
sussiste
condotta
illecita,
fenomeno
confusorio
con
pericolo di concreto rischio di reiterazione della
conseguente
c.d.
post-sale
annacquamento
confusion
e
nella
pregiudizio
quale
-anche
cadono
quale
coloro
che
vedono le calzature litigiose indossate– da elidere prontamente.
Il numero esiguo di calzature rimaste nella disponibilità della resistente non
inficia tale giudizio tenuto conto, da un lato, che il rischio di lesione
Pagina 6
poche decine di scarpe, non elide la natura illecita della condotta e non
RG n. 44394/2014
prescinde dal volume del fenomeno contraffattorio e, dall’altro, del pericolo
concreto ed attuale della ripetizione della condotta lesiva.
4.Il comando cautelare
La descrizione-che ha consentito di acquisire importanti riscontri sulla catena
contraffattoria- va dunque confermata.
Va altresì concessa l'inibitoria assistita da astreinte all'utilizzo- mediante
fabbricazione,importazione, esportazione, commercializzazione, promozione anche
pubblicitaria-
delle
calzature
litigiose
recanti
marchi
contraffattori.
L'interdetto è accompagnato da penale nella misura ritenuta congrua di € 50,00
per ogni violazione successiva e di € 200,00 per ogni giorno di violazione
successiva al decorso di 20 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.
Occorre altresì autorizzare il sequestro delle paia di scarpe detenute dal
Pietroniro, unitamente all’eventuale materiale pubblicitario, misura da eseguire
E’ opportuno invece riservare la misura della pubblicazione -tenuto conto della
natura
sommaria
di
questa
fase
e
della
finalità
anche
preventiva
di
tale
rimedio, già esaustivamente perseguita nel caso di specie attraverso la misura
del sequestro e dell’inibitoria- alla fase del merito.
Trattandosi infine di provvedimento non totalmente anticipatorio del giudizio di
merito, la liquidazione delle spese del procedimento va riservata alla fase a
cognizione piena.
P.Q.M.
1) Inibisce a Massimo Pietroniro, titolare dell’omonima ditta individuale con
sede
legale
in
Parabiago
(MI),
via
T.
Tasso,
n.
16,
la
fabbricazione,
la
commercializzazione e la pubblicizzazione, l’offerta in vendita, in qualunque
contesto, delle calzature modello “Converse All Star Chuck Taylor”, alte a
caviglia e/o basse recanti i marchi azionati;
2)fissa una penale pari ad € 50,00 per ogni violazione
giorno
di
ritardo
nell'esecuzione
del
presente
ed in € 200,00 per ogni
provvedimento
successivo
al
ventesimo giorno dalla comunicazione della presente ordinanza;
3)conferma
decreto
la
resto
misura
in
della
data
descrizione
14.7.2014,
concessa
autorizzando
inaudita
le
parti
altera
ad
parte
accedere
con
alla
documentazione acquisita;
4)autorizza
parte
ricorrente
a
procedere,
a
mezzo
di
Ufficiale
Giudiziario
ovvero a mezzo di Ufficiali Giudiziari ove sia necessario procedere in più sedipresso il resistente al sequestro dei modelli di calzatura, in contraffazione
con i diritti di privativa indicati al punto sub.1), unitamente a relative
scatole, imballi e documentazione pubblicitaria.
E ciò presso la sede legale della ditta resistente, in Parabiago, (MI) via T.
Tasso, n. 16, nonché presso ogni altra sede anche secondaria, magazzini, unità
locali e pertinenze nonché bancarelle ambulanti del resistente.
Pagina 7
solo presso il resistente, con esclusione allo stato del sequestro presso terzi.
RG n. 44394/2014
Autorizza parte ricorrente ad assistere alle relative operazioni esclusivamente
a mezzo dei propri difensori.
5)spese al merito.
Si comunichi Milano, 29.10.2014
Il giudice designato
dott.ssa Alima Zana
Pagina 8

apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

Transcript

Documenti analoghi

scarica la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

scarica la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

scarica la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

scarica la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

scarica la sentenza - Giurisprudenza delle imprese