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Sentenza n. 7643/2015 pubbl. il 19/06/2015
RG n. 59505/2009
Repert. n. 6468/2015 del 19/06/2015
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione specializzata in materia di impresa
Sezione A
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Marina Tavassi
Dott. Paola Maria Gandolfi
Dott. Caludio Marangoni
Presidente
Relatore
Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 59505/2009 R.G. promossa da:
DSM DYNEEMA BV (c.f. ), con il patrocinio degli avv. FRANZOSI MARIO e
SANTONOCITO FEDERICA (SNTFRC63D45D451J) Via Brera, 5 20121 MILANO;
JANDOLI VINCENZO (JNDVCN64L26F839M) Via Brera, 5 20121 MILANO; ,
ATTRICE;
DSM IP ASSETS BV (c.f. ), con il patrocinio degli avv. FRANZOSI MARIO e
SANTONOCITO FEDERICA (SNTFRC63D45D451J) Via Brera, 5 20121 MILANO;
JANDOLI VINCENZO (JNDVCN64L26F839M) Via Brera, 5 20121 MILANO; ,
ATTRICE;
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http://bit.ly/28X7NaB
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Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067
Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee
REPUBBLICA ITALIANA
RG n. 59505/2009
Repert. n. 6468/2015 del 19/06/2015
EOS 3 SRL (C.F. ), con il patrocinio dell‟avv. MARTUCCI DANILO e RACCA
ELISABETTA (RCCLBT69H58L219S) CORSO EUROPA, 5 20122 MILANO;
GATTO IGNAZIO (GTTGNZ78R27G273U) CORSO DI PORTA VITTORIA 9 20122
MILANO;
CONVENUTA
e contro
BEIJING
TONGYIZHONG
SPECIALTY
FIBER
TECHNOLOGY
&
DEVELOPMENT CO. LTD (C.F. ), con il patrocinio dell‟avv. MOSTARDINI
MASSIMILIANO e
CONVENUTA
Conclusioni delle parti, sono state precisate all‟udienza del 28/1/15 e si intendono qui
integralmente ritrascritte:
per le attrici: vedi conclusioni udienza 28/1/15
per la convenuta BEIJING TONGYIZHONG SPECIALTY FIBER TECHNOLOGY &
DEVELOPMENT CO. LTD, v. conclusioni udienza 28/1/15
per la convenuta EOS:
“ Voglia l‟Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria domanda eccezione o
deduzione e previe le opportune declaratorie del caso, così giudicare:
In via principale:
1) Rigettare nel miglior modo tutte le domande avversarie;
In via riconvenzionale:
2) Accertare e dichiarare che la frazione italiana del brevetto EP 1 126 052 B1,
depositato il 23 marzo 2000 e concesso il 03 settembre 2003, è nulla per i motivi
esposti in atti;
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contro:
In via subordinata:
3) Nella denegata ipotesi in cui alla medesima dovesse essere riconosciuto un
qualche ambito di validità, accertare e dichiarare che i prodotti in contestazione
non costituiscono contraffazione della frazione italiana del brevetto EP 1 126 052
B1;
4) Nella denegata ipotesi in cui EOS 3 S.r.l. venisse dichiarata responsabile di
contraffazione della frazione italiana del brevetto EP 1 126 052 B1 e condannata
al pagamento di eventuali danni, dichiarare Beijing Tongyizhong Specialty Fiber
Technology & Development Co., Ltd. tenuta a manlevare EOS 3 S.r.l. in
relazione al pagamento degli stessi per i motivi di cui in atti;
In ogni caso:
5) rifondere alla convenuta EOS 3 S.r.l. tutti gli onorari e le spese di giudizio incluse
tasse ed altri accessori di legge”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 24-28/7/09 DSM Dyneema BV e DSM IP Assets BV,
rispettivamente licenziataria e titolare del brevetto europeo EP 1 126 052 agivano per
contraffazione della frazione italiana del titolo nei confronti della società cinese Beijing
Tongyizhong Speciality Fiber Technology & Developement Co (di seguito TYZ) e di
EOS 3 s.r.l., rispettivamente produttrice e distributrice in Italia dei prodotti ritenuti
interferenti.
Allegavano le attrici (di seguito indicate unitariamente come DSM, stante l‟identità di
difesa) che il brevetto in oggetto tutela fibre in polietilene ad alta resistenza, definite
anche individuando i criteri standard in base ai quali le caratteristiche del trovato
possono essere oggettivamente determinate e definite. Le attrici narravano che, ai fini di
verificare l‟interferenza, le fibre “Eosten” in contestazione erano state sottoposte a prove
tecniche presso il laboratorio DSM, quindi -vista la difficoltà a reperire tutte le fibre
della linea Eosten FT che erano risultate interferenti- era stata chiesta ed ottenuta una
descrizione, svoltasi presso Eos3 e presso un terzo che risultava vendere le fibre in
oggetto.
Si costituiva TYZ, eccependo preliminarmente l‟invalidità della descrizione, per carenza
dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora e chiedendo che la stessa
venisse dichiarata inammissibile, con condanna delle attrici ex art. 96 c.p.c.
Nel merito, ed in via riconvenzionale, TYZ chiedeva dichiararsi la nullità della frazione
italiana di EP „052, per carenza di novità, altezza inventiva e comunque insufficienza
della descrizione. Inoltre “nella denegata ipotesi in cui si ritenesse che a TYZ sia
ascrivibile un’attività idonea ad integrare una fattispecie di cui all’art. 66CPI” chiedeva
in via riconvenzionale e subordinata, che DSM venisse dichiarata responsabile di atti di
sleale concorrenza per avere utilizzato lo slogan “the world’s strongest fiber”
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accompagnata dalla indicazione “TM” che lo individua in modo inveritiero come
marchio registrato e comunque decettivo.
Con comparsa 26/1/10 si costituiva tempestivamente anche EOS 3 che pure svolgeva
domanda riconvenzionale di nullità della frazione italiana di EP „052 e chiedeva
differimento dell‟udienza per poter integrare il contraddittorio con i sette inventori
giapponesi indicati nel titolo.
Autorizzata la chiamata, all‟udienza del 15/6/10 le attrici indicavano gli indirizzi degli
inventori ed EOS otteneva nuovo termine per la notifica, avendo nelle more provveduto
a notificare presso il mandatario brevettuale (domicilio eletto dalla sola titolare del
brevetto).
All‟udienza del 24/11/10 venivano concessi i termini di cui all‟art. 183,VI c.p.c.
Nella memoria ex art. 183,VI n. 1 DSM chiedeva rigettarsi le riconvenzionali di nullità e
dichiararsi la validità del titolo, con indicazione in via tra loro subordinata di tre diverse
ipotesi di emenda delle rivendicazioni.
TYZ ribadiva a sua volta le proprie conclusioni, mantenendo il carattere subordinato
della richiesta di accertamento dell‟illecito concorrenziale.
All‟udienza del 29/3/11 il G.I. rilevava come la descrizione fosse un provvedimento di
natura istruttoria anticipata i cui esiti possono essere acquisiti in sede di merito, salva la
valutazione sulla carenza dei presupposti in sede di liquidazione delle spese.
Veniva quindi disposta CTU, nel corso della quale, con memoria 27/7/11, DSM ribadiva
le proprie conclusioni di cui alla memoria ex art. 183,Vi n. 1 c.p.c. e quindi presentava
una richiesta principale, corrispondente al set di rivendicazioni concesso dall‟EPO e
cinque “richieste ausiliarie”.
Successivamente, invitata dal G.I. a formalizzare una riformulazione delle
rivendicazioni ex art. 79 CPI, con memoria 9/7/12 l‟attrice proponeva il set emendato, su
cui richiedeva la valutazione del CTU.
La prima consulenza si chiudeva con l‟indicazione da parte del CTU della nullità del
titolo.
Con memoria 11/2/14, DSM nuovamente emendava le rivendicazioni, sulle quali veniva
disposto un supplemento di CTU.
Infine, all‟udienza del 28/1/15 la causa veniva rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzitutto il Collegio ritiene di non poter accogliere l‟eccezione di
invalidità/inefficacia del procedimento di descrizione.
Come anticipato in sede istruttoria dal G.I., la descrizione è una misura di istruzione
preventiva, diretta ad acquisire la prova della violazione del diritto di proprietà
industriale, in quanto tale destinata ad essere utilizzata nel giudizio di merito.
Per quanto si ritenga che la descrizione presupponga i requisiti del fumus boni iuris e del
periculum in mora, va ricordato come a fondare la pretesa sia sufficiente la apparenza di
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validità del brevetto ed il sospetto di contraffazione, rispetto al quale non sia possibile ed
agevole reperire aliunde la prova.
All‟atto del ricorso per descrizione, DSM era titolare della frazione italiana di una
privativa concessa dall‟EPO all‟esito di esame e tanto pare sufficiente ai fini della
apparenza di validità del titolo, che non è stato certo immediatamente riconosciuto nullo
da DSM, che nella memoria ex art. 183,VI n. 1 ne chiedeva la conferma di validità
(salva l‟introduzione in via subordinata di varie ipotesi di emenda).
E‟ pur vero che nella stessa narrativa della citazione, DSM afferma di avere sottoposto a
prove tecniche le fibre Eosten prima di richiedere la descrizione, sicchè se ne desume
che ne fosse in possesso, all‟esito anche dei contatti ed incontri avvenuti in Cina.
Comunque, a fronte di un dedotto illecito sul territorio italiano, era necessario acquisire
la prova in relazione alle fibre effettivamente commercializzate da EOS 3 (non
necessariamente identiche) nonché ad eventuali elementi relativi al procedimento di
realizzazione (stante la natura della privativa, di cui si dirà in seguito).
Non trattandosi di prodotti di larga vendita nei normali canali distributivi, il
procedimento prescelto si rilevava opportuno e non risulta che si sia in concreto svolto
violando l‟organizzazione imprenditoriale e le informazioni riservate della convenuta.
Quanto al periculum in mora, che deve considerarsi limitato alla necessità di acquisire
elementi istruttori a fronte della possibilità della loro dispersione, pure poteva dirsi
opportuno che venisse fotografato lo stato della commercializzazione delle fibre Eosten
all‟atto dell‟inizio del procedimento di merito, in considerazione dell‟evoluzione
costante dei prodotti chimico-plastici.
La scelta di provvedere inaudita altera parte, anche ove in concreto inopportuna, non
può certo essere valutata in questa sede.
In ogni caso, una volta concesso il provvedimento, qualunque irregolarità, peraltro
afferente alla sua esecuzione, comporta solo la necessità per l‟attore di dare la prova
dell‟identificazione degli oggetti acquisiti.
Le considerazioni che precedono conducono anche ad escludere la sussistenza dei
presupposti soggettivi della mala fede o colpa grave ai fini della responsabilità aggravata
ex art. 96 c.p.c. (richiesta in relazione alla fase di descrizione).
La convenuta lamenta poi l‟abuso da parte delle attrici della facoltà concessa dall‟art.
79,III CPI.
Innanzitutto va rilevato come debba riconoscersi l‟applicabilità della disposizione dianzi
citata, così come riformulata, ai processi già pendenti (come il presente) alla data di
entrata in vigore del d.lgs. n. 131/2010.
Questo Tribunale ha già avuto modo di sostenere (v. sentenza 14/4/14, est. Zana) che
ogni eccezione in senso contrario deve essere disattesa, avendo tale disciplina natura
processuale, così argomentando “a tale conclusione si perviene osservando che la citata
disposizione regola e disciplina una facoltà -già prevista in sede amministrativaestendendola in sede contenziosa e fornendo precise indicazioni sul tipo di processo nel
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quale tale rimedio può essere esperito – “nel giudizio di nullità”- sui termini per il
tempestivo esercizio dello stesso -“in ogni stato e grado”- e sul soggetto processuale
al quale la relativa istanza va rivolta –“il giudice”-. Non si vuole negare che tale
rimedio produca ovvi effetti anche sul piano sostanziale, giacché com’è noto la
riformulazione delle rivendicazioni costituisce una rinuncia parziale all’ambito di
protezione del brevetto, concretandosi in una riduzione del monopolio brevettuale,
quindi nella limitazione del perimetro del diritto soggettivo. Ma tali riflessi giocano su
un piano di indifferenza rispetto alla qualificazione della disposizione: del resto molte
norme hanno sicura natura processuale, pur dispiegando effetti anche nei rapporti
sostanziali (si pensi ad esempio all’art. 164 c.p.c. ed al regime degli effetti sostanziali
della proposizione della domanda giudiziale nulla). Ciò che rileva è invece la
considerazione che tale prescrizione regola una facoltà della parte titolare del brevetto
dentro il processo, disciplinandone dunque un suo segmento, e trovando applicazione
solo nel processo su iniziativa della parte processuale da parte dell’organo
giurisdizionale. L’art. 79, comma 3, c.p.i.- norma che disciplina tempo e modo nel quale
il diritto può essere esercitato- è dunque di natura innanzitutto processuale, trova
applicazione anche ai giudizi in corso. Infine: la scelta legislativa recepisce la prassi
giudiziaria che ante novella già consentiva al titolare di riformulare in senso limitativo
del brevetto nel corso del processo (cfr. Corte D’Appello di Milano, 25.6.2002): dunque
in ogni caso tale facoltà nel presente giudizio può essere esercitata”.
Se quindi la normativa appare applicabile, certamente, come sottolineato anche in sede
istruttoria, si tratta di norma speciale che confligge gravemente con i principi generali
del processo e rischia di mettere in discussione anche la garanzia costituzionale di
ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost.
Come sottolineato dalla convenuta, la facoltà attribuita al titolare del brevetto dell‟art.
79,III CPI non è espressione del generale principio secondo cui è sempre ammessa la
rinuncia delle domande già formulata, in quanto non semplifica l‟attività istruttoria,
bensì introduce nuovi temi di indagine, modificando radicalmente l‟oggetto della
controversia.
Tuttavia è opinione di questo Tribunale che, per come formulata con riferimento ad ogni
stato e grado del giudizio, la norma rende ammissibili anche riformulazioni in grado di
appello, anche ove già il giudice di primo grado abbia valutato e provveduto su una
riformulazione differente. Il legislatore ha inteso attribuire un potere al titolare del
brevetto che, pur esercitandosi nel processo, esula dalle regole processuali ordinarie,
salve le valutazioni in ordine alle conseguenze sul riparto delle spese di lite e sugli
effetti in ordine all‟elemento soggettivo della responsabilità risarcitoria da
contraffazione.
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Né pare che nel caso concreto, formulando una duplice limitazione ex art. 79,III CPI
parte attrice abbia in qualche modo abusato del potere conferitole dalla legge.
EP 1 126 052
Il brevetto europeo EP 1 126 052 (nel seguito per brevità: brevetto EP‟052) è stato
depositato il 23 marzo 2000 rivendicando le priorità giapponesi JP 22766299 dell‟11
agosto 1999, JP 24906599 del 2 settembre 1999, JP 25458199 dell‟8 settembre 1999, JP
28452899 del 5 ottobre 1999 e JP 28452999 del 5 ottobre 1999 ed è stato concesso il 3
settembre 2003 e reso efficace in Italia con il successivo deposito della sua traduzione in
data 4 settembre 2003.
Nel corso della CTU, con la prima memoria tecnica 27/7/11, DSM presentava una
richiesta principale, corrispondente al set di rivendicazioni concesso dall‟EPO e cinque
“richieste ausiliarie”. Successivamente, invitata dal G.I. a formalizzare una
riformulazione delle rivendicazioni ex art. 79 CPI, con memoria 9/7/12, l‟attrice
proponeva il set emendato, su cui richiedeva la valutazione del CTU.
Secondo la descrizione, il brevetto EP‟052 si riferisce a nuove fibre polietileniche ad alta
resistenza, che possono essere largamente usate in vari campi per esempio come fibre in
fiocco o fibre/filati per produrre tessuti non tessuti o tessuti filati; o come fibre di
rinforzo per materiali compositi come prodotti in cemento rinforzato con fibre o elmetti
(pag. 1, righe 13-14).
Nella descrizione, l‟inventore espone che le fibre polietileniche ad alta resistenza di tipo
noto ottenute da polietilene a peso molecolare ultra alto (noto altresì con l‟acronimo di
UHMW-PE), come ad esempio quelle descritte da JP-B 60-47922, pur avendo eccellente
resistenza a trazione ed eccellente modulo di Young presentano l‟inconveniente della
scarsa durata, particolarmente scarsa resistenza all‟affaticamento a flessione e scarsa
resistenza all‟abrasione, per esempio rispetto ai poliesteri o al nylon per gli indumenti
ordinari. Secondo EP‟052, tale inconveniente, correlato alla struttura delle catene
molecolari altamente orientate del polietilene, ha creato qualche ostacolo all‟ampia
applicazione di fibre polietileniche ad alta resistenza in vari campi industriali (pag. 1,
righe 22-25, pag. 2, righe 1-2 e 25; pag. 3, righe 1-11).
A fronte di quanto precede, il brevetto EP‟052 si propone quindi di risolvere il
problema tecnico di mettere a disposizione fibre di polietilene ad alta resistenza e la
loro applicazione, le quali fibre hanno una desiderata combinazione di caratteristiche,
vale a dire:
i) una resistenza circa uguale o superiore e un modulo di Young corrispondente a quelli
delle fibre di polietilene convenzionali ad alta resistenza,
ii) una eccellente resistenza alla fatica a flessione,
iii) una eccellente resistenza all‟abrasione,
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Può quindi entrarsi nel merito della domanda riconvenzionali di nullità.
iv) provocano difficilmente fibrillazione, ed infine
v) hanno elevata durezza superficiale (pag. 5, righe 2-11).
Le fibre di polietilene ad alta resistenza oggetto dell‟invenzione sono costituite da
polietilene ad alto peso molecolare formato essenzialmente da unità ripetute di etilene,
quindi essenzialmente un omopolimero etilenico contenente un‟unità ripetuta di etilene
in un rapporto di 99,5% mol o più, e che ha un numero di viscosità intrinseca di 5 o più
(il parametro “viscosità intrinseca” è ben noto in ambito della chimica dei polimeri per
selezionare il loro peso molecolare).
Dal testo della descrizione si apprende poi (pag. 10) che le fibre di polietilene ad alta
resistenza oggetto dell‟invenzione hanno una resistenza (o tenacità) media di 22 cN/dtex
o oltre.
Secondo il titolo, le fibre di polietilene ad alta resistenza oggetto dell‟invenzione sono
caratterizzate dalla presenza di una particolare struttura cristallina superficiale del tipo
ad alto punto di fusione (in seguito indicata con "HMC") in cui le catene molecolari
sono più altamente orientate e collegate tra loro, diversa dagli ordinari cristalli di
polietilene (in seguito indicati come "EC") che costituiscono invece la parte restante
della fibra. L‟importanza critica della presenza di uno strato superficiale avente la
particolare struttura cristallina HMC viene ribadita in più punti del brevetto.
Il problema tecnico di mettere a disposizione fibre di polietilene ad alta resistenza aventi la predetta combinazione di tenacità e modulo di Young pari o superiori a quelli
delle fibre di polietilene convenzionali ad alta resistenza, con una eccellente resistenza
alla fatica a flessione, resistenza all‟abrasione, resistenza alla fibrillazione ed elevata
durezza superficiale- viene quindi risolto secondo EP‟052 da una fibra avente una
particolare struttura cristallina “cuore-pelle” caratterizzata cioè da una differenza
strutturale tra la superficie ed il cuore della fibra.
Più in particolare, la superficie della fibra deve avere una struttura cristallina HMC del
tipo ad alto punto di fusione in cui le catene molecolari sono più altamente orientate e
collegate tra loro, mentre l‟interno della fibra può avere una struttura cristallina EC
costituita da cristalli di polietilene “ordinari”.
La struttura cristallina differenziata cuore-pelle incrementa la resistenza alla fatica delle
fibre rispetto alla flessione o all‟abrasione, fatica che è principalmente causata dalla
fibrillazione delle fibre, che viene pertanto limitata ottenendo l‟ulteriore effetto tecnico
di avere una buona disperdibilità delle fibre in fiocco poiché - anche se tagliate - le fibre
difficilmente aderiscono tra di loro a pressione.
Ulteriori effetti tecnici conseguenti alla suddetta struttura cristallina differenziata
“cuore-pelle” sono inoltre quelli di avere una migliore resistenza all‟urto e di avere una
durata migliorata rispetto alle fibre di polietilene convenzionali ad alta resistenza (il
numero di sfregamenti prima della rottura della fibra nel test di abrasione secondo il
metodo per misurare la resistenza all'abrasione nei metodi di prova per filati continui
(JIS L 1095) è infatti di 100.000 o più)
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Secondo l‟invenzione la struttura cristallina superficiale del tipo HMC è correlata al
picco endotermico massimo dal lato ad alta temperatura (tra due o più picchi
endotermici presenti nelle curve DSC a temperatura crescente delle fibre polietilene ad
alta resistenza), mentre la struttura cristallina interna del tipo EC è correlata al picco
endotermico massimo dal lato a bassa temperatura (sempre tra due o più picchi
endotermici presenti nelle curve DSC a temperatura crescente delle fibre polietilene ad
alta resistenza).
Ed invero, per avere il desiderato miglioramento della durata delle fibre, il rapporto tra i
suddetti picchi endotermici massimi deve rientrare in un ben determinato range di valori
compreso tra 1,4:1,0 a 3,0:1,0: solo in tal caso, infatti, lo strato superficiale di HMC ha
caratteristiche tali da migliorare la durata ed evitare la fibrillazione.
Coerentemente con gli insegnamenti di carattere generale, gli esempi specifici 1-3 forniti
da EP‟052 illustrano fibre con curve DSC in cui i rapporti tra i picchi endotermici
massimi rientrano nel suddetto intervallo da 1,4:1,0 a 3,0:1,0.
Questa particolare struttura “cuore-pelle” delle fibre può essere ottenuta mediante un
procedimento di produzione cosiddetto di “spinning” che comprende le fasi di:
a) sciogliere uniformemente in un solvente un polietilene ad alto peso molecolare
come descritto in precedenza per ottenere una soluzione di filatura avente
normalmente una concentrazione del 50% o meno, preferibilmente 30% o meno;
b) estrudere attraverso una filiera (anche detta in gergo “spinneret”) tale
soluzione;
c) rimuovere in modo istantaneo e positivo i solventi dalla superficie della fibra
così da concentrare la tensione di filatura sullo strato superficiale; preferibilmente,
questa fase di rimozione del solvente viene attuata mediante una tecnica di
soffiatura di gas inerte ad alta temperatura (pag. 23) sui filamenti scaricati appena
al di sotto della filiera; il gas deve avere una temperatura superiore a 60°C,
preferibilmente superiore ad 80°C, più preferibilmente superiore a 100°C, ma
inferiore a 150°C;
d) riscaldare nuovamente i filamenti non stirati così ottenuti per allontanare i
solventi rimanenti;
e) stirare i filamenti con un rapporto di stiratura di varie volte, eventualmente,
ripetere più fasi di stiratura.
Il solvente può comprendere solventi volatili come decalina o tetralina e solventi non
volatili come olio di paraffina o cera paraffinica, tuttavia l'uso di solventi volatili è
preferito, in quanto sulla superficie della fibra evaporano rapidamente durante la filatura
ottenendo una concentrazione maggiore sulla superficie della fibra, il che rende possibile
la formazione della suddetta specifica struttura cristallina superficiale (HMC) in cui le
catene molecolari sono più altamente orientate e collegate tra di loro.
Secondo EP‟052, nel caso di tecniche di filatura convenzionali la differenza strutturale
tra la superficie e 1‟interno delle fibre é invece responsabile per la diminuzione della
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loro resistenza. Al contrario, gli inventori di EP‟052 avrebbero scoperto che la
formazione di una differenza strutturale tra la superficie della fibra e l‟interno nella fase
di filatura, più specificamente la formazione di HMC mediante rimozione istantanea e
positiva dei solventi dalla superficie della fibra così da concentrare la tensione di filatura
sullo strato superficiale, rende possibile ottenere fibre che mantengono elevata resistenza
ed elevato modulo di Young ed hanno inoltre eccellente resistenza all‟affaticamento a
flessione ed eccellente resistenza all'abrasione (descrizione da pagina 21).
EP‟052 insegna altresì che la suddetta specifica struttura cristallina “cuore-pelle” delle
fibre secondo il brevetto è individuabile con una specifica modalità di esecuzione di un
test di calorimetria a scansione differenziale, che è una tecnica di analisi termica
utilizzabile per caratterizzare molti tipi di materiali tra cui appunto i polimeri come
quelli che costituiscono le fibre oggetto di EP‟052. Il principio di base di questa tecnica
consiste nel ricavare informazioni sul materiale riscaldandolo o raffreddandolo in
maniera controllata. In particolare, la DSC (acronimo di Differential Scanning
Calorimetry) si basa sulla misura della differenza di flusso termico tra il campione in
esame ed uno di riferimento mentre i due sono vincolati ad una temperatura variabile
definita da un programma prestabilito.
Il titolo insegna e rivendica che occorre adottare una ben specifica analisi DSC la quale
richiede che vengano osservati rigorosamente quantomeno i seguenti due accorgimenti:
a) che fibre siano tagliate in tratti di 5 mm o meno,
b) che il campione sia allo stato totalmente libero.
Diversamente, dalle curve DSC non sarebbe possibile distinguere le fibre aventi la
richiesta struttura cristallina cuore-pelle da quelle descritte dai documenti di tecnica nota
JP-A 63-275708 e JP-A 61-289111 (US 5 578 374) che illustrano misure di DSC con le
fibre in condizione bloccata sotto tensione e, rispettivamente, in un non meglio
identificato “stato più libero” ma asseritamente diverso dallo “stato libero” che occorre
conseguire nella misurazione DSC a causa di un possibile parziale fissaggio delle fibre
tra il fondo ed il coperchio della barchetta o di una distribuzione irregolare delle tensioni
sul campione.
Come accennato, nel corso della CTU, con memoria autorizzata dal G.I. in data 9/7/12,
DSM proponeva un set di rivendicazioni emendato rispetto a quelle originariamente
concesse, su cui il consulente si è espresso nella relazione 15/5/13.
La rivendicazione indipendente n. 1 di questo set recita:
fibra di polietilene ad alta resistenza caratterizzata dal fatto che:
a) la fibra comprende un polietilene ad alto peso molecolare costituito essenzialmente da
unità ripetute di etilene;
b) essa ha una viscosità intrinseca di 5 o più ed
c) una resistenza media di 22 cN/dtex o più, e
d) la misurazione della fibra mediante calorimetria a scansione differenziale (DSC)
viene eseguita per mezzo di
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d1) un Perkin Elmer DSC7,
d2) in cui un campione é tagliato in pezzi di 5 mm o meno e
d3) circa 5 mg del campione sono introdotti e sigillati in una barchetta di
alluminio,
d4) la stessa barchetta di alluminio vuota è utilizzata come riferimento,
d5) il campione viene riscaldato dalla temperatura ambiente fino a 200°C
d6) ad una velocità di 10°C/min sotto atmosfera di gas inerte
e) e presenta una curva DSC di incremento della temperatura avente:
e1) almeno un picco endotermico in una regione di temperatura da 140°C a 148°C
(dal lato della bassa temperatura) e
e2) almeno un picco endotermico in una regione di temperatura di 148°C o più
(dal lato ad alta temperatura).
(in grassetto le parti aggiunte rispetto alla formulazione della rivendicazione 1 come
concessa).
Caratteristiche preferite e non esclusive di una tale fibra sono recitate nelle
rivendicazioni dipendenti 2-5 riportate qui di seguito.
Rivendicazione 2:
f) fibra di polietilene ad alta resistenza secondo la rivendicazione 1, in cui il
rapporto in altezza del picco endotermico massimo dal lato a bassa temperatura e
il picco endotermico massimo dal lato ad alta temperatura è da 1,4:1,0 a 3,0:1,0
Rivendicazione 3:
g) fibra di polietilene ad alta resistenza secondo la rivendicazione 2, in cui il
rapporto in altezza tra il picco endotermico massimo dal lato a bassa temperatura
ed il picco endotermico massimo dal lato ad alta temperatura è da 1,5:1,0 a
2,9:1,0.
Rivendicazione 4:
h) fibra di polietilene ad alta resistenza secondo la rivendicazione 1,
caratterizzata dal fatto che il numero di sfregamenti necessari per arrivare
alla rottura della fibra con un test di abrasione secondo il metodo B per
misurare la resistenza all'abrasione tratto da Metodi di Test per Filati
Continui (IIS L 1095) è di 100.000 o più, utilizzando una punta in acciaio
duro del diametro di 0,9 mm come superficie di attrito e laddove il test viene
realizzato nelle condizioni di carico pari a 0.5 g/d; velocità di sfregamento
pari a 115 volte/minuto; corsa di moto alternato pari a 2,5 cm e angolo di
attrito pari a 110°.
Rivendicazione 5:
i) fibra di polietilene ad alta resistenza secondo la rivendicazione 4, in cui il
test di abrasione viene applicato a un campione di fibra avente densità
lineare di circa 1500 dtex.
(in grassetto le rivendicazioni aggiunte rispetto a quelle concesse).
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La rivendicazione indipendente n. 6 di questo set recita:
fibra di polietilene ad alta resistenza caratterizzata dal fatto che:
a) la fibra comprende un polietilene ad alto peso molecolare costituito essenzialmente da
unità ripetute di etilene;
d‟) il numero di sfregamenti necessari per arrivare alla rottura della fibra con un test di
abrasione secondo il metodo B per misurare la resistenza all'abrasione tratto da Metodi
di Test per Filati Continui (JIS L 1095) è di 100.000 o più,
d’1) utilizzando una punta in acciaio duro del diametro di 0,9 mm come
superficie di attrito e laddove
d’2) il test viene realizzato nelle condizioni di carico pari a 0.5 g/d;
d’3) velocità di sfregamento pari a 115 volte/minuto;
d’4) corsa di moto alternato pari a 2,5 cm e
d’5) angolo di attrito pari a 110°.
Caratteristiche preferite e non esclusive di una tale fibra sono recitate in una nuova
rivendicazione dipendente 7 riportata qui di seguito.
Rivendicazione 7:
i‟) fibra di polietilene ad alta resistenza secondo la rivendicazione 6, in cui il
test di abrasione viene applicato a un campione di fibra avente densità
lineare di circa 1500 dtex.
Le rivendicazione indipendente n. 8 di questo set recita:
fibra in fiocco di polietilene ad alta resistenza ottenuta dalla fibra di polietilene ad
alta resistenza secondo la rivendicazione 1 o 6.
rivendicazioni dipendenti 9 e 10 riportate qui di seguito.
Rivendicazione 9:
fibra in fiocco di polietilene ad alta resistenza secondo la rivendicazione 8, in cui
la quantità di fibre poco disperse (fasci di fibre di 40 m o più di diametro formate
quando le fibre aderiscono tra di loro a pressione o fusione) presenti nel caso di
fabbricazione della carta è del 5% in peso o meno.
Rivendicazione 10:
la fibra è tagliata ad una lunghezza di 70 mm o meno.
Le rivendicazione indipendente n. 11 di questo set recita:
calcestruzzo rinforzato con fibra comprendente fibra polietilenica ad alta
resistenza secondo la rivendicazione 1 o 6.
Le rivendicazione indipendente n. 12 di questo set, infine, recita:
elmetto comprendente fibra polietilenica ad alta resistenza secondo la
rivendicazione 1 o 6.
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Nella prima relazione, il CTU aveva ritenuto che le rivendicazioni 4 e 6 esulassero dal
contenuto della domanda iniziale e quindi violassero i requisiti di cui all‟art. 76,I lett. c).
La questione è stata superata dal nuovo set di rivendicazioni proposto con memoria
12/2/14, su cui in seguito.
Poiché le considerazioni svolte sul primo set di rivendicazioni emendato sono in buona
parte riferibili anche alla definitiva modifica delle rivendicazioni, pare opportuno
prendere comunque in considerazione le conclusioni del CTU all‟esito della prima e più
ampia fase di dibattito tecnico.
SUFFICIENZA DELLA DESCRIZIONE
Le parti hanno molto discusso durante il dibattito tecnico e pure negli scritti finali in
relazione alla sussistenza del requisito della sufficiente descrizione.
Pare al Tribunale di poter concordare con il CTU, che ha concluso che la descrizione
fornisce al tecnico medio del ramo una descrizione del tutto sufficiente di come ottenere
una fibra avente la richiesta struttura cuore-pelle delle fibre, ad esempio mediante il
metodo per rimozione del solvente che è stato descritto sia in termini di caratteristiche
necessarie e sufficienti allo scopo, sia in termini di caratteristiche preferite riportate
negli esempi specifici.
Le ulteriori eccezioni delle convenute, essenzialmente relative ai test di individuazione
della struttura rivendicata, potranno essere esaminate infra, in relazione al definitivo set
di rivendicazioni proposto.
NOVITA’
Come accennato, il brevetto EP ‘052 è un brevetto di prodotto, che rivendica nuove
fibre polietileniche ad alta resistenza, e descrive il procedimento per ottenerle
Secondo il CTU la domanda di brevetto JP „416 (che è stata depositata dalla stessa Toyo
Boseki, cioè la titolare originale della domanda che ha portato al brevetto EP‟052, e
pubblicata il 12 settembre 1995) priverebbe il titolo del requisito della novità.
Tale documento si riferisce più in particolare ad un metodo per produrre fibre di
polietilene ad altissimo peso molecolare ad elevata tenacità (pari a 30 cN/dtex o più) idonee per le medesime applicazioni indicate in EP „052- mediante la tecnica di spinning
comprendente le fasi di:
- dissolvere sotto riscaldamento una miscela comprendente da 5 a 50 parti in peso
di un polimero di polietilene ad altissimo peso molecolare e da 95 a 50 parti in
peso di un solvente volatile,
- rimuovere positivamente il solvente dopo aver filato un soluto,
- effettuare una stiratura ottenendo fibre di polietilene aventi una tenacità pari o
superiore a 35 g/d (= circa 30,9 cN/dtex) (vedi § [05] e [06], rientrante quindi nel
range rivendicato da EP „052).
Preferibilmente, il solvente viene rimosso mediante un gas riscaldato ad una temperatura
compresa tra 50 e 130°C e, più preferibilmente, compresa tra 60 e 120°C.
L‟esempio 1 della domanda JP‟416 (pag. 6 dell‟allegato 1F TYZ) è relativo ad una
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forma di attuazione preferita della produzione di filamenti di polietilene ad altissimo
peso molecolare (UHMW-PE), che viene realizzata come segue (si veda anche la figura
1):
1) preparando una soluzione di UHMW-PE in un solvente (ottaidronaftalene)
avente una concentrazione pari a 10% (10 parti in peso di UHMW-PE e 90 parti in
peso di solvente);
2) estrudendo la soluzione attraverso una filiera (96 fori di diametro 0,7 mm) ad
una velocità di 1 m/s;
3) soffiando sui filamenti così prodotti, a valle della filiera ed in un elemento
denominato “spinning shaft” avente una lunghezza pari ad 1 m, un gas a
temperatura di 90°C, causando la rimozione del 65% del solvente;
4) avvolgendo durante la rimozione del solvente i filamenti mediante rulli
motorizzati ad una velocità di filatura di 75 m/min (1,25 m/s);
5) riscaldando ulteriormente i filamenti a 135°C nella sezione di stiratura
(rapporto di stiratura: 3), ottenendo una ulteriore rimozione di solvente; il solvente
residuo nella fibra viene portato ad un livello inferiore all‟1%;
6) sottoponendo i filamenti così ottenuti ad una seconda fase di stiratura a 145°C
(rapporto di stiratura: 5,5).
Il procedimento più sopra descritto nell‟anteriorità va confrontato con quello per la
preparazione delle fibre rivendicate descritto nel brevetto EP‟052, che come già
ricordato prevede di:
a) sciogliere uniformemente in un solvente (per esempio decalina o tetralina) un
polietilene ad alto peso molecolare per ottenere una soluzione di filatura avente
normalmente una concentrazione del 50% o meno, preferibilmente 30% o meno
(pag. 21, righe 11-17);
b) estrudere attraverso una filiera (anche detta in gergo “spinneret”) tale
soluzione;
c) rimuovere in modo istantaneo e positivo i solventi dalla superficie della fibra
così da concentrare la tensione di filatura sullo strato superficiale; preferibilmente,
questa fase di rimozione del solvente viene attuata mediante una tecnica di
soffiatura di gas inerte ad alta temperatura (pag. 23, righe 5-10) sui filamenti
scaricati appena al di sotto della filiera; il gas deve avere una temperatura
superiore a 60°C, preferibilmente superiore ad 80°C, più preferibilmente superiore
a 100°C, ma inferiore a 150°C (pag. 23, righe 16-19);
d) riscaldare nuovamente i filamenti non stirati così ottenuti per allontanare i
solventi rimanenti e stirare i filamenti durante questa operazione di riscaldamento
con un rapporto di stiratura di varie volte (pag. 23, righe 22-25);
e) eventualmente, ripetere più fasi di stiratura (da pag. 23, riga 25 a pag. 24, riga
1).
Il CTU ha riportato in una tabella comparativa i parametri di processo e le caratteristiche
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salienti di fibre preferite ottenibili secondo gli insegnamenti dell‟esempio 1 di EP‟052 e
dell‟esempio 1 di JP‟416:
esempio 1 di esempio 1 di JP‟416
EP‟052
VI UHMW-PE
21,0
18,5
Quantità UHMW-PE
10%
10%
Quantità (e tipo) 90% (decalina)
90%
solvente
(ottaidronaftalene)
T slurry filato
170°C
175°C
Velocità filatura
1,25 m/s
1,25 m/s
T gas caldo di 100°C
90°C
soffiatura
Velocità avvolgimento 75 m/min
75 m/min
fibra
T prima fase di 100°C
135°C
stiratura
Rapporto di stiratura 1/4
1/3
prima fase
T seconda fase di 149°C
145°C
stiratura
T seconda fase di 149°C
145°C
stiratura
Rapporto di stiratura 1/4
1/5,5
seconda fase
Tenacità fibra dopo 38,1 cN/dtex
39,7 cN/dtex
stiratura
Di conseguenza il CTU ha concluso che confrontando quelle che sono le caratteristiche
del processo produttivo indicate da EP‟052 come necessarie e sufficienti per ottenere le
fibre di polietilene ad alto peso molecolare idonee a risolvere il problema tecnico
indicato con le caratteristiche del processo produttivo descritto da JP‟416, emerge
chiaramente che le suddette caratteristiche dei due processi sono identiche.
Peraltro, nell‟ambito di JP‟416, con la clausola “rimuovere positivamente il solvente” si
intende che viene rimosso più del 40% del solvente, preferibilmente più del 50% (vedi
§ [12]).
A questo riguardo, va detto che nell‟esempio 1 di EP‟052 si riporta un‟entità di
rimozione del solvente del tutto analoga, in quanto immediatamente dopo la rimozione
del solvente eseguita con azoto a 100°C, “i filamenti vengono raffreddati con un flusso
di aria 30°C ed avvolti alla velocità di 75 m/minuto su rulli tipo Nelson a valle della
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Parametro
filiera. A questo punto il solvente contenuto nei filamenti si è già ridotto alla metà della
quantità originale.”
A fronte di quanto precede, quindi, l‟osservazione dell‟attrice secondo cui il brevetto in
causa richiederebbe - rispetto a JP‟416 - una rimozione del solvente in uscita dalla filiera
in una quantità molto bassa con tempi di contatto con il gas caldo estremamente ridotti
per ottenere una rimozione rapida dei solventi dalla superficie dei filamenti (lo scopo
essendo quello di limitare la rimozione del solvente sostanzialmente alla superficie delle
fibre) non trova riscontro in quelli che sono gli effettivi insegnamenti di EP‟052
In particolare, la fase di rimozione positiva del solvente effettuata mediante soffiatura di
gas inerti ad alta temperatura immediatamente a valle della filiera dei due processi,
indicata da EP‟052 come idonea (sebbene non l‟unica possibile) per produrre fibre di
polietilene aventi la richiesta struttura cuore-pelle responsabile per la soluzione del
problema tecnico proposto, è del tutto identica nei due processi.
Può essere quindi ragionevolmente ritenuto che le fibre ottenibili dal procedimento noto
descritto da JP‟416 abbiano non solo proprietà di viscosità intrinseca e tenacità del tutto
ricadenti nell‟ambito rivendicato, ma anche quella struttura cuore-pelle, ottenuta
mediante le stesse modalità di rimozione istantanea e positiva dei solventi dalla
superficie della fibra che concentrano la tensione di filatura sullo strato superficiale e
rendono possibile l‟ottenimento di fibre che mantengono elevata resistenza ed elevato
modulo di Young ed hanno inoltre eccellente resistenza all‟affaticamento a flessione ed
eccellente resistenza all'abrasione.
E‟ infatti un principio cardine nell‟esame della novità in campo chimico applicato in
primis dall‟Ufficio Brevetti Europeo (che non ha considerato la domanda JP‟416 durante
l‟esame di EP‟052) che se una domanda di brevetto rivendica un prodotto mai descritto
prima come tale, ma un documento della tecnica nota descrive gli stessi reagenti di
partenza e gli stessi passaggi di trasformazione del processo descritto nella domanda
in esame, anche il prodotto derivato dal processo è da considerare non nuovo a fronte di
detto documento di tecnica nota, in quanto implicitamente divulgato da questo (si veda,
ad esempio, la decisione landmark T 12/81).
Va invero sottolineato che EP „052 non rivendica la sintesi di un polimero, bensì un
trattamento fisico dello stesso -senza che siano coinvolte reazioni chimiche, che ne
determina modifiche fisiche- cioè la cristallizzazione della parte superficiale. Ne
consegue che se i procedimenti di trattamento fisico si sovrappongono, le modifiche
fisiche subite dal polimero debbono ritenersi identiche.
Secondo l‟attrice il processo descritto in tale anteriorità differirebbe in alcuni “aspetti
sostanziali” dal processo utilizzato in EP‟052, tali da consentire di ottenere fibre con
caratteristiche sostanzialmente diverse. Tali “aspetti sostanziali” che differenzierebbero
il processo di EP‟052 da quello noto da JP‟416 consistono nell‟implementazione della
fase di rimozione positiva del solvente e, cioè, nell‟impiego di un orifizio a fessura
anziché di uno “spinning shaft” (della lunghezza di un metro nella forma preferita di
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realizzazione dell‟esempio 1 di JP‟416) per erogare i gas caldi delegati a far evaporare
rapidamente il solvente.
Secondo l‟attrice, il termine “spinning shaft” indicherebbe un condotto e questa diversa
forma realizzativa dei mezzi di erogazione del gas causerebbe una diversa velocità di
evaporazione del solvente e pertanto una differenza nelle proprietà delle fibre ottenute,
come mostrato nella suddetta prova comparativa.
In EP‟052, invece, la rimozione “positiva” del solvente sarebbe ottenuta mediante
l‟utilizzo di un “orifizio a fessura” (“slit shaped orifice”) disposto “appena al di sotto
della filiera” (“just below the spinneret”).
Tale dispositivo di asciugatura avrebbe lo scopo di realizzare un‟asciugatura “positiva” e
“istantanea” sulla superficie delle fibre così da ottenere una differenza strutturale tra la
superficie e l‟interno delle singole fibre e “concentrare la tensione di filatura sullo strato
superficiale” come evidenziato a pag. 14, righe 4-15, e da pag. 22, riga 18, a pag. 23,
riga 21 della traduzione italiana, ovvero nei paragrafi [0018], [0029] e [0030] di EP‟052.
Secondo una dichiarazione rilasciata da Mr. Yoshinobu Ohie (inventore di JP‟416 e
tecnico della società Toyo Boseki KK, titolare originario sia di JP‟416 sia di EP‟052)
nell‟esempio 1 di JP‟416 le fibre sarebbero sottoposte all‟azione del gas caldo per una
lunghezza del tubo filatura di 1 metro, con un tempo di contatto pari a 0,8 sec, mentre
nel caso dell‟esempio 1 di EP‟052, si utilizzerebbe un “orifizio a fessura” (di cui sono
riportate delle foto e le relativa dimensioni nella suddetta dichiarazione) avente
un‟altezza della fessura pari a 5 mm = 0,005 m, per cui il tempo di contatto delle fibre
con il getto di gas caldo sarebbe pari a 0,005/1,25 = 0,004 sec.
Pertanto, il tempo di contatto delle fibre all‟interno dello “spinning shaft” sarebbe
relativamente lungo rispetto al tempo di contatto delle fibre di fronte allo “slit orifice”
asseritamente circa 200 volte minore e questa diversità dei tempi di contatto porterebbe
ad una diversità delle fibre poiché nel primo caso non si formerebbe in queste ultime
alcuna struttura cuore-pelle mentre nel secondo caso sì.
Secondo l‟attrice, inoltre, il paragrafo [0030] della descrizione e l‟esempio 1 di EP‟052,
indicante che lo “slit orifice” è disposto appena al di sotto della filiera, renderebbero
chiaro ad un tecnico del ramo che tale “slit orifice” sarebbe necessariamente posto
trasversalmente alle fibre e non in parallelo poiché tale disposizione renderebbe
chiaramente disomogenea l‟evaporazione del solvente poiché il gas investirebbe
direttamente solo una porzione delle fibre, quella dal lato del bocchettone, mentre le
fibre dall‟altro lato non sarebbero in pratica sottoposte ad una rimozione “positiva” del
solvente.
Da ultimo, l‟attrice argomenta che JP‟416 offrirebbe un insegnamento in netto contrasto
con quanto previsto da EP‟052 in quanto nei paragrafi [11] e [15] di tale documento
sarebbe indicata la possibilità di realizzare il processo di rimozione “positiva” del
solvente in due stadi a temperature differenziate.
Tuttavia, il CTU ha osservato che nella descrizione generale del metodo per la
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produzione di fibre di polietilene ad elevata tenacità divulgato da JP‟416 non v‟è traccia
della necessità di utilizzare sempre e necessariamente uno “spinning shaft” per erogare i
gas riscaldati e provocare una rapida e positiva evaporazione del solvente.
Non appare quindi ragionevole limitare l‟insegnamento di JP‟416 in relazione
all‟erogazione del gas di evaporazione alla sola specifica, preferita e non limitativa
forma di realizzazione dell‟esempio 1. Invero, la divulgazione in un documento
anteriore idonea a mettere in discussione la novità di una rivendicazione non è
necessariamente limitata agli esempi realizzativi specifici, ma comprende anche tutti gli
insegnamenti tecnici riproducibili descritti nel documento.
Inoltre, secondo il consulente, nel corso della fase di rimozione positiva del solvente
illustrata nella specifica forma di realizzazione preferita dell‟esempio 1 di JP‟416 il
parametro controllante è da considerarsi il tempo di contatto tra gas caldi e le fibre
appena filate ed uscenti dalla filiera più che la lunghezza dello “spinning shaft”.
Nel caso preferito dell‟esempio 1 di JP‟416, tale tempo di contatto è di 0,8 s, il che
porta a ritenere che un impatto di gas caldo per un tempo così limitato sulle fibre filate
in accordo con JP‟416 consegue proprio quella rimozione istantanea e “più positiva” del
solvente suggerita da EP‟052 come idonea a conseguire la desiderata struttura cuorepelle delle fibre rispetto a quanto illustrato nel precedente documento JP 63-275708 in
cui si ha una generica evaporazione in aria.
Va aggiunto che la descrizione di EP‟052 è assolutamente generica in relazione
all‟orifizio a fessura che costituisce - in una forma di realizzazione preferita - il mezzo di
erogazione dei gas caldi: il titolo non fornisce infatti dettagli ad esempio sulla sua
lunghezza, larghezza o disposizione rispetto all‟uscita dalla filiera.
La descrizione di quelle che sono le caratteristiche del processo necessarie e sufficienti
per ottenere le fibre rivendicate di EP‟052 - processo tra l‟altro indicato come preferito
ma non l‟unico possibile- è infatti chiara. Tali condizioni necessarie e sufficienti per
avere fibre che risolvono il problema tecnico indicato sono essenzialmente due:
esecuzione di una generica tecnica di soffiatura di gas inerte ad alta temperatura sui
filamenti scaricati appena al di sotto della filiera per la rimozioni rapida dei solventi
dalla superficie dei filamenti e utilizzo - in tale operazione di soffiatura - di un gas inerte
avente una temperatura normalmente di 60°C o più preferibilmente 80°C o più e più
preferibilmente 100°C più, ma inferiore a 150°C (v. pag. 23).
Entrambe queste caratteristiche sono presenti nel processo insegnato da JP‟416.
Come già segnalato, in EP‟052 non v‟è traccia di alcun insegnamento dell‟esigenza
inderogabile di usare orifizi a fessura con specifici parametri dimensionali, né della
necessità inderogabile di tenere al di sotto di uno specifico valore il tempo di contatto tra
gas caldi e fibre uscenti dalla filiera per avere le fibre che soddisfano ai requisiti
rivendicati. Oltre a ciò, in EP‟052 non vi è alcun insegnamento circa il fatto che l‟altezza
dell‟“orifizio a fessura” è un parametro critico ed inderogabile per ottenere le fibre
rivendicate, né tantomeno sono mai riportati i valori di tale parametro.
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La descrizione di EP‟052 non supporta pertanto le tesi dell‟attrice circa la velocità di
contatto gas/fibre, né tantomeno la tesi che l‟esempio 1 di EP‟052 utilizzerebbe un
“orifizio a fessura” avente un‟altezza della fessura pari a 5 mm = 0,005 m, per cui il
tempo di contatto delle fibre con il getto di gas caldo sarebbe pari a 0,005/1,25 = 0,004
sec. Nessuno di questi valori è presente in o ragionevolmente deducibile da EP‟052.
Dall‟altro lato, nella descrizione di quelle che sono secondo JP‟416 le caratteristiche del
processo necessarie e sufficienti per ottenere le fibre ad elevata tenacità ivi descritte non
v‟è traccia della necessità di utilizzare alcuno “spinning shaft” né tantomeno v‟è traccia
della necessità di limitare l‟insegnamento di JP‟416 in relazione all‟erogazione del gas
di evaporazione alla sola specifica, preferita e non limitativa forma di realizzazione
dell‟esempio 1.
Infine, la unica prova comparativa allegata alla memoria di appello di Toyo Boseki non
pare essere dirimente nel senso auspicato da DSM.
Osserva il Tribunale che, a fronte della forte presunzione di identità tra prodotti ottenuti
con gli stessi reagenti di partenza e mediante gli stessi passaggi di trasformazione,
spettava all‟attrice la rigorosa prova in senso contrario, anche mediante un‟indagine
sperimentale sulla fibre realizzate in accordo con gli insegnamenti tecnici riproducibili
descritti nel documento JP‟416 (ed in particolare quelli atti a massimizzare la rimozione
del solvente immediatamente a valle della filiera).
L‟unica prova comparativa a cui ha fatto riferimento DSM non solo non risponde a tali
criteri, ma non è stata nemmeno eseguita adottando i parametri di processo della forma
di realizzazione preferita dell‟esempio 1 di JP‟416. Sono invece stati adottati parametri
diversi e, in particolare, una diversa lunghezza dello “spinning shaft” (0,8 m anziché 1
m) ed una diversa velocità di flusso del gas (0,4 m/s anziché 1 m/s).
La conseguenza è che le condizioni di prova non rispecchiano quelle dell‟esempio 1 di
JP‟416, sicchè anche il Tribunale concorda che non si possono dedurre elementi certi
dalle medesime.
In conclusione il Tribunale concorda con il CTU laddove conclude che non vi sia una
semplice “balance of probability” che i due processi produttivi siano identici in
relazione a quelle che sono le caratteristiche necessarie e sufficienti per ottenere fibre
atte a risolvere il problema indicato da EP‟052, ma una sostanziale certezza, con le
conseguenze sopra evidenziate in tema di mancanza di novità del prodotto chimico
rivendicato, ottenuto, partendo dai medesimi reagenti, con il procedimento.
ALTEZZA INVENTIVA
Per il vero, con le premesse di cui sopra le conclusioni in proposito del CTU più che
altro si riducono ad uno ribadito accertamento che, come ovvio, già JP „416 fornisse al
tecnico del ramo tutti gli insegnamenti necessari ad ottenere le fibre polietileni che
rivendicate.
Quindi, in relazione al set di rivendicazioni oggetto di tale prima indagine peritale
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(rivendicazioni 1-12 emendate depositate dall‟attrice con memoria autorizzata il 6 luglio
2012), il CTU concludeva che le rivendicazioni 4 e 6 del primo set di rivendicazioni
esulano dal contenuto della domanda iniziale violando i requisiti dell‟art. 76.1 lett. c)
c.p.i. Comunque che tale set di rivendicazioni definisce una fibra che soddisfa i requisiti
di sufficienza descrizione in accordo con l‟art. 51 c.p.i., ma non presenta i necessari
requisiti di novità e/o di altezza inventiva violando i requisiti dell‟art. 76.1 lett. a) c.p.i.:
Come già accennato, con memoria 11/2/14, DSM ha nuovamente emendato le
rivendicazioni, sicchè oggetto dell‟attuale pronuncia è il seguente set di rivendicazioni:
la rivendicazione indipendente n. 1 recita:
Fibra di polietilene ad alta resistenza caratterizzata dal fatto che:
a) la fibra comprende un polietilene ad alto peso molecolare costituito essenzialmente
da unità ripetute di etilene;
d) la misurazione della fibra mediante calorimetria a scansione differenziale (DSC)
viene eseguita per mezzo di
d1) un Perkin Elmer DSC7,
d2) in cui circa 5 mg di un campione, tagliato in pezzi di 5 mm o meno e
d3) mantenuto allo stato totalmente libero,
d4) sono introdotti e sigillati in una barchetta di alluminio,
d5) la stessa barchetta di alluminio vuota è utilizzata come riferimento,
d6) il campione viene riscaldato dalla temperatura ambiente fino a 200°C
d7) ad una velocità di 10°C/min sotto atmosfera di gas inerte e
e) presenta una curva DSC di incremento della temperatura avente:
e1) almeno un picco endotermico in una regione di temperatura da 140°C a
148°C (dal lato della bassa temperatura) e
e2) almeno un picco endotermico in una regione di temperatura di 148°C o più
(dal lato ad alta temperatura)
f) in cui il rapporto in altezza del picco endotermico massimo dal lato a bassa
temperatura e il picco endotermico massimo dal lato ad alta temperatura è da 1,4:1,0
a 3,0:1,0.
(in grassetto le parti aggiunte rispetto alla rivendicazione 1 del set di rivendicazioni
depositato da DSM il 6 luglio 2012 ed oggetto della consulenza tecnica in atti).
rivendicazioni dipendenti 2-7 che corrispondono alle rivendicazioni 3 e 8-12 del
suddetto precedente set di rivendicazioni. Per comodità di consultazione, le nuove
rivendicazioni dipendenti 2-7 sono riportate qui di seguito.
Rivendicazione 2:
g) fibra di polietilene ad alta resistenza secondo la rivendicazione 1, in cui il
rapporto in altezza tra il picco endotermico massimo dal lato a bassa temperatura
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ed il picco endotermico massimo dal lato ad alta temperatura è da 1,5:1,0 a
2,9:1,0.
Rivendicazione 3:
fibra in fiocco di polietilene ad alta resistenza ottenuta dalla fibra di polietilene
ad alta resistenza secondo la rivendicazione 1.
Rivendicazione 4:
la quantità di fibre poco disperse (fasci di fibre di 40 m o più di diametro
formate quando le fibre aderiscono tra di loro a pressione o fusione) presenti nel
caso di fabbricazione della carta è del 5% in peso o meno.
Rivendicazione 5:
la fibra è tagliata ad una lunghezza di 70 mm o meno.
Rivendicazione 6:
calcestruzzo rinforzato con fibra comprendente fibra polietilenica ad alta
resistenza secondo la rivendicazione 1.
Rivendicazione 7:
elmetto comprendente fibra polietilenica ad alta resistenza secondo la
rivendicazione 1.
A fronte di quanto precede, si evince che l‟attrice ha eliminato le precedenti
rivendicazioni 4-7.
La nuova rivendicazione 1 è stata emendata dall‟attrice nel senso di introdurvi - rispetto
alla formulazione oggetto della precedente indagine peritale - le ulteriori limitazioni
secondo le quali:
a) il campione di fibra nella misura DSC è mantenuto allo stato totalmente libero, e
b) il rapporto in altezza del picco endotermico massimo dal lato a bassa temperatura e il
picco endotermico massimo dal lato ad alta temperatura è da 1,4:1,0 a 3,0:1,0.
In relazione a queste limitazioni, il CT di parte TYZ ha asserito che esse violerebbero
l‟art. 76.1 lettera c) c.p.i. in quanto estrapolerebbero solo alcune delle caratteristiche
indicate nei paragrafi 16 e 41 della descrizione, il CTU ha ritenuto che siffatte
caratteristiche ulteriori non sono essenziali per definire il sistema di misurazione, in
quanto intrinseche al modello di calorimetro rivendicato o riguardanti la fase di
attuazione (rispetto a cui il tema è quello della sufficienza della descrizione).
Il CTU ha quindi concluso che tale riformulazione è ricompresa nei limiti della
domanda iniziale e non estende la protezione conferita dal brevetto concesso.
Sufficienza della descrizione
Le convenute contestano recisamente il requisito della sufficienza della descrizione
anche di tale ultimo set emendato.
Il consulente ha tuttavia ribadito che il tecnico del ramo possiede tutte le cognizioni
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necessarie per attuare l‟invenzione ed anche per definire i sistemi di misurazione
rivendicati al fine di rilevare la struttura cristallina “cuore-pelle” oggetto
dell‟invenzione.
In sintesi, il CTU ha ribadito che interpretando la rivendicazione 1 alla luce della
descrizione “with a mind willing to understand” la persona esperta del ramo apprende
che per evidenziare la struttura cristallina cuore-pelle delle fibre oggetto di EP‟052
mediante una prova DSC, evitando falsi positivi dovuti a fattori diversi dalla specifica
struttura cristallina differenziata “cuore-pelle” della fibra, occorre eseguire tale prova in
ben specifiche e particolari condizioni che presuppongono che il campione sia allo stato
totalmente libero nella barchetta di accoglimento del campione stesso (vedi descrizione
da pagina 12).
A questo riguardo, è evidente che la persona esperta del ramo adotterà tutti gli
accorgimenti e le nozioni in suo possesso per conseguire tale condizione e, tra queste,
una idonea lunghezza del campione e tipo e dimensioni idonee della barchetta.
In particolare sulla misura della barchetta il CTU ritiene che la persona esperta del ramo
in vista della necessità di avere nella prova DSC un campione in uno stato
completamente libero, cioè il più possibile non sottoposto a sollecitazioni meccaniche,
ha le cognizioni necessarie per scegliere un crogiuolo o “barchetta” di dimensioni adatte
ad ottenere tale effetto tra quelli commercialmente disponibili.
Inoltre, nel contesto tecnico dell‟invenzione è del tutto chiaro ad una persona esperta del
ramo che l‟esecuzione della prova DSC su un campione “sigillato” in una barchetta non
implica necessariamente una chiusura ermetica a tenuta di vapore della barchetta per
impedire indesiderate perdite di sostanza ma, più semplicemente, il fatto che il campione
deve essere ben chiuso all‟interno della barchetta. Le fibre di polietilene ad alto peso
molecolare oggetto della prova DSC, infatti, non subiscono perdite per evaporazione nel
campo di temperature indicato (fino a 200°C) per cui non è richiesta nel contesto tecnico
dell‟invenzione una chiusura ermetica a tenuta di vapore della barchetta.
Quindi, la persona esperta del ramo ha le cognizioni per riconoscere che anche le
barchette forate indicate nel report di cui all‟Allegato 21 di DSM sono in grado di
consentire l‟attuazione della prova DSC descritta e rivendicata da EP‟052
Quanto alla scelta dell‟apparecchiatura di misurazione -ritenuta motivo di insufficiente
descrizione per il fatto che essa si riferisce all‟uso di una apparecchiatura Perkin Elmer
DSC7 attualmente fuori produzione e non più agevolmente reperibile sul mercato- il
CTU ha considerato che nel contesto tecnico delle fibre di cui alla rivendicazione 1,
infatti, è del tutto evidente per la persona esperta del ramo che la funzione
dell‟apparecchiatura Perkin Elmer DSC7 è quella di eseguire la prova calorimetrica di
scansione su un campione definito in termini di peso, lunghezza e, soprattutto, di
configurazione allo stato totalmente libero e secondo una prefissata rampa di
temperatura (10°C/min) fino ad una temperatura massima di 200°C. Questo, per
evidenziare dalla curva calorimetrica se siano presenti i picchi rivendicati e, quindi, per
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determinare i confini della rivendicazione 1. Di conseguenza le caratteristiche che
devono rimanere invariate nell‟apparato calorimetrico utilizzato per non inficiare la
chiarezza della rivendicazione sono, quelle atte a garantire che la prova DSC si possa
svolgere secondo i dettami della rivendicazione più sopra indicati.
Anche in relazione al significato dei picchi e delle spalle nella curva DSC la persona
esperta del ramo nell‟interpretare la rivendicazione 1 alla luce della descrizione “with a
mind willing to understand” apprende leggendo a pagina 11 e seguente (paragrafo
[0016] del brevetto B1) che cosa si debba intendere per “picco” e per “spalla”
nell‟ambito dell‟invenzione oggetto del brevetto (pag. 22).
Novità
L‟attrice ha argomentato che in merito ai requisiti di brevettabilità del set di
rivendicazioni emendato, l‟introduzione della caratteristica relativa al rapporto tra le
altezze dei picchi massimi nei due diversi intervalli di temperatura vanificherebbe
l‟anticipazione “per inerenza” da parte del documento JP‟416.
In particolare, l‟attrice ritiene che in merito alla rivendicazione 2 originaria, ora
accorpata nella rivendicazione 1, il CTU non avrebbe sviluppato alcuna argomentazione
tecnica basata su fatti a fronte di una prova sperimentale fornita dall‟originario titolare
del brevetto Toyo Boseki (durante l‟esame della corrispondente domanda giapponese) la
quale dimostrerebbe, sempre a detta dell‟attrice, che realizzando il processo secondo
JP‟416 non si otterrebbe una fibra avente i caratteristici due picchi secondo la
rivendicazione 1 (vedi seconda memoria tecnica del supplemento di CTU, pagina 16,
primo capoverso).
L‟attrice ha chiesto al CTU di fornire i motivi per cui realizzando gli insegnamenti di
JP‟416 sia possibile ottenere, combinando opportunamente le condizioni operative ivi
descritte una fibra che non solo abbia i due picchi DSC secondo la rivendicazione 1
come originariamente concessa, ma anche che questi due picchi abbiano proprio il
rapporto tra le loro altezze secondo la rivendicazione 1 ora agli atti (vedi seconda
memoria tecnica del supplemento di CTU, pagina 16, secondo capoverso).
Il consulente ha però sottolineato che secondo gli insegnamenti di EP‟052 tutte le fibre
oggetto del brevetto, incluse quindi anche quelle aventi il particolare rapporto tra le
altezze dei picchi massimi nei due diversi intervalli di temperatura ora inserito nella
nuova rivendicazione 1, sono ottenibili con un processo che coincide con quello
descritto da JP‟416 per quanto riguarda le caratteristiche necessarie e sufficienti a
raggiungere lo scopo.
Nell‟ambito della descrizione di EP‟052 non viene mai specificata alcuna condizione
ulteriore e “speciale” per ottenere il particolare rapporto tra le altezze dei picchi massimi
nei due diversi intervalli di temperatura ora rivendicato. Tale rapporto è quindi una
conseguenza necessaria che deriva dall‟attuazione del processo produttivo nelle sue fasi
insegnate come necessarie e sufficienti ad ottenere le fibre dell‟invenzione.
Pertanto il consulente ha ribadito le sue conclusioni in ordine alla carenza di novità
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In conclusione, la frazione italiana del brevetto europeo EP 1 126 052, depositato il 23
marzo 2000 rivendicando le priorità giapponesi JP 22766299 dell‟11 agosto 1999, JP
24906599 del 2 settembre 1999, JP 25458199 dell‟8 settembre 1999, JP 28452899 del 5
ottobre 1999 e JP 28452999 del 5 ottobre 1999, concesso il 3 settembre 2003 e reso
efficace in Italia con il successivo deposito della sua traduzione in data 4 settembre 2003
deve essere dichiarato nulla.
Domanda riconvenzionale ex art. 2598 c.c.
Come accennato in narrativa, TYZ “nella denegata ipotesi in cui si ritenesse che a TYZ
sia ascrivibile un‟attività idonea ad integrare una fattispecie di cui all‟art. 66CPI”
chiedeva in via riconvenzionale e subordinata, che DSM venisse dichiarata responsabile
di atti di sleale concorrenza per avere utilizzato lo slogan “the world’s strongest fiber”
accompagnata dalla indicazione “TM” che lo individua in modo inveritiero come
marchio registrato e comunque decettivo.
La natura rigorosamente subordinata all‟accertamento della contraffazione della
domanda ex art. 2598 c.c. è stata ribadita dalla convenuta anche nella memoria ex art.
183,VI n. 1.
Come è noto, “si ha "mutatio libelli" quando si avanzi una pretesa obiettivamente
diversa da quella originaria, introducendo nel processo un "petitum" diverso e più
ampio oppure una "causa petendi" fondata su situazioni giuridiche non prospettate
prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si
ponga al giudice un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia,
con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare
svolgimento del processo; si ha, invece, semplice "emendatio" quando si incida sulla
"causa petendi", in modo che risulti modificata soltanto l'interpretazione o
qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul "petitum", nel senso
di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento
della pretesa fatta valere” (così Cass. 12621/12).
Il limite processuale dell‟emendatio è comunque fissato dalla memoria ex art. 183,VI n.
1 c.p.c., sicchè la richiesta di trasformare la domanda subordinata in domanda
principale, che modifica radicalmente i presupposti del petitum (già indicati
nell‟accertamento della contraffazione), introduce un tema di indagine nuovo, pur se
fondato sui medesimi presupposti di fatto allegati in citazione, sicchè deve ritenersi
inammissibile.
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anche con riferimento al nuovo set di rivendicazioni, che come detto, hanno introdotto le
altezze dei picchi massimi nei due diversi intervalli di temperatura e la caratteristica che
il campione di fibra nel test di misurazione DSC è mantenuto allo stato libero, ma non
sono intervenute, né avrebbero legittimamente potuto, in relazione al procedimento
descritto per ottenere le fibre rivendicate.
Alla pronuncia di nullità della privativa azionata consegue la condanna delle attrici alla
integrale rifusione alle controparti delle spese di lite, qui liquidate –tenuto conto della
complessità ed importanza dell‟opera prestata, a favore di TYZ in euro 55.862,40, oltre
accessori di legge ed a favore di EOS 3 in euro 31.546,20 per compensi, oltre accessori
di legge, ed euro 27.687,87 per spese di CTP documentate.
Le spese di CTU, nella misura già liquidata dal G.I. in corso di causa, debbono essere
poste in via definitiva a carico delle parti attrici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle domande introdotte con atto di citazione
notificato il 24-28/7/09 DSM Dyneema BV e DSM IP Assets BV, rispettivamente
licenziataria e titolare del brevetto europeo EP 1 126 052, nei confronti della società
cinese Beijing Tongyizhong Speciality Fiber Technology & Developement Co (di
seguito TYZ) e di EOS 3 s.r.l., ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
A)
in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalle convenute,
dichiara la nullità della frazione italiana del brevetto europeo EP 1 126 052,
depositato il 23 marzo 2000 rivendicando le priorità giapponesi JP 22766299
dell‟11 agosto 1999, JP 24906599 del 2 settembre 1999, JP 25458199 dell‟8
settembre 1999, JP 28452899 del 5 ottobre 1999 e JP 28452999 del 5 ottobre
1999 concesso il 3 settembre 2003 e reso efficace in Italia con il successivo
deposito della sua traduzione in data 4 settembre 2003;
B)
rigetta le domande attoree;
C)
rigetta la domanda riconvenzionale di condanna delle attrici ex art. 96 c.p.c.;
D)
condanna le attrici, in via tra loro solidale, a rifondere alle convenute le spese
di lite, come sopra liquidate a favore di TYZ in euro 55.862,40, oltre accessori di
legge ed a favore di EOS 3 in euro 31.546,20 per compensi, oltre accessori di
legge, ed euro 27.687,87 per spese di CTP documentate;
E)
pone a carico definitivo delle attrici le spese di CTU, nella misura già liquidata
dal G.I. in corso di causa;
F)
manda la Cancelleria a trasmettere la presente sentenza all‟ UIBM per gli
adempimenti di legge.
Così deciso in Milano, camera di Consiglio del 30/4/15
Il Presidente
Dott. Marina Tavassi
Il giudice est.
Dott. Paola Gandolfi
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