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RG N. 3801/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
SEZIONE A
composto dai signori magistrati:
-
dott.ssa
Paola
GANDOLFI presidente
-
dott.ssa
Silvia
GIANI
-
dott.
Pierluigi
PERROTTI giudice est.
giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: contraffazione di modelli comunitari.
Nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione
notificato il 11 – 21.1.2013
DA
AUDI AG
rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimiliano Mostardini, Giovanni Galimberti, Fulvio
Mellucci e Edoardo Barbera, come da procura generale alle liti del 9.3.2012, con domicilio
eletto presso lo studio dei difensori, in Milano – via Borgogna, 8
- ATTORE CONTRO
ACACIA SRL
rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Esposito, Enrico Adriano Raffaelli ed Elisabetta
Teti, come da procura speciale a margine della comparsa di costituzione depositata il
9.5.2013, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori, in Milano – via Monte
Napoleone, 18
- CONVENUTO E CONTRO
FALLIMENTO PNEUSGARDA SRL
- CONVENUTO CONTUMACE 1
http://bit.ly/1l5Fv3e
Firmato Da: PERROTTI PIERLUIGI Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c15aa - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067
Sentenza n. 2271/2015 pubbl. il 19/02/2015
RG n. 3801/2013
RG N. 3801/2013
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
per Audi ag
nel merito
1)
rigettare tutte le domande proposte – anche in via pregiudiziale e subordinata – da
Acacia srl, in quanto infondate in fatto e in diritto;
2)
accertare e dichiarare che i cerchioni in lega WSP Italy, modelli W551 Wien Q7
(anthracite polished), W551 Wien Q7 Ant (matt gun metal), W551 Wien Q7 (hyper
silver), W566 Gea, W554 S8 Cosma, W554 S8 Cosma Two (anthracite polished), W557
S8 Cosma Two (hyper anthracite), W557 S8 Cosma Two (black polished), W560
Pompei (silver), W560 Pompei (matt gun metal), W567 Giasone (hyper silver), W567
Giasone (matt gun metal) e W567 Giasone (matt gun metal polished) (o comunque
denominati e identificati) prodotti, importati, esportati e/o comunque commercializzati
od offerti in vendita dalle convenute costituiscono contraffazioni delle registrazioni
RCD n. 132899-0001, 207667-0001, 207667-0002, 918016-0001, 1105712-0001,
1641952-0002, di cui è titolare l’attrice Audi ag ed inibirne l’ulteriore produzione,
importazione, esportazione e/o commercializzazione ed offerta in vendita;
3)
ordinare il ritiro dal commercio dei cerchioni in lega WSP Italy, modelli W551 Wien Q7
(anthracite polished), W551 Wien Q7 Ant (matt gun metal), W551 Wien Q7 (hyper
Giasone (matt gun metal) e W567 Giasone (matt gun metal polished) (o comunque
denominati e identificati) nonché di qualsiasi altro prodotto in contraffazione delle
registrazioni RCD n. 132899-0001, 207667-0001, 207667-0002, 918016-0001,
1105712-0001, 1641952-0002, di cui è titolare l’attrice Audi ag, ordinando la
distruzione, a spese delle convenute, di tutti i prodotti in contraffazione;
4)
accertare l’illiceità del comportamento delle convenute anche sotto il profilo delle
norme repressive della concorrenza sleale ed inibirne la prosecuzione;
5)
condannare le convenute, per i titoli di cui sopra, al risarcimento dei danni subiti
dall’attrice da liquidarsi nella misura che verrà accertata in corso di causa e, comunque,
secondo i criteri di liquidazione di cui all’art. 125 cpi o, in subordine, anche in via
equitativa;
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6)
fissare a carico delle convenute una penale nella misura di € 5.000,00 per ogni
violazione contestata successivamente alla pubblicazione della sentenza e di €
50.000,00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione di quanto disposto dall’emananda
sentenza;
7)
ordinare la pubblicazione del dispositivo dell’emananda sentenza sui quotidiani Il
Corriere della Sera e La Repubblica, oltre che su due riviste di settore a scelta
dell’attrice, pubblicazione da effettuarsi, con un rilievo non inferiore ad un quarto di
pagina, a cura dell’attrice e a spese delle convenute, con rivalsa delle spese medesime in
caso di omesso pagamento da parte delle convenute;
8)
ordinare la pubblicazione integrale dell’emananda sentenza per quattro mesi sulla home
page dei siti internet delle convenute.
in via istruttoria
9)
ammettere prova per testi sulle circostanze di fatto di cui ai seguenti capitoli di prova: 1)
in data 18.7.2013 un dipendente della società Tagliabue Star Gomme srl ha installato 4
cerchioni in lega WSP Italy W557 S8 Cosma Two, versione anthracite polished,
dimensioni 7,5 x 17, di cui alle fotografie che mi si rammostrano (doc. 56 e 57 del
fascicolo Audi) sull’automobile Volkswagen modello Passat, targa CP064EX; 2) Audi
non produce né ha mai prodotto il cerchione di cui alla registrazione RCD n. 2076670002 nelle dimensioni 7,5 x 17 e 7,0 x 16; 3) i dati riportati nel documento che mi si
rammostra (doc. 66 Audi) sono corretti e rispondono a verità e, in particolare, Audi
produce e ha prodotto il cerchione di cui alla registrazione RCD n. 207667-0002 solo
nelle dimensioni ivi indicate;
10)
ordinare alle convenute, ai sensi degli artt. 121 e 121bis cpi e 210 cpc l’esibizione di
tutte le scritture contabili obbligatorie nella parte relativa alla commercializzazione dei
prodotti per cui è causa (comunque denominati) e cioè i cerchioni in lega WSP Italy,
modelli W551 Wien Q7 (anthracite polished), W551 Wien Q7 Ant (matt gun metal),
W551 Wien Q7 (hyper silver), W566 Gea, W554 S8 Cosma, W554 S8 Cosma Two
(anthracite polished), W557 S8 Cosma Two (hyper anthracite), W557 S8 Cosma Two
(black polished), W560 Pompei (silver), W560 Pompei (matt gun metal), W567 Giasone
(hyper silver), W567 Giasone (matt gun metal) e W567 Giasone (matt gun metal
polished);
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11)
disporre ai sensi degli artt. 121 e 121bis cpi l’interrogatorio della dott.ssa Sabrina
Leopizzi, curatore del Fallimento Pneusgarda srl, nonché del legale rappresentante di
Acacia srl sui seguenti capitoli, con facoltà per il giudice di rivolgere all’interrogato,
d’ufficio o su istanza di parte, tutte le domande che ritiene utili per chiarire le
circostanze sulle quali si svolge l’interrogatorio: 4) fornisca l’interrogato i nomi e gli
indirizzi di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, fornitura ed importazione in Italia
dei prodotti di cui è causa, nonché dei grossisti e dei dettaglianti che partecipano alla
loro distribuzione e commercializzazione; 5) fornisca l’interrogato le informazioni sulle
quantità prodotte, importate in Italia, commercializzate e ordinate, nonché sul prezzo dei
prodotti di cui è causa. l’attrice chiede altresì che l’interrogatorio di cui sopra venga
ammesso ai sensi dell’art. 121bis, comma 1 lettera c), cpi, sugli stessi capitoli 4) e 5),
anche nei confronti di coloro che verranno indicati dal legale rappresentante di Acacia e
dal curatore del Fallimento Pneusgarda srl quali persone implicate nella produzione,
fabbricazione o distribuzione dei prodotti di cui è causa;
12)
disporre ctu contabile al fine di quantificare – anche sulla base della documentazione e
delle informazioni acquisite a seguito dell’ordine di esibizione e dell’interrogatorio
formale di cui sopra – i danni subiti da Audi ag a seguito dell’attività illecita posta in
essere dalle convenute. Il nominando ctu, ai fini dell’applicazione del meccanismo di
determinazione della sanzione risarcitoria che lo stesso riterrà opportuno adottare, potrà
altresì utilizzare diversi parametri deducibili dalla documentazione agli atti e/o dagli
ulteriori documenti che verranno sottoposti alla sua attenzione nel corso dell’espletanda
fase peritale;
in ogni caso
13)
con vittoria di spese, diritti e onorari anche con riferimento alla fase cautelare.
per Acacia srl
in via pregiudiziale
1)
e nella sola ipotesi i cui dovesse ritenerlo necessario e previa sospensione del giudizio,
disporre ai sensi dell’art. 267 TFUE la rimessione alla Corte di Giustizia Europea con
riferimento all’interpretazione dell’art. 110, regolamento CE n. 6/2002, dell’art. 14,
direttiva n. 98/71/CE, e, conseguentemente, dell’art. 241 cpi alla luce del regolamento n.
461/2010 e del regolamento n. 124 ECE/ONU chiedendo alla stessa di dire “se la
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qualificazione operata dal regolamento n. 124 ECE/ONU e, segnatamente, dagli artt.
2.4.3. e 2.4.4. delle ruote sostitutive replica sia rilevante ai fini della interpretazione
della clausola di riparazione di cui all’art. 110, regolamento CE n. 6/2002 e dell’art.
14, direttiva n.98/71/CE, e cioè se, con riguardo alla fattispecie delle ruote sostitutive
replica, sia il legislatore comunitario stesso ad aver ricondotto tali componenti nel
novero dei prodotti cui si applica la clausola di riparazione” e “se, anche alla luce
dell’ampia definizione di pezzo di ricambio indicata nel regolamento n. 461/2010, i
cerchioni per autovetture debbano essere qualificati come pezzi di ricambio che
consentono di ripristinare l’aspetto originario del prodotto complesso autovettura e
rientrare pertanto nel campo di applicazione della clausola di riparazione di cui all’art.
110, regolamento CE n. 6/2002 e dell’art. 14, direttiva n. 98/71/CE”.
nel merito
2)
rigettare tutte le domande ex adverso proposte in quanto infondate in fatto e in diritto
per tutti i motivi meglio espressi in narrativa
in via di subordine
3)
e nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di Audi, limitare le misure
concesse specificando che le stesse non trovano applicazione alle ipotesi in cui i
prodotti WSP Italy di Acacia siano prodotti, offerti in vendita e commercializzati da
Acacia solo in quanto destinati a sostituire a fini di riparazione i cerchioni
originariamente assemblati nell’autoveicolo così come immesso sul mercato dal
produttore;
4)
con vittoria di spese, diritti e onorari da attribuirsi ai sottoscritti procuratori antistatari
per dichiarato anticipo.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con ricorso cautelare ante causam depositato in data 3.4.2012 Audi ag esponeva di essere
titolare dei modelli comunitari relativi a cerchi in lega di alluminio nn. 132899-0001, 2076670001, 207667-0002, 918016-0001, 1105712-0001 e 1641952-0002, registrati tra il 2004 e il
2009. Aveva scoperto che Acacia srl e Pneusgarda srl, rispettivamente, producevano e
commercializzavano cerchioni c.d. in replica, costituenti piena e totale contraffazione dei
citati modelli, con la conseguente violazione della disciplina dettata a protezione delle
registrazioni di sua titolarità.
Concludeva chiedendo in via d’urgenza di inibire ad Acacia e Pneusgarda la produzione,
l’importazione, la distribuzione, la commercializzazione e la promozione dei cerchioni in
replica WSP Italy, modelli W551 Wien Q7 (anthracite polished), W551 Wien Q7 Ant (matt
gun metal), W551 Wien Q7 (hyper silver), W566 Gea, W554 S8 Cosma, W554 S8 Cosma Two
(anthracite polished), W557 S8 Cosma Two (hyper anthracite), W557 S8 Cosma Two (black
polished), W560 Pompei (silver), W560 Pompei (matt gun metal), W567 Giasone (hyper
silver), W567 Giasone (matt gun metal) e W567 Giasone (matt gun metal polished), con il
sequestro dei prodotti e della documentazione contabile, la fissazione di una penale adeguata
e la pubblicazione del provvedimento.
Acacia e Pneusgarda si costituivano nel procedimento cautelare con memorie depositate in
data 21.5.2012.
Invocavano la c.d. clausola di riparazione, prevista dall’art. 241 cpi, ed eccepivano la
mancanza di periculum, poiché i cerchioni in contestazione erano reperibili in commercio da
più di quattro anni.
Con ordinanza del 11.6.2012 il giudice designato respingeva il ricorso, rilevando il difetto del
periculum in mora.
1.2. Con atto depositato in data 26.6.2012 Audi proponeva reclamo avverso tale ordinanza,
che il Collegio confermava con successivo provvedimento del 2.11.2012.
1.3. Con atto di citazione notificato in data 11 – 21.1.2013 Audi conveniva in giudizio Acacia
e Pneusgarda, nel frattempo dichiarata fallita dal Tribunale di Monza con sentenza del
17.10.2012.
Richiamava tutto quanto già esposto in sede cautelare, precisando che Acacia svolgeva attività
di importazione, produzione, esportazione e vendita su larga scala dei cerchioni in
contraffazione, mentre Pneusgarda offriva al pubblico e commercializzava al dettaglio i
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medesimi prodotti. Ribadiva inoltre che la fattispecie si collocava al di fuori dell’ambito di
operatività della c.d. clausola di riparazione, prevista dall’art. 241 cpi, con conseguente piena
operatività della protezione derivante dalla titolarità di modelli registrati, come peraltro
riconosciuto da numerose decisioni conformi.
Concludeva chiedendo l’accertamento della contraffazione o del corrispondente illecito
concorrenziale, con l’inibitoria, la fissazione di penale adeguata, l’ordine di ritiro dal
commercio e di distruzione, la pubblicazione del provvedimento e il risarcimento di tutti i
danni.
Acacia si costituiva nel giudizio di merito con comparsa depositata in data 9.5.2013.
In via pregiudiziale chiedeva la rimessione di una questione interpretativa alla Corte di
Giustizia Europea, con particolare riferimento agli art. 110, regolamento CE n. 6/2002, 14,
direttiva n. 98/71/CE, e 241 cpi, anche alla luce delle previsioni contenute nel regolamento n.
461/2010 e nel regolamento n. 124 UN/ECE. Sottolineava infatti che le disposizioni contenute
nel regolamento UN/ECE n. 124/2006 in tema di definizione della c.d. ruota sostitutiva
replica erano incompatibili con il riconoscimento di una protezione ai modelli aventi ad
oggetto il cerchio, quale parte integrante della ruota. Analogamente, doveva attribuirsi rilievo
all’ampia nozione di nozione di pezzi di ricambio, contenuta nel regolamento UE n.
461/2010. Nel merito evidenziava di essere l’unica azienda autorizzata a produrre e
commercializzare le c.d. ruote sostitutive replica ai sensi del regolamento UN/ECE n.
124/2006. In tutta la sua attività commerciale precisava sempre e in modo chiaro che i
cerchioni WSP erano destinati in via esclusiva a funzione di mero ricambio e a finalità di sola
riparazione. Era quindi prassi del tutto abituale l’evasione di ordini per cerchioni singoli, a
riprova della destinazione al ripristino dello stato originario del veicolo. Precisava anche di
riprodurre i cerchioni Audi soltanto nelle misure ufficiali previste nei cataloghi della
controparte e per i modelli di auto ad essi abbinati.
Concludeva chiedendo la rimessione degli atti alla Corte di Giustizia dell’UE e, in ogni caso,
il rigetto di tutte le domande svolte da controparte.
Con ordinanza del 29.5.2013 veniva dichiarata la contumacia del Fallimento Pneusgarda srl.
Vista l’opportunità di rimettere al Collegio la decisione sulla richiesta pregiudiziale avanzata
da Acacia ai sensi dell’art. 267 TFUE e sulla configurabilità dell’illecito lamentato da Audi, le
parti precisavano le conclusioni all’udienza del 9.7.2014.
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2. Seguendo l’ordine logico delle questioni sottoposte al vaglio di questo Tribunale, occorre
esaminare, in primo luogo, la richiesta di Acacia di rimessione degli atti al Corte di Giustizia
dell’UE.
La richiesta non è meritevole di accoglimento sotto entrambi i profili prospettati dalla
convenuta.
In primo luogo, il Tribunale deve ribadire la sostanziale e pressoché pacifica irrilevanza ai fini
della decisione della presente controversia delle normative tecniche elaborate in sede
internazionale e recepite a livello comunitario e nazionale, rispettivamente, con il regolamento
UN/ECE n. 124/2006 e con il d.m. n. 20/2013.
Questi interventi normativi nulla statuiscono, neppure in modo indiretto o implicito, sul tema
della limitazione alla tutela dei modelli registrati, trattandosi di un profilo del tutto estraneo
alle ben circoscritte e del tutto differenti finalità tecniche di tali prescrizioni normative. Le
regole in esame mirano esclusivamente a garantire un livello adeguato di sicurezza nella
circolazione dei veicoli stradali, attraverso l’individuazione di precisi requisiti di
omologazione e di predeterminate caratterisitiche tecniche di taluni componenti degli
autoveicoli, in particolare del c.d. sistema ruota.
Peraltro le disposizioni transitorie contenute negli artt. 241 cpi e 110, regolamento CE n.
6/2002 riservano ad altro e ben diverso tipo di intervento sistematico, specificamente
demandato alla Commissione Europea, la futura ridefinizione dei limiti di azionabilità delle
privative.
Non ricorrono le condizioni per dare seguito al rinvio pregiudiziale neppure con riferimento al
secondo aspetto evidenziato da Acacia e relativo alla possibilità di qualificare il cerchione
come pezzo di ricambio. Il tentativo di delimitare l’ambito di applicazione dell’art. 241 cpi in
base alla collocazione dei componenti nelle due contrapposte categorie di accessorio o
ricambio non è di alcun ausilio nel caso di specie ed anzi rischia di risultare fuorviante.
Seguendo questa impostazione vi sarebbero componenti di serie che integrano l’aspetto
originario della vettura all’atto dell’acquisto e componenti opzionali, non di serie, qualificabili
come accessori e soltanto questi ultimi sarebbero di regola estranei alla c.d. clausola di
riparazione.
Questa linea argomentativa si dimostra però priva di qualsiasi significato giuridico nel caso
specifico dei cerchioni poiché non si determina alcuna ricaduta sulla esigenza di ripristino
dell’aspetto originario. A ben vedere, infatti, la nozione di aspetto originario può facilmente
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estendersi anche all’immagine della vettura come modificata dal proprietario in un momento
differente e successivo rispetto al suo acquisto.
È pertanto chiaro che per il cerchio in lega la qualificazione come accessorio o ricambio
rimane irrilevante sul piano giuridico. Tale classificazione ha una funzione puramente
descrittiva e finisce per dipendere soltanto dalle ragioni – del tutto soggettive – della scelta
effettuata dal proprietario della vettura sul quale questi articoli vengono montati.
In definitiva, il Collegio ritiene che la controversia possa essere definita secondo una
ordinaria attività di interpretazione delle norme comunitarie e di diritto interno rilevanti ai fini
della decisione, rispetto alle quali vi è un dibattito esegetico ampiamente stratificato e che
trova riscontro nei numerosi precedenti in materia, provenienti dalle più disparate autorità
giudiziarie di diverse nazioni. Sul punto specifico peraltro questo Tribunale ha avuto modo di
ribadire in più occasioni, in sede cautelare e di merito, il proprio convincimento interpretativo
che viene confermato anche ai fini della decisione della presente controversia.
3. Passando al merito della controversia, Acacia non ha svolto alcuna contestazione sulla
validità delle privative comunitarie azionate in questa sede da Audi. È inoltre del tutto
pacifico che i cerchi in replica offerti in vendita da Acacia riproducano fedelmente tutte le
caratteristiche dei modelli dell’attore.
Il convenuto rivendica la legittimità di questa condotta in forza dell’invocata operatività della
c.d. clausola di riparazione contenuta nell’art. 241 cpi e nell’art. 110, regolamento CE n.
6/2002. Secondo tale norma i diritti esclusivi sui componenti di un prodotto complesso non
possono essere fatti valere per impedire la vendita dei componenti stessi per la riparazione del
prodotto complesso al fine di ripristinarne l’aspetto originario.
Occorre verificare se nel caso di specie possa trovare applicazione la disciplina derogatoria
delineata dai citati artt. 241 cpi e 110, regolamento CE n. 6/2002.
3.1. Il cerchione rientra nella nozione delineata dall’art. 31, comma 3, cpi, in base al quale per
prodotto complesso si intende un prodotto formato da più componenti che possono essere
sostituiti, consentendo lo smontaggio e un nuovo montaggio del prodotto.
Questa previsione di carattere generale si attaglia perfettamente alle caratteristiche del cerchio
poiché, come previsto dal dato letterale della norma, si tratta di un componente sostituibile del
prodotto complesso attraverso una semplice operazione di smontaggio e successivo
rimontaggio.
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Non è peraltro possibile invocare una pretesa autonomia di questa componente rispetto al
resto della macchina enfatizzando a dismisura il profilo della sua autonomia estetica rispetto
alla vettura, aspetto sul quale si tornerà diffusamente in seguito. Questo argomento si fonda su
un assunto inesatto e fuorviante e cioè che tutti i cerchioni presentino sempre un significativo
ed apprezzabile gradiente estetico.
In realtà è pacifico che i cerchi debbano assolvere innanzitutto ad un fondamentale compito
strutturale di sostegno dello pneumatico. Anche un cerchio dalla forma banale, scontata e del
tutto privo di appeal estetico assolverà comunque questa funzione, come peraltro si può
ricavare dalla definizioni contenute in diverse normative tecniche.
Si intende fare riferimento alle nozioni introdotte nel già citato regolamento UN/ECE n.
124/2006, recante le disposizioni uniformi relative all’omologazione di ruote per autovetture e
loro rimorchi, nozioni di recente richiamate e recepite anche nel d.m. n. 20/2013 del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti.
L’art. 2.1.3, regolamento n. 124/2006 UN/ECE, definisce il cerchio come “la parte di ruota
su cui è montato il pneumatico e che lo sostiene”, dizione espressamente richiamata dall’art.
1, d.m. n. 20/2013. Questa caratteristica strutturale è quindi necessariamente comune a tutti i
cerchi e determina un insopprimibile vincolo di complementarietà funzionale, ratificato
normativamente anche dal successivo art. 3, d.m. n. 20/2013, in base al quale “ciascun
sistema ruota è progettato, costruito e montato in modo che, in condizioni normali di impiego
e malgrado le sollecitazioni cui può essere sottoposto, non siano alterate le originarie
caratteristiche del veicolo in termini di prestazioni e sicurezza, nonché in modo da resistere
agli agenti di corrosione e di invecchiamento cui è esposto.”
Si comprende chiaramente che il sistema ruota – di cui il cerchio è parte integrante – incide
sempre in modo significativo sulle prestazioni e sulla sicurezza della vettura. Pertanto è
evidente che il cerchio sia un componente del prodotto complesso automobile anche in senso
tecnico giuridico, in virtù dell’acclarato inscindibile collegamento funzionale alla vettura.
Questa destinazione funzionale necessaria del cerchio può essere integrata anche da
un’eventuale ed ulteriore finalità estetica ed è pacifico che Audi abbia dedicato notevole
attenzione allo sviluppo di questi connotati estetici aggiuntivi dei cerchioni.
3.2. L’art. 241 cpi è una norma speciale che introduce un’eccezione alla regola generale di
proteggibilità dei modelli registrati ed è quindi norma di stretta interpretazione, riferibile solo
e soltanto ai pezzi necessari a ripristinare l’aspetto originario del prodotto complesso.
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La disposizione in esame non può invece applicarsi a quei componenti idonei a modificare
l’aspetto originario del prodotto con un autonomo apporto estetico, trattandosi di pezzi a
forma sostanzialmente libera che si inseriscono nell’estetica complessiva dell’automobile
senza però dipenderne e che possono essere sostituiti con componenti a forma diversa senza
intaccarne l’unitarietà.
In forza di tale premessa, come già accennato sopra, il tentativo di delimitare l’ambito di
applicazione dell’art. 241 cpi in base alla classificazione del componente come accessorio o
come ricambio non porta a risultanti soddisfacenti.
Richiamando infatti quanto già evidenziato al precedente punto 2. si deve ribadire che per il
cerchio in lega la qualificazione come accessorio o ricambio è irrilevante sul piano giuridico.
Tale classificazione ha una funzione puramente descrittiva e finisce per dipendere soltanto
dalle ragioni – del tutto soggettive – della scelta effettuata dal proprietario della vettura sul
quale questi articoli vengono montati.
Come già rilevato da questo stesso Tribunale in altre precedenti pronunce sulla medesima
questione, il tema centrale è invece rappresentato dal chiaro rapporto di autonomia esistente
tra l’estetica della vettura e l’estetica del cerchione.
In altri termini, la progettualità delle caratteristiche estetiche qualificanti di un modello di
autovettura si presenta del tutto slegata ed indipendente rispetto allo sviluppo delle
combinazioni di linee e forme proprie del cerchione.
In mancanza di un vincolo necessario di complementarietà estetica tra cerchione e autovettura
si deve quindi escludere che la vendita del componente possa ritenersi finalizzata al ripristino
dell’aspetto originario del prodotto complesso, poiché l’aspetto originario della vettura non è
in alcun modo condizionato dalla configurazione del cerchione, che presenta e introduce un
suo autonomo gradiente estetico, rispondente al gusto del proprietario dell’auto e del tutto
indipendente dalle peculiarità della forma del veicolo.
L’assenza di tale legame induce il Tribunale a ribadire la propria valutazione, già espressa in
sede cautelare, di inapplicabilità della c.d. clausola di riparazione ai modelli di cerchi in lega
oggetto di causa.
L’esistenza, del tutto pacifica, di operatori specializzati nella sola produzione e vendita di
cerchioni assevera questa conclusione. È infatti chiaro che tali soggetti propongono prodotti
progettati e sviluppati senza vincoli di appartenenza ad alcuna casa automobilistica, a riprova
dell’esistenza di un’autonoma rilevanza estetica dei cerchioni rispetto all’aspetto esteriore
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delle vetture sulle quali verranno montati. Per quanto si possa agevolmente ipotizzare che i
cerchi Audi siano destinati innanzitutto alle auto di propria produzione, nulla impedisce che
gli stessi possano essere montati anche su veicoli di altre case.
L’attore ha peraltro fornito la prova di tale circostanza, dimostrando l’oggettiva possibilità di
ottenere il montaggio di un set completo di cerchi in replica di una delle privative registrate da
Audi su di un modello di una diversa casa automobilistica, segnatamente su di una
Volkswagen Passat.
In forza di queste considerazioni è allora del tutto irrilevante che il cerchione possa essere in
concreto acquistato per una pretesa finalità di mera riparazione poiché anche in questo caso
non si realizzerebbe alcun ripristino dell’aspetto originario della vettura, poiché tale aspetto
originario è individuato – sul piano estetico – da elementi qualificanti differenti e autonomi
rispetto alle sembianze esteriori del cerchio della ruota.
3.3. Tali argomenti appaiono invero assorbenti ai fini della definizione della presente
controversia.
Nondimeno, per doverosa completezza della motivazione, devono essere valutate anche le
argomentazioni difensive di Acacia incentrate sulla effettiva destinazione dei propri cerchi in
replica solo a finalità di riparazione, così assicurando il pieno rispetto delle previsioni degli
artt. 241 cpi e 110, regolamento CE n. 6/2002, poiché il suo componente avrebbe sempre e
soltanto una destinazione concreta di mero ripristino, superando così ogni questione in tema
di insussistenza di un vincolo di complementarietà estetico tra cerchio e veicolo.
Sul punto specifico il Collegio ritiene che la convenuta non abbia però fornito una prova
adeguata in ordine alla integrale destinazione delle propria produzione di cerchi in replica dei
modelli Audi soltanto a scopo di riparazione.
La produzione in giudizio di un buon numero di ordinativi riferiti a cerchi singoli, o
comunque in numero inferiore ad un set completo da quattro, non consente di comprendere
quale sia il rapporto tra il volume di affari totale della produzione dei cerchi oggetto di causa e
quello propriamente imputabile ai predetti ordinativi singoli o “dispari”. La stessa Acacia
peraltro riconosce di avere ordinativi multipli, destinati a grossisti, con conseguente
impossibilità di dare riscontro certo dell’impiego esclusivo a fini di riparazione dei suoi
prodotti. E infatti parte convenuta riconosce anche che non può escludere che i suoi clienti
possano fare in concreto un utilizzo dei suoi prodotti diverso dalla quello di mera riparazione
e ripristino dello stato originario del veicolo.
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Né tantomeno si può attribuire valenza probatoria dirimente agli accorgimenti predisposti da
Acacia per dare conto all’esterno della propria intenzione di offrire sul mercato i cerchi in
replica soltanto ai fini di riparazione. Le dichiarazioni di tale contenuto inserite nella
documentazione commerciale e tecnica allegata ai prodotti non è idonea a comprovare in
modo univoco l’oggettiva utilizzazione del cerchio solo con finalità di riparazione.
I rilievi sin qui articolati rendono in ogni caso irrilevante l’approfondimento di un altro tema
fattuale controverso, relativo cioè alla produzione da parte di Acacia di cerchi con misure non
conformi a quelli previsti nei listini e cataloghi ufficiali Audi.
3.4. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, si deve ritenere accertata la contraffazione
da parte dei convenuti dei sei modelli di titolarità di Audi azionati in questa sede, con la
conseguente inibitoria a carico dei convenuti di ogni ulteriore attività di importazione,
produzione, commercializzazione e promozione dei prodotti contraffatti e con la fissazione di
una penale adeguata, come da dispositivo.
In relazione alle domande svolte nei confronti del Fallimento Pneusgarda si deve precisare
che può essere esaminata soltanto la domanda di accertamento dell’illecito in quanto
preordinata alla pronuncia delle statuizioni tipiche in tema di inibitoria, pubblicazione del
provvedimento, ordine di ritiro dal commercio e distruzione dei prodotti.
Si devono invece qualificare improcedibili tutte le richieste di accertamento della sussistenza
di crediti, anche eventuali e futuri, verso la società fallita – ovvero la fissazione di penale, la
ripetizione delle spese di esecuzione della pubblicità del provvedimento e, ovviamente, il
risarcimento del danno derivante dall’illecito contraffattorio. Ai sensi degli artt. 52 e 92 e ss
l.f., tali diritti potranno e dovranno essere azionati in sede concorsuale, nel rispetto delle
forme tipiche dell’accertamento del passivo.
Ai sensi dell’art. 126 cpi, si può accogliere la domanda di pubblicazione della presente
sentenza, limitatamente al dispositivo, quale forma di riparazione del danno all’immagine
cagionato all’attore, rendendo in tal modo nota alla collettività la presente decisione. Vista la
rilevanza della fattispecie e tenuto conto della tipologia di prodotto a cui si riferisce la
contraffazione, la pubblicazione dovrà essere eseguita sul quotidiano Repubblica e sul
periodico di settore Quattroruote per una sola volta, su due colonne e a caratteri doppi del
normale a cura e spese del convenuto Acacia, entro trenta giorni dalla notificazione della
presente sentenza, con facoltà per l’attore di provvedervi a sua cura, in caso di incompleto o
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intempestivo adempimento da parte dell’obbligato, ripetendo da questi le spese a semplice
presentazione della fattura.
Il Collegio ordina altresì ad Acacia e al Fallimento Pneusgarda il ritiro dal commercio e la
distruzione dei cerchi replica oggetto di causa, ai sensi dell’art. 124, comma 1 e 3, cpi,
disponendo che vi provvedano a loro cura e spese, sotto il controllo di Audi.
4. Ai fini della quantificazione del danno risarcibile da parte di Acacia si rende invece
necessario un supplemento di istruttoria, sul quale il Tribunale dispone come da separata
ordinanza.
5. Nella regolamentazione delle spese di lite riferite al rapporto processuale tra Audi e il
Fallimento Pneusgarda occorre innanzitutto tenere conto del fatto che la posizione di tale
convenuto, rimasto contumace, è del tutto ancillare rispetto alle contestazioni mosse contro
Acacia.
Si deve inoltre evidenziare che l’interesse principale della procedura collegato all’esito della
presente causa è quello di vedere fissata una precisa regola di comportamento in ordine alla
legittimità dell’attività liquidatoria dei prodotti in giacenza, sempre che siano stati reperiti ed
inventariati nell’attivo fallimentare esemplari dei cerchi in replica oggetto di causa.
In forza di tali rilievi, il Tribunale ritiene che sussistano giusti motivi per addivenire
all’integrale compensazione delle spese di lite tra Audi e il Fallimento Pneusgarda.
Quanto al rapporto processuale tra Audi e Acacia le spese di lite saranno liquidate all’esito
della definizione del giudizio.
PQM
visti gli artt. 275 e ss. cpc, il Tribunale di Milano, anche in funzione di Tribunale dei modelli
comunitari, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, pronunciando
in via definitiva limitatamente al rapporto processuale tra Audi ag e Fallimento Pneusgarda
srl:
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-
accerta e dichiara che l’importazione, la produzione, la commercializzazione e la
promozione pubblicitaria, effettuate in qualsiasi forma e con qualunque modalità, da
parte da parte di Acacia srl e di Pneusgarda srl, oggi in fallimento, di cerchioni c.d.
replica costituisce contraffazione dei modelli comunitari nn. 132899-0001, 2076670001, 207667-0002, 918016-0001, 1105712-0001, 1641952-0002, di titolarità di Audi
ag;
-
inibisce ad Acacia srl e al Fallimento Pneusgarda srl la prosecuzione e la reiterazione di
tali illeciti con particolare riferimento a cerchi in lega WSP Italy, modelli W551 Wien
Q7 (anthracite polished), W551 Wien Q7 Ant (matt gun metal), W551 Wien Q7 (hyper
Giasone (matt gun metal) e W567 Giasone (matt gun metal polished), o comunque
denominati e identificati;
-
fissa in € 300,00 la somma dovuta da Acacia srl per ogni eventuale violazione accertata
dopo la notificazione della presente sentenza e in € 600,00 la somma dovuta da Acacia
srl per ogni giorno di ritardo nella sua esecuzione dopo la notificazione della presente
sentenza;
-
ordina la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza, pubblicazione da
effettuare sul quotidiano La Repubblica e sul mensile Quattroruote per una sola volta,
su due colonne e a caratteri doppi del normale, a cura e spese di Acacia srl, entro trenta
giorni dalla notificazione della presente sentenza, con facoltà per l’attore di provvedervi
a sua cura, in caso di incompleto o intempestivo adempimento da parte di Acacia srl,
ripetendo da questa le spese a semplice presentazione della fattura;
-
ordina ad Acacia srl e al Fallimento Pneusgarda srl il ritiro dal commercio e la
distruzione dei cerchi in lega WSP Italy, modelli W551 Wien Q7 (anthracite polished),
W551 Wien Q7 Ant (matt gun metal), W551 Wien Q7 (hyper silver), W566 Gea, W554
S8 Cosma, W554 S8 Cosma Two (anthracite polished), W557 S8 Cosma Two (hyper
anthracite), W557 S8 Cosma Two (black polished), W560 Pompei (silver), W560
Pompei (matt gun metal), W567 Giasone (hyper silver), W567 Giasone (matt gun metal)
e W567 Giasone (matt gun metal polished), o comunque denominati e identificati,
provvedendovi a propria cura e spese, sotto il controllo di Audi ag;
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-
dichiara improcedibili tutte le ulteriori domande svolte da Audi ag nei confronti del
Fallimento Pneusgarda srl;
-
compensa interamente le spese di lite tra Audi ag e il Fallimento Pneusgarda srl;
-
dispone come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio tra Audi ag e
Acacia srl;
-
spese relative al rapporto processuale tra Audi ag e Acacia srl al definitivo.
Così deciso in Milano, il 27 novembre 2014.
Il Presidente
(dott.ssa Paola Gandolfi)
Il Giudice estensore
(dott. Pierluigi Perrotti)
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