apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
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TRIBUNALE DI MILANO Sezione specializzata in materia d’impresa Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: Dott. Paola Gandolfi Presidente rel. Dott. Silvia Giani giudice Dott. Pieluigi Perrotti giudice ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento ex art. 669 terdecies c.p.c. iscritto al N. 18469/2014 R.G. promosso da: BUDWEISER BUDVAR (c.f. ), con il patrocinio degli avv. DE BOSIO STEFANO K. KIEM GMBH (c.f. 00388370215 ), con il patrocinio degli avv. DE BOSIO STEFANO ITALSUG TRADE SRL (c.f. 11575020158 ), con il patrocinio degli avv. DE BOSIO STEFANO BISCALDI LUIGI IMPORT EXPORT SRL (c.f. 00887140036 ), con il patrocinio degli avv. DE BOSIO STEFANO reclamante pagina 1 di 5 http://bit.ly/1XPuP6T Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 Sezione A reclamanti contro: ANHEUSER BUSCH ITALIA SPA (C.F. 12363450151 ), con il patrocinio dell‟avv. VANZETTI ADRIANO **************** Il Collegio, a scioglimento della riserva, OSSERVA: A) Solo poche parole debbono essere spese in ordine al fumus boni iuris, considerato che la S.C. ha confermato, con sentenza 21472/13, la sentenza della Corte d‟Appello di Milano che ha dichiarato la nullità per decettività del marchio n. 589.805 “Budweiser” di titolarità di AB. Malgrado il precedente giudicato di nullità dei segni di BB, per carenza di novità -che aveva anche accertato che la parola Budweiser non poteva considerarsi una valida indicazione geografica, essendo rimasta indimostrato il collegamento ad un milieu- le Corti hanno considerato come nell‟art. 18 LM (applicabile ratione temporis) ed ora nell‟art. 14 CPI l‟unico elemento che viene in considerazione è “quello del segno idoneo ad ingannare il pubblico sulla provenienza geografica del prodotto o dei servizi”. Il S.C. ha precisato come i requisiti richiesti per la tutela delle indicazione geografiche siano molto più stringenti di quelli per la dichiarazione di decettività. La normativa sui marchi consente l‟uso di un nome geografico quale segno distintivo solo laddove non esista alcun collegamento tra il prodotto e la località geografica ed i prodotti tipici della stessa. È invece sufficiente che risulti che “in una certa località esista un certo prodotto conosciuto come da essa proveniente per far sì che il nome di quella località non possa essere utilizzato come marchio dello stesso prodotto”, circostanza ricorrente nel caso di specie, come accertato dalla Corte d‟Appello, con adeguata motivazione basata su indici e documenti attendibili. Nei limiti della cognizione cautelare, pare plausibile che analoghe considerazioni potranno essere fatte (relativamente alla “porzione italiana”) nella causa di merito in relazione al marchio internazionale, avente il medesimo “cuore” denominativo Budweiser, registrato il 30/9/04 da AB al numero 835.837 (doc. 7 AB). pagina 2 di 5 http://bit.ly/1XPuP6T Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 reclamato pagina 3 di 5 http://bit.ly/1XPuP6T Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 Comunque, la prova dell‟intervenuta “riabilitazione” del segno di AB, con superamento delle ragioni di decettività sussistenti agli inizi degli anni „90 del secolo scorso, richiederebbe un‟indagine di fatto assai più penetrante delle relazioni demoscopiche di parte prodotte in causa, peraltro dal contenuto assai controverso e controvertibile. Non può infatti sfuggire che, se una percentuale non insignificante del pubblico riconosce l‟origine nordamericana della birra di AB, la stragrande maggioranza la ritiene tedesca, cioè proveniente dall‟area “mitteleuropea”, anche se non individua specificamente la Boemia, al pari di quanto accadrebbe probabilmente anche alla più nota “Pilsner”. Analogamente, per le considerazioni su cui è intervenuto il giudicato, appare allo stato improbabile che l‟uso del segno “Budweiser” da parte di BB o di soggetti produttori dell‟area di Ceské Budejovice possa considerarsi a sua volta decettivo. Peraltro, la stessa resistente riconosce come, in attesa delle pronunce di merito sulle questioni sopra sintetizzate, la situazione determinata dalla dichiarazione di decettività l‟abbia indotta a modificare le proprie politiche commerciali, adottando, sin dall‟inizio del 2014, il nuovo marchio “Bud” e procedendo alla sostituzione dei prodotti già contrassegnati con Buweiser. B) Pertanto merita maggior approfondimento il requisito del periculum in mora, inteso come rischio immediato ed ineliminabile di un definitivo turbamento del mercato, in carenza del provvedimento cautelare. In proposito, va ricordato come, allo stato, le ricorrenti non siano titolari di un marchio registrato “Budweiser” che consenta loro di accedere alla tutela della proprietà industriale ex art. 124 e segg. CPI Pertanto, la accertata decettività dei segni di AB le legittima solo a chiedere le cautele fondate sulla slealtà concorrenziale, in relazione all‟illecito uso di un segno che per le sue potenzialità evocative di un territorio disturba il libero e proficuo uso del nome germanico che indica la –veritiera- provenienza dal territorio stesso delle birre prodotte a Ceské Budejovice. Di conseguenza solo la sanzione dell‟inibitoria (eventualmente assistita da astreinte) potrebbe essere attivata nella presente sede. Non va però dimenticato che il provvedimento cautelare non è finalizzato a porre rimedio agli eventuali ritardi nell‟adempimento delle condotte conformative alla pronuncia di nullità, bensì ad impedire che, in loro assenza l‟ingresso sul mercato delle ricorrenti sia impedito o comunque gravemente pregiudicato dalla presenza del marchio decettivo per contrassegnare i prodotti delle resistenti o comunque per pubblicizzarli. Ora, nelle more del procedimento cautelare AB ha definitivamente cessato la commercializzazione di birre contrassegnate “Budweiser” per sostituirle con quelle a marchio “Bud”. Qualche residuale traccia di messa in vendita da parte di terzi, individuata dai ricorrenti nella fase iniziale del reclamo, pare pagina 4 di 5 http://bit.ly/1XPuP6T Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 definitivamente superata dalla intervenuta scadenza degli ultimi prodotti AB a marchio Budweiser introdotti sul mercato italiano. L‟operazione di sostituzione, ampiamente documentata dalla difesa della resistente, è iniziata sin dal settembre-ottobre 2013 (prima della proposizione del ricorso cautelare) ed è proseguita per tutta la prima metà del 2014, in pendenza di procedura, con rilevanti costi, di circa 1.300.000,00 euro, ed evidenti sforzi organizzativi, considerata l‟ampia diffusione sul mercato della birra di AB. Pare al Collegio che una così rilevante mole di investimenti segnali inequivocamente l‟irreversibilità della scelta commerciale di AB, quantomeno sino alle pronunce definitive di merito. Se quindi è venuto meno il rischio che il consumatore acquisti una birra di AB ritenendo di acquistare il prodotto originale di Ceské Budejovice, qualche rilevante confusione residua a livello di comunicazione e percezione, da parte della stessa Grande Distribuzione. Tuttavia, AB è immediatamente intervenuta per porre fine ad episodi in tal senso, non appena segnalati dalla controparte (cfr. doc. 55 res.). Anche l‟errore in cui è incorso uno dei più importanti quotidiani italiani, che ha corredato una notizia su AB con la foto della catena produttiva della ceca “Budvar” ha dato luogo, dopo la segnalazione in udienza, ad una richiesta di rettifica (peraltro con un esito assai poco chiarificatore, per scelta del giornale). Pare al Tribunale che i residuali episodi di sovrapposizione e confusione -non determinati da condotte attive di AB, che, anzi, si è attivata per rimediaredebbano considerarsi allo stato fisiologici, considerato il precedente accreditamento del segno di AB dichiarato decettivo e che solo il passaggio del tempo -con il radicarsi sul mercato italiano della birra Budweiser-Budvar e con la definitiva sostituzione, nel suo specifico sotto-segmento di mercato, del marchio “Bud” per la birra di AB- potrà eliminarli del tutto. In proposito, peraltro, la resistente ha segnalato l‟inizio di una ampia campagna pubblicitaria incentrata sul segno “Bud” e sulla sua provenienza nordamericana, di cui sono stati prodotti i progetti e che risulta effettivamente in corso. Tale scelta comunicazionale di grande portata -accompagnata da analoga e contrapposta campagna delle ricorrenti, già da tempo iniziatadovrebbe sgombrare il campo, in un tempo ridotto, da ogni residua confusione. Invece nessun adempimento, anche il più diligente, potrà mai superare i problemi posti dalla coesistenza di segni “Budweiser” in contrapposizione, quanto al significato di provenienza imprenditoriale, su mercati nazionali diversi, anche nel medesimo spazio CE, e comunque resi contigui dalla universalità della comunicazione di massa, (pure con mezzi tradizionali come è accaduto per la pubblicità durante i campionati del mondo di calcio, essendo pagina 5 di 5 http://bit.ly/1XPuP6T Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 il marchio registrato in Brasile a nome di AB). Solo un‟adeguata scelta imprenditoriale di separazione dei segni, che ponga fine ad una contesa ultracentenaria, potrà porvi rimedio, ma certo la soluzione esula dai poteri, anche cautelari, di questo giudice nazionale. In conclusione il Collegio ritiene che il requisito del “periculum in mora”, pur se parzialmente sussistente all‟epoca di presentazione del ricorso, sia nelle more del tutto venuto meno (avendo la pendenza della procedura peraltro garantito un più efficace adeguamento spontaneo al dettato di decettività). Gli enormi sforzi imprenditoriali ed i relativi costi sostenuti da AB evidenziano l‟irreversibilità della scelta di transitare sul marchio “Bud”, sicchè che non residua in concreto un rischio di ripresa della condotta anticoncorrenziale lamentata dai ricorrenti che possa giustificare un provvedimento de futuro quale l‟inibitoria. In questo contesto, la pubblicazione del provvedimento avrebbe una natura eminentemente risarcitoria, tanto da dovere essere demandata alla fase di merito, in uno con le ulteriori richieste risarcitorie, ove sussistenti. Pertanto deve concludersi che, nelle more, è venuto meno l‟interesse ex art. 100 c.p.c. al provvedimento richiesto e la pretesa cautelare non può essere accolta, sicchè deve trovare conferma il provvedimento impugnato (sia pure alla luce anche di fatti in parte sopravvenuti). La circostanza da un lato dell‟originaria parziale fondatezza della pretesa (peraltro forse eliminabile mediante l‟intimazione di una più stretta collaborazione) e dall‟altro dell‟inizio, ancor prima del deposito del ricorso, dell‟adeguamento della commercializzazione di AB alla pronuncia di decettività costituiscono motivo per l‟integrale compensazione delle spese anche della presente fase di reclamo. P.Q.M. non accoglie il reclamo per sopravvenuta carenza di interesse ad agire cautelare, compensa le spese. Si comunichi alle parti. Milano Camera di Consiglio del 16/10/14 Il Presidente Paola Gandolfi