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N. R.G. 87124/2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
-SEZIONE AIl Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marina Tavassi
dott. Claudio Marangoni
dott.ssa Alima Zana
Presidente
Giudice a latere
Giudice estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 87124/2009 promossa da:
ALBAN GIACOMO SPA, con il patrocinio degli avv.ti LAZZARINI LUCIO
EMILIO, SENO FABRIZIO e FRANCINI SERGIO, PIAZZALE STAZIONE, 8
35100 PADOVA, elettivamente domiciliato in VIA PODGORA, 11 20122
MILANO presso il difensore avv. LAZZARINI LUCIO EMILIO
ATTORE
contro
BONAITI SERRATURE SPA, con il patrocinio dell‟avv. RAPISARDI
ALFIO elettivamente domiciliato in FORO BUONAPARTE, 12 20121
MILANO presso il difensore avv. RAPISARDI ALFIO
GIOVANNI ASCHIERI, con il patrocinio dell‟avv. RAPISARDI ALFIO,
elettivamente domiciliato in FORO BUONAPARTE, 12 20121 MILANO presso
il difensore avv. RAPISARDI ALFIO
CONVENUTI
http://bit.ly/1tKwDmR
Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622
Sentenza n. 7708/2014 pubbl. il 11/06/2014
RG n. 87124/2009
Repert. n. 6542/2014 del 11/06/2014
OGGETTO: domanda di nullità di brevetti italiani per invenzione industriale,
domanda di concorrenza sleale per denigrazione; domande riconvenzionali di
contraffazione, inibitoria, risarcimento del danno e pubblicazione.
CONCLUSIONI:
Come
da
fogli
di
precisazione
delle
conclusioni del 8.1.2014 qui integralmente riportate
RG n. 87124/2009
Repert. n. 6542/2014 del 11/06/2014
Per Ditta ALBAN GIACOMO SPA
Nel merito
Previo
il
rigetto
di
ogni
contestazione
ed
eccezione
pregiudiziale ex adverso opposte, anche in punto di interesse ad
agire, senza accettazione di contraddittorio verso domande,
eccezione o istanze che rivestano carattere di novità:
1. Accertare e dichiarare la nullità, totale e/o parziale,
dei
titoli
n°
1325808,
n°
1349234,
n°
(domanda)
MI2007U000063 e n° MI2006A001352, quanto alla vertenza
contraddistinta dal n° R.G. 87124/09 e del brevetto n°
1348109, quanto alla vertenza contraddistinta dal n. R.G.
46405/10 già riunita alla precedente, per mancanza dei
requisiti.
2. Accertare e dichiarare, in ragione della domanda che
precede, che il prodotto ALBAN "Mediana Polaris" (doc. 5)
non interferisce con l’ambito di valenza dei titoli
brevettuali oggetto di causa;
3.accertare e dichiarare la convenuta Bonaiti Serrature s.p.a.
responsabile di attività di concorrenza sleale ex art. 2598 c.
civ. e conseguenza condannarla al risarcimento di tutti i danni
patiti e patiendi dall’attrice, da liquidarsi in via equitativa.
4.Inibire alla BONAITI SERRATURE S.P.A. l'invio di comunicazioni
o la diffusione di notizie generiche e tendenziose, ossia
concorrenzialmente scorrette.
4. Disporre la pubblicazione del dispositivo dell'emananda
sentenza su due quotidiani a tiratura nazionale ("La
Repubblica" ed "Il Sole 24 ore"), nonché su due riviste
specializzata del settore, per due volte, su due colonne e
a caratteri doppi del normale, a cura dell'attrice ma a
spese della convenuta.
5. Condannare la convenuta BONAITI SERRATURE S.P.A. a
rifondere interamente all'attrice le spese, diritti ed
onorari di causa, ivi comprese quelle di CTU e CTP.
In via istruttoria
1) Disporsi CTU tecnico brevettuale onde sia accertata e
verificata la nullità dei brevetti Bonaiti e/o la loro
esatta e valida portata, in ragione delle anteriorità
opposte e di quelle ulteriori che, ex art 121 C.p.i.,
saranno prodotte nel corso della causa ed in particolare
nel corso della consulenza tecnica invocata. Si chiede che
l'invocata CTU sia affidata ad un tecnico specialistico
della materia brevettuale con competenza ed abilitazione
quale mandatario europeo.
2) Ordinarsi alla convenuta BONAITI SERRATURE S.P.A., ex art
210 C.p.c. la produzione in giudizio dell'originale del
documento qui prodotto sub doc. 6, l'elenco dei soggetti
cui è stata inoltrata la comunicazione sub doc. 6 e le
relative ricevute di invio, tanto che per il caso
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Repert. n. 6542/2014 del 11/06/2014
che sia stato usato la posta elettronica, la posta
ordinaria od il fax.
3) Ordinarsi alla convenuta BONAITI SERRATURE S.P.A., ex
art 210 C.p.c. e 121 C.p.i., l'esibizione in giudizio
di ogni documentazione, commerciale, contabile ed
amministrativa inerente la promozione dei brevetti di
causa ed i prodotti a questi associati, ivi comprese,
a titolo indicativo, le fatture di clienti e
fornitori, bolle di spedizione e consegna, ordini,
corrispondenza e qualsiasi ulteriore documento utile
ad
individuare
l'entità
dell'uso
promozionale,
pubblicitario e di marketing fatto dei brevetti di
causa dalla controparte Bonaiti.
4) Si chiede di essere ammessi alla prova per testi sui
seguenti capitoli:
a.
Vero che nel 2009 la Bonaiti Serrature
Spa riferì alla clientela della mia zona di
competenza (Emilia Romagna, Marche, Lombardia e
Veneto) che la serratura magnetica della Alban
Giacomo
Spa
"Mediana
Polaris"
era
n
contraffazione di loro brevetti?
b.
Vero che in ragione di quanto sopra
riferitomi, nessun cliente volle prendere in
considerazione
l'acquisto
della
serratura
"Mediana Polaris" della Alban Giacomo Spa?
Si indicano quali testimoni i Sig.ri Ferraresi Ugo
(per l'Emilia Romagna), Rossi Fabio (per le Marche),
Azzi Davide (per il Veneto), Angeli Robero e Pasquini
Diego (per la Lombardia). Vittoria di competenze,
spese ed oneri del giudizio.
PER I CONVENUTI
In via preliminare:
1) Dichiarare
il
difetto
d'interesse
ad
agire
dell'attrice ALBAN GIACOMO S.p.A. con riferimento alle
domande di nullità e di accertamento negativo della
contraffazione dei brevetti BONAITI n. 1.325.808, n.
1.349.234 e domanda n. MI2007U000063.
Nel merito:
2) Rigettare tutte le domande dell'attrice.
3) Accertare e dichiarare che la fabbricazione, la
distribuzione e la vendita delle serrature "Mediana
Polaris" e degli altri prodotti della stessa famiglia
(kit comprensivi di serrature e incontri, incontri,
vaschette, piastre e scrocchi) da parte dell'attrice
costituisce contraffazione dei brevetti per invenzione
n. 1.348.109 e n. 1.377.440, di cui è causa, con ogni
conseguenza di legge.
4) Inibire
all'attrice
la
fabbricazione,
la
distribuzione, la pubblicizzazione e la vendita delle
serrature e dei kit comprensivi di serrature e incontri
della famiglia "Mediana Polaris", nonché
di altri prodotti,
comunque denominati,
aventi le
stesse caratteristiche.
5) Ordinare il ritiro definitivo dal commercio delle
serrature e dei kit comprensivi di serrature e incontri
della famiglia "Mediana Polaris", nonché di altri
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prodotti,
comunque
denominati,
aventi
le
stesse
caratteristiche, disponendo che il provvedimento possa
essere eseguito anche presso qualsiasi terzo che abbia
la disponibilità di tali prodotti.
6) Ordinare la distruzione, a spese dell'attrice, dei
prodotti
in
violazione
brevettuale,
nonché
delle
relative
confezioni,
materiale
promozionale
e
pubblicitario.
7) Fissare una penale, dell'importo di € 1.000,00, per
ogni
violazione
o
inosservanza
successivamente
constatata, e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione
della sentenza.
8) Disporre,
in
particolare,
che
i
provvedimenti
elencati ai punti da 4 a 7, che precedono, riguardino
tutte le serrature e i kit comprensivi di serrature e
incontri
della
famiglia
"Mediana
Polaris"
contraddistinti dai seguenti codici articolo:
B041013503,
B041013506,
B041013522,
B041015003,
B041015003XXX1'
B041015006XXX1,
B041015012,B041015012XXX1,
B041015025XXX1,
B041015034XXX1,
B041013534,
B041015006,
B041015022,
B041015034,
B04101504
1XXX1, B0410150A1XXX1,
B0410150A2XXX1,
B0410150A3XXX1,
B041016003,
B041016034,B041023503,
B041023506,
B041023522,
B041023534,B041025002,B041025003,B041025003XXX1,B0410250
06,B041025006XXX1,
B041025012,
B041025012XXX1,
B041025022,
B041025022XXX1,
1
B041025023,
B041025025XXX ,
B041025034,
B041025034XXX1,B041025041XXX1,
B0410250A1XXX1,
1
B0410250A2XXX ,B0410250A3XXX1,
B041026003
B041026006,
B041026034,B041033503,
B041033506,
B041033522,
B041033534,
B041035003,
B041035003XXX1, B041035006, B041035006XXX1, B041035012,
B041035012XXX1, B041035022, B041035022XXX1,B041035023,
B041035025XXX1,
B041035034,
B041035034XXX1,
B041035041XXX1,
B0410350A1XXX1,
B0410350A2XXX1,
B0410350A3XXX1,
1
B041036003,
B041036003XXX ,
B041036006,
B041036006XXX1,B041036022XXX1,
B041036034,
B041036034XXX1,
B041035002,
B041975003XXX1,
B041975006,
B041975006XXX1,
B041975034XXX1,
1
1
B041976003XXX ,
B041976006XXX ,
B041976022XXX1,
1
B041976034XXX ,B041985003,B041985015,B041985022,B0419850
34, B042015003XXX1,B042015006,B042015034,B042015034XXX1,
B042025003,
B042025003XXX1,
B042025006,
B042025034,B042025034XXX1'B042035003,B042035003XXX1,B042
035006, B042035034, B042035034XXX1
(Nota 1: I caratteri XXX sono da sostituire con i
caratteri utilizzati da Alban per le referenze personalizzate destinate a singoli clienti) .
9) Condannare ALBAN GIACOMO S.p.A. al risarcimento
di tutti i danni subiti da BONAITI SERRATURE
S.p.A., da determinare e liquidare occorrendo an-
RG n. 87124/2009
Repert. n. 6542/2014 del 11/06/2014
che in via equitativa, tenuto conto di quanto risulta dagli atti di causa e dalle presunzioni che
ne derivano.
10) Autorizzare la pubblicazione di un estratto
composto dall'intestazione e dal dispositivo
dell'emananda sentenza, a caratteri doppi del normale e con i nomi delle parti in grassetto, sui
quotidiani "Il Corriere della Sera" e "La Repubblica",
disponendo che BONAITI SERRATURE S.p.A. abbia diritto a
provvedere direttamente a detta pubblicazione e a
ottenere il rimborso delle spese da ALBAN GIACOMO
S.p.A., a fronte di semplice esibizione di fattura.
11) Condannare
l'attrice
a
rifondere
a
BONAITI
SERRATURE S.p.A. e al Sig. Aschieri le spese i diritti e
gli onorari del procedimento.
In via istruttoria:
12) In caso di ammissione della prova per testi
richiesta dall'attrice, ammettere i convenuti alla
controprova, indicando i seguenti testimoni:
MASSIMO CASELLI - Via Porrettana, 456 - 40033
CASALECCHIO DI RENO(BO);
PIER PAOLO MORETTO - Viale Monte Resegone, 3
- 20020 ARESE;
FABIO FERRARI
- Via dell'Ippodromo, 58/a
35129 PADOVA;
AMODEO DA RE - Via G. Cantore, 28 - 10093 COLLEGNO
(TO);
LORENZO NICCOLINI - Via Nugola Vecchia, 19 -57127
COLLESALVETTI (LI);
RENATO DIMPFLMEIER - Via C.G.
Bertero,
3 7 N/3
- 00156 ROMA.
RG n. 87124/2009
Repert. n. 6542/2014 del 11/06/2014
Repert. n. 6542/2014 del 11/06/2014
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Le vicende processuali
Con atto di citazione notificato in data 27.11.2009, Alban Giacomo s.p.a.- affermata società italiana
specializzata nella produzione di ferramenta per porte e finestre, premesso di avere iniziato ad inserire
nella propria gamma di prodotti, caratterizzata per lo più da serrature ad azionamento meccanico, anche
serrature magnetiche, di seguito Alban- ha convenuto in giudizio la concorrente Bonaiti Serrature s.p.a.
e Giovanni Aschieri, quest‟ultimo quale inventore, per sentire dichiarare la nullità di quattro brevetti
di titolarità di controparte ed ai fini dell‟accertamento della non interferenza del proprio modello di
serratura “Mediana Polaris”. E‟ stato altresì chiesto di inibire alla convenuta di inviare comunicazioni
denigratorie al mercato, con pubblicazione della sentenza e vittoria di spese.
In data 18.6.2010, Alban ha notificato ai convenuti un nuovo atto di citazione, al fine di fare accertare
anche la nullità del brevetto per invenzione industriale italiana IT n. 1348109.
Parte convenuta, costituendosi, ha dato atto dell‟estraneità della tecnologia applicata alla serratura
“Mediana Polaris” a due dei brevetti oggetto di azione di nullità- IT 1325808, IT 1349234- ed alla
domanda n. MI2007U00063; ha invece eccepito l‟interferenza degli altri due titoli, in relazione ai quali
ha svolto domanda riconvenzionale di contraffazione, risarcimento del danno ed inibitoria assistita da
penale.
Nel corso del giudizio, è stato dato ingresso ad una consulenza tecnica brevettuale che ha avuto
riguardo solo ed unicamente ai brevetti italiani per invenzione industriale IT 1348109 e IT 1377400: in
relazione agli altri tre titoli brevettuali -n. 1325808 e n. 1349234 e MI2007U000063- essa non è stata
ammessa alla luce della dichiarazione di parte convenuta dell‟insussistenza di qualsivoglia
contestazione a riguardo. Parte convenuta ha chiesto e proceduto alla limitazione ai sensi dell‟art. 79,
comma 3, c.p.i. dei propri due trovati. Il CTU ha concluso per l‟invalidità del brevetto IT 109 nella sua
versione originaria, ma ritenendo la validità della sua limitazione; in ogni caso ha escluso
l‟interferenza. Quanto al trovato IT „400, il consulente dell‟Ufficio ha ritenuto la validità di entrambe le
due versioni ed ha concluso per la contraffazione di entrambi i testi brevettuali.
Successivamente al deposito della perizia, Il giudice istruttore ha negato l‟ingresso a nuova
documentazione brevettuale offerta da parte attrice.
Alban ha altresì dichiarato di avere modificato -a partire dalla fine dell‟anno 2012 ed in ossequio alle
indicazioni del CTU- la serratura “Mediana Polaris”, non adottando più magneti disposti lungo l‟asse
della direzione del movimento dello scrocco ma con disposizione disassata: ha chiesto che di tale
modifica si tenesse conto in sede risarcitoria.
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Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622
per invenzione industriale italiani, IT 1325808, IT 1349234, n. MI2006A001352 e n.MI2007U000063,
Repert. n. 6542/2014 del 11/06/2014
A sua volta parte convenuta ha chiesto di poter estendere la quantificazione del pregiudizio patito ad un
prodotto di controparte, denominato “Mediana Revolution”, ritenuto anch‟esso in contraffazione con i
propri titoli. Parte attrice si è opposta, trattandosi di nuova res non esaminata in sede brevettuale:
l‟istanza di Bonaiti è stata rigettata dal giudice istruttore.
Infine, parte convenuta ha chiesto un provvedimento d‟urgenza nei confronti di Alban, poi rinunciato,
attesa la prossimità dell‟udienza di precisazione delle conclusioni, celebrata in data 8.1.2014: la causa è
stata rimessa quindi in decisione, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti
2.L‟interesse ad agire in relazione ai tre titoli brevettuali
In relazione ai tre titoli brevettuali per invenzione industriale – n. IT 1.325.808 ed IT 1.349.234 nonché
la domanda MI2007U00063- dei quali parte attrice ha invocato la declaratoria di nullità, pur avendo la
convenuta negato l‟esistenza di controversie tra le parti per pretese interferenze dei prodotti Alban
rispetto alle privative citate, ritiene il Collegio che sussista comunque l‟interesse di parte attrice a
coltivare tali domande.
Tale conclusione si ricava dal tenore letterale dell‟art.122 c.p.i., il quale consente il ricorso a tale azione
a “chiunque vi abbia interesse”: tale locuzione è uniformemente interpretata quale interesse
commerciale degli operatori di settore derivante dai rapporti di concorrenza nel segmento di mercato in
cui la privativa è destinata a dispiegare i suoi effetti. La legittimazione viene pertanto riconosciuta a
tutti i soggetti presenti nel settore di riferimento cui il titolo si riferisce. E nel caso in esame la
posizione di sicura concorrenza tra le due parti litigiose –trattandosi entrambe di importanti società
italiane, attive da anni nella produzione e nel commercio di ferramenta per porte e finestre ed in
particolare di serrature- consente di ravvisare in capo ad Alban l‟interesse concreto ed attuale prescritto
dall‟art. 100 c.p.c. ad non essere ostacolata nella propria attività dalla presenza di un titolo ritenuto
nullo e del quale intende quindi richiedere la relativa declaratoria di invalidità.
Con la conseguenza che, non essendo stati esaminati i relativi brevetti nel corso dell‟istruttoria, appare
necessario, attraverso le facoltà di cui agli artt. 103 secondo comma, e 279,comma 2, n. 5, c.p.c.,
separare le relative domande dal resto della causa, ormai matura per la decisione, consentendo alla
parte interessata di provvedere alla relative iscrizione a ruolo per l‟ulteriore istruzione.
3. Il rimedio di cui all‟art. 79, comma 3, c.p.i.
Nel corso dell‟indagine tecnica, la difesa della convenuta ha chiesto di poter limitare i propri brevetti
attraverso lo strumento di cui all‟art. 79 comma 3, c.p.i., depositando il testo delle nuove rivendicazioni
con un atto sottoscritto anche dalla parte sostanziale che ha la disposizione del diritto in contesa.
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difensivi finali.
Repert. n. 6542/2014 del 11/06/2014
Alban ha sostenuto l‟inapplicabilità della disposizione dianzi citata, così come riformulata, ai processi
già pendenti, come il presente, alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 131/2010, trattandosi di
disposizione sostanziale: sul punto ha richiamato un precedente conforme di questo Tribunale.
Ritiene tuttavia il Collegio che l‟eccezione vada disattesa, avendo tale disciplina natura processuale.
A tale conclusione si perviene osservando che la citata disposizione regola e disciplina una facoltà -già
prevista in sede amministrativa- estendendola alla sede contenziosa e fornendo precise indicazioni sul
tipo di processo nel quale tale rimedio può essere esperito – “nel giudizio di nullità”-, sui termini per il
relativa istanza va rivolta –“il giudice”-.
Non si vuole negare che tale rimedio produca ovvi effetti anche sul piano sostanziale, giacché com‟è
noto la riformulazione delle rivendicazioni costituisce una rinuncia parziale all‟ambito di protezione del
brevetto, concretandosi in una riduzione del monopolio brevettuale, quindi nella limitazione del
perimetro del diritto soggettivo.
Ma tali riflessi giocano su un piano di indifferenza rispetto alla qualificazione della disposizione: del
resto molte norme hanno sicura natura processuale, pur dispiegando effetti anche nei rapporti
sostanziali (si pensi ad esempio all‟art. 164 c.p.c. ed al regime degli effetti sostanziali della
proposizione della domanda giudiziale nulla).
Ciò che rileva è invece la considerazione che tale prescrizione regola una facoltà della parte titolare del
brevetto dentro il processo, disciplinandone dunque un suo segmento, trovando applicazione solo nel
processo su iniziativa della parte processuale da parte dell‟organo giurisdizionale.
L‟art. 79, comma 3, c.p.i.- norma che disciplina tempo e modo nel quale il diritto può essere esercitatoè dunque di natura innanzitutto processuale, trova applicazione anche ai giudizi in corso.
Infine: la scelta legislativa recepisce la prassi giudiziaria che ante novella già consentiva al titolare di
riformulare in senso limitativo il testo del brevetto nel corso del processo (cfr. Corte D‟Appello di
Milano, 25.6.2002): dunque in ogni caso tale facoltà nel presente giudizio può essere esercitata.
4.Il brevetto IT 1348109
4.1.L‟originaria formulazione
Il brevetto per invenzione industriale IT 1348109 reca il titolo “serratura ad azionamento meccanico
per porte”. Secondo la tecnica nota, le serrature ad azionamento meccanico presentano: uno scrocco
normalmente sporgente dal frontale della cassa ed inseribile in modo retraibile in una sede di contropiastra, solidale con lo stipite per la chiusura ad apertura della serratura, ed
una maniglia di
azionamento dello scrocco stesso. Tali modelli presentano tuttavia l‟inconveniente di determinare
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tempestivo esercizio dello stesso -“in ogni stato e grado”- e sul soggetto processuale al quale la
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strisciamenti delle parti che possono cagionare grippaggi, rumorosità ed attriti interni con conseguenti
difficoltà nell‟utilizzo della maniglia.
Al fine di elidere tali problemi, l‟invenzione realizza uno scrocco il quale è caratterizzato da:
-un‟ intrinseca silenziosità del suo funzionamento grazie al meccanismo di apertura dello scrocco;
-uno strisciamento di due superfici oblique;
-un movimento verticale della superficie ricavata sulla piastra-base che determina uno scivolamento
dell‟altra superficie ricavata sulla piastrina e quindi una traslazione orizzontale della piastrina solidale
La prima rivendicazione, nella formulazione originaria, indica quale parte pre-caratterizzante una
scatola chiusa da un coperchio, incassata nel battente d‟imposta, un frontale di chiusura del lato
anteriore aperto della cassa ed uno scrocco, scorrevole in senso orizzontale. La parte caratterizzante
descrive invece la traslazione orizzontale della piastrina data dalla traslazione verticale della piastra
base cooperante con la piastrina mediante contatto e scorrimento di superfici oblique ricavate
rispettivamente nella piastra base e nella piastrina.
Il CTU ha ritenuto invalido il titolo così come concesso per le seguenti ragioni:
a) la rivendicazione n. 1 è stata ritenuta non nuova giacchè il nucleo individualizzante è anticipato
dai brevetti US 3893723 e DE 4114511, ove si rinviene un elemento equivalente ad una piastra
base, che ha una superficie obliqua cooperante con una corrispondente superficie obliqua di una
piastrina o simile solidale allo scrocco o chiavistello, al fine di convertire il movimento
verticale della piastra base in un movimento orizzontale della piastrina. Al consulente
dell‟ufficio è apparso ininfluente che nelle due anteriorità citate si trovi un chiavistello o
catenaccio e non uno scrocco;
b) il claim n. 2, dipendente- considerato combinato con la rivendicazione n. 1- è stato giudicato
privo del requisito dell‟altezza inventiva, giacchè la caratteristica di un nottolino a leva che
comanda lo scorrimento di una piastra base in direzione perpendicolare a quella di
movimentazione dello scrocco o chiavistello è già anticipato dal brevetto statunitense US
3828592;
c) la rivendicazione n. 3, dipendente dalla prima, precisa che la posizione di chiusura è data da uno
spostamento verso il basso della piastra base con il distacco della superficie obliqua della
piastra base dalla rispettiva superficie obliqua della piastrina, caratteristica anticipata dal già
citato trovato US 3893723; dunque anche tale claim è privo del requisito della novità;
d) la rivendicazione n. 4, dipendente dalla prima, introduce la caratteristica secondo la quale nella
posizione di chiusura lo spostamento verso il basso della piastra base provoca uno spostamento
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allo scrocco.
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del dentello solidale alla piastra stessa con impossibilità di contatto con il naso del nottolino e
con conseguente posizione della maniglia in folle. Sul punto Il CTU ha ritenuto che tale
caratteristica, benchè non anticipata dalla tecnica nota, necessitasse di riformulazione per poter
esprimere un giudizio di validità, mancando così come depositata tale claim di chiarezza. Infatti
nelle rivendicazioni precedenti non si fa menzione di tale nottolino nè viene spiegata la sua
funzione né indicato il suo movimento rotatorio, rilevabile invece dai disegni e nella
descrizione;
intrinseca ed estrinseca, non contenendo caratteristiche aggiuntive idonee a conferire loro un
autonomo carattere di novità.
Le considerazioni sopra espresse, puntualmente supportate da puntuali e stringenti motivazioni,
appaiono condivisibili al Collegio, con conseguente giudizio negativo sulla validità del trovato, così
come depositato all‟Ufficio.
4.2. la riformulazione del titolo
Parte convenuta ha ritualmente sottoposto al Tribunale la riformulazione, in senso limitativo, delle
rivendicazioni del trovato IT „109, oggetto di indagine da parte del consulente dell‟Ufficio.
Il CTU ha giudicato la riformulazione del claim n. 1 valida, in quanto essa introduce la previsione di un
notolino girevole, avente un naso che, ruotando in apertura, entra in contatto con il dentello della
piastra-base; il claim descrive inoltre, nella posizione di chiusura della serratura, lo spostamento verso
il basso della piastra-base con il dentello che provoca il distacco delle superfici oblique della piastra
base e della piastrina, con impossibilità di contatto del dentello con il naso del nottolino girevole.
Tali elementi, decisivi ai fini della validità della riformulazione, sono in primo luogo tutti rinvenibili
nelle rivendicazioni precedenti e nei disegni originari: trattasi dunque di riformulazione che rispetta le
prescrizioni di cui all‟art.79, comma 3, c.p.i., non estendendo la privativa oltre i limiti della domanda
né la protezione conferita dal brevetto.
Il salto inventivo risiede qui nella previsione della “impossibilità di contatto del dentello con il naso
del nottolino girevole”, caratteristica che comporta una situazione di folle del notolino stesso, non
prevista nelle anteriorità contrapposte, ma fondamentale nel brevetto qui esaminato giacché la
rotazione è usata per eseguire l‟apertura dello scrocco.
La rinuncia parziale al titolo, ritualmente formulata dalla parte sostanziale nel giudizio, non revocata,
non condizionata e non svolta in via subordinata, va dunque accolta, ancorché non riprodotta
formalmente nella precisazione delle conclusioni.
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e) infine, le rivendicazioni 5-12 dipendenti, sono state ritenute prive dei requisiti di novità
Repert. n. 6542/2014 del 11/06/2014
La limitazione ex art. 79, comma 3, c.p.c. va intesa infatti quale scelta processuale non modificabile se
non con un atto uguale e contrario dalla parte del soggetto che ha la disposizione del diritto in contesa,
non essendo allo scopo sufficiente una eventualmente diversa scelta, per di più implicita, del solo
difensore: quindi la stessa va intesa come inclusa nel thema decidendum, senza perciò violare il
principio della domanda.
4.3. La conseguente limitazione del brevetto IT 109
Il brevetto IT „109 va dunque limitato nella seguente riformulazione:
“1) Serratura ad azionamento meccanico, comprendente:
una scatola (1) chiusa da un coperchio (7), incassata nel battente di imposta, e un frontale (2) di chiusura del lato anteriore
aperto della scatola (1);
uno scrocco (3) scorrevole in senso orizzontale, vincolato con un‟astina (13) rigida di collegamento ad una piastrina (11)
interna alla scatola (1), detta piastrina (11) essendo provvista di una superficie obliqua a contatto di scorrimento con una
rispettiva superficie obliqua di una piastra base (4) traslabile verticalmente verso l‟alto e verso il basso e provvista di un
dentello (12);
un nottolino girevole (8) avente un naso (14) che, ruotando in apertura, entra in contatto con il dentello (12) della piastra
base (4);
in cui, nella posizione di chiusura della serratura, lo spostamento verso il basso della piastra base (4) con il dentello (12)
provoca il distacco delle superfici oblique della piastra base (4) e della piastrina (11), con impossibilità di contatto del
dentello (12) con il naso (14) del nottolino girevole (8).
2) Una serratura secondo la rivendicazione 1, caratterizzata dal fatto che lo scrocco ha la duplice caratteristica di
scrocco e di catenaccio.
3) Una serratura secondo la rivendicazione 1, caratterizzata dal fatto che la piastrina è realizzata preferibilmente
ma non strettamente in materiale non metallico.
4) Una serratura secondo la rivendicazione 1, caratterizzata dal fatto che lo strisciamento delle suddette superfici
tra di loro avviene a secco, cioè senza l‟ausilio di un qualsiasi lubrificante o equivalente.
5) Una serratura secondo la rivendicazione 1, caratterizzata dal fatto che dette superfici possono essere ricoperte da
uno strato di materiale diverso dal materiale con cui sono realizzate.
6) Una serratura secondo la rivendicazione 1, caratterizzata dal fatto che lo scrocco è montato in posizione centrale
rispetto al frontale della serratura.
7) Una serratura secondo la rivendicazione 1, caratterizzata dal fatto che lo scrocco è invertibile con spostamento
dello stesso all‟interno della serratura mediante pressione sul dentello di limitazione della corsa e suo scorrimento sotto il
coperchio fuori sede.
8) Una serratura secondo la rivendicazione 1, caratterizzata dal fatto che è azionabile mediante semplice chiave a
mappa per interni o con nottolino.”
5. IT 1377400 dal titolo “serratura ad azionamento perfezionato”
5.1. L‟originaria formulazione
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RIVENDICAZIONI
Repert. n. 6542/2014 del 11/06/2014
Passando al secondo brevetto esaminato in sede peritale, di seguito IT „400, la parte pre-caratterizzante
descrive: una cassa, un coperchio ed un frontale di chiusura della cassa inseriti nell‟imposta, una gaccia
contrapponibile al frontale quanto l‟imposta della porta è accostata allo stipite, una coppia di magneti,
un catenaccio all‟interno del quale è inserito il primo magnete della coppia (che in posizione di
chiusura va ad inserirsi nella gaccia in cui è posizionato il secondo magnete della coppia); infine un
meccanismo di apertura/chiusura della serratura e meccanismi per il richiamo della maniglia.
La parte caratterizzante si concreta invece nella scelta di allineare i poli del magnete del catenaccio e
piastra frontale, la cassa ed il coperchio sono realizzati in materiale ferromagnetico mentre la gaccia è
costituita da materiale amagnetico. Si tratta queste di caratteristiche che ne individuano il nucleo
inventivo e debbono considerarsi in combinazione tra loro.
Infatti, secondo la tecnica nota i magneti sono disposti in modo da avere l‟orientamento dei poli
perpendicolare all‟asse del moto del catenaccio per cui si rende necessaria la produzione di frontali in
materiale amagnetico, invece che nel più economico materiale in ferro: quest‟ultimo metallo
interferirebbe infatti con i poli magnetici dei magneti stessi, impedendo il corretto funzionamento della
serratura. Per ovviare a tale inconveniente, la principale caratteristica di IT „400 è dunque quella, come
accennato, di avere posto i magneti del catenaccio e della gaccia con poli allineati in una direzione
parallela all‟asse del moto del catenaccio e disposti in modo da interagire attrattivamente se allineati
l‟uno con l‟altro.
Con la conseguenza che si può realizzare la piastra frontale in ferro o materiale ferromagnetico: il
magnete del catenaccio che si posiziona automaticamente all‟interno della cassa presenta il polo
corrispondente all‟estremità anteriore del catenaccio allineato con frontale di chiusura della cassa per
ottimizzare il percorso dei flussi magnetici e fare in modo che il catenaccio si trovi in posizione
completamente rientrata. La gaccia può invece essere realizzata in materiale amagnetico in modo tale
da non interferire con il magnete posto nel suo interno.
Lo scarto inventivo del trovato Bonaiti si concreta dunque nella realizzazione di un circuito magnetico
chiuso, costituito dalla scatola della serratura e dalla piastra ferromagnetica frontale, in combinazione
con l‟orientamento e l‟allineamento dei poli magnetici. Con la conseguenza di avere, a serratura aperta,
il catenaccio in posizione arretrata per il solo effetto magnetico.
Vengono in tal guisa raggiunti gli obiettivi del trovato, di semplificazione costruttiva, libertà
progettuale ed economicità della serratura.
Il CTU ha osservato che le anteriorità opposte indicano magneti allineati ma nulla dicono
sull‟orientamento dei poli: l‟unica eccezione è costituita dal brevetto NL 8204459, il quale tuttavia
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del magnete nella gaccia secondo la direzione parallela all‟asse del movimento del catenaccio; la
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mostra coppie di poli Nord/Sud disposte parallelamente tra loro, ma in direzione perpendicolare a
quella di moto del catenaccio. Si tratta dunque di un brevetto non distruttivo della validità di IT „400.
Parte attrice ha contestato tale prospettazione, ritenendo che la caratteristica descritta sia anticipata dal
brevetto statunitense US 3794366: in quest‟ultimo la forma cilindrica del suo scrocco comporterebbe
necessariamente una magnetizzazione assiale, ossia parallela al movimento dello scrocco. Infatti, la
magnetizzazione trasversale sarebbe da escludere giacchè tale modalità realizzativa farebbe sorgere il
problema dell‟orientamento delle polarità al montaggio del prodotto, con il pericolo di non chiusura
puntualmente osservato che nell‟anteriorità l‟allineamento polare non è descritto né indicato nei
disegni. Inoltre tale soluzione non può essere univocamente dedotta dalla forma cilindrica dello
scrocco, giacchè esistono in commercio calamite cilindriche in cui le polarità sono allineate
trasversalmente, in modo da generare un flusso magnetico che si concatena con la parete metallica.
Non può dunque ritenersi che l‟anteriorità dianzi menzionata sia distruttiva del trovato Bonaiti.
Il trovato IT „400 va dunque ritenuto valido.
5.2. La riformulazione
Anche la riformulazione in senso limitativo del brevetto compiuta in corso di causa possiede i requisiti
di validità ex lege richiesti: essa fa refluire nella rivendicazione n. 1 –già valida nella sua originaria
formulazione- l‟ulteriore caratteristica proveniente dal claim n. 2, secondo la quale il catenaccio è
mantenuto nella posizione di apertura per effetto del campo magnetico generato dal magnete del
catenaccio che si concatena con la piastra frontale.
Il giudizio di validità si estende poi alle rivendicazioni 2-11 in quanto dipendenti, direttamente o
indirettamente, dalla rivendicazione n. 1 riformulata.
Anche in questo caso, a fronte della manifestazione di volontà espressa dalla parte sostanziale nel corso
del giudizio, non subordinata all‟eventuale accoglimento della domanda di nullità formulata da
controparte e non revocata, analogamente a quanto ritenuto per IT 109, va dunque operata la
limitazione del titolo così come riformulato, anche in assenza in questo caso di previa pronuncia di
nullità parziale.
5.3. La conseguente limitazione del brevetto IT 400
Il brevetto IT „400 è intendersi così riformulato:
RIVENDICAZIONI
“1. Serratura ad azionamento magnetico, comprendente:
una cassa (3), un coperchio e una piastra frontale di chiusura della cassa (4);
un catenaccio (8) contenente un primo magnete (7) ed una gaccia (5) (contropiastra) contenente un secondo magnete (6), in
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dello scrocco nell‟ipotesi in cui scrocco e gaccia siano opposti. In relazione a tale critica, il CTU ha
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cui il catenaccio (8) in posizione di chiusura va ad inserirsi nella gaccia (5);
un meccanismo di apertura/chiusura della serratura e meccanismi per il richiamo di un nottolino/maniglia (9) in cui il
magnete (7) nel catenaccio e il magnete (6) nella gaccia (5) hanno i poli allineati secondo la direzione parallela all‟asse
del movimento del catenaccio (8);
in cui la piastra frontale, la cassa (3) e il coperchio sono in materiale ferromagnetico e la gaccia (5) è in materiale
amagnetico; e
in cui il catenaccio (8) è mantenuto nella posizione di apertura per effetto del campo magnetico generato dal magnete (7)
del catenaccio (8) che si concatena con la piastra frontale (4).
2. Serratura ad azionamento magnetico secondo la rivendicazione 1 caratterizzata dal fatto che la posizione di
all‟interno di detto catenaccio è allineato col magnete all‟interno della gaccia e viene da esso attratto, provocando così la
fuoriuscita di detto catenaccio e la chiusura della serratura.
3. Serratura ad azionamento magnetico secondo le rivendicazioni precedenti comprendente in una prima
realizzazione un meccanismo di apertura/chiusura e un meccanismo per il bloccaggio della serratura tramite chiave
entrambi del tipo già noto caratterizzata dal fatto che è dotata di un blocco oscillante (10) conformato a L, fulcrato su un
perno (11), detto blocco (10) essendo dotato di una parte superiore (8) che funge da catenaccio e sulla quale è inserito il
primo magnete della coppia (7), ed essendo il secondo magnete della coppia (6) inserito nella rispettiva gaccia (5).
4. Serratura ad azionamento magnetico secondo le rivendicazioni 1 e 2 caratterizzata dal fatto che in una seconda
realizzazione è dotata di una cassa (15) a forma di prisma con base rettangolare inserita nel battente della porta, di una
piastra frontale (16) in cui è presente un‟apertura per la fuoriuscita del catenaccio (17) che va ad inserirsi nella
corrispondente gaccia (18) inserita nello stipite, che detto catenaccio (17) presenta al suo interno un magnete (20) i cui
poli sono paralleli all‟asse di moto del catenaccio (17) stesso, e che detta gaccia (18) presenta al suo interno un magnete
(19) che detto catenaccio (17) è dotato di un prolungamento che presenta, nella parte interna alla cassa (15), uno svaso
(21) ricavato su almeno un lato di detto prolungamento, e che posizionata posteriormente a detto catenaccio (17) è presente
una leva (24) la cui estremità si inserisce in detto svaso (21).
5. Serratura a azionamento magnetico secondo la rivendicazione precedente caratterizzata dal fatto che detto svaso
(21) ha una parte inferiore orizzontale (25) lunga tanto quanto la porzione di catenaccio (17) che fuoriesce dalla piastra
frontale (16) quando detto catenaccio (17) è in condizioni di chiusura, ha una parte frontale (22) con un profilo circolare
che si sviluppa per quasi tutta l‟altezza del catenaccio (17), una parte posteriore (23) inclinata che unisce con profilo
rettilineo la parte posteriore della porzione inferiore (25) con la parte superiore della porzione frontale (22).
6. Serratura ad azionamento magnetico secondo le rivendicazioni 4 e 5 caratterizzata dal fatto che la leva (24),
quando viene ruotata in senso orario attraverso una maniglia o chiave del tipo già noti, incernierati su di essa, porta detto
catenaccio (17) in posizione arretrata grazie alla forma di detto svaso (21), liberando la gaccia (18) e permettendo così
l‟apertura della porta.
7. Serratura ad azionamento magnetico secondo le rivendicazioni 4, 5 e 6 caratterizzata dal fatto che una volta che
il detto pomolo o detta chiave è riportato nella posizione iniziale, grazie a meccanismi di richiamo già noti, anche la leva
(24) venga ruotata nella posizione iniziale, mentre il catenaccio (17) rimane arretrato nella cassa (15) secondo la
rivendicazione 1.
8. Serratura ad azionamento magnetico secondo le rivendicazioni 1 e 2 caratterizzata dal fatto che in una terza
realizzazione il catenaccio (32) è dotato nella parte posteriore di almeno una aletta laterale (31) disposta verticalmente e
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chiusura del catenaccio viene raggiunta in modo automatico quando la porta viene accostata allo stipite e il magnete
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parallela all‟asse del moto di detto catenaccio (32), e che su detta aletta (31) è presente superiormente o inferiormente
almeno un intaglio (30, 30‟).
9. Serratura a azionamento magnetico secondo la rivendicazione precedente caratterizzata dal fatto che
posteriormente a detto catenaccio (32) è presente un elemento mobile (29) dotato di almeno un gancio (27, 27‟) che si
inserisce in detto intaglio (30, 30‟).
10. Serratura ad azionamento magnetico secondo le rivendicazioni 8 e 9 caratterizzata dal fatto che l‟azione di un
pomolo a pressione del tipo già noto che agisce sulla parte posteriore (28) dell‟elemento mobile (29) spingendola
all‟indietro, provoca il trascinamento di detto catenaccio (32) verso la parte interna della casa (26) da parte di detti ganci
(27, 27‟), permettendo l‟apertura della porta.
realizzazione all‟interno dell‟elemento mobile (39) è incernierata una camma (37) che posta in rotazione spinge detto
elemento (39) all‟interno della cassa (43), provocando il movimento del catenaccio (41) e l‟apertura della serratura.”
6.L‟interferenza
6.1. La serratura Mediana Polaris ed IT „109
Passando alla contraffazione, a seguito dell‟indagine tecnica il CTU ha concluso che la serratura
“Mediana Polaris” non interferisce con il brevetto IT 1348109 (anche nella nuova versione) in quanto
in essa manca un contatto di scorrimento tra superfici oblique della piastra e della piastrina e addirittura
non esiste alcun contatto diretto tra i due componenti.
Oltre alla carenza di contraffazione letterale, è stata esclusa anche la contraffazione per equivalenti,
giacchè nella serratura di Alban la piastra-base e la piastrina sono completamente separati ed è tra esse
interposto un terzo componente, non compreso nella rivendicazione riformulata.
Inoltre nella rivendicazione n. 1, così come riformulata, si ipotizza che nella posizione di chiusura della
serratura vi sia uno spostamento verso il basso della piastra base il quale determina un distacco delle
superfici oblique della piastra base e della piastrina. Nella serratura dell‟attrice, al contrario, tale
movimento non avviene né può avvenire perché un distacco presuppone un precedente contatto, qui
insussistente. L‟interposizione di un terzo componente non consente di immaginare un distacco a
serratura chiusa e bloccata e non permette neppure di immaginare un contatto a serratura sbloccata.
Parte convenuta sul punto ha sostenuto la contraffazione per equivalenti, eccependo che
l‟interposizione di una leva tra la piastra base e la piastrina solidale allo scrocco non muta quanto
insegnato dal proprio trovato, trattandosi in questo caso di una soluzione equivalente a quella
rivendicata: il meccanismo convertirebbe la forza verticale della piastra base in una forza orizzontale
della piastrina sostanzialmente nello stesso modo, ossia attraverso l‟azione di contatto e di
strisciamento tra i bracci di leva ad L e le due piastre. Con la conseguenza che l‟aggiunta della leva ad
L per la serratura Alban e il contatto per strisciamento con la piastra base e la piastrina, in sostituzione
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11. Serratura ad azionamento magnetico secondo le rivendicazioni 8 e 9 caratterizzata dal fatto che in una quarta
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delle superfici inclinate delle piastre, si configurerebbe come una semplice variante esecutiva che non
apporterebbe alcun miglioramento o cambiamento funzionale.
Ritiene al contrario il Tribunale che le due soluzioni non possono ritenersi equivalenti: è vero che sia
nel brevetto Bonaiti sia nella Mediana Polaris può essere apprezzata una conversione del movimento
verticale imposto dalla maniglia alla piastra base in un movimento orizzontale della piastrina e
conseguentemente dello scrocco. Tuttavia nel trovato della convenuta tale conversione avviene
mediante contatto diretto dello scorrimento tra superfici oblique, mentre nella serratura Alban la
dall‟impegno frontale (senza scorrimento) dell‟una e dell‟altra delle sue estremità con una superficie
orizzontale della piastra base –per il movimento di apertura dello scrocco- o con una superficie
verticale della piastrina –per il movimento di chiusura dello scrocco-.
Le due soluzioni per convertire il moto, uno per contatto diretto e l‟altro per intervento di una leva, non
sono dunque equivalenti; ed in effetti il noto “triple test” per verificare la contraffazione per
equivalenza non ha risposta positiva: anche volendo ritenere la medesima funzione ed il medesimo
effetto (same function e same effect) è sostanzialmente diverso il modo in cui è raggiunto l‟effetto
stesso (different way).
Inoltre quando la piastra base viene spostata in posizione di chiusura o bloccaggio della serratura con
maniglia messa in folle, non si verifica nella Mediana Polaris alcun distacco tra la piastra base e la
piastrina: in essa il bloccaggio della serratura con messa in folle della maniglia avviene per bloccaggio
del movimento della piastrina da parte della piastra-base e non per distacco di superfici di scorrimento.
Tale elemento costituisce un‟ ulteriore profilo di differenza delle due soluzioni tecniche.
6.2.La serratura Mediana Polaris ed IT „400
La serratura Mediana Polaris inferisce invece con IT 1377400: il campione di serratura agli atti ha
consentito di verificare che esso contiene, analogamente alla rivendicazione n. 1 originaria del brevetto:
a) una cassa, un coperchio ed un frontale di chiusura della cassa inseriti nell‟imposta,
b) una gaccia contrapponibile al frontale allorquando l‟imposta della porta è accostata allo stipite;
c) una coppia di magneti;
d) un catenaccio all‟interno del quale è inserito il primo magnete della coppia, che in posizione di
chiusura va ad inserirsi nella gaccia in cui è posizionato il secondo magnete della coppia;
e) un meccanismo di apertura/chiusura della serratura; f)meccanismi per il richiamo della maniglia; h)
piastra frontale, cassa e coperchio realizzati in materiale ferromagnetico.
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conversione del moto si attua attraverso l‟interposizione di una leva ad L, comandata a ruotare
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I disegni ed il campione agli atti non hanno consentito direttamente di verificare se i poli siano allineati
in direzione parallela a quella del movimento dello scrocco o catenaccio o siano disposti in direzione
trasversale ad essa (caratteristica del brevetto Bonaiti indicata dal CTU con la lettera g).
Il CTU ha fatto ricorso allora ad un ragionamento induttivo: poiché la piastra frontale è in materiale
ferromagnetico, ciò induce a ritenere che i poli siano allineati in direzione parallela a quella del
movimento dello scrocco, perché in caso contrario il movimento dello scrocco sarebbe reso difficoltoso
dall‟interazione tra il magnete e la piastra ferromagnetica.
posizione di apertura del catenaccio sia il frutto del concatenamento del magnete del catenaccio con il
materiale ferromagnetico della piastra frontale della serratura (caratteristica j del brevetto). La presenza
della molla (M) può essere d‟aiuto ma è inidonea a compiere quell‟azione principale che è determinata
dal campo magnetico: dunque essa non introduce una soluzione tecnica diversa da quella insegnata da
IT „400, con conseguente giudizio positivo di interferenza.
6.3.le doglianza di parte attrice
Parte attrice ha sollevato numerose doglianze alle conclusioni del C.T.U. ed in particolare:
a) ha negato che la cassa ed il frontale della propria serratura siano in materiale ferromagnetico:
sul punto il consulente dell‟ufficio ha ribadito di avere avvicinato una calamita sia alla cassa sia
al frontale dell‟esemplare di serratura agli atti e di avere verificato una forza di attrazione che ne
fa inferire la natura ferromagnetica;
b) l‟indagine del CTU non avrebbe chiarito se nella propria serratura l‟arretramento dello scrocco
sia determinato dal concatenamento magnetico del frontale e della cassa o della sola cassa: il
CTU ha sottolineato che è il concatenamento del campo magnetico del magnete dello scrocco
con il materiale ferromagnetico del frontale - e in misura ridotta con quello della cassa- a
determinare con movimento a scatto il posizionamento di apertura dello scrocco;
c) l‟ascolto di un suono sarebbe insufficiente a far concludere che la molla (M) della serratura
Alban sia un solo componente ausiliario di sicurezza al movimento di apertura: la molla sarebbe
in realtà un elemento essenziale per determinare il movimento, ed in ciò sarebbe ravvisabile
quella sufficiente differenziazione idonea ad escludere l‟interferenza. Sul punto il CTU ha
osservato che l‟ascolto del suono è stato utilizzato quale mero indice solo a conferma della
conclusione, già raggiunta, che è il concatenamento magnetico a cagionare il posizionamento di
apertura dello scrocco e non la molla. Ad escludere che sia la molla a determinare il movimento
in esame soccorrono infatti anche ulteriori considerazioni. In primo luogo, la molla è un
elemento elastico e, in quanto tale, è incapace di determinare un posizionamento a scatto dello
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Il Consulente dell‟Ufficio, con una valutazione assai dibattuta tra le parti, ha anche concluso che la
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scrocco. Inoltre, il CTU ha provveduto a togliere la molla ma non ha osservato significative
differenze di comportamento: anche senza molla la posizione di apertura dello scrocco è
comunque decisiva per l‟arretramento dello scrocco stesso ed il suo allineamento in posizione
di apertura;
d) non sarebbe provato l‟allineamento dei due magneti in direzione parallela al movimento dello
scrocco: il C.T.U. ha richiamato le proprie considerazioni sul materiale ferromagnetico della
piastra frontale che rende -non solo compatibile ma -del tutto presumibile l‟allineamento
ferromagnetico della piastra frontale cagionerebbe effetti negativi sul movimento dello scrocco,
opponendosi dunque ad esso;
e) il CTU avrebbe violato il contraddittorio soprattutto in relazione alla verifica in concreto della
funzione della molla: come accennato, tale –ulteriore e non univoco- riscontro è stato eseguito
dal CTU a conferma delle conclusioni già raggiunte a seguito di un articolato dibattito tecnico,
dove i temi più dibattuti –la funzione accessoria o principale della molla nella serratura Alban
per mantenere il catenaccio in apertura nonché l‟orientamento dei poli- sono stati trattati
esaustivamente dalle parti;
f) quanto al diniego all‟introduzione di nuovi documenti, osserva il Collegio che la modulazione
del contraddittorio si è articolata in tre memorie tecniche, ove la difesa Alban con la seconda
memoria ha prodotto nuovi documenti. Consentire nuove produzioni una volta depositato
l‟elaborato tecnico avrebbe inevitabilmente cagionato la violazione del principio, a copertura
costituzionale, della ragionevole durata del processo. E ciò oltre a violare le rigide scansioni
processuali che vedono nella disposizione che consente in materia di diritto industriale il
deposito di nuovi documenti nel corso dell‟indagine tecnica una deroga di stretta
interpretazione. La decisione del giudice istruttore va dunque sul punto integralmente recepita.
7.Il risarcimento del danno
Passando al risarcimento del danno, sono sorti nel corso dell‟indagine contabile alcuni profili
problematici, anche tenuto in conto che sono stati esaminati 213 articoli appartenenti alla famiglia
“Mediana Polaris” (comprendenti: serrature vere e proprie, vaschette, piastre, scrocchi, kit e prodotti
personalizzati). Ed in particolare:
a) parte attrice ha dichiarato di avere modificato la serratura “Mediana Polaris” dalla fine del
2012 con modalità che, in ossequio alle indicazioni fornite dal CTU, escluderebbe l‟interferenza
con IT 400: tale dichiarazione è supportata, oltre che dalle attestazioni del proprio CTP, da un
ulteriore parere pro veritate. A fronte dell‟opposizione sul punto da parte della convenuta, la
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longitudinale dei poli, giacché in caso di allineamento trasversale, con il materiale
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quale nega che tale modifica sia avvenuta, va osservato che il codice di prodotto esterno non è
stato cambiato, elemento che introduce seri dubbi in ordine all‟effettivo intervento della
modifica, giacché al mercato il prodotto viene presentato, quanto al codice identificativo,
identico al precedente. In ogni caso appare assorbente l‟obiezione, rilevata dal C.T.U., della
mancata prova da parte di Alban che le quantità di serrature contraffattorie realizzate prima di
tale asserita modificazione e giacenti in magazzino non siano state più commercializzate nel
corso del 2013 e che non abbiano dunque determinato gli utili conseguiti nei primi quattro mesi
contraffazione provarne il fondamento, presupposto ineludibile per esaminare nel merito la
domanda diretta ad escludere dal risarcimento gli utili successivi al 2012. La relativa doglianza
va dunque rigettata;
b)quanto alla domanda di Bonaiti di estendere l‟indagine risarcitoria ad un nuovo prodotto di
Alban, denominato “Mediana Revolution”, il Collegio richiama sul punto le osservazioni svolte
dal giudice istruttore: nell‟ipotesi di illecito continuativo le diverse modalità di lesione che
possono susseguirsi nel corso del processo sono oggetto di indagine giudiziale con riguardo
all‟an solo ove specificatamente censurate ed oggetto di contraddittorio entro il termine di cui
all‟art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.. Non va infatti dimenticato che la cristallizzazione del thema
decidendum avviene con il deposito di tale scritto difensivo e che l‟accertamento giudiziale,
anche in ossequio al principio della ragionevole durata del processo, non può estendersi oltre il
perimetro della lite così delineato. Così, mentre a favore della parte danneggiata l‟efficacia del
giudicato si estende sotto il profilo oggettivo (si pensi all‟inibitoria assistita da astreinte) fino a
coprire eventuali elusioni del provvedimento giudiziale, colpendo anche condotte future che
ricadono nel comando giudiziale e la cui identità va accertata eventualmente con gli strumenti
concessi dall‟ordinamento nella fase esecutiva (ove potrà dunque essere verificato se la
“Mediana Revolution” costituisce una modalità di lesione coperta dall‟interdetto giudiziale) in
relazione al risarcimento del danno gli elementi costitutivi dell‟illecito sono quelli e solo quelli
delineati nel thema decidendum;
c)quanto alla famiglia di incontri denominata “Easy Matic”, venduta a corredo di entrambi le
serrature Alban- “Mediana Polaris” e “Mediana Revolution”-, il criterio forfettario considerato
dai CTP al fine di valutare sotto questo profilo il danno è consistito nella ritenere coincidenti il
numero di unità vendute degli incontri e delle vaschette Easy-Matic, ossia si è ritenuto
presuntivamente che ad ogni vaschetta Easy-Matic prodotta e venduta corrisponda un incontro
Easy-Matic prodotto e venduto. Tale criterio appare ragionevole e viene recepito dal Tribunale
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di tale anno. Trattandosi questa di eccezione in senso proprio, spettava a parte convenuta in
Repert. n. 6542/2014 del 11/06/2014
tenuto conto, quanto all‟an, che qui non è in contestazione (diversamente dall‟ipotesi degli
incontri breve esaminati al punto sub. e) l‟unità funzionale dell‟incontro con la serratura
contraffattoria:
d) infine, quanto agli incontri “Minimal” e “Alutop” venduti da Alban autonomamente o inseriti in Kit,
parte attrice ha eccepito che si tratta di res autonome rispetto alle serrature litigiose, peraltro oggetto di
propria domanda di brevetto depositata in data 28.4.2009. Bonaiti ha replicato che il danno da mancata
vendita si deve estendere anche ai prodotti accessori o complementari al prodotto brevettato, in sé non
esame gli incontri dianzi citati, fondamentali per il funzionamento della serratura magnetica, sarebbero
oggetto di commercializzazione congiunta con “Mediana Polaris” e necessariamente andrebbero a
comporre una voce importante di danno.
Ritiene il Tribunale che tale profilo risarcitorio, oggetto di studio soprattutto dalla dottrina americana,
non possa trovare accoglimento giacchè:
- è mancata la puntuale e tempestiva domanda di estendere il ristoro, oltre ai pregiudizi cagionati dalla
vendita del prodotto contestato (le serrature), anche ai danni derivati dalla vendita di res non brevettate
commercializzate da Alban unitamente al bene contraffatto: è mancato conseguentemente sul punto
anche il necessario contraddittorio;
- non è stato di conseguenza indagato sotto il profilo brevettuale il requisito della c.d. “unità
funzionale” composta dalle serrature “Mediana Polaris” e da tali incontri, presupposto ineludibile per
dare accesso al risarcimento da convoyed sales; ciò si traduce, secondo i principi nazionali della
responsabilità aquiliana, nella mancata prova del nesso di causalità tra illecito e danno.
Dunque appare corretto espungere dalla quantificazione del pregiudizio subito da Bonaiti gli utili
conseguiti da Alban attraverso la vendita autonoma degli incontri “Minimal” e “Alutop”.
Va invece considerata la vendita in Kit con riguardo alle restanti componenti dello stesso, esclusa la
quota riferibile agli incontri: il relativo utile va dunque equitativamente ridotto, alla luce di tale
considerazione e della necessità di valutare il pregiudizio in relazione all‟apporto proporzionale in
termini di utili delle sole res in contraffazione.
Ciò premesso, parte attrice sin dall‟atto introduttivo aveva chiesto la retroversione degli utili in
alternativa al risarcimento del danno quantificato nelle poste del danno emergente e del lucro cessante.
A tale criterio occorre dunque far riferimento per liquidare il pregiudizio dovuto a Bonaiti.
La cristallizzazione dell‟utile marginale netto ha avuto riguardo tra l‟altro:
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contraffattori, ma commercializzati unitamente al bene interferente (cd. convoyed sales): nel caso in
Repert. n. 6542/2014 del 11/06/2014
a) ai costi degli scarti (Alban aveva quantificato i prodotti difettosi nella frazione del 2,5 %
dell‟intera produzione: il CTU ha ritenuto una percentuale decrescente dal 2,3% al 1,32%,
compatibile con la sempre maggiore esperienza aziendalistica acquisita nel corso del tempo);
b) ai costi generali di produzione (ed in particolare qui a quelli dei materiali di consumo e dei
lubrificanti);
c) alle spese di marketing, documentate da Alban;
d) ai costi di trasporto;
f) alle provvigioni, calcolate dal CTU nella percentuale del 5% dei ricavi.
Sono stati esclusi i costi per fiere ed esposizioni (non essendo stata fornita prova di esborsi
specificamente imputabili alla commercializzazione di prodotti oggetto di causa), quelli per lavoro
interinale (mancando la prova dell‟ impiego di forza lavoro diversa da quella già considerata nel costo
di produzione) ed infine i costi di locazione degli immobili, non essendo stata provata la destinazione
dedicata alla specifica produzione della serratura “Mediana Polaris”.
Alla luce di tali criteri si perviene ad un utile marginale lordo di € 4.256.795 ed ad un utile marginale
netto di € 2.588.196, dal quale ultimo occorre come sopra accennato decurtare parzialmente gli utili
conseguiti dalla vendita di Kit.
Attraverso una valutazione necessariamente equitativa, che considera anche il notevole numero di
serrature contraffattorie prodotte da Alban (si pensi che secondo la prospettazione di quest‟ultima unità
in questione sono superiori a tre milioni, e precisamente 3.308.245 unità, con giacenze di magazzino
pari a 403.528 unità) ritiene il Tribunale di liquidare la somma di € 2.500.000,00, in moneta attuale,
oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.
8.La domanda di concorrenza sleale per denigrazione svolta da parte attrice
Passando infine alla domanda di concorrenza sleale per denigrazione svolta da parte attrice, la stessa
appare infondata, giacchè la comunicazione censurata (doc. 6 di parte attrice) non contiene alcun
riferimento neppure indiretto ad Alban, limitandosi a informare il mercato della presenza di serrature
magnetiche “che riproducono per intero le caratteristiche tecniche protette da tali brevetti” nonché
con la dichiarazione di volontà di perseguire chiunque commercializzi tali prodotti.
Inoltre, ad escludere la riferibilità di tale comunicazione ad Alban milita la considerazione temporale
della sua pubblicazione sul sito della convenuta nel luglio del 2009, quando l‟attrice non risultava
ancora entrata nel mercato delle serrature magnetiche.
La relativa domanda va dunque rigettata.
9.Il comando giudiziale
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e) agli ammortamenti;
Repert. n. 6542/2014 del 11/06/2014
Ai sensi dell‟art. 279, comma 2, n. 5, c.p.c., va dunque pronunciata sentenza definitiva, con contestuale
separazione delle domande relative ai tre titoli- IT 1.325.808, IT 1.349.234 e domanda
MI2007U00063- ed ordine di iscrizione a ruolo a cura della parte interessata.
Occorre accertare la nullità parziale del brevetto IT „109 e procedere alla sua limitazione ex art.79,
comma 3, c.p.i.; viene invece rigettata la domanda di nullità del brevetto IT „400, a sua volta limitato
alla luce della rituale richiesta in tal senso della parte.
Accertata la contraffazione del brevetto IT „400 da parte di Alban attraverso la produzione e
da astreinte, ritenuta congrua nella misura di € 50,00 per ogni singolo prodotto commercializzato in
violazione dell‟interdetto a partire dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione delle presente
sentenza.
L‟inibitoria e la penale non possono essere estese in via autonoma agli incontri indicati nella
precisazione delle conclusioni di parte convenuta, trattandosi di domanda nuova, neppure
genericamente indicata nella cristallizzazione del petitum e non oggetto di apposita indagine diretta a
verificare l‟univoco funzionalità servente di tali res rispetto alle serrature oggetto di causa, salva
sempre in via esecutiva la verifica dell‟estensione oggettiva del giudicato.
Parte attrice va altresì condannata al risarcimento del danno, meglio quantificato al punto sub. 7, oltre
al ritiro dal commercio ed alla distruzione dei prodotti contraffattori.
Ritiene il Collegio che vada altresì concessa la misura della pubblicazione, secondo le modalità
indicate in dispositivo, quale misura sia di risarcimento in forma specifica sia ripristinatoria della
corretta informazione sul mercato.
Infine va rigettata la domanda di concorrenza sleale per denigrazione svolta da parte attrice.
10.Il governo delle spese
Tenuto conto che Alban è vittoriosa sulla domanda nullità del brevetto IT „109 nella sua versione
originaria di titolarità di Bonaiti, ma soccombente su tutte le altre domande, ritiene il Collegio di
compensare nella misura di 1/5 le spese di lite. La restante frazione dei 4/5 viene posta a carico
dell‟attrice in relazione sia alle domande riconvenzionali svolte nei suoi confronti, ed accolte, sia con
riguardo alle ulteriori domande –di nullità del brevetto „400, di non contraffazione e di concorrenza
sleale- formulate dalla stessa Alban contro la convenuta, tutte rigettate.
Le spese di lite vengono liquidate in base al D.M. 140/2012, testo ancora in vigore al momento del
deposito dell‟ultimo scritto difensivo.
Tenuto conto dello scaglione di riferimento in base all‟importo liquidato a titolo risarcitorio, operato
l‟aumento massimo previsto dalla Tabella A del D.M. 140/2012 per ogni fase percentuale (tenuto conto
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commercializzazione delle serrature “Mediana Polaris”, va di conseguenza disposta inibitoria assistita
Repert. n. 6542/2014 del 11/06/2014
della complessità e del numero delle questioni trattate) i compensi vengono quantificato nella somma di
€ 20.000,00.
A ciò si aggiungono le spese, tra le quali vanno computate quelle sostenute per la propria difesa tecnica
nei limiti di quanto liquidato a favore del consulente dell‟Ufficio, perciò fino all‟importo € 7.400,00,
oltre le altre spese indicate nella relativa nota depositata agli atti.
Infine, le spese delle due CTU già liquidate in corso di causa (in applicazione del criterio dettato in
punto di compensi e spese) vanno definitivamente poste a carico di parte attrice per i conseguenti 9/10
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Alban Giacomo s.p.a
con atti di citazione rispettivamente notificati in data 27.11.2009 ed in data 18.6.2010 contro Bonaiti
Serrature s.p.a. e Giovanni Aschieri, nonché sulle domande riconvenzionali svolte dai convenuti contro
parte attrice, ogni altra diversa domanda ed eccezione diversamente disattesa e rigettata, così provvede:
1) dispone la separazione dal presente giudizio delle domande di nullità formulate da parte attrice ed
aventi ad oggetto i brevetti italiani per invenzione industriale n. IT 1.325.808 ed ITY 1.349.234nonché la domanda MI2007U00063 di titolarità di Bonaiti Serrature s.p.a. e disponendo la nuova
iscrizione a ruolo generale a cura della parte interessata;
2) rigetta la domanda di concorrenza sleale per denigrazione svolta da parte attrice nei confronti della
convenuta;
3) accerta e dichiara la nullità parziale del brevetto italiano per invenzione industriale n. IT 1348109 di
titolarità di Bonaiti Serrature s.p.a. nella sua versione originaria, e dispone la limitazione dello stesso
così come da riformulato in corso di causa secondo il testo delle rivendicazioni indicate al punto sub.
4.3.;
4) rigetta la domanda svolta da Alban Giacomo s.p.a. di nullità del brevetto per invenzione industriale
IT 1377400 di titolarità di Bonaiti Serrature s.p.a.;
5) dispone la limitazione del brevetto italiano per invenzione industriale IT 1377400 di titolarità di
Bonaiti Serrature s.p.a. così come riformulato in corso di causa secondo il testo delle rivendicazioni
indicate al punto sub. 5.3.;
6) accerta e dichiara che la fabbricazione, la distribuzione e la vendita delle serrature “Mediana Polaris”
da parte dell‟attrice costituisce contraffazione del brevetto per invenzione industriale n. IT 1377400 di
titolarità della convenuta;
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e per un 1/10 a carico della convenuta.
Repert. n. 6542/2014 del 11/06/2014
7) inibisce a Alban Giacomo s.p.a. la fabbricazione, la distribuzione, la pubblicizzazione e la vendita
di serrature “Mediana Polaris”, o comunque denominate, in contraffazione con il brevetto per
invenzione italiana n. IT 1377400 di titolarità di Bonaiti Serrature s.p.a.;
8) fissa a titolo di penale a carico dell‟attrice l‟importo di € 50,00 per ogni violazione o inosservanza
all‟ordine di cui al punto sub. 7 riscontrato successivamente al trentesimo giorno dalla comunicazione
della presente sentenza;
9) condanna parte attrice al risarcimento del danno a favore di parte convenuta, liquidato nell‟importo
10) ordina ad Alban Giacomo s.p.a. il ritiro definitivo dal commercio delle serrature “Mediana Polaris”
o comunque denominate;
11) ordina la distruzione a spese di Alban Giacomo s.p.a. dei prodotti in violazione, nonché delle
relative confezioni, materiale pubblicitario e promozionale;
12) dispone la pubblicazione per una sola volta sul quotidiano “Il Corriere della Sera” dell‟intestazione
e del dispositivo della presente sentenza in caratteri doppi rispetto al normale a cura della convenuta ed
a spese di parte attrice;
13) compensate per la frazione di 1/5le spese del giudizio, condanna parte attrice alla rifusione della
restante frazione di 4//5 liquidata nell‟importo di € 20.000,00 a titolo di compensi ed € 7858,00 per
spese (di cui € 7.400,00 a titolo di compensi per spese di CTP), oltre accessori di legge;
14) le spese delle due CTU già liquidate in corso di causa vengono poste per la frazione di 9/10 a carico
di parte attrice e per la restante frazione di 1/10 a carico della convenuta;
15) dispone che il presente provvedimento venga trasmesso ad UIBM a cura della Cancelleria per i
relativi adempimenti.
Così deciso in Milano, il 14 aprile 2014
Il Presidente
Dott.ssa Marina Tavassi
Il giudice estensore
Dott.ssa Alima Zana
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di € 2.500.000,00 oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;

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