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R.G. 66472/2015
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D’IMPRESA – A –
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marina Tavassi
Presidente
dott.ssa Silvia Giani
Giudice Relatore
dott.ssa Alima Zana
Giudice
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimenti per reclamo n.r.g. 66472/2015, riunito con il procedimento n.r.g.
68235/2015, promosso da:
FASHION VICTIMS SRL, in persona del legale rappresentante, con il patrocinio
degli avv.ti ANDREOLINI MARCO, ANDREOLINI FRANCESCA e PARINI
ANDREA, elettivamente domiciliata in VIA NINO BIXIO, 45 - 20129 MILANO
presso lo studio del difensore avv. ANDREOLINI Marco.
RECLAMANTE e RECLAMATA
contro
TASCI SRL (C.F. 01180400226), in persona del legale rappresentante, con il
patrocinio
degli
avv.ti
FAILLA
LUCA
MASSIMO,
CRESPI
GIANLUCA
EMANUELE e TORCHIO STEFANO, elettivamente domiciliata in CORSO EUROPA,
22 - 20122 MILANO presso lo studio del difensore avv. FAILLA Luca Massimo;
RECLAMATA e RECLAMANTE
1. Con ricorso ante causam, la società TASCI SRL ha chiesto al Tribunale d’inibirsi alla
FASHION VICTIMS SRL la produzione e commercializzazione, nonché il ritiro e il
sequestro di alcuni dei suoi capi d’abbigliamento e precisamente dei seguenti prodotti:
Magic G Jacket, Zenith Jacket Man, Ultra Vest Men, Limestone Bermuda Men e
Combination Pant Men.
In particolare, la ricorrente ha allegato di essere proprietaria del design comunitario
multiplo n. 001317960, dep. il 13/3/2012 e valido fino al 13 marzo 2017 e di essere
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http://bit.ly/28Xaj0O
Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10fd82 - Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d1ef9 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee
Accoglimento totale del 22/01/2016
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licenziataria esclusiva del marchio comunitario figurativo n 5253828, depositato per
contraddistinguere i prodotti delle classi 18, 20 e 25, costituito da un elemento centrale
quadriforme che si sviluppava in quattro elementi che formavano una lettera X con il
nome di fantasia MONTURA.
Deduceva, quindi, la contraffazione del design multiplo comunitario, a tutela di una
giacca denominata MAGIC G JACKET, avvenuta con la commercializzazione da parte
della resistente del modello Alpinist 3LJacket, “del tutto identico al modello Magic
Jacket”, prodotto dalla ricorrente e del modello Zenith Jacket Men, “straordinariamente
simile a quello a marchio MONTURA”.
Allegava, inoltre, “la straordinaria somiglianza” dei modelli da essa commercializzati,
denominati Run Ski Vest, Yaru Evo Pants e Free Synt Up 374 Pants, ai modelli Ultra
Vest Men, Limestone Bermuda Men e Combination Pant Men, che, pur non
registrati dalla ricorrente, erano coperti da privativa. Deduceva che la resistente aveva
depositato, in data 16 gennaio 2014, una domanda di marchio che imitava quello della
ricorrente Tasci, consistente in un elemento centrale quadriforme che si sviluppava
verso l’esterno formando una X, unita al nome di fantasia ROCK ESPERIENCE.
Allegava, infine, che un suo ex agente aveva partecipato a una riunione di FV nella
quale aveva portato il catalogo della ricorrente per la riproduzione dei modelli.
A seguito di termine concesso dal giudice alle parti alla prima udienza, per favorire un
componimento bonario della vertenza e per integrare le difese, la ricorrente estendeva la
domanda cautelare al modello Firewall Jacket Man, asseritamente in contraffazione del
suo modello registrato Magic G Jacket, e ad altri modelli, asseritamente in violazione di
modelli non registrati, indicati nella memoria integrativa dep. 27/10/2015 e identificati
mediante rinvio al doc. 27 prodotto con la detta memoria.
1.2. In parziale accoglimento delle istanze formulate dalla ricorrente Tasci, il Tribunale,
con ordinanza emessa il 9 novembre 2015, ha riconosciuto in via cautelare il fumus
della contraffazione del marchio registrato, inibendo alla resistente Fashion “ogni
ulteriore fabbricazione, pubblicizzazione, importazione e vendita di prodotti
contrassegnati dal segno grafico ritenuto in contraffazione” Ha rigettato, invece, le
domande basate sulla contraffazione del modello registrato e sulla violazione dei
modelli non registrati, perché non era stato accertato il carattere individuale dei modelli
e, quanto a quelli non registrati, non era stato neppure allegato il carattere individuale,
non era stato accertata la prima data di comunicazione al pubblico della collezione e non
vi era stata una riproduzione pantografica dei prodotti cui era attribuita natura di
modello.
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1.3. La resistente Fashion Victims, ha proposto reclamo, chiedendo la sospensione del
provvedimento di prime cure, nonché la riforma dello stesso, deducendo che:
I. la ricorrente Tasci aveva chiesto una tutela limitata a cinque modelli di capi
d’abbigliamento – registrati e non - poi estesa, in sede di memoria integrativa, ad
ulteriori sette modelli non registrati. Il Giudice, tuttavia, decidendo ultrapetitum,
aveva inibito alla Fashion Victims la commercializzazione di tutti i modelli in
produzione (svariate centinaia), sul presupposto della violazione del marchio
registrato di titolarità di Tasci, nonostante non vi fosse alcuna domanda
specifica. Le memorie difensive, infatti, si erano concentrate esclusivamente sui
profili relativi ai modelli registrati e non, soltanto incidentalmente affrontando la
questione della contraffazione del marchio MONTURA depositato da Tasci;
II. nel merito, lamentava l’assenza di confondibilità dei due marchi e l’evidente
differenza, tanto nella parte denominativa (MONTURA e ROCK EXPERIENCE
e i relativi pay-off), quanto nella parte figurativa, dato che l’elemento figurativo
della reclamata Tasci ricordava un fiore stilizzato, mentre la lettera X di Fashion
era asimmetrica.
III. Infine si doleva della carenza del periculum in mora, rilevando che, già nel
novembre 2013, la reclamata Tasci aveva inviato una diffida alla Fashion
Victims, lamentando la somiglianza tra il marchio comunitario MONTURA e i
marchi di titolarità della resistente, rimanendo inerte per un lasso di tempo così
prolungato.
1.4. La società Tasci S.r.l., a sua volta, ha proposto reclamo al Collegio, chiedendo la
riforma del provvedimento del giudice della prima fase, sulla base dei seguenti motivi:
a) quanto al modello registrato, il Giudice designato aveva erroneamente ritenuto
che l’imitazione di alcuni degli elementi individualizzanti non fosse sufficiente
ad integrare la contraffazione del modello registrato MAGIC G JACKET,
essendo richiesta la compresenza nel prodotto della reclamata Fashion di tutte le
caratteristiche in grado di conferire allo stesso una forma distinguibile sul
mercato;
b) In presenza di una medesima impressione generale dei due prodotti, degli stessi
canali distributivi e dello stesso pubblico di riferimento, era evidente la
sussistenza del rischio di confusione, a maggior ragione se i prodotti della
reclamata Fashion erano commercializzati con un marchio in contraffazione di
quello di Tasci;
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c) in ordine ai modelli non registrati, la ricorrente evidenziava che la data di
commercializzazione era stata specificatamente indicata nel documento 15; gli
elementi individualizzanti erano stati anch’essi puntualmente indicati nel parere
tecnico sub doc. 15.
d) Quanto infine, al profilo della concorrenza sleale, la reclamante deduceva che il
Giudice designato, dopo aver riconosciuto una rapporto di concorrenza tra le
parti, nonché un’imitazione del marchio, già di per sé idonea per una tutela
concorrenziale, non aveva ritenuto che vi fosse l’illecito ex art. 2598, n. 1, pur
sussistendo ulteriori elementi, quali la riunione con gli ex agenti, che
corroboravano l’esistenza di un disegno volto all’imitazione dei modelli –
registrati e non – di titolarità di Tasci.
2. All’udienza del 17 dicembre 2015, fissata con decreto del Presidente, che sospendeva
l’esecuzione del provvedimento cautelare, sono stati riuniti i procedimenti di reclamo
nn. di ruolo 66472/2015 e 68235/2015.
Le parti, sentite a chiarimenti e invitate a una composizione bonaria, hanno chiesto un
differimento dell’udienza per valutare eventuali ipotesi di definizione bonaria del
contenzioso.
Alla successiva udienza del 14 gennaio 2016, le parti, dato atto dell’esito negativo di
ogni trattativa, hanno discusso la causa e il Collegio si è riservato la decisione.
3. Preliminarmente va acquisita la documentazione prodotta da Fashion all’udienza del
17 dicembre 2015. Nel detto procedimento i nuovi documenti possono essere acquisiti,
nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa ( art 669 terdecies
comma 4 c.p.c.).
Nel caso di specie, la controparte si è opposta alla loro produzione senza chiedere alcun
termine a difesa e ha ribadito l’opposizione persino all’udienza del 14 gennaio 2016,
nonostante il lasso di tempo intercorso dopo la produzione per svolgere le sue difese.
La produzione, legittimamente acquisita ex art. 669-terdecies c.p.c., è avvenuta senza
alcuna violazione del principio del contraddittorio.
4. Il reclamo proposto da Tasci S.r.l. va rigettato nel merito, dovendo invece essere
accolto quello proposto da Fashion Victims S.r.l.
5. Incominciando da quest’ultimo, e dalla contestazione di ultrapetizione, il Collegio
ritiene di poterla superare in considerazione ai cenni, che pure erano stati fatti nel
ricorso di Tasci, al marchio e più in generale ai segni distintivi. È ben vero che nel
ricorso e nella memoria integrativa della ricorrente il petitum concerneva i modelli
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individuati con espresso richiamo al parere tecnico, tuttavia, Tasci aveva allegato la
contraffazione del marchio e la confondibilità dei capi per effetto dei marchi, a sua
detta simili.
In ogni caso, il Collegio ritiene che le doglianze di Fashion riguardanti i marchi siano
fondate nel merito e che pertanto, il reclamo vada accolto; specificamente, dal raffronto
dei due segni in conflitto, ritiene il Collegio non sussista il fumus della contraffazione,
perché i due segni non sono confondibili.
5.1. Per giurisprudenza consolidata si adotta il criterio della valutazione globale e
sintetica del segno distintivo con riguardo alla componente Fonetica, Visuale e
Concettuale. Il Giudice è chiamato a valutare se tra il marchio registrato e il segno
distintivo asseritamente in contraffazione sussista una somiglianza visiva, fonetica e/o
concettuale, complessivamente apprezzata e di tale intensità da determinare il rischio di
confusione per il pubblico, qualora i due segni siano utilizzati per contraddistinguere
prodotti o servizi identici o affini.
Al fine dell’accertamento della confondibilità, la valutazione comparativa dei marchi va
fatta mediante un giudizio globale d’impressione, che è soggetto a una successiva fase
di controllo, che non può prescindere dall’esame delle somiglianze e delle diversità.
Nel caso, come quello di specie, di marchio complesso, l’esame va fatto con riguardo
alle singole componenti, dotate di autonoma efficacia distintiva (Cass. n 1249/2013).
5.2. I marchi “MONTURA” e “ROCK EXPERIENCE”. Nel caso di specie questi sono i
due marchi a confronto:
Il marchio riprodotto a sinistra è quello azionato da Tasci S.r.l., depositato in data 23
settembre 1998 e registrato con il n. 000939504 in data 12 settembre 2001, si
caratterizza per la presenza dell’ elemento denominativo “MONTURA”, termine di
fantasia, e per la presenza di un elemento figurativo, consistente in una forma
quadripetala e perfettamente simmetrica che richiama quella di un fiore.
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Al di sotto della scritta “MONTURA” si posiziona il pay-off “The Ergonomic
Equipage”.
Il marchio di titolarità della Fashion Victims S.r.l., e riprodotto a destra, depositato in
data 16 gennaio 2014, è caratterizzato da un disegno costituito da cinque segmenti, che
si sviluppano verso l’esterno formando una X asimmetrica, posizionato al fianco del
nome di fantasia “ROCK EXPERIENCE”, che ne costituisce l’elemento denominativo.
Al di sotto dell’elemento denominativo è presente un pay-off con la scritta “Empower
Your Senses”.
I due marchi complessi presentano componenti denominative, entrambe di fantasia,
diverse, sotto ogni profilo . Quanto a quella figurativa, i due segni in conflitto non sono
confondibili, sebbene siano caratterizzati da due linee che si incrociano al centro
dell’immagine. La X di Fashion Victims è composta da cinque segmenti , è asimmetrica
e si differenzia notevolmente dal marchio MONTURA di Tasci, connotato, invece, da
simmetria, e somigliante, piuttosto, a una stella alpina stilizzata.
L’impressione complessiva generale non è modificata dalle limitate somiglianze (il
colore rosso della componente figurativa) e non è tale da generare confusione tra i due
segni, anche tenendo conto dell’identità dei prodotti che li contraddistinguono.
5.3. Alla luce di tali considerazioni, va pertanto revocato il provvedimento cautelare,
oggetto di reclamo, nella parte in cui ha concesso la misura dell’inibitoria in danno di
Fashion Victim s.r.l. di “ogni ulteriore fabbricazione, pubblicizzazione, importazione e
vendita di prodotti contrassegnati dal segno grafico ritenuto in contraffazione”, con
applicazione di penale.
6. Il reclamo proposto da Tasci non è fondato e va, pertanto, confermato il
provvedimento cautelare di rigetto delle domande cautelari proposte da Tasci.
6.1. Sulla contraffazione del modello registrato. La ricorrente Tasci è titolare del design
comunitario multiplo n 001317960, dep. il 13/3/2012 e valido fino al 13 marzo 2017.
La ricorrente ha allegato la contraffazione del modello registrato MAGIC G JACKET,
avvenuta mediante la commercializzazione da parte della resistente dei modelli Alpinist
3LJacket, Zenith Jacket Men e Firewall Jacket Man (quest’ultima violazione contestata
con la memoria integrativa).
La resistente ha contestato l’originalità del modello MAGIC G JACKET , unitamente a
quella degli altri modelli, registrati e non, azionati dalla ricorrente.
Giova da subito rilevare che la registrazione del modello MAGIC G JACKET non
contiene la descrizione del modello, ma solo una rappresentazione fotografica ( cfr all 3
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Tasci). La parte ha così descritto il modello, nel ricorso a p 4, punto 22: “giacca sportiva
con cappuccio dotato di visiera, in tessuto tecnico, aperta sul davanti e richiudibile da
una cerniera che percorre l’intero capo. Le spalle e la parte iniziale della manica sono di
colore diverso perché i tessuti utilizzati sono funzionalmente diversi e si notano
elementi ornamentali fosforescenti per dare visibilità a chi l’indossa”.
Per valutare se un modello possiede una propria individualità, requisito cui è
condizionata la tutela, si deve stabilire se l'impressione globale prodotta su un
utilizzatore informato che esamini il modello differisce nettamente da quella prodotta
dai modelli già esistenti, prendendo in considerazione la natura del prodotto cui il
modello si applica e il grado di libertà dell'autore nell'elaborare il disegno o modello
(art. 6 reg.).
Nel caso di specie, precisato che può essere oggetto di tutela solo la forma e non l’idea,
e che non ricadono nell’ambito di tutela le caratteristiche che sono determinate
unicamente dalla funzione tecnica, gli elementi indicati dalla parte, “giacca con
cappuccio dotato di visiera, aperta sul davanti e richiudibile da una cerniera che percorre
l’intero capo. Le spalle e la parte iniziale della manica di colore diverso”, non appaiono
essere dotati di sufficiente originalità, in quanto elementi standardizzati e senz’altro
anticipati sul mercato, come risulta dalla documentazione prodotta da Fashion ( cfr
allegati a e b al doc 13, relativi a copie di cataloghi degli anni 2010 e 2011, in cui si
rinvengono giacche con cappucci dotati di visiera, bande di colore contrastante sulle
spalle e sulle maniche, lunga cerniera che percorre tutta la giacca).
Venendo poi al concreto raffronto tra i modelli e partendo dall’esame comparativo del
modello MAGIC JACKET di Tasci con quello denominato Alpinist, relativamente ai
quali sono stati prodotti i campioni, emergono numerose sostanziali differenze, anche
con riguardo agli elementi più significativi o indicati come individualizzanti:
-
la linea delle bande presenti sulla schiena, in Magic, si unisce formando una V,
mentre nel modello denominato ALPINIST, la linea sulla schiena è dritta e non
forma alcuna V;
-
la cerniera, che attraversa tutto il capo – elemento di per sé che non si ritiene
originale -, ha una conformazione del tutto diversa;
-
la parte anteriore del capo Fashion presenta appariscenti tasche, del tutto assenti
nel modello TASCI.
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6.2. Quanto al modello Zenith Jacket Man, le somiglianze sono ancora minori perché il
modello commercializzato da Fashion non presenta neppure bande di colore diverso in
alcuna parte del capo.
6.3. Nel modello Firewall, in relazione al quale la contraffazione è stata allegata nella
memoria integrativa, le bande di colore contrastante hanno linee del tutto diverse sia
sulla schiena che sulla parte anteriore, anch’essa munita di visibili tasche, mancanti
invece nel modello di TASCI.
6.4. In conclusione, la mancanza di originalità delle caratteristiche indicate ( o
quantomeno della gran parte di esse), unitamente alla presenza di notevoli divergenze
nei modelli in comparazione, fanno ritenere che non sussista il fumus della contestata
contraffazione.
6.5. Sulla violazione di modelli non registrati. TASCI ha, altresì, contestato la
violazione dei diritti di privativa derivanti dalla titolarità dei modelli non registrati, Run
Sky Vest, Free Synt Pant e Yaru Evo Pants, richiamando come elementi
individualizzanti i documenti in atti e specificamente il parere allegato sub doc 15.
Anche qualora si ritenesse soddisfatta in questa sede cautelare la pur sempre necessaria
allegazione del requisito dell’individualità con riguardo a tali tre modelli ( cfr artt. 3, 5,
85 direttiva 71/98/CE e CGE 345/2014, C-345), si osserva che:
-
gli elementi non paiono originali ( colletto alla coreana, cerniera che percorre
l’intero capo, elementi fosforescenti, cuciture sotto le ascelle, arricciature
terminali);
-
in assenza dei relativi campioni, mai prodotti, non è neppure possibile a questo
ufficio una valutazione comparativa globale dei modelli; le rappresentazioni in
atti –sub doc 27- non riproducono i modelli come si presentano, ma recano
evidenziazioni giustapposte dalla ricorrente, che rendono ancor più arduo un
esame basato sull’impressione d’insieme, necessario sia per valutare
l’individualità che ai fini della valutazione comparativa, per stabilire se vi sia
stata riproduzione degli elementi più significativi ;
-
per i modelli non registrati, non è sufficiente la riproduzione di tutte le
caratteristiche individualizzanti, ma la tutela è ristretta ai casi d’identità dei
modelli, che si verifica quando la violazione derivi dalla integrale “copiatura”
del modello (art. 19 dir. Cit.).
-
Il modello comunitario non registrato è protetto per un periodo di tre anni,
decorrente dalla data in cui è stato divulgato al pubblico per la prima volta nella
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Comunità. Stando alla data di prima commercializzazione dei prodotti indicata
dalla parte, peraltro per relationem - e risalente a gennaio 2013 con riguardo ai
modelli YARU e FREE SYNT, non vi sarebbe neppure spazio per alcuna
inibitoria, considerato il ristretto e menzionato ambito temporale di tutela dei
modelli non registrati.
6.6. In relazione agli altri modelli non registrati, di cui TASCI ha allegato la titolarità
nella memoria integrativa, la domanda cautelare non può essere accolta, non solo per le
ragioni esposte al paragrafo precedente, ma anche in considerazione del fatto che la
parte non ha neppure indicato in che cosa consista il requisito dell’individualità. E sul
punto si richiamano il citato art. 85 e la menzionata giurisprudenza comunitaria ( cfr.
cit. CGE 345/2014).
6.7. TASCI si è lamentata altresì che il giudice della prima fase non abbia ravvisato il
fumus della fattispecie di concorrenza sleale per imitazione servile ex art. 2598 n 1 c.c.
La concorrenza sleale per imitazione servile ex art. 2598 n 1 c.c. postula l’accertamento
del carattere distintivo e della notorietà qualificata dei capi di abbigliamento in oggetto,
in quanto, per la loro capacità distintiva, i prodotti sono percepiti dal pubblico dei
consumatori di riferimento come segno che denota la provenienza da un determinato
imprenditore. Verificandosi tale situazione, l’imprenditore può impedire ad altri la
riproduzione servile di beni che contraddistinguono la sua attività e pertanto idonei a
recare confusione con essa.
Nel caso di specie, la mancanza del carattere individuale, della riproduzione pedissequa
e/o della confondibilità, escludono la sussistenza del fumus della concorrenza sleale ex
art. 2598 n 1 c.c.
7. Alla soccombenza di TASCI segue la sua condanna alla rifusione delle spese di
giudizio concernenti entrambe le fasi del procedimento cautelare, giacché la
liquidazione in sede cautelare s’impone, considerando il contenuto - di rigetto- del
provvedimento che la sua natura anticipatoria, in quanto tale connotata da strumentalità
attenuata, che esclude la necessità dell’instaurazione del giudizio di merito. Tenuto
conto del valore indeterminabile, le spese sono, quindi, quantificate ex DM n 55/2014,
per la prima fase, in euro 5.000,00 per compensi e, per quella di reclamo, in euro
5500,00, per compensi ed euro 900,00 per spese relative ad entrambe le fasi, oltre spese
generali, iva e cpa, come per legge.
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PQM
Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata dell’Impresa –Sez A-, decidendo sui
reclami riuniti di cui in epigrafe, proposti da Fashion Victims s.r.l. e da Tasci s.r.l, così
provvede:
-
In accoglimento del reclamo proposto da FASHION VICTIMS SRL, revoca il
provvedimento cautelare emesso in danno di Fashion Victim s.r.l., di “ogni
ulteriore fabbricazione, pubblicizzazione, importazione e vendita di prodotti
contrassegnati dal segno grafico ritenuto in contraffazione a far tempo di
quaranta giorni dalla comunicazione della ordinanza, con fissazione di penale di
euro 100,00 per ogni ulteriore capo contrassegnato dal marchio contraffattorio”
-
Rigetta il reclamo proposto da TASCI SRL e, per l’effetto, conferma, il
provvedimento reclamato di “rigetto delle ulteriori pretese cautelari di TASCI
SRL”.
-
Condanna TASCI SRL a rifondere a FASHION VICTIMS SRL le spese
giudiziali di entrambe le fasi del giudizio cautelare, che vengono liquidate, per la
prima fase, in euro 5.000,00 per compensi e per quella di reclamo, in euro
5500,00, per compensi e in complessive euro 900,00 per spese di entrambe le
fasi, oltre spese generali, iva e cpa, come per legge.
-
Si comunichi.
Milano, così deliberato nella camera di Consiglio del 14 gennaio 2016.
Il Presidente
dott.ssa Marina Tavassi
Il Giudice relatore
dott.ssa Silvia Giani
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