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Sentenza n. 1114/2016 pubbl. il 28/01/2016
RG n. 19949/2010
Repert. n. 820/2016 del 28/01/2016
R.G. 19949/2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D’IMPRESA – A –
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Paola Gandolfi
Presidente
dott.ssa Alessandra dal Moro
Giudice
dott.ssa Silvia Giani
Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 19949/2010 promossa da:
CORIS ASSISTANCE 24ORE SPA, in persona del legale rappresentante, rappresentata e
difesa dall’avv. GIANMARIO MAGGI TASSO e dall’avv. MASSIMILIANO
COSTANTINI, giusta procura in calce all’atto di citazione, elettivamente domiciliata in
Corso di Porta Vittoria, 51 - Milano presso lo studio dei difensori;
ATTRICE
e da
MATTEO FOSSATI, rappresentato e difeso dall’avv. GIANMARIO MAGGI TASSO e
dall’avv. MASSIMILIANO COSTANTINI, giusta procura in calce all’atto di comparsa di
costituzione, elettivamente domiciliata in Corso di Porta Vittoria, 51 - Milano presso lo
studio dei difensori;
TERZO CHIAMATO
contro
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http://bit.ly/1VGMa4i
Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d1ef9 - Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067
Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee
TRIBUNALE di MILANO
RG n. 19949/2010
Repert. n. 820/2016 del 28/01/2016
ASSILIFE SAS DI PEZZIMENTI NATALE & C., in persona del socio accomandatario,
rappresentata e difesa dagli avv.ti RAFFAELE GARGANO e NICOLA GARGANO, giusta
procura a margine della comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata in Via
Compagnoni, 4 – Milano, presso lo studio dei difensori.
CONVENUTA
OGGETTO: MARCHI. Contraffazione. Nullità.
Per l’attore e il terzo chiamato:
Nel merito, in via principale:
accertare e dichiarare la nullità del marchio “Sci sicuro”;
inibire alla convenuta Assilife l’uso sotto qualsiasi forma del marchio “Sci sicuro”;
condannare la convenuta Assilife al pagamento, a favore dell’attrice Coris e/o del Sig.
Matteo Fossati, della somma ritenuta di giustizia ai sensi dell’art. 124 comma 2 e 131
comma 2 D.Lgs 30/2005 per qualsiasi violazione o inosservanza constatata successivamente
alla pronuncia dell’inibitoria nonché per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento;
condannare la convenuta Assilife al risarcimento del danno, a favore dell’attrice Coris e/o
del Sig. Matteo Fossati, nella somma corrispondente agli utili maturati dalla convenuta a
seguito della commercializzazione delle polizze “Sci sicuro” dal 5 novembre 2002 ad oggi
od in quell’altra somma ritenuta di giustizia, anche presuntivamente ex art. 125 comma 2 D.
Lgs. 30/2005.
condannare la convenuta Assilife alla pubblicazione a propria cura e spese del dispositivo
dell’emananda sentenza su un quotidiano di diffusione nazionale.
Con vittoria di spese, diritti e onorari;
- rigettare la domanda proposta da Assilife di dichiarazione di nullità del marchio
ScioSICURO, in quanto infondata in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa e
contraria al disposto di cui all’art. 28 D.Lgs. 30/2005 e per l’effetto accertare e dichiarare
l’intercorsa convalidazione;
- rigettare le ulteriori domande di Assilife in quanto infondate in fatto e in diritto.
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CONCLUSIONI
RG n. 19949/2010
Repert. n. 820/2016 del 28/01/2016
- condannare la convenuta al risarcimento del danno, nella misura ritenuta di giustizia, ex
art. 96 c.p.c., a favore dell’attrice Coris e/o del Sig. Matteo Fossati.
Nel merito, in via subordinata:
- nella denegata ipotesi in cui la convenuta riuscisse a dimostrare un preuso locale del
marchio “Scisicuro” anteriore alla registrazione del marchio registrato dall’attrice, inibire
alla convenuta Assilife stessa l’uso sotto qualsiasi forma del marchio del marchio
“Scisicuro” al di fuori dei limiti della diffusione locale acquisita;
al pagamento della somma ritenuta di giustizia ai sensi dell’art. 124 e 131 comma 2 D.Lgs
30/2005 per qualsiasi violazione o inosservanza constatata successivamente alla pronuncia
dell’inibitoria nonché per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento.
- nella denegata ipotesi in cui la convenuta riuscisse a dimostrare un preuso locale del
marchio “Scisicuro” anteriore alla registrazione del marchio registrato dall’attrice,
condannare la convenuta Assilife al risarcimento del danno, a favore dell’attrice Coris e/o
del Sig. Matteo Fossati, nella somma corrispondente agli utili della convenuta derivanti dalla
commercializzazione delle polizze “Scisicuro” dal 5 novembre 2002 ad oggi relativi alle
vendite delle polizze stesse al di fuori dell’ambito del provato preuso locale od in quella
ritenuta di giustizia, anche presuntivamente ex art. 125 comma 2 D. Lgs. 30/2005.
- condannare la convenuta Assilife alla pubblicazione a propria cura e spese del dispositivo
dell’emananda sentenza su un quotidiano di diffusione nazionale.
Con vittoria di spese, diritti e onorari.
- rigettare la domanda proposta da Assilife di dichiarazione di nullità del marchio
ScioSICURO, in quanto infondata in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa e
contraria al disposto di cui all’art. 28 D.Lgs. 30/2005 e per l’effetto accertare e dichiarare
l’intercorsa convalidazione;
- rigettare le ulteriori domande di Assilife in quanto infondate in fatto e in diritto.
- condannare la convenuta al risarcimento del danno, nella misura ritenuta di giustizia, ex
art. 96 c.p.c. , a favore dell’attrice Coris e/o del Sig. Matteo Fossati.
In ogni caso con rifusione di spese e compensi del presente giudizio oltre al rimborso
forfettario del 15% su diritti ed onorari, Iva e CPA.
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- condannare la convenuta Assilife, a favore dell’attrice Coris e/o del Sig. Matteo Fossati,
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In via istruttoria, vd. fogli di PC di parte attrice e della terza chiamata.
Per il convenuto
1. dichiararsi la palese infondatezza in fatto e diritto della domanda, rigettandone
integralmente il contenuto, e comunque, per la nullità del marchio rivendicato da parte
attrice, nonché per la decadenza dello stesso ed in estremo subordine, per essere consentito
al pre-utente il diritto di continuare l'uso in un determinato ambito merceologico e spaziale,
anche dopo la registrazione da parte di terzi, ai sensi degli articoli 2571 c.c. e 12 del D.Lgs.
In via riconvenzionale:
2.1 dichiararsi la lite, così come proposta dalla Coris Assistance 24 Ore S.p.a., palesemente
infondata con condanna della parte attrice, ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da
liquidarsi nella misura che sarà ritenuta di giustizia,
2.2 accertarsi e dichiararsi la nullità del marchio italiano n. 0001009920, denominato
ScioSICURO, depositato in data 5.11.2009 e registrato in data 29.5.2006 dalla attrice,
difettando del necessario requisito della novità.
2.3 Nella denegata ipotesi di mancata declaratoria di nullità del marchio, comunque
accertarsi e dichiararsi la decadenza del marchio n. 0001009920 denominato ScioSICURO,
depositato in data 5.11.2009 e registrato in data 29.5.2006 dalla attrice, per non uso, ai sensi
dell’art. 24 del D.Lgs. 30/2005.
Domande tutte da estendersi nei confronti del predetto Fossati Matteo chiamato in causa.
2.4 Inibirsi alla Coris Assistance 24 Ore S.p.a. e al sig. Fossati Matteo l’utilizzo del predetto
marchio, fissandosi una penale ai sensi degli art. 124 e 131 del D.Lgs. 30/2005, quantificata
nella somma che sarà ritenuta di giustizia, per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione
dell’inibitoria.
2.5 Emettersi, ai sensi dell’art. 278 c.p.c. sentenza di condanna generica, a carico dell’attrice
e per quanto di ragione nei confronti del terzo chiamato sig. Fossati Matteo, al risarcimento
del danno, da quantificarsi in separato giudizio, laddove il Tribunale non ritenga di
effettuare la liquidazione e la quantificazione dei danni, sulla base di quanto già acquisito al
processo ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 30/2005 e dell’art. 2598 c.c., per danni subiti e
subendi dalla Assilife per l’utilizzo illecito del marchio ScioSICURO e per sviamento di
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30/2005.
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clientela in danno Assilife, perseguito attraverso l’uso dei nomi a dominio “sciosicuro.it” e
“ScioSICURO.com “.
2.6 dichiararsi che i domain name “sciosicuro.it” e “sciosicuro.com”, registrati – attraverso
la s.r.l BC2 Innovation s.r.l., nell’interesse della Coris Assistance 24 Ore S.p.a.,
rispettivamente in data 14.1.2009 e 8.1.2009 -, non possono essere tutelati e, per l’effetto,
condannarsi la Coris Assistance, 24 Ore S.p.a. ed ove occorra il predetto chiamato Matteo
Fossati, a far ritrasferire i predetti nomi a dominio alla società convenuta, ed, in caso di
azione nei confronti della società formalmente intestataria del dominio stesso.
2.7 inibirsi alla Coris Assistance 24 Ore S.p.a. e al terzo chiamato Fossati Matteo l’utilizzo
dei predetti nomi a dominio, fissandosi una penale ai sensi degli art. 124 e 131 del D.Lgs.
30/2005, quantificata nella somma che sarà ritenuta di giustizia, per ogni giorno di ritardo
nell’esecuzione dell’inibitoria.
2.8 Condannarsi ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 30/2005 e dell’art. 2598 c.c., l’attrice e per
quanto di ragione il terzo chiamato sig. Fossati Matteo al risarcimento dei danni subiti e
subendi dalla Assilife per l’utilizzo illecito del marchio ScioSICURO e per sviamento di
clientela in danno della Assilife, perseguito attraverso l’uso dei nomi a dominio
“ScioSICURO.it” e “ScioSICURO.com”, nella misura che sarà accertata in corso di causa,
anche mediante ordine di esibizione, ai sensi dell’art. 210 c.p.c. di idonea documentazione,
accertante il fatturato derivante dalla vendita del prodotto “Snowcare”, mediante il sito web
reindirizzato dai domini “ScioSICURO.it” e “ScioSICURO.com”
2.9 disporsi la pubblicazione della emananda sentenza, a cura del convenuto e a spese
dell’attrice Coris Assistance 24 Ore S.p.A. e del terzo chiamato sig. Matto Fossati, per tre
volte, sui seguenti giornali Corriere della Sera, Repubblica, Il Sole 24Ore.
2.10 Emettersi ai sensi dell’art. 278 c.p.c. sentenza di condanna generica, a carico
dell’attrice e per quanto di ragione al terzo chiamato sig. Fossati Matteo, al risarcimento del
danno da quantificarsi in separato giudizio, laddove il Tribunale non ritenga di effettuare la
liquidazione e la quantificazione dei danni, sulla base di quanto già acquisito al processo ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 30/2005 e dell’art. 2598 c.c., dei danni subiti e subendi dalla
Assilife per l’utilizzo illecito del marchio ScioSICURO e per sviamento di clientela in danno
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mancato ritrasferimento, condannarsi al risarcimento del danno, con riserva di separata
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della Assilife, perseguito attraverso l’uso dei nomi a dominio “ScioSICURO.it” e
“ScioSICURO.com”
3. Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti
difensori anticipatari.
In via istruttoria:
- ove non ritenuta sufficientemente ed esaurientemente documentato e provato quanto
dedotto dalla odierna convenuta, si insiste a che venga disposta informativa ai sensi degli
sede in Trieste volta ad acquisire i tabulati di tutte le polizze sci sicuro relative agli anni dal
1993 al 1999, precisando altresì che i tabulati degli assicurati relativi alle annate 1996/97 e
1997/98 non possono essere prodotti in questa sede, in quanto contenuti all’interno di floppy
disk non più leggibili e per acquisire i quali ci si riserva di chiedere CTU.
- ordinarsi l’esibizione, ai sensi dell’art. 210 c.p.c. di idonea documentazione, accertante il
fatturato derivante dalla vendita del prodotto “Snowcare” mediante il sito web reindirizzato
dai domini “ScioSICURO.it” e “ScioSICURO.com”.
***
MOTIVAZIONE
1. Con atto notificato il 12 marzo 2010, la società attrice ha citato in giudizio la convenuta
ASSILIFE SAS DI PEZZIMENTI NATALE & C., chiedendo l’accertamento della nullità
del marchio Sci sicuro di titolarità della società convenuta e la condanna della medesima al
risarcimento dei danni per l’ illecita commercializzazione delle polizze sci sicuro, con
decorrenza dal 5 novembre 2002. A tale fine allegava che:
-
la società Coris Broker S.r.l., in seguito incorporata nell’attrice Coris Assistance
24ore S.p.A., aveva depositato in data 5 novembre 2002 domanda di registrazione del
marchio ScioSICURO, concesso in data 29 maggio 2006 con il n. 1009920; il marchio
contraddistingueva una polizza di responsabilità civile acquistabile dagli sciatori presso i
comprensori sciistici unitamente allo Sky pass.
-
Successivamente alla registrazione l’attrice si avvedeva che la società convenuta
Assilife s.a.s. utilizzava il marchio sci sicuro per i medesimi servizi; dopo una prima
diffida, l’attrice veniva a conoscenza della registrazione del marchio sci sicuro da parte di
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articoli 210 c.p.c. e 121 c.p.i. - presso la Bernese Assicurazioni oggi fusa in Allianz Ras con
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Assilife in data 29 ottobre 2004 con numero 0001089989, nonché la registrazione
risalente al 2001 dei domini www.sci sicuro.com, www.sci sicuro.it, www.sci sicuro.net,
www.sci sicuro.info, www.sci sicuro.eu. Soltanto a seguito di una reiterazione della
diffida in data 13 novembre 2008, la convenuta Assilife deduceva un preuso nazionale
del marchio sci sicuro risalente al 1993.
2. Con comparsa depositata il 14 giugno 2010, la convenuta Assilife s.a.s si costituiva,
chiedendo il rigetto delle domande e proponendo domanda riconvenzionale di nullità del
conseguenza dell’utilizzo illecito del marchio ScioSICURO e dello sviamento di clientela
perpetrato in danno della convenuta Assilife, perseguito anche attraverso l’uso dei nomi a
dominio “sciosicuro.it” e “sciosicuro.com”. Deduceva che:
-
il marchio sci sicuro era stato inventato dal socio accomandatario della società
convenuta Assilife, sig. Natale Pezzimenti, ed era utilizzato dalla convenuta sin dal 1993.
Il marchio in questione era collegato ad un omonimo prodotto assicurativo proposto agli
Sci Club, CAI e Associazioni Sportive, al fine di tutelare i loro associati da sinistri
occorsi durante l’attività sciistica. Il prodotto assicurativo contraddistinto dal marchio sci
sicuro era stato originariamente venduto da alcune assicurazioni, in particolare la Bernese
Assicurazioni, compagnia assicurativa con cui il sig. Pezzimenti intratteneva un rapporto
di agenzia. Nell’ultimo decennio poi, il prodotto era stato commercializzato in proprio
dalla convenuta. Dal 30 gennaio 2001, tra l’altro, la polizza veniva venduta e
pubblicizzata anche sul sito internet di Assilife, a seguito della registrazione dei relativi
nomi a dominio.
-
La convenuta eccepiva inoltre, la decadenza del marchio ScioSICURO per non uso,
dato che l’attrice Coris aveva utilizzato il marchio ScioSICURO soltanto per la stagione
invernale 2002/2003, poi sostituito dal marchio Snowcare; infatti, i nomi a dominio
dell’attrice www.scioscicuro.com e www.sciosicuro.it, peraltro creati dopo il 2008,
reindirizzavano gli utenti sulla pagina web della Coris nella quale era pubblicizzata
esclusivamente la polizza Snowcare.
-
La diffida inviata dall’attrice alla convenuta in data 14 novembre 2002, e quindi
appena 9 giorni dopo il deposito della domanda del marchio ScioSICURO, dimostrava la
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marchio ScioSICURO, nonché di condanna generica al risarcimento dei danni subiti in
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malafede della stessa. Evidentemente, essa aveva atteso il deposito della domanda del
proprio marchio prima di diffidare formalmente la convenuta, pur essendo già a
conoscenza dell’esistenza di un marchio del tutto identico.
-
il nome a dominio www.sciosicuro.com era in grado di ingannare i visitatori e
reindirizzarli sulle pagine web di Coris, dove era venduto il prodotto Snowcare: tale
comportamento arrecava danni economici alle convenute.
3. Successivamente all’assegnazione dei termini di cui all’art. 183, comma 6 c.p.c., l’attrice
registrato in data 29 maggio 2006 e che, essendo stato instaurato il presente giudizio il 12
marzo 2010, non erano trascorsi i cinque anni previsti dall’art. 24 CPI per la dichiarazione di
decadenza per non uso.
Deduceva inoltre, quanto alla domanda di nullità del marchio per malafede, che Assilife
aveva distribuito durante una fiera dedicata allo sci, tenutasi a Modena dal 31 ottobre al 3
novembre 2002, alcuni volantini con il proprio marchio. Soltanto in quell’occasione dunque,
l’attrice era venuta a conoscenza del marchio sci sicuro, dovendo quindi escludersi la
malafede dell’attrice Coris in sede di deposito della domanda.
Infine eccepiva la decadenza della convenuta dall’esercizio dell’azione di nullità per
convalida del marchio ai sensi dell’art. 28 CPI, avendo la convenuta tollerato per cinque
anni consecutivi, essendone a conoscenza, l’uso del marchio simile registrato dalla attrice,
come dimostravano la diffida inviata ad Assilife in data 14 novembre 2002 e la mancata
instaurazione nel termine di un’azione giudiziaria.
4. Nelle successive udienze del 11 maggio 2011, 30 novembre 2011, 2 aprile 2012 e 14
novembre 2012 era espletata attività istruttoria, mediante escussione dei testi Matteo Fossati
(successivamente chiamato in giudizio quale litisconsorte necessario, essendo emerso che
era il titolare del marchio ScioSICURO), Gaudenzio Salmoiraghi, Christian Invernizzi e
Gianni E. Riboldi ed interrogatorio formale del sig. Natale Pezzimenti.
5. All’udienza di precisazione delle conclusioni del 11 febbraio 2014, fissata davanti al
nuovo giudice assegnatario del fascicolo, la convenuta ASSILIFE produceva copia del
marchio ScioSICURO, dalla quale emergeva la titolarità del suddetto marchio in capo al sig.
MATTEO FOSSATI.
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replicava all’eccezione di decadenza del marchio ScioSICURO, deducendo che esso era stato
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Il Giudice Istruttore, assegnato termine per l’esame della documentazione prodotta e per
brevi repliche, fissava udienza del 3 giugno 2014 nella quale l’attrice produceva contratto di
concessione in licenza del marchio a Coris da parte del sig. Fossati. Con ordinanza datata 7
giugno 2014, il Giudice disponeva l’integrazione del contradditorio nei confronti del sig.
MATTEO FOSSATI, essendo stata proposta domanda riconvenzionale di nullità del
marchio di cui egli era il titolare.
5.1. Con comparsa del 24 novembre 2014, il sig. Fossati si costituiva in giudizio, aderendo
orali.
Il giudice, espletata attività istruttoria all’udienza del 18 marzo 2015, fissava per la
precisazione delle conclusioni l’udienza del 6 ottobre 2015, nella quale la causa era
assegnata in decisione al Collegio, con la concessione alle parti dei termini di legge per il
deposito delle memorie conclusionali.
6. Sull’individuazione dei due marchi in conflitto. I marchi oggetto delle contrapposte
domande di nullità e di contraffazione sono i seguenti:
1. il marchio italiano - di cui l’attrice ha allegato di essere titolare e che invece, è
risultato, alla data di proposizione della domanda, di titolarità del terzo Fossati - n.
0001009920, denominato ScioSICUR0, domandato il 5 novembre 2002 e registrato in
data 29.5.2006 dall’ attrice;
2. il marchio della convenuta Assilife, numero 0001089989, denominato scisicuro, con
domanda presentata il 29 ottobre 2004.
6.1. Sui nomi a dominio. Al fine della presente decisione rilevano anche i seguenti segni
distintivi:
- i nomi a dominio sciosicuro.it e sciosicuro.com, registrati in data 14.1.2009 e
8.1.2009 nell’interesse dell’attrice;
- i nomi a dominio www.sci sicuro.com, www.sci sicuro.it, www.sci sicuro.net,
www.sci sicuro.info, www.sci sicuro.eu. registrati da parte di Assilife nel 2001;
6.2. I detti segni, registrati ed utilizzati per la stessa classe di servizi, sono estremamente
simili, distinguendosi, dal punto di vista fonetico, solo per la mancanza nel segno della
convenuta di una vocale. Non vi sono dubbi che, a causa della loro somiglianza e
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alle richieste dell’attrice Coris Assistance 24Ore S.p.A. e formulando istanze istruttorie
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dell’identità dei servizi, si possa determinare un rischio di confusione per il pubblico,
eventualmente consistente in un rischio di associazione tra i segni.
La circostanza è pacifica per le parti, che invero non hanno contestato la somiglianza dei
segni o la loro idoneità a generare confusione, ma hanno invocato, quanto alla convenuta, la
carenza di novità del segno ScioSICURO, la sua decadenza e la malafede da parte
dell’attrice nella registrazione e, quanto all’attrice, il mancato preuso del segno sci sicuro da
parte della convenuta, la convalida del proprio segno e la nullità del segno registrato
7. Sul preuso del marchio Scisicuro. La società convenuta ha depositato domanda di
registrazione del marchio sci sicuro in data 29 ottobre 2004, successivamente, quindi, al
deposito della relativa domanda da parte dell’attrice Coris Assistance 24ore S.p.A. Tuttavia,
il giudizio ha fatto accertare, attraverso le prove documentali acquisite e prodotte da
entrambe le parti, il preuso da parte della convenuta del segno distintivo Sci sicuro,
mediante la vendita delle polizze assicurative con il segno in oggetto, almeno a partire dal
2001 ( si vedano, in particolare, sub documenti 8, 57 e 58, i tesserini assicurativi delle
stagioni sciistiche 1999/2000 e 2001/2002, che collegano espressamente il prodotto
assicurativo sci sicuro alla società Assilife, nonché la promozione pubblicitaria da parte di
Assilife del detto prodotto assicurativo a partire da diversi anni precedenti la registrazione
del segno dell’attrice), mediante la registrazione da parte della convenuta del nome a
dominio sci sicuro nel 2001 e il suo uso anteriore al novembre 2002, data del deposito del
segno da parte dell’attrice (doc 17-18 convenuta e 17 att.).
L’attrice ha contestato il preuso del segno da parte della convenuta, ma la circostanza è
smentita dai documenti prodotti da entrambe le parti, in particolare da: i numerosi articoli di
riviste prodotti dall’ attrice che ricollegano al sig. Pezzimenti, quale “titolare” della Assilife
(rectius, socio accomandatario) o all’Assilife medesima, l’uso risalente nel tempo del segno
sci sicuro ( doc 13, 14, 15 att.); la registrazione del nome a dominio sci sicuro.it da parte
della convenuta risalente al 2001 e la sua pacifica utilizzazione quanto meno dal febbraio
2002 ( doc 17-18 convenuta e 17 att.).
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successivamente.
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La prova assunta nel giudizio di contestazione del preuso è altresì in contrasto con la prova
assunta dalla parte prima dell’instaurazione del giudizio allorché negava non il preuso ma la
diffusione limitata a suo dire alle regioni Lombardia e Piemomte (doc. 7 attore).
Dal quadro probatorio documentale emerge, quindi, chiaramente che la convenuta,
attraverso il sig. Pezzimenti, suo socio accomandatario, a partire dagli inizi degli anni 90,
agendo prima in qualità di agente e poi quale socio accomandatario di Assilife, ha
commercializzato prodotti assicurativi recanti tale segno.
Pezzimenti, socio accomandatario della convenuta, le convenzioni relative al prodotto sci
sicuro nel decennio in questione.
Quanto al sig Fossati, va da subito evidenziato che, essendo stato sentito in qualità di teste,
non essendo stato allegato né dall’attrice né dal sig Fossati, al momento in cui rilasciò le
dichiarazioni, l’interesse alla partecipazione al giudizio, quale titolare del marchio
ScioSICURO -, la sua deposizione non ha alcuna efficacia di prova, essendo il sig Fossati
incapace a testimoniare.
8. Sul diritto di utilizzazione del marchio sci sicuro. L’accertamento del preuso da parte
della convenuta del marchio sci sicuro determina il diritto da parte della convenuta Assilife
alla prosecuzione della sua utilizzazione all’interno del territorio in cui è stato diffuso e
quindi la liceità del suo uso .
L’uso precedente del segno, anche qualora non importasse notorietà o rappresentasse una
notorietà puramente locale ( ma così non è nel caso di specie), conferirebbe al preutente il
diritto di continuare l’uso, nei limiti in cui se ne è valso ( cfr art 12 CPI e art. 2751 c.c.).
9. Sul preuso non locale. Il preuso è distruttivo della novità del segno quando è notorio ai
consumatori come segno utilizzato per prodotti o servizi dello stesso genere. A tale fine non
è necessaria una notorietà diffusa a tutto il territorio nazionale, ma è sufficiente che non sia
meramente locale.
Nel caso in esame il marchio sci sicuro è stato venduto per più di un decennio ai Club alpini
e alle associazioni sportive, nonché, a partire dal 30 gennaio 2001, attraverso il sito internet
di Assilife. Il prodotto è stato pubblicizzato a livello nazionale tramite la rete e pubblicazioni
settoriali. La stessa parte nel contestare la notorietà nazionale, ha fatto riferimento a una
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I testi escussi - Salmoiraghi e Mantelli - hanno confermato di aver stipulato con il sig. Natale
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diffusione ultraregionale (Piemonte e Lombardia), di per sé sufficiente per riconoscere un
preuso non locale, che come si è sopra visto, non coincide con quello nazionale. Tenuto
conto di tutto ciò e della circostanza che le località sciistiche nelle quali era venduto
raccoglievano un bacino d’utenza esteso a tutto il territorio nazionale, trattandosi di luoghi
turistici, deve concludersi per un diritto di utilizzo del marchio sci sicuro sull’intero
territorio.
9.1. Pertanto, il marchio ScioSICURO, di titolarità del terzo Fossati, è nullo per difetto di
diffusione non meramente locale .
9.2. La nullità del marchio ScioSICURO, per difetto di novità, rende superfluo l’esame dell’
invocata fattispecie della nullità per malafede, nonché l’eccezione di decadenza formulata
dalla convenuta.
Peraltro, con riguardo alla nullità per malafede, si osserva, in fatto, che non ha alcun rilievo
la circostanza, dedotta dall’attrice, della scoperta dell’esistenza del segno sci sicuro di
Assilife durante una manifestazione fieristica avvenuta dal 31 ottobre al 3 novembre 2002,
perché tale scoperta sarebbe in ogni caso anteriore alla domanda di marchio (avvenuta il 5
novembre 2012).
Con riguardo all’eccezione di decadenza, si rileva che il dies a quo per il computo del
quinquennio di non uso coincide con la data di registrazione e non di deposito del marchio,
deponendo in tale senso non solo la lettera dell’art. 24 CPI, ma anche la ratio dell’istituto,
che è quella di favorire il titolare dell’esclusiva, che solo al momento della registrazione ha
la certezza che il proprio marchio è stato accolto e, quindi, ha la facoltà di uso (CGCE 14
giugno 2007, caso Haupl; Trib. Milano, 18 giugno 2015; Corte appello Milano 5/11/1993).
Nel caso in esame quindi, il marchio è stato registrato nel 2006 e l’atto di citazione è stato
notificato nel marzo 2010, prima che decorresse il termine quinquennale di decadenza per
non uso.
10. Sull’eccezione di convalida. L’ attrice ha eccepito nella memoria 183 primo comma
c.p.c. la convalida del marchio perché la convenuta avrebbe consapevolmente tollerato l’uso
del marchio per cinque anni consecutivi, a suo dire decorrenti dalla lettera di diffida del 14
novembre 2002.
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novità, in quanto il segno Sci sicuro, di titolarità della convenuta, è stato usato con
RG n. 19949/2010
Repert. n. 820/2016 del 28/01/2016
Ai sensi dell’art. 28 CPI, il titolare di un diritto di preuso che importi notorietà non
puramente locale, il quale abbia, durante cinque anni consecutivi, tollerato, essendone a
conoscenza, l'uso di un marchio posteriore registrato uguale o simile, non può domandare la
dichiarazione di nullità del marchio posteriore né opporsi all'uso dello stesso, salvo il caso in
cui il marchio posteriore sia stato domandato in mala fede.
Perché operi la convalidazione, è necessario che il titolare del marchio anteriore non solo sia
al corrente della registrazione del marchio posteriore, ma anche del suo uso dopo la
incombe sul soggetto che ha proposto l’eccezione, nel caso di specie Coris.
Il giudizio non ha fatto accertare tale prova. La convenuta è stata diffidata dall’utilizzare il
segno sci sicuro nel 2002. Sebbene fosse a conoscenza della registrazione del segno
ScioSICURO, non è provato che Assilife fosse anche a conoscenza dell’uso del segno da
parte dell’attrice per cinque anni consecutivi, avendone così tollerato l’uso.
Al contrario, la documentazione prodotta dall’ attrice prova che il segno ScioSICURO fu
utilizzato fino al 2003, mentre, successivamente alla stagione invernale 2002/2003, esso fu
sostituito con uno nuovo, denominato “Snowcare” (doc. 20 attrice); i nomi a dominio
www.scioscicuro.com e www.sciosicuro.it furono registrati solo nel 2009 e rimasero inattivi
(doc. 22 att. dal quale risulta che il sito fosse “in costruzione”).
Il mancato uso del segno ScioSICURO da parte dell’attrice a decorrere dal 2003 (essendo
pacifica la ripresa dell’uso del segno solo dopo l’instaurazione del giudizio) esclude che sia
integrata la fattispecie della convalidazione, non potendosi configurare alcuna tolleranza in
capo alla convenuta dell’uso ininterrotto del segno per cinque anni. Ed infatti, poiché il
giudizio ha fatto accertare il mancato uso del segno a decorrere dal 2003, non può neppure
ravvisarsi la prova della conoscenza di un uso che non risulta essere avvenuto.
11. Accertata la legittima utilizzazione del segno sci sicuro da parte della convenuta, vanno
rigettate le domande formulate dall’attrice e dal terzo, di condanna della convenuta al
risarcimento del danno e dell’applicazione di misure inibitorie e sanzionatorie, che
presuppongono la contraffazione del segno e/ o la violazione di diritti di privativa da parte
della convenuta, nonché quella di nullità per carenza di novità.
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registrazione ( CGE 22/09/2011, caso Budejovicky Budvar). L’onere di provare l’uso
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Repert. n. 820/2016 del 28/01/2016
11.1 In accoglimento della domanda riconvenzionale formulata da Assilife, è dichiarata la
nullità del marchio italiano n. 0001009920, denominato ScioSICURO, depositato in data
5.11.2002 e registrato in data 29.5.2006, di titolarità del terzo Matteo Fossati, per carenza di
novità, con conseguente trasmissione, in conformità al disposto dell’art. 122 comma 5 e 8
CPI , della sentenza all’ufficio italiano brevetti e marchi per l’annotazione nel registro della
dichiarazione di nullità.
11.2 In conseguenza della nullità del marchio italiano denominato ScioSICURO, di titolarità
l’utilizzo del predetto marchio.
11.3. Tenuto conto dell’unitarietà dei segni distintivi, va altresì inibito alla società attrice e al
terzo, in applicazione dei vigenti artt. 22 e 12 lett. b) CPI, l’utilizzo dei nomi a dominio
“ScioSICURO.it” e “ScioSICURO.com”.
11.4. L’attrice Coris Assistance, 24 Ore S.p.a. è tenuta, ai sensi dell’art. 118 CPI, a trasferire
alla società convenuta i nomi a dominio “ScioSICURO.it” e “ScioSICURO.com”, registrati
rispettivamente in data 14.1.2009 e 8.1.2009.
11.5. In conformità al disposto degli artt. 124 e 131 comma 2 CPI, è fissata in favore di
Assilife, a titolo di astreinte, la somma di euro 100,00 per ogni violazione che sia constatata
decorso il termine di 30 giorni dal deposito della sentenza e di euro 300,00 per ogni giorno
di ritardo nell’esecuzione del provvedimento constatato successivamente al detto termine.
12. Sulla condanna generica. Assilife, in via riconvenzionale, ha altresì chiesto sentenza di
condanna generica, in danno dell’attrice e del terzo chiamato sig. Fossati Matteo, al
risarcimento del danno, da quantificarsi in separato giudizio, per l’utilizzo illecito del
marchio ScioSICURO.
La domanda va accolta. Per consolidato orientamento giurisprudenziale, la pronuncia di
condanna generica al risarcimento del danno presuppone soltanto l'accertamento di un fatto
potenzialmente produttivo del danno, rimanendo l'accertamento della concreta esistenza
dello stesso riservato al giudice della liquidazione, che potrebbe eventualmente anche negare
la sussistenza del danno, senza che ciò comporti alcuna violazione del giudicato formatosi
sull' "an" (Cass. n 15595/2014; 24002/11; 15335/12).
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del terzo Matteo Fossati, va inibito a Coris Assistance 24 Ore S.p.a. e al sig. Fossati Matteo
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Tenuto conto, quindi, dell'astratta potenzialità lesiva del fatto illecito, nel caso di specie
rappresentato dall’uso da parte di CORIS dei segni distintivi in violazione dei diritti della
convenuta, l’attrice CORIS ASSISTANCE 24ORE SPA è condannata al risarcimento dei
danni, da liquidarsi in separato giudizio per l’utilizzo illecito del segno ScioSICURO, attuato
anche a mezzo dell’uso dei nomi a dominio “sciosicuro.it” e “sciosicuro.com “.
Giova però precisare, quanto ai fatti accertati, che:
- nessun danno può essersi verificato fino alla fine del 2008, giacchè, da un lato, il segno
stati registrati solo nel 2009;
- è circostanza pacifica che il marchio ScioSICURO nel 2003 fu sostituito dall’attrice, per le
polizze assicurative, con il nuovo marchio Snowcare, e ciò quantomeno fino alla data
d’instaurazione del giudizio ( cfr doc 20 attrice).
13. E’ disposta la pubblicazione del dispositivo della sentenza, a cura della convenuta
ASSILIFE SAS DI PEZZIMENTI NATALE & C. e a spese dell’attrice Coris Assistance 24
Ore S.p.a., per una volta, sul quotidiano Corriere della Sera.
14. Sulle spese. All’ integrale soccombenza dell’attrice e del terzo chiamato, litisconsorte
necessario in relazione alla domanda di nullità del marchio di cui è titolare, che ha aderito
integralmente alle conclusioni dell’attrice, segue la loro condanna in solido alla rifusione
integrale delle spese processuali in favore della società convenuta. In conformità al DM n
55/2014, in vigore alla data in cui l’attività difensiva è stata condotta a termine, in
conformità al costante orientamento della Suprema Corte (Cass. sez. un. 12 ottobre 2012,
nn. 17405 e 17406; Cass 5426/2005), tenuto conto che la causa è di valore indeterminabile
di complessità elevata, valutate le numerose questioni trattate e la copiosa attività istruttoria
espletata, esse vengono liquidate, in complessive euro 21.000, oltre spese generali al 15%,
iva e cpa, come per legge, da distrarsi in favore dei difensori anticipatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia d’impresa – A –, definitivamente
pronunciando sulle domande proposte da CORIS ASSISTANCE 24ORE SPA nei
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ScioSICURO dal 2003 al 2008 non è stato usato e, dall’altro, i detti nomi a dominio sono
RG n. 19949/2010
Repert. n. 820/2016 del 28/01/2016
confronti di ASSILIFE SAS DI PEZZIMENTI NATALE & C. e con l’intervento di
MATTEO FOSSATI, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
-
Rigetta le domande proposte dall’attrice CORIS ASSISTANCE 24ORE SPA.
-
In accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da ASSILIFE SAS DI
PEZZIMENTI NATALE & C, dichiara la nullità del marchio italiano n.
0001009920, denominato ScioSICURO, depositato in data 5.11.2002 e registrato in
data 29.5.2006, di titolarità del terzo Matteo Fossati, per carenza di novità.
Inibisce a Coris Assistance 24 Ore S.p.a. e al sig. Fossati Matteo l’utilizzo del
marchio ScioSICURO, nonché dei nomi a dominio “sciosicuro.it” e “sciosicuro.com.
-
Fissa una penale di euro 100,00 per ogni violazione e di euro 300,00 per ogni giorno
di ritardo nell’esecuzione, accertati successivamente al termine di 30 giorni dal
deposito della sentenza.
-
Condanna l’attrice CORIS ASSISTANCE 24ORE SPA al risarcimento dei danni,
da liquidarsi in separato giudizio per l’utilizzo illecito del segno ScioSICURO.
-
Condanna l’attrice Coris Assistance, 24 Ore S.p.a. a trasferire alla società convenuta
i nomi a dominio “sciosicuro.it” e “sciosicuro.com”.
-
Dispone la pubblicazione del dispositivo della sentenza, a cura della convenuta
ASSILIFE SAS DI PEZZIMENTI NATALE & C. e a spese dell’attrice Coris
Assistance 24 Ore S.p.a., per una volta, sul quotidiano Corriere della Sera.
-
Condanna l’attrice, in solido con il terzo chiamato, alla rifusione integrale in favore
della società convenuta delle spese processuali, liquidate in euro 21.000,00, oltre
spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dei difensori
anticipatari.
-
Dispone la trasmissione della sentenza all’ufficio italiano brevetti e marchi per
l’annotazione nel registro della dichiarazione di nullità.
Così deliberato in Milano, nella camera di consiglio del 7 gennaio 2016
Il Giudice Relatore
Il Presidente
dott.ssa Silvia Giani
dott. Paola Gandolfi
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