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Sentenza n. 2344/2016 pubbl. il 23/02/2016
RG n. 62180/2014
Repert. n. 1803/2016 del 23/02/2016
R.G. 62180/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marina Anna Tavassi
Presidente
dott.ssa Silvia Giani
Giudice Relatore
dott. Pierluigi Perrotti
Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 62180/2014 promossa da:
EX FABRICA S.R.L. (C.F. 08187440964), in persona del legale rappresentante, con il
patrocinio dell’avv. MANGIAFICO CLAUDIO, giusta procura a margine dell’atto di
citazione, elettivamente domiciliato in VIA NIRONE, 2 20123 MILANO, presso lo studio
del difensore;
ATTRICE
nei confronti di
GIAN LUCA GIROLA (C.F. GRLGLC70L04I441V)
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Marchi. Nullità
CONCLUSIONI
Per l’attore:
In via principale:
1) Accertare e dichiarare la nullità del marchio italiano depositato in data 8 luglio 2014 con
domanda n. VA2014C000216 e concesso in data 15 maggio 2015 con registrazione n.
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http://bit.ly/1YuyzNd
Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10fd82 - Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d1ef9
Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D’IMPRESA – A –
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0001634840 (cfr. doc. 8) per difetto di novità ai sensi degli artt. 25 lett. a) e 12 lett. a) del
Codice della Proprietà Industriale.
In via subordinata:
2) Accertare e dichiarare la nullità del marchio italiano depositato in data 8 luglio 2014 con
domanda n. VA2014C000216 e concesso in data 15 maggio 2015 con registrazione n.
0001634840 (cfr. doc. 8) perché depositato in malafede ai sensi e per gli effetti degli artt.
25 lett. b) e 19, comma 2, del Codice della Proprietà Industriale.
3) Accertare e dichiarare che l’uso da parte del Sig. GIROLA GIAN LUCA del marchio
italiano depositato in data 8 luglio 2014 con domanda n. VA2014C000216 e concesso in
data 15 maggio 2015 con registrazione n. 0001634840 (cfr. doc. 8) per contrassegnare birre
e prodotti affini costituisce violazione del marchio non registrato “Amaricana” dell’attrice.
4) Inibire in via definitiva al Sig. GIROLA GIAN LUCA l’uso del marchio italiano
depositato in data 8 luglio 2014 con domanda n. VA2014C000216 e concesso in data 15
maggio 2015 con registrazione n. 0001634840 (cfr. doc. 8) per contrassegnare birra e
prodotti affini, per le ragioni esposte in narrativa.
5) Accertare e dichiarare che la condotta del sig. GIROLA GIAN LUCA, come meglio
identificata in narrativa, costituisce atto illecito ai sensi degli artt. 2043, 1173 e 2598 n. 3
c.c., per le ragioni esposte in narrativa.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese generali come per
legge.
***
MOTIVAZIONE
1. Con atto notificato il 21 ottobre 2014, l’attore ha citato in giudizio il sig. Gian Luca
Girola, chiedendo fosse accertata la nullità del marchio italiano “Amaricana”, depositato in
data 8 luglio 2014 e concesso in data 15 maggio 2015, con registrazione n. 0001634840, di
titolarità del convenuto sig. GIROLA GIAN LUCA, per difetto di novità e per malafede, in
violazione del proprio segno distintivo “Amaricana”, identico a quello registrato dal
convenuto. Allegava che:
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In ogni caso:
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-
l’attrice Ex Fabrica S.r.l. era dedita alla produzione e commercializzazione di birre
artigianali di alta qualità, tra le quali vi era la birra denominata Amaricana; tale birra era
conosciuta sul mercato italiano, come documentato dalla commercializzazione della
bevanda dal giugno 2013 al giugno 2014 e dalle immagini del sito di e-commerce “Saldi
Privati”;
-
a far data dal marzo del 2013 e per circa un anno, l’attrice si era avvalsa della
collaborazione dell’odierno convenuto, sig. Girola, per la commercializzazione delle
Amaricana, contribuendo alla selezione del relativo marchio: fu proprio il sig. Girola, tra
l’altro, a indicare il segno distintivo Amaricana, asserendo di averlo utilizzato per un
periodo limitato e a livello puramente locale, ma che allo stato il segno era libero da
qualsiasi diritto di privativa altrui;
- nell’agosto del 2014, Ex Fabrica riceveva una lettera di diffida, con la quale il sig.
Girola intimava all’attrice di cessare immediatamente la commercializzazione della birra
Amaricana. A seguito di accertamenti, l’attrice verificava che il convenuto GIROLA aveva
provveduto a depositare dinanzi all’UIBM nel luglio del 2014, dopo che era cessata la sua
collaborazione con Ex Fabrica, domanda di marchio per il segno denominativo Amaricana,
in violazione del segno distintivo di fatto dell’attrice.
2. All’udienza ex art. 183 c.p.c. del 10 marzo 2015, verificata la mancata costituzione del
convenuto nonostante la regolare notificazione dell’atto introduttivo, il Giudice ne
dichiarava la contumacia e concedeva i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Alla successiva udienza del 17 giugno 2015, ritenuta la causa matura per la decisione, era
fissata l’udienza di precisazione delle conclusioni del 24 novembre 2015, nella quale,
concesso il termine per il deposito della memoria conclusionale, la causa era assegnata in
decisione al collegio.
3. Sui segni in conflitto. La domanda di nullità ha per oggetto il marchio italiano, costituito
dalla scritta “Amaricana”, depositato dal convenuto, per i beni/servizi riconducibili alla
classe n 32, in data 8 luglio 2014, con domanda n. VA2014C000216 e concesso in data 15
maggio 2015, con registrazione n. 0001634840.
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proprie birre; in particolare, il sig. Girola aveva seguito la genesi commerciale della birra
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Il marchio denominativo Amaricana registrato dal convenuto è identico a quello già
utilizzato dall’attrice per contrassegnare la propria omonima birra e si riferisce a prodotti
identici a quelli per cui è stato usato anteriormente dall’attrice.
4. Sulla domanda di nullità per difetto di novità. La domanda di nullità del detto marchio,
proposta in via principale per difetto di novità, ai sensi degli artt. 25 lett. a) e 12 lett. a)
CPI, non può essere accolta, mentre è fondata la domanda proposta, in via subordinata, di
nullità per domanda in mala fede, ex artt. 25 lett. b) e 19, comma 2 c.p.i.
parte della società attrice della bevanda contrassegnata dal segno “Amaricana” a partire
quantomeno dal giugno 2013, e quindi anteriormente alla registrazione dell’identico
marchio da parte del convenuto sig. Girola ( cfr, sub doc 9, fattura 35 dat 30 giugno 2013).
Il preuso dell’identico segno da parte dell’attrice non è, però, circostanza sufficiente per
togliere la novità, quando non vi sia la prova della sua notorietà, cioè della sua conoscenza
presso i consumatori. L’uso precedente del segno, in caso di mancanza di notorietà o di
notorietà locale, è idoneo a determinare semmai il diritto in capo al preutente di continuare
nell’uso del segno, anche ai fini pubblicitari, nei limiti della diffusione, nonostante la
registrazione del marchio da parte di altri soggetti ( ex multis, Cass 4405/2006) .
Nel caso di specie, però, non è in discussione il diritto dell’attrice a continuare
l’utilizzazione del segno registrato dal convenuto, poiché l’attrice non ha proposto l’azione
di accertamento negativo di contraffazione, ma ha esercitato l’azione di nullità del segno
registrato dal convenuto, per difetto di novità. L’attrice deve, quindi, fornire, a tale fine,
non solo la prova del preuso, ma anche quella di un preuso qualificato dalla notorietà non
puramente locale, con effetti distruttivi della novità. Il mero uso, scisso dalla notorietà,
non è in grado, invece, di togliere la novità del segno di cui alla domanda di registrazione
(cfr. Cass 14342/2003; Cass 22350/2015).
Orbene le scarne risultanze documentali, rappresentate dalla presenza di alcune fatture
comprovanti la commercializzazione di bevande con il segno “Amaricana” nei confronti di
un numero ridotto di clienti e in una ristretta area territoriale, circoscritta ad una sola
regione, anzi a pochi comuni nell’ambito di una regione ( Milano e Brianza), escludono
che l’uso possa considerarsi qualificato da notorietà o da notorietà non meramente locale.
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Il giudizio ha fatto accertare, a mezzo di prove documentali, la commercializzazione da
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Gli estratti di pagine internet prodotti, oltre a non provare la divulgazione del segno alla
data della registrazione, giacché non hanno data anteriore alla registrazione, sono altresì
inidonei a dimostrare la conoscenza da parte del pubblico della provenienza del segno
“Amaricana” dall’attrice. Dall’estratto del sito “Saldi privati”, prodotto dall’attrice,
emerge, evidentemente per un refuso, che la bevanda posta in commercio dall’attrice è
contrassegnata dalla denominazione “Americana”, in luogo del segno “Amaricana”;
circostanza questa che anch’essa, unitamente considerata alle altre, non depone per la
att).
5. Sulla domanda di nullità per mala fede. Il marchio del convenuto, rilasciato in data 15
maggio 2015 con registrazione n. 1634840, è nullo perché la domanda è stata proposta in
malafede, ai sensi dell’art. 19, comma 2 C.p.i.
Nel caso di specie, il sig. Girola non solo era a conoscenza dell’esistenza del marchio,
avendo collaborato con la società attrice per un determinato periodo di tempo in qualità di
commerciale (vd. doc. 6), ma aveva egli stesso suggerito a EX Fabrica di utilizzare il detto
segno distintivo (Amaricana).
Egli sapeva quindi, del marchio attoreo e degli investimenti effettuati per avviare la
produzione e ciononostante ha depositato l’identico marchio nel luglio 2014, a distanza
solo di qualche mese dalla cessazione del rapporto lavorativo con la società attrice,
risalente all’aprile 2014. La brevissima distanza temporale tra le date indicate è dunque
anch’essa rivelatrice della malafede del sig. Girola.
La norma sulla malafede si applica in tutte le ipotesi in cui, per una qualsiasi ragione, un
soggetto possa vantare su un segno delle legittime aspettative che tuttavia non si siano
ancora “consolidate” in un diritto opponibile a terzi ed in cui un altro soggetto, essendo a
conoscenza di tali aspettative, anticipi il primo nella registrazione.
Come già affermato da questo Tribunale, la malafede è riscontrabile in chi, a conoscenza,
magari a causa di un rapporto fiduciario - come nel caso di specie-
delle attività
preparatorie e di investimento di un altro soggetto relativamente ad un segno distintivo, ne
ostacoli il progetto imprenditoriale, provvedendo alla preventiva registrazione. “La
previsione normativa accorda una tutela anticipata a chi, pur avendo destinato il segno a
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percezione da parte del pubblico della notorietà del segno utilizzato dall’attrice ( cfr doc 10
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fungere da proprio marchio in un determinato mercato, non abbia ancora provveduto alla
registrazione, per negarla a chi avendo conoscenza di tale destinazione, vi frapponga
ostacoli, depositando a proprio nome il segno altrui” ( T Milano, 19 marzo 2012).
6. Sulla domanda di accertamento della violazione del segno di fatto “Amaricana”. La
domanda, proposta dall’attrice, di accertamento che l’uso da parte del Sig. Girola del
marchio italiano costituisce violazione del segno non registrato “Amaricana”, usato dalla
società attrice, non è fondata.
convenuto del detto segno. La sola registrazione del segno non è sufficiente a integrare la
prova dell’uso da parte del convenuto che, rimanendo contumace, non ha ammesso,
neppure implicitamente, alcuna circostanza rilevante al fine del decidere e, per quanto qui
rileva, quella dell’uso del segno. La contumacia nel diritto vigente non è equiparata alla
ficta confessio e non determina alcuna inversione dell’onere della prova che, viceversa,
continua a incombere sull’attore.
7. In conseguenza dell’ accertata nullità del marchio registrato, va trasmessa, ex art. 122
CPI, all’Ufficio italiano brevetti e marchi copia della sentenza.
8.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, in favore dell’attrice, in
applicazione dei criteri di cui al vigente DM n 50/2014, e specificamente del valore
indeterminabile, di complessità bassa, della causa, tenuto conto della contumacia del
convenuto e del numero limitato degli atti difensivi, in euro 4.700,00 per compensi ed
euro 1.150,00 per spese, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia d’Impresa – A –, definitivamente
pronunciando sulle domande proposte da EX FABRICA S.R.L. nei confronti di GIROLA
GIANLUCA, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
-
Dichiara la nullità del marchio italiano “Amaricano”, depositato in data 8 luglio
2014, con domanda n. VA2014C000216 e concesso in data 15 maggio 2015, con
registrazione n. 0001634840, ex artt. 25 lett. b) e 19, comma 2 c.p.i.
-
Manda il cancelliere per la trasmissione della copia della sentenza all’Ufficio
italiano brevetti e marchi .
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Il giudizio non ha fatto, invero, accertare alcun elemento che provi l’uso da parte del
RG n. 62180/2014
Repert. n. 1803/2016 del 23/02/2016
-
Condanna il convenuto Girola Gianluca al pagamento delle spese di lite, liquidate
in Euro 4.700,00 per compensi ed euro 1150,00 per spese, oltre spese generali al
15%, IVA e CPA, come per legge.
Il Giudice Relatore
Il Presidente
dott.ssa Silvia Giani
dott.ssa Marina Anna Tavassi
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Così deliberato in Milano, nella camera di consiglio del 4 febbraio 2016

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