apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

Transcript

Sentenza n. 10806/2014 pubbl. il 05/09/2014
RG n. 27943/2011
Repert. n. 9084/2014 del 05/09/2014
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione specializzata in materia di impresa
Sezione A
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti
magistrati:
dott.ssa Marina Tavassi
pres.
dott. Claudio Marangoni
giud. rel.
dott.ssa Alima Zana
giud.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 27943 del ruolo generale per gli
affari contenziosi dell’anno 2011 vertente
TRA
OFFICINA ITALIANA s.r.l. in liquidazione, in persona del legale
rappr.te pro tempore;
MSA INTERNATIONAL S.A., in persona del legale rappr.te pro tempore;
elett. dom.ta in Milano, via Podgora 12/A, presso lo studio del
procuratore avv. Marianna E. GURRADO che la rappresenta e difende;
- attrici pagina
http://bit.ly/1K6qFng
1 di 26
Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142
Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
RG n. 27943/2011
Repert. n. 9084/2014 del 05/09/2014
E
NK BIKE s.r.l., in persona del legale rappr.te pro tempore;
elett. dom.ta in Milano, via Cesare Battisti 15, presso lo studio del
procuratore
avv.
Daniela
MAININI
che
la
rappresenta
e
difende
- convenuta –
OGGETTO: diritto di marchio.
CONCLUSIONI
All’udienza
di
precisazione
delle
conclusioni
del
29.1.2014
i
procuratori delle parti così concludevano:
per le attrici: “nel merito,
1) accertare e dichiarare che NK Bike si è resa responsabile di atti
di contraffazione del marchio registrato da MSA International “ROXON”
e del modello registrato da Officina Italiana n. 440771, nonché di
violazione degli altri diritti di proprietà industriale non titolati
oggetto della causa, oltre che di concorrenza sleale;
2) disporre in via definitiva l’inibitoria, ex art. 124 c.p.i., della
produzione, importazione, commercializzazione e pubblicizzazione di
motoveicoli “NOX”, “BULLET”, “KLE”, “DUEL”, “PX-ONE”, “MINI PX-ONE”
oggetto
delle
violazioni
per
cui
è
causa
e
comunque
della
continuazione dell’uso dei marchi confondibili sopra elencati, oltre
a “X” e “TTK”;
3) ordinare in via definitiva ex art. 124 c.p.i. il ritiro dalla
distribuzione e dal commercio e l’accantonamento dei prodotti oggetto
pagina
2 di 26
unitamente all’avv. Gualtireo DRAGOTTI;
RG n. 27943/2011
Repert. n. 9084/2014 del 05/09/2014
di violazione di cui in narrativa, del materiale promopubblicitario
ad essi relativo, degli stampi e degli altri mezzi di produzione, nei
confronti di chiunque ne risulti proprietario o che comunque ne abbia
la disponibilità;
dal commercio;
5) condannare NK Bike al risarcimento dei danni patiti e patiendi
dalle società attrici per effetto degli illeciti di cui ai capi
precedenti, procedendo alla liquidazione dei danni in base alle prove
raggiunte nell’espletanda istruttoria o secondo equità ovvero, se del
caso, anche in una somma globale stabilita in base agli atti di causa
ed alle presunzioni che ne derivano;
6)
condannare
altresì
NK
Bike
alla
restituzione
degli
utili
conseguiti mediante le violazioni di cui in narrativa, in alternativa
al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui eccedano
tale risarcimento;
7) ordinare la pubblicazione dell’emananda sentenza, a cura delle
attrici,
ma
a
spese
della
convenuta,
per
due
volte
in
giorni
consecutivi, a caratteri doppi del normale e con i nomi delle parti
in grassetto, sulle pagine nazionali dei quotidiani “Corriere della
Sera” e “La Repubblica”, nonché sui siti internet www.moto.it, e
www.motoblog.it e sulle specifiche riviste del settore Motocross,
Motociclismo e Motosprint;
pagina
3 di 26
4) disporre l’assegnazione in proprietà di tale materiale ritirato
RG n. 27943/2011
Repert. n. 9084/2014 del 05/09/2014
8) respingere la domanda riconvenzionale ex art. 96 c.p.c. di NK
Bike;
9) con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio,
oltre spese generali, IVA e CPA;
ammettere, se del caso, prova testimoniale sui seguenti capitoli allo
stato non ammessi:
8) «vero che il modello “Duel” è stato progettato interamente da
Officina Italiana nel 2004-2005, con la collaborazione dell’ing. Zeno
Panarari» [teste: Zeno Panarari, c/o Industrie Aeronautiche Reggiane,
via Monari, 25, Reggio Emilia];
9) «vero che il prototipo del modello “Duel” è stato realizzato dalla
E2 Modelli di Umberto Pagni s.n.c. [testi: Panarari e Umberto Pagni,
via delle Fosse, 18/20, Bientina, PI];
- richiedere ex art. 121-bis c.p.i., al legale rappresentante di NK
Bike le seguenti informazioni:
- - «quale numero di motoveicoli NK Bike interferenti con i
marchi e i modelli, registrati e non, oggetto della controversia,
“NOX”,
“BULLET”,
“KLE”,
“DUEL”,
“PX-ONE”,
“MINI
PX-ONE”,
abbia
prodotto, detenuto e/o commercializzato, in quale periodo (anche con
riferimento all’ordine), ed a quale prezzo»;
- - «chi siano i clienti, gli agenti, i distributori o i
rivenditori
indipendenti
di
NK
Bike
in
relazione
ai
prodotti
contestati»;
pagina
4 di 26
in via istruttoria,
RG n. 27943/2011
Repert. n. 9084/2014 del 05/09/2014
- - «chi siano i produttori e subfornitori, contoterzisti o
comunque i soggetti ulteriormente cooperanti alla realizzazione dei
prodotti indicati in narrativa»;
- disporre, se del caso, consulenza tecnica sul modello “BULLET” di
Bike,
al
costituiscono
fine
una
di
verificare
violazione
del
che
modello
le
sue
caratteristiche
registrato
da
Officina
Italiana; nonché sui modelli “KLE 50” sempre della convenuta, al fine
di verificare se essi imitino servilmente il modello “DUEL” di
Officina Italiana;
-
disporre,
sempre
se
del
caso,
consulenza
contabile
volta
ad
accertare il danno subìto dalle società attrici, sotto ogni profilo
pertinente, e in modo particolare attraverso l’esame delle scritture
contabili e commerciali di NK Bike;
- in estremo subordine, per la denegata ipotesi di ammissione dei
capitoli di prova avversari, ammettere controprova per interrogatorio
formale del legale rappresentante di NK Bike e per testi (si indicano
a testimoni i signori Carlo Corsaro di Reggio Calabria, Giorgio
Vacodio di Quattrocastella – RE – e Rossella Selleri già indicata)
anche sui seguenti capitoli:
10) «vero che il marchio “Nox”, dopo l’accordo con Officina
Italiana, si era focalizzato sulla commercializzazione soltanto di
veicoli a quattro ruote»
pagina
5 di 26
NK
RG n. 27943/2011
Repert. n. 9084/2014 del 05/09/2014
11) «vero che la Nox ha “ri-stilizzato” e poi utilizzato il
marchio “Nox” nei colori e nella grafica che si rammostrano (doc. 12)
solo a novembre 2009»
12) «vero che nel febbraio 2010, a nome della KL s.p.a. e della
gruppo per presentare la costituenda NK Bike»;
13) «vero che in tale occasione fu esposta, oltre ai modelli
della Nox e della KL, anche la gamma di Officina Italiana».”
Per la convenuta: “In principalità e nel merito
 Rigettare integralmente le domande proposte ex adverso, con la
condanna
delle
attrici
al
risarcimento
del
danno
ai
sensi
dell'art. 96 c.p.c. nella misura derivante dagli atti di causa e
comunque in via equitativa
In via istruttoria
 Ammettere l'interrogatorio formale del legale rappresentante di
Officina Italiana S.r.l. in liquidazione sui seguenti capitoli di
prova:
1. "Vero che a partire dal marzo 2008, e almeno sino a quando ho
rivestito la carica di
consigliere delegato di Nox S.r.l.,
detta società impiegava la carta intestata di cui al doc. 9 del
fascicolo della convenuta"
2. "Vero che all'epoca impiegavo, nella corrispondenza, la dicitura
'Roxon by Nox'"
pagina
6 di 26
Nox s.r.l., il signor Pizzatti ha invitato tutta la forza vendita del
RG n. 27943/2011
Repert. n. 9084/2014 del 05/09/2014
 Ammettere l'interrogatorio formale del legale rappresentante di
Officina
Italiana
S.r.l.
in
liquidazione
rappresentante di MSA International
e
del
legale
SA sul seguente capitolo di
prova:
che
MSA,
pur
non
ricevendo
alcun
corrispettivo
per
l'impiego del marchio ROXON da parte di NOX, non si è opposta a
detto uso, almeno sino al novembre 2009"
 Ammettere
Consulenza
Tecnica
di
Ufficio
volta
a
confermare
l'invalidità del modello comunitario n. 440771, e comunque la non
interferenza con esso del motociclo BULLET contestato.
In ogni caso
 Condannare le attrici al rimborso delle spese ed onorari di causa,
inclusa IVA e C.P.A e le spese generali come per Legge.“
FATTO E DIRITTO
1. La società attrice OFFICINA ITALIANA s.r.l. in liquidazione ha
operato nel settore della produzione e distribuzione di motocicli e
ciclomotori
e,
in
particolare,
ha
trattato
tre
tipologie
di
motoveicoli e cioè le pit bike (moto a quattro tempi di piccole
dimensioni
per
adulti)
che
aveva
sempre
contraddistinto
con
il
marchio BULLET, le enduro (per adulti) con il marchio DUEL e le
minicross (motocicli per bambini e ragazzi) recanti il marchio P-ONE.
Tutti detti modelli erano altresì contrassegnati dal marchio ROXON,
marchio
comunitario
figurativo
n.
3094737
depositato
in
pagina
data
7 di 26
3. "Vero
RG n. 27943/2011
Repert. n. 9084/2014 del 05/09/2014
18.5.2004
dall’altra
società
attrice
MSA
INTERNATIONAL
S.A.
e
concesso in licenza a OFFICINA ITALIANA s.r.l.
OFFICINA ITALIANA s.r.l. era altresì titolare del modello comunitario
n. 440771 del 30.11.2005 che tutelava le linee del modello BULLET.
affitto alla Nox s.r.l. che però – messa a sua volta in liquidazione
– in data 18.3.2010 aveva concesso in affitto la propria azienda alla
NK BIKE s.r.l.
In data 31.3.2010 tale ultima società aveva formalizzato a sua volta
un’offerta
irrevocabile
d’acquisto
dell’azienda
Nox
s.r.l.
che
tuttavia – secondo quanto dichiarato nell’istanza di ammissione al
concordato preventivo che Nox s.r.l. aveva poi presentato – non
ricomprendeva
i
beni
costituenti
l’azienda
di
OFFICINA
ITALIANA
s.r.l. in liquidazione.
Il contratto d’affitto d’azienda intercorso tra OFFICINA ITALIANA
s.r.l. in liquidazione e Nox s.r.l. era stato risolto dalla società
attrice con comunicazione del maggio/giugno 2010, per cui nessun
diritto su alcun bene materiale od immateriale facente capo a tale
azienda era mai potuto entrare nella disponibilità di NK BIKE s.r.l.
Premessa tale ricostruzione delle vicende delle società parti del
presente giudizio, le società attrici hanno dedotto che nell’estate
2010 era stata diffusa pubblicità relativa al lancio di prodotti da
parte di NK BIKE s.r.l. che si presentavano quali cloni di quelli a
pagina
8 di 26
Nel 2008 OFFICINA ITALIANA s.r.l. aveva concesso la sua azienda in
RG n. 27943/2011
Repert. n. 9084/2014 del 05/09/2014
suo
tempo
commercializzati
da
OFFICINA
ITALIANA
s.r.l.
in
liquidazione.
A seguito di richiesta di intervento presentata presso le Agenzie
delle Dogane nel dicembre 2010 era stata bloccata presso il porto di
s.r.l.
recanti
il
contraddistingueva
il
marchio
segno
BULLET
ROXON,
nonché
prodotti
la
grande
imitativi
X
che
nel
loro
aspetto del modello registrato da OFFICINA ITALIANA s.r.l.
Rivoltesi presso questo Tribunale con istanza di sequestro di tali
motoveicoli, all’esito del contraddittorio tra le parti esso veniva
confermato con ordinanza del 21.3.2011 limitatamente “ai 44 modelli
di motociclo off road in ordine alla violazione dei diritti ad essa
spettanti sul modello comunitario n. 440771 e sulla denominazione
Bullet,
mentre per tutti i motocicli in questione attiene alla
contraffazione del segno distintivo X di cui MSA INTERNATIONAL S.A. è
titolare” e contestualmente veniva emessa in via cautelare inibitoria
nei confronti di NK BIKE s.r.l. sia quanto “alla commercializzazione
di motocicli denominati Bullet e riproducenti le forme di cui al
modello comunitario n. 440771 fabbricati in epoca successiva al
giugno 2010” che rispetto alla “ulteriore utilizzazione del segno X
per contraddistinguere motocicli” e alla “prosecuzione dell’uso del
segno
NOX
in
quanto
avente
quali
caratteristiche
grafiche
la
colorazione rosso/bianco, la lettera X in maggiore evidenziazione
rispetto alle altre, le sottili bande rosse che corrono al di sopra e
pagina
9 di 26
Genova l’importazione di un carico di motoveicoli destinati a NK BIKE
RG n. 27943/2011
Repert. n. 9084/2014 del 05/09/2014
al di sotto della parola, la piccola bandierina a scacchi apposta sul
margine sinistro”.
Hanno dunque dedotto in questa sede la contraffazione del marchio
ROXON – in riferimento all’utilizzazione della parte caratterizzante
lettera X – nonché dei marchi di fatto BULLET, KLE, DUEL, PX-ONE,
MINI PX-ONE, la contraffazione del modello comunitario registrato n.
440771, l’imitazione servile del modello di motociclo DUEL da parte
del modello KLE, la concorrenza sleale per appropriazione di pregi
derivante dalla condotta della convenuta che attraverso l’imitazione
dei modelli e
la contraffazione dei marchi
delle attrici si
è
proposta di sfruttare le qualità e i pregi connessi all’attività di
OFFICINA ITALIANA s.r.l., la concorrenza sleale parassitaria per la
sistematica imitazione delle iniziative imprenditoriali di OFFICINA
ITALIANA s.r.l. in liquidazione ed hanno dunque chiesto i conseguenti
provvedimenti
di
inibitoria,
di
ritiro
dal
commercio
ed
il
risarcimento del danno.
Con ordinanza depositata in data 19.7.2011 il Collegio, investito del
reclamo avverso l’ordinanza cautelare innanzi menzionata, aveva nel
frattempo provveduto a revocare i provvedimenti emessi con la prima
ordinanza, non ravvisando l’effettiva sussistenza del presupposto del
periculum in mora connesso alle misure cautelari concesse.
Si è costituita nel giudizio la convenuta NK BIKE s.r.l., deducendo
in via preliminare che il Collegio in sede di reclamo aveva revocato
pagina
10 di 26
di tale marchio costituita dal particolare aspetto grafico della
RG n. 27943/2011
Repert. n. 9084/2014 del 05/09/2014
integralmente
i
provvedimenti
cautelari
emessi
dal
giudice
monocratico.
Nel
merito
rilevava
che
le
parti
attrici
erano
sostanzialmente
inattive nel settore della produzione e vendita di motocicli in
liquidazione aveva avuto un’attività imprenditoriale significativa
quanto alla sua presenza sul mercato nazionale, circostanza che
poneva in dubbio l’effettiva esistenza dei diritti di fatto azionati
dalla predetta.
Quanto al marchio registrato ROXON, l’adozione del marchio NOX nella
sua grafica ritenuta in sede cautelare troppo simile al segno delle
attrici era stato il frutto di una scelta imprenditoriale a suo tempo
condivisa con la stessa OFFICINA ITALIANA s.r.l., venuta meno la
quale il segno NOX era stato modificato nel suo aspetto grafico
eliminando i profili di similitudine con l’altro segno.
Quanto al segno X apposto sui motocicli, ne contestava qualsiasi
effetto confusorio e l’impossibilità di vantare privative su di una
lettera dell’alfabeto.
Rispetto al segno BULLET contestava che parte attrice avesse fornito
prova
di
un
uso
di
tale
estensione
da
poter
considerare
effettivamente sorto un diritto di fatto in capo a OFFICINA ITALIANA
s.r.l. in liquidazione su di esso.
Ha contestato la sussistenza dei presupposti di validità del modello
comunitario registrato, nonchè l’effettiva esistenza sul mercato del
pagina
11 di 26
Italia né prima del 2008 la stessa OFFICINA ITALIANA s.r.l. in
RG n. 27943/2011
Repert. n. 9084/2014 del 05/09/2014
motociclo DUEL proveniente da OFFICINA ITALIANA s.r.l. e dunque ogni
possibilità
di
poter
fondare
la
presenza
di
un
carattere
di
distintività delle forme del medesimo atto a fondare l’ipotesi di
imitazione servile.
e P-ONE, ha concluso per il rigetto delle domande svolte dalle
attrici
e
per
la
condanna
delle
medesime
per
l’ipotesi
di
responsabilità di cui all’art. 96 c.p.c.
2. Ritiene il Collegio che gli argomenti già svolti nell’ambito
dell’ordinanza cautelare del 21.3.2011 – integralmente condivisi dal
Collegio del reclamo, che ha provveduto alla revoca del provvedimento
stesso solo sulla base della ritenuta assenza del periculum in mora e
nell’esplicita adesione alle argomentazioni relative al fumus boni
iuris
contenute
condivisi,
in
nel
quanto
provvedimento
tuttora
reclamato
validi
–
anche
a
devono
essere
fronte
delle
contestazioni svolte in questa sede dalla resistente e in relazione
agli
ulteriori
elementi
probatori
di
natura
documentale
e
testimoniale raccolti in corso di causa.
3. In via preliminare deve confermarsi che all’epoca di instaurazione
della presente causa le ricorrenti – ognuna per i titoli di cui
appare titolare – dovevano considerarsi come aventi concreti rapporti
di concorrenza con la convenuta NK BIKE s.r.l..
Quanto a MSA INTERNATIONAL S.A. la sua qualità di titolare di marchi
registrati – sfruttabili mediante la concessione di licenze in favore
pagina
12 di 26
Contestata altresì la carenza di carattere distintivo delle sigle TTK
RG n. 27943/2011
Repert. n. 9084/2014 del 05/09/2014
di
terzi
–
sufficiente
e
a
di
eventuali
confermare
il
segni
suo
di
fatto
diritto
a
costituisce
contrastare
ragione
indebite
utilizzazioni o contraffazioni di detti segni.
Quanto a OFFICINA ITALIANA s.r.l. in liquidazione la sua inattività
affitto a terzi non implica che essa abbia dismesso ogni interesse
alla conservazione della stessa e dei beni in essa compresi, tenuto
conto altresì che detto contratto risulta pacificamente risolto – a
prescindere dalla responsabilità di tale risoluzione – e che dunque
sussiste anche un interesse attuale proprio sul piano concorrenziale
alla
difesa
dell’avviamento
della
stessa
e
dei
suoi
contenuti
imprenditoriali.
D’altra parte la stessa OFFICINA ITALIANA s.r.l. in liquidazione
appare aver svolto qualche attività anche successivamente al 2008 e
fino al 2011, come si rileva dalla documentazione depositata dalla
stessa, e peraltro essa ha agito anche a tutela dei suoi diritti sul
modello comunitario n. 440771 di cui è titolare.
L’ordinanza del 21.3.2011 aveva ritenuto fondata la tesi a suo tempo
sostenuta da NK BIKE s.r.l. quanto alla riconducibilità di parte
della partita di motocicli oggetto di fermo doganale presso Genova
Voltri
al
periodo
di
vigenza
del
contratto
d’affitto
d’azienda
intercorso tra OFFICINA ITALIANA s.r.l. in liquidazione e NOX s.r.l.
In effetti le attività dei vari soggetti a vario titolo coinvolti
nella vicenda del contratto d’affitto in questione – in primis le due
pagina
13 di 26
connessa alla circostanza che la sua azienda fosse stata concessa in
RG n. 27943/2011
Repert. n. 9084/2014 del 05/09/2014
parti contraenti, ma anche KL s.r.l. e le persone fisiche che ne
risultavano sostanzialmente titolari, quali ad esempio il Tartarini
attuale
liquidatore
di
OFFICINA
ITALIANA
s.r.l.
–
si
erano
strettamente intrecciate tra di loro, in un quadro di comune e
Ciò
può
essere
desunto
dall’esame
dell’Accordo
Quadro
datato
15.3.2008 – stipulato tra KL s.p.a. (titolare al 98% delle quote
sociali di NOX s.r.l.) e Leggerini da una parte ed il Tartarini
dall’altra, nell’ambito del quale questi assumeva obbligazioni per
conto della terza OFFICINA ITALIANA s.r.l. così come le controparti
disponevano di quote sociali di NOX s.r.l. per la futura cessione al
Tartarini stesso, disponendone l’immediata inclusione nel consiglio
di
amministrazione
cautelare)
–
così
della
come
stessa
dai
ecc.:
documenti
doc.
che
28
fasc.
res.
fase
testimonierebbero
una
sostanziale comunanza di attività tra NOX s.r.l. e KL s.p.a. nel
corso
del
contratto
di
affitto
d’azienda
poi
sottoscritto
con
OFFICINA ITALIANA s.r.l. quanto alla produzione e commercializzazione
dei motocicli in questione (doc. 29 res. fase cautelare: foto dello
stand presso fiera del novembre 2009 in cui il marchio NOX risulta
esposto come “NOX by KL”; doc. 26 res.: mail del settembre 2008
provenente da KL alla quale risultano allegati ordini al fornitore
cinese eseguiti da KL s.p.a. per motocicli Bullet insieme ad ordine
di NOX s.r.l.).
pagina
14 di 26
reciproca intesa almeno fino al marzo 2010.
RG n. 27943/2011
Repert. n. 9084/2014 del 05/09/2014
Del tutto attendibile dunque sulla base di tali rilievi che nel corso
della vigenza del contratto d’azienda OFFICINA ITALIANA s.r.l./NOX
s.r.l. vi sia stata una (implicita) autorizzazione estesa anche a KL
s.p.a. all’utilizzazione dei beni attinenti all’impresa affittata –
comunitario n. 440771 di titolarità di OFFICINA ITALIANA s.r.l. – e
che
dunque
il
fatto
che
l’ordine
relativo
alla
fornitura
dei
motocicli fermati presso la Dogana di Genova Voltri provenisse da KL
s.p.a. era in sè del tutto conforme all’effettivo svolgimento del
rapporto tra tutte dette parti così come pacificamente svoltosi in
costanza del contratto d’affitto.
Tale
ordine
risultava
essere
stato
fornitore cinese in data 20.1.2010
inoltrato
da
KL
s.p.a.
al
ed esso prevedeva specificamente
la condizione del “100% Payment TT in advance” per la fornitura di
130 motocicli “50 cc homologation pit bike” che risulterebbe essere
stata soddisfatta con l’ordine di bonifico inoltrato dalla stessa KL
s.p.a. in data 28.1.2010 per l’esatto importo indicato nell’ordine
stesso (doc. 15 res. fase cautelare).
Se non sono stati chiariti dalle parti i motivi per cui la consegna
di tale fornitura era stata bloccata dal fornitore, sta di fatto che
essa era stata poi sbloccata per effetto della transazione intercorsa
tra
il
fornitore
e
NK
BIKE
s.r.l.
–
nel
frattempo
divenuta
affittuaria dell’azienda di KL s.p.a. – ma l’esame di tale accordo
dimostra che tale commessa si era inserita in un contesto più vasto,
pagina
15 di 26
ed in particolare per ciò che riguardava l’utilizzazione del modello
RG n. 27943/2011
Repert. n. 9084/2014 del 05/09/2014
essendosi aggiunte la fornitura di ulteriori 44 modelli “pit bike 50
cc off road” nonché altre parti meccaniche e di carrozzeria ed anche
la cessione di stampi e parti non meglio precisati (doc. 16 fasc.
res. fase cautelare).
della
documentazione
doganale
–
integrata
dalla
perizia
eseguita dal Tartarini (docc. 11 ed 11 bis fasc. ric.) – consente di
affermare
dunque
che
i
128
motocicli
“on
road”
fermati
all’importazione sarebbero stati quelli già a suo tempo ordinati e
pagati da KL s.p.a. e dunque non integranti violazione al modello
comunitario di OFFICINA ITALIANA s.r.l. né ai diritti della stessa
sul segno Bullet in quanto risalenti al periodo di vigenza del
contratto di affitto, epoca in cui la gestione degli ordini di
fabbricazione era svolta anche da KL s.p.a.
Tale conclusione non può però essere estesa agli ulteriori 44 modelli
“off road” che comparivano solo nella transazione del 20.10.2010 – a
contratto d’affitto risolto – ed il cui pagamento risulta essere
stato certamente successivo a tale atto: per tali modelli dunque va
confermata l’abusiva utilizzazione delle forme protette dal modello
stesso nonché del segno Bullet.
Se la perfetta imitazione appare evidente (v. perizia Tartarini, in
sè non contestata quanto all’effettiva rappresentazione dell’aspetto
dei motocicli: doc. 11 bis fasc. ric.) e logicamente certa in quanto
i
motocicli
erano
tutti
provenienti
dallo
stesso
fornitore,
la
questione della validità di tale privativa non può essere in questa
pagina
16 di 26
L’esame
RG n. 27943/2011
Repert. n. 9084/2014 del 05/09/2014
sede
affrontata
in
quanto
parte
convenuta
–
pur
formalmente
sostenendo tale tesi – ha omesso di formulare specifica domanda
riconvenzionale di nullità.
In tale contesto il Tribunale non può sottrarsi alla piena vigenza
disposto dell’art. 85, comma 1 Reg. 6/02.
Per ciò che riguarda l’utilizzazione dei segni distintivi contestati,
deve essere in primo luogo rilevato che la titolarità del marchio (di
fatto) integrato dalla lettera X pare debba essere ricondotta alla
sola MSA INTERNATIONAL S.A., quale titolare del marchio registrato
ROXON a suo tempo concesso in licenza ad OFFICINA ITALIANA s.r.l.
Invero è evidente che il segno X risulta estrapolato proprio dal
marchio registrato ROXON in quanto ne riprendeva esattamente la
particolare forma (con le aste della parte destra più sottili di
quelle della parte sinistra della lettera, la presenza di una forma
triangolare al di sopra della lettera stessa di colore chiaro, il
colore rosso della lettera stessa) e può quindi essere inteso quale
marchio di fatto, utilizzato da OFFICINA ITALIANA s.r.l. nell’ambito
della licenza relativa al segno registrato ROXON.
L’esame della documentazione versata in atti dalle parti dimostra che
il
contratto
d’affitto
OFFICINA
ITALIANA
s.r.l./NOX
s.r.l.
non
comprendeva evidentemente anche il consenso della titolare dei marchi
ROXON
e
X
alla
prosecuzione
della
loro
utilizzazione
da
parte
pagina
17 di 26
dell’affittuaria.
della presunzione di validità di tale titolo sulla base del chiaro
RG n. 27943/2011
Repert. n. 9084/2014 del 05/09/2014
Si evidenzia infatti l’esecuzione di un fase di trattative in tal
senso tra MSA INTERNATIONAL S.A. e KL s.p.a. (v. docc. da 28a a 28f
fasc. ric. fase cautelare, a conferma dell’intreccio tra tutti i
soggetti
già
menzionati)
cui
si
accompagnava
all’epoca
una
ancorchè strettamente connesso allo svolgimento delle trattative, cui
è seguito il fallimento delle stesse e la rinuncia esplicita di NOX
s.r.l. alla prosecuzione di tale uso in data 30.11.2008 (doc. 19
fasc. ric. fase cautelare).
Premessa l’infondatezza dell’eccezione di nullità del segno X avente
le particolarità grafiche innanzi menzionate – distaccandosi in tal
modo
efficacemente
utilizzazioni
della
sul
piano
stessa
della
lettera
in
distintività
da
funzione
segno
di
diverse
poste
comunque in essere non dalla parte resistente – deve rilevarsi che
l’apposizione della lettera X su tutti i motocicli fermati in dogana
ha integrato l’ipotesi di contraffazione del segno di fatto di MSA
INTERNATIONAL S.A. nonché del suo segno registrato, essendo del tutto
identica la rappresentazione grafica di tale lettera al di là del
capovolgimento della colorazione (rosso/bianco), profilo che appare
irrilevante sul piano della valutazione dell’effettiva presenza di
una
capacità
distintiva
autonoma
dal
parte
del
segno
della
resistente.
Il fatto che il marchio registrato ROXON non sia stato rinnovato alla
sua scadenza non inficia evidentemente l’esercizio del diritto di
pagina
18 di 26
sostanziale tolleranza dell’uso dei marchi da parte dell’affittuaria,
RG n. 27943/2011
Repert. n. 9084/2014 del 05/09/2014
difesa del segno da parte del titolare del marchio per il periodo
anteriore
alla
esclusivamente
scadenza,
in
questa
risultando
sede
a
tale
circostanza
ritenere
non
atta
concedibile
un’inibitoria per il futuro che tuttavia non può estendersi anche al
costituito dalla sola lettera X avente le caratteristiche grafiche
innanzi evidenziate.
Deve dunque ritenersi che pertanto gli illeciti già a suo tempo
rilevati sussistenti in sede cautelare devono essere confermati, e
cioè quanto ai diritti di OFFICINA ITALIANA s.r.l. in liquidazione in
relazione ai soli 44 modelli di motociclo off road presenti in Dogana
Genova Voltri – in violazione dei diritti della stessa sul modello
comunitario n. 440771 e sul marchio di fatto BULLET – mentre in
relazione ai diritti spettanti a MSA INTERNATIONAL S.A. sul segno X
esso coinvolge tutti i motocicli rinvenuti in tale controllo doganale
(e cioè per un totale di 172 motocicli).
3. Pare evidente al Collegio che le parti attrici abbiano dato
sufficiente prova dell’uso dei segni di fatto BULLET, DUEL e P-ONE da
essi
eseguito
–
oltre
a
quello
relativo
al
segno
X
–
e
dei
conseguenti diritti su di essi sorti in loro favore.
Sussistono invero elementi documentali – quali le vendite eseguite
dei modelli recanti tali segni negli anno 2005/2008 (docc. A fasc.
attr. fase reclamo per BULLET; doc. 44 fasc. attr. per DUEL; doc. 45
fasc. attr. per P-ONE), la presentazione di tali modelli in diverse
pagina
19 di 26
marchio di fatto – il cui presupposto di tutela è solamente l’uso -
RG n. 27943/2011
Repert. n. 9084/2014 del 05/09/2014
fiere nazionali ed internazionali (doc. 45 fasc. attr.) nonché la
stampa e diffusione del relativo materiale promozionale (doc. A fasc.
attr., docc. 2, 3 e 4 fasc. attr.) – che attestano tale uso generale,
tutti ampiamente confermati dai testi Moruzzi, Zampighi, Veronesi,
Né pare rilevante l’osservazione svolta dalla convenuta circa la
pretesa irrilevanza numerica degli esemplari di tali motocicli che
sarebbero stati venduti da OFFICINA ITALIANA s.r.l. nell’arco di
tempo in questione, posto che appare del tutto evidente anche a
soggetti non particolarmente esperti del settore che tali motocicli
appartengono a categorie estremamente particolari alle quali non sono
certo associabili vendite di massa.
4.
Quanto
rilevarsi
alle
in
ulteriori
primo
luogo
doglianze
che
al
delle
parti
marchio
NOX
ricorrenti
–
deve
oggetto
di
registrazione da parte di KL s.r.l. nel 2000 nella sua sola parte
denominativa, senza alcuna peculiarità grafica (doc. 6 fasc. res.) –
è stata aggiunta senza dubbio una caratterizzazione grafica del tutto
simile a quella propria del marchio ROXON così come questo risultava
depositato (doc. fasc. ric.) ed in particolare la vivace colorazione
rosso/bianco, la lettera X in maggiore evidenziazione rispetto alle
altre, le sottili bande rosse che corrono al di sopra e al di sotto
della parola, fino a riprendere anche il particolare della piccola
bandierina a scacchi apposta successivamente sul margine sinistro del
pagina
20 di 26
Selleri ascoltati in sede istruttoria.
RG n. 27943/2011
Repert. n. 9084/2014 del 05/09/2014
marchio di MSA INTERNATIONAL S.A. (v. confronto diretto tra i segni
alle pagg. 5 e 6 del ricorso introduttivo).
Tuttavia non pare al Collegio che vi siano elementi certi, sulla base
della documentazione in atti, per stabilire che detto marchio della
quelle già proprie del marchio ROXON in epoca successiva al novembre
2008.
L’assoluta identità delle forme che caratterizza i motocicli di parte
convenuta della serie KLE rispetto a quelle del motociclo a suo tempo
commercializzato da OFFICINA ITALIANA s.r.l. sotto la denominazione
DUEL
sostiene
all’imitazione
efficacemente
servile
di
cui
anche
NK
la
BIKE
contestazione
s.r.l.
si
relativa
sarebbe
resa
responsabile per l’epoca successiva alla risoluzione del contratto
d’affitto d’azienda.
Quanto alla presenza di profili di tali forme non generalizzati o
comuni – eccezione che peraltro non appare essere stata svolta dalla
convenuta, che non ha di fatto dedotto alcuna anteriorità che potesse
far ritenere non sufficientemente originale le forme del motociclo
DUEL – sembra che ciò non possa essere negato, sia in considerazione
ad esempio delle particolari forme della sella e del parafango
posteriore nonché dell’elemento piatto che parte dal serbatoio e si
prolunga
fino
alla
pedaliera,
mentre
quanto
all’effettiva
commercializzazione di tale modello da parte di OFFICINA ITALIANA
pagina
21 di 26
convenuta sia stato utilizzato con le modalità grafiche imitative di
RG n. 27943/2011
Repert. n. 9084/2014 del 05/09/2014
s.r.l. devono richiamarsi le prove documentali e testimoniali già
innanzi menzionate.
Analoga valutazione deve essere eseguita per ciò che riguarda i
modelli
PX-ONE
e
MINI
PX-ONE
di
OFFICINA
ITALIANA
s.r.l.
in
dall’identica denominazione commercializzati dalla resistente (doc.
12 fasc. attr. fase caut.).
Già in sede cautelare, tuttavia, era stato rilevata la sussistenza di
dubbi circa l’abusività della loro commercializzazione da parte di NK
BIKE s.r.l. in relazione all’illecito concorrenziale di imitazione
servile, posto che – come dimostra l’inventario eseguito alla data
del 18.3.2010 (doc. 38 fasc. conv. fase caut.) – risulterebbero
transitati in favore di NK BIKE s.r.l. un certo numero di tali
motocicli già facenti parte del magazzino delle sue danti causa e
dunque da includere nei prodotti realizzati in corso di vigenza del
rapporto
d’affitto
d’azienda
OFFICINA
ITALIANA
s.r.l./NOX
s.r.l.
rispetto ai quali le parti ricorrenti non possono avanzare pretese.
Dalla documentazione in atti non vi sono peraltro elementi in base ai
quali
desumere
che
attualmente
parte
resistente
stia
commercializzando motocicli KLE, PX-ONE e MINI PX-ONE che risultino
con certezza diversi da quelli ricevuti da NOX s.r.l. o da KL s.p.a.
in quanto successivamente prodotti.
5. Dalle valutazioni che precedono – e che confermano sostanzialmente
il quadro già emerso nella fase cautelare, rispetto al quale le
pagina
22 di 26
liquidazione (doc. 4 fasc. attr. fase. caut.) rispetto ai modelli
RG n. 27943/2011
Repert. n. 9084/2014 del 05/09/2014
iniziative istruttorie alle quali è stato dato corso nella presente
causa hanno potuto solo consolidare alcuni aspetti – deve concludersi
che le domande svolte dalle parti attrici possono dunque essere
accolte limitatamente a ciò che attiene ai 44 modelli di motociclo
oggetto
di
fermo
doganale
nel
all’accertamento
della
contraffazione
gennaio
del
2011
modello
e
cioè
quanto
comunitario
n.
440771 di cui OFFICINA ITALIANA s.r.l. in liquidazione è titolare,
dell’illegittimo uso del marchio di fatto BULLET e per tutti i 172
modelli di motociclo fermati alla Dogana di Genova del segno di fatto
costituito dalla lettera X avente le modalità di rappresentazione
grafica già evidenziate.
Rispetto
a
tali
violazioni
devono
essere
adottate
le
relative
inibitorie all’ulteriore eventuale prosecuzione di tali condotte.
La limitata entità di tale commercializzazione ed il tempo intercorso
tra la restituzione dei motocicli a NK BIKE s.r.l. e la presente
sentenza rendono non necessaria l’emanazione dell’ordine di ritiro
dal mercato richiesto dalle attrici.
Quanto alle condotte di concorrenza sleale dedotte dalle attrici,
esse
devono
ritenersi
sostanzialmente
assorbite
dagli
illeciti
innanzi individuati in quanto non risultano evidenziabili ulteriori
profili
specificamente
rilevanti
sul
piano
esclusivamente
concorrenziale.
6.
Quanto
al
risarcimento
del
danno,
non
può
non
considerarsi
rilevante sotto tale profilo la circostanza – anch’essa già rilevata
pagina
23 di 26
già
RG n. 27943/2011
Repert. n. 9084/2014 del 05/09/2014
in sede cautelare – che il magazzino già appartenente alla Nox s.r.l.
è stato acquisito dalla convenuta NK BIKE s.r.l. e che tale magazzino
comprendeva numerosi modelli dei motocicli BULLET, DUEL e P-ONE (v.
doc. M16 conv.).
quanto alla produzione documentale svolta da NK BIKE s.r.l. a seguito
dell’ordine
di
esibizione
emesso
dal
giudice
istruttore,
deve
ritenersi che le ipotesi di vendite effettive dei modelli contestati
formulati dalle attrici nella loro comparsa conclusionale (pag. 37)
non possano essere accolte dal Collegio.
La verifica di tale ipotesi avrebbe potuto essere in astratto oggetto
di un accertamento contabile d’ufficio, al quale tuttavia le stesse
attrici hanno formalmente rinunciato nei loro scritti conclusivi (v.
pag. 37 della comparsa conclusionale delle parti attrici).
Deve
dunque
necessariamente
procedersi
ad
una
liquidazione
complessiva del danno risarcibile rispetto agli illeciti accertati,
da eseguirsi in via equitativa sulla base degli elementi ricavabili
in atti.
Tenuto conto pertanto del prezzo di ciascuna unità dei motocicli
forniti dal produttore cinese nel gennaio 2011 (doc. 15 fasc. conv.
fase caut.) e del presumibile guadagno che sulle vendite dei 44
modelli
ritenuti
contraffatti
avrebbe
conseguito
NK
BIKE
s.r.l.
nonché l’incidenza pregiudizievole per le attrici derivante dall’uso
indebito di segni distintivi di fatto di loro pertinenza, stima equo
pagina
24 di 26
Pur prendendo atto delle osservazioni critiche svolte dalle attrici
RG n. 27943/2011
Repert. n. 9084/2014 del 05/09/2014
il Collegio liquidare in favore delle parti attrici la complessiva
somma di € 40.000,00 al valore attuale della moneta ed interessi
legali compresi fino alla data della presente sentenza.
7. Non ritiene il Collegio di provvedere positivamente in ordine alla
della limitata entità degli illeciti effettivamente accertati.
Quanto
alle
spese
del
giudizio
di
merito,
il
complesso
degli
accertamenti eseguiti e il solo parziale fondamento delle domande
svolte dalle attrici inducono il Collegio a porre dette spese solo
parzialmente a carico della convenuta NK BIKE s.r.l. in ragione della
loro compensazione nella misura del 50%.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda,
eccezione o istanza disattesa:
1) in parziale accoglimento delle domande avanzate dalle attrici
OFFICINA ITALIANA s.r.l. in liquidazione e MSA INTERNATIONAL S.A.,
accertato che l’importazione e la commercializzazione da parte della
convenuta NK BIKE s.r.l. dei 44 modelli di motociclo facenti parte
del più ampio quantitativo oggetto di fermo doganale del 18.1.2001
eseguito
presso
la
Dogana
di
Genova
Voltri
hanno
integrato
contraffazione del disegno comunitario n. 440771 di cui OFFICINA
ITALIANA s.r.l. in liquidazione è titolare nonché violazione dei
diritti delle parti attrici sul segnoi di fatto BULLET e per tutti i
motocicli oggetto dell’importazione anche del segno di fatto X (nella
pagina
25 di 26
richiesta di pubblicazione della presente sentenza, tenuto conto
RG n. 27943/2011
Repert. n. 9084/2014 del 05/09/2014
specifica conformazione grafica costituita dalle aste della parte
destra più sottili di quelle della parte sinistra della lettera,
dalla presenza di una forma triangolare al di sopra della lettera
stessa di colore chiaro, al colore rosso della lettera stessa),
tali illeciti;
2) condanna NK BIKE s.r.l. al risarcimento del danno in favore delle
attrici,
liquidato
nella
interessi
legali
dalla
complessiva
data
della
somma
di
presente
€
40.000,00
sentenza
con
fino
all’effettivo saldo;
3) respinge le ulteriori domande avanzate dalle parti attrici;
4)
condanna la convenuta NK BIKE s.r.l. al parziale rimborso nella
misura del 50%
delle spese
del
giudizio in
favore delle
parti
attrici, liquidate – già operata detta parziale compensazione - nella
misura di €
(di cui € 220,00 per spese ed € 8.000,00 per compensi)
oltre rimborso forfettario ex art. 2, comma 2 D.M. 55/14 e oneri di
legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell’8 maggio 2014.
Il Giudice estensore
Il Presidente
Claudio Marangoni
Marina Tavassi
pagina
26 di 26
inibisce alla convenuta NK BIKE s.r.l. l’ulteriore prosecuzione di

apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

Transcript

Documenti analoghi

scarica la sentenza - Giurisprudenza delle imprese