apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

Transcript

N. R.G. 2015/50281
TRIBUNALE di MILANO
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA “A” CIVILE
Nella causa civile iscritta al n.r.g. 50281/2015 promossa da:
COFIMCO SRL, in persona del legale rappresentante con il patrocinio dell’avv.
VENTURELLO
MARCO
e
dell’avv.
BOTTARINI
ALBERTO
(BTTLRT72A11F952Y), elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO AMEDEO II,
RICORRENTE
contro
AXIAL FANS INT SRL, in persona del legale rappresentante, con il patrocinio degli
avv.ti SPOLIDORO MARCO SAVERIO, MARTUCCI DANILO e BOSCARIOL DE
ROBERTO FABIO, elettivamente domiciliato in CORSO PORTA VITTORIA, 9
20122 MILANO presso lo studio del difensore avv. MARTUCCI DANILO;
RESISTENTE
Il Giudice dott.ssa Silvia Giani,
a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 27 gennaio 2016,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
1. Con ricorso depositato in data 24 agosto 2015, la società COFIMCO S.R.L. ha
promosso il presente procedimento cautelare nei confronti della società AXIAL FANS
INT S.R.L., lamentando la contraffazione della frazione italiana del brevetto europeo n.
EP 1195527 B1, dal titolo “ Ventilatore Assiale”, concesso in data 8 marzo 2006 a
seguito di domanda dep 4 ottobre 2001 e validato in Italia in data 8 giugno 2006. La
ricorrente, dopo avere preannunciato che le azioni cautelari sono strumentali a quelle di
merito di accertamento dell’illecito contraffattorio e concorrenziale ex art. 2598 n 3 cc,
ha chiesto disporsi il sequestro, l’inibitoria e il ritiro dal commercio dei ventilatori
Pagina 1
http://bit.ly/1rlTWTT
Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d1ef9 - Firmato Da: CARLONI STEFANO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2b0cd
17 10121 TORINO presso lo studio del difensore avv. VENTURELLO MARCO;
assiali recanti le denominazioni commerciali “SML SERIES” e “STD SERIES”, ovvero
di qualsiasi altro ventilatore assiale di titolarità di Axial, in violazione del brevetto
europeo EP 1195527 B1 di cui è licenziataria esclusiva. In particolare, la ricorrente ha
allegato che:
- la società resistente produceva e commercializzava ventilatori assiali denominati
“SML Serie e STD Series, connotati da una tecnologia corrispondente all’ambito di
protezione del brevetto, in licenza esclusiva alla ricorrente;
-L’autore del brevetto della ricorrente era il sig. Mosiewicz, Presidente del consiglio di
amministrazione della resistente, presso la quale lavoravano anche l’ex direttore vendite
e l’ex direttore tecnico di Cofimco; egli aveva trasferito alla società resistente il
costi per la resistente.
2. Si è costituita in data 5 ottobre 2015 la società Axial Fans Int Sr.l., chiedendo il
rigetto del ricorso e deducendo, in particolare, che:
- il dott. Mosiewicz, inventore del brevetto di causa EP ‘527 B1 e fondatore della
società ricorrente Cofimco, dopo la cessione di tale società al gruppo americano United
Domination Industries nel 1996, aveva fondato la società AXIAL nel 2011, avviando
una nuova attività di ricerca, sviluppo e progettazione nel campo dei ventilatori
industriali, avvenuta ben dopo la scadenza dei due patti di non concorrenza che egli
aveva stipulato con la società COFIMCO nel 2003 e nel 2004;
- quanto allo storno di dipendenti velatamente dedotto da parte ricorrente, la società
resistente ha allegato di aver assunto soltanto nel 2014 i dipendenti cui si riferiva la
controparte, i quali avevano svolto incarichi presso la ricorrente, di direttore delle
vendite e direttore tecnico, diversi anni prima della loro assunzione in Axial: nessun
passaggio diretto dunque, vi era stato tra la Cofimco e l’odierna resistente.
- Axial aveva avviato un importante piano d’investimenti in tema di ricerca e sviluppo
che, alla data del 31 dicembre 2014, erano pari a circa 560.000,00 Euro, a riprova della
volontà imprenditoriale del dott. Mosiewicz di differenziarsi sul mercato dei ventilatori
assiali.
Contestava quindi l’esistenza dei presupposti cautelari del fumus boni iuris e del
periculum in mora, in quanto:
Pagina 2
patrimonio di tecnologia per la realizzazione dei ventilatori, con risparmio di notevoli
il brevetto non era valido per carenza di novità, di altezza inventiva e per insufficienza
di descrizione; non sussisteva la dedotta contraffazione; i prodotti erano in commercio
sin dal gennaio 2013, e quindi erano trascorsi più di trenta mesi dalla loro immissione in
commercio.
3. Con decreto 3 settembre 2015, il Giudice ha fissato udienza del 13 ottobre 2015,
all’esito della quale, su richiesta delle parti, ha nominato il consulente tecnico d’ufficio
Ing. Maurizio Giuli, al quale sono stati formulati i seguenti quesiti:
“il CTU, letti gli atti ed i documenti di causa, compiuta ogni indagine ritenuta
opportuna e necessaria, sentite le parti ed i loro consulenti, autorizzato ad adottare le
- se la frazione italiana del brevetto europeo per invenzione industriale EP 1195527 B1,
di titolarità di COFIMCO USA, Inc. in licenza esclusiva a COFIMCO SRL, presenti
tutti i requisiti di validità previsti dalla legge;
- se i prodotti ventilatori “SML Series” e “STD Series” di AXIAL FANS INT SRL
interferiscano o meno con la frazione italiana del brevetto europeo EP 1195527 B1”.
Il successivo 20 gennaio 2016 il CTU ha depositato la relazione peritale, concludendo
per la validità del brevetto EP 1195527 B1 e la non interferenza dei ventilatori“SML
Series” e “STD Series” di AXIAL FANS INT SRL con la frazione italiana del brevetto
europeo.
All’udienza del 27 gennaio 2016, il difensore della ricorrente ha insistito
nell’accoglimento delle domande cautelari già formulate e, previa discussione delle
parti, il Giudice si è riservato la decisione.
4. Il ricorso cautelare non è fondato. All’esito del procedimento cautelare non è emersa
la prova del fumus boni iuris della contraffazione del brevetto, di cui la ricorrente è la
licenziataria esclusiva. Trattasi del brevetto europeo n. EP 1195527 B1, dal titolo
“Ventilatore Assiale”, concesso in data 8 marzo 2006 a seguito di domanda dep. il 4
ottobre 2001 e validato in Italia 8 giugno 2006.
4.1. Conviene premettere qualche cenno sull’ambito di protezione del brevetto e
sull’arte nota. Il brevetto ‘527 riguarda un ventilatore assiale comprendente un mozzo,
Pagina 3
misure necessarie per la salvaguardia dei dati riservati delle parti, dica:
una pluralità di bracci, che si estendono radialmente verso l'esterno del mozzo e una
pluralità di pale fissate a rispettivi bracci.
L’ambito di protezione di ‘527 è definito da dodici rivendicazioni, di cui solo la prima è
indipendente. Tale rivendicazione è testualmente riportata:
“Ventilatore assiale comprendente un mozzo (1), una pluralità di bracci estendentesi in
modo radiale verso l’esterno dal mozzo (1) ed elementi di pala (12, 12’), ciascun
elemento di pala (12, 12’) essendo fissato al suo rispettivo braccio, caratterizzato dal
fatto che i bracci consistono in elementi flessibili (7) con una rigidità di piegatura in
modo tale che, durante il funzionamento, gli elementi di pala (12, 12’) sono inclinati a
elementi di pala (12, 12’) neutralizzano le forze di trazione (TF) che agiscono sugli
stessi.”
Nella descrizione del brevetto si afferma che esso ha voluto risolvere il problema delle
vibrazioni e dell’usura derivanti dai carichi identificati nella forza di trazione e forza
centrifuga.
L’arte nota, presa in esame nel brevetto, prevedeva due soluzioni: la prima consisteva
nel montaggio delle pale con inclinazione fissa delle pale ( figura 1 brevetto ) rispetto al
piano di rotazione, che presentava l’ inconveniente così descritto: “Come risultato
dell’inclinazione fissa delle pale, i carichi possono essere neutralizzati soltanto se il
ventilatore funziona precisamente nelle condizioni previste dal calcolo originale, cioè
ad una velocità di rotazione predeterminata e costante” ( cfr brevetto p 4).
La seconda soluzione nota allo stato dell’arte prevedeva una cerniera tra il mozzo e le
radici delle pale, che però presentava l’inconveniente della “penetrazione di elementi
corrosivi o la formazione di depositi “ che possono impedire “di adempiere alla loro
funzione di neutralizzazione delle forze di trazione e centrifughe che agiscono sulle
pale”.
Per risolvere gli inconvenienti esaminati, l’invenzione rivendica la seguente
caratteristica: “i bracci consistono in elementi flessibili con una rigidità di piegatura in
Pagina 4
un angolo in corrispondenza del quale le forze centrifughe (CF) che agiscono sugli
modo tale che, durante il funzionamento, gli elementi di pala sono inclinati a un angolo
in corrispondenza del quale le forze centrifughe che agiscono sugli elementi di pala
neutralizzano le forze di trazione che agiscono sugli stessi ( cfr rivendicazione 1).
Dal brevetto risulta che queste caratteristiche risolvono il problema tecnico poiché,
“quando il ventilatore è in utilizzo, le pale si regolano in una posizione dove il momento
di piegatura generato dalle forze di trazione TF è neutralizzato dal momento di
piegatura opposto generato dalle forze centrifughe CF. Di conseguenza, i carichi che
agiscono sulle radici delle pale tendono ad annullarsi l’un l’altro”, con l’effetto di
riduzione delle vibrazioni delle pale e di miglioramento della resistenza all’usura ( cfr
descrizione brevettuale, pag 6).
considerazione della “flessibilità dei bracci con rigidità di piegatura”, perché
caratteristica nuova rispetto all’arte nota e che non risulta in modo evidente dallo stato
della tecnica (cfr. CTU p 34-37).
Nonostante non descriva i valori di riferimento relativi alla citata “rigidità di
piegatura”, il trovato può ritenersi, secondo le coerenti e motivate valutazioni del CTU,
adeguatamente descritto perché tale rigidità di piegatura è identificata funzionalmente
nella rivendicazione dalla seguente frase: “durante il funzionamento, gli elementi di
pala sono inclinati a un angolo in corrispondenza del quale le forze centrifughe (CF)
che agiscono sugli elementi di pala neutralizzano le forze di trazione (TF) che agiscono
sugli stessi”.
Il trovato è valido per sufficiente descrizione a condizione che – e solo a condizione
che- l’interpretazione del termine “neutralizzare” coincida con il termine “azzerare”,
perché solo detta interpretazione, perfettamente in linea con il testo delle rivendicazioni
e con il contenuto della descrizione (che, peraltro, serve solo a interpretare la
rivendicazione ), consente ad una persona esperta di attuarla. Diversamente “una lettura
più ampia di tale termine, ad esempio inteso come “riduzione sostanziale”, porterebbe il
tecnico del ramo nella condizione di non saper come attuare l’invenzione, “essendo tale
riduzione non meglio definita” e quindi comporterebbe l’invalidità del trovato per
insufficienza della descrizione (p 31 e 21 CTU).
Pagina 5
4.2. Ciò premesso, ritiene il CTU che l’invenzione sia nuova e originale proprio in
4.3. Con riguardo alla contraffazione, il CTU ha concluso per la non interferenza dei
modelli di ventilatori prodotti e commercializzati dalla resistente, in quanto le forze
centrifughe, che agiscono sugli elementi di pala, non neutralizzano le forze di trazione
che agiscono sugli stessi, ma si limitano a ridurle e quindi non riproducono la
caratteristica essenziale rivendicata dal brevetto.
4.4. Nell’ampio contraddittorio emerso durante le operazioni e successivamente al
deposito della CTU non sono stati contestati i risultati degli accertamenti compiuti dal
CTU ( ben potendo essere la CTU percipiente e non solo deducente) e neppure le
modalità procedimentali adottate. Entrambe le parti hanno, invero, condiviso che, al fine
di accertare se vi sia interferenza dei ventilatori “SML Series” e “STD Series” di
questi ultimi sono elementi flessibili con una rigidità di piegatura in modo tale che,
durante il funzionamento, gli elementi di pala sono inclinati a un angolo in
corrispondenza del quale le forze centrifughe che agiscono sugli elementi di pala
neutralizzano le forze di trazione che agiscono sugli stessi”(Cfr CTU p 41 e cfr memoria
ing Marchitelli allegata a CTU).
Ciò che invece è stato oggetto di vivace discussione è il concetto di “neutralizzazione”
contenuto nella rivendicazione indipendente che, a detta della ricorrente, significa
“riduzione
in
modo
sostanziale”,
mentre
per
la
resistente
annullamento”.
L’interpretazione da dare al termine “neutralizzazione” è decisivo perché l’espletata
CTU, i cui risultati - come si è visto- non sono contestati in questa sede cautelare, ha
fatto emergere la presenza di una riduzione, pur rilevante, della forza di trazione, ma
non del suo annullamento.
La ricorrente ha invero contestato le conclusioni del CTU, con specifico riguardo alla
mancanza di contraffazione, asserendo che i modelli di ventilatori da essa prodotti
rientrerebbero nell’ambito di operatività del brevetto, quantomeno sotto il profilo della
contraffazione per equivalenti, poiché producono una sostanziale riduzione delle
sollecitazioni dovute alle forze di trazione.
Il Tribunale ritiene che la tesi della ricorrente, volta a fare rientrare nell’ambito di tutela
del brevetto i casi di “riduzione sostanziale delle sollecitazioni dovute alle forze di
Pagina 6
AXIAL FANS INT SR con l’ambito della privativa, si debba verificare se “ i bracci di
trazione”, sia incompatibile con l’unica interpretazione del brevetto che ne determini la
validità per sufficienza della descrizione.
L’interpretazione propugnata dalla ricorrente, come sopra illustrato, determinerebbe la
invalidità del brevetto per insufficiente descrizione, in quanto non consentirebbe al
tecnico del ramo, per la sua genericità e la mancanza di indicazioni, di attuare
l’invenzione senza sperimentazioni. Viceversa, interpretando “neutralizzazione” come
azzeramento e non riduzione, la descrizione consente al tecnico del ramo di attuare
l’invenzione.
Per la valutazione della validità e della contraffazione debbono essere adottati criteri
univoci e omogenei, non potendosi estendere, attraverso la contraffazione per
escluse in sede di valutazione della validità, hanno consentito di giungere alla
salvaguardia del brevetto.
Una volta escluso in sede di valutazione della validità che si possa attribuire al concetto
“neutralizzare” una portata tale da ricomprendere “la rilevante riduzione delle
sollecitazioni dovute alle forze di trazione”, sarebbe contraddittorio attribuirgli quella
portata per la valutazione della interferenza. Delle due l’una: se “neutralizzare” avesse il
significato attribuitogli dalla ricorrente, il brevetto non sarebbe valido. Se invece gli si
riconosce il significato di “azzerare”, come ritenuto dal CTU, allora il brevetto è valido,
ma non vi è contraffazione.
4.5. In conclusione, seguendo le conclusioni del CTU, compatibili con il testo
brevettuale, non sussiste il fumus boni iuris della contraffazione, ma anche qualora si
aderisse al diverso significato del termine “neutralizzare”, sostenuto dalla ricorrente, si
arriverebbe al rigetto delle domande cautelari, per mancanza del fumus boni iuris
rappresentato dalla titolarità di un valido diritto brevettuale.
Per evitare palesi incongruenze, che minino la sicurezza dei terzi, è necessario, e ciò va
ribadito in quanto ritenuto determinante al fine della decisione del presente giudizio
cautelare, che il criterio che si adotti per interpretare il brevetto sia omogeneo sia in sede
di valutazione della validità che della contraffazione.
5. La carenza di fumus della contraffazione assorbe l’allegato illecito della concorrenza
sleale dipendente dalla contraffazione.
Pagina 7
equivalenti, l’ambito di operatività del trovato, adottando interpretazioni che, già
Non sono stati sufficientemente sviluppati altri profili di concorrenza. La ricorrente ha
allegato che la resistente ha assunto due ex dipendenti della società ricorrente, ma non
ha chiaramente dedotto che vi sia stato uno storno e comunque non sono emersi, in
questa sede, elementi indiziari sufficienti che facciano ritenere accertato il fumus boni
iuris della fattispecie illecita di storno di dipendenti.
6. Alla soccombenza della ricorrente segue la sua condanna alle spese del presente
procedimento cautelare, che si liquidano in euro 5000,00 per compensi, oltre spese
generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Le spese di CTU sono poste a carico della ricorrente, come liquidate.
Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata Impresa – A- provvedendo in via
cautelare, sulla domanda proposta da COFIMCO SRL nei confronti di AXIAL FANS
INT SRL, rigettata ogni altra istanza, così provvede:
- Rigetta il ricorso cautelare promosso da COFIMCO SRL.
- Condanna la ricorrente alla rifusione, in favore della resistente AXIAL FANS INT
SRL, delle spese processuali, liquidate in euro 5000,00 per compensi, oltre spese
generali al 15%, iva e cpa come per legge.
- Pone a carico della ricorrente le spese di CTU.
Si comunichi.
Milano, 1 febbraio 2016
Il Giudice
dott.ssa Silvia Giani
Pagina 8
P.Q.M.

apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

Transcript

Documenti analoghi

scarica la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

On. Sandro Gozi

Pagina 1 N. R.G. 2015/37738 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO