apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

Transcript

Sentenza n. 15451/2014 pubbl. il 31/12/2014
RG n. 72615/2011
Repert. n. 13238/2014 del 31/12/2014
N R.G. 72615/2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti
magistrati:
dott.ssa Marina Tavassi
Presidente
dott. Claudio Marangoni
Giudice a latere
dott.ssa Alima Zana .
Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 72615/2011 promossa da:
RALPH ANTON RIFFESER con il patrocinio degli avv.ti OSWALD PERATHJONER e
BIONDI CINZIA, elettivamente domiciliato in VIA GIULIO E CORRADO VENINI, 42
20127 MILANO presso il difensore avv. BIONDI CINZIA
ATTORE
contro
TATA-O SRL FAMILY SPA, con il patrocinio degli avv.ti
ANDREA PARINI e
MARCO ANDREOLINI ed elettivamente domiciliato in VIA NINO BIXIO, 45 20129
MILANO presso il difensore avv. PARINI ANDREA
CONVENUTO
OGGETTO:
azione
di
contraffazione
di
marchio
denominativo
e
pronunce
accessorie di inibitoria, astreinte, pubblicazione, risarcimento del danno,
domanda riconvenzionale di nullità del marchio.
pagina
http://bit.ly/1SRohBn
1 di 7
Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622
-SEZIONE A-
CONCLUSIONI: come da foglio di
RG n. 72615/2011
precisazione
delle n.conclusioni
Repert.
13238/2014rassegnate
del 31/12/2014
pagina
2 di 7
all’udienza del 16.7.2014 da intendersi qui integralmente riportate
RG n. 72615/2011
Repert. n. 13238/2014 del 31/12/2014
MOTIVI DI
FATTO E
DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. le vicende processuali
1.Con atto di citazione notificato in data 16.12.2011, Riffeser Ralph
Anton, legale rappresentante e comproprietario del noto Grand Hotel “Il
Cavallino Bianco Family Spa” sito in Val Gardena, ha convenuto in giudizio
TATA-O-S.R.L.
FAMILY
SPA:
ha
lamentato
la
contraffazione
del
proprio
marchio “FAMILY SPA” registrato in sede italiana al n. 001379476 in data
organizzazione attività di divertimento in genere e sportive- n.43 –servizi
di ristorazione e alloggi temporanei di tutti i generi, alberghiero e none n.44 -cura d’igiene e bellezza per la persona-.
Parte attrice ha lamentato in particolare di avere verificato attraverso i
consueti
motori
di
ricerca
la
pubblicizzazione
via
web
a
cura
della
convenuta di un esercizio alberghiero inaugurato il 25.9.2011 avente quale
denominazione “TATA-O-FAMILY SPA”, interferente con il proprio marchio. Ha
dunque invocato in questa sede la tutela inibitoria assistita da astreinte,
il risarcimento del danno e la pubblicazione.
Si è costituita la convenuta, chiedendo il rigetto delle domande attoree e,
in via riconvenzionale, la dichiarazione di nullità del marchio azionato da
controparte, trattandosi di segno nullo per carenza di capacità distintiva
ex art. 13 c.p.i..
All’esito del deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., ritenuta
la causa matura per la decisione senza necessità di dare ingresso ad
attività
istruttoria,
sulla
precisazione
delle
conclusioni
rassegnate
all’udienza del 16.7.2014 il Giudice ha rimesso la causa in decisione,
previa assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti
difensivi finali.
2.La natura descrittiva del segno
Oggetto della presente controversia è il marchio denominativo italiano
“FAMILY SPA”, ritenuto contraffatto dall’attrice ed accusato di nullità da
parte della convenuta per carenza di capacità distintiva.
Trattandosi di un marchio complesso, in quanto composto da due elementi
denominativi, il necessario e preliminare sindacato di nullità che il
Collegio deve esprimere secondo i parametri di cui all’art. 13 c.p.i. si
articola su un duplice piano: il primo prende in esame i singoli elementi
che compongono il logo; il secondo indaga il brand nel suo complesso, al
pagina
3 di 7
17.7.2009 rispettivamente per le classi n.39 -organizzazione viaggi- n.41 -
fine di verificare se la
RG n. 72615/2011
combinazione di tali
elementi
sia comunque
Repert.
n. 13238/2014
delcarente
31/12/2014
di tale capacità distintiva (cfr. Corte di Giustizia, CE, 19.4.2007, in
causa C-273/05P).
Per quel che qui rileva, tale vaglio non può essere a priori escluso
dall’impiego
nel
segno
di
due
parole
mutuate
da
idiomi
stranieri,
circostanza infatti che in sé non ne esclude il carattere generico e
descrittivo (Trib. Torino, 19.11.1998).
Né la natura descrittiva può ritenersi esclusa a monte dalla constatazione
Cass. 8.1.1998 n.91, secondo la quale il divieto di sfruttamento esclusivo
come marchio di una parola di uso comune ovvero puramente descrittiva non
può essere aggirato dall’utilizzo congiunto di due parole della medesima
natura).
Ciò premesso, entrambi i termini di cui si compone il segno litigioso
evidenziano un immediato carattere descrittivo, aderendo concettualmente
alla natura (SPA) ed alla destinazione (FAMILY) del servizio che il logo
contraddistingue.
Ed in particolare: SPA è un termine di uso comune utilizzato per indicare
aziende che forniscono cure idroterapiche o in genere servizi di benessere
e cura del corpo. Si tratta di un nome che trae origine dall’omonima
località Belga, nota fin dall’antichità per le sue acque termali: tale
denominazione è forse derivata dall’acronimo “salus per aquam” ovvero
ancora dalla contrazione del termine “fontane” in lingua vallone “Espa”. Si
veda sul punto il risultato della ricerca sull’web effettuata da parte
della convenuta (cfr. doc. 2 di parte convenuta).
Osserva dunque il Tribunale che la locuzione è oggi divenuta un termine
generico, poiché entrata nel linguaggio corrente per indicare -nei paesi
sia anglofoni sia neolatini- prima le attività termali in generale e poi i
trattamenti termali, balneoterapici e idroterapici ed ancora servizi per la
cura del corpo e della mente.
Quanto alla parola inglese “Family” -termine che svolge di volta in volta
la duplice funzione di nominativo e di locuzione aggettivamente- essa
indica, come nome, l’intera famiglia compresi i bambini e, in funzione di
aggettivo, la natura o la destinazione familiare del nome al quale accede.
Nella pratica commerciale, essa è comunemente utilizzata per indicare
servizi o strutture destinati all’intera famiglia ed ai più piccoli (Family
Restaurant, Family Hotel ecc..).Tale accezione linguistica è confermata
pagina
4 di 7
che il titolare utilizzi congiuntamente due parole di uso comune (cfr.
RG n. 72615/2011
un consorzio
turistico
sul territorio
Repert.
n. 13238/2014
del 31/12/2014
dalla considerazione che esiste
nazionale denominato “Italy Family Hotel”, che raccoglie le strutture
turistiche tra le quali quelle dell’attore.
Ognuna
delle
due
parole
di
cui
si
compone
il
marchio
dell’attore,
distintamente esaminata, è dunque inidonea a svolgere un ruolo distintivo
per servizi termali e di cura del corpo indirizzati a tutta la famiglia ed
anche ai bambini.
Il giudizio negativo sulla capacità distintiva non muta ove l’indagine si
il primo termine assume la funzione di aggettivo) significa letteralmente
“servizio termale e/o di benessere per la famiglia”, aderendo senza alcuno
scarto
concettuale
al
servizio
indicato,
impedendo
quindi
un
ambito,
seppure minimo, di validità.
Del resto, la difficoltà di trovare una concisa traduzione nella lingua
nazionale di tale locuzione -adeguatamente descrittiva delle strutture e
dei servizi alberghieri termali destinati all’intera famiglia- è indice
della bontà della soluzione interpretativa qui accolta.
L’accostamento delle due parole non crea insomma un'espressione nuova (cfr.
tra le altre, Trib. Milano, 29.8.2000), a sua volta non dotata di una
propria individualità distinta da quella delle singole locuzioni che la
compongono. Con la conseguenza che la combinazione risultante non è in
grado di assolvere alla funzione differenziatrice del marchio, non creando
un'impressione sufficientemente autonoma rispetto al servizio identificato.
A
ciò
non
ostano
le
considerazioni
svolte
dall’attrice
la
quale
ha
sottolineato che:
a)costituirebbe quello azionato marchio c.d. d’insieme, ove i singoli segni
che compongono il marchio non sono autonomamente tutelabili come privativea differenza del marchio complesso- ma lo è soltanto il loro insieme(cfr.
da ultimo, Cass. 1249/2013; Cass. 10071/08; Cass. 24620/10). Sul punto,
osserva tuttavia il Collegio che l’esame del logo “FAMILY SPA” porta ad
escludere,
come
sopra
accennato,
il
riconoscimento
di
capacità
individualizzante dello stesso nel suo insieme;
b)la capacità distintiva del segno “FAMILY SPA” si sarebbe consolidata a
livello nazionale prima della proposizione della domanda riconvenzionale di
nullità e comunque prima della diffusione nel linguaggio comune del termine
SPA: con conseguente sanatoria ex art. 13, comma 3, c.p.i. (cfr. sul punto
Cass. 16.4.2008 n. 10071). Tale asserzione è tuttavia priva di riscontro,
pagina
5 di 7
estenda alla combinazione dei due termini: la locuzione “FAMILY SPA” (ove
RG n. 72615/2011
temporale intercorso
tra la registrazione
Repert. n. 13238/2014
del 31/12/2014
anche alla luce del breve lasso
del segno (luglio 2009) e la domanda di nullità (marzo 2012), in assenza di
prova che sul mercato il logo sia accreditato come univoco indicatore del
servizio
alberghiero
reso
da
parte
attrice.
Del
resto,
è
fondata
la
considerazione svolta dalla convenuta, la quale ha eccepito come il cuore
dei
segni
di
controparte
vada
ravvisata
nel
–diverso
e
noto-
logo
denominativo e figurativo “cavallino bianco”;
c)il carattere distintivo deriverebbe dall’utilizzo di due parole di idioma
assai conosciuta sul territorio nazionale come nel caso in esame, non è
dirimente
in senso favorevole alla convenuta(Trib. Torino, 19.11.1998);
d)locuzioni di analoga natura avrebbero ricevuto tutela, benché egualmente
evocativi
dei
prodotti
da
essi
contraddistinti:
osserva
tuttavia
il
Tribunale che i casi segnalati da parte attrice –quali ad esempio il noto
marchio “Divani & Divani”- evidenziano soluzioni linguistiche (quali la
ripetizione delle medesime parole) ovvero differenziazioni grafiche non
scontate e comunque idonee a segnare un deciso scarto rispetto alla mera
descrizione del prodotto;
e)si tratterebbe quello attoreo quantomeno di un marchio debole: osserva
tuttavia il Tribunale che il riconoscimento anche di un minimo perimetro di
esclusiva postula il pur lieve distacco del segno da denominazioni solo
descrittive, distacco qui non riscontrato.
Dunque, il monopolio vantato dall’attore si scontra con l’imperativo di
libera appropriabilità dei segni che possono essere servire nel commercio a
tutti gli operatori di quel settore per designare caratteristiche dei
prodotti o dei servizi. A tale valutazione non è del resto estranea la
valutazione dell’impatto sul Mercato Comune che avrebbe il riconoscimento
dell’esclusiva a favore di un solo operatore di termini tanto diffusi nel
mercato sovranazionale.
3.le domande volte da parte attrice
Accertata la nullità del segno azionato da parte attrice, tutte le domande
svolte da quest’ultima -che presuppongono la validità del proprio marchiovanno tutte rigettate.
4.Il comando giudiziale
Occorre
dunque,
in
accoglimento
della
domanda
riconvenzionale
della
convenuta, dichiarare la nullità del marchio “FAMILY SPA”, di titolarità di
parte attrice e rigettare tutte le domande di quest’ultima.
pagina
6 di 7
straniero: questa considerazione tuttavia, vieppiù ove si tratti di lingua
In virtù del principio della
al
pagamento
delle
spese
RG n. 72615/2011
soccombenza, l’attrice
altresì condannata
Repert. n. va
13238/2014
del 31/12/2014
processuali,
liquidate
secondo
i
parametri
stabiliti dal D.M. 55/2014 e tenuto conto della rapida scansione nella
quale si è articolato il giudizio.
P.Q.M.
Il
Tribunale
di
definitivamente
Milano,
Sezione
pronunciando
Specializzata
sulle
domande
in
materia
formulate
da
di
Impresa,
Ralph
Anton
Riffeser con atto di citazione notificato in data 16.12.2011 contro Tata-O
convenuta, ogni altra domanda diversamente disattesa e rigettata, così
provvede:
1)in accoglimento della domanda riconvenzionale svolta da parte convenuta,
accerta e dichiara la nullità per difetto di capacità distintiva del
marchio
“FAMILY
SPA”
registrato
al
n.001379476
presso
UIMB
in
data
17.7.2009 da Riffeser Ralph Anton;
2)rigetta tutte le domande svolte dall’attore;
3)condanna l’attore alla rifusione delle spese di lite, liquidate in €
8.500,00, di cui € 1.000,00 per spese ed il residuo per compensi, oltre
IVA, CPA, spese forfettarie al 15% e spese di registrazione;
4)dispone la trasmissione a cura della Cancelleria ad UIBM per quanto di
competenza.
Così deciso il 3.12.2014
Il presidente
dott.ssa Marina Tavassi
Il giudice estensore
dott.ssa Alima Zana
pagina
7 di 7
S.R.L. FAMILY SPA, nonché sulle domande riconvenzionali svolte da parte

apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

Transcript

Documenti analoghi

scarica la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

scarica la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

scarica la sentenza - Giurisprudenza delle imprese