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NEWSLETTER
PROPRIETÀ INTELLETTUALE
PRIVACY E INFORMATION TECHNOLOGY
OTTOBRE – NOVEMBRE – DICEMBRE 2011
NUMERO 11
Diritto Industriale
Sentenza Interflora: i titolari di marchi notori hanno il diritto di vietarne l’uso a terzi anche come
parole chiave in Google AdWords.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea prende posizione sull’uso, anche nell’ambito del servizio
pubblicitario Google AdWords, di parole identiche a marchi che godono di rinomanza.
L’evoluzione dell’uso di segni distintivi sui social network.
La modifica illegittima del nome di un gruppo di Facebook può costituire atto di concorrenza sleale.
Diritto d’Autore
È illegittimo il provvedimento di un giudice nazionale che imponga l’utilizzo di un sistema di
filtraggio di files ad un fornitore di accesso ad Internet.
Secondo la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, un provvedimento che imponga al provider di
filtrare/selezionare i contenuti contrasterebbe con la mancanza di un generale obbligo di sorveglianza
in capo ai fornitori di accesso ad Internet previsto dalla Direttiva sul Commercio Elettronico
(Direttiva 2000/31/CE).
Privacy e Information Technology
Il c.d. “Decreto Monti” modifica anche il Codice della Privacy italiano in tema di protezione dei
dati personali.
Continua la semplificazione degli oneri in materia di protezione dati personali nell’ordinamento
italiano.
È entrata in vigore la Direttiva 2011/83/UE in tema di tutela dei consumatori: alcune novità
rilevanti dovranno essere riflesse nelle legislazioni nazionali.
Entro il 23 novembre 2013 gli Stati membri dell’Unione Europea dovranno attuare le novità
introdotte dalla Direttiva 2011/83/UE.
Asia
Cina – Verso una possibile nuova modifica della legge marchi.
Il Governo cinese sta considerando una nuova modifica dell’attuale legge sui marchi, nell’ottica di
estendere l’ambito della legge e rafforzare la protezione dei marchi nel territorio della PRC..
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Sentenza Interflora: i titolari di
marchi notori hanno il diritto di
vietarne l’uso a terzi anche come
parole chiave in Google AdWords.
Marks & Spencer Plc (“M & S”), uno dei
maggiori operatori della grande distribuzione
nel Regno Unito, ha acquistato il termine
“INTERFLORA” come parola chiave da
usare in connessione con il servizio
pubblicitario di Google denominato Google
AdWords, al fine di promuovere il proprio
servizio di consegna floreale a domicilio.
Tale parola, tuttavia, è identica al marchio
registrato, anche nel Regno Unito, dal gruppo
facente capo a Interflora Inc., che offre un
servizio di consegna floreale internazionale
attraverso i propri affiliati, dislocati in molti
Paesi del mondo, inclusa l’Inghilterra. In
conseguenza della condotta di M & S, quando
gli utenti di internet immettevano quale parola
di ricerca su Google il termine “Interflora”, tra
i link sponsorizzati compariva anche
l’annuncio pubblicitario dell’omologo servizio
di M & S con relativo link alla pagina dedicata
del sito internet. Nel testo dell’annuncio,
tuttavia, non compariva mai la parola
“Interflora”, essendo stata utilizzata da M & S
unicamente quale parola chiave per la ricerca.
Sulla base di tali fatti di causa, la Corte di
Giustizia ha stabilito (con sentenza C-323/09
resa il 22 settembre 2011) che il diritto del
titolare di un marchio non si limita ad
impedirne l’uso a terzi quando sia in gioco la
funzione di indicazione dell’origine di un
prodotto o servizio, ma anche quando tale
condotta possa arrecare un danno alle altre
funzioni del marchio, che si qualifica come
uno strumento di strategia commerciale volto
ad acquisire una reputazione tra i consumatori
o a promuovere il prodotto contrassegnato
con esso.
L’uso di termini identici o simili a un marchio
registrato che gode di rinomanza, come
“INTERFLORA”, da parte di concorrenti per
trovare in internet prodotti o servizi identici
costituisce, pertanto, una violazione della
funzione promozionale del marchio anche
quando nel testo dell’annuncio in tal modo
trovato non si faccia alcun uso di tale termine.
L’evoluzione dell’uso di segni
distintivi sui social network.
In una recente ordinanza, la Sezione
Specializzata in materia di Proprietà
Intellettuale del Tribunale di Torino ha
qualificato il “Gruppo” (rectius il nome del
“Gruppo”) di Facebook come segno distintivo
“atipico” (i.e. diverso da marchio, insegna e
ditta/denominazione sociale), suscettibile di
tutela in base alle norme sulla concorrenza
sleale.
Nel caso in questione, il nome di un
“Gruppo” di Facebook (SYPREM) creato per
promuovere i prodotti della società
intestataria,
operante
nel
settore
dell’abbigliamento
sportivo,
era
stato
modificato da parte di un ex dipendente
passato alle dipendenze di una società
concorrente (SYEMME).
Il Tribunale ha ritenuto che il “Gruppo” di
Facebook, usato come veicolo per attrarre
nuova clientela, assuma una valenza
economica di avviamento commerciale.
Conseguentemente, l’attività di un concorrente
che “sottragga” utenti dal “Gruppo” di un
imprenditore, anche attraverso la mera
modifica del nome dello stesso, è qualificabile
come atto di concorrenza sleale, in quanto tale
nome può essere ricondotto alla tipologia dei
segni distintivi “atipici” aziendali meritevoli di
tutela.
È illegittimo il provvedimento di
un giudice nazionale che imponga
l’utilizzo di un sistema di filtraggio
di files ad un fornitore di accesso
ad Internet.
Nel giugno 2007, il presidente del Tribunal de
Première Instance de Bruxelles condannava un
fornitore di accesso a Internet ad adoperarsi
per far cessare lo scaricamento di files illegali da
parte dei suoi clienti, contenenti opere musicali
del repertorio della società di gestione belga (la
SABAM) attraverso programmi c.d. “peer-topeer”.
La Court d’Appel de Bruxelles, adita dal
fornitore di accesso ad Internet, si è rivolta alla
Corte di Giustizia dell’Unione Europea per
sapere se tale provvedimento sia legittimo sulla
base del diritto comunitario.
La Corte di Giustizia, con la sentenza resa
nella causa C-70/10, ha stabilito che un
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provvedimento di tal genere comporterebbe
un obbligo di sorveglianza attiva in capo ai
fornitori di accesso ad Internet, ponendosi
quindi in contrasto con quanto previsto dalla
Direttiva
sul
Commercio
Elettronico
(2000/31/CE).
In
applicazione
della
menzionata norma europea, infatti, i fornitori
di accesso a Internet godono dell’esenzione
dall’obbligo generale di sorveglianza dei
contenuti che sono veicolati attraverso i propri
servizi,
purchè
ricorrano
determinate
condizioni ivi specificate.
Il provvedimento emesso dal tribunale di
prima istanza di Bruxelles contrasterebbe
anche con i diritti fondamentali dei clienti del
fornitore di accesso ad internet, che, da un
lato, vedrebbero così limitata la propria libertà
di inviare e ricevere files; dall’altro i messaggi
inviati dagli utenti e i contenuti caricati dagli
stessi sarebbero continuo oggetto di analisi e
scansione in aperta violazione delle norme
sulla privacy.
Il c.d. “Decreto Monti” modifica
anche il Codice della Privacy
italiano in tema di protezione dei
dati personali.
Dopo le modifiche introdotte dalla legge n.
106 del 12 luglio 2011 a seguito delle quali si
escludeva l’applicazione del Codice della
Privacy (D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003) ai
rapporti intercorrenti tra persone giuridiche
per finalità amministrativo-contabili, il D. L. n.
201 del 6 dicembre 2011 (c.d. “Decreto
Monti”) prevede ulteriori semplificazioni per
le persone giuridiche.
Il Codice della Privacy, infatti, non trova più
applicazione nei confronti degli enti, salvo che
in materia di telemarketing. Continuerà, ad
esempio, ad applicarsi alle persone giuridiche
la disciplina relativa all’inserimento dei dati
all’interno degli elenchi degli abbonati che non
desiderano ricevere offerte commerciali.
Si segnala che tale modifica normativa allinea
l’Italia alla disciplina vigente in materia di
trattamento dati personali nella maggior parte
degli altri Paesi europei.
È entrata in vigore la Direttiva
2011/83/UE in tema di tutela dei
consumatori:
alcune
novità
rilevanti dovranno essere riflesse
nelle legislazioni nazionali.
La Direttiva 2011/83/UE (la “Direttiva”)
intende, da un lato, rafforzare i diritti dei
consumatori; dall’altro tenta di dare nuovo
impulso alle vendite a distanza transfrontaliere,
incluse quelle via internet. La Direttiva,
peraltro, prevede espressamente che gli Stati
membri non possano introdurre previsioni
anche più stringenti rispetto a quelle dettate in
sede comunitaria. Si tratta di una previsione
che ha l’evidente scopo di ottenere
un’armonizzazione tra le discipline dei vari
Paesi appartenenti all’Unione.
Riportiamo di seguito alcune delle modifiche
più rilevanti che, a livello italiano, dovranno
essere recepite all’interno del Codice del
Consumo entro il prossimo 23 novembre
2013:
il periodo entro cui i consumatori
potranno esercitare il proprio diritto al
ripensamento e quindi recedere da un
contratto concluso al di fuori dei locali
commerciali è innalzato a 14 giorni
dagli attuali 10 giorni. Resta, invece,
ferma l’impossibilità di esercitare tale
diritto con riferimento, tra gli altri, a
contenuti audiovisivi e software che
siano stati aperti e per contenuti
digitali;
è istituito un periodo massimo di 30
giorni dalla conclusione del contratto
entro cui la merce acquistata deve
essere consegnata. Nel caso in cui tale
termine non sia rispettato, il
consumatore potrà fissare un nuovo
termine per la consegna a suo
piacimento. Se anche in questo caso la
merce
non
viene
consegnata
tempestivamente, il consumatore potrà
recedere
dal
contratto,
con
conseguente rimborso di quanto
eventualmente
già
pagato.
Al
momento, il nostro Codice del
Consumo prevede un termine per la
consegna solo con riferimento ai
contratti conclusi tra professionisti e
consumatori nell’ambito di un sistema
di vendita o di prestazione di servizi a
distanza organizzato dal professionista,
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che, per la conclusione dello stesso, si
avvale di tecniche di comunicazione a
distanza;
sono imposti obblighi informativi più
stringenti per il venditore; ad esempio, in
materia di acquisti effettuati attraverso siti
internet, dovrà essere reso chiaro al
consumatore che con l’invio di un ordine
sorge l’obbligo ad acquistare il bene che ne è
oggetto.
Cina – Verso una possibile nuova
modifica della legge marchi.
Lo State Council’s Legislative Affairs Office
cinese ha recentemente pubblicato per
consultazione pubblica una proposta di
modifica dell’attuale legge marchi nazionale. Il
documento propone una serie di modifiche
alla legislazione esistente, alcune delle quali di
possibile notevole rilevanza pratica. Di seguito
sono riportate alcune tra le principali
modifiche proposte.
Viene innanzitutto considerata l’estensione
della definizione di marchio registrabile, che
finirebbe ora per includere, in linea con quella
che ormai è la prassi internazionale, anche
eventuali marchi di colore e marchi sonori.
Di particolare interesse da un punto di vista
pratico sono le modifiche relative al deposito
delle domande di registrazione dei marchi:
diventerebbero infatti possibili le c.d.
registrazioni “multi-classe”, ovvero non
sarebbe
più
necessario
presentare
un’autonoma domanda di registrazione per
ciascuna classe di prodotti e/o servizi, con
evidenti vantaggi in termini di tempi e costi
per la registrazione. É inoltre prevista
l’istituzione di una procedura di registrazione
su base esclusivamente telematica.
Rilevanti novità sarebbero previste in materia
di registrazione del marchio in malafede:
sarebbe introdotta la possibilità del rifiuto di
una registrazione ove confondibile con marchi
famosi di cui il registrante fosse a conoscenza
in conseguenza di rapporti pregressi (come
spesso accade in occasione di contratti con
distributori o simili fattispecie); inoltre,
l’esistenza di marchi molto noti potrebbe
costituire causa del rifiuto di registrazione di
prodotti anche in classi merceologiche diverse
da quella per cui gli stessi sono registrati.
Al fine di limitare possibili opposizioni in mala
fede alle registrazioni di terzi, sarebbe inoltre
previsto che una procedura di opposizione
possa essere ora iniziata solo da titolari di
marchi anteriori o comunque da soggetti
interessati (e non da “chiunque”, come
nell’attuale formulazione).
Le nostre sedi:
Roma I-00187
Via XXIV Maggio 43
Tel.: +39 06 466221
Fax: +39 06 46622600
Email: [email protected]
Londra W1J 6HF
20 Berkeley Square
Tel.: +44 20 75691500
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Pechino 100022
36/F, Yintai Office Tower
No.2 Jianguomenwai Ave, Chaoyang District
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Fax: +86 10 65633986
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