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1. Bastano trent’anni a far perdere la memoria al mercato?
L’interruzione della commercializzazione di un prodotto per un periodo di
tempo apprezzabile determina il riacquisto dell’originalità e del carattere
innovativo.
2. Approvata la nuova Direttiva europea sulle opere
orfane.
1/2013
Agevolazioni alle imprese
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato tre diversi
bandi volti a favorire la registrazione e la valorizzazione dei
diritti di proprietà industriale da parte di micro, piccole e medie
imprese aventi sede legale e operativa in Italia.
Mentre in alcuni Paesi Europei si discute per l’introduzione di tariffe per
pubblicare articoli nelle rassegne stampa, in Italia si pensa a una modifica
della legge sul diritto d’autore e si crea un Repertorio per gestire i diritti
d’autore sugli articoli pubblicati nelle rassegne stampa.
Agevolazioni per la brevettazione e la
valorizzazione economica dei brevetti.
Il primo bando prevede (a) incentivi a fondo perduto per
imprese che, da gennaio 2011, abbiano depositato almeno una
domanda di brevetto nazionale all’UIBM ovvero che, da
gennaio 2011, abbiano presentato domanda di estensione di
brevetto nazionale all’EPO o, a far data da gennaio 2010,
all’OMPI; (b) incentivi per la valorizzazione economica dei
brevetti attraverso il finanziamento dei costi sostenuti per
servizi specialistici funzionali all’inserimento di brevetti
all’interno del ciclo produttivo aziendale.
4. Quale disciplina in Italia per i cookies?
2.
Entro il 29 ottobre 2014, gli Stati dovranno recepire la Direttiva
2012/28/UE nei rispettivi ordinamenti nazionali.
3. La posizione dell’Italia nella gestione dei diritti d’autore
sugli articoli inclusi nelle rassegne stampa.
Il Garante per la protezione dei dati personali ha avviato una consultazione
pubblica per elaborare il testo di un’informativa sull’uso dei cookies.
5. Verso una maggiore estensione nella tutela dei marchi
notori?
Alcune importanti decisioni delle autorità amministrative e giurisdizionali
cinesi contribuiscono a definire quale sia l’estensione della tutela riconosciuta
ai c.d. “well-known” trademarks.
6. L’uso del marchio comunitario in un solo Paese UE è
sufficiente per evitare la decadenza?
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea sancisce che l’uso di un
marchio comunitario in un solo paese dell’Unione Europea possa in taluni
casi rivelarsi sufficiente a configurarne l’”uso effettivo” nell’intera UE ma
non pone sempre al riparo il titolare da rischi.
1.
Bando per la concessione di agevolazioni per
favorire la registrazione e lo sfruttamento di
marchi comunitari e internazionali
Il secondo bando prevede forme di rimborso delle spese
sostenute per servizi specialistici volti alla registrazione e allo
sfruttamento di marchi comunitari presso l’UAMI e
internazionali presso l’OMPI, tra cui la progettazione del
marchio, le ricerche di anteriorità, il deposito, l’acquisizione del
marchio depositato o registrato a livello nazionale e la
concessione in licenza del marchio.
3.
Bando per la concessione di agevolazioni per la
registrazione e lo sfruttamento di design
industriale
Il terzo bando prevede (a) la concessione di premi per il
deposito, ai fini della registrazione nazionale, comunitaria ed
internazionale, di nuovi modelli e disegni industriali, ovvero
(b) incentivi per lo sfruttamento economico di modelli e
disegni industriali già registrati o in fase di registrazione.
Le nostre sedi:
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1. Disegni e Modelli Comunitari non registrati
– Bastano trent’anni a far perdere la memoria
al mercato?
L’interruzione della commercializzazione di un prodotto
per un periodo di tempo apprezzabile determina il
riacquisto dell’originalità e del carattere innovativo.
Davanti al Tribunale di Torino si è consumata una
battaglia legale tra tre protagonisti della gioielleria
italiana per stabilire a chi potesse essere ricondotta
la paternità dell’accostamento tra materiale
prezioso e silicone. Il produttore dell’anello
denominato “Due Punti” ricorreva in giudizio in
via d’urgenza contro, rispettivamente, il
produttore e il distributore dell’anello denominato
“Trilogy”, lamentando la violazione dei propri
diritti di proprietà industriale sul disegno e
modello comunitario non registrato per un anello
caratterizzato dall’accostamento tra un piccolo
diamante dal taglio ovale incastonato in un corpo
di silicone colorato.
Nel proprio ricorso, Due Punti sosteneva di
essere stato il primo a ideare l’accostamento di
diversi materiali (silicone e pietra preziosa)
nell’ambito della gioielleria, e quindi di poter
vantare la titolarità di un disegno e modello
comunitario non registrato, che garantisce
protezione al titolare per tre anni dalla data di
prima divulgazione al pubblico (nel caso di specie,
avvenuta nel 2011) del bene protetto. Dal canto
suo, il produttore e il distributore di “Trilogy”
negavano l’originalità vantata da Due Punti,
sostenendo che, nel 1983, il sig. Andrè Ribeiro,
designer belga, aveva creato una collezione di
gioielli in gomma nera, in cui erano incastonati
piccoli brillanti, avendo pertanto realizzato per
primo il medesimo abbinamento di Due Punti.
Il giudice designato in prime cure ha ritenuto che
Due Punti fosse effettivamente titolare dei diritti
di proprietà industriale sul disegno e modello
comunitario non registrato dell’omonimo anello,
sull’assunto che non fosse stata provata la
commercializzazione in via continuativa del
prodotto di Ribeiro dagli anni ’80 ad oggi. In
mancanza di tale prova, la risalenza nel tempo
della presunta prima commercializzazione avrebbe
comportato “la perdita della memoria del suo
valore innovativo, con la conseguenza che, 30
anni dopo, l’abbinamento di silicone colorato e
diamante” sarebbe stato di nuovo originale.
Tale decisione è stata tuttavia revocata in sede di
reclamo dall’organo collegiale, che ha ritenuto che
la paternità dell’idea alla base dell’anello fosse da
attribuire ad Andrè Ribeiro e che gli elementi
distintivi tra l’anello “Due Punti” e l’anello
“Trilogy”, in un mercato affollato come quello
della gioielleria, fossero sufficienti a evitare
confusione nel mercato rilevante. La pronuncia è
da segnalare perché prende posizione su un tema
di non comune trattazione.
2. Diritto d’Autore – Approvata la nuova
Direttiva europea sulle opere orfane.
Entro il 29 ottobre 2014, gli Stati dovranno recepire la
Direttiva 2012/28/UE nei rispettivi ordinamenti
nazionali.
Il processo che ha portato all’approvazione della
Direttiva 2012/28/UE del 25 ottobre 2012 sulle
opere orfane (la “Direttiva”) è iniziato nel 2009
con l’apertura di una fase di consultazione
pubblica, all’esito della quale sono stati individuati
tre principi: (i) le problematiche delle opere orfane
(i.e. di quelle opere che, pur essendo protette dal
diritto d’autore, non sono riconducibili a un
autore o il cui autore è irreperibile) riguardano
diversi settori delle opere creative, in particolare
opere delle arti figurative e fotografie; (ii) le opere
orfane sono prevalentemente considerate opere
vecchie non più in commercio; e (iii) minore è il
successo ottenuto dall’opera, più difficile è
reperire l’autore quando è sconosciuto.
La Direttiva ha lo scopo di facilitare la
digitalizzazione delle opere orfane e la loro
disseminazione, indicando alcuni parametri
comuni per qualificare un’opera come orfana e
fissando i termini entro cui questa possa essere
liberamente utilizzata. In particolare, la Direttiva
stabilisce che biblioteche pubbliche, istituti
educativi, musei, archivi, istituti depositari del
patrimonio cinematografico ed emittenti di
servizio pubblico eseguano una ricerca preventiva
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CHIOMENTI STUDIO LEGALE
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rispetto all’uso di tali opere, al fine di identificare
possibili titolari dei relativi diritti d’autore.
Qualora, all’esito di tale verifica, l’opera sia
dichiarata orfana, tale status è riconosciuto
automaticamente in tutto il territorio della
Comunità Europea. L’esito della ricerca deve
essere registrato in un apposito registro pubblico
centralizzato, istituito in ogni Paese.
Ciascun Paese dovrà fare in modo che il titolare
dei diritti d’autore su un’opera dichiarata orfana
possa rivendicarne la titolarità in qualsiasi
momento. Il Considerando n. 18 della Direttiva
prevede, inoltre, che i titolari di opere
precedentemente dichiarate orfane abbiano il
diritto di ricevere un equo compenso per lo
sfruttamento che dell’opera è stato fatto fino alla
rivendicazione. Le biblioteche, gli istituti di
istruzione, i musei pubblicamente accessibili, gli
archivi, gli istituti depositari del patrimonio
cinematografico e le emittenti di servizio pubblico
hanno l'obbligo di utilizzare le opere orfane a fini
di interesse pubblico comprendenti attività quali la
conservazione e il restauro delle opere
appartenenti alle propri collezioni e la concessione
dell'accesso a tali opere a fini culturali ed
educativi.
3. Rassegne Stampa – La posizione dell’Italia
nella gestione dei diritti d’autore sugli articoli
inclusi nelle rassegne stampa.
Mentre in alcuni Paesi Europei si discute per
l’introduzione di tariffe per pubblicare articoli nelle
rassegne stampa, in Italia si pensa a una modifica della
legge sul diritto d’autore e si crea un Repertorio per gestire i
diritti d’autore sugli articoli pubblicati nelle rassegne
stampa.
Nel 2012, Germania e Francia hanno presentato
proposte di legge, in discussione, sull’introduzione
di una tassa per lo sfruttamento dei diritti d’autore
relativi agli articoli pubblicati nelle rassegne
stampa. Tali iniziative hanno comportato dure
prese di posizione da parte di uno dei principali
fornitori del servizio, Google con il suo Google
News, che in Germania è arrivato a invitare i
cittadini tedeschi a contestare la proposta di legge
in discussione in Parlamento.
In Italia, due sono le iniziative in materia: da un
lato è ferma in Parlamento una proposta di legge
volta a modificare l’attuale formulazione dell’art.
65 della legge sul diritto d’autore (L. 633/1941),
che prevede, in breve, che gli articoli di attualità
pubblicati, radiodiffusi o comunque messi a
disposizione del pubblico, possano essere
liberamente riprodotti o comunicati al pubblico,
salvo che tale riproduzione non sia stata
espressamente riservata, purché sia indicata la
fonte dell’articolo, la data di pubblicazione e il
nome dell’autore. La modifica proposta
introdurrebbe l’obbligo, per chi desiderasse
riprodurre articoli di attualità, di stipulare appositi
accordi con le associazioni maggiormente
rappresentative degli editori da cui tali articoli
sono tratti, con relativa quantificazione del
compenso dovuto per lo sfruttamento dei diritti
d’autore.
Probabilmente sulla falsariga della proposta di
legge, nel luglio del 2012 gli editori italiani,
rappresentati dalla FIEG, hanno creato il
“Repertorio Promopress”, per aderire al quale è
necessario sottoscrivere un apposito accordo di
licenza per la riproduzione e l'utilizzazione degli
articoli di giornale. In mancanza, i soggetti che
dovessero pubblicare articoli di giornale senza
aver sottoscritto il modello di licenza, saranno
invitati a interrompere la pubblicazione. Hanno
attualmente aderito all’iniziativa tutte le maggiori
testate giornalistiche italiane.
4. Privacy – Quale disciplina in Italia per i
cookies?
Il Garante per la protezione dei dati personali ha avviato
una consultazione pubblica per elaborare il testo di
un’informativa sull’uso dei cookies.
Nel numero 13 / 2012 di questa newsletter è già
stato segnalato il recepimento in Italia della
Direttiva n. 2009/136/CE (la “Direttiva ePrivacy”), che prevedeva l’introduzione, tra le
altre, di alcune regole per un uso più trasparente
dei cookies da parte dei gestori dei siti internet.
In proposito, il Garante per la protezione dei dati
personali (il “Garante”) ha chiarito che, in
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conformità con quanto previsto dalla Direttiva ePrivacy, l’uso dei cookies c.d. “tecnici” continua a
essere consentito anche senza il preventivo
consenso dell’utente, a patto che quest’ultimo sia
informato del loro utilizzo da parte del sito
visitato. I cookies sono piccoli files che sono
trasmessi dai siti internet ai terminali degli utenti
per facilitare le visite successive (è il caso delle
autenticazioni informatiche e del monitoraggio
delle singole sessioni). A questi si affiancano
cookies “non tecnici”, che raccolgono dati
personali dei visitatori, monitorando la
navigazione sul relativo sito internet, e
consentono una vera e propria profilazione degli
utenti anche per finalità di marketing. Per l’uso di
questo tipo di cookies è necessario il preventivo
consenso degli utenti.
Al fine di elaborare il testo di un’informativa
uniforme, semplice e chiara sull’uso dei cookies da
fornire agli utenti dei siti internet, il Garante ha
avviato, lo scorso 22 novembre, una
consultazione pubblica della durata di 90 giorni
diretta a tutti i gestori dei siti e alle associazioni
maggiormente rappresentative dei consumatori;
eventuali contributi provenienti da università e
centri di ricerca saranno presi in considerazione.
L’esito della consultazione pubblica sarà reso
disponibile
sul
sito
del
Garante
http://www.garanteprivacy.it/.
5. Cina – Verso una maggiore estensione nella
tutela dei marchi “notori”?
Alcune importanti decisioni delle autorità amministrative e
giurisdizionali cinesi contribuiscono a definire quale sia
l’estensione della tutela riconosciuta ai c.d. “well-known”
trademarks.
La General Mills, una delle maggiori società
mondiali nel settore alimentare, ha recentemente
ottenuto una serie di importanti decisioni da parte
di organi amministrativi e giurisdizionali cinesi che
sembrano
indicative
di
un’interessante
orientamento delle autorità locali verso una
protezione più ampia dei titolari di marchi noti.
La società ha, infatti, instaurato una serie di
procedimenti,
ottenendo
varie
pronunce
favorevoli, verso soggetti che hanno registrato o
tentato di registrare marchi simili al celebre
marchio “Häagen-Dazs” di sua titolarità o, più
correttamente alla sua traslitterazione in caratteri
cinesi, alla quale è stata riconosciuta in Cina la
natura di “well-known trademark”.
L’importanza di tali pronunce risiede non solo
nella protezione ottenuta per un marchio noto
non cinese ma soprattutto nell’estensione di tale
protezione rafforzata anche alla traduzione del
marchio in caratteri latini e anche in relazione a
categorie merceologiche diverse rispetto a quelle
protette dal marchio registrato dalla General Mills.
Tra l’altro, le suddette pronunce menzionano
espressamente la necessità di proibire fenomeni di
usurpazione della notorietà del marchio da parte
di terzi in mala fede.
La sentenza si inserisce nel contesto di un sempre
crescente orientamento delle Corti cinesi volto ad
estendere la tutela dei titolari di marchi (specie se
noti) nei confronti di tentativi di “usurpazione” in
mala fede, una tematica che, stando alle prime
indicazioni, dovrebbe peraltro trovare maggiore
spazio nella prossima riforma della legge marchi
cinese.
6. Marchio Comunitario – L’uso del marchio
comunitario in un solo Paese UE è sufficiente
per evitare la decadenza?
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea sancisce che
l’uso di un marchio comunitario in un solo paese
dell’Unione Europea possa in taluni casi rivelarsi
sufficiente a configurarne l’”uso effettivo” nell’intera UE
ma non pone sempre al riparo il titolare da rischi.
Lo scorso 19 dicembre la Corte di Giustizia
dell’Unione Europea ha reso un’importante
decisione nella causa C-149/11 (Leno Merken BV
- Hagelkruis Beheer BV) indicando i criteri che
permettano di considerare l’uso di un marchio
comunitario “effettivo” ai sensi della legislazione
comunitaria. In particolare, la sentenza ha
analizzato l’uso di un marchio comunitario in uno
solo dei Paesi dell’Unione Europea al fine di
stabilire se tale uso sia sufficiente a impedirne la
decadenza. Ai sensi del diritto comunitario, infatti,
nel caso in cui un marchio comunitario non abbia
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formato oggetto di un uso effettivo dal titolare
nella Comunità entro 5 anni dalla registrazione
(ovvero tale uso sia stato sospeso per un periodo
ininterrotti di 5 anni) , il titolare può essere
dichiarato decaduto dai suoi diritti su tale
marchio.
In proposito, la società Leno, titolare del marchio
comunitario ONEL, depositato nel 2002, aveva
presentato opposizione contro il successivo
deposito dalla società Hagelkruis presso l’Ufficio
del Benelux per la proprietà intellettuale del
marchio OMEL. Tale opposizione veniva respinta
dall’Ufficio anche sulla base delle argomentazioni
presentate da Hagelkruis, ovvero che la Leno
aveva nei fatti utilizzato il proprio marchio
comunitario ONEL unicamente nei Paesi Bassi,
mancando prova di qualunque utilizzo nel resto
dell’Unione Europea e pertanto il marchio
comunitario dovesse essere considerato decaduto,
mancandone un “uso effettivo” nel territorio
comunitario. Nel corso dell’impugnazione da
parte della Leno contro tale decisione il giudice
adito sottoponeva la questione alla Corte di
Giustizia dell’Unione Europea.
quote di mercato nella Comunità per i prodotti da
esso contraddistinti. Il giudice nazionale pertanto
deve valutare tale requisito tenendo conto “di tutti
i fatti e circostanze rilevanti quali le caratteristiche
del mercato in questione, la natura dei prodotti o
servizi tutelati, l’estensione territoriale e
quantitativa dell’uso, nonché la sua frequenza e
regolarità”.
La sentenza è importante perché se da un lato
conferma l’orientamento per cui un utilizzo
nell’intera Unione Europea non sia di per sé
necessario per determinare la validità del marchio,
dall’altro esclude che un utilizzo in un solo Paese
possa sempre essere considerato sufficiente,
essendo questa un’analisi da effettuare caso per
caso senza fissazione a priori di un de minimis
sufficiente di utilizzo del marchio.
La Corte di Giustizia, pur affermando nella
propria sentenza che è certamente ragionevole
attendersi che un marchio comunitario sia
utilizzato in un territorio più esteso rispetto a
quello dei marchi nazionali, sottolineava che tale
qualificazione non fosse una condizione
necessaria per determinare l’effettività dell’uso. In
particolare, per valutare il requisito dell’uso
effettivo nella Comunità di un marchio è
necessario prescindere dai confini del territorio
degli Stati membri. Il requisito di effettività è
pertanto da considerare esistente quando il
marchio è utilizzato conformemente alla sua
funzione essenziale e al fine di conservare o creare
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Contatti:
Marco Nicolini – Milan/Hong Kong - [email protected]
Ida Palombella – Milan – [email protected]
Altri contatti:
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Vittorio Tadei – Rome - [email protected]
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