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GENNAIO 2011
NUMERO 7
Diritto Industriale
Linee guida della Corte Europea di Giustizia in materia di uso dei marchi come parole chiave nei
motori di ricerca in Internet
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea torna a pronunciarsi in materia di utilizzo di marchi di
titolarità di terzi come “advertising keywords” per la vendita di beni on-line.
Il Regolamento dell’Unione Europea N. 330/2010 della Commissione del 20 aprile 2010 sulle
Intese Verticali e il Franchising
Introdotte alcune novità in materia di intese verticali che incidono anche sulla disciplina del
franchising.
Privacy e Information Technology
Rinnovata attenzione in ambito europeo sui possibili rischi derivanti da attività di profilazione
dei dati personali
Il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa si pronuncia con una propria raccomandazione,
sollecitando un più stringente intervento degli Stati Membri in materia di attività di profilazione, a
tutela dei dati personali degli individui coinvolti.
Nuove opportunità nell’uso del web per le società quotate e i loro azionisti
Entra in vigore la Delibera Consob che introduce nuovi strumenti informativi e partecipativi tramite il
web.
Asia
Novità in tema di pegno su brevetti in Cina
Introdotte alcune modifiche procedurali per la costituzione di pegno su titoli brevettuali cinesi
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Linee guida della Corte Europea di
Giustizia in materia di uso dei
marchi come parole chiave nei
motori di ricerca in Internet
In occasione delle varie controversie che negli
ultimi anni hanno contrapposto Google ai
titolari di marchi celebri (Google France e
Google Inc. contro Louis Vuitton Malletier,
Google France contro Luteciel, e Google
France contro CNRRH del 22 settembre
2009), la Corte Europea di Giustizia (la
“Corte”) aveva già avuto modo di
pronunciarsi in materia di utilizzo di marchi di
terzi quali “AdWords” / parole chiave su
internet.
Recentemente, tuttavia, la Corte è tornata a
pronunciarsi sulla stessa materia nell’ambito
del contenzioso tra le società Tportakabin Ltd
e Primakabin BV, avente ad oggetto l’utilizzo
da parte di quest’ultima del marchio
Portakabin e di talune varianti di esso come
parole chiave per il servizio di Google AdWords,
al fine di creare dei link pubblicitari per i
propri siti per la messa in vendita di prodotti
originali ma di seconda mano.
In proposito, la Corte ha fornito indicazioni
generali che possono intendersi come vere e
proprie linee guida sull’utilizzo di marchi altrui
su internet, indicando alcuni limiti nella tutela
dei diritti del titolare del marchio.
Ad esempio, è da ritenersi ammissibile l’uso
del marchio di titolarità di un terzo al fine di
indicare le caratteristiche di beni o servizi o le
loro modalità d’uso, purché tale uso sia
conforme alla correttezza professionale. E’
altresì consentito l’utilizzo di un marchio di
terzi laddove il diritto del titolare sia stato
soggetto ad esaurimento a seguito di una
legittima immissione sul mercato comunitario.
Su tali basi, la Corte ha affermato che l’utilizzo
di marchi come Ad Words nel caso in
questione dovesse ritenersi legittimo e che tale
legittimità debba comunque valutarsi in
concreto, caso per caso, tenendo conto anche
della possibilità di impiegare varianti del
marchio da parte dell’utilizzatore terzo e
dell’attuazione di modalità d’uso tali da
scongiurare rischi di confusione sull’origine dei
prodotti.
In sostanza, emerge dalla decisione della Corte
l’estrema difficoltà per i titolari di marchio di
contestare l’uso del marchio come parola
chiave in internet non solo nei confronti dei
motori di ricerca, ma anche di terzi rivenditori
di beni on line, purché detti terzi non inducano
il pubblico in errore sulla proprietà del
marchio o sui propri rapporti con la società
che ne è titolare.
Il Regolamento dell’Unione
Europea N. 330/2010 della
Commissione del 20 aprile 2010
sulle intese verticali e il franchising
Sono recentemente entrati in vigore il nuovo
Regolamento della Commissione Europea (il
“Regolamento”) n. 330 sull’esenzione per
categoria degli accordi verticali e gli
“Orientamenti sulle restrizioni verticali” (gli
“Orientamenti”) che hanno lo specifico
scopo di guidare l’interprete nell’applicazione
del Regolamento.
Le
principali
novità
introdotte
dal
Regolamento hanno, da un lato, carattere
generale e, dall’altro, carattere specifico con
riferimento alla fattispecie del franchising.
Le più rilevanti novità di carattere generale
riguardano: (i) l’estensione anche ai distributori
del limite di quota di mercato del 30% per
l’applicabilità dell’esenzione, in precedenza
prevista solo con riferimento ai produttori; e
(ii) il regime del prezzo di rivendita imposto
(resale purchase maintenance), in relazione al quale
gli Orientamenti al punto 225 affermano
come, in taluni casi “l’imposizione del prezzo di
rivendita non ha solo l’effetto di limitare la
concorrenza, ma può anche condurre a incrementi di
efficienza […]. In particolare, quando un produttore
introduce un nuovo prodotto, l’imposizione dei prezzi
di rivendita può essere utile nei periodi di introduzione
e di domanda in crescita per spingere i distributori a
tenere meglio in considerazione l’interesse del produttore
a promuovere il prodotto […]. Analogamente, prezzi
fissi di rivendita possono essere necessari per
organizzare in un sistema di franchising o un sistema
1
di distribuzione simile, applicando un sistema di
distribuzione uniforme, una campagna coordinata a
breve termine di prezzi bassi che vada anche a
vantaggio dei consumatori […]”.
Con riferimento alle disposizioni che più
interessano il franchising, due sono le aree su cui
incidono le principali novità (i) la nozione di
know-how: la nuova normativa ha chiarito che il
know-how che deve far parte dell’insieme degli
elementi che costituiscono la formula
commerciale oggetto di franchising deve
intendersi come nucleo di conoscenze
significative e utili all’acquirente per la
rivendita dei beni e servizi. Viene così chiarito
che non necessariamente tali conoscenze
devono risultare segrete o indispensabili per
l’esercizio dell’attività oggetto del franchising; e
(ii) la possibilità di vietare al franchisee le
vendite on-line: su questo punto gli
Orientamenti, dopo aver ribadito che le
vendite tramite internet sono da intendersi
come vendite passive (e quindi consentite, non
suscettibili di essere contrattualmente impedite
al franchisor), individuano talune circostanze
che potrebbero configurare restrizioni vietate,
in quanto atte a limitare le possibilità del
franchisee di raggiungere clienti più numerosi e
diversificati. Si tratta, ad esempio, di quegli
accordi che obblighino il franchisee a impedire a
clienti situati in altro territorio di visualizzare il
proprio sito internet, accordi che prevedano il
reinstradamento automatico dei clienti verso il
sito internet del franchisor o di altri franchisee in
determinati territori, o accordi con cui il
franchisor limiti il quantitativo delle vendite
complessive consentite al franchisee via internet.
Rinnovata attenzione in ambito
europeo sui possibili rischi
derivanti da attività di profilazione
dei dati personali
Lo scorso 25 Novembre 2010 il Comitato dei
Ministri del Consiglio d’Europa ha adottato
una nuova Raccomandazione agli Stati
Membri,
la
n.
13/2010
(la
“Raccomandazione”), avente ad oggetto la
tutela degli individui nell’ambito di attività di
trattamento automatico dei dati personali. Si
tratta del primo strumento giuridico
internazionale che, sebbene non vincolante,
risulta applicabile a tutte le forme di
trattamento di dati personali effettuati con
tecniche di profilazione.
Ai fini della Raccomandazione, la profilazione
è definita come un’attività di trattamento
automatico di dati personali, consistente
nell’applicazione a un individuo di un
determinato profilo, ovvero nell’applicazione
ad un singolo di un set di dati caratterizzanti un
gruppo di individui, principalmente con la
finalità di prendere decisioni riguardanti tale
soggetto o di prevederne le preferenze e i
comportamenti (in genere con scopi
commerciali e di marketing).
Tale attività è spesso svolta durante la
navigazione da parte degli utenti su siti internet,
e consente una forma di identificazione o
comunque segmentazione degli utenti, al fine
di fornire servizi personalizzati on line.
In particolare, si richiede agli Stati Membri di
assumere le opportune misure (anche
legislative) in ambito nazionale al fine di (i)
disporre la restrizione delle basi legali che
consentano la legittima attività di profilazione
di dati, garantendo altresì che ove la base
legale effettivamente impiegata da eventuali
titolari del trattamento sia il consenso
dell’interessato, spetti al titolare del
trattamento la prova dell’effettivo rilascio del
consenso informato, (ii) fare in modo che non
vi sia discriminazione nell’accesso a beni e
servizi tra soggetti che hanno consentito la
profilazione dei propri dati e soggetti che non
l’hanno consentita, (iii) porre requisiti
stringenti per quanto riguarda la qualità dei
dati trattati, obbligando i titolari del
trattamento interessati ad assumere tutte le
misure necessarie al fine di correggere
inesattezze nei dati ed a limitare il rischio di
errori collegati alla profilazione, (iv) limitare il
più possibile l’utilizzo di dati sensibili
nell’ambito di attività di profilazione, e (v)
garantire un maggior livello di tutela dei diritti
dei singoli interessati al trattamento,
aumentando la quantità di informazioni che i
titolari del trattamento saranno tenuti a fornire
2
e rafforzando in particolare il diritto di
richiedere l’accesso, la rettificazione e la
cancellazione dei propri dati da parte degli
interessati.
Nuove opportunità nell’uso del
web per le società quotate e i loro
azionisti
Il 12 gennaio 2011 è entrata in vigore la
Delibera Consob n. 17592 del 14 dicembre
2010, che introduce modifiche al regolamento
di attuazione del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.
58, concernente la disciplina degli emittenti,
come
successivamente
modificato
(il
“Regolamento Emittenti”) in attuazione del
D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27 (a sua volta
attuativo della Direttiva 2007/36/CE relativa
all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di
società quotate, c.d.“shareholder’s rights directive”).
Per ciò che concerne l’uso del web, le società
quotate ed i loro azionisti potranno contare su
nuove opportunità.
In virtù del “nuovo” Regolamento Emittenti,
infatti, gli azionisti avranno il diritto di
accedere ad alcune informazioni e documenti
relativi all’attività sociale attraverso il web site
della società e, potranno, ove la società abbia
recepito le nuove opportunità offerte,
partecipare alle assemblee ed esprimere il
proprio voto via internet.
Pubblicazioni sul web site degli emittenti
Saranno resi disponibili sul sito internet
dell’emittente ulteriori materiali quali, ad
esempio:
a) i verbali delle operazioni straordinarie
deliberate da organi diversi dall’assemblea,
entro 30 giorni dalla data delle deliberazioni
stesse;
b) la documentazione informativa prevista per
gli affari concernenti il patrimonio destinato ad
uno specifico affare;
c) i documenti riguardanti le caratteristiche
delle operazioni di acquisizione e cessione,
entro 15 dalla conclusione dell’operazione
stessa;
d) in caso di operazioni di conversione
facoltativa di azioni di una categoria in azioni
di categoria diversa, la relazione illustrativa
integrata con le informazioni necessarie per la
conversione, nei casi in cui le operazioni siano
deliberate da organi diversi dall’assemblea ciò
dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data delle
deliberazioni;
e) le modifiche al bilancio apportate
dall’assemblea;
f) gli accordi ed il verbale dell’assemblea che
ha deliberato in merito alle partecipazioni
reciproche.
Partecipazione all’assemblea con mezzi
elettronici
Un’innovazione di rilievo è rappresentata dalla
possibilità di utilizzo di mezzi elettronici da
parte della società al fine di consentire forme
di partecipazione all’assemblea, quali: (i) la
trasmissione in tempo reale dell’assemblea, (ii)
l’intervento in assemblea da altra località
mediante sistemi di comunicazione in tempo
reale a due vie, e (iii) l’esercizio del diritto di
voto, il giorno prima dell’assemblea o durante
il suo svolgimento, senza la necessaria
designazione di un rappresentante fisicamente
presente alla stessa.
Novità in tema di pegno su brevetti
in Cina
La legge che ha introdotto la possibilità di
costituire pegni su brevetti è stata adottata
dall’Ufficio Brevetti cinese (“State Intellectual
Property Office”, “SIPO”) il 6 agosto 2010 ed è
entrata in vigore il 1° ottobre 2010. Tale
provvedimento sostituisce un precedente
provvedimento
c.d.
sperimentale
per
l’amministrazione della registrazione di
contratti di pegno su brevetti (“Tentative
Measures for the Administration of Registration of
Pledge Contract of Patent Right”) del 19 settembre
1996.
Lo scopo principale delle recenti modifiche è
quello di recepire le norme introdotte
3
successivamente al 1996, incrementare l’efficienza
dell’amministrazione e incentivare lo sfruttamento
dei brevetti, chiarendo inoltre alcuni profili che
nel vigore della normativa precedente
sollevavamo qualche incertezza.
Di seguito le principali novità:
1． E’
stato
eliminato
il
requisito
dell’approvazione ministeriale per i pegni su
brevetti di titolarità statale o privata, sia per i
cittadini cinesi che per gli stranieri. Ai
depositanti stranieri privi di residenza
permanente o domicilio in Cina viene
solamente richiesto di scegliere un agente
locale per lo svolgimento delle pratiche di
deposito. Prima della riforma, la legge taceva
sulla
necessità
di
tale
preventiva
approvazione e sussisteva un margine
incertezza sulla necessità di ottenerla,
almeno con riferimento alle società private e
straniere. Le recenti modifiche hanno
finalmente chiarito che tale requisito non
sussiste.
comproprietari. La normativa precedente
taceva sul punto, creando un’estrema
incertezza sulle modalità di esercizio di tali
diritti che con le nuove norme è finalmente
superata.
3． Al
fine
di
migliorare
l’efficienza
amministrativa, l’esame e il periodo di
registrazione del pegno su brevetti è passato
da 15 a 7 giorni lavorativi.
4． In conformità con le disposizioni di
attuazione della legge cinese sui brevetti nel
2010, la nuova normativa sul pegno prevede
oggi espressamente che l’istanza per la
costituzione del pegno deve essere
presentata in lingua cinese. Precedentemente
anche su questo punto la normativa
presentava incertezze che causavano qualche
inconveniente nella pratica esecuzione degli
adempimenti da parte di soggetti stranieri.
2． L’esercizio dei diritti inerenti il pegno su
brevetto di proprietà di più contitolari è
soggetta al consenso di tutti i
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