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RG N. 54247/2011
Sentenza n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
SEZIONE A
composto dai signori magistrati:
-
dott.
Claudio
-
dott.ssa Silvia
GIANI
giudice
-
dott.
PERROTTI
giudice est.
Pierluigi
MARANGONI presidente
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: contraffazione di brevetto italiano per invenzione industriale.
Nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione
notificato il 29 – 31.8.2011
DA
PUGI GROUP SRL
rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Creta e Daniele Caneva, come da procura speciale del
4.4.2011 a margine del ricorso per descrizione ante causam, con domicilio eletto presso lo
studio dell’avv. Daniele Caneva, in Milano – corso di Porta Vittoria, 18
- ATTORE CONTRO
TEXMA SRL
rappresentata e difesa dagli avv.ti Donata Colombo e Andrea Parini, rispettivamente come da
procura a margine della comparsa di costituzione e risposta depositata il 5.1.2012 e come da
delega in calce all’atto di nomina di nuovo difensore del 13.3.2013, con domicilio eletto
presso lo studio dell’avv. Donata Colombo, in Como – via Dante Alighieri, 95
- CONVENUTO -
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http://bit.ly/1L5KdKB
Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: PERROTTI PIERLUIGI Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c15aa - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
Sentenza n. 430/2015 pubbl. il 14/01/2015
RG n. 54247/2011
Repert. n. 332/2015 del 14/01/2015
RG N. 54247/2011
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Pugi Group srl
nel merito
1) accertare e dichiarare che la fabbricazione, la pubblicizzazione, l’offerta in vendita e la
vendita, da parte della società convenuta, delle macchine cucitrici per cui è causa denominate
T-TB e/o T-TBD (o comunque anche altrimenti marcate, denominate e/o identificate), del tipo
di quelle oggetto della descrizione giudiziale eseguita in data 10.5.2011, costituiscono
violazione dei diritti di privativa e di esclusiva spettanti alla società attrice sulla base del
brevetto italiano per invenzione industriale n. 1308630, concesso il 9.1.2002 su domanda n.
MI1999A000369 del 23.2.1999 e, quindi, contraffazione brevettuale, nonché atto di
concorrenza sleale ex art. 2598 c.c., anche per le modalità con le quali la convenuta ha
realizzato tali illeciti;
2) accertare e dichiarare che gli atti compiuti dalla società convenuta, di cui in narrativa,
costituiscono atti di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 c.c. ed in ogni caso atti illeciti ex
art. 2043 c.c.;
3) inibire alla società convenuta in via definitiva ai sensi dell’art. 124 c.p.i. l’ulteriore
prosecuzione degli illeciti contraffattori e di concorrenza sleale, con particolare riferimento
all’immediata cessazione di ogni attività inerente alla fabbricazione, all’offerta in vendita, alla
pubblicità ed al commercio delle macchine sopra indicate e/o comunque di macchine,
comunque denominate e/o identificate, che riproducano le caratteristiche di cui al brevetto per
cui è causa;
4) disporre nei confronti della società convenuta la distruzione, ovvero l’assegnazione in
proprietà all’attrice, delle macchine contraffatte e/o delle loro parti, anche staccate,
univocamente destinate a dette macchine;
5) fissare, a carico della società convenuta, ex art. 124 c.p.i. un somma da versarsi all’attrice
per ogni violazione successivamente constata e per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione
delle sentenza;
6) pronunciare ex art. 2599 c.c. ogni opportuno provvedimento affinché siano eliminati gli
effetti degli illeciti denunciati ed in particolare disporre il ritiro dal mercato delle macchine
contraffatte e di tutto il relativo materiale illustrativo;
7) ordinare ex art. 126 c.p.i. la pubblicazione dell’emananda sentenza per almeno tre giorni
consecutivi in formato non inferiore a 16 moduli e in grassetto su tre quotidiani e due riviste
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di settore, a cura della società attrice e a spese della convenuta,precisando che la fattura
emessa dall’editore costituisca titolo esecutivo per la ripetizione delle spese dalla convenuta;
8) condannare la società convenuta al risarcimento dei danni patiti e patiendi dall’attrice per
effetto degli illeciti di cui ai capi precedenti, anche ex art. 125 c.p.i., procedendo alla
liquidazione dei danni in questo giudizio in base alle prove raggiunte ovvero, se del caso,
secondo equità in base agli atti di causa ed alle presunzioni che ne derivano, in ogni caso con
condanna della convenuta alla restituzione degli utili realizzati, nella misura in cui essi
eccedano il lucro cessante;
9) condannare la società convenuta alla rifusione di spese e compensi di lite del presente
giudizio di merito e del procedimento di descrizione ante causam, secondo la disciplina
vigente al momento dell’instaurazione del giudizio, da liquidarsi comunque nella misura
massima di legge.
per Texma srl
in principalità e merito
1) respingere tutte le domande proposte, anche in via istruttoria, dalla società attrice Pugi
Group srl nei confronti della convenuta Texma srl siccome infondate in fatto e diritto;
in ogni caso
2) con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, nonché del procedimento
cautelare di descrizione ante causam, oltre spese generali e oneri fiscali accessori.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con ricorso ante causam depositato in data 11.4.2011 Pugi Group srl (di seguito Pugi)
esponeva di essere titolare del brevetto italiano per invenzione industriale n. 1.308.630 (di
seguito anche IT630), concesso il 9.1.2002, intitolato macchina per la cucitura automatica
delle testane di tessuti tubolari. Aveva acquistato tale brevetto dalla Texma srl in data
18.1.2006 per il corrispettivo di € 140.000, oltre Iva, con regolare annotazione presso l’UIBM
del trasferimento della titolarità, effettuata il 19.4.2006. Aveva scoperto che di recente Texma
offriva illegittimamente in vendita e comunque pubblicizzava macchinari interferenti con il
predetto brevetto, recanti la denominazione commerciale T-TB e/o T-TBD. Concludeva
chiedendo la descrizione di questi impianti.
Con provvedimento del 15.4.2011 il giudice designato autorizzava inaudita altera parte il
provvedimento di descrizione dei macchinari indicati e della documentazione ad essi inerente.
Texma si costituiva nel giudizio cautelare con memoria deposita il 30.5.2011.
Evidenziava che vi era stato un accordo con la Pugi per la prosecuzione dei rapporti
commerciali dopo la cessione del brevetto, nel senso che avrebbe continuato a pubblicizzare e
a vendere l’impianto oggetto della privativa per conto di Pugi.
Con ordinanza del 25.7.2011 il Tribunale confermava il decreto inaudita altera parte.
1.2. Con atto di citazione notificato in data 29 – 31.8.2011 Pugi conveniva in giudizio Texma.
Ribadiva tutto quanto già esposto in sede cautelare. Texma aveva pubblicizzato in Italia e
all’estero macchine interferenti con il brevetto di sua titolarità. In sede di descrizione era stata
acquisita documentazione relativa alla progettazione, realizzazione e offerta in vendita –
anche attraverso la società controllata Texma do Brasil – della macchine contraffatte. Tali
condotte costituivano violazione dei diritti correlati alla titolarità del brevetto e concorrenza
sleale.
Concludeva chiedendo l’accertamento dei predetti illeciti, con inibitoria, penale, ordine di
ritiro dal commercio del materiale promozionale e delle macchine, ordine di distruzione o di
assegnazione in proprietà, pubblicazione del provvedimento e risarcimento di tutti i danni.
1.3. Texma si costituiva con comparsa depositata il 5.1.2012.
Confermava quanto già evidenziato nella fase ante causam. Ribadiva, in particolare, che vi
era un’intesa tra le parti tale da legittimare Texma alla promozione della macchine oggetto di
brevetto, impianti che venivano acquistati dalla stessa Pugi e poi rivenduti a terzi acquirenti.
Le brochures rinvenute in sede di descrizione e contenenti la pubblicità della macchine
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brevettate erano riferite ad epoca in cui Texma era ancora titolare del brevetto. Precisava di
non aver venduto, offerto o pubblicizzato macchine in contraffazione con la privativa di Pugi.
Nel 2009 aveva realizzato una macchina diversa e non interferente continuando ad utilizzare il
nome commerciale T-TB e T-TBD, in quanto sigle note presso la propria clientela. Le attività
svolte con e attraverso Texma do Brasil si riferivano soltanto a questa nuova tecnologia. Nel
2011 aveva cominciato ad utilizzare la nuova sigla commerciale T-AT, con l’abbandono
definitivo della vecchia denominazione.
Concludeva chiedendo il rigetto di tutte le domande avversarie.
Nel corso del processo veniva disposta una ctu brevettuale.
Esaurita l’istruzione della causa, le parti precisavano le conclusioni all’udienza del 2.7.2014.
2.1. Dall’esame della documentazione riversata in atti non emergono riscontri certi in ordine
all’effettiva conclusione da parte di Texma di contratti di vendita di impianti tessili
interferenti con la privativa dell’attore.
Vi sono state in passato alcune operazioni “triangolari” nelle quali Texma ha acquistato delle
macchine da Pugi per poi rivenderle a soggetti terzi (v. doc. 6 e ss. convenuto). Questi episodi
si collocano al di fuori delle contestazioni svolte dall’attore e rappresentano il frutto di una
temporanea collaborazione commerciale, avviata per specifici clienti e, per lo più, in
sostanziale concomitanza al perfezionamento della cessione del brevetto oggetto di causa.
Non vi è inoltre certezza sulla natura illecita della cessione di una macchina tessile conclusa
dalla convenuta con la sua consociata Texma do Brasil (v. fattura del 25.3.2011 allegata sub
All. A della prima memoria del ctp di Texma).
È pacifico in causa che Texma produca da qualche anno una nuova macchina identificata
dalla sigla T-AT. All’esito della ctu è emerso che le caratteristiche di questo apparecchio si
collochino al di fuori del perimetro di protezione del brevetto Pugi.
Texma ha eccepito che per un certo periodo di tempo – dal 2009 al 2011, ovvero per circa due
anni – la nuova macchina è stata identificata con la stessa precedente denominazione T-TB o
T-TBD, in quanto sigla nota alla propria clientela. Nella fatture del 25.3.2011 vi sarebbe
quindi soltanto un riferimento formale al vecchio nome, mentre in realtà Texma do Brasil
avesse acquistato il nuovo modello T-AT.
Tale circostanza appare quantomeno dubbia. È difatti chiaro che una temporanea
sovrapposizione di denominazioni uguali per prodotti differenti introduce un forte rischio di
errore e confusione presso la clientela, in quanto abituata ad abbinare un determinato nome ad
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un certo modello di impianto. È peraltro evidente il pericolo di una gestione poco efficiente
anche da un punto di vista amministrativo interno all’azienda.
Fermi restando tali dubbi, non vi è però la possibilità di identificare con assoluta certezza le
caratteristiche della macchina acquistata da Texma do Brasil nel 2011. In difetto della
materiale disponibilità del prodotto, si è potuto soltanto tenere conto della sintetica
descrizione dell’apparato inserita nel testo della fattura.
Il raffronto svolto dal ctu con il testo delle rivendicazioni ha consentito di abbinare il predetto
contenuto illustrativo soltanto alla parte precaratterizzante del testo del brevetto Pugi (v.
relazione ctu pagina 16). Sul punto non si può pertanto ritenere raggiunta la prova certa della
contraffazione lamentata da Pugi.
2.2. Il Tribunale ritiene invece che vi siano elementi documentali che comprovano in modo
univoco l’attività svolta da Texma per la promozione e l’offerta in vendita di impianti tessili
interferenti con la privativa dell’attore.
All’esito della descrizione è stata acquisita documentazione riferibile a sei offerte
commerciali di macchine denominate T-TB e T-TBD, identificate in dettaglio a pagina 10
della relazione peritale (v. doc. n. 20 e ss. attore).
Texma ha riconosciuto trattarsi di proposte aventi ad oggetto le macchine oggetto della
privativa Pugi ed ha eccepito l’esistenza di un’intesa commerciale con l’attore, in forza della
quale avrebbe operato alla stregua di un procacciatore d’affari, ovvero procurando ordini per
l’acquisto degli impianti tessili dell’attore, impianti che avrebbe comprato da Pugi per poi
trasferirli al cliente finale, percependo un compenso per questa sorta di attività di
intermediazione.
Non vi sono però negli atti di causa atti evidenze documentali di tale accordo, la cui esistenza
è peraltro fermamente contestata dalla difesa dell’attore. Si è già rilevato che in alcuni casi
Texma abbia acquistato macchine da Pugi per poi rivenderle a terzi ma questi episodi non
sono però idonei, da soli, a comprovare l’esistenza di uno stabile accordo tra le parti in causa.
È inoltre molto significativo che Texma non sia stata in grado di fornire il benché minimo
riscontro di contatti con l’attore contestuali allo svolgimento delle varie trattative documentate
dalle già citate offerte di vendita. È infatti logico ritenere che Pugi, operando quale fornitore
finale, dovesse necessariamente essere consultato, quantomeno per verificare e concordare
caratteristiche dell’impianto, tempi di consegna, costi di fornitura e assistenza, ecc., ovvero
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tutti gli usuali contenuti qualificanti di una trattativa commerciale riferibile a questa tipologia
di impianti.
Da ultimo, a definitiva riprova della natura illecita del comportamento della convenuta,
occorre sottolineare che nel testo delle offerte non compaiono riferimenti di sorta alla Pugi,
neppure indicata come titolare del brevetto. Anzi, Texma utilizza senza alcuna precisazione i
termini “brevetto esclusivo” (v. doc. 20, 26, e 27 attore), “brevettato” o “brevettata” (v. doc.
24 e 28 attore), o addirittura “exclusive registered Texma” (v. doc. 25 attore), dando così
chiaramente ad intendere ai vari destinatari delle proposte di vantare propri autonomi diritti
esclusivi sul macchinario proposto, in realtà inesistenti poiché già trasferiti in via definitiva
alla Pugi.
Ne consegue che le sopra indicate proposte commerciali di Texma – sei in tutto e comprese
negli anni dal 2007 al 2011 – integrano gli estremi della contraffazione del brevetto di
titolarità dell’attore.
2.3. Assumono analoga valenza contraffattoria anche le altre attività promozionali svolte da
Texma e documentate dall’attore.
Si fa riferimento, in particolare, alla comprovata persistente presenza sul sito internet della
convenuta, quantomeno nel corso del 2012, di alcune fotografie e della sintetica esposizione
delle caratteristiche delle macchine di Pugi (v. doc. 10 e 16 convenuto).
In sede di descrizione è stata inoltre acquisito un file in formato .pdf – individuato sub lettera
a1), pagina 13 dell’elaborato peritale e visualizzabile a pag. 14 della medesima relazione –
raffigurante un depliant promozionale proveniente in via congiunta da Texma e Texma Do
Brasil.
Al suo interno vi sono varie fotografie di una macchina tessile, presentata con la scritta
“exclusive Texma”. Come ha correttamente evidenziato il ctu, questa macchina è con assoluta
certezza un modello T-TB, interferente con IT630. Sono infatti presenti tutte le caratteristiche
indicate nelle rivendicazioni 1, 2 e 3 del titolo brevettuale.
È inoltre acclarato che le fotografie inserite nel depliant sono del tutto identiche a quelle
contenute in un’altra precedente brochure promozionale della stessa Texma, con il quale
veniva reclamizzata la stessa macchina ma in epoca antecedente alla cessione del brevetto (v.
doc. 6 attore e, per la versione in lingua inglese, v. doc. n. 32 attore).
Si aggiunga che Texma do Brasil è stata costituita nel 2009 (v. doc. 27 convenuta) e che
Texma, come già ricordato, ha ceduto il brevetto a Pugi nel 2006.
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Si ricava de plano da questo insieme di circostanze che le foto della macchina T-TB sono
state utilizzate da Texma – insieme a Texma do Brasil – dopo il 2009 e quindi sicuramente
dopo la vendita di IT630 all’attore, con l’effetto di presentare come produzione esclusiva
Texma un macchinario realizzato secondo gli insegnamenti contenuti nel brevetto trasferito a
Pugi.
Anche questa attività promozionale costituisce pertanto contraffazione della privativa azionata
da Pugi.
Trattandosi di brevetto italiano per invenzione industriale, non possono essere esaminate nel
merito le doglianze dell’attore riferibili a condotte asseritamente contraffattorie consumate –
secondo la prospettazione di Pugi – al di fuori del territorio italiano , in particolare in Brasile.
2.4. In base ai rilievi sin qui svolti si deve quindi accertare e dichiarare che le sopra indicate
attività di offerta in vendita e promozione svolte da Texma in relazione a macchine tessili
munite delle caratteristiche rivendicate da IT630, costituiscono contraffazione del predetto
brevetto ai sensi dell’art. 66 c.p.i.. Di conseguenza deve essere inibita in via definitiva a
Texma ogni futura reiterazione delle predette condotte illecite, con fissazione di una penale
adeguata come da dispositivo.
Ogni possibile valutazione in tema di illecito concorrenziale resta assorbita.
3. Deve essere accolta anche la domanda di ristoro del pregiudizio causato dall’illecito.
Ai fini della liquidazione del danno occorre fare riferimento al numero e alla natura degli
episodi contraffattori accertati.
Si è già rilevato che vi è evidenza di sei tentativi di vendita, distribuiti su un arco temporale di
circa quatto anni, nonché dell’utilizzo di depliant promozionali. Non vi sono invece riscontri
del definitivo perfezionamento delle vendite.
Il pregiudizio si è pertanto sostanziato in una perdita di opportunità e contatti commerciali che
avrebbero potuto verosimilmente condurre, almeno in alcuni casi, alla conclusione di contratti
di vendita e assistenza. Avuto riguardo alla tipologia di danno sofferto dall’attore e tenuto
conto anche della insistita reiterazione delle condotte illecite in un apprezzabile lasso di
tempo, il Collegio reputa equo liquidare il danno – ai sensi dell’art. 125 cpi – nell’importo
omnicomprensivo e già rivalutato di € 35.000, ai quali si dovranno aggiungere gli ulteriori
interessi in misura legale decorrenti dalla data della pubblicazione della presente sentenza
sino al saldo effettivo.
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Ai sensi dell’art. 124 cpi, deve essere ordinato – in accoglimento della domanda in tal senso
formulata dagli attori – il definitivo ritiro dal mercato del materiale promozionale
contraffattorio rinvenuto. Non può essere invece adottata analoga disposizione per i
macchinari poiché non ne sono stati reperiti esemplari nella disponibilità di Texma.
Ai sensi dell’art. 126 cpi, si accoglie anche la domanda di pubblicazione della presente
sentenza, limitatamente al dispositivo, quale ulteriore forma di riparazione del danno
cagionato all’attore, rendendo nota così alla collettività la presente decisione. La
pubblicazione dovrà essere eseguita sul quotidiano Corriere della Sera per una sola volta, su
due colonne e a caratteri doppi del normale a cura e spese del convenuto, entro trenta giorni
dalla notificazione della presente sentenza, con facoltà per l’attore di provvedervi a sua cura,
in caso di incompleto o intempestivo adempimento da parte dell’obbligato, ripetendo da
questi le spese a semplice presentazione della fattura.
4. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza.
Tenuto conto anche della fase cautelare ante causam, si liquida in favore di Pugi l’importo di
€ 15.650,00, di cui € 700,00 per spese, € 13.000,00 per compenso delle prestazioni
professionali forensi ed € 1.950,00 per rimborso forfettario delle spese generali, oltre Iva e CP
se e per quanto dovuti.
Sono inoltre poste definitivamente a carico di Texma le spese della ctu, anche con riferimento
al procedimento di descrizione e come già liquidate in corso di causa, e dei consulenti di parte
di Pugi, nei limiti di quanto liquidato al ctu.
PQM
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in
epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione:
-
accerta e dichiara che le attività svolte da Texma srl di offerta in vendita e di
promozione di macchine munite delle caratteristiche indicate nelle rivendicazioni del
brevetto italiano per invenzione industriale n. 1.308.630 costituisce contraffazione di
tale brevetto, di titolarità di Pugi Group srl;
-
inibisce a Texma srl l’ulteriore commercializzazione e promozione di impianti muniti
delle predette caratteristiche;
-
condanna Texma srl al pagamento a titolo di risarcimento dei danni in favore di Pugi
Group srl dell’importo omnicomprensivo di € 35.000,00, oltre interessi legali dalla data
di pubblicazione della presente sentenza sino al pagamento effettivo;
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RG N. 54247/2011
-
ordina la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza, pubblicazione da
effettuare sul quotidiano Corriere della Sera per una sola volta, su due colonne e a
caratteri doppi del normale, a cura e spese di Texma srl entro trenta giorni dalla
notificazione della presente sentenza, con facoltà per l’attore di provvedervi a propria
cura, in caso di incompleto o intempestivo adempimento da parte di Texma srl,
ripetendo da questi le spese a semplice presentazione della fattura;
-
ordina a Texma srl il definitivo ritiro dal commercio del materiale promozionale come
individuato e rappresentato a pagina 14 della relazione peritale;
-
fissa in € 20.000,00 la somma dovuta da Texma srl per ogni eventuale violazione
constatata dopo la notificazione della presente sentenza e in € 1.000,00 la somma
dovuta da Texma srl per ogni giorno di ritardo nella sua esecuzione;
-
condanna Texma srl al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi €
15.650,00, di cui € 700,00 per spese, € 13.000,00 per compenso delle prestazioni
professionali forensi ed € 1.950,00 per rimborso forfettario delle spese generali, oltre
Iva e CP se e per quanto dovuti, in favore di Pugi Group srl;
-
pone definitivamente a carico di Texma srl le spese della consulenza tecnica d’ufficio,
anche con riferimento al procedimento cautelare di descrizione e come già liquidate in
corso di causa, nonché le spese dei consulenti tecnici di parte di Pugi Group srl, nei
limiti di quanto liquidato al ctu.
Così deciso in Milano, il 13 novembre 2014.
Il Presidente
(dott. Claudio Marangoni)
Il Giudice estensore
(dott. Pierluigi Perrotti)
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Repert. n. 332/2015 del 14/01/2015

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