apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
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RG N. 17251/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA SEZIONE A composto dai signori magistrati: - dott.ssa Paola GANDOLFI presidente - dott.ssa Silvia GIANI giudice - dott. Pierluigi PERROTTI giudice est. ha pronunciato la seguente SENTENZA Oggetto: inadempimento contrattuale, contraffazione di marchio e diritto d’autore. Nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione notificato il 12.3.2014 DA TOPO GIGIO S.R.L. rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio M. d’Addio e Francesca Radice, come da procura in calce all’atto di citazione del 10.3.2014, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori, in Milano – corso Venezia, 40 - ATTORE CONTRO VAPE CLASSIC S.R.L. rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Falco, come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta depositata il 23.6.2014, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Fumarola, in Milano – piazza Bertarelli, 4 - CONVENUTO - 1 http://bit.ly/2aklS7d Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: PERROTTI PIERLUIGI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c8988 Sentenza n. 7018/2016 pubbl. il 07/06/2016 RG n. 17251/2014 Repert. n. 5645/2016 del 07/06/2016 RG N. 17251/2014 CONCLUSIONI DELLE PARTI per Topo Gigio s.r.l. nel merito, in via principale: 1) accertare e dichiarare l’inadempimento di Vape Classic s.r.l. alle previsioni del contratto di licenza stipulato dalle parti in data 1.1.2011 e della relativa scrittura risolutiva sottoscritta in data 15.5.2012; nel merito, in via subordinata 2) accertare e dichiarare che Vape Classic s.r.l. a far data dal 15.5.2012 effettua l’illecita produzione, vendita al pubblico e distribuzione dei prodotti di abbigliamento contraffatti riproducenti l’opera ed il marchio del personaggio Topo Gigio descritti in atti, in violazione dei diritti esclusivi di privativa della Topo Gigio s.r.l. ed è, pertanto, responsabile, in danno alla Topo Gigio s.r.l., della violazione a titolo di responsabilità extracontrattuale: (i) dei diritti patrimoniali di utilizzazione esclusiva dell’opera figurativa relativa al personaggio Topo Gigio di cui agli artt. 12 e ss. l.a.; (ii) del diritto esclusivo di fare uso del marchio spettante alla Topo Gigio s.r.l. ai sensi dell’art. 20 c.p.i.; in ogni caso 3) accertato il diritto di Topo Gigio s.r.l. al risarcimento dei danni provocati dalla condotta di Vape Classic s.r.l., condannare Vape Classic s.r.l., per le causali di cui in narrativa, al risarcimento dei menzionati danni quantificati nella misura non inferiore ad Euro 150.000 o di altra anche maggior somma che verrà liquidata dal Tribunale anche ricorrendo al criterio equitativo di cui all’art. 1226 c.c.; 4) ordinare a Vape Classic s.r.l. il ritiro dal commercio di tutti i prodotti contraffatti in commercio e distribuzione, presso qualsivoglia punto vendita, negozi, forme di vendita on line e anche presso eventuali società terze distributrici dei medesimi prodotti, oltre alla successiva distruzione dei medesimi, fornendo evidenza, mediante attestazione a firma autenticata, del suddetto ritiro dal commercio e conseguente distruzione dei prodotti contraffatti; 2 http://bit.ly/2aklS7d Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: PERROTTI PIERLUIGI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c8988 Sentenza n. 7018/2016 pubbl. il 07/06/2016 RG n. 17251/2014 Repert. n. 5645/2016 del 07/06/2016 RG N. 17251/2014 5) ordinare la cessazione e inibire a Vape Classic s.r.l. in via definitiva la prosecuzione delle attività illecite di fabbricazione, promozione, distribuzione e vendita dei prodotti contraffatti in qualunque sede e con qualsivoglia modalità e forma descritte in atti; 6) fissare come dovuta, ai sensi dell’art. 156 l.a. la somma di Euro 250 (duecentocinquanta), o altro ammontare ritenuto equo, per ogni singolo giorno di violazione di ciascuno dei suddetti ordini da parte di Vape Classic s.r.l.; 7) ordinare la pubblicazione per estratto del dispositivo dell’emananda sentenza, con caratteri doppi del normale e per due volte non consecutive, su due quotidiani a tiratura nazionale a cura della società attrice ed a spese della convenuta; in via istruttoria 8) ai sensi degli artt. 121 c.p.i., 156bis l.a. e 210 c.p.c., ordinare a Vape Classic s.r.l. l’esibizione della documentazione contabile (bilanci, fatture, ordini, documentazione commerciale, schede movimentazione magazzino, etc.) attestante il numero dei prodotti venduti, e disporsi ctu contabile per l’esame della documentazione che verrà acquisita; 9) ammettersi i seguenti capitoli di prova per testi: 1. “Vero che un incaricato della Topo Gigio s.r.l. ha acquistato a più riprese (dicembre 2012 e marzo 2013) presso il negozio denominato Pagalamamma i capi di abbigliamento le cui fotografie sono state prodotte sub docc. 6, 7, 10, 11”; 2. “Vero che in entrambe le visite sopra descritte presso il negozio Pagalamamma era allestita un’area dedicata alla vendita di capi di abbigliamento riproducenti il logo ed il nome del personaggio Topo Gigio (doc.12) e nel magazzino erano presenti molteplici articoli di abbigliamento raffiguranti il personaggio Topo Gigio”; 3. “Vero che l’incaricato di Topo Gigio s.r.l. in data 8.9.2013 si è recato nuovamente presso il suddetto negozio, notando che in vetrina era esposta una canottiera da donna di colore rosa raffigurante il personaggio Topo Gigio corredata da una scritta sulla parte in basso, come risulta dalla fotografia sub doc. 13”; 4. “Vero che il contratto tra Topo Gigio s.r.l. e Vape Classic s.r.l. sottoscritto in data 1.1.2011 (doc. 1) escludeva la possibilità di commercializzare via internet i prodotti oggetto della licenza e recanti l’effige di Topo Gigio”; 5. “Vero che in data 9.1.2013 i prodotti raffiguranti l’effige di Topo Gigio venivano offerti in vendita sul sito www.verysimplestore.it come da documento 26 che mi si mostra”; 6. “Vero che in data 3 http://bit.ly/2aklS7d Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: PERROTTI PIERLUIGI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c8988 Sentenza n. 7018/2016 pubbl. il 07/06/2016 RG n. 17251/2014 Repert. n. 5645/2016 del 07/06/2016 RG N. 17251/2014 28.5.2013 l’immagine di Topo Gigio era inserita nel sito internet www.frullab.it riconducibile a Vape Classic s.r.l. come indicato nel doc. 27 che mi si mostra”; 7. “Vero che in data 28.5.2013 i prodotti a marchio Topo Gigio erano posti in vendita sul sito internet della società Olaraga come da documento 28 che mi si mostra”. Si indicano a testi: Alessandra Rindi, Alessandro Rossi e Giovanni Mandelli, chiedendo di non ammettersi i capitoli di prova di controparte ovvero di essere ammessi alla prova contraria diretta e indiretta sui capitoli di controparte eventualmente ammessi con i medesimi testi. in ogni caso 10) con vittoria di compensi e spese, oltre Iva e Cpa e rimborso forfettario se dovuto. per Vape Classic s.r.l. nel merito 1) accertare e dichiarare l’infondatezza della domanda sia in ordine all’an che per quanto riguarda il quantum, e, per l’effetto, rigettarla poiché del tutto infondata in fatto e diritto; 2) condannare parte attrice, ai sensi e per gli effetti dell’art. 96 c.p.c., al risarcimento del danno per lite temeraria per un importo da determinarsi in via equitativa; 3) condannare l’attore al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio. in via istruttoria 4) ammettere l’interrogatorio formale di Maria Perego sulle seguenti circostanze da I a IX: I. “vero che a gennaio 2009 Vape Classic si rivolgeva a Puppets srl, di cui lei era legale rappresentante, per ottenere la licenza del marchio e dei diritti intellettuali afferenti al personaggio Topo Gigio della durata biennale, ovvero fino a gennaio 2011?; II. “Vero che Vape Classic veniva da lei autorizzata, nella vigenza del contatto, ad utilizzare il canale di vendita via web?”; III. “Vero che Vape Classic, nella vigenza del contratto di cui al punto 1), le comunicava l’attivazione della piattaforma di vendita www.versimplestore.com per l’offerta commerciale dei prodotti licenziati?; IV. “Vero che a gennaio 2011, Vape Classic si rivolgeva a Topo Gigio s.r.l.,di cui lei era legale rappresentante, per ottenere la licenza del marchio e dei diritti intellettuali afferenti al 4 http://bit.ly/2aklS7d Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: PERROTTI PIERLUIGI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c8988 Sentenza n. 7018/2016 pubbl. il 07/06/2016 RG n. 17251/2014 Repert. n. 5645/2016 del 07/06/2016 RG N. 17251/2014 personaggio Topo Gigio?”; V. “Vero che, all’atto della sottoscrizione del contratto del 1.1.2011, lei era conoscenza dell’esistenza della piattaforma di vendita www.versimplestore.com per l’offerta commerciale dei prodotti licenziati?”; VI. “Vero che, all’atto della sottoscrizione del contratto del 1.1.2011, lei ha chiesto la chiusura della piattaforma di vendita www.versimplestore.com e similari per l’offerta commerciale dei prodotti licenziati on line?”; VII. “vero che la compagine sociale Puppets s.r.l. e Topo Gigio s.r.l., nonché dei suoi collaboratori, è rimasta la medesima?”; VIII. “Vero che Vape Classic ha comunicato che i prodotti a marchio Topo Gigio, nel periodo delle licenze del 2009 e del 2011, sono stati realizzati in Cina?”; IX. “Vero che il referente aziendale di Puppets s.r.l. e di Topo Gigio s.r.l. nei rapporti commerciali, relativi alle licenze del 2009 e del 2011, con Vape Classic s.r.l. era la dott. Elisabetta Treggiari?”; 5) ammettere prova testimoniale di Elisabetta Treggiari sulle seguenti circostanze da X a XVIII: X. “vero che a Gennaio 2009 Vape Classic si rivolgeva a Puppets s.r.l., per ottenere la licenza del marchio e dei diritti intellettuali afferenti al personaggio Topo Gigio della durata biennale, ovvero fino a gennaio 2011?; XI. “Vero che Vape Classic veniva, nella vigenza del contatto, autorizzata ad utilizzare il canale di vendita via web?”; XII. “Vero che Vape Classic, nella vigenza del contratto di cui al punto 1), comunicava l’attivazione della piattaforma di vendita www.versimplestore.com per l’offerta commerciale dei prodotti licenziati?”; XIII. “Vero che a gennaio 2011, Vape Classic si rivolgeva a Topo Gigio s.r.l., per ottenere la licenza del marchio e dei diritti intellettuali afferenti al personaggio Topo Gigio?”; XIV. “Vero che, all’atto della sottoscrizione del contratto del 1 gennaio 2011, Topo Gigio era conoscenza dell’esistenza della piattaforma di vendita www.versimplestore.com per l’offerta commerciale dei prodotti licenziati?”; XV. “Vero che, all’atto della sottoscrizione del contratto del 1 gennaio 2011, Topo Gigio ha richiesto la chiusura della piattaforma di vendita www.versimplestore.com e similari per l’offerta commerciale dei prodotti licenziati on line?”; XVI. “vero che la compagine sociale Puppets s.r.l. e Topo Gigio s.r.l., nonché dei suoi collaboratori, è rimasta la medesima, così come la sede legale?”; XVII. Vero che Vape Classic ha comunicato che i prodotti a marchio Topo Gigio, nel 5 http://bit.ly/2aklS7d Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: PERROTTI PIERLUIGI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c8988 Sentenza n. 7018/2016 pubbl. il 07/06/2016 RG n. 17251/2014 Repert. n. 5645/2016 del 07/06/2016 RG N. 17251/2014 periodo delle licenze del 2009 e del 2011, sono stati realizzati in Cina?”; XVIII. “Vero che il referente aziendale di Puppets s.r.l. e di Topo Gigio s.r.l. nei rapporti commerciali, relativi alle licenze del 2009 e del 2011, con Vape Classic s.r.l. era la Treggiari & Associati Licensing s.r.l. di Milano?”; 6) ammettere prova testimoniale di Elisabetta Ruggieri, Mauro Valente, Antonella Girone, sulle circostanze da 1 a 6 sotto indicate: 1) “Vero che l’attivazione del sito internet www.verysimplestore.com è stato comunicato nel 2009 alla sig.ra Elisabetta Triggiari?”; 2) “Vero che il sito internet www.verysimplestore.com, nel periodo dal 2012 a oggi, è rimasto attivo per le vendite on-line dei capi d’abbigliamento della convenuta?”; 3) “Vero che, nel periodo da maggio 2012 ad oggi, la società convenuta ha effettuato vendite di articoli a marchio Topo Gigio sul sito internet www.verysimplestore.com?”; 4) “Vero che il profilo facebook Topo Gigio collezioni è ad oggi attivo?”; 5) “Vero che, nel periodo da maggio 2012 ad oggi, la convenuta ha effettuato operazioni di vendita on-line degli articoli d’abbigliamento a marchio Topo Gigio?”; 6) “Vero che l’attivazione, i rinnovi e la gestione dei contenuti del sito www.verysimplestore.com sono stati curati dalla società di consulenza Wake up srl?”; 7) ammettere prova testimoniale di Domenico Chieffi e Vincenzo Pisani sulle circostanze n. 15, 17, 18, 19, 20 sotto indicate; di Felice Nichilo sulle circostanze da n. 9 a n. 13 sotto indicate; di Michele Lattanzio sulle circostanze n. 15, 17, 18, 19, 20, 21 sotto indicate: 7) “Vero che i registri che mi vengono mostrati, in particolare i documenti 17, 18 e 19 di parte convenuta riguardano le operazioni di vendita effettuate dalla Vape Classic nel periodo 2012 - 2014?”; 8) “Vero che, verificata la documentazione di cui agli allegati 17, 18 e 19 di parte convenuta, nel periodo da maggio 2012 ad aprile 2014, Vape Classic ha venduto capi d’abbigliamento a marchio Topo Gigio?”; 9) “Vero che le rubriche di magazzino di cui ai documenti 20, 21 e 23 di parte convenuta recano i codici identificativi aziendali, riportati in fattura, dei prodotti a marchio oggetto di licenza, tra cui anche Topo Gigio?”; 10) “Vero che Vape Classic, dal 2010 ad oggi, commissiona la realizzazione e la produzione dei capi d’abbigliamento da commercializzare a terzi?”; 11) “Vero che Vape Classic, dal 2010 ad oggi, commissiona i capi d’abbigliamento da commercializzare in Cina ed effettua le 6 http://bit.ly/2aklS7d Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: PERROTTI PIERLUIGI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c8988 Sentenza n. 7018/2016 pubbl. il 07/06/2016 RG n. 17251/2014 Repert. n. 5645/2016 del 07/06/2016 RG N. 17251/2014 operazioni di sdoganamento della merce prodotta all’estero circa due o tre volte l’anno?”; 12) “Vero che i documenti che mi vengono esibiti di cui all’allegato 24 di parte convenuta fanno riferimento alle importazioni di merce dalla Cina da maggio 2012 ad aprile 2014?”; 13) “Vero che, nel periodo da maggio 2012 ad aprile 2014, Vape Classic ha sdoganato articoli d’abbigliamento a marchio Topo Gigio provenienti dall’estero?”; 14) “Vero che i prodotti della convenuta a marchio “Topo Gigio”, nel periodo della licenza, sono stati realizzati in Cina?”; 15) “Vero che le fatture che mi vengono esibite di cui all’allegato 22 di parte convenuta riguardano le vendite di Vape Classic verso Olaraga srl e Pagalamamma srl nel periodo dal 2010 al 2012?”; 16) “Vero che gli allegati di parte convenuta che mi vengono mostrati sub 14 (fattura n. 1399/00 del 29.6.2012) e sub 15 (documento di trasporto 1617/00 del 6.6.2012) di parte convenuta sono stati emessi dopo la distruzione e lo smaltimento della merce negli stessi documenti indicata?”; 17) “Vero che la merce oggetto di sell-off è stata offerta in vendita a terzi a partire da agosto 2012 fino ad oggi?”; 18) “Vero che il responsabile della contabilità, Domenico Chieffi, e l’operaio Vincenzo Pisani, incaricati da Vape Classic, hanno provveduto a giugno 2012 alla distruzione e smaltimento della merce oggetto di sell-off, come da documentazione allegata sub 14, 15 e 16 di parte convenuta esibitami?”; 19) “Vero che le operazioni di taglio della merce oggetto di sell-off è stata effettuata dall’operaio Vincenzo Pisani alla presenza del responsabile della contabilità Domenico Chieffi, mediante la macchina automatica di taglio di cui alla rilevazioni fotografiche sub 27 di parte convenuta?”; 20) “Vero che i documenti sub 25 di parte convenuta, che mi vengono mostrati, sono i formulari relativi allo smaltimento di giacenze e rifiuti aziendali?”; 21) “Vero che l’azienda convenuta, dal 2009 ad oggi, provvede allo smaltimento del materiale tessile oggetto di distruzione?”; 22) “Vero che l’azienda convenuta, a fronte dell’attività di cui al punto precedente, usufruisce, dal 2009 ad oggi, di riduzioni dell’aliquota fiscale sulle tasse sui rifiuti, quale premio per lo smaltimento?”; 23) “Vero che Vape Classic produce, dal 2009 ad oggi, i capi d’abbigliamento (ed accessori) commercializzati all’interno della sede sociale, e che smaltisce gli scarti di produzione?”; 7 http://bit.ly/2aklS7d Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: PERROTTI PIERLUIGI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c8988 Sentenza n. 7018/2016 pubbl. il 07/06/2016 RG n. 17251/2014 Repert. n. 5645/2016 del 07/06/2016 RG N. 17251/2014 8) ammettere ctu volta ad accertare, tenuto conto della documentazione versata in atti, l’assenza delle ipotesi illecite di vendita contestate nel periodo dal 15 agosto 2012 ad oggi. 8 http://bit.ly/2aklS7d Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: PERROTTI PIERLUIGI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c8988 Sentenza n. 7018/2016 pubbl. il 07/06/2016 RG n. 17251/2014 Repert. n. 5645/2016 del 07/06/2016 RG N. 17251/2014 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione notificato in data 12.3.2014 Topo Gigio s.r.l. conveniva in giudizio Vape Classic s.r.l.. Esponeva di essere titolare esclusivo di tutti i diritti patrimoniali relativi all’utilizzo del noto pupazzo Topo Gigio e di diversi omonimi marchi denominativi e/o figurativi, cedutigli dalla ideatrice del personaggio Maria Perego. In data 1.1.2011 aveva stipulato con Vape Classic, specializzata in produzione di articoli di abbigliamento, un contratto di licenza di durata triennale avente ad oggetto il diritto di riproduzione delle immagini e del logotipo del personaggio Topo Gigio. Su richiesta di Vape Classic il predetto contratto era stato risolto mediante successiva scrittura del 15.5.2012, consentendo lo smaltimento dei prodotti in giacenza entro il 31.7.2012. Vape Classic aveva però continuato oltre il predetto termine la fabbricazione e la vendita di capi recanti la riproduzione di disegni di Topo Gigio. Le vendite erano state effettuate da Vape Classic anche via internet, canale distributivo non autorizzato né dal contratto del 1.1.2011 né dalla risoluzione consensuale del 31.7.2012. Concludeva chiedendo l’accertamento dell’inadempimento contrattuale, della violazione dei diritti di utilizzazione economica sul personaggio Topo Gigio e della contraffazione dei relativi marchi, con l’inibitoria delle predette condotte illecite, la fissazione di penale, l’ordine di ritiro dal commercio e la distruzione dei capi di abbigliamento ancora in circolazione, la pubblicazione della sentenza e il risarcimento di tutti i danni, quantificati in Euro 150.000. Vape Classic si costituiva con comparsa depositata in data 23.6.2014. Evidenziava che non vi era alcuna sua responsabilità contrattuale. Le giacenze da esaurire entro il 31.7.2012 comprendevano solo 83 articoli. Non aveva continuato a produrre alcun capo di abbigliamento ed aveva fornito anche la prova dell’intervenuta distruzione della merce residua. Le vendite al dettaglio in contestazione erano state effettuate da PLM Molfetta s.a.s. di Giuseppe Veneziani & C., esercente l’attività di impresa sotto l’insegna Pagalamamma, soggetto distinto e autonomo rispetto a Vape Classic, la quale la merce era stata consegnata in data 10.5.2012, quindi prima della sottoscrizione dell’accordo risolutivo. Considerazioni del tutto analoghe valevano anche per le vendite effettuate sul sito olaraga.com, facente capo ad un soggetto terzo ed estraneo a Vape Classic. Topo Gigio aveva autorizzato con un precedente contratto di licenza del 2009 la vendita via internet, con 9 http://bit.ly/2aklS7d Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: PERROTTI PIERLUIGI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c8988 Sentenza n. 7018/2016 pubbl. il 07/06/2016 RG n. 17251/2014 Repert. n. 5645/2016 del 07/06/2016 RG N. 17251/2014 conseguente automatico ed implicito rinnovo anche al momento della stipula del contratto del 1.1.2011. La documentazione contabile relativa al biennio 2012 – 2014 dimostrava che non vi erano state vendite di capi di abbigliamento a marchio Topo Gigio dopo la risoluzione contrattuale consensuale del 15.5.2012 e dopo la scadenza del periodo di sell off. In ogni caso la quantificazione dei danni era del tutto indimostrata e comunque eccessiva. Concludeva per il rigetto di tutte le domande avversarie, chiedendo la condanna di parte attrice al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.. Esaurita la trattazione della causa le parti precisavano le conclusioni all’udienza del 2.12.2015. 2. Topo Gigio ha lamentato l’inadempimento della scrittura privata dell’1.1.2011 e del successivo collegato contratto risolutivo del 15.5.2012 (v. doc. nn. 1 e 2 attore), in relazione alla violazione degli obblighi di Vape Classic di cessare ogni ulteriore utilizzazione del segno Topo Gigio entro e non oltre il 31.7.2012 – in modo da esaurire la merce invenduta e in giacenza – e di astenersi, in ogni caso, da ogni forma di commercializzazione via web. L’attore ha documentato gli acquisti effettuati il 20.12.2012 e il 14.3.2013 presso il negozio Pagalamamma della PLM Molfetta, aventi ad oggetto quattro capi di abbigliamento con sopra stampati disegni di Topo Gigio e commercializzati con etichette di tale Mais s.r.l. (doc. nn. 6 e ss. attore). A distanza di sei mesi, a settembre 2013, prodotti analoghi erano ancora offerti in vendita presso lo stesso negozio (v. doc. 13 attore). Dalla visura camerale (v. doc. 24 attore) la società Mais risulta fusa per incorporazione in Vape Classic il 18.6.2012. La convenuta ha però a sua volta comprovato di avere venduto alla PLM Molfetta questa stessa merce in data 10.5.2012, ovvero in epoca antecedente alla scadenza del termine utile per l’attività di sell off (v. doc. 8 e 17 convenuto). La documentazione contabile allegata agli atti dà inoltre conto della corrispondenza tra i codici identificativi dei capi venduti da Vape Classic a PLM Molfetta rispetto a quelli poi acquistati da Topo Gigio (v. riepilogo a pag. 8 memoria di replica nonché doc. 41 e ss. di parte convenuta), a riprova della effettiva identità tra i capi di abbigliamento in questione. Anche l’espositore Topo Gigio risulta fornito da Vape Classic a PLM Molfetta nel 2010 (v. doc. 8 convenuto), quindi molto prima della risoluzione dell’accordo dell’1.1.2011 ed anzi 10 http://bit.ly/2aklS7d Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: PERROTTI PIERLUIGI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c8988 Sentenza n. 7018/2016 pubbl. il 07/06/2016 RG n. 17251/2014 Repert. n. 5645/2016 del 07/06/2016 RG N. 17251/2014 durante il periodo di vigenza del precedente contratto di licenza tra Puppets s.r.l. e la convenuta (v. doc. 1 e s. convenuto). Non è peraltro emerso alcun tipo di collegamento tra la PLM Molfetta e Vape Classic, che non può pertanto essere chiamata a rispondere per questa autonoma attività di commercializzazione, successiva ad un’attività di vendita del tutto lecita in quanto effettuata in costanza di rapporti con la Topo Gigio. Considerazioni del tutto analoghe valgono anche con riguardo alla merce acquistata da Topo Gigio tramite il sito olaraga.com, trattandosi anche in questo caso di articoli venduti dalla convenuta alla società Olaraga s.r.l. il 14.5.2012, quindi prima dell’accordo risolutivo datato 15.5.2012 (v. doc. 18 e ss. attore), e corrispondenti – in base ai codici identificativi – a quelli comprati dall’attore (v. doc. 41 e ss. convenuto). Vape Classic ha inoltre documentato di avere eseguito la distruzione dei capi di abbigliamento a marchio Topo Gigio rimasti in giacenza dopo la risoluzione consensuale dell’accordo dell’1.1.2011. Il formulario rifiuti e la correlata documentazione contabile (v. doc. n. 13 e ss. convenuta) danno conto della avvenuta consegna in data 6.6.2012 di n. 83 capi Topo Gigio, con il dettaglio della tipologia e delle relative taglie, perfettamente corrispondenti nel numero, nella tipologia e nelle taglie all’“elenco analitico giacenze di prodotti” accluso quale Allegato A alla risoluzione consensuale del 15.5.2012 (v. doc. 2 attore). In ordine alle vendite on line effettuate sul sito Verysimple (v. doc. 14 e 26 attore), vi è agli atti soltanto la stampa di una pagina web priva di riferimenti cronologici, con la sola indicazione dell’anno 2011 nella rivendicazione di copyright di Vape Classic. Sul punto il Tribunale ritiene che non vi sia una prova adeguata della effettiva operatività di questo sito, in quanto i documenti non contengono l’indicazione del domain name inserito per visualizzare la pagina stampata, impedendo così qualsiasi verifica sul punto. Inoltre l’attore non ha neppure allegato di avere effettuato o tentato di effettuare acquisiti tramite tale piattaforma. Le doglianze degli attori sono invece fondate in merito alle ulteriori promozioni dell’attività di vendita tramite il canale web effettuata senza alcuna autorizzazione da Vape Classic. Vape Classic ha pubblicizzato in data contemporanea o successiva all’8.12.2012 sulla pagina del profilo Facebook Topo Gigio Collezione il suo sito verysimplestore.com utilizzando 11 http://bit.ly/2aklS7d Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: PERROTTI PIERLUIGI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c8988 Sentenza n. 7018/2016 pubbl. il 07/06/2016 RG n. 17251/2014 Repert. n. 5645/2016 del 07/06/2016 RG N. 17251/2014 un’immagine di Topo Gigio (v. doc. 15 attore) e ha compiuto nel corso del 2011 analoga attività promozionale sul suo sito frullab.com, con l’impiego del disegno di Topo Gigio e il riferimento espresso a capi di abbigliamento recanti il marchio Topo Gigio (v. doc. 16, 27 attore), dando così la chiara indicazione della possibilità di acquistare i relativi prodotti attraverso le corrispondenti piattaforme telematiche. L’art. 3 del contratto 1.1.2011 prevede che “eventuali commercializzazioni in altri paesi saranno concesse con specifico accordo separato così come le commercializzazioni via internet che restano nella titolarità della licenziante”, con conseguente riserva di piena titolarità di tutti i relativi diritti esclusivi in capo alla concedente Topo Gigio. Il testo della scrittura privata dell’1.1.2011 è invero molto chiaro nel prevedere l’espressa esclusione del canale web, contrariamente a quanto stabilito dal precedente contratto dell’1.1.2009 tra Puppets s.r.l. e Vape Classic. Ogni riferimento a questo accordo è però privo di rilevanza, poiché superato dalle successive, diverse ed univoche pattuizioni di contenuto opposto, sottoscritte dalle parti nel 2011. L’utilizzo da parte di Vape Classic dell’immagine e del nome di Topo Gigio per promozioni commerciali attraverso il canale internet costituisce quindi inadempimento, in virtù della palese inosservanza delle previsioni negoziali contenute nell’art. 3 testé citato. Tali violazioni contrattuali comportano il diritto in capo alla Topo Gigio di esigere il risarcimento del danno. Il pregiudizio sofferto dall’attore deriva dalla diluizione del segno, divenuto oggetto di una campagna promozionale collocata al di fuori dei canali consentiti, attività che la titolare aveva comunque riservato a se stessa, per gestirne autonomamente – come nel suo diritto – forme, tempi e modi. Ai fini della quantificazione del danno risarcibile, in difetto di elementi obiettivi, si procede con un criterio equitativo, tenendo conto dei corrispettivi pattuiti come minimo garantito – Euro 90.000 per tutta la durata triennale del contratto – ed imputando alla promozione via web un valore pari a circa 1/10 della somma indicata, che è peraltro coincidente con il maggiore importo pattuito a titolo di minimo garantito nel precedente contratto del 2009, comprensivo anche del canale internet. Pertanto si liquida in favore di Topo Gigio l’importo 12 http://bit.ly/2aklS7d Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: PERROTTI PIERLUIGI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c8988 Sentenza n. 7018/2016 pubbl. il 07/06/2016 RG n. 17251/2014 Repert. n. 5645/2016 del 07/06/2016 RG N. 17251/2014 omnicomprensivo e già rivalutato di Euro 10.000, al quale dovranno essere aggiunti gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo effettivo. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, si accerta e dichiara l’inadempimento contrattuale di Vape Classic, con l’inibitoria delle sopra indicate condotte illecite, la fissazione di una penale adeguata come da dispositivo e la condanna del convenuto al pagamento di Euro 10.000, oltre interessi, a Topo Gigio a titolo di risarcimento danni. Ogni valutazione di in tema di lesione extracontrattuale dei diritti esclusivi di marchio e di utilizzazione della creazione artistica rimane assorbita. Quanto alle statuizioni accessorie, non è possibile dare seguito all’ordine di ritiro dal commercio poiché è appurato che la merce residua in giacenza nella disponibilità di Vape sia stata già tutta consegnata per la distruzione. In virtù della limitata dimensione della vicenda, non si rende necessario disporre l’ordine di pubblicazione della sentenza. 3. Le spese seguono il criterio della soccombenza. Visto il d.m. n. 55/2014, tenuto conto della natura delle controversia, della sostanziale assenza di una fase di approfondimento istruttorio e dell’importo effettivamente riconosciuto a Topo Gigio a titolo di risarcimento dei danni, si liquidano in favore di Topo Gigio complessivi Euro 4.945,00, di cui Euro 4.300,00 per compenso delle prestazioni professionali forensi ed Euro 645,00 per rimborso forfettario delle spese generali, oltre Iva e Cp se e per quanto dovuti, ponendo tale importo a carico di Vape Classic. PQM Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa: - accerta e dichiara l’inadempimento di Vape Classic s.r.l. ai contratti dell’1.1.2011 e del 15.5.2012 per avere attuato senza l’autorizzazione di Topo Gigio s.r.l. la promozione e la vendita di capi di abbigliamento recanti disegni e marchi Topo Gigio attraverso il canale internet e oltre il termine pattuito del 31.7.2012; - inibisce a Vape Classic s.r.l. la reiterazione delle predette condotte; - fissa la penale di Euro 250,00 per ogni eventuale futura violazione del presente provvedimento; 13 http://bit.ly/2aklS7d Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: PERROTTI PIERLUIGI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c8988 Sentenza n. 7018/2016 pubbl. il 07/06/2016 RG n. 17251/2014 Repert. n. 5645/2016 del 07/06/2016 RG N. 17251/2014 - condanna Vape Classic s.r.l. al pagamento in favore di Topo Gigio s.r.l. a titolo di risarcimento dei danni dell’importo omnicomprensivo e già rivalutato di Euro 10.000,00, oltre agli ulteriori interessi in misura legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo effettivo; - condanna Vape Classic s.r.l. alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 4.945,00, di cui Euro 4.300,00 per compenso delle prestazioni professionali forensi ed Euro 645,00 per rimborso forfettario delle spese generali, oltre Iva e Cp se e per quanto dovuti, in favore di Topo Gigio s.r.l.. Così deciso in Milano il 3 marzo 2016. Il Presidente (dott.ssa Paola Gandolfi) Il Giudice estensore (dott. Pierluigi Perrotti) 14 http://bit.ly/2aklS7d Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: PERROTTI PIERLUIGI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c8988 Sentenza n. 7018/2016 pubbl. il 07/06/2016 RG n. 17251/2014 Repert. n. 5645/2016 del 07/06/2016