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N. R.G. 3671/2016
TRIBUNALE di MILANO
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA “A” CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Paola Gandolfi
Presidente
dott.ssa Silvia Giani
Giudice Relatore
dott. Pierluigi Perrotti
Giudice
Nella causa civile iscritta al n.r.g. 3671/2016 promossa da:
GENS AUREA S.P.A., con il patrocinio dell’avv. POZZI PAOLO, elettivamente
domiciliata in PIAZZA SAN BABILA, 5 - 20122 MILANO presso lo studio del difensore;
RECLAMANTE
contro
CHANTECLER S.P.A., con il patrocinio dell’avvocato SIMONE GIOVANNI,
elettivamente domiciliata in VIA GABRIO SERBELLONI, 4 MILANO presso lo studio
del difensore.
RECLAMATA
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
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http://bit.ly/2dkXIsl
Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d1ef9 - Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: CARLONI STEFANO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2b0cd
Accoglimento totale del 17/03/2016
RG n. 3671/2016
1. Con ricorso depositato in data 9 dicembre 2015, la società Chantecler S.p.A. ha promosso il
procedimento cautelare ex artt. 129, 131 e 700 c.p.c. nei confronti della società Gens Aurea
S.p.A., chiedendo il sequestro, l’inibitoria e il ritiro dal commercio dei prodotti recanti il
marchio “CHANTECLER”, di titolarità della ricorrente. A sostegno delle domande cautelari,
Chantecler S.p.A. ha allegato che:
- essa svolgeva attività di oreficeria, sia in Italia che all’esterno, nonché attraverso un canale
distributivo di 135 esercizi commerciali autorizzati. La scelta di avvalersi di un’apposita rete di
concessionari risiedeva nella volontà di controllare le modalità di vendita, l’immagine del
proprio prodotto e i prezzi applicati ai consumatori.
- In data 30 novembre 2015, la ricorrente scopriva che la società resistente Gens Aurea S.p.A.,
presso il proprio showroom ad insegna LUXURY ZONE, sito all’interno del centro
commerciale “La Reggia Designer Outlet” di Marcianise, commercializzava alcuni dei prodotti
CHANTECLER in violazione della rete di distribuzione esclusiva della ricorrente e dei suoi
diritti di privativa industriale. In particolare, accertava che i prodotti CHANTECLER,
riconducibili ad alcune collezioni, erano venduti a prezzi scontati rispetto a quelli autorizzati
alle proprie concessionarie.
1.1. Con memoria del 22 dicembre 2015, la società Gens Aurea S.p.A. si costituiva nel
procedimento cautelare, chiedendo il rigetto del ricorso e deducendo che:
- svolgeva attività di vendita al dettaglio di articoli di gioielleria, tra i quali vi erano anche
prodotti a marchio CHANTECLER. Essa, in particolare, gestiva in Italia diversi negozi outlet
nei quali commercializzava prodotti di oreficeria, di collezioni precedenti, relativi a notori
marchi;
- la ricorrente non aveva provato l’esistenza di accordi di distribuzione selettiva con le
concessionarie;
- la commercializzazione dei detti prodotti da parte della resistente era lecita per l’intervenuto
esaurimento di ogni diritto esclusivo del titolare del marchio.
-
In ogni caso, la commercializzazione da parte della resistente dei prodotti a marchio
Chantecler non danneggiava in alcun modo l’immagine del marchio.
1.2. Con ordinanza 11 gennaio 2016, in accoglimento delle istanze cautelari, il giudice della
prima fase inibiva a Gens Aurea S.p.A. l’utilizzo del marchio Chantecler, la produzione e la
commercializzazione dei prodotti a marchio Chantecler, disponendone altresì il sequestro.
1.3. Con ricorso depositato il 26 gennaio 2016, la società Gens Aurea S.p.A. proponeva
reclamo avverso l’ordinanza 11 gennaio 2016, deducendo che:
- Gens Aurea aveva acquistato i prodotti a marchio Chantecler, relativi a collezioni degli anni
precedenti, da un rivenditore autorizzato, in esecuzione di un contratto estimatorio stipulato in
data 2 ottobre 2015.
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- Chantecler non aveva provato l’esistenza di una rete commerciale selettiva. I rivenditori
Chantecler presentavano tecniche di commercializzazione disomogenee.
- La vendita online da parte di alcuni dei rivenditori, nonché da parte della stessa Chantecler,
a prezzi scontati, appariva in contrasto con un sistema di distribuzione selettiva; i prodotti
erano facilmente acquistabili in rete anche presso rivenditori non autorizzati dalla reclamata.
- La reclamante aveva acquistato presso un rivenditore autorizzato Chantecler uno dei
prodotti commercializzati da Gens Aurea ( orecchini collezione LAGO) al prezzo di Euro
1.000, con uno sconto quindi notevolmente superiore a quello da essa applicato.
- Chantecler non aveva fornito la prova che la commercializzazione dei prodotti da parte di
Gens Aurea svilisse l’immagine del marchio Chantecler. Al contrario era documentato che la
vendita da parte di Gens Aurea avveniva secondo standard di qualità, tali da
garantire
un’adeguata tutela del marchio Chantecler.
1. 4. Con memoria del 24 marzo 2016, si costituiva nel presente giudizio la società Chantecler,
chiedendo la conferma del provvedimento cautelare.
Ribadiva che, per la commercializzazione dei propri prodotti, si avvaleva di una rete di
rivenditori qualificata che consentiva alla società di controllare le modalità di vendita,
l’immagine del proprio prodotto e il prezzo finale applicato dal consumatore. Deduceva che il
prezzo applicato dal rivenditore “Luxury Zone”, ribassato rispetto a quello normalmente
applicato dai rivenditori autorizzati, generava in capo alla reclamata grave pregiudizio in
termini di immagine. La rete distributiva era connotata dal carattere di esclusività attraverso la
selezione dei propri rivenditori sulla base di criteri oggettivi di qualità. La società imponeva
modalità di presentazione del prodotto e politiche di prezzo volte a garantire standard
qualitativi elevati e predisponeva una rigorosa politica sulle eccedenze di magazzino, con
accordi con i propri rivenditori per il ritiro delle stesse. L’adozione di un sistema lecito di
distribuzione selettiva da parte della società reclamata costituiva uno dei motivi legittimi che
determinava la disapplicazione del “principio di esaurimento del marchio”. La vendita dei
prodotti a marchio Chantecler ad opera di Gens Aurea presso il proprio punto vendita sito
nell’Outlet, a prezzi scontati, oltre ad essere contraria alle politiche aziendali, pregiudicava
l’immagine di lusso ed il marchio della maison orafa, neutralizzandone il valore ed il
significato attrattivo, frutto di ingenti e costanti sforzi pubblicitari.
2. Il reclamo è fondato e, pertanto, revocata l’ordinanza del giudice della prima fase, è
rigettato il ricorso cautelare proposto da Chantecler nei confronti di Gens Aurea Spa.
Va da subito rilevato che è decisivo nel presente procedimento accertare se sussistano i
“giustificati motivi” che, ai sensi dell’art. 5 CPI, consentono la deroga all’esaurimento delle
facoltà esclusive attribuite al titolare del marchio dopo la prima immissione in commercio, da
parte sua o con il suo consenso, dei prodotti protetti da tale diritto .
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2.1. Nel presente procedimento le seguenti rilevanti circostanze sono pacifiche o accertate
documentalmente:
- i prodotti a marchio Chantecler, commercializzati dalla società Gens Aurea Spa, non sono
contraffatti, ma sono prodotti originali, messi in commercio da Chantecler medesima.
- Gens Aurea SPA ha acquistato i detti prodotti da un rivenditore autorizzato ( cfr doc. 4 recl).
2.2. Il principio dell’esaurimento. Ciò accertato, deve verificarsi se nel caso di specie
sussistano le invocate eccezioni al principio dell’ esaurimento del diritto.
Come noto, le facoltà esclusive connesse alla titolarità di un diritto di proprietà esclusiva si
esauriscono quando i prodotti protetti da tale diritto sono stati messi in commercio dal titolare
o con il suo consenso nel territorio dello Stato o nel territorio di uno stato membro della
Comunità europea, sicché al titolare del diritto non è più consentito di vietare l’ulteriore
circolazione dei beni nello Stato o nella Comunità (art. 5 CPI; art. 13 Reg n 207/09/CE marchi
comunitari). In applicazione di tale principio il titolare del diritto non può, quindi, neppure
impedire le importazioni parallele, non consentendo la circolazione nello Stato dei prodotti
messi in commercio da lui o con il suo consenso in altro Stato membro.
Tale principio, elaborato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, è stato riconosciuto sia
dal legislatore comunitario (art 13 reg CE 207/09; art. 21 Reg. CE 6/02) che da quello
nazionale ( art. 5 CPI).
Esso rappresenta un contemperamento dei contrapposti interessi, di cui sono portatori i titolari
dei diritti di proprietà industriale e la collettività: i primi ad ottenere un’esclusiva, restringendo
la libertà di concorrenza; la seconda a non subire limitazioni alla libera iniziativa economica e
alla concorrenza.
Il principio dell’esaurimento consente, invero, al titolare dei diritti di proprietà industriale
l’esercizio dell’esclusiva con la prima immissione in commercio del prodotto, impedendola,
invece, con riguardo ai successivi atti di circolazione del medesimo, perché altrimenti la
limitazione della concorrenza sarebbe eccessiva .
2.2.1. Nel caso di specie, avendo Chantecler, quale titolare del diritto industriale, fornito i
prodotti ai rivenditori, che poi li hanno commercializzati vendendoli alla resistente, vi è già
stata la prima immissione in commercio da parte del titolare del diritto . La successiva vendita
da parte di Gens Aurea, quindi, è pacificamente coperta da esaurimento.
2.3. I motivi legittimi. Provata la prima immissione in commercio da parte del titolare dei
diritti, Chantecler ha dedotto la sussistenza di “motivi legittimi”, in forza dei quali le sarebbe
consentito di opporsi alla ulteriore commercializzazione dei beni Chantecler.
2.3.1. Il legislatore nazionale ha previsto che, in presenza di “motivi legittimi”, il titolare dei
diritti di proprietà industriale possa impedire la ulteriore circolazione dei beni, esplicitando che
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tali motivi si verificano “in particolare quando lo stato dei prodotti è modificato o alterato dopo
la loro immissione in commercio”.
Ritiene il Tribunale che i motivi legittimi vadano estesi oltre i due casi menzionati dal
legislatore, fino a ricomprendervi tutti quelli che importano un “serio e grave pregiudizio”. I
casi esplicitati dal legislatore nazionale (e comunitario) palesano la necessità che sia arrecato
un pregiudizio al titolare del diritto, di notevole entità. Tale pregiudizio “ serio e grave”, tale
da configurare l’esistenza di “legittimi motivi”, deve essere accertato in concreto ( Cfr CE
23/2/1999, BMW causa C-63/97; CE 4/11/1997, Dior C 337/95; CE 8/7/2010, Portakabin, C558/08; Trib Milano, 14699/2009; Trib Roma 23/6/2004). Così, a titolo esemplificativo, è
stato affermato che il titolare del marchio non può vietare l’uso del segno distintivo a fini
pubblicitari, tranne che venga dimostrato, alla luce di specifiche e concrete circostanze, che
tale uso nuoce gravemente al prestigio del segno e che viene effettuato con modalità tali da
creare un collegamento commerciale tra l’impresa terza e il titolare del marchio (sentenza
Portakabin, cit.). La giurisprudenza comunitaria ha, altresì, chiarito che “il titolare di un
marchio non può inibire, a un rivenditore, che smercia abitualmente articoli della
medesima natura ma non necessariamente della medesima qualità dei prodotti
contrassegnati con il marchio, l'uso del marchio stesso, …a meno che non venga
dimostrato, alla luce delle specifiche circostanze del caso concreto, che l'uso del marchio a
tal fine nuoce gravemente al prestigio del marchio stesso” ( Sentenza Dior cit).
2.3.2. Onere della prova dei motivi legittimi. I motivi legittimi, che escludono
l’esaurimento, rappresentano un’eccezione al detto principio. Pertanto l’onere della prova,
una volta accertata la prima immissione in commercio da parte del titolare o con il suo
consenso nello Stato (o nella Comunità), incombe a colui che deduce tali motivi, nel caso
di specie Chantecler.
2.4. La distribuzione selettiva. Chantecler, per escludere l’esaurimento del diritto, ha dedotto
di essere titolare di una rete di distribuzione esclusiva e di avere subito un pregiudizio.
Nel caso di specie non assume rilievo dirimente stabilire se siano state violate clausole
contrattuali che impongano standard qualitativi richiesti da Chantecler ai propri distributori –
circostanza, peraltro, non documentata, non essendo prodotto alcun contratto di distribuzione.
Neppure per la verità è decisivo stabilire se esista un sistema di distribuzione selettiva,
intendendosi tale un “sistema di distribuzione nel quale il fornitore s’impegna a vendere i beni
o i servizi oggetto del contratto, direttamente o indirettamente, solo ai distributori selezionati
sulla base di criteri specificati e nel quale questi distributori s’impegnano a non vendere tali
beni o servizi a rivenditori non autorizzati nel territorio che il fornitore ha riservato a tale
sistema” ( Reg UE 330/2010); sistema di distribuzione selettiva che, pur limitando la
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concorrenza sul mercato, può costituire una modalità di commercializzazione legittima ai sensi
dell’art. 101 paragrafo 3 TFUE, quando ricorrano determinate condizioni relative alla natura
del prodotto, ai criteri di scelta, di natura oggettiva e qualitativa, dei rivenditori e alla misura
dei limiti alla concorrenza, e cioè quando riguardi particolari tipologie di beni, di elevato
livello tecnico per i quali l’acquirenti necessiti di specifica assistenza o beni di lusso e di
prestigio, per tutelare gli investimenti effettuati dal titolare e i limiti imposti dalla concorrenza
siano stabiliti in modo oggettivo, tenendo conto delle qualità professionali dei rivenditori ( cfr.
Linee guida Reg. Ue cit, paragrafo 175).
2.4.1. La sussistenza della rete di distribuzione selettiva, quand’anche lecita in sussistenza
delle condizioni sopra menzionate, tenuto conto della tipologia dei beni di lusso, non esclude di
per sé l’esaurimento delle facoltà esclusive, dovendo accompagnarsi alla sussistenza di un
serio e grave pregiudizio
del marchio Chantecler causato dal terzo per le modalità di
commercializzazione dei prodotti.
2.4.2. Parimenti non assume rilievo il mancato rispetto da parte del terzo delle condizioni
stipulate dal titolare del diritto con il rivenditore, in quanto clausole aventi efficacia inter
partes e non opponibili al terzo ( Cfr. CE 30 novembre 2004, Peak holding, in C-16/03; T.
Milano, 9 dicembre 2008).
Il titolare del diritto non può impedire al terzo che commercializza un bene legittimamente
immesso sul commercio dal titolare, o con il suo consenso, l’ ulteriore circolazione del bene,
da un lato, in forza del principio dell’esaurimento del diritto esclusivo e, dall’altro, in forza
dell’inopponibilità a terzi dei contratti stipulati dal titolare del diritto con altri contraenti.
2.5. Ritornando dunque al punto nodale della controversia, Chantecler, pur avendo invocato i
“motivi legittimi”, non ha fornito, in questo giudizio cautelare, elementi idonei che depongano
per la sussistenza di un serio, concreto e grave pregiudizio al marchio Chantecler.
Nel caso si specie è, invero, accertato che:
-
i beni, acquistati da un rivenditore autorizzato, sono stati posti in vendita da Gens
Aurea all’interno del punto vendita ad insegna LUXURY ZONE collocato nella “La
Reggia Designer Outlet” di Marcianise;
-
La “Reggia Designer Outlet” è un centro commerciale, all’interno del quale si trovano
negozi mono e multimarca tra i più rinomati e prestigiosi.
-
Il punto vendita di titolarità della resistente ad insegna LUXURY ZONE ha una
collocazione privilegiata all’interno della “LUXURY AREA” della La Reggia
Designer Outlet”, a fianco di altri prestigiosi brand quali “Valentino”, “Prada”,
“Roberto Cavalli”;
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-
Il punto vendita LUXURY ZONE della resistente commercializzava, unitamente ai
prodotti Chantecler, altri prodotti di gioielleria di marchi prestigiosi ( quali “Damiani”,
“Morellato”).
-
I prodotti Chantecler erano commercializzati, all’interno del punto vendita LUXURY
ZONE in spazi e vetrine dedicate, con modalità di vendita, di esposizione, vetrine ed
arredo adeguati ad una gioielleria di alto profilo e, comunque, non lesive dello “stile e
(del) l’immagine di prestigio che attribuiscono a detti prodotti un’aura di lusso” ( cfr.
sentenza cit. Copad).
Se tali elementi sono già di per sé sufficienti per fare ritenere, in questa sede, che non
ricorra
l’eccezione
che
consente
l’opposizione
del
titolare
alla
ulteriore
commercializzazione del prodotto da lui immesso in commercio, va altresì rilevato che dal
procedimento cautelare non è neppure emerso che i prezzi praticati dalla resistente, e
relativi a collezioni di anni precedenti, fossero inferiori a quelli applicati da rivenditori
autorizzati ( cfr, sub doc 12 recl., orecchini commercializzati dalla resistente al prezzo
scontato di euro 1925,00, come documentato dalla ricorrente, venduto dal rivenditore
autorizzato ad euro 1000,00) e ai prezzi effettuati da Chantecler con le vendite dirette on
line sul sito Vente-Privèè con riguardo alle collezioni degli anni precedenti.
2.5.1. La mancanza di sufficienti elementi di prova della sussistenza di motivi legittimi – e
quindi delle ipotesi di deroga all’esaurimento delle facoltà esclusive del titolare del dirittocomporta il rigetto delle istanze cautelari, in quanto l’onere della prova incombe su colui che
ha invocato la situazione impeditiva dell’esaurimento.
Non è sufficiente nel caso di specie il pericolo o la possibilità di un pregiudizio, ma la effettiva
sussistenza di un grave pregiudizio, che giustifichi l’eccezione all’esaurimento dell’esclusiva,
alla libera circolazione del bene e alla libera iniziativa economica. Il pregiudizio deve risultare
da specifiche circostanze di fatto ( cfr. sentenze citate Portakabin, Dior, Copad) .
2.6. Da ultimo si osserva, altresì,
che la ricorrente non ha neppure provato la clausola
contrattuale che sarebbe stata violata dal distributore e tantomeno che tale violazione
“danneggi lo stile e l’immagine di prestigio che attribuiscono a detti prodotti un’aura di lusso”
( cfr. caso Copad cit., dove, peraltro, era accertata la violazione della clausola contrattuale).
Anche estendendo la deroga oltre i due casi espressamente indicati dalla norma, fino a
ricomprendervi tutti quelli che comportino un rilevante pregiudizio alla reputazione del
marchio, non è sufficiente allegare l’esistenza di una particolare modalità imposta per una
migliore distribuzione dei prodotti, ma occorre provare che le modalità poste in essere da terzi
estranei alla rete siano tali da arrecare effettivamente il grave pregiudizio alla distribuzione.
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RG n. 3671/2016
2. 7. Alla stregua delle sopra svolte considerazioni, in riforma del provvedimento del Tribunale
di Milano 11 gennaio 2016, le istanze cautelari proposte da Chantecler nei confronti di Gens
Aurea Spa sono rigettate.
2.7.1. In conformità al disposto dell’art. 667 septies, secondo comma c.p.c., vanno liquidate le
spese del procedimento cautelare, relativo ad entrambe le fasi. La soccombente Chantecler è
condannata, pertanto, a rifondere a Gens Aurea le spese processuali, liquidate, con riguardo
alla prima fase, in euro 6.500,00 per compensi e, con riguardo al procedimento di reclamo, in
euro 6300,00 per compensi, euro 350,00 per spese, oltre spese generali al 15%, IVA e cpa,
come per legge
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata Impresa – A -, provvedendo sul reclamo
proposto da GENS AUREA S.P.A nei confronti di CHANTECLER S.P.A, rigettata ogni
altra istanza, così provvede:
- in accoglimento del reclamo, revocata l’ordinanza del Tribunale di Milano 11 gennaio 2016,
rigetta le istanze cautelari proposte da Chantecler nei confronti di Gens Aurea Spa.
- Condanna Chantecler S.p.a. alla rifusione integrale delle spese processuali di entrambe le fasi
di giudizio, liquidate, per la prima fase, in euro 6.500,00 e, per la seconda fase, in euro
6.300,00 per compensi ed euro 350,00 per spese, oltre spese generali al 15%, IVA e cpa, come
per legge.
Si comunichi.
Milano, così deliberato nella Camera di Consiglio del 3 marzo 2016
Il Giudice est.
Il Presidente
dott.ssa Silvia Giani
dott.ssa Paola Gandolfi
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