apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

Transcript

Sentenza n. 1935/2016 pubbl. il 16/02/2016
RG n. 24825/2012
Repert. n. 1502/2016 del 16/02/2016
N. R.G. 24825/2012
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA “A”
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Marina Tavassi
Presidente relatore
dott. Claudio Marangoni
Giudice
dott. Pierluigi Perrotti
Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 24825/2012 promossa da:
THUN SPA (C.F. 00833770217), con il patrocinio degli avv.ti GIOVANNI FRANCESCO
CASUCCI, NICCOLO’ FERRETTI e GIANLUIGI MUSCAS; elettivamente domiciliata in
VIALE REGINA MARGHERITA, 35 - 20122 MILANO presso i difensori
ATTRICE
contro
DUE ESSE DISTRIBUZIONI SRL (C.F. 02626700732), con il patrocinio dell’avv. prof.
GUSTAVO GHIDINI e degli avv. MARCO MERGATI e CLAUDIA SIGNORINI;
elettivamente domiciliata in VIA SANTA SOFIA, 12 - 20122 MILANO, presso il difensore
Conclusioni: Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza del 12 febbraio
2013, nei seguenti termini:
CONCLUSIONI PER THUN
Voglia l"Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
Nel merito
1) accertare e dichiarare che la produzione, importazione, commercializzazione, detenzione,
possesso, vendita diretta o indiretta in qualsiasi forma attuata e la commercializzazione in genere
dei prodotti di cui in narrativa e raffigurati alle tabelle sub docc. 21 e 24, da parte della
pagina
1 di 26
http://bit.ly/2dNzsPQ
Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10fd82 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
RG n. 24825/2012
Repert. n. 1502/2016 del 16/02/2016
convenuta, costituiscono violazione del diritto d'autore e dei modelli industriali dell'attrice sopra
indicati;
2) accertare e dichiarare che la produzione, detenzione, possesso, vendita diretta o indiretta in
qualsiasi forma attuata e la commercializzazione in genere dei prodotti di cui in narrativa e
raffigurati alle tabelle sub docc. 21 e 24 costituiscono, altresì, un atto di concorrenza sleale ai
3) ordinare alla convenuta, il ritiro dal mercato e l’assegnazione in proprietà ovvero la
distruzione dei prodotti in violazione del diritto d’autore e dei modelli industriali dell’attrice
nonché costituenti atto di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 cc;
4) inibire alla convenuta la continuazione della condotta illecita consistente nella produzione,
detenzione, possesso, vendita diretta o indiretta in qualsiasi forma attuata e la
commercializzazione in genere dei prodotti di cui in narrativa e raffigurati alle tabelle sub docc.
21 e 24, confermando quanto disposto nell’ordinanza che ha definito il procedimento ante
causam del 27 febbraio 2012;
5) condannare la convenuta al risarcimento dei danni subiti da THUN, in considerazione delle
risultanze della CTU contabile, all’esito dello svolgimento della richiesta integrazione di cui al
punto 10), o in quella che sarà ritenuta di giustizia in misura, in ogni caso, non inferiore a €
100.000,00;
6) fissare ai sensi degli artt. 131, secondo comma cpi e 163, comma 2 lda, una penale di € 100,00
dovuta dalla convenuta a THUN per ogni articolo prodotto, detenuto, venduto, commercializzato
o utilizzato per attività promozionale della vendita di detti prodotti effettuata in violazione od
inosservanza della emananda sentenza, e € 5.000,00 per ogni giorno di ritardo nella esecuzione
dei provvedimenti in essa contenuti;
7) ordinare, ai sensi degli artt 126 cpi e 166 lda, la pubblicazione del dispositivo della sentenza,
su due numeri non consecutivi di quotidiani a tiratura nazionale, quali, a mero titolo di esempio,
il “Corriere della Sera”, “La Repubblica” ed “Il Sole 24 Ore”, nonché su due riviste specilizzate
del settore quali “Vanity Fair” e “Mark-Up”, in caratteri doppi del normale, con ordine di
provvedervi entro trenta giorni dalla pronuncia ed autorizzando in mancanza l’attrice a
provvedervi con diritto alla ripetizione di quanto pagato, dietro presentazione di fattura alla
convenuta;
pagina
2 di 26
sensi dei punti 1, 2 e 3 dell’art. 2598 cc e per l’effetto
RG n. 24825/2012
Repert. n. 1502/2016 del 16/02/2016
8) ordinare, altresì, la pubblicazione del dispositivo della sentenza, sulla homepage del sito
Internet della convenuta www.dueessedistribuzioni.it ovvero qualsiasi altro sito Internet di
titolarità della convenuta o comunque in uso alla convenuta, a cura e spese di quest’ultima, a
caratteri doppi del normale, in apposito banner pop up auto eseguibile e per la durata di 30 giorni
a decorrere dalla pubblicazione dell’emananda sentenza, per i motivi esposti nel presente e nei
9) rigettare la domanda riconvenzionale ex adverso formulata, in quanto infondata in fatto e in
diritto, per i motivi esposti nel presente e nei precedenti scritti difensivi;
In via istruttoria
10) disporre, l’integrazione della CTU contabile per la valutazione del danno subito da THUN
ordinando alla convenuta l’esibizione della documentazione richiesta dal Consulente Tecnico
d’Ufficio nel proprio elaborato peritale inerente gli acquisti e le vendite con le società
appartenenti
al medesimo gruppo/proprietà: Due Esse S.r.l. e Due Esse Christmas S.r.l.;
11) disporre l’esibizione dei libri e delle scritture contabili della convenuta ex art. 121 cpi, 156bis lda e 210 c.p.c nei limiti necessari all’integrazione della CTU contabile di cui al punto 10);
12) disporre l’interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta ai sensi e per gli
effetti dell’art. 121 bis cpi e 156 ter l. n. 633/1941 il quale dovrà dichiarare, nei limiti necessari
all’integrazione della CTU contabile di cui al punto 10): a) quantità consegnate, ricevute e
ordinate, acquistate, vendute nonché relativo prezzo di acquisto e di vendita dei beni oggetto di
contestazione alle società appartenenti al m medesimo gruppo/proprietà: Due Esse S.r.l. e Due
Esse Christmas S.r.l.;
13) rigettare le istanze istruttorie ex adverso formulate per le ragioni di cui alla narrativa dei
precedenti scritti difensivi. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui le istanze avversarie
venissero ammesse, anche solo parzialmente, si richiede di essere ammessi a prova contraria,
come statuito nelle memorie ex art. 183, comma 6, nn. 1, 2 e 3, cpc e nel presente scritto.
Con vittoria di spese, diritti e onorari anche relativi al procedimento cautelare ante causam.
CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA DUE ESSE DISTRIBUZIONI S.r.l.
***
pagina
3 di 26
precedenti scritti difensivi;
RG n. 24825/2012
Repert. n. 1502/2016 del 16/02/2016
DUE ESSE DISTRIBUZIONI S.r.l. difesa e rappresentata come in atti, richiamate le precedenti
difese tutte, dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove promosse da
controparte e così precisa le proprie
CONCLUSIONI
Voglia l’Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così
- revocare il provvedimento di conferma della descrizione e di sequestro del 27 febbraio 2012;
- rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in
narrativa.
In via riconvenzionale: condannare Thun S.p.A. al risarcimento dei danni, ai sensi dell’art.96,
comma II c.p.c., per le ragioni esposte al § 8 della comparsa di risposta, che si quantificano in
40.000 Euro o nella diversa somma che codesto Ill.mo Tribunale riterrà di giustizia, anche in via
d’equità.
In via istruttoria: si insiste, senza assunzione di oneri che non competono, per l’ammissione di
prova per testi, sui seguenti capitoli:
1) Vero che per il prodotto di Due Esse a forma di piantina (cfr. foto n. 39 allegata alla relazione
peritale che si rammostra al teste) era previsto un prezzo di vendita alla clientela finale pari a 0,50
Euro?
2) Vero che per il gufo di Due Esse (cfr. foto n. 1 allegata alla relazione peritale che si rammostra
al teste) era previsto un prezzo di vendita alla clientela finale pari a 0,80 Euro?
3) Vero che i prodotti di Due Esse erano destinati ad essere venduti presso mercati rionali e
mediante esposizione sulle bancarelle?
4) Vero che i prodotti della stessa categoria merceologica di quelli oggetto di causa sono
attualmente venduti alla clientela presso mercati rionali?
5) Vero che la partecipazione alla Fiera Macef di gennaio 2011 ha comportato a Due Esse costi
pari a circa 350.000 Euro, oltre IVA come da prospetto prodotto sub doc. 16, fascicolo merito che
si rammostra al teste?
6) Vero che lo stand di Due Esse è stato occupato per oltre due ore durante il sopralluogo del
Servizio di Tutela interno in occasione della Fiera Macef di gennaio 2012?
pagina
4 di 26
giudicare:
RG n. 24825/2012
Repert. n. 1502/2016 del 16/02/2016
7) Vero che il Servizio di Tutela interno ha descritto i prodotti presenti presso lo stand di Due
Esse alla presenza anche dei visitatori?
Si indicano come testi sui capitoli di prova che precedono i Sigg.ri Stefano Scatigna, residente in
Martina Franca (TA), Via M. D’Enghien n. 10/B, Barnaba Vittorio, residente in Martina Franca
(TA), Via Orlando Vittorini n. 49, Oliva Cosimo, residente in Martina Franca (TA), Via Galileo
Michele, residente in Talsano (TA), Via Francesco Cuomo n. 2/6, Russano Leonardo, residente in
Martina Franca, Via Ugo Foscolo n. 11.
8) Vero che Egan produce gli articoli di cui alle immagini che si rammostrano al teste (cfr. doc. 5,
fascicolo cautelare)?
9) Vero che le Ceramiche Carraro Vittorio producono gli articoli di cui alle immagini che si
rammostrano al teste (cfr. doc. 7, fascicolo cautelare)?
10) Vero che le raffigurazioni di cui alle immagini che si rammostrano al teste (cfr. docc. 5 e 7,
fascicolo cautelare) si ispirano a modalità di rappresentazione tipiche del Nord Europa?
Si indicano come testi sui capitoli di prova nn. 8 e 10 che precedono il Sig. Ezechielli Massimo,
domiciliato ai fini del presente giudizio presso Egan S.r.l., con sede legale in Pollenza (MC), Via
A. Volta n. 9 e il Sig. Ferruccio Mario Carraro, domiciliato ai fini del presente giudizio presso
Ceramiche Carraro Vittorio, con sede in Nove (VI), Via Martini n. 47.
In via subordinata, nella denegata ipotesi di ammissione delle istanze istruttorie avversarie, si
richiede di essere ammessi a prova contraria, con i testi già indicati.
Sempre in via istruttoria, ci si oppone all’ammissione delle istanze istruttorie avversarie in quanto
inammissibili, generiche e/o irrilevanti.
In ogni caso:
- con vittoria di spese, diritti e onorari, ivi compreso il rimborso forfettario delle spese come per
legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il contenzioso
Con atto di citazione introduttivo notificato in data 28.03.2012 la s.p.a. Thun conveniva in
giudizio la S.r.l. DUE ESSE DISTRIBUZIONI (di seguito “Due Esse”) chiedendo che venissero
accertate e dichiarate la contraffazione dei modelli registrati dall'attrice, la violazione del diritto
pagina
5 di 26
Galilei n. 39, Nunziata Antonio, residente in Poggiomarino (NA), Via Don Aldo Mei n. 21, Ricci
RG n. 24825/2012
Repert. n. 1502/2016 del 16/02/2016
d’autore e la concorrenza sleale ex art. 2598 n.1, 2 e 3 c.c.. Tale iniziativa scaturiva, in occasione
del MACEF 2011, a causa dell’esposizione al pubblico, da parte della convenuta, di modellini
tridimensionali somiglianti alle figurine registrate dall’attrice.
Il giudizio di merito seguiva al ricorso del 26.09.2011 (R.G. n. 58309/11) avviato per la
descrizione di tali prodotti presso la sede di Due Esse Distribuzioni in Martina Franca (TA),
un comune accordo per la definizione stragiudiziale della controversia, la resistente si
ripresentava alla nuova edizione del MACEF (2012) esponendo taluni dei prodotti in violazione
dei diritti di esclusiva vantati da THUN (v. verbale del Servizio di Tutela di Fiera Milano, doc. 25
fascicolo parte attrice).
Con ordinanza del 24.02.2012 il giudice confermava il decreto emesso il 6.10.2011, disponendo
il sequestro di tutti gli articoli in contraffazione e della copia del materiale documentale rinvenuto
presso le sede legale della resistente, inibendo la fabbricazione, l'importazione e il commercio dei
prodotti corrispondenti ai diritti di privativa Thun indicati nel ricorso (tranne alcuni cui parte
ricorrente aveva rinunciato), ordinando il ritiro dal commercio dei prodotti e del materiale
pubblicitario e fissando la penale di €. 50,00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del
provvedimento. Veniva inoltre disposta la pubblicazione dell’intestazione e del dispositivo del
provvedimento emesso nei confronti dell’odierna convenuta. Il Giudice
revocava il
provvedimento di descrizione con riguardo a taluni prodotti (fotografie nn. 1, 77, 78 della
relazione CTU - gufo di terracotta e gufo di colore blu) e dei modelli delle statuette
tridimensionali raffiguranti la margherita, per i quali THUN ha rinunciato alla tutela cautelare
(nn. C077, F814, F833, F834, F610, F591 E F589) .
Seguiva l’instaurazione del giudizio di merito, in cui la convenuta si costituiva il 18 luglio 2012,
chiedendo il rigetto delle domande attoree e in via riconvenzionale il risarcimento del danno
subito a seguito dell’occupazione dello stand da parte del Servizio di Tutela interno alla Fiera
Milano, nonché a seguito dell’esecuzione del provvedimento di descrizione, con blocco
dell’attività promozionale dei prodotti commercializzati e danno all’immagine e alla reputazione.
In questa sede Due Esse rinunciava alla commercializzazione della linea di prodotti raffiguranti il
gufo (fotografie nn 2-26 e 44 della relazione peritale).
Il Giudice disponeva l'acquisizione del fascicolo del procedimento di descrizione, assegnava i
termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. e rinviava per la trattazione della causa all'udienza del
pagina
6 di 26
eseguita – su decreto concesso inaudita altera parte - il 24.10.2011. Peraltro, in attesa di trovare
RG n. 24825/2012
Repert. n. 1502/2016 del 16/02/2016
28.11.2012, in cui ammetteva l’interrogatorio del legale rappresentante di Due Esse, Michele
Scatigna. All’udienza del 29 gennaio 2013 costui dichiarava che la Due Esse Distribuzioni aveva
importato (dalla produttrice FUZHOU JINUO INT’CO LTD) due container di piccoli oggetti in
ceramica, costituenti campionatura, alcuni dei quali sequestrati dalla Guardia di Finanza nel
maggio 2012. Scatigna rendeva nota la circostanza che DUE ESSE era sottoposta a tre
Il 10 aprile 2013 il Giudice rigettava le istanze istruttorie della convenuta e ordinava l'esibizione
dei libri e delle scritture contabili, nominando il CTU contabile al fine di accertare il numero di
prodotti acquistati e venduti dalla convenuta, gli utili e il fatturato, e la equa royalty da
corrispondere in caso di consenso all'utilizzazione. Risultando la documentazione incompleta, si
autorizzava l'accesso del CTU per integrare gli accertamenti. A seguito di espletamento della
consulenza tecnica, veniva accertato l'acquisto da parte di Due Esse di 31.140 articoli (v.
relazione peritale del 27.03.2015).
All’udienza del 29.04.2014 Due Esse produceva copia della perizia svolta nell’ambito del proc. n.
5116/11 GIP Trib. Taranto, cui parte attrice si opponeva avendo il procedimento ad oggetto
prodotti diversi da quelli in causa. Nella relazione peritale del dott. Sanseverino, nominato
dall’ufficio Gip del Tribunale di Taranto, del 14.04.2014 si affermava che i prodotti Due Esse
non interferivano con i diritti di esclusiva di Thun.
All’udienza del 30.03.2015 il CTU depositava la perizia sottolineando la mancata esibizione della
documentazione richiesta con riguardo agli acquisti e le vendite con le società: Due Esse S.r.l. e
Due Esse Christmas S.r.l.. In tale sede Thun, verificando le incongruenze presenti nelle scritture
contabili della controparte, chiedeva un’integrazione delle medesime o, in subordine, una
valutazione equitativa del danno che ne tenesse conto.
All'esito della discussione e ritenendo la causa matura per la decisione, il Giudice rinviava
all'udienza del 22.09.2015 per la precisazione delle conclusioni. Thun, ex art. 275 c.p.c.
presentava pertanto istanza di discussione orale davanti al Collegio, che era quindi fissata per l’
udienza del 21 gennaio 2015.
pagina
7 di 26
procedimenti penali presso il Tribunale di Taranto.
RG n. 24825/2012
Repert. n. 1502/2016 del 16/02/2016
2. Tutela dei modelli registrati
La tutela di parte attrice è invocata sulla base dell’assunto che le creazioni THUN, oggetto della
presente vertenza, siano protette dalla normativa internazionale e comunitaria sui modelli
industriali.
In particolare, le creazioni in questione sono oggetto delle registrazioni di cui al doc. 16 di Thun:
C592; UAMI 000943220-0009 del 29.05.2008 relativa all’articolo A198; UAMI 0009432200010 del 29.05.2010 relativa all’articolo A199; UAMI 000943220-0008 del 29.05.2008 relativa
all’articolo A197; UAMI 000336805-0069 del 28.04.2005 relativa all’articolo A212; UAMI
000492848-0059 del 09.03.2006 relativa all’articolo A215; UAMI 000721576-0053 del
09.05.2007 relativa all’articolo A226; UAMI 000943220-0072 del 29.05.2008 relativa
all’articolo S885; UAMI 000336805-0020 del 28.04.2005 relativa all’articolo A440; UAMI
000943220-0022 del 29.05.2008 relativa all’articolo F190; UAMI 000721576-0027 del
09.05.2007 relativa all’articolo S232; WIPO DM/056 402 del 21.06.2001 relativa agli articoli
A451 e C917; WIPO DM/054 685 del 18.01.2001 relativa agli articoli C586 e C589; UAMI
000873534-0031 del 06.02.2008 relativa all’articolo C290; UAMI 000547583-0272 del
19.06.2006 relativa all’articolo C316; UAMI 000547583-0257 del 19.06.2006 relativa
all’articolo C318; UAMI 000997705-0186 del 04.09.2008 relativa all’articolo C342; WIPO
DM/060 390 del 17.06.2002 relativa all’articolo C990; UAMI 001138911-0259 del 18.05.2009
relativa all’articolo C760; UAMI 001092209-0055 del 20.02.2009 relativa all’articolo C649;
UAMI 001138515-0119 del 18.05.2009 relativa all’articolo C361; UAMI 001247308-0028 del
all’articolo C776; UAMI 000386669-0004 del 12.08.2005 relativa all’articolo C037; WIPO
DM/065 338 del 30.03.2004 relativa agli articoli C910 e C911; UAMI 001247308-0027 del
all’articolo C056; UAMI 001247308-0026 del 29.11.2010 relativa all’articolo C767; UAMI
000873534-0045 del 06.02.2008 relativa all’articolo C832; UAMI 000873534-0046 del
06.02.2008 relativa all’articolo C833; WIPO DM/060 389 del 17.06.2002 relativa all’articolo
C892; UAMI 000943220-0083 del 29.05.2008 relativa all’articolo C838; UAMI 0009432200084 del 29.05.2008 relativa all’articolo C839; UAMI 000658430-0044 del 25.01.2007 relativa
all’articolo C351; UAMI 001138515-0050 del 18.05.2009 relativa all’articolo F593; UAMI
pagina
8 di 26
WIPO DM/062 043 del 22.11.2002 relativa agli articoli A210, A211, F716, S203, S205, A427,
RG n. 24825/2012
Repert. n. 1502/2016 del 16/02/2016
000658430-0071 del 25.01.2007 relativa all’articolo F589; UAMI 000658430-0072 del
25.01.2007 relativa all’articolo F591; UAMI 000658430-0073 del 25.01.200 relativa all’articolo
F592; UAMI 000943220-0026 del 29.05.2008 relativa all’articolo F194;UAMI 001138515-0055
del 18.05.2009 relativa all’articolo F249; UAMI 000873526-0007 del 06.02.2008 relativa
all’articolo E488; UAMI 001247308-0007 del 29.11.2010 relativa all’articolo C766; UAMI
relativa all’articolo F164; UAMI 000492848-0063 del 09.03.2006 relativa all’articolo F251;
UAMI 000658430-0075 del 25.01.2007 relativa all’articolo F841; UAMI 000658430-0079 del
25.01.2007 relativa all’articolo F845; UAMI 000873526-0028 del 06.02.2008 relativa all’articolo
F847; WIPO 056 402 del 21.06.2001 relativa all’articolo C010; UAMI 000336805- 0065 del
all’articolo C037; UAMI 000658430-0035 del 25.01.2007 relativa all’articolo S981; UAMI
001092209-0066 del 20.02.2009 relativa all’articolo C696; WIPO DM/062 043 del 22.01.2002
relativa all’articolo S206; WIPO DM/056 402 del 21.06.2001 relativa all’articolo C011; WIPO
DM/062 043 del 22.01.2002 relativa all’articolo C852; UAMI 001247308-0018 del 29.11.2010
relativa all’articolo F833; UAMI DM/062 043 del 22.11.2002 relativa all’articolo C853; UAMI
000658430-0062 del 25.01.2007 relativa all’articolo F173; WIPO DM/062 043 del 22.11.2002
relativa all’articolo F814.
Sono invece oggetto di deposito presso il Ministero dei Beni e le Attività Culturali, e non
registrati come modelli, gli articoli di cui al doc. 15, contrassegnati dalle seguenti sigle: F912 ( n.
A026796 del 27.04.2005 “Tartaruga mini”), F915 (n. A026799 del 27.04.2005), S229 (n.
A032654 del 06.03.2006), C771 (deposito effettuato in data 03.02.2010), C034 (n. A029262 del
10/08/2005 “Girasole” – umidificatore), C035 (n. A 029263 del 10/08/2005 “Tulipano” –
umidificatore), C842 (A032523 del 06.03.2006 “Portapenne con girasole”), F250 (A032560 del
06.03.2006 “Sposini”), C997 (n. A029313 del 10.08.2005 “Portatovaglioli girasole”), F710 (n.
389206 del 16.11.2000 “Bomby maxi” – elefantino), S0003 ( deposito effettuato in data
28.07.2011 “Elefante di pezza”) e S0005 (deposito effettuato in data 28.07.2011 “Farfalla
tridimensionale”),
In merito alla tutela spettante ai prodotti che sono oggetto di registrazione come modelli (secondo
l’elenco sopra riportato) ex artt. 31 e ss c.p.i., occorre evidenziare che, anche se per alcuni ad
oggi il periodo di tutela è già scaduto (registrazione degli anni 2002, 2004 e 2005), all’atto della
pagina
9 di 26
000943220-0067 del 29.05.2008 relativa all’articolo C823; UAMI 000492848-0084 09.03.2006
RG n. 24825/2012
Repert. n. 1502/2016 del 16/02/2016
notifica della citazione esso era ancora in corso. Vi sono tuttavia – in base al secondo elenco
sopra riportato – degli articoli che, come detto, non sono stati oggetto di registrazione, ma per i
quali la tutela viene invocata alla luce della legge sul diritto d’autore e della concorrenza sleale ex
art. 2598 c.c..
Appare preliminare affrontare la tematica relativa alla protezione dei modelli registrati, la cui
Parte attrice ha, peraltro, allegato copiosa giurisprudenza – anche di questo Tribunale - in tema di
diritti Thun, a sostegno della tesi che siano sussistenti i due requisiti di accesso alla tutela (la
novità del modello e il suo carattere individuale ) contestati da parte convenuta.
A tal proposito, questo Collegio ritiene che le forme oggetto di registrazione siano dotate, come
si vedrà ampiamente, di caratteristiche individualizzanti, tali da consentire all’utilizzatore
informato, ma anche al consumatore medio, una netta distinzione rispetto agli altri prodotti
ispirati al mondo della natura.
Non appare risolutiva l’eccezione di DUE ESSE sull’esistenza di un “mercato affollato” di
oggetti per la casa ispirati ai simboli del mondo naturale, vegetale ed animale (Egan, De
Gregorio, Carraro, Linea Artigianale Obi, Via Veneto e Creazioni Fimo sub docc. 5-8, fascicolo
cautelare), basata sull’assunto che non possano essere “pochi e marginali” gli elementi di
differenziazione tra i prodotti Thun e quelli degli altri concorrenti.
Può dirsi, tuttavia, che il carattere individuale delle creazioni dell’attrice vada considerato proprio
alla luce dell’assenza sul mercato di modelli simili, e altrettanto riconoscibili, e che le figurine
delle società menzionate dalla convenuta, pur rielaborando soggetti simili, non presentino il
carattere distintivo dei prodotti di parte attrice, fondando semmai un riscontro probatorio di forme
di indebito agganciamento a questa.
Al riguardo questo Tribunale ha peraltro ritenuto, già in fase cautelare, che i prodotti Thun siano
connotati da uno stile inconfondibile, oltre che da una riconosciuta qualità, e ciò sia con
riferimento ai materiali ed ai colori (per la versione monocromatica, il c.d. champagne, come per
la versione a colori, caratterizzati da sfumature che conferiscono un effetto anticato), sia con
riferimento alle forme (linee arrotondate e sinuose) che hanno corredato gli stessi dei propri
caratteri emblematici (appunto le forme arrotondate, i colori ‘anticati’, l’espressione sorridente e
sognante degli animali), così da renderli espressione di una linea creativa unitaria ed
individualizzante. Può pertanto concludersi che i presupposti previsti dagli artt. 32 e ss c.p.i. per
pagina
10 di 26
validità non risulta contestata da parte convenuta e può dunque considerarsi pacifica.
RG n. 24825/2012
Repert. n. 1502/2016 del 16/02/2016
le figurine tridimensionali Thun emerga con evidenza dall’impronta che le caratterizza
singolarmente, a prescindere dai soggetti di volta in volta realizzati.
Vale la pena ricordare che le figurine tridimensionali asseritamente contraffatte, a partire
dall’attuazione della Direttiva 71/98 CE, possono presentare, laddove registrate, anche i
presupposti per il cumulo della tutela fornita dal codice di proprietà industriale con quella
conseguente e aggiuntiva classificazione dei modelli quali opere di disegno industriale, in
presenza del duplice requisito della creatività e del valore artistico, ai sensi dell’art. 2 n. 10 della
l. 633/1941 (come riformata dal d.lgs. 95/ 2001).
3. Tutela del diritto d’autore
Parte attrice ha, in secondo luogo, formulato domanda di accertamento della violazione del diritto
d’autore, in particolare ai sensi dell’art. 2 nn. 4 e 10 della l. 633/1941 (L.d.A.).
L’indagine sulla sussistenza dei requisiti di protezione ai sensi della L.d.A. diviene ancor più
pregnante per i modellini che hanno costituito oggetto di deposito presso il Segretariato Generale,
Servizio XI - Diritto d’autore e vigilanza Siae del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ma
che non risultano registrati come modelli. Fra tali articoli, in precedenza elencati, costituiscono
oggetto di accertamento della contraffazione (si veda la tabella comparativa dei prodotti descritti,
all. 8 relazione peritale) quelli contrassegnati dai codici: C034 (dep. n. A 029262 del 10/08/2005
“Girasole” – umidificatore), C035 (dep. n. A 029263 del 10/08/2005 “Tulipano” – umidificatore),
C585 (dep. n. A 004490 del 21/12/2001, vasetto con girasole), C311 (dep. n. A 032641 –
06/03/2003 simbolo girasole), S207 (dep. n. A 012791 del 27/03/2003, simbolo margherita),
C866 (dep. n. A 029224 del 10/08/2005, quadretto con girasole), C868 (dep. n. A 029229 del
10/08/2005, margherita bianca e oro), S208 (dep. n. A 010841 dell’11/12/2002 simbolo tulipano),
F732 (dep. A389214 del 16/11/2000, papera), F739 (dep. n. A 019726 – 17/03/2004, papera).
In via preliminare può ricordarsi che l’art. 2 della L.d.A. fornisce un elenco meramente
esemplificativo delle “opere dell’ingegno di carattere creativo”, enumerando - ai fini che qui
rilevano - fra le opere oggetto della protezione, al n. 4) le opere della scultura, della pittura,
dell’arte del disegno, dell’incisione e delle arti figurative similari e al n. 10) le opere del disegno
industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.
pagina
11 di 26
garantita dalla Legge sul diritto d’Autore. Il legislatore italiano ha optato per tale cumulo, con la
RG n. 24825/2012
Repert. n. 1502/2016 del 16/02/2016
Dovuta è la premessa che Lene e Peter Thun, creatori dei prodotti in causa, abbiano ceduto i
diritti di utilizzazione economica alla Thun s.p.a., che dunque è legittimata a fare valere il diritto
patrimoniale di sfruttamento dell’opera.
Per quanto attiene alla classificazione di tali creazioni va apprezzata, in primo luogo, la tesi della
difesa di parte attrice, secondo la quale le opere di Thun, anche se riprodotte in serie, mantengano
Tale argomentazione, tuttavia, non giova alla loro catalogazione fra le opere della scultura,
collocandole piuttosto tra quelle del design industriale. Difatti, seppur sia considerata superata
l’interpretazione che rinviene nell’unicità del pezzo il presupposto dell’opera di scultura, è vero
tuttavia che la riproduzione del medesimo modello in un numero indeterminato di esemplari, la
presentazione delle figurine come prodotto dell’azienda THUN (piuttosto che come opera d’arte
del singolo artista), le modalità di diffusione sul mercato mediante negozi monomarca (ma spesso
presso negozi che vendono articoli di arredamento, da regalo e/o bomboniere, cartolerie e simili),
inducono a preferire la classificazione della fattispecie nell’ambito della categoria di cui al n.10
dell’art. 2 L.d.A. Non secondaria, a parere di questo Collegio, appare la riflessione - recepita
dalla giurisprudenza di merito – secondo cui l’apporto diretto e personale dello scultore o del
pittore si diluisca quando l’opera venga realizzata industrialmente in un ampio numero di articoli.
Ciò non vale in alcun modo ad escludere la tutelabilità di tali creazioni quali disegni industriali,
in quanto la loro riproducibilità su larga scala è tipica della realizzazione industriale e il valore
artistico e il carattere creativo, considerati quali scindibili dall’elemento dell’industrialità, ben
possono manifestarsi anche mediante forme semplici e ripetibili.
Per quanto concerne l’eccezione sollevata da parte attrice in sede di discussione orale, questo
Collegio non ritiene di condividere pienamente la prospettazione della difesa sul valore da
attribuire all’espressione “as artistic works”, che ben potrebbe essere letta, non come indicazione
di portata puramente denominativa, bensì come indicazione di contenuto. In tale diversa
accezione quindi la asserita aggiunta operata dalla Direttiva non apparirebbe tale, bensì soluzione
esplicativa di una indicazione già contenuta nella Convenzione di Berna.
In ogni caso, nella fattispecie in esame, si ritiene di poter superare la problematica (che
necessariamente richiederebbe la rimessione alla Corte di Giustizia), in quanto il Collegio ritiene
inquadrabili le figurine tridimensionali di Thun nella categoria enunciata al n.10 dell’art. 2 l.d.a.,
pagina
12 di 26
la propria individualità (in quanto tutte diverse fra loro), pur rivelando la medesima impronta.
RG n. 24825/2012
Repert. n. 1502/2016 del 16/02/2016
dato che la riproduzione seriale e per un numero indefinito di pezzi le rende inadatte ad essere
comprese tra le opere della scultura e delle arti figurative.
Ora, al fine di orientare il giudizio di valore che consente ai disegni e modelli di cui all’art. 2 n.10
L.d.A. di accedere alla tutela autorale, si ritiene utile riprendere le indicazioni fornite - anche
recentemente - dalla Corte di Cassazione, in merito alla valutazione degli elementi del carattere
13/11/2015).
3.1 Il carattere creativo. In merito al primo profilo, da interpretarsi in base al costante
orientamento giurisprudenziale dell’art. 1 della l. 633/1941, questo Tribunale si è già espresso,
ritenendo i modellini Thun dotati del requisito della creatività. Per giurisprudenza consolidata,
difatti, tale concetto non corrisponde a quello di novità assoluta, creazione e originalità, facendo
piuttosto riferimento alla personale e soggettiva interpretazione di un qualcosa che già può
esistere nella realtà concreta e che si manifesta con l’estrinsecazione dell’idea espressiva
dell’autore che prende forma nella realtà (v. Cass. civ. sent. n. 25173 del 28 novembre 2011;
Cass. Civ. n. 5089 del 12 marzo 2004). E’ da disattendere l’eccezione della convenuta, la quale
ha sottolineato che “la simbologia di Thun” e l'idea di raffigurarla attraverso una forma “onirica”
siano tipiche del Nord Europa, e che i prodotti di parte attrice, rappresentando una tendenza del
mercato di realizzare elementi decorativi ispirati al mondo naturale (tendenza reperita dal
patrimonio culturale altoatesino), debbano essere considerati privi di novità e originalità.
Al riguardo giova ricordare che, a partire dagli anni cinquanta, momento dell’ideazione delle
figurine e del loro ingresso sul mercato, sia stato valorizzato il carattere innovativo della scelta
stilistica degli autori, dato principalmente dall'utilizzo di forme arrotondate, dall’aspetto sognante
dei soggetti realizzati, dall’espressione gioiosa e sorridente che infonde serenità e buonumore,
dall’impiego di materiali e colori che nel loro insieme portano a costituire un’opera sicuramente
creativa e dotata di un indubbio pregio estetico. Nel tempo, i modelli che hanno arricchito la
collezione, tutti fra loro differenti, sono stati caratterizzati dal medesimo inconfondibile stile,
dalla qualità dei materiali e dei colori oltre che dalle forme connotate da linee arrotondate e
sinuose che consentono di individuare l’esatta provenienza dalla produzione Thun. L’elemento
creativo è difatti evidente in ciascuna delle opere per le quali è invocata la tutela ed è
immediatamente percepibile da parte del consumatore. Ciò ha determinato il successo della
società produttrice e reso celebri in tutto il mondo i suoi prodotti.
pagina
13 di 26
creativo e del valore artistico dell’opera dell’ingegno (v. Cass. civ, sez. I, sent. n. 23292 del
RG n. 24825/2012
Repert. n. 1502/2016 del 16/02/2016
3.2 Il valore artistico. Sotto un secondo profilo, la Suprema Corte, consapevole del fatto che il
concetto di “artisticità” sia aleatorio, e dunque privo di una definizione univoca con carattere
esaustivo, ha individuato una serie di parametri di natura oggettiva e soggettiva, cui riferirsi per
riconoscere la presenza in un’opera di design.
Tra i parametri soggettivi (da valutarsi in base alla sensibilità artistica, al gusto personale e al
spiccato carattere soggettivo, in relazione alle forme normalmente riscontrabili nei prodotti
similari presenti sul mercato, e l’autonoma rilevanza di cui deve essere dotato.
D’altra parte, tra i parametri oggettivi sono da considerare: la presenza di riconoscimenti in
ambienti culturali e istituzionali circa la sussistenza delle qualità estetiche e artistiche e la
presenza di un valore che trascende la stretta funzionalità e la mera eleganza delle forme;
l’esposizione in mostre, musei, riviste specialistiche di settore; la partecipazione a manifestazioni
artistiche; il conferimento di premi; articoli di critica; la vendita sul mercato artistico, non
commerciale; e nel caso di vendita sul mercato commerciale il dato che l’opera deve aver
acquisito un valore particolarmente elevato che implica l’attribuzione di un valore artistico; infine
non va trascurata la notorietà dell’artista. La circostanza che le opere siano distribuite anche sul
mercato commerciale non vale ad escluderne il valore artistico, essendo esplicitamente indicato
tale caso tra i parametri suesposti.
La Suprema Corte ha peraltro evidenziato che la valenza artistica di un’opera di design vada
valutata caso per caso, dato che i parametri forniti - in specie quelli oggettivi - sono condizionati
dal fattore temporale (che può implicare un riconoscimento non immediato) e pertanto non
possono costituire un elenco esaustivo, assumendo valore anche se considerati disgiuntamente ai
fini di tale valutazione.
Nel caso di specie deve essere riconosciuto il valore artistico delle figurine tridimensionali che,
pertanto, possono essere considerate a pieno titolo opere di design industriale, anche sulla base
dei parametri già menzionati dalla giurisprudenza e creatasi in tema di diritti Thun ovvero
“l’amplissimo riscontro in termini di pubblicazione sulle maggiori riviste, italiane ed
internazionali, di esposizione in fiere e cataloghi, di diffusione di negozi monomarca e corner di
grandi magazzini di tutto il mondo”. Si consideri che due statuette di angeli, tra le opere più
celebri di Thun, sono state poste in mostra all’esposizione “Quali cose siamo”, presso la
pagina
14 di 26
sistema percettivo del singolo) rientrano le emozioni estetiche che l’oggetto deve suscitare, il suo
RG n. 24825/2012
Repert. n. 1502/2016 del 16/02/2016
Triennale Design Museum di Milano, organizzata in collaborazione con la Fondazione Museo del
Design e curata dall'architetto e designer Alessandro Mendini.
Può d’altro canto aversi riguardo all’ampia diffusione delle creazioni Thun e all'interesse
suscitato dal fenomeno in ambienti culturali ed artistici, al fine di dimostrare che i consumatori
acquistano tali prodotti, non solo per la loro funzione (di arredo, come bomboniera, ecc.), ma
ad altri prodotti simili sul mercato (v. Trib. Milano Sez. Spec. in materia di impresa, n.
12773/2013). Risulta evidente che i modellini frutto della creatività Thun possiedano quel quid
pluris che li distingue, non solo in base alla funzionalità e alla mera eleganza estetica, ma
attribuendo ai singoli pezzi una propria “artisticità”.
Le opere Thun vanno considerate modelli di design industriale, meritevoli della tutela ex art. 2 n.
10 L.d.A., essendo dotate intrinsecamente - secondo le argomentazioni sin qui svolte - di valenza
artistica e carattere creativo, ed essendo contrassegnate da uno stile inconfondibile che come un
ricorrente leitmotif caratterizza i singoli pezzi.
Alla luce di tutte le considerazioni fin qui esposte, ripetutamente condivise dalla giurisprudenza
civile, con specifico riferimento alle figurine della Thun, il Collegio ritiene che non possa
assumere alcun valore decisivo la relazione peritale eseguita nell’ambito del procedimento penale
dal Dott. Sanseverino.
4. Il confronto tra i prodotti Thun e i prodotti di Due Esse Distribuzioni. La
contraffazione.
Nel corso del procedimento cautelare (R.G. 58309/2011) sono stati descritti ottantacinque
prodotti della convenuta così come ritratti nelle novantasei foto allegate alla relazione peritale del
9 novembre 2011.
Tuttavia, prima di procedere all’analisi della tabella comparativa degli oggetti descritti (all. 8
relazione peritale), occorre ricordare che in detta relazione siano presenti alcuni prodotti alla cui
tutela cautelare Thun ha rinunciato (ovvero i modelli delle statuette tridimensionali raffiguranti la
margherita), altri per i quali non è stato confermato il provvedimento di descrizione, non avendo
ravvisato il giudice i presupposti per la tutela, in particolare il gufo in terracotta e i gufi di colore
blu (foto 1, 77, 78, 79 relazione peritale); e infine, la linea di prodotti raffiguranti il gufo
pagina
15 di 26
anche in considerazione del loro valore estetico ed artistico, nonostante il costo superiore rispetto
RG n. 24825/2012
Repert. n. 1502/2016 del 16/02/2016
(fotografie nn 2-26 e 44 relazione peritale) alla cui commercializzazione Due Esse Distribuzioni
ha rinunciato in sede di merito.
Nonostante ciò, ampio permane l’ambito di indagine ai fini del giudizio di contraffazione, avendo
esso ad oggetto un ingente numero di modellini ed utensili per la casa, riproducenti alcuni dei
simboli tipici della tradizione THUN, pur nelle più variegate espressioni e rielaborazioni
Innanzitutto è necessario sgomberare il campo dalla tesi di parte convenuta che vede negli articoli
rinvenuti nel corso del procedimento di descrizione dei meri campioni. Come già evidenziato
nell’ordinanza emessa in sede cautelare, la stessa esposizione presso la sede legale in cui è stata
eseguita la descrizione, evidenzia una volontà di offrirli in vendita. Parimenti è da notare che
nell’ambito dell’esposizione al Macef 2012 i prodotti esposti erano contrassegnati dal prezzo
unitario di vendita (vedi verbale del Servizio di Tutela della proprietà industriale e intellettuale
della Fiera di Milano, del 6.1.2012, doc. 25 di parte attrice). Ancor più convincente è la tesi di
parte attrice secondo cui i campioni (samples) vengono separatamente indicati nelle fatture
rinvenute e dovrebbero essere forniti in numero decisamente inferiore rispetto a quello reperiti.
Inoltre, parte convenuta ha specificatamente contestato la sussistenza della contraffazione,
affermando - sulla scorta dell’indagine peritale svolta nel procedimento penale innanzi al GIP di
Taranto (proc. pen. R.G.N.R. 5116/11) - che i prodotti di Due Esse siano contenuti in scatole che
non riproducono il marchio di parte attrice, che la fattura sia “sgraziata”, che vi siano marcate
sbavature nei dettagli di colore e che sia stata adoperata una tecnica “rozza” nella posa dei
pigmenti. Al contrario, i prodotti di Thun sarebbero caratterizzati dalla precisione e dalla
rifinitura delle linee, come emerge anche dalle rivendicazioni grafiche del modello, dall’intensità
e dalla chiara percepibilità dei colori o delle gradazioni di tono.
Due Esse afferma inoltre che i propri articoli si distinguano da quelli di parte attrice per
dimensioni, forme e colori (si vedano i ciondoli e i portachiavi) e che, per quanto attiene agli
oggetti che ripropongono il tulipano, la margherita e il girasole, siano differenti il materiale
utilizzato (la resina anziché la terracotta), i colori, il numero dei fiori rappresentati e la tipologia
di vaso riprodotto. Inoltre, il fiore - dotato di proprie peculiarità quali il numero e il
posizionamento delle foglie - viene utilizzato da Due Esse come elemento decorativo e applicato
su articoli diversi; ancora, i modellini della papera e del pappagallo sono, secondo la convenuta,
pagina
16 di 26
(quadrifoglio, cuore, tulipano, girasole).
RG n. 24825/2012
Repert. n. 1502/2016 del 16/02/2016
diversamente rappresentati; infine, il gufo sarebbe un soggetto diffuso sul mercato e riproposto
da società quali Egan e Carraro.
Ritiene sul punto il Collegio che, per quanto possa ammettersi, condividendo la prospettazione di
parte convenuta, che si tratti di figurine liberamente ispirate al mondo naturale, al patrimonio
altoatesino e/o alla tradizione nord-europea, la loro rielaborazione da parte di Due Esse non
espressive di Thun, in aperta violazione dei diritti di esclusiva da questa azionati.
E’ difatti noto, per giurisprudenza costante della Suprema Corte, che ai fini del giudizio di
contraffazione si debba fare riferimento al ricordo mnemonico che del prodotto possa avere
l’utilizzatore informato o il consumatore, i quali difficilmente potranno procedere al raffronto
diretto. Pertanto, per quanto i prodotti di Due Esse presentino elementi che non si attagliano alla
qualità del prodotto Thun e ne rappresentano una “rozza” riproduzione – si pensi alle sbavature
dei colore o al diverso materiale di realizzazione, come fa notare anche la convenuta – bisogna
evidenziare che si tratta di semplici particolari, la cui sussistenza non risulta conclusiva ai fini
della verifica dell’imitazione, considerando che - ad una visione d’insieme - sono
immediatamente richiamati i caratteri peculiari delle figurine in ceramica di parte attrice, cui
evidentemente si ispirano.
Si concorda quindi con la prospettazione di parte attrice secondo la quale la contraffazione da
parte di Due Esse si svolgerebbe su un “doppio livello”, mirando la convenuta a riprodurre, da
una parte, l’aspetto complessivo del prodotto (con riguardo alla morbidezza di linee e forme che
costituisce lo “stile inconfondibile” di THUN) e dall’altro i dettagli. Si pensi ad esempio al fiocco
apposto alla figurina del vaso in ceramica contenente il girasole o il tulipano, dettaglio non
necessario alla convenuta ed evidentemente recepito dalla specifica rielaborazione creativa di
Thun; al girasole associato all’orsetto, al colore rosso con ciondolo oro del suo collare o ancora
all’associazione a questa figurina del simbolo del “quadrifoglio”, seppur con una minima variante
consistente nell’inserirla entro il piccolo riquadro apposto sulla chiave; e infine all’accostamento
della margherita al gufo (si veda tabelle comparative, docc. 21 - 24 Thun).
Per quanto attiene poi alla violazione del diritto d’autore, può affermarsi che integra
contraffazione la riconoscibilità dei tratti espressivi e creativi tipici dell’opera originale nei
prodotti di Due Esse.
pagina
17 di 26
presenta alcuna propria peculiarità ed integra soltanto una riproduzione delle scelte stilistiche ed
RG n. 24825/2012
Repert. n. 1502/2016 del 16/02/2016
Tale forma di contraffazione presuppone, d’altra parte, l’originalità e la novità della creazione
che si presume contraffatta, elementi sufficientemente provati in precedenza (si pensi all’utilizzo
ricorrente negli articoli Due Esse della simbologia Thun).
Al riguardo si innesta la differenza fra il criterio di “riconoscibilità individuale” della
contraffazione di opere dell’ingegno rispetto al parametro del carattere individuale tipico di
nell’utilizzatore informato viene in specie sostituita da un giudizio sull’eventuale usurpazione
della funzione estetica dell’opera e dei suoi elementi creativi (il girasole, la margherita, il
tulipano rosso).
Ciò che conta è la riproduzione, seppur camuffata, di un’opera in un’altra, e non piuttosto il
rischio di confusione. Tale “camuffamento” è più che mai evidente nei prodotti commercializzati
dalla concorrente: si veda a titolo di esempio la famiglia di oggetti raffiguranti il tulipano, in cui
la contraffattrice non compie neppure lo sforzo di apporre una variante alla versione originale
(tabella 3, foto 5 del doc. 24 di parte attrice); lo stesso può dirsi della linea contenente la papera,
che viene riproposta solo in differenti colori, e comunque accostata al simbolo tipico del tulipano
(tabella comparativa 11, foto 18-19).
Se la violazione del diritto d’autore è data dall’indebita appropriazione di elementi creativi di
un’opera ai fini della loro abusiva utilizzazione in un'altra, ciò corrisponde esattamente alla
condotta di Due Esse i cui prodotti presentano semplici modifiche di dettaglio, strumentali ad un
semplice camuffamento della contraffazione operata.
Per quanto attiene ai parametri di valutazione di questa contraffazione, si esclude che essi
debbano essere riferiti solo al mercato dell’arte (come vorrebbe Due Esse): se la creazione gode
della protezione autorale in quanto prodotto rinomato, riconosciuto e diffuso su larga scala, priva
di qualunque attinenza è la circoscrizione del giudizio di contraffazione ad un mercato tanto
ristretto.
5. Concorrenza sleale
In merito all’addebito di concorrenza sleale, il Collegio ritiene sussistenti tanto l’appropriazione
di pregi, facilmente desumibile dalle considerazioni già svolte in tema di contraffazione, quanto
l’imitazione servile confusoria e la concorrenza parassitaria.
pagina
18 di 26
modelli o disegni registrati. Il criterio della diversa impressione generale suscitata
RG n. 24825/2012
Repert. n. 1502/2016 del 16/02/2016
Quanto alla fattispecie di imitazione servile, secondo la prospettazione di Due Esse, le forme
THUN non avrebbero efficacia individualizzante in quanto i prodotti non possono essere
considerati nuovi e non hanno caratteristiche tali da consentire la distinzione nell'ambito del
segmento di mercato interessato. Sarebbero inoltre diversi i prezzi ed i canali di distribuzione,
costituiti dai negozi monomarca per Thun e dai mercati rionali con esposizione in bancarella per
Due Esse), elementi che valgono ad escludere il rischio di confusione.
Tuttavia il Collegio non concorda con tale prospettazione, ritenendo evidente l’imitazione
pedissequa e fedele dei prodotti della più famosa concorrente e del suo segno distintivo
tridimensionale, che, in quanto non banale, è idoneo a rendere il prodotto riconoscibile dal
consumatore medio come proveniente da Thun, che lo ha per primo adottato.
Ciò va ravvisato sul presupposto, correttamente rilevato dalla convenuta, che l'imitazione
rilevante ai sensi della fattispecie de qua non esiga la riproduzione di qualsiasi forma del prodotto
altrui, ma solo di quella che concerne le caratteristiche esteriori dotate di efficacia
individualizzante, e cioè idonee, in virtù della loro capacità distintiva, a ricollegare il prodotto ad
una determinata impresa, sempre che la ripetizione dei connotati formali non si limiti a quei
profili resi necessari dalle caratteristiche funzionali del prodotto. E’ chiaro pertanto che la forma
imitata pedissequamente dal concorrente debba possedere - accanto al requisito della capacità
distintiva (parametrata alla valutazione e riconoscibilità da parte del pubblico) - una “notorietà
qualificata”, che consenta al consumatore di individuare tanto la provenienza del prodotto quanto
la sua estensione territoriale e merceologica, incidendo concretamente sulla scelta d’acquisto.
Per tali motivi, ai fini dell’accertamento circa l’integrazione della fattispecie (di cui al n.1
dell’art. 2598 c.c.), comunemente considerata di pericolo, va emesso un giudizio di cd.
“confondibilità” (e non necessariamente di effettiva confusione) tra i prodotti messi a confronto,
e tale giudizio va parametrato alla capacità critica del consumatore medio.
Ritiene questo Collegio che i prodotti commercializzati da Due Esse, oltre a differenziarsi da
quelli dell’attrice solo per dettagli non facilmente percepibili, e come tali irrilevanti, sono tali da
ingenerare nel consumatore medio l’effetto confusorio circa l’origine del prodotto acquistato,
connotando la condotta della convenuta di quella slealtà censurabile ai sensi della fattispecie di
imitazione servile.
pagina
19 di 26
Due Esse, e diversi sarebbero i marchi (Thun per parte attrice e Welk Home o il cuorifoglio per
RG n. 24825/2012
Repert. n. 1502/2016 del 16/02/2016
Tra i dettagli considerati inidonei ad incidere sul giudizio di confondibilità si pensi alla sporadica
modifica dei colori (ad esempio lo “champagne” e giallo del girasole che viene presentato da
Thun in giallo e marrone) o della forma del ciondolo apposto al collare rosso dell’orsetto (in
entrambi i casi in colore oro). Dunque, considerando che il consumatore medio opera le proprie
scelte sulla base dell’impressione generale suscitata dal prodotto e del ricordo, spesso impreciso,
della valutazione sulla confondibilità tra i prodotti. Ciò può dirsi a fortiori confrontando i modelli
contenuti nella tabella comparativa di cui al doc. 24 di parte attrice (anche allegata alla relazione
peritale, all. 8), che nel complesso suscitano la medesima impressione agli occhi del consumatore
medio.
Il Collegio ritiene altresì sussistente la fattispecie di cui al n. 2 dell’art. 2598 c.c., dato che appare
fondata la tesi dell’attrice, secondo la quale le condotte di Due Esse integrano anche atti di
concorrenza sleale per appropriazione di pregi.
Considerando “pregi” tutti i fatti riguardanti i caratteri dell’impresa, i risultati da essa conseguiti
o le qualità dei prodotti offerti che rappresentino motivi di preferenza di questa rispetto alle altre,
ed avendo valutato lo “stile Thun” come dotato di intrinseca capacità distintiva tanto presso il
consumatore medio quanto presso quello informato e mediamente esperto, questo Collegio
ritiene costituire indebito agganciamento ex art. 2598 n. 2 c.c. all’attività e al prodotto di Thun, la
riproduzione delle sue forme da parte dei prodotti commercializzati da Due Esse, per usufruire
indebitamente del credito di cui esso gode presso il consumatore, per qualità e stile. Mediante la
riproduzione delle qualità tipiche dei prodotti di parte attrice, Due Esse si è difatti agganciata
indebitamente alla notorietà di cui gode Thun, approfittando in modo parassitario del suo lavoro e
degli investimenti che si sono resi necessari ai fini di tale accreditamento positivo. Inoltre,
l’accostamento dei prodotti Due Esse a quelli qualitativamente superiori Thun implica la
svalutazione di questi ultimi per i motivi più volte esposti.
Gli elementi delle creazioni Thun cui parte convenuta sembra ispirarsi sono la scelta dei soggetti,
le pose, i tratti bombati, l'abbinamento dei personaggi a decorazioni che nulla hanno a che vedere
nella realtà con i personaggi medesimi (quali quadrifogli, fiori, ciondoli di vario genere), il colore
avorio (che richiama il colore champagne di Thun, ugualmente corredato da sfumature che ne
rimarcano i tratti), una scelta di vari elementi che nel loro insieme concorrono a richiamare nella
percezione del consumatore le creazioni Thun ed il maggior pregio di queste ultime,
pagina
20 di 26
di precedenti esperienze, la considerazione dei dettagli costituisce elemento marginale ai fini
RG n. 24825/2012
Repert. n. 1502/2016 del 16/02/2016
riproponendo gli oggetti e lo stile che li contraddistinguono ad un prezzo inferiore e più
abbordabile, ed in tal modo screditandole.
Il Collegio ha inoltre considerato l’elevato numero di articoli contraffatti ai fini della valutazione
circa la sussistenza della concorrenza sleale parassitaria, da inquadrarsi sia nell’ambito della
tutela di cui al n. 2 sia nei comportamenti contrari alla correttezza professionale di cui alla
Thun sono ottantacinque articoli che riproducono in modo non casuale e ripetitivo le scelte
stilistiche e, dunque, le iniziative imprenditoriali di parte attrice.
Tale forma di concorrenza si realizza, difatti, mediante un continuo e sistematico operare sulle
orme dell'imprenditore concorrente; l’idoneità dei comportamenti a danneggiare la società attrice
ne costituisce un presupposto normativo.
Ritiene il Collegio che la slealtà della condotta, sotto lo specifico profilo in analisi, risulti
evidente. La scelta della convenuta di apporre taluni dettagli tipici e non convenzionali di Thun
alle singole figurine senza fornire alcuna rielaborazione personalizzata dei modelli, che parte
convenuta vorrebbe semplicisticamente essere tratti da un patrimonio comune (quello del mondo
naturale), denota uno sfruttamento sistematico della creatività Thun.
Gli elementi riprodotti costituiscono tratti distintivi dello “stile Thun”, e sono sintomatici,
insieme all’elevato numero di prodotti in oggetto, della tendenza di Due Esse all’imitazione tanto
diacronica (delle singole iniziative del concorrente), quanto sincronica (perché effettuata a breve
periodo dal lancio dei prodotti, ovvero nel periodo durante il quale l’ideatore ha ancora ragione di
attendersene degli utili).
Considerando che la creatività Thun è ancora oggetto di tutela non essendosi spersonalizzata né
generalizzata la sua interpretazione dei soggetti riprodotti, può ritenersi con sufficiente certezza
che il suo sfruttamento, senza apporti creativi da parte di Due Esse, costituisca atto di scorrettezza
professionale che altera il meccanismo concorrenziale danneggiando la società attrice.
6. Sulla domanda riconvenzionale di Due Esse.
Per quanto attiene alla domanda riconvenzionale di condanna al risarcimento del danno da
procedimento esecutivo proposta da parte convenuta, può dirsi che – accertate le modalità di
svolgimento della descrizione ed i suoi esiti – le doglianze della parte siano infondate (v. verbale
di descrizione del 24/10/11 all. al fascicolo cautelare). La descrizione è stata effettuata
pagina
21 di 26
fattispecie sub n. 3 dell’art. 2598 c.c.. Difatti, oggetto della violazione dei diritti di esclusiva
RG n. 24825/2012
Repert. n. 1502/2016 del 16/02/2016
dall’ufficiale giudiziario presso la sede legale di Due Esse Distribuzioni S.r.l. in Martina Franca
(TA) in presenza della socia Angela Scatigna, alla quale è stata regolarmente notificata copia del
decreto. Le operazioni sono state svolte inoltre in presenza dell’avvocato Mancini, del consulente
tecnico nominato dott. Grassi e dei Marescialli della Guardia di Finanza Calafiore e Salvatore.
Sono stati effettuati gli opportuni rilievi fotografici e richiesta la documentazione contabile. Il
documentazione ai fini contabili. La merce rinvenuta è stata sottoposta a sequestro ex art. 354
c.p.p. con nomina del custode giudiziale, il sig. Michele Scatigna, legale rappresentante di Due
Esse. Non risultano pertanto anomalie nello svolgimento delle operazioni peritali né in quelle di
descrizione come sostenuto dalla difesa di parte convenuta.
Inoltre, alla luce delle considerazioni svolte, accertata la responsabilità di Due Esse in merito alla
contraffazione e alla concorrenza sleale, può escludersi vi siano gli estremi per riconoscere a
questa un danno all’immagine e alla reputazione.
Lo stesso può dirsi in relazione alle operazioni compiute dal Servizio di Tutela presso il Macef
2012, dovendosi osservare come lo stesso legale rappresentante di Due Esse, presente
nell’occasione, abbia dato atto del fatto che nessun danno era stato arrecato a persone o cose. Né
sono state evidenziate ulteriori irregolarità.
7. Il risarcimento del danno
Occorre premettere che con l’ordinanza del 17/12/13 il Giudice ha chiesto al CTU di accertare il
numero complessivo di prodotti acquistati, importati e/o venduti dalla società convenuta, il
fatturato e gli utili realizzati dalla società con la vendita dei prodotti contraffatti e l’equa royalty
che la convenuta avrebbe dovuto eventualmente corrispondere se parte attrice avesse prestato il
proprio consenso.
Le operazioni peritali si sono svolte in più tranches e l’incompletezza della documentazione
contabile, segnalata dal consulente tecnico, in occasione delle prime operazioni di descrizione
presso Due Esse, ha indotto il giudice ad ordinarne l’integrazione. Tale lavoro supplementare ha
messo in evidenza degli acquisti di prodotti da parte di Due Esse Distribuzioni S.r.l. verso società
appartenenti al medesimo gruppo Due Esse S.r.l. e Due Esse Christmas S.r.l., delle quali non è
stata fornita notizia. Sulla base di tali presupposti fattuali parte attrice ha richiesto una riapertura
pagina
22 di 26
verbale, aperto ad ore 10,30, si è chiuso alle ore 18.10, con richiesta di integrazione della
RG n. 24825/2012
Repert. n. 1502/2016 del 16/02/2016
delle operazioni peritali ovvero, in subordine, un’integrazione del risarcimento, in forma
equitativa.
Va rilevato che le due società, i cui nominativi sono emersi nel corso delle operazioni peritali,
non possono essere oggetto dell’ordine di esibizione richiesto da Thun s.p.a. al fine di pervenire
ad una più ampia determinazione del risarcimento dovuto, non essendo queste parti del giudizio
In merito alla domanda di risarcimento del danno, il Collegio non ritiene necessario dare ingresso
ad un’ulteriore lunga ed articolata istruttoria per pervenire ad una precisa quantificazione del
danno, peraltro estremamente difficile da ricostruire.
Il CTU, nella relazione definitiva del 23 marzo 2015, ha indicato ottantaquattro articoli oggetto
del provvedimento di descrizione, e ha accertato la commercializzazione di tre di questi.
In merito al quesito a), ha indicato i pezzi venduti nel numero di 17.448 e i prodotti
complessivamente acquistati nel numero di 31.140 (di cui 13.692 in giacenza). In merito al
quesito b) relativo al fatturato, il consulente tecnico ha accertato che le vendite complessive di
prodotti di interesse, e dunque dei prodotti in accertata contraffazione degli articoli Thun,
intervenute nel periodo aprile 2011 – marzo 2012, ammontavano ad Euro 8.739,4.
Infine, dal rapporto tra prezzo di acquisto e di vendita dei prodotti si è determinato un margine
unitario sul prodotto nella misura media del 57,56 %, pari a complessivi € 5.030,23 (tale essendo
il relativo utile).
A fronte di tali utili realizzati dalla convenuta, parte attrice ha chiesto il risarcimento del lucro
cessante quantificandolo mediante il riferimento al proprio mancato guadagno per un numero di
pezzi corrispondenti a quelli reperiti presso la convenuta, che ammonterebbe a € 93.420,00,
qualora si ipotizzasse un utile medio netto pari a € 3,00 per pezzo.
Ritiene il collegio che non possa considerarsi che ad ogni pezzo venduto o offerto in vendita da
Due Esse corrisponda automaticamente una mancata vendita per Thun, in quanto il divario di
qualità, prezzi e canali di vendita non induce a ritenere una pari omogeneità di acquisti da parte
dei consumatori.
Tuttavia, tenendo presenti i criteri di cui all’art. 125 c.p.i. e considerate le peculiarità sopra
indicate, appare congruo nella fattispecie in esame fare riferimento alla liquidazione del
risarcimento in una somma globale, che, sulla base dei riferimenti monetari di cui sopra, nonché
sulla base della natura dei prodotti, della documentazione in atti e delle indicazioni fornite dal
pagina
23 di 26
né soggette pertanto al complessivo accertamento sulla responsabilità per la contraffazione.
RG n. 24825/2012
Repert. n. 1502/2016 del 16/02/2016
CTU in sede di descrizione, si ritiene di poter indicare nella somma di €. 20.000, in moneta
attuale e comprensiva degli interessi legali maturati ad oggi. In tale liquidazione viene assorbita
la c.d. equa royalty, cui deve farsi riferimento, ai sensi dell’ultima previsione del secondo comma
dell’art. 125 c.p.i. al fine di verificare che il calcolo il luco cessante non sia liquidato in misura
inferiore all’ammontare della stessa (nella specie la ragionevole royalty si sarebbe attestata in una
Si deve inoltre ritenere che l’immissione sul mercato di prodotti contraffatti, idonei a generare
confusione nel consumatore medio, configura un evidente svilimento dell’immagine commerciale
dell’azienda attrice e dei suoi prodotti, in particolare considerando che i prodotti poggetto della
contraffazione sono di qualità manifatturiera inferiore e venduti a un prezzo notevolmente più
basso.
Per le ragioni esposte il Collegio ritiene sussistente anche un danno di natura non patrimoniale
causalmente riconducibile alla condotta della convenuta, dovendo quantificare in via equitativa il
risarcimento dovuto a tale titolo, in una somma pari alla metà del danno patrimoniale, come già
liquidato. Tale somma viene quindi determinata in € 10.000, in moneta attuale e comprensiva
degli interessi maturati ad oggi, fatti salvi gli ulteriori interessi al tasso legale dalla data della
presente pronuncia al saldo.
8. Provvedimenti disposti.
Alla luce delle considerazioni svolte devono trovare accoglimento le domande formulate da parte
attrice con riferimento all’accertamento della titolarità dei diritti sui modelli registrati nonché
alla titolarità del diritto d’autore (per i suoi aspetti patrimoniali) in capo a Thun, per tutti i
modelli per cui è causa, con le conseguenti pronunce di inibitoria, assistita da penale, di ritiro dal
mercato e distruzione dei prodotti ritenuti in violazione.
La convenuta inoltre è condannata al risarcimento dei danni nella misura sopra determinata, oltre
interessi nella misura legale dalla pronuncia al saldo.
Appare fondata anche la domanda di pubblicazione della presente sentenza, con le modalità di cui
al dispositivo. Tutte le altre richieste istruttorie possono ritenersi assorbite dalle decisioni assunte.
Quanto alla statuizione sulle spese, la totale soccombenza della società convenuta ne determina la
condanna al pagamento degli oneri processuali, compresi quelli della fase cautelare. Tali spese
sono liquidate in favore di parte attrice come di seguito, ai sensi della legge n. 27/12 ed al DM n.
pagina
24 di 26
somma compresa fra tra €.1.257, 58 e €.1.509,10).
RG n. 24825/2012
Repert. n. 1502/2016 del 16/02/2016
140/12 (vedi artt. 4, 5 e 11), dovendo seguirsi la giurisprudenza della Cassazione (sentenza n.
18920/12 delle S.U. del 26.9/5.11.2012), secondo la quale l'attività difensiva va liquidata con
riferimento alla nuova regolamentazione laddove la stessa si sia conclusa successivamente al
momento di intervenuta abrogazione delle previgenti tariffe professionali. Il valore da assumere
come base per il calcolo è quello rappresentato dalle somme liquidate a titolo risarcitorio. Si
€. 5.872. Per la fase di merito: €. 7.250 per compensi ed €. 364 per esborsi, e così in totale €.
7.614. Su dette spese sono ancora dovuti il rimborso delle spese forfettarie previste per legge ,
nonché iva e contributi nella misura di legge.
Sono poste in via definitiva a carico della convenuta anche le spese del CTU, nella misura già
liquidata in corso di causa, nonché le spese del CT di parte attrice in misura non superiore a
quelle liquidate al CTU (€. 4.419,89).
P.Q.M.
il Collegio definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti:
1) dichiara che la produzione, detenzione, offerta in vendita e commercializzazione dei prodotti
della Due Esse Distribuzioni s.r.l., quali accertati in sede di descrizione, costituiscono
contraffazione dei modelli registrati azionati dalla Thun s.p.a. e dei diritti d’autore spettanti alla
medesima sui seguenti articoli: C034 (A 029262 - 10/08/2005), C035 (A 029263 – 10/08/2005),
C585 (A 004490 - 21/12/2001,), C311 (A 032641 – 06/03/2003), S207 (A 012791 - 27/03/2003,),
C866 (A 029224 – 10/08/2005), C868 (A 029229 - 10/08/2005), S208 (A 010841 - 11/12/2002),
F732 (A389214 – 16/11/2000), F739 (A 019726 – 17/03/2004);
2) dichiara che le condotte di cui al punto 1) costituiscono altresì atti di concorrenza sleale ai
sensi dell’art. 2598 nn.1, 2 e 3 c.c.;
3) inibisce alla convenuta la continuazione della condotta illecita sopra indicata ed in particolare
l’importazione, l’offerta al pubblico, in qualsiasi forma, e la commercializzazione dei prodotti
sanzionati;
4) ordina il ritiro dal mercato e la distruzione dei prodotti ritenuti in violazione del diritto
d’autore e dei modelli registrati da Thun, sanzionati anche ai sensi dell’art. 2598 n. 1, 2 e 3 c.c.;
5) condanna la convenuta al risarcimento dei danni in favore della Thun s.p.a., risarcimento
liquidato in via equitativa ed in moneta attuale in €. 30.000, con gli ulteriori interessi al tasso
legale dalla data della pronuncia al saldo;
pagina
25 di 26
liquidano pertanto per la fase cautelare €. 5500 per compenso ed €. 372 per spese, e così in totale
RG n. 24825/2012
Repert. n. 1502/2016 del 16/02/2016
6) fissa a carico della convenuta la penale di € 10 per ogni violazione e di € 1.000 per ogni giorno
di ritardo nel conformarsi alla presente pronuncia;
7) condanna la convenuta alla rifusione delle spese processuali in favore dell’attrice, liquidando
dette spese in €. 5.872, per la fase cautelare e €. 7.614 per il giudizio di merito, oltre rimborso
spese generali, Iva e CPA nella misura di legge;
di causa (€. 4.419,89) ed al rimborso delle spese del CT di parte attrice in misura non superiore a
quelle liquidate al CTU;
9) ordina la pubblicazione dell’intestazione e del dispositivo della presente sentenza a caratteri
doppi del normale, sulla rivista Vanity Fair, per una sola volta, e sulla homepage del sito di Due
Esse Distribuzioni S.r.l, autorizzando l’attrice a provvedervi a sue cure ed a spese della convenuta
qualora questa non vi provveda entro trenta giorni dalla notifica della presente sentenza.
Così deciso, in Milano nella camera di consiglio del 21 gennaio 2016.
Il Presidente estensore
Dott. Marina A. Tavassi
pagina
26 di 26
8) condanna la convenuta al pagamento delle spese del CTU, nella misura già liquidata in corso

apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

Transcript

Documenti analoghi

Untitled - Matteo Thun

scarica la sentenza - Giurisprudenza delle imprese