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Decreto di fissazione udienza n. cronol. 2130/2015 del 27/11/2015
RG n. 67269/2015
N. R.G. 67269/2015
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA “A”
Nel procedimento cautelare iscritto al n. R.G. 67269/2015 promosso da:
DIESEL S.P.A. (C.F. 00642650246), MARNI GROUP S.R.L. (C.F. 08028300963), MARNI
e dell’avv. NICCOLO’ FERRETTI (FRRNCL75C07D612F), elettivamente domiciliate in VIALE
REGINA MARGHERITA, 35 - 20122 MILANO
RICORRENTI
contro
ZARA ITALIA SRL, ZARA HOME ITALIA SRL, INDUSTRIA DE DISENO TEXIL SA,
ZARA HOME ESPANA SA
RESISTENTI
Il Presidente dott. Marina Anna Tavassi,
ha pronunciato il seguente
DECRETO
Visto il ricorso presentato nell’interesse della s.p.a. Diesel, delle s.r.l. Marni Group e s.p.a. Marni
Holding (la prima con sede legale in Breganze-Vicenza e le seconde con sede legale in Milano),
nonché della OTB s.p.a. (anche quest’ultima con sede legale in Breganze-Vicenza, ricorso teso ad
ottenere provvedimenti cautelari diversi ed in particolare di descrizione ai sensi degli artt. 129-130
C.P.I. nei confronti delle s.r.l. Zara Italia, Zara Home Italia (aventi sede legale in Milano), Industria
de Diseño Textil S.A. – Inditex e Zara Home España S.A. (aventi sede in Spagna, Arteixo, La
Coruña);
ritenuta la propria competenza a norma dell’art. 120 n. 5 C.P.I., nonché degli artt. 81, 82 e 83 del
Reg. CE 6/2002 del 12.12.2001, e la competenza territoriale a norma dell’art. 120 c. 2 C.P.I.;
rilevato che parte ricorrente agisce nei confronti di Zara Italia per l’asserita contraffazione di un
pantalone da donna denominato nella produzione della ricorrente Diesel “SKINZEE-SP”
(commercializzato ad €. 260) e nella produzione Zara “BIKER CERNIERE” (mod. 5899/167;
commercializzato ad €. 49,95);
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http://bit.ly/1S2k6Uy
Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10fd82 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee
HOLDING S.P.A. , OTB S.P.A. con il patrocinio dell’avv. GIOVANNI FRANCESCO CASUCCI
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rilevato che Diesel agisce a tutela della propria registrazione di detto modello come disegno e
modello comunitario n. 002649491-002, depositato il 10.3.2015, registrato il 12.3.2015 (doc. 8.1),
nonché del modello non registrato di cui al pantalone “SKINZEE-SP” ;
rilevato che la difesa ricorrente agisce nei confronti di Zara Home a tutela del sandalo di titolarità di
Marni, denominato “Fussbett” (commercializzato ad €. 360), asseritamente meritevole di protezione
come modello non registrato ai sensi del Reg. CE 6/2002;
rilevato che le ricorrente appaiono legittimate e portatrici di interesse alla tutela dei diritti di
proprietà industriale sopra indicati, in quanto OTB s.p.a. risulta essere la società capogruppo,
proprietaria del 100% di Diesel e del 60% di Marni Holding, essendo quest’ultima a sua volta
rilevato che le resistenti italiane sono di proprietà al 100% delle società spagnole Inditex e Zara
Home España S.a. (docc. 4 e 5), essendo inoltre il marchio comunitario “ZARA HOME” di
titolarità di Inditex (docc. 5 bis e 6);
rilevato che il modello di jeans registrato da Diesel è fortemente caratterizzato da particolari
cuciture e zip alle tasche, oltre che agli “spacchi” delle gambe del pantalone (docc. 8.2/8.4), idonei
a distinguerlo dal panorama dei pantaloni e jeans esistenti sul mercato, cosicché sembra potersi
affermare che sussistano i necessari requisiti della novità (con riferimento al momento della sua
prima divulgazione in data 15.4.2014, cfr. all. 1 al doc. 8.4 del ricorso) e del carattere individuale
(artt. 4, 5 e 6 Reg.CE 6/2002);
rilevato parimenti che in ogni caso il pantalone “SKINZEE-SP” nella sua concreta realizzazione
può essere ritenuto degno di protezione come modello non registrato presentando le necessarie
caratteristiche;
rilevato che il modello diffuso anche via internet con insegna “ZARA” sembra riprodurre le
medesime caratteristiche del modello della ricorrente ed in particolare del modello di pantalone
“SKINZEE-SP” (doc. 8.5, 8.6 e 8.7) e ciò in particolare alla luce dei raffronti di cui alle pagg. 7-8
del ricorso;
rilevato che analogamente la ricorrente Marni lamenta la contraffazione del sandalo “Fussbett”
incrociato in feltro pesante tinto filo (doc. 9.1 sandalo in feltro grigio), diffuso on line fin dal
15.1.2014 e commercializzato in Italia e all’estero (doc. 9.2 e relativi allegati 1/7), sandalo
invernale caratterizzato da una soletta anatomica e fondo in corda e gomma, tale da poter ricevere
tutela come modello non registrato ex Reg. 6/2002, presentando i requisiti della novità e del
carattere individuale;
rilevato che detto modello di sandalo appare essere stato divulgato negli ambienti specializzati dal
15.1.2014 e commercializzato per la prima volta in Italia: dal 26.6.14 a Roma, dal 26.6.14 e
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proprietaria al 100% di Marni Group (docc. 1, 2, 2 bis, 3 del fascicolo delle ricorrenti);
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10.10.14 a Milano; e nella Comunità Europea: dal 5.6.14 in UK, 12.6.14 in Spagna, 23.6.14 in
Francia, essendo stato venduto per la prima volta on line il 4.9.14 (vedi il già citato doc. 9.2 e
relativi allegati);
rilevato che il modello di sandalo Marni attualmente è venduto on line al prezzo di €. 360,00 e che
le ricorrenti hanno documentato (docc. 9.5 e 9.6) la vendita presso i negozi Zara Home di un
sandalo che sembra riprodurre le caratteristiche del predetto modello Marni, messo in vendita anche
on line (sito di zarahome) al prezzo di €. 59,00;
ritenuto che il sandalo offerto in vendita da Zara Home appare riprodurre le medesime
caratteristiche del sandalo Marni (motivo ad incrocio delle fasce sul collo del piede, stesse
materiale in feltro di colore grigio della stessa tonalità, utilizzo della suola in gomma nera, identità
della sagoma complessiva);
ritenuto che il modello non registrato è comunque tutelabile per un triennio a partire dalla sua prima
divulgazione (art. 11 Reg. CE 6/2002), onde detto triennio risulta comunque in corso sia per il
sandalo di Marni sia per il pantalone di Diesel, ove si volesse considerare anche questo tutelabile
come modello non registrato;
ritenuto che parte ricorrente ha diritto di tutelare i propri modelli sia a norma dell’art. 19 del Reg.
CE 6/2002, sia a norma dell’art. 41 del C.P.I. avverso atti di contraffazione, quali appaiono essere
quelli sopra evidenziati imputabili alle resistenti;
ritenuto che debba essere valutato anche il divario di prezzi esistente fra i prodotti dell’uno e
dell’altro gruppo, cosicché Zara offre in vendita modelli identici o fortemente simili ad un prezzo
significativamente più basso, così svilendo l’immagine dei prodotti delle ricorrenti e vanificandone
gli sforzi economici, tesi a garantire la qualità dei loro prodotti;
ritenuto che, seppure non si volesse prendere in considerazione la normativa specializzata sopra
richiamata, si potrebbe ritenere sussistente il fumus boni iuris in termini di imitazione servile ai
sensi dell’art. 2598 n. 1 c.c. per entrambi i prodotti in discussione, ovvero in termini di attività
professionalmente scorretta per ripresa abusiva del lavoro altrui ai sensi dell’art. 2598 n. 3 c.c.;
rilevato che la difesa delle società ricorrenti dà atto che il presente ricorso interviene dopo che
un’altra simile controversia era stata definita in Francia, per un modello di jeans messo in vendita
da Zara France-Inditex, accusato di interferire con le privative di Diesel, e che tale controversia era
stata transata proprio a seguito (oltre che del risarcimento danni) dell’impegno di Zara FranceInditex (doc. 15, transazione 16.3.2006, art. 1) di cessare qualsiasi attività di imitazione dei jeans
di Diesel (in quel caso denominati “Hipper”);
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dimensioni e proporzioni delle fasce, collocazione e sagoma della fibbia sul cinturino, stesso
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ritenuto, in considerazione di quanto sopra rilevato, di poter disporre la richiesta misura di
istruttoria anticipata della descrizione, disponendola inaudita altera parte nelle sole sedi italiane,
quale misura sufficiente allo stato a comprendere l’estensione del denunciato fenomeno
contraffattivo, riservando gli altri provvedimenti richiesti con il ricorso introduttivo all’esito
dell’instaurazione del contraddittorio;
ritenuto che la presenza sul mercato di prodotti sopra indicati come contraffattivi possa ingenerare
un pericolo di confusione nel consumatore e possa determinare discredito all’immagine dei prodotti
originali e sottrazione di potenziale clientela ai danni delle ricorrenti, con un pregiudizio
difficilmente ristorabile ex post;
della formazione della prova dei comportamenti sopra descritti e della entità degli stessi, in vista del
futuro giudizio di merito a fini inibitori e risarcitiori;
ritenuto, quanto al periculum in mora, che debba considerarsi sussistente la “speciale” urgenza a
provvedere in vista del protrarsi delle vendite sopra indicate, anche in vista del prossimo periodo
natalizio, mediante una diffusa offerta al pubblico, quale possibile anche tramite le vendite on line,
con pericolo di un danno irreparabile per le ricorrenti;
ritenuto sussistente il rischio di un possibile facile occultamento o dispersione dell’attività
denunciata, dei beni che ne costituiscono oggetto e delle scritture contabili inerenti la predetta
attività, onde non solo sussiste il periculum in mora, ma appare opportuno disporre almeno parte
delle misure cautelari richieste inaudita altera parte, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 129 e
130 C.P.I. (come modificati dagli artt. 55 e 56 del D.lgs. n. 131 del 13.8.2010);
ritenuto allo stato che rappresenti sufficiente immediata tutela degli interessi delle ricorrenti il
provvedimento di descrizione in Italia, riservandosi all’esito l’eventuale estensione in tutta Europa
come richiesto;
ritenuto necessario nominare un consulente in grado di operare al fine di fornire all’Ufficiale
giudiziario procedente il necessario supporto tecnico, nonché di autorizzare lo stesso ad avvalersi di
ausiliari di sua fiducia (fino a due);
rilevato che l'art. 129 4° c. C.P.I. prevede l'applicazione delle norme del codice di procedura civile
concernenti i procedimenti cautelari "in quanto compatibili" e prescrive nella seconda parte della
stessa norma che ogni decisione intervenga "tenendo conto della descrizione allo scopo di valutarne
il risultato", onde la complessità delle operazioni da eseguire richiede un periodo di tempo superiore
a quello previsto dall’art. 669 sexies c.p.c.;
P.Q.M.
visti gli artt. 129 e 130 C.P.I.,
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ritenuto che la descrizione richiesta possa pertanto essere disposta, nei limiti sopra indicati, al fine
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dispone
la descrizione giudiziale, nei confronti delle società resistenti in epigrafe indicate, del modello di
pantalone jeans “BIKER CERNIERE”, cod. 5899/167, o comunque denominato e/o
contrassegnato, che rappresenti contraffazione del modello jeans di Diesel denominato “SKINZEESP” e/o del modello comunitario registrato n. 002649491-002, nonché del sandalo, comunque
denominato o contrassegnato, in contraffazione del modello di sandalo “Fussbett” di Marni, e ciò
presso le sedi legali in Italia delle resistenti, altre sedi secondarie, unità locali, sedi operative, anche
se appartenenti a terzi non nominati nel presente ricorso, nonché presso gli esercizi commerciali ad
insegna Zara e Zara Home, siti in Milano, e qualsiasi altro locale che sia comunque di pertinenza
dispone la descrizione nei medesimi luoghi della documentazione contabile e doganale, e di ogni
altro documento relativo alla produzione e/o commercializzazione e/o importazione-esportazione
dei prodotti in contraffazione, nonché di cataloghi, materiale pubblicitario, dépliants, brochures,
riguardanti i prodotti sopra indicati;
autorizza l’Ufficiale giudiziario procedente (o gli Ufficiali giudiziari procedenti, ove fosse
necessario il contemporaneo accesso in località diverse) ad avvalersi di tutti i mezzi tecnici,
informatici, video e/o fotografici, necessari alla descrizione dei prodotti in questione, anche a mezzo
del prelievo di campioni e redigendo un inventario sommario (riguardante il conteggio e la
tipologia) dei prodotti, anche di colore diverso, individuati nei luoghi ove sarà attuato il
provvedimento di descrizione;
autorizza le società ricorrenti ad assistere alle operazioni tramite i propri rappresentanti, i propri
legali e tecnici, vincolati al segreto professionale;
invita l’Ufficiale giudiziario procedente (o gli Ufficiali giudiziari procedenti) ad adottare tutte le
misure ritenute idonee a garantire la tutela delle eventuali informazioni riservate ed a procedere alle
operazioni presso gli esercizi commerciali esclusivamente al di fuori degli orari di apertura al
pubblico;
nomina consulente tecnico, per coadiuvare l’Ufficiale giudiziario o gli Ufficiali giudiziari
procedenti il dott. Marco Garegnani, con studio in Milano, via Petrarca 24, tel. 0286997702,
autorizzando lo stesso ad avvalersi di ausiliari di sua fiducia (fino a due) per procedere alle
operazioni;
fissa per i provvedimenti di cui al 4° c. dell’art. 129 C.P.I., e per la comparizione delle parti per la
discussione anche in ordine alle altre misure cautelari richieste, l’udienza del 22 dicembre 2015 ad
ore 10,30;
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e/o nella disponibilità e/o in uso delle resistenti;
RG n. 67269/2015
assegna termine a parte ricorrente per la notifica alle resistenti del ricorso e del presente
provvedimento fino all’ 11 dicembre2015, autorizzando la notifica a mezzo fax/pec, con traduzione
in lingua spagnola del ricorso e del presente provvedimento;
assegna termine alle resistenti fino al 21 dicembre 2015 ad ore 12 per il deposito di memoria e
documenti.
Milano, 27 novembre 2015
Il Presidente
dott. Marina A. Tavassi
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