ben10.it 20-07-2009 04-09-2009 Maria De Angelis

PSRD
Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute
DECISIONE DEL COLLEGIO UNIPERSONALE
Avv. Maria De Angelis
ai sensi del Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio sotto il ccTLD “it”
(di seguito il “Regolamento”) e del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD “it”
(di seguito il “Regolamento Dispute”)
Nella procedura di riassegnazione MFSD promossa da
Turner Entertainement Networks International Limited
Reclamante
nei confronti di
sig. Giovanni Caporaso
Resistente
****
NOME A DOMINIO CONTESTATO
ben10.it
ESPERTO DESGINATO
Avv. Maria De Angelis
****
SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA
(i)
in data 04.03.2009 Turner Entertainement Networks International Limited (di seguito, per
brevità, semplicemente “Turner Entertainment”) inviava, a mezzo posta e telefax, formale lettera di
contestazione al Registro del country code Top Level Domain “it” (di seguito, il “Registro”) al fine
di richiedere l’avvio della procedura di contestazione relativamente al nome a dominio ben10.it,
registrato dal Sig. Giovanni Caporaso in data 04.07.2008, chiedendo, tra l’altro, che le fossero
comunicati, al fine di tutelare i propri diritti, le esatte generalità del Registrante del nome a dominio
ben10.it.
(ii)
con lettera raccomandata in data 02.04.2009 il Registro riscontrava la richiesta di cui al
punto che precede fornendo i dati del Registrante del nome a dominio de quo.
(iii)
con reclamo in data 08.04.2009 Turner Entertainment, corredato della relativa
documentazione, chiedeva al PSRD MFSD l’avvio della procedura di riassegnazione del nome a
dominio ben10.it ed il conseguente trasferimento a proprio nome delle relative registrazione,
domandando, altresì, la nomina di un Collegio composto da un singolo esperto.
(iv)
con e-mail in data 14.04.2009 MFSD, verificata la regolarità formale del Reclamo,
informava il Registro di aver ricevuto il reclamo di cui al punto (iii), precisando che nel DBNA non
risultava indicato l’indirizzo di posta elettronica del Registrante, Sig. Giovanni Caporaso.
(v)
con successiva e-mail del 15.04.2009 il Registro, ai sensi dell’art. 4.3 del Regolamento
Dispute, comunicava a MFSD l’indirizzo di posta elettronica del Registrante, Sig. Giovanni
Caporaso.
(vi)
venuto in possesso di tutti i necessari dati, MFSD, con lettera raccomandata in data
20.04.2009 e con comunicazione e-mail in pari data, provvedeva ad informare il Sig. Giovanni
Caporaso del reclamo avente ad oggetto il dominio contestato.
(vii)
contestualmente all’invio della lettera raccomandata di cui al punto che precede, MFSD
provvedeva ad inviare al Registrante, Sig. Giovanni Caporaso, copia del reclamo presentato da
Turner Entertainement e dei documenti allo stesso allegati.
(viii) in data 23.04.2009 il servizio postale restituiva a MFSD il plico inviato al Sig. Giovanni
Caporaso, dal momento che il recapito non era stato possibile, risultando il destinatario sconosciuto
all’indirizzo indicato.
(ix)
in data 11.05.2009 MFSD nominava quale esperto costituente il Collegio Unipersonale
l’Avv. Lavinia Maria Landresi, la quale, dopo aver accettato la nomina suddetta, riceveva, in data
15.05.2009 il fascicolo relativo alla procedura di riassegnazione del dominio contestato.
(x)
con comunicazione e-mail in data 25.05.2009, il Collegio Unipersonale nominato, ritenuto
che la documentazione fornita dalla Reclamante non dimostrasse con sufficiente grado di certezza
l’esistenza di rapporti societari tra la medesima Reclamante ed una delle Società registratarie dei
titoli di proprietà industriale alla base del Reclamo depositato, chiedeva, tramite il PSRD, di
procedere all’integrazione della documentazione depositata invitando la Reclamante “a fornire
precisazioni, corredate da idonea produzione documentale, in ordine agli assetti partecipativi ed ai
legami societari intercorrenti tra la medesima Reclamante e la società The Cartoon Network Inc.,
atte a dimostrare la legittimità della domanda di trasferimento che la stessa Turner Entarteinment
Networks International Limited in parte fonda sull’esistenza di un marchio del quale, tuttavia, non
risulta essere titolare”.
(x) con comunicazione e-mail in data 27.05.2009, la Reclamante provvedeva al deposito di due
documenti attestanti, secondo quanto dalla stessa Reclamante sostenuto, che “The Cartoon
Network è una società del gruppo Turner, del quale fa parte la ricorrente” e che “TENIL
produce The Cartoon Network”.
(xi) In data 13.06.09, il Collegio Uninominale, Avv. Lavinia Maria Landresi, prendeva atto delle
allegazioni della reclamante e che, di seguito, vengono ritrascritte:
“Allegazioni della Reclamante
La Reclamante, in proprio e quale società facente parte del “Gruppo Turner”, proprietario del canale televisivo Cartoon Network
chiede la riassegnazione del nome a dominio ben10.it assumendo, su base documentale (cfr. docc. 3 e 4 Reclamante), la propria
titolarità del marchio comunitario “BEN 10 ALIEN FORCE” nonché la titolarità, in capo al predetto canale televisivo Cartoon
Network, del marchio comunitario “BEN 10”. Entrambi i marchi sono stati registrati in relazione all’ideazione ed alla diffusione del
cartone animato il cui protagonista si chiama, appunto, Ben 10, la cui prima serie, secondo le allegazioni della Reclamante,
risulterebbe essere stata trasmessa a partire da fine 2005.
La Reclamante sostiene, seppur senza operare un diretto riferimento alle disposizioni del Regolamento Dispute, che sussistano le
condizioni, fissate dall’art. 3.6 dello stesso, per provvedere al trasferimento (riassegnazione) a suo favore del nome a dominio
contestato.
Infatti,
per quanto riguarda la condizione di cui all’art. 3.6 lett. a)
la Reclamante assume che “Il nome a dominio registrato dall’attuale assegnatario è identico al nome del personaggio “BEN 1O", al
titolo della relativa serie televisiva “BEN 10” ed ai marchi “BEN 10” e “BEN 10 ALIEN FORCE” (con riferimento alla prima parte
verbale e numerica) di titolarità del Ricorrente”.
per quanto riguarda la condizione di cui all’art. 3.6 lett. b)
la Reclamante del pari ritiene che “L’attuale assegnatario non ha alcun titolo o interesse a registrare il nome a dominio ben10.it,
non avendo alcun legame con riferimento ai segni in oggetto, di esclusiva titolarità della ricorrente”
per quanto riguarda la condizione di cui all’art. 3.6 lett. c)
la Reclamane asserisce che “l’attuale assegnatario sta facendo un uso commerciale illegittimo del nome a dominio, caratterizzato
dall’intento di approfittare senza giusto motivo della notorietà dei segni distintivi della ricorrente”. In particolare, secondo quanto
esposto nel reclamo presentato, la Reclamante ritiene che “il termine “Ben 10” […] si riferisce ad un notissimo programma
televisivo. Non è possibile che la sua registrazione come nome di dominio ed il suo successivo mantenimento siano stati casuali,
essendo invece dettati dalla volontà di approfittare senza giusto motivo della notorietà del segno”. Inoltre, prosegue la Reclamante
“la malafede della registrazione e dell’uso e da ravvisarsi nella violazione del punto d) del primo comma dell’art. 3.7 del
Regolamento. […] Prova della intenzionalità appena descritta è data dal fatto che il nome a dominio ben.10 è stato “parcheggiato”
ovvero messo a disposizione di un servizio che genera collegamenti pubblicitari automatici i quali forniscono un ritorno economico
al titolare del sito in modalità pay-per-click” condotta, questa, che, secondo i precedenti di cui alle decisioni dei PSRD a livello
nazionale e internazionale, costituisce prova della mala fede del Registrante. Infine, la Reclamante, citando precedenti decisioni dei
PSRD, assume la mala fede del Registrante nella semplice registrazione di un nome a dominio senza che il medesimo Registrante
goda di diritti o titoli all’utilizzo del nome a dominio medesimo”.
Altresì, il Collegio ravvisava che
“dalla documentazione di cui al fascicolo della presente procedura non risulta che il Resistente abbia preso posizione sugli addebiti
mossigli né sui diritti vantati dalla Reclamante”.
Valutati i documenti e le argomentazioni, in data 13.06.09, l'Esperto accoglieva il reclamo.
xii) Il Registro non trasferiva il nome a dominio in quanto la nomina dell'Esperto da parte del
PRSD era avvenuta prima della scadenza dei 25 giorni, termine concesso al resistente per la
costituzione nella procedura, peraltro mai avvenuta.
xiii)
In data 02.07.09 il PSRD comunicava via mail al Registro ed alle parti che avrebbe
provveduto a comunicare nuovamente copia del reclamo e della documentazione al
resistente, onde rimetterlo in termini
xiv)
In pari data,
il resistente inviava al Responsabile della Procedura una
comunicazione, a mezzo di posta elettronica, nella quale confermava la ricezione della
comunicazione e, altresì, affermava “rinuncio spontaneamente al dominio ben10.it che fra
l'altro scade in data 4.07.09 e mi impegno a non rinnovare”. Tuttavia, rinuncia non veniva
formalizzata scon le modalità previste dal Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi
a dominio.
xv) Il PSRD spediva quindi al resistente il reclamo unitamente ai documenti e in data 20.07.09
veniva tentata la consegna, risultando però il sig. Caporaso trasferito.
xvi)
xvii)
In data 03.09.09 il piego veniva restituito al PSRD.
Pertanto, ai sensi dell'art. 4.4, 2 comma, lett. c) del regolamento per la Risoluzione
delle dispute, la procedura veniva considerata incardinata dal 20.07.09,
ed essendo
trascorsi i 25 giorni per la costituzione del resistente, il PRSD nominava l'Esperto. Nomina
che veniva accettata in data 04.09.09.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 4.16 del Regolamento prevede la facoltà del Collegio nominato di estinguere la procedura nel
caso di raggiungimento di un accordo prima della decisione; ii) qualora venga promosso un
procedimento giudiziario; iii) se sopravvengano fatti che rendano superflua o impossibile la
prosecuzione della procedura o, in ultimo, qualora sia già pendente una controversia giudiziaria.
Ciò detto, si rende necessario la ricostruzione dei fatti successivi alla emanazione della prima
decisione, come emerge dalla produzione documentale a questo Collegio.
In costanza della precedente procedura il resistente comunicava la volontà di rinunciare
spontaneamente al dominio. Dominio che sarebbe scaduto in data 04.07.09.
Di fatto, ad oggi, consta a Codesto Collegio che il nome a dominio “ben10.it” abbia lo stato
“redemption-no-provider. Changelled”, per cui il reclamante non ha dato seguito all'impegno
assunto mediante la sottoscrizione della modulistica prevista dal Regolamento e nonostante il
sollecito del PSRD del 10.07.09, con il quale il Responsabile della Procedura comunicava che, in
caso di mancato riscontro, la procedura sarebbe proseguita.
Pertanto, il Collegio ritiene di non dover procedere alla estinzione della procedura, atteso che
a) l'art. 4.18 citato concede all'Esperto o agli Esperti nominati la facoltà (e non l'obbligo) di
estinguere, secondo una valutazione degli elementi di fatto, dei documenti e delle norme del
Regolamento;
b) il resistente non ha dato seguito alla rinuncia spontanea;
c) il reclamante non ha conseguentemente accettato la rinuncia.
Ciò chiarito, procedendo nel merito, esaminati i documenti agli atti e le allegazioni della
reclamante, Codesto Collegio condivide, in ogni sua parte, la decisione del precedente Collegio
Unipersonale, Avv. Lavinia Maria Landresi, accogliendo così il reclamo della Turner Entertaiment
Networks International Ltd, così come da motivazione dell'Avv. Lavinia Maria Landresi, che, di
seguito viene integralmente ritrascritta:
“Motivi della decisione
Preliminarmente all’esposizione dei motivi posti alla base della presente decisione, il mancato svolgimento di attività difensive da
parte del Resistente impone di valutare se, nel caso di specie, sia stato rispettato il disposto dell’art. 4.4 del Regolamento Dispute,
laddove impone che il PSRD informi il Registrante, il Sig. Giovanni Caporaso nel caso che ci occupa, della pendenza della
procedura.
Il citato articolo prevede, infatti, che il PSRD provveda all’invio al Registrante del reclamo e della relativa documentazione a mezzo
raccomandata e tramite posta elettronica.
In atti risulta che MFSD abbia provveduto a quanto sopra, spedendo le richieste comunicazioni agli indirizzi che il Registro
medesimo aveva indicato con comunicazione inviata alla Reclamante in data 02.04.2009, per quanto riguarda il recapito a mezzo
raccomandata AR, e con e-mail 15.04.2009 direttamente al PSRD, per quanto riguarda il recapito a mezzo posta elettronica.
Sebbene il plico inviato tramite raccomandata AR sia stato restituito al mittente poiché il destinatario, come si è detto, risultava
sconosciuto all’indirizzo presente nel DBNA, il reclamo deve considerarsi conosciuto dal Registrante Resistente in virtù del disposto
di cui al citato art. 4.4 terzo capoverso lett. c), nel quale si legge che “Il reclamo si considera conosciuto dal Registrante del nome a
dominio oggetto di opposizione […] al momento in cui: […] c) nel caso il destinatario non risulti presso l’indirizzo indicato nel
DBNA del Registro, al momento in cui le poste hanno tentato la consegna della raccomandata”.
Per costante orientamento delle decisioni dei PSRD, pertanto, la mancata costituzione e replica del Registrante non osta, nel rispetto
delle disposizioni sopra richiamate a tutela del contraddittorio, alla decisione della procedura1.
Peraltro, prima di procedere con l’esposizione dei motivi della decisione medesima, il Collegio Unipersonale nominato ritiene
doveroso esporre un’ulteriore precisazione. Com’è noto, a mente dell’art. 4.11 del Regolamento Dispute, la lingua della procedura di
rassegnazione è, salvo diversa decisione del Collegio nominato, l’italiano. Considerato che buona parte della documentazione
depositata unitamente al Reclamo è costituita da documenti in lingua inglese, la parte Reclamante avrebbe pertanto dovuto
premurarsi di produrre, unitamente agli originali in lingua straniera, anche le relative traduzioni.
Poiché, tuttavia, la lingua nella quale risultano redatti i documenti allegati al Reclamo è conosciuta dal Collegio Unipersonale e la
parte Resistente, non avendo formulato alcuna difesa, non si è opposta al loro utilizzo nel presente procedimento, il Collegio
Unipersonale, nell’esercizio della facoltà riconosciutagli dall’art. 4.11 ultimo comma del Regolamento Dispute, ritiene di considerare
ammissibile tutta la produzione documentale effettuata dalla Reclamante e di poterla pertanto utilizzare ai fini decisori.
1
Cfr. ex multis le decisioni milleunatim.it, minutemaid.it e cocacola.it.
Può quindi farsi luogo alla decisione nel merito della presente procedura.
Il Collegio Unipersonale nominato ritiene che, fatte alcune doverose precisazioni, il reclamo debba essere accolto ed il nome a
dominio trasferito (riassegnato) alla Reclamante, in ragione della prova documentale che quest’ultima è stata in grado di fornire circa
la sussistenza, nel caso di specie, delle condizioni all’uopo individuate dal Regolamento Dispute.
Come noto, l’art. 3.6 del citato Regolamento prevede che vengano sottoposti alla procedura di riassegnazione i nomi a dominio per i
quali il reclamante affermi che “a) il nome a dominio sottoposto a opposizione sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad
un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome; e che b) l’attuale assegnatario
[…] non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione; ed infine che c) il nome a dominio sia
stato registrato e vanga usato in mala fede”.
La disposizione in esame precisa che “Se il ricorrente prova che sussistono assieme le condizioni “a)” e “c)” di cui sopra ed il
resistente non prova a sua volta di avere diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione, quest’ultimo viene
trasferito al ricorrente”.
Ebbene, come anticipato poco sopra, la Reclamante è stata in grado di provare la sussistenza dei requisiti di cui alla lettera a) ed alla
lettera c) della citata disposizione senza che la Resistente abbia fornito prova di titolarità di alcun diritto all’utilizzo del nome a
dominio.
a)
Identità del nome a dominio contestato con i marchi
La Reclamante ha prodotto, sub docc. 3 e 4 due estratti del sito oami-online-ctm-online dai quali rispettivamente si evince che la
medesima Reclamante è titolare del marchio “BEN 10 ALIEN FORCE” , la cui data di registrazione è indicata nel 27 novembre 2007
(doc. 3), e che The Cartoon Network Inc. è titolare del marchio “BEN 10”, la cui data di registrazione risale al 07 ottobre 2005.
Le risultanze documentali hanno imposto al Collegio Unipersonale lo svolgimento di alcune doverose verifiche.
Infatti, sebbene la Reclamante si sia premurata di precisare, alla pag. 2 del Reclamo, come The Cartoon Network sia un canale
televisivo di proprietà del Gruppo Turner, non v’è traccia, né nel Reclamo né nella documentazione allo stesso allegata, della prova
documentale dell’assetto partecipativo del Gruppo medesimo e, perciò, della ragione per la quale oggi la Reclamante, soggetto
diverso dal titolare del marchio “BEN 10”, chieda la riassegnazione a proprio favore di un nome a dominio esattamente coincidente
con tale ultimo marchio.
Né poteva considerarsi sufficiente a comprovare la legittimazione della Reclamante, almeno con riferimento al richiamo al marchio
“BEN 10”, il doc. 5 dal quale dovrebbe, secondo le intenzioni della medesima Reclamante, evincersi il collegamento societario tra
essa stessa e The Cartoon Network Inc.
Infatti, i credits posti in fondo alla pagina web che costituisce il citato doc. 5 consentono unicamente di appurare che
“CartoonNetwork.com is part of the Turner Sports and Entertainment Digital Network”, il che dimostra unicamente il legame
esistente tra il sito cartoonnetwork.com ed il “Gruppo Turner”.
Sulla base di quanto sopra, il Collegio Unipersonale ha richiesto alla Reclamante di meglio precisare quali fossero i rapporti tra la
medesima e la società The Cartoon Network Inc.
La Reclamante, come si è anticipato supra, ha quindi provveduto al deposito, tramite e-mail di due documenti.
Il primo è costituito da una dichiarazione unilaterale della Sig.ra Patricia M. Jones (qualificata nel documento come Vice Presidente
di The Cartoon Network Inc.) e dai relativi allegati, dai quali si evince che The Cartoon Network Inc. è interamente posseduta,
seppur indirettamente, dalla società Turner Broadcasting System Inc.
Utile per la verifica di tale dato è l’allegato C al documento in esame, che costituisce la rappresentazione grafica della catena degli
assetti proprietari della Società, catena nella quale, peraltro, non è dato rinvenire la denominazione della odierna Reclamante, ossia la
Turner Entertainement Networks International Limited.
Venendo al secondo documento, costituito da un regolamento di partecipazione ad un concorso a premi, dallo stesso, ancora una
volta, si evince unicamente la dichiarazione unilaterale che “Turner Entertainment Networks International Limited […] produces the
Cartoon Network and Cartoon Network Too channels in the UK” ossia, come peraltro precisato dalla difesa della Reclamante nell’email accompagnatoria del deposito dei predetti documenti, che la medesima Reclamante “produce” The Cartoon Network Inc.
Dalla documentazione versta in atti è quindi, emerso, che le due società fanno parte, entrambe, del medesimo e più articolato gruppo
societario.
Tuttavia, il Collegio Unipersonale aveva chiaramente richiesto che fosse data prova documentale dei legami societari, ove esistenti,
direttamente intercorrenti tra le due società e tali da dare titolo alla Reclamante di invocare la riassegnazione a sé di un nome a
dominio coincidente con un marchio che non è stato dalla stessa registrato.
Sulla base delle produzioni della medesima Reclamante, pertanto, non può dirsi, allo stato, provata l’esistenza di un legame
societario “qualificato” tra Turner Entertainement Networks International Limited e The Cartoon Network Inc; in particolare, il
Collegio Unipersonale ritiene che non sia stata data idonea prova del titolo in base al quale la prima si vale, nella odierna procedura,
di diritti di proprietà industriale di titolarità della seconda (che non è né partecipata, né posseduta, né controllata direttamente o
indirettamente dall’odierna Reclamante) per chiedere la riassegnazione del nome a dominio ben10.it..
Fermo restando quanto sopra, è pur vero che “BEN 10” è locuzione verbale e numerica costituente elemento caratterizzante del
marchio (doc. 3) “BEN 10 ALIEN FORCE”, questo sì di titolarità della Reclamante.
Pertanto, considerato che la condizione di cui all’art. 3.6 lett. a) del Regolamento Dispute ricomprende sia l’ipotesi dell’identità tra il
nome a dominio oggetto di contestazione e il marchio di titolarità della Reclamante (identità che, nel nostro caso, sussisterebbe
unicamente con il marchio registrato da The Cartoon Network Inc.) sia quella della potenziale confondibilità tra il medesimo nome a
dominio ed il marchio di titolarità della Reclamante, considerato inoltre che tale ultima fattispecie può senz’altro dirsi sussistente con
riferimento al marchio di cui al doc. 3 prodotto dalla Reclamante e di cui ella stessa risulta regolarmente titolare, il Collegio
Unipersonale ritiene che sussista, nel caso di specie, il rischio di confondibilità del nome a dominio con il marchio medesimo.
b)
Inesistenza di un diritto del resistente sul nome a dominio contestato
A mente del richiamato art. 3.6 del Regolamento Dispute, “il resistente sarà ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio oggetto
di opposizione qualora provi che: a) prima di avere avuto notizia dell’opposizione in buona fede ha usato o si è preparato
oggettivamente ad usare il nome a dominio od un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi; oppure b)
che è conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio registrato,
anche se non ha registrato il relativo marchio; oppure c) che del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale,
oppure commerciale senza l’intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato”.
Ebbene, si è già osservato come, nel caso di specie, il Registrante non abbia svolto alcuna attività difensiva e quindi, pur tenuto a
provare quanto sopra, non vi abbia provveduto.
Il Collegio Unipersonale ha ritenuto, pur in mancanza delle suddette attività difensive, di verificare se vi fossero elementi, desumibili
dai documenti versati in atti o dalla disamina del dominio de quo tali da poter comprovare de facto la sussistenza delle circostanze di
cui sopra.
In realtà, dalle attività svolte dal Collegio Unipersonale è emerso che:
-
il dominio ben10.it è stato creato in data 04.07.2008 e, pertanto, non solo successivamente alla data di registrazione
dei marchi di cui ai docc. 3 e 4, ma in un momento ben successivo alla diffusione, documentata dalla Reclamante, del
cartone animato e del suo protagonista;
-
il nome a dominio ben10.it viene, allo stato, utilizzato, come correttamente ha rilevato la Reclamante, quale
“parcheggio” per annunci pubblicitari, sul cui oggetto si tornerà qui di seguito, remunerati mediante il sistema payper-click.
Le suddette rilevazioni, oltre a comprovare l’effettiva assenza di diritti in capo al Registrante sul nome a dominio e, nondimeno, di
un utilizzo legittimo di quest’ultimo da parte del Sig. Caporaso, costituiscono elementi atti a comprovare la registrazione e l’utilizzo
in mala fede del dominio ben10.it da parte del suo Registrante.
c)
Registrazione ed uso in mala fede
Come detto sopra, la Reclamante sostiene che il Sig. Caporaso abbia provveduto alla registrazione ed all’uso in mala fede del nome a
dominio contestato sulla base di un triplice ordine di motivazioni, ossia: (i) in ragione della notorietà dei marchi “BEN 10 ALIEN
FORCE” e “BEN 10”, corrispondenti ad un famoso programma televisivo che il Registrante non poteva non conoscere e dal quale,
pertanto, ha inteso trarre illegittimamente profitto; (ii) in ragione dell’utilizzo attualmente fatto del nome a dominio che, come si è
detto, è stato “parcheggiato” ed inserito in un sistema pubblicitario atto a generare introiti per il Registrante con il sistema pay-perclick; (iii) in ragione della mancanza di diritti o titoli, in capo al Registrante medesimo, atti a dimostrare un suo valido interesse al
nome a dominio de quo, mancanza di un’evidenza tale da costituire prova dell’intento di voler privare il soggetto legittimamente
titolato al nome a dominio della possibilità di registrarlo e, quindi, prova della mala fede nella registrazione e nell’uso.
Il Collegio Unipersonale, pur verificata l’effettiva diffusione del cartoon e del suo protagonista e del merchandising allo stesso
collegato, non ritiene che in questo caso, la mala fede nella registrazione e nell’uso possa essere desunta dalla sola asserita
supernotorità del marchio di riferimento.
La peculiarità del marchio e del soggetto cui si riferisce (un cartoon, appunto) proprio perché diffuso, verosimilmente, solo in ambito
giovanile e solo fra gli spettatori della rete televisiva che lo trasmette, impedisce il richiamo di quelle decisioni che hanno invece
riguardato marchi effettivamente supernotori, tipici per una diffusione trasversale in differenti ambiti ed indipendentemente dalle
fasce d’età.
Nondimeno, la prova della mala fede emerge, ad avviso del Collegio Unipersonale, dall’utilizzo che il Registrante ha effettuato del
nome a dominio contestato.
Ed infatti, ancora alla data di redazione della presente decisione, chi acceda al sito di cui al nome a dominio contestato, non rinviene
annunci pubblicitari di vario genere, bensì links a beni e servizi chiaramente riferiti al cartoon, al suo protagonista ed al relativo
merchandising (quali, ad esempio, “giochi gratis”, “orologi di Ben 10”, “video in italiano di Bel 10”, etc.). Tale circostanza, che pur
si evinceva in parte già dalla lettura del doc. 14 prodotto dalla Reclamante, è stata appurata direttamente anche dal Collegio
Unipersonale.
Ciò non può non deporre a favore della mala fede nella registrazione del dominio da parte di un soggetto che non è stato in grado di
provare di avere alcun diritto alla sua titolarità2.
Pertanto, il Collegio Unipersonale nominato ritiene provata la registrazione e l’uso in mala fede del dominio ben10.it .
****
Alla luce di quanto esposto e motivato, sulla base degli atti e dei documenti trasmessi da MFSD, il Collegio Unipersonale nominato,
ritenute sussistenti le condizioni di cui all’art. 3.6 del Regolamento Dispute
P.Q.M.
accoglie il ricorso presentato da Turner Entertainement Networks International Limited
e conseguentemente dispone il trasferimento (riassegnazione) del dominio ben10.it
a Turner Entertainement Networks International Limited. Si comunichi al Registro del ccTLD “it”
Così deciso in Milano, 13 giugno 2009.
Il Collegio Unipersonale
Avv. Lavinia Maria Landresi”
****
Alla luce di quanto esposto e motivato, sulla base degli atti e dei documenti trasmessi da MFSD,
della condotta successiva alla decisione di entrambe le parti, il Collegio Unipersonale nominato,
ritenute sussistenti le condizioni di cui all’art. 3.6 del Regolamento Dispute
P.Q.M.
accoglie il ricorso presentato da Turner Entertainement Networks International Limited
e conseguentemente dispone il trasferimento (riassegnazione) del dominio ben10.it
a Turner Entertainement Networks International Limited. Si comunichi al Registro del ccTLD “it”
Così deciso in Milano, 4 settembre 2009.
Il Collegio Unipersonale
Avv. Maria De Angelis
2
Cfr. decisione “mls.it”.