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Sentenza n. 12223/2014 pubbl. il 17/10/2014
RG n. 46125/2010
Repert. n. 10408/2014 del 17/10/2014
N. R.G. 46125/2010
REPUBBLICA ITALIANA
Sezione specializzata in materia di Impresa
-Sezione AIl Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti
magistrati:
dott.ssa Marina Tavassi
Presidente
dott. Claudio Marangoni
Giudice a latere
dott.ssa Alima Zana
Giudice estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. 46125/010 promossa da:
MOONWAY.IT di JONATHAN PIRAN, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca
Trevisan
e Gabriele Cuonzo
ATTORE
contro
H&S QUALITA’ NEL SOFTWARE s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti
prof. Giuseppe Sena, Paola Tarchini ed Elisabetta Berti Anoaldi
CONVENUTO
OGGETTO: concorrenza sleale per imitazione servile,per denigrazione, per
contrarietà alla correttezza professionale, sottrazione di informazioni
riservate e segrete, boicottaggio secondario
pagina
http://bit.ly/1Y6grHC
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Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
RG n. 46125/2010
Repert. n. 10408/2014 del 17/10/2014
CONCLUSIONI
le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza di
precisazione delle conclusioni rassegante all’udienza del 20.5.2014, da
FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
R.G. 46125/2010 - G.I. Dott.ssa Zana
[udienza: 20 maggio 2014]
Nell’interesse di
MOONWAY.IT DI JONATHAN PIRAN con gli Avv.ti Luca Trevisan e Gabriele Cuonzo di Milano
Attrice
Contro
H&S QUALITÀ NEL SOFTWARE S.P.A. con gli Avv.ti Prof. Giuseppe Sena, Paola Tarchini,
Elisabetta Berti Arnoaldi e Sacha Martorana
Convenuta
MOOWAY.IT di JONATHAN PIRAN (infra “Moonway”), rappresentata, difesa e domiciliata come in
atti, richiamato tutto quanto dedotto nei propri precedenti scritti difensivi, rifiutato il contraddittorio su
ogni domanda nuova eventualmente formulata, insiste affinché il Tribunale di Milano, Sezione
Specializzata delle Imprese, rigettata ogni contraria istanza, eccezione, deduzione o riconvenzione ex
adverso proposta, voglia accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
Voglia il Tribunale di Milano, Sezione specializzata delle imprese, respinta ogni contraria istanza,
eccezione, deduzione e riconvenzione, così giudicare:
Nel merito:
-
accertare e dichiarare la condotta di concorrenza sleale ex art. 2598, comma 1, nn. 1), 2) e 3), c. c. e,
in particolare, ma non limitatamente, per imitazione servile, appropriazione di pregi, attività
contraria alla correttezza professionale, denigrazione, concorrenza parassitaria e boicottaggio
secondario, oltre alla responsabilità della convenuta H&S Qualità nel software S.p.A. per i fatti
descritti in narrativa posti in essere a danno di Moonway.it di Jonathan Piran; e
-
per l’effetto, inibire H&S Qualità nel software S.p.A. dal produrre, commercializzare e promuovere
ulteriormente i prodotti denominati “iFeel” e, in ogni caso, qualsiasi altro prodotto che sia
confondibile con i prodotti “Didit” di Moonway.it di Jonathan Piran;
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intendersi qui integralmente riportate
-
RG n. 46125/2010
Repert.
n. 10408/2014
del 17/10/2014
per l’effetto, condannare H&S Qualità nel software S.p.A.
al risarcimento
di tutti i danni
patiti o
patiendi
da
Moonway.it
di
Jonathan
Piran
quantificati
in
Euro
580.000,00
(cinquecentottantamila/00) ovvero in quella maggior o minor somma che verrà accertata in corso di
causa, ovvero, in via di subordine, nella somma che il Giudice riterrà secondo equità, oltre interessi
per svalutazione monetaria su tutte le somme dovute; e
-
ordinare la pubblicazione della sentenza ai sensi dell’art. 2600, comma 2, c.c.;
-
Moonway.it di Jonathan Piran si oppone a tutte le istanze istruttorie svolte da H&S Qualità nel
software S.p.A. per i motivi di cui in narrativa dei propri atti e, in via subordinata nel denegato caso
in cui il Giudice dovesse accogliere dette istanze, chiede di essere ammessa a prova contraria diretta
e indiretta sui capitoli ex adverso denegatamene ammessi, indicando i medesimi testi di seguito
indicati per i propri capitoli di prova;
-
sempre in via istruttoria, Moonway.it di Jonathan Piran chiede l’ammissione dei docc. 34, 43, 44 e
45 depositati con le proprie memorie 183, VI comma n. 1, 2, e 3 c.p.c., nonché all’udienza del 2
marzo 2011;
-
sempre in via istruttoria, Moonway.it di Jonathan Piran chiede di essere ammessa alla prova
testimoniale sui seguenti capitoli di prova:
(a)
vero che Moonway presentava il proprio prodotto alla fiera “Mifare” nel novembre 2007 e
che in tale occasione incontrava il Sig. Luigi Pennè, referente acquisti Telecom;
(b)
vero che il Sig. Luigi Pennè in seguito all’incontro di cui al precedente capitolo (a),
organizzava ulteriori incontri con Moonway presso la sede Telecom di Milano per la
promozione e commercializzazione dei totem “Didit”;
(c)
vero che per accedere ai canali di commercializzazione di prodotti tecnologici attraverso la
rete commerciale Telecom è necessario esserne un partner accreditato;
(d)
vero che nell’anno 2008 H&S era già un partner accreditato presso Telecom;
(e)
vero che il primo prototipo di “iFeel” è successivo al mese di giugno 2009;
(f)
vero che H&S ha iniziato a realizzare i propri totem multimediali a partire da agosto 2009;
(g)
vero che ad agosto 2009 il Sig. Giovanni Rapacioli (H&S) presentava al Sig. Andrea Barbano
(all’epoca dei fatti agente Telecom per il cliente Costa Crociere Spa) i nuovi totem
multimediali realizzati da H&S;
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In via istruttoria:
(h)
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Repert.
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del 17/10/2014
vero che H&S, fino all’agosto del 2009, svolgeva
il ruolo n.
di intermediario
commerciale
tra
Moonway e Telecom, occupandosi esclusivamente della fatturazione mentre la consegna dei
prodotti ordinati era effettuata da Moonway;
(i)
vero che H&S, durante gli incontri del settembre 2009 intrattenuti con Moonway informava
quest’ultima che Telecom intendeva promuovere e commercializzare i totem multimediali di
H&S in luogo dei “Didit”;
(j)
vero che i prodotti “Didit” consegnati da H&S presso lo stand di A2A in occasione della Fiera
“Compa” di Milano del novembre 2009 si trovavano presso H&S da febbraio 2009;
vero che i prodotti “Didit” consegnati da H&S presso lo stand di A2A in occasione della Fiera
“Compa” di Milano del novembre 2009 presentavano, alla consegna, difetti di funzionamento;
(l)
vero che A2A, in persona di Roberto Corona, rilevati i difetti di funzionamento di cui al
precedente capitolo (k), chiedeva l’intervento di Moonway affinché provvedesse alla
riparazione e messa in funzione dei “Didit”;
(m) vero che i prodotti “Didit” consegnati da H&S presso lo stand di A2A in occasione della Fiera
“Compa” di Milano del novembre 2009 presentavano, alla consegna, segni di smontaggio e
rimontaggio;
(n)
vero che i computer posti all’interno dei “Didit” al momento della consegna di cui al
precedente capitolo e al momento dell’intervento di cui al capitolo (l), erano presenti negli
apparecchi;
(o)
vero che durante la Fiera “Compa” di Milano del novembre 2009 sono stati sottratti i
computer interni ai “Didit”;
(p)
vero che nel mese di gennaio 2009, presso gli uffici di Telecom a Milano in Viale Jenner, i
Sig.ri Luigi Pennè (Telecom), Andrea Barbano, Amos Piran (Moonway) e Michele Almi
(H&S) presentavano ai Sig.ri Giuseppe De Iaco (Costa Crociere) e Franco Caraffi (Costa
Crociere), i prodotti “Didit”;
(q)
vero che in data 16 febbraio 2009 i prodotti “Didit” venivano presentati da Andrea Barbano e
da Amos Piran (Moonway) al Dott. Pierluigi Foschi (Amministratore delegato di Costa
Crociere);
(r)
vero che nelle due settimane successive alla presentazione di cui al precedente capitolo, Costa
Crociere effettuava ordini per 15 apparecchi “Didit” comprensivi di software da consegnarsi
entro 45 giorni poiché destinati ad essere installati sulle varande navi Costa Pacifica e Costa
Luminosa di Costa Crociere (varate il 5 giugno 2009);
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(k)
(ff)
vero che i totem multimediali
RG n. 46125/2010
n. Costa
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del 17/10/2014
“Didit” installatiRepert.
sulle navi
Crociere funzionavano
correttamente al momento dell’installazione e per tutta la permanenza sulle navi Costa
Crociere;
(gg) vero che i “Didit” già installati sulle navi Costa Crociere si trovano attualmente in uso presso
il Palazzetto dello Sport di Piacenza;
(kk) vero che i totem “Didit” consegnati a Grandi Navi Veloci nell’ambito della fornitura di cui al
precedente capitolo (hh) erano e sono perfettamente funzionanti;
Nonché sui seguenti capitoli di prova testimoniale a prova contraria dei capitoli di H&S Qualità nel
(ww) vero che la relazione prodotta da H&S sub doc. 13 riguardava lo sviluppo dei totem per Costa
secondo le specifiche esigenze di quest’ultima;
(xx) vero che la relazione prodotta da H&S sub doc. 13 era rivolta sia a Moonway che ad H&S;
(yy) vero che i “Didit” ES24, all’epoca dei fatti riferiti da H&S nel doc. 12 avv. erano in fase di
ulteriore sviluppo;
(zz) vero che i “Didit” ES24 funzionavano perfettamente dopo aver seguito le indicazioni fornite
da Moonway (cfr. doc. 12 avv.);
(aaa) vero che le problematiche di cui all’e-mail 20 agosto 2009 sono state risolte con il corretto
collegamento dei cavi;
(bbb) vero che i “Didit” ES24 di cui al doc. 12 avv. non erano destinati al cliente Costa Crociere per
il varo delle navi del giugno 2009.
Si indicano quali testi:
-
il Sig. Amos Piran, presso Moonway, per i capitoli da (a) a (kk), nonché da (ww) a (bbb);
-
la Sig.ra Costanza Bellomo presso Telecom Italia Spa di Milano, per i capitoli da (c), (d), (f),
(g), (h), nonché da (ww) a (bbb);
-
il Sig. Andrea Barbano, presso SIRM Società Italiana Radio Marittima Spa, per i capitoli(c),
(d), (f), (g), (h), (p), (q), (r) e (kk), nonché da (ww) a (bbb);
-
il Sig. Luigi Pennè, presso Telecom Italia Spa di Milano, per i capitoli (a), (b), (c) e (d), nonché
da (ww) a (bbb);
-
il Dott. Roberto Corona, presso A2A, di Milano, per i capitoli da (j) a (o), nonché da (ww) a
(bbb);
-
il Dott. Roberto Carsana, presso Telecom Italia Spa di Milano, per i capitoli da (j) a (o), nonché
da (ww) a (bbb);
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software S.p.A. denegatamente ammessi:
-
RG n. 46125/2010
n. 10408/2014
il Dott. Giuseppe De Iaco, presso Costa Crociere Repert.
Spa di Genova,
per i capitoli dadel
(p) 17/10/2014
a (r), e
(ff), nonché da (ww) a (bbb);
-
il Dott. Pier Luigi Foschi, presso Costa Crociere Spa di Genova, per i capitoli (q) e (r), nonché
da (ww) a (bbb);
-
il Sig. Andrea Dalconzo, presso ITS Information Technology Services Spa di Torre Annunziata
(NA) per i capitoli (kk), nonché da (ww) a (bbb).
-
sempre in via istruttoria, Moonway.it di Jonathan Piran chiede di essere ammessa a sentire per
capitoli di prova da (c) a (i), nonché sui capitoli (j) a (s) e da (v) a (gg);
-
sempre in via istruttoria, Moonway.it di Jonathan Piran chiede che il Giudice voglia ordinare a H&S
Qualità nel software S.p.A. l’esibizione delle scritture contabili e dei documenti dai quali si
evincono i volumi di vendita ed i fatturati realizzati da H&S Qualità nel software S.p.A. con la
vendita, tramite Telecom e/o per via diretta e/o per mezzo di altri intermediari, dei propri totem
multimediali negli anni 2007 – 2011;
-
sempre in via istruttoria, nel caso in cui il Giudice non ritenga di poter quantificare il danno subito
da Moonway.it di Jonathan Piran sulla base della documentazione in atti e di quella di cui si chiede
l’esibizione, ove il Giudice lo ritenesse necessario, Moonway.it di Jonathan Piran chiede
l’ammissione di CTU contabile per la quantificazione del danno da essa patito per fatto e causa di
H&S Qualità nel software S.p.A.
Con ogni riserva di ulteriormente produrre, dedurre e articolare capitoli di prova.
Con vittoria di spese, diritti e onorari.
Ai sensi dell’art. 275 c.p.c. Moonway.it di Jonathan Piran svolge istanza affinché la causa sia discussa
oralmente dinanzi al collegio.
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interpello formale il legale rappresentante pro tempore di H&S Qualità nel software S.p.A. sui
Per H&S Qualità nel software s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Giuseppe Sena, Paola
Tarchini ed Elisabetta Berti Arnoaldi, convenuta
nel giudizio promosso da
MOONWAY.IT di Jonathan Piran, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Luca Trevisan e Gabriele
Cuonzo, attrice
* * *
Oggi all’udienza del 20 maggio 2014 è comparso il procuratore della convenuta H&S Qualità nel
software s.p.a., che, oppostosi sin d’ora alle eventuali domande nuove che dovessero essere formulate
in questa sede dalle controparti, precisa le seguenti
CONCLUSIONI
Voglia codesto On.le Tribunale,
respingere tutte le domande, istanze ed eccezioni ex adverso proposte;
in via istruttoria
ammettere i seguenti capitoli di prova testimoniale:
(3) “Vero che le soluzioni touch screen denominate DIDIT proposte nel corso dell‟anno 2008 dalla
società MOONWAY alla società XEROX s.p.a. presentavano gravi difetti tecnici ed organizzativi”.
Si indica come teste il dott. Fabrizio Ramazzotti, c/o società TELECOM ITALIA s.p.a.
(4) “Vero che il doc. 12 di parte attrice che mi viene mostrato è stato da me personalmente redatto ed
inviato ad H&S nell‟agosto 2009, consistendo nella specifiche richieste per i Totem multimediali da
installare sulle navi della linea Costa”.
Si indica come teste il sig. Aldo Boccini, c/o Costa Crociere.
(7) "Vero che in forza dell'attività che svolgo e delle mie competenze posso confermare il contenuto
della dichiarazione di cui al doc. n. 16 di parte convenuta che ho personalmente redatto e sottoscritto e
che riferisce circostanze di cui sono personalmente a conoscenza”.
Si indica come teste il sig. Ivan Anselmi, c/o H&S.
(8) “Vero che i Totem multimediali commercializzati in Italia dalla ditta Moonway.it con il marchio
„Didit‟ negli anni 2008 – 2010 erano ideati e realizzati in Corea dalla società 3ever”.
Si indica come teste il sig. Steve Kang, Amministratore Delegato della società coreana 3Ever.
“Vero che in data 11 febbraio 2011 in occasione di un colloquio telefonico, la sig.ra Francesca Bocchi
di Touch Revolution s.r.l. mi ha confermato che tale società acquista in Corea dalla società 3Ever i
Totem multimediali che offre in vendita sul mercato italiano con il marchio “Serie GD”.
Si indica come testa la dott.ssa Ilaria Massena c/o H&S.
(11) “Vero che i Totem Didit rimasero installati in via sperimentale sulle navi Costa Crociere per un
periodo massimo di dodici mesi”.
(12) “Vero che i Totem Didit installati in via sperimentale sulla navi Costa Crociere diedero
ripetutamente luogo a problemi di funzionamento determinati dal riscaldamento e dalla perdita della
configurazione del touch screen”.
Si indicano come testi i sig.ri Ivan Anselmi c/o H&S ed Aldo Boccini c/o Costa Crociere.
“Vero che i Totem Didit forniti da MOONWAY erano privi di appositi imballaggi e che ciò diede luogo
a numerose lamentele da parte dei clienti finali”.
Si indica come teste il sig. Ivan Anselmi, c/o H&S.
Nella denegata ipotesi di ammissione delle prove testimoniali ex adverso prodotte, si chiede di essere
ammessi alla prova contraria con gli stessi testi indicati a prova diretta.
- Spese e compensi totalmente rifusi.
Milano, 20 maggio 2014
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RG n. 46125/2010
Repert.
n. 10408/2014 del 17/10/2014
FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE
CONCLUSIONI
RG n. 46125/2010
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Repert. n. 10408/2014 del 17/10/2014
1.le vicende processuali
Con atto di citazione notificato in data 17.6.2010 Moonway.it di Jonathan
Piran –società attiva nel campo degli impianti di pubblicità interattivi,
web marketing e sviluppo software- ha convenuto in giudizio H&S Qualità nel
Software s.p.a., dedita da oltre vent’anni al settore della tecnologia: ha
lamentato
condotte
appropriazione
di
di
concorrenza
pregi
e
sleale
scorrettezza
per
imitazione
professionale,
servile,
oltre
che
la
di avere realizzato un proprio totem multimediale denominato “Didit”,
consistente in un rivoluzionario chiosco digitale per la comunicazione
multimediale
di
messaggi
informativi
e/o
pubblicitari,
interamente
progettato per integrare software e hardware. Tale prodotto era stato
fornito a Telecom grazie all’intermediazione della convenuta, la quale ne
aveva curato la consegna e l’installazione ai clienti finali, oltre che la
manutenzione ordinaria. H&S si era tuttavia illegittimamente sostituita a
Moonway
nei
rapporti
con
Telecom,
presentando
sul
mercato
un
chiosco
multimediale del tutto identico al “Didit”, del quale aveva riprodotto
indebitamente
anche
il
software.
Ha
invocato
quindi
l’inibitoria,
il
risarcimento del danno e la pubblicazione.
Si è costituita, contestando la titolarità in capo all’attrice di diritti
di privativa sul totem Didit; ha sostenuto che i prodotti forniti da parte
attrice si erano rivelati obsoleti sia sotto il profilo del software sia
sotto
il
profilo
dell’hardware
sostituito prodotto e
e
che
per
tale
ragione
Telecom
aveva
fornitore.
Nel corso della fase istruttoria, è stato dato ingresso alle prove orali
richieste dalle parti ed ammesse dal giudice.
All'esito, sulla precisione delle conclusioni rassegnate all'udienza del
20.5.2014, il giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle
parti i termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali.
2.La competenza delle Sezione Specializzata
Seppure le domande cristallizzate da parte attrice in sede di precisazione
delle conclusioni, identiche a quelle indicate nell’atto di citazione,
afferiscano quasi esclusivamente alle diverse ipotesi di concorrenza sleale
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sottrazione di informazioni riservate e segrete. In particolare, ha esposto
c.d.
pura,
di
competenza
RG n. 46125/2010
monocratica, Repert.
la doglianza
relativa
alla
n. 10408/2014
del 17/10/2014
sottrazione di informazioni riservate richiama altresì esplicitamente. A
prescindere
dalla
sua
fondatezza,
la
censura
attrae
l’intera
causa
nell’ambito della competenza della Sezione Specializzata, in composizione
Collegiale.
3.I diritti esclusivi sul Didit di parte attrice
L’oggetto del contenzioso è un chiosco digitale per la comunicazione di
messaggi
informativi
e/o
pubblicitari,
ossia
un
totem
multimediale
realizzato da Moonway.
“Didit” si articola in particolare:
A)in uno schermo tattile che permette una interazione tra macchina e
utente, consentendo l’utilizzo del chiosco in luoghi frequentati;
B)in un dispositivo Bluetooch che consente la diffusione di messaggi
informativi e pubblicitari direttamente sui telefoni cellulari degli
utenti finali;
C)in un lettore smart card perimetrale/Rfid che contribuisce alla
fidelizzazione dei clienti attraverso premi e concorsi a punti;
D) nella visualizzazione verticale dello schermo che costituisce i due
terzi dell’intero chiosco.
Il prodotto si compone dunque sia di una parte hardware –secondo parte
attrice caratterizzato da un particolare design- sia di una parte
software
denominata
“Didit
Intercative
Solution”,
il
cui
codice
sorgente sarebbe ideato e detenuto da Moonway. Sotto quest’ultimo
profilo, parte attrice ha provato il deposito presso la Sezione OLAF
di SIAE in data 23.10.2007 a cura di Amos Piran, fratello di Jonathan
Piran, di “DIDIT”, quale opera dell’ingegno inedita avente ad oggetto
una concatenazione armonica di strumentazioni tecnologiche (doc.3). Il
logo “Didit” è stato poi registrato quale marchio.
Parte
attrice
ha
altresì
asserito
di
avere
ottenuto
importanti
riconoscimenti internazionali (quali il “Good Design Elettronics” Giappone
2007, il primo premio ADA “Australian Design Award” del 2007 ed infine il
premio Kida Korean Industrial Design Award ed il premio Venture Design
Award).
4.Il perimetro della controversia
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denominato “Didit”, secondo la tesi attorea integralmente progettato e
RG n. 46125/2010
rivendicando
come
accennato di
Repert.
n. 10408/2014
delessere
17/10/2014
Ciò premesso, parte attrice pur
titolare del software e dell’hardware di “Didit” del quale accusa la
pedissequa imitazione, in relazione allo stesso non lamenta la lesione dei
relativi diritti d’autore, al cui alveo viene ricondotta generalmente la
violazione
dei
diritti
sul
software,
ma
invoca
solo
la
tutela
per
concorrenza sleale nelle diverse articolazioni (oltre, come accennato, a
quella della sottrazione di segreti).
Inoltre, benché le parti fossero legate da un vincolo negoziale, come a
sfera della responsabilità extracontrattuale, individuando nell’accordo che
ha legato le parti e nella sua parte esecutiva la mera occasione nelle
quale H&S, con comportamento concorrenzialmente sleale, avrebbe avuto modo
di
apprendere
le
informazioni
riservate
relative
al
totem
“Didit”,
riproducendolo servilmente.
5.Quanto alla concorrenza confusoria
Così delineata la natura delle doglianze attoree, la prima censura attiene
all’imitazione servile sia di “Didit” attraverso il prodotto “IFEEL” di H&S
sia di “Didit ES24” (realizzato da parte attrice per rispondere alla
esigenze di Telecom) attraverso il totem “iFeel Ready”.
Viene dato qui per scontato il consolidato impianto giurisprudenziale in
materia
di
imitazione
confusoria
che
si
articola,
nei
suoi
punti
nevralgici, nella sola tutela di forme esteriori individualizzanti (idonee
cioè a creare un collegamento con l’impresa produttrice), di natura non
funzionale (ma solo inessenziali rispetto alla funzione che sono destinate
ad
assolvere,
dunque
voluttuarie
e
capricciose)
e
comunque
non
standardizzate sul mercato.
Preme comunque sottolineare che, poiché l'originalità della forma del
prodotto imitato è elemento costitutivo della fattispecie, il concorrente
leale non può limitarsi a provare che un prodotto è imitato fedelmente da
quello del concorrente, ma deve anche dimostrare che tale imitazione è
confusoria,
giacché
si
tratta
di
aspetti
formali
nuovi,
voluttuari
e
distintivi rispetto al già noto, idonei a creare un collegamento nella
mente dell'acquirente tra il prodotto ed il produttore.
Anche l'assetto degli oneri probatori è spostato su chi agisce contro il
concorrente sleale secondo gli ordinari criteri di cui all'art. 2697 c.c.:
spetta dunque a chi invoca la tutela giudiziaria
provare la novità e
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breve, parte attrice ha enucleato le proprie doglianze esclusivamente nella
notorietà
della
forma,
RG n. 46125/2010
indicando qualiRepert.
elementi
in specifico
le
n. 10408/2014
del 17/10/2014
conferirebbero la capacità distintiva, in modo che il giudice, sulla base
delle norme di comune esperienza, possa procedere alla valutazione del
requisito.
Occorre dunque indagare, in base ai riscontri probatori agli atti, se nella
percezione del pubblico le soluzioni formali del Totem “Didit”, in base
alle allegazioni di parte attrice, assolvano ad una specifica funzione
distintiva
del
prodotto,
intesa
nel
duplice
senso
di
differenziarlo
determinata impresa.
E
qui,
nel
settore
dell’alta
tecnologia,
va
subito
rilevato
come
in
generale gli aspetti funzionali delle forme esterne dei prodotti siano
assolutamente
preminenti,
così
come
la
loro
standardizzazione,
mentre
simmetricamente un ruolo preminente nella scelta d’acquisto è svolto dal
logo della casa produttrice.
Ciò vale anche per i totem multimediali, destinati a soggetti particolari
(enti pubblici o comunque grandi operatori, enti ospedalieri, aeroportuali
ecc.), che necessitano di collocare tali prodotti in luoghi di grande
afflusso: l'attenzione dell’acquirente tra le varie offerte sul mercato non
può che essere estremamente elevata, anche perché la scelta del prodotto,
normalmente da personalizzare, passa contestualmente dalla scelta dello
specifico fornitore.
Ciò premesso, quanto all’hardware parte attrice lamenta una pedissequa
ripetizione delle dimensioni degli ingombri e del posizionamento delle
apparecchiature ausiliarie -ad esempio la colonnina con la stampante- (cfr.
pagg. 12 e 13 dell’atto di citazione). H&S ha sottolineato elementi di
discontinuità tra i due prodotti precisando, quanto allo schermo, che il
totem Didit sarebbe caratterizzato ad esempio dall’impiego di colori scuri
(blu scuro e verde) mentre in quello Ifeel prevalerebbero i colori chiari
(bianco e azzurro chiaro).
Premessa la necessità nella concorrenza sleale di osservare il prodotto
accusato di imitazione servile attraverso una visione complessiva e non
limitata
ai
singoli
elementi
che
lo
compongono,
i
totem
multimediali
appaiono caratterizzati in prevalenza da una serie di soluzioni formali
funzionali e comunque ampiamente standardizzate. Da alcune riproduzioni
fotografiche di tali macchine offerte da altri operatori (cfr. doc. 5 di
parte convenuta) è possibile apprezzarne, in tutti, la forma verticale,
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rispetto ai modelli simili e di identificarlo come riconducibile ad una
RG n. 46125/2010
anteriore
piatta,
la presenza del
in 17/10/2014
tutti
Repert.
n. 10408/2014
sottile ed essenziale, la facciata
di uno schermo luminoso di grandi dimensioni che ne sottolinea la funzione
anche quale punto informativo e la sua utilizzabilità touch screen. E’
dunque difficile isolare i profili individualizzanti idonei ad inferire
l’origine
imprenditoriale.
Quanto
alle
dimensioni
ed
agli
elementi
accessori (stampanti, cuffie ecc.), dalla documentazione versata da parte
attrice
e
dall’istruttoria
è
emerso
come
tali
elementi
venissero
individuati di volta in volta in base alle esigenze del cliente, così come
attrice). E, proprio perché individuati in base alle scelte del singolo
acquirente
(quindi
diversamente
modulabili
a
seconda
della
specifica
commessa), tali caratteristiche non possono essere ritenute comuni a tutti
i “Didit” e, dunque, individualizzanti sul mercato l’origine del prodotto.
H§S
ha
inoltre
evidenziato
una
diversa
collocazione
dei
devices,
incorporati nel totem in quelli forniti da H%S e collocati invece nella
colonnina laterale in quelli di parte attrice (cfr. dettaglio fatture di
Moonway): tale censura non è contestata da controparte.
Per la parte hardware dunque non vi è prova degli elementi costitutivi
dell’illecito.
Quanto al software, parte attrice ha specificamente contestato solo la
pedissequa ripetizione dell’interfaccia dedicato. La convenuta ha eccepito
ancora
una
volta
la
diversità
del
proprio
prodotto:
sul
punto
-a
prescindere dai profili di incertezza su quali siano nel software le
soluzione
grafiche
da
ricondurre
a
profili
meramente
funzionali
e
standardizzati, e dunque non monopolizzabili mediante il richiamo alla
concorrenza
confusoria-
il
materiale
agli
atti
non
conferma
la
tesi
attorea: la produzione documentale di parte convenuta evidenzia un numero
di icone ed una caratterizzazione grafica distinta nei due totem (doc. 6 di
parte convenuta).
Ed
allora
perdono
ogni
rilievo,
nella
prospettiva
dell’imitazione
confusoria, alcuni spunti probatori raccolti nel corso del giudizio: si fa
riferimento in particolare a quanto dichiarato da Ivan Anselmi, secondo il
quale la versione del software (H&S) era stata realizzata in modo molto
simile al software Didit per “ottenere una certa continuità con il cliente,
mentre
dal
punto
di
vista
“architetturale”
i
due
software
sono
completamente diversi”; fu il Rapaccioli a “dare le direttive affinché le
testimonianze dei due prodotti fossero simili” (testimone, Ivan Anselmi,
pagina
12 di 19
reclamizzato anche nel materiale pubblicitario di Moonway (doc. 1 di parte
consulente
di
alcune
società
tra
RG n. 46125/2010
le quali
Ovvero ancora
la
Repert.H&S).
n. 10408/2014
del 17/10/2014
deposizione di Amos Piran ((fratello del legale rappresentate di Moonway,
soggetto titolare della registrazione presso SIAE del Didit, dunque dotato
di un grado di attendibilità minore rispetto a soggetti del tutto estranei
alle due parti litigiose) il quale ha dichiarato che i due software erano
esteticamente e tecnicamente uguali “nei colori, nell’impostazione dei
contenuti, nei testi e nell’utilizzo”.
Va qui ribadito il principio generale secondo il quale, ove non vi sia
non siano oggetto di privativa mediante registrazione, la mera ripresa
degli aspetti estetici di prodotti del concorrente si colloca nell’alveo
delle condotte concorrenzialmente lecite.
La relativa domanda va quindi integralmente rigettata.
6.La sottrazione di segreti
Parte attrice lamenta la sottrazione di informazioni riservate, financo
segrete- sottrazione posta in essere anche mediante lo smontaggio non
autorizzato di due totem, illecito a mezzo del quale poter carpire le
necessarie conoscenze per realizzare in via autonoma le macchine litigiose.
La censura è infondata.
In relazione agli artt. 98 e 99 c.p.i. non sono neppure tutti allegati gli
elementi costitutivi del diritto soggettivo leso, si pensi ad esempio alle
misure apprestate per la tutela delle informazioni, requisito espressamente
richiesto dalla norma citata.
Analogamente non sussistono i presupposi per predicare l’illecito ai sensi
dell’art. 2598, comma 3, c.c., in mancanza della specifica indicazione
dell’oggetto di tali informazioni: si rammenta in proposito che, nell’atto
di citazione, tale doglianza era ancorata esclusivamente alla generica
sottrazione dei contenuti tecnico-funzionali di Didit (cfr, pag. 15 atto di
citazione) mentre solo negli scritti difensivi finali si precisa che il
Know
how
aziendale
risiedeva
anche
nella
scelta
delle
tecnologie,
nell’assemblaggio delle stesse e nello sviluppo di software idonei allo
scopo prefissato, scelte che normalmente non sono riconducibili all’alveo
delle informazioni riservate
L’allegazione, oltre ad essere tardiva, è
comunque ancora generica e non rende conto di alcuni spunti probatori
emersi nel corso dell’istruttoria quali, ad esempio, la considerazione che
la personalizzazione dei Didit presso i singoli clienti avveniva a volte
sulla base di progetti e disegni realizzati dallo stesso committente (cfr.
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13 di 19
prova del carattere individualizzante di tali elementi e le relative forme
per Costa Crociere la
RG n. 46125/2010
dichiarazione resa Repert.
da Aldo
Bocchini), del
materiale
n. 10408/2014
17/10/2014
dunque non appartenente al know how di Moonway.
7.La concorrenza denigratoria
Parte attrice lamenta condotte di concorrenza sleale per denigrazione, che
si sarebbero concretate nella diffusione di false notizie su pretesi vizi e
difetti dei totem “Didit” nonché sul rifiuto di Moonway di eseguire nuove
commesse.
Le prove orali assunte non supportano tuttavia la tesi.
notizie screditanti gli sarebbe stata riferita da Gianfranco Mastrilli
della Provincia di Milano e dal signor Filippi, agente di Telecom Italia.
Gli altri riscontri probatori sono tuttavia di segno opposto. Ed in
particolare:
a) quanto a pretesi difetti dei Didit, il Filippi ed il Mastrilli non
hanno confermato le dichiarazioni del Piran (cfr. in particolare la
deposizione del Mastrilli il quale ha dichiarato “né mai mi è capitato
che
H§S
dichiarasse
che
i
prodotti
Didit
di
Moonway
fossero
difettosi”, cfr. verbale 24.9.2013). E, in relazione alla falsità
della notizia, è emerso al contrario che i Didit avevano in effetti
presentato alcune problematiche:“Aldo Bocchini mi raccontò di avere
riscontrato imprecisioni e discordanze nei progetti relativi alla
nuova linea di totem in precedenza discussa con Moonway”. E ancora:
“ricordo che il Didit di Moonway aveva delle problematiche e che ha
dovuto installare 4 ventole provvisorie per evitare surriscaldamento”
(cfr. deposizione di Luigi Penné). Tali spunti probatori fanno dunque
dubitare della natura inveritiera della notizia censurata;
b)anche la diffusione di false notizie sul rifiuto di Moonway di
fornire i nuovi Didit non è stata confermata in sede istruttoria (cfr.
testimone Aldo Bocchini).
In mancanza di univoci e concordanti riscontri istruttori, la censura
va disattesa.
8.Il boicottaggio secondario
Non è neppure riscontrata la fattispecie del c.d. boicottaggio secondario,
illecito che si colloca nell’alveo dell’art. 2598, n. 3, c.c. tra le
ipotesi tipicizzate di condotta contraria alla correttezza professionale.
Mancano infatti l’allegazione e la prova di tutti gli elementi costituitivi
del rimedio quali:
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14 di 19
Amos Piran in sede istruttoria aveva precisato che la diffusione di tali
a)la forza contrattuale del
RG n. 46125/2010
boicottante, nell’area
o nel
Repert. geografica
n. 10408/2014
delsettore
17/10/2014
di mercato, tale da rendere le condotte escludenti idonee ad incidere sule
posizioni soggettive del boicottato: sul punto nessuna allegazione né
riscontro vi sono agli atti in relazione alla posizione sul segmento di
mercato
occupata da H&S;
b)il pactum sceleris tra gli altri operatori, che deve vedere coinvolti più
soggetti
i
quali
pongano
in
essere
la
condotta
anticoncorrenziale
a
vantaggio dell’istigatore: qui non è neppure prospettato il coinvolgimento
c) una condotta diretta unicamente a ostacolare, financo a distruggere, il
concorrente,
non
riconducibile
al
semplice
comportamento
aggressivo
dell’operatore di mercato, che non apporti contestuali effetti migliorativi
dell’offerta dell’autore dell’atto (cfr. Trib. Napoli, 23 luglio 2006):
anche di questo profilo manca ogni riscontro.
Con conseguente rigetto della relativa domanda.
9.Quanto alla concorrenza parassitaria
Anche di tale ulteriore doglianza manca l’elemento costitutivo, ossia la
condotta reiterata che abbia ripreso un certo numero delle iniziative
imprenditoriali
del
contraente
leale:
qui
viene
censurato
un
unico
comportamento –ossia l’illegittima riproduzione dei totem multimediali di
Moonway- che esclude quel profilo quantitativo richiamato dalla Suprema
Corte
per
134239,
inferire
in
GADI
il
comportamento
4634/01).
parassitario
L’illecito
sindacato
(Cass.
risulta
20.7.2004
invece
n.
tutto
compreso, senza che residuino ulteriori profili passibili di sanzione,
nella condotta contraria alla correttezza professionale di cui a breve.
10.Concorrenza sleale per scorrettezza professionale
Ritiene il Tribunale che il comportamento accusato di illiceità, pur non
confusorio,
all'ordinario
risulti
comunque
svolgimento
contrario
della
alle
concorrenza,
regole
che
integrando
presiedono
quindi
la
fattispecie di cui all'art. 2598 n. 3 c.c. (Cass. 13423/2004). Va censurato
invero
l’indebito
sfruttamento
da
parte
di
H&S
dell’accreditamento
commerciale conseguito presso Telecom dal totem “Didit” di Moonway e la
conseguente sostituzione all’attore nella fornitura, senza alcun autonomo
ed ulteriore sforzo commerciale da parte della convenuta.
pagina
15 di 19
di Telecom o dei clienti finale nella lamentata condotta escludente;
Va in proposito sottolineato che
RG n. 46125/2010
Telecom –società
a sua volta del
proponeva
Repert.che
n. 10408/2014
17/10/2014
il prodotto ai propri clienti finali, quali Costa Crociere- scelse prima di
tutto non il fornitore (H&S) bensì il prodotto –“Didit”-
apprezzato in
occasione
“Mifare”
dell’esposizione
da
parte
attrice
alla
fiera
nel
novembre 2007, circostanza non contestata da parte convenuta. In virtù di
questa scelta, e non potendo direttamente Moonway fornire i totem a Telecom
in
quanto
soggetto
non
accreditato
ufficialmente,
fu
concordata
una
triangolazione commerciale tra le parti, ove H&S rivestiva il ruolo di
Parte attrice ha dunque ricoperto il ruolo di produttore e fornitore del
totem litigioso a favore di H&S, occupandosi di adattare i modelli standard
di Didit alle esigenze dei singoli clienti finali di Telecom. Le specifiche
tecniche del cliente venivano inviate da H&S ad Amos Piran (cfr. doc. 10.,
ove
ad
esempio
si
specifica
la
richiesta
per
il
Comune
di
Milano
dell’inserimento di cuffie fornite di microfono, stampante, ecc. e la
personalizzazione del colore con il logo; si veda ancora la richiesta
dell’Università Cattolica, di “puntare” sul suo sito).
Mooonway fatturava quindi il prodotto personalizzato ad H&S, la quale
ultima fatturava a Telecom l’installazione (doc. 16 di parte attrice).
Parte attrice si occupava altresì degli aggiornamenti (doc. 15).
Dopo un avvio proficuo dei rapporti, H&S si è tuttavia sostituita nella
fornitura
a
Moonway,
fornendo
direttamente
essa
stessa
i
totem:
la
circostanza non è contestata.
Come accennato ritiene dunque il Tribunale che in questa sostituzione H&S
abbia
approfittato,
agevolandosi,
della
veste
ricoperta
di
fornitore
ufficiale dei “Didit” presso Telecom e presso i clienti finali di questa:
la
convenuta
non
si
è
cioè
esposta
ad
una
aperta
e
leale
gara
concorrenziale nei confronti di Moonway, ma ha sfruttato l’accreditamento
conseguito dai totem “Didit” grazie agli sforzi promozionali prima ed alle
attività di personalizzazione poi compiuti da parte attrice. E, mentre
veniva posta in essere la condotta illecita, Moonway continuava invece a
far affidamento sulla correttezza di H&S nel gestire il rapporto con
Telecom,
non
apprestando
quindi
idonee
contromisure
promozionali
e
commerciali.
Tale condotta -a prescindere da ogni profilo di esecuzione in buona fede
del contratto tra le parti, qui non sindacato- va censurata, in quanto
contraria, anche, alla correttezza professionale.
pagina
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fornitore ufficiale di Telecom.
RG n. 46125/2010
Repert. n. 10408/2014 del 17/10/2014
11.Il risarcimento del danno
La
quantificazione
del
pregiudizio
subito
da
Moonway
passa
per
la
valutazione del lucro cessante, in relazione alle aspettative di fornitura
dei “Didit” dell’attrice, frustrate dalla condotta di controparte.
Come
accennato,
non
è
qui
contestato
che
H&S
abbia
fornito
totem
multimediali a favore dei seguenti soggetti: Banca di Credito Cooperativo
di Civitanova Marche e Montecosaro; Grandi Navi Veloci, Costa Crociere, La
Provincia di Milano ed infine Ferrovie Nord, soggetti che erano entrati già
perché
invece
possibili
soggetti
committenti
che
avevano
solo
preso
contatti per future forniture.
Sul
punto,
parte
convenuta
ha
eccepito
che
Moonway
non
aveva
alcuna
relazione diretta con la clientela e, dunque, alcuna sottrazione potrebbe
essere lamentata.
La censura è priva di pregio giacché occorre avere in primo luogo riguardo
all’inteso rapporto intercorso tra l’attrice e Telecom (e non ai clienti)
sia
nella
fase
delle
trattative
sia
nella
fase
esecutiva,
ampiamente
documentato. Ed in particolare:
- Moonway aveva inviato direttamente le proprie proposte economiche a
Telecom (cfr. doc. 10 di parte attrice), la quale ultima ne aveva solo
chiesto un nuovo invio da parte di H&S a causa del mancato accreditamento
dell’attrice (doc. 11 di parte attrice;
-Telecom
aveva
inviato
a
Moonway
una
bozza
di
lettera
d’intenti
da
sottoscrivere tra le due parti avente ad oggetto, ad esempio, la tutela
delle informazioni riservate (doc. 13 di parte attrice);
-Telecom aveva sottoscritto ed inviato a Moonway, sottoponendolo alla sua
firma un memorandum of understanding (cfr. doc. 14 di parte attrice).
In secondo luogo è documentato agli atti un rapporto diretto anche tra i
clienti finali e Moonway (si veda ad esempio la corrispondenza tra Costa
Crociere
e
Amos
Piran,
in
relazione
alle
problematiche
relative
al
fissaggio, per la realizzazione della colonnina accanto ai Didit, per le
dimensione, l’altezza da terra ecc. (doc. 17 di parte attrice).
Così circoscritto l’ambito soggettivo dei clienti finali dei quali parte
attrice lamenta lo sviamento, occorre poi considerare che –non essendo
stata provata la concorrenza per imitazione servile- non si può ritenere
una diretta trasmigrazione delle commesse a favore di H&S a danno di
Moonway
sul
presupposto
della
confondibilità
dei
prodotti.
E
pagina
ciò
17 di 19
in rapporti con Moonway vuoi perché già destinatari di forniture vuoi
considerata anche la presenza di
RG n. 46125/2010
altri operatori
pressodel
i 17/10/2014
quali
Repert.din.mercato
10408/2014
Telecom avrebbe potuto rifornirsi, anche tenuto conto dei problemi (ad
esempio
di
surriscaldamento)
che
comunque
i
totem
litigiosi
avevano
generato.
Pertanto, l’apprezzamento quantitativo della perdita di chance di parte
attrice non può direttamente desumersi- come pretende la difesa Moonwaydagli introiti conseguiti da H&S. Si pensi in proposito a Costa Crociere,
il cui responsabile delle infrastrutture informatiche ha precisato che la
esigenze
tecniche
di
Costa,
perché
si
trattava
di
un
prodotto
dove
“pesantemente ho messo le mani io” (cfr. verbale del 30.10.2013).
Ulteriore elemento da ponderare è quello per cui i prezzi esposti nelle
fatture di Moonway incorporano anche i costi, quali quelli per acquistare
le varie componenti hardware di cui il totem si articola. Appare sotto
questo aspetto congruo al Collegio in via equitativa quantificare gli utili
di Moonway nella misura del 20% rispetto al prezzo di rivendita (mediamente
pari a circa € 10.000,00 lordi): e così per un importo di circa € 2.000,00
per ciascun Totem fornito.
Alla luce anche dei dati offerti da Moonway per apprezzare il lucro
cessante, e non contestati specificamente dalla convenuta (in relazione
agli ordini persi secondo la difesa Moonway Grandi Navi Veloci aveva preso
contatto per la fornitura di 7 impianti, mai formalizzati, cfr. doc. 29;
Costa Crociere avrebbe effettuato ordinativi a Moonway del solo hardware,
essendosi
la
convenuta
sostituita
nella
fornitura
del
software,
con
fatturazione a favore di H&S pari a € 60.000,00; Costa Crociere avrebbe
inoltre effettuato ordinativi per 56 totem direttamente a favore della
convenuta), ritiene il Collegio di liquidare a titolo di danno un importo
totale di € 50.000,00, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
12. Il comando giudiziale
Occorre dunque accertare la condotta professionalmente scorretta di parte
convenuta ed disporre l’inibitoria -non assistita da penale in quanto
misura
accessoria
sottoposta
specificamente richiesta-
al
principio
della
domanda
e
qui
non
nonché condannare al stessa al risarcimento del
danno così come sopra quantificato.
Non viene invece concessa la misura della pubblicazione, apparendo misura
sufficiente a presidiare le prerogative di parte attrice l’inibitoria ed il
risarcimento del danno.
pagina
18 di 19
sostituzione del fornitore era stato determinata da un “cambiamento delle
Quanto al governo delle spese,
RG n. 46125/2010
tenuto conto
che n.
le10408/2014
doglianze del
di 17/10/2014
parte
Repert.
attrice vengono accolte solo per una limitata frazione sia in relazione
all’an delle condotte contestate sia al quantum, le spese di lite vengono
compensate in ragione di 4/5 e poste a carico di parte convenuta per la
residua frazione di 1/5. Esse si liquidano come da dispositivo, in virtù
del principio della soccombenza parziale, tenuto conto della lunga fase
istruttoria orale nella quale si è articolato il giudizio.
P.Q.M.
Tribunale
di
Milano,
definitivamente
pronunciando
sulle
domande
formulate da Moonway.it di Jonathan Piran contro H&S Qualità nel software
s.p.a. con atto di citazione notificato in data 17.6.2010, ogni altra e
diversa domanda ed eccezione diversamente disattesa e rigettata, così
provvede:
1)accerta e dichiara che parte convenuta ha posto in essere condotte
contrarie alla correttezza professionale ex art. 2598, comma 3, c.c. per i
motivi indicati in narrativa;
2)inibisce a parte convenuta la prosecuzione delle condotte di cui al punto
sub. 1;
3)condanna parte convenuta al risarcimento del danno a favor di parte
attrice, liquidato nell’importo di € 50.000,00, oltre interessi legali
dalla pronuncia al saldo;
3) compensate in ragione della frazione di 4/5 le spese di lite, condanna
parte convenuta al pagamento a favore di parte attrice della residua
frazione di 1/5, liquidato nell’importo di € 4.000,00, di cui € 500,00 per
spese ed il residuo per compensi, oltre 15% per spese forfettarie, IVA, CPA
e spese di registrazione.
Così deciso in Milano, 2 ottobre 2014
Il Presidente
Dott.ssa Marina Tavassi
Il giudice istruttore
Dott.ssa Alima Zana
pagina
19 di 19
Il

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