Il deposito di un brevetto - Cc-Ti

 Il deposito di un brevetto
Avete sviluppato un’idea e vi state chiedendo quale sia la strategia migliore per
proteggerla da possibili attacchi da parte di un concorrente? La legislazione in materia di
proprietà intellettuale ha previsto diversi titoli di protezione, come i brevetti, i marchi, il
design e i diritti di autore. Il presente articolo ha lo scopo di presentare uno di questi titoli di
protezione, il brevetto, ed i passi da seguire fino al suo ottenimento. Ci limiteremo ad
illustrare la richiesta di deposito per la Svizzera ed il Liechtenstein, menzionando
brevemente anche i brevetti europei e la domanda internazionale di brevetto.
1.
IL BREVETTO
Il brevetto è un titolo rilasciato dallo Stato che ha come oggetto la protezione di
un’invenzione. Conferisce al titolare il diritto esclusivo di sfruttare l’invenzione per 20 anni.
La protezione è valida solo nei Paesi in cui il brevetto è stato depositato. Il suo titolare può
così impedire che l’invenzione venga utilizzata commercialmente senza il suo consenso
(fabbricazione, vendita o importazione), ciò che gli permette, in generale, di recuperare il
denaro investito nella ricerca e nello sviluppo e di realizzare un profitto.
1.1
Le condizioni
Giuridicamente, un’invenzione è una creazione che apporta una soluzione inedita ad un
problema tecnico. Dei prodotti (ad esempio una penna a biro), dei composti chimici
(l’aspirina) o dei processi (ad esempio un’insetticida) sono notoriamente considerati come
invenzioni.
Secondo l’art. 1 della Legge sui brevetti (LBI), solo le invenzioni nuove, utilizzabili
industrialmente, sono brevettabili. Tre condizioni devono però essere adempite:
-
la novità: è considerata nuova l’invenzione che non è compresa nello stato della
tecnica. Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al
pubblico mediante una descrizione scritta od orale, un uso o un qualsiasi altro
modo. Ogni divulgazione ed eventuali pubblicazioni sono considerate come
“anteriorità” e rimettono in causa la novità dell’oggetto del brevetto, anche se sono
state fatte dall’inventore medesimo. Conviene dunque essere discreti e mantenere
il riserbo sulla propria invenzione.
-
l’attività inventiva: un’invenzione, per essere brevettabile, non può semplicemente
riflettere lo stato attuale della tecnica. Secondo il Tribunale federale (TF) è
determinante sapere se un uomo di mestiere ben formato possa, sulla base di tutte
le soluzioni parziali e dei contributi individuali che costituiscono lo stato della
tecnica, giungere alla soluzione data dal brevetto con poco sforzo intellettuale e
semplici esperimenti, o se necessita di uno sforzo creativo supplementare per
trovare una soluzione.
-
1.2
l’uso commerciale: solo l’invenzione definitiva, che può dunque essere utilizzata
nell’industria, suscettibile d’essere riprodotta, costituisce un’invenzione ai sensi del
diritto dei brevetti.
Esclusione dalla protezione
Non tutte le soluzioni apportate ad un problema costituiscono delle invenzioni. Stante la
dottrina dominante, le idee, i concetti, le regole di giuoco, i programmi informatici, non
sono brevettabili. Non è ad esempio possibile brevettare una strategia di marketing o
pubblicitaria. Allo stesso modo, le varietà vegetali, le razze animali (ad eccezione dei
metodi microbiologici), come pure le invenzioni contrarie all’ordine pubblico o ai buoni
costumi (ad esempio, la clonazione di esseri umani) non possono essere brevettate (art. 2
LBI).
2.
I PASSI PRELIMINARI
Prima di investire nella preparazione e nel deposito di una domanda di brevetto, bisogna
identificare l’invenzione e procedere ad uno studio preliminare della brevettabilità per
assicurarsi del suo carattere di novità.
2.1
La ricerca
Prima di depositare un brevetto, la ditta dovrà effettuare alcune ricerche per assicurarsi
che via sia un vantaggio nel depositarlo, evitando così di dover far fronte a spese inutili.
Tali ricerche permettono di prendere conoscenza di numerose informazioni, ad esempio
sapere se altre aziende hanno magari già trovato una soluzione al problema, chi è il leader
del settore, chi sono i concorrenti, se l’invenzione è davvero nuova e se l’invenzione
rischia di violare un brevetto già esistente.
Diversi specialisti (consulenti in brevetti) propongono dei servizi di ricerca in funzione dei
bisogni dell’azienda. Queste ricerche private devono essere comunque distinte dalle
ricerche ufficiali che saranno comunque effettuate nel quadro della procedura d’esame da
parte dell’Istituto della proprietà intellettuale al momento della domanda di deposito. L’IPI
rilascia anche numerose informazioni ed ha pubblicato una guida scaricabile sul sito
www.ige.ch. Una biblioteca informatica contenente oltre 40 milioni di files può essere
consultata in una banca dati online, l’Espacenet (www.espacenet.ch). È anche possibile
sollecitare una ricerca relativa ad una domanda di brevetto nazionale il cui scopo è situare
l’invenzione in rapporto allo stato della tecnica. La tassa di 500 CHF (IVA e spese di base
comprese) ed i risultati saranno consegnati un mese dopo l’ordine di ricerca; tale ricerca è
facoltativa.
3.
LA PROCEDURA DI DEPOSITO
3.1
La domanda
L’Istituto Federale della Proprietà Individuale (IPI) è l’autorità competente in materia di
proprietà intellettuale in Svizzera. È presso questo istituto che la domanda di brevetto –
tramite un apposito formulario – deve essere depositata. La richiesta, sottoforma di
dossier, deve essere accompagnata dalla descrizione dell’invenzione, dalle rivendicazioni,
dai disegni e da un estratto (art. 49 LBI, nonché art. 21 e seg. Ordinanza sui brevetti, OBI).
L’invenzione deve essere descritta in modo che possa essere attuata da persona esperta,
ad esempio da un uomo del mestiere (art. 50 LBI). Chi desidera ottenere un brevetto deve
presentare (in generale):
a. la richiesta di rilascio del brevetto;
b. la descrizione dell’invenzione;
c. almeno una rivendicazione;
d. i disegni ai quali si riferisce la domanda;
e. l’estratto;
f. la menzione dell’inventore;
g. se è il caso, il documento di priorità
Più specificamente, la domanda deve contenere gli atti tecnici, ossia: la descrizione
dell’invenzione, le rivendicazioni, i disegni e l’estratto, da presentare in tre esemplari.
La descrizione deve avere il seguente contenuto:
- un titolo
- attribuzione dell’invenzione ad un settore tecnico
- presentazione dello stato della tecnica (facoltativo)
- descrizione dettagliata dell’invenzione
- lista di disegni
- indicazione di almeno una forma di realizzazione dell’invenzione
Le rivendicazioni costituiscono la parte più importante del brevetto: esse devono indicare
le caratteristiche tecniche essenziali dell’invenzione e determinano l’estensione della
protezione che gli sarà conferita. Ciascuna domanda di brevetto può contenere dieci
rivendicazioni esenti da tassa; per ciascuna ulteriore rivendicazione deve essere pagata
una tassa di rivendicazione.
L’estratto non conterà più di 150 parole, deve comprendere un riassunto di ciò che è
esposto e indicare le utilizzazioni principali dell’invenzione. Se gli atti tecnici contengono
formule chimiche atte a caratterizzare l’invenzione, una delle medesime almeno deve
figurare nell’estratto; i suoi simboli devono essere spiegati. Se gli atti tecnici contengono
disegni atti a caratterizzare l’invenzione, uno dei medesimi almeno deve essere designato
per essere ripreso nell’estratto; i segni di riferimento più importanti di questo disegno
devono figurare nell’estratto.
L’estratto serve unicamente ad informare il lettore, che potrà giudicare in un attimo se il
progetto potrebbe essere di suo interesse.
Infine i disegni illustrano le caratteristiche del progetto presentando un esempio
d’esecuzione dell’invenzione.
Il dossier deve essere prodotto in tre esemplari. Una volta che il dossier è stato
consegnato (le rivendicazioni, i disegni e l’estratto possono essere consegnati nel termine
di 3 mesi a contare dalla data del deposito), verranno assegnati un numero ed una data.
Tale data potrà se del caso essere rivendicata come data di priorità rispetto ad altre
domande di deposito.
Per le domande di brevetto svizzere non è obbligatorio ricorrere ad un mandatario,
riservato il caso delle persone fisiche o giuridiche che non hanno né domicilio né sede in
Svizzera. È comunque frequente e raccomandato, visto la complessità delle
procedure, di ricorrere ad un mandatario professionale (ad esempio, un consulente
in brevetti).
3.2
I costi
Le tasse si aggirano attorno ai 200 franchi per il deposito, rispettivamente 500 franchi per
l’esame del dossier. Dal 5° al 20° anno è dovuta una tassa annua variabile (100 franchi tra
il 5° e il 6° anno, 200 franchi il 7° e l’8° e 310 franchi a partire dal 9° anno). A queste tasse,
che costituiscono una modica parte dei costi dell’operazione, si aggiungono altri elementi:
le traduzioni in caso di deposito di brevetti in un Paese straniero, gli onorari dei consulenti
in brevetti, il numero di rivendicazioni, le spese per la difesa e la valorizzazione del
brevetto, ecc.
Le domande di brevetto svizzere si rivelano relativamente poco costose in rapporto ai
brevetti europei o internazionali, i quali implicano importanti spese di traduzione. Un
brevetto europeo per un’invenzione di complessità media valevole in sette/otto Stati, costa
all’incirca 30’000 franchi. L’ottenimento di un brevetto implica delle spese significative per
il depositante. Questi avrà interesse a depositare un brevetto una volta valutati i vantaggi
commerciali riconducibili a tale deposito, quali ad esempio la prova del potenziale
innovativo dell’azienda, il valore del monopolio e, dunque, la possibilità di conseguire degli
utili supplementari, di controllare la diffusione di una tecnologia o cedere una licenza, ecc.
Si tratterà di verificare se tali vantaggi compensano l’inconveniente di dover divulgare
un’invenzione, affrontando i costi legati al deposito.
4.
IL RILASCIO DEL BREVETTO
Una volta ricevuta la domanda, l’IPI rilascia un certificato di deposito attestante la data
di deposito ed il numero attribuito alla domanda. A partire dal deposito, l’inventore dispone
di un periodo di 12 mesi per depositare delle domande di brevetto in altri Paesi facendo
valere la data di deposito della prima domanda. In un secondo momento, l’IPI verificherà
che la domanda soddisfi le esigenze formali imposte dalla legge. La domanda di brevetto
è pubblicata elettronicamente (su www.swissreg.ch) 18 mesi dopo il suo deposito.
Trascorrono normalmente dai 3 ai 5 anni tra il deposito della domanda di brevetto ed il
rilascio del brevetto. L’invenzione è tuttavia protetta a titolo provvisorio a partire dalla
data del deposito della domanda. L’IPI esamina il contenuto tecnico della domanda e si
assicura che essa risponda alle esigenze legali. Non verifica invece la novità e l’attività
inventiva (previo pagamento di una tassa di ricerca è però possibile chiedere una ricerca
sullo stato della tecnica, in modo da verificare il carattere di novità). Vi è inoltre la
possibilità di richiedere una procedura di esame accelerata, la quale porta però al
pagamento di una tassa supplementare di 200 CHF; il brevetto sarà pubblicato nell’anno
di priorità corrente. Non è sempre vantaggioso che il brevetto venga rilasciato troppo
presto: infatti, il rilascio del brevetto implica automaticamente la sua pubblicazione e
dunque la divulgazione dell’invenzione al pubblico. Una volta rilasciato il brevetto, la
protezione è valida retroattivamente dalla data del deposito della domanda. Il giorno del
rilascio e della pubblicazione del brevetto, l’IPI consegna all’inventore un esemplare del
fascicolo del brevetto ed un certificato. Contemporaneamente, il brevetto è iscritto nel
registro dei brevetti ed il fascicolo viene pubblicato su www.swissreg.ch.
5.
La protezione all’estero
Un brevetto ha effetto solo nel Paese nel quale è registrato ed è in vigore. Una
registrazione del brevetto all’estero è possibile depositando direttamente una domanda nel
Paese prescelto. Le procedure di esame e di rilascio variano a seconda del Paese. In virtù
della Convenzione sui brevetti europei (CBE), è possibile, per mezzo di una procedura
unificata, depositare un brevetto europeo che permette di estendere la protezione a più di
30 Paesi europei, Svizzera e Liechtenstein compresi. Il Trattato di cooperazione in materia
di brevetti (Patent Cooperation Treaty - PCT) permette inoltre di brevettare, con una
procedura internazionale unica, un’invenzione nei 139 Paesi aderenti al PCT. Ciascuna di
queste vie ha ovviamente le sue peculiarità e la scelta di una o dell’altra via dipende dai
bisogni della ditta, dal settore toccato e dall’estensione della protezione desiderata.
5.1
Registrazione nazionale, europea o internazionale?
Dopo aver deciso di proteggere la propria invenzione, l’azienda dovrà decidere se intende
depositare un brevetto svizzero o nazionale, europeo o internazionale. Dal punto di vista
economico, è preferibile depositare delle domande di brevetto nazionali quando si intende
proteggere la propria invenzione solamente in alcuni Paesi; l’inconveniente consiste nel
dover far capo a diversi uffici nazionali ed effettuare diverse procedure di registrazione
parallele, il che può essere relativamente scomodo. La domanda di brevetto europeo ha il
vantaggio di centralizzare gli esami effettuati nelle diverse fasi (deposito, esame,
ricerca,ecc.) e permette di ottenere un brevetto valido in tutti gli Stati aderenti alla
Convenzione sul brevetto europeo (CBE).
Il Trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT) permette di depositare una
domanda internazionale centralizzata; l’esame materiale della domanda ed il rilascio dei
brevetti restano tuttavia di competenza degli uffici nazionali (in Svizzera, l’IPI) o sovraregionali (Ufficio europeo dei brevetti).
La persona o società che desidera depositare un brevetto dovrebbe procedere ad una
stima reale dei costi - mettendoli in rapporto ai vantaggi finanziari ed all’estensione della
protezione - che offre la strada della domanda nazionale e quella dei sistemi regionali o
internazionali. Converrebbe anche determinare se la protezione dell’invenzione in
Svizzera è sufficiente o se valga la pena estenderla anche ad altri Paesi. Nella pratica,
ogni caso merita un’analisi approfondita.
6.
Le invenzioni del lavoratore
Spesso le invenzioni vengono fatte dai lavoratori. La LBI non regola la questione della
proprietà di un’invenzione. Tale problematica è trattata nel Codice delle obbligazioni (CO).
L’art. 332 CO prevede che le invenzioni, brevettabili o no, che il lavoratore ha fatto o alle
quali ha partecipato nello svolgimento della sua attività lavorativa e nell’adempimento dei
suoi obblighi contrattuali, appartengono al datore di lavoro (naturalmente, per contratto si
può prevedere un regime diverso). Secondo la giurisprudenza, il criterio determinante è
quello di sapere se il lavoratore è stato assunto allo scopo di fare delle invenzioni oppure
no. La posizione del lavoratore nell’azienda, le sue conoscenze, il suo salario, le clausole
previste nel suo contratto riguardanti eventuali invenzioni ed il loro compenso sono
parimenti circostanze che saranno prese in considerazione per determinare se l’attività
inventiva costituisca o meno un obbligo contrattuale.
Quand’anche l’attività inventiva non figurasse fra gli obblighi contrattuali del lavoratore, il
datore di lavoro può, per accordo scritto, riservarsi l’acquisizione delle invenzioni che il
lavoratore ha fatto nello svolgimento della sua attività lavorativa.
Il lavoratore che ha fatto un’invenzione conformemente al capoverso 2 dell’art. 332 CO
deve informarne per scritto il datore di lavoro; questi deve comunicargli per scritto entro sei
mesi, se vuole acquistare l’invenzione rispettivamente il design oppure lasciarglieli. Il
lavoratore può invece disporre liberamente di quelle invenzioni che non hanno alcuna
relazione con l’attività lavorativa.
Il datore di lavoro ottiene un diritto di depositare una domanda di brevetto, di mantenere il
riserbo sull’invenzione o di venderla, o ancora di renderla pubblica. Il diritto svizzero non
prevede, contrariamente ad altre legislazioni, il versamento di un compenso
supplementare al lavoratore per quelle invenzioni fatte al servizio del datore di lavoro.
Tuttavia, se l’invenzione o il design non sono lasciati al lavoratore, il datore di lavoro deve
pagare un compenso speciale, determinato tenendo conto di tutte le circostanze,
segnatamente il valore economico dell’invenzione, la cooperazione del datore di lavoro e
dei suoi ausiliari, l’impiego degli impianti aziendali e le spese sopportate dal lavoratore
nonché la sua situazione nell’azienda. Il lavoratore mantiene tuttavia il diritto ad essere
citato come inventore.
Nei rami economici in cui la ricerca è importante, pensiamo al settore farmaceutico, alla
microtecnica, ma anche alle Università, è consigliabile regolare questo genere di questioni
direttamente nel contratto di lavoro o in un regolamento complementare contenente
disposizioni precise in merito allo statuto dei dipendenti, alle loro attività di ricerca, ai loro
obblighi contrattuali, e che preveda eventuali indennità per le scoperte. La Confederazione
ed alcuni Cantoni hanno ad esempio legiferato in merito alle invenzioni dei loro funzionari
e dipendenti.