La sorveglianza del proprio marchio in Internet

La sorveglianza del proprio marchio in
Internet
Paolo Di Mella
1. Sorveglianza dei nomi di dominio
“Sorvegliare” il proprio marchio in Internet significa innanzitutto monitorare i diversi registri dei
domini, sia nei top level generici che in quelli nazionali, allo scopo di conoscere quei domini
registrati da terzi che sono costituiti da o che contengono il marchio in questione o un marchio
simile.
Ricordiamo che i nomi di dominio generici di primo livello sono i seguenti: .COM, .BIZ, .EDU,
.GOV, .INFO, .NET, .ORG, .NAME, mentre i ccTLD comprendono circa 200 registri (il dominio
.EU è considerato un dominio nazionale).
Con riferimento alla legge italiana ricordiamo che l’art. 22 C.p.i., rubricato “Unitarietà dei segni
distintivi”, dispone:
“1. E' vietato adottare come (…) nome a dominio aziendale un segno uguale o simile all’altrui
marchio se, a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa dei titolari di quei segni ed i
prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per
il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.
2. Il divieto di cui al comma 1 si estende all'adozione come (…) nome a dominio aziendale di un
segno uguale o simile ad un marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, che goda
nello Stato di rinomanza se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente
vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi”.
Una volta accertata la violazione del proprio diritto il titolare può quindi agire con tempestività,
inviando, ad esempio, una lettera di diffida o avviando una procedura di riassegnazione se ne
esistono le condizioni.
In caso di avvio di un procedimento giudiziario, l’art. 118 C.p.i. prevede la possibilità per l’effettivo
avente diritto di ottenere dall’Autorità Giudiziaria Ordinaria l’assegnazione a proprio favore di un
nome a dominio concesso a chi lo abbia richiesto in malafede oppure violando un diritto anteriore
su segni distintivi in contrasto con l’art. 22 C.p.i.
Ciò premesso precisiamo che Bugnion offre un servizio di sorveglianza annuale che consente di
conoscere ogni nuovo nome di dominio generico (gTLD’s) e nazionale di primo livello per codice
Paese (ccTLD’s) identico o simile alla denominazione ricercata e che, pertanto, potrebbe entrare in
conflitto con il marchio o il nome di dominio in questione.
Il report viene presentato al Cliente con una elaborazione grafica frutto di una preventiva
valutazione di massima del dominio (di colore verde se sembra di titolarità del cliente, di colore
rosso per i domini che risulterebbero violare il diritto del titolare, di colore blu per quelli che
sembrano legittimamente depositati da terzi).
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Il report della sorveglianza fornisce anche la home page del sito, in modo che sia immediatamente
visibile il settore merceologico a cui si riferisce.
Per ogni nome di dominio vengono indicati il titolare, nonché le informazioni amministrative,
tecniche e di contatto insieme alla storia precedente.
Il rapporto viene consegnato per e-mail settimanalmente (senza copia di conferma cartacea).
2. Sorveglianza del marchio all’interno di siti Internet
“Sorvegliare” il proprio marchio in Internet significa altresì monitorare la rete allo scopo conoscere
ogniqualvolta il proprio marchio (o un marchio simile) appare all’interno di un sito o come metatag
(i metatag sono parole chiavi, codificate nel linguaggio html e non immediatamente visibili sulla
pagina web, che i motori di ricerca possono utilizzare per individuare ed indicizzare i vari siti
presenti sulla rete). Lo scopo è evidente: far fronte con tempestività ad usi illeciti del proprio
marchio.
<<In rete la percentuale di prodotti contraffatti è dieci volte superiore rispetto al mercato “reale”.
Un flusso che si svolge soprattutto all’ombra di siti poco conosciuti e poco controllati, ma che non
salva nemmeno quelli più affidabili come e-Bay (brand come Tiffany e Louis Vuitton hanno fatto
causa a e-Bay dopo aver scoperto che rispettivamente il 70% e il 93% dei loro prodotti in vendita
sul sito in realtà era falso). Secondo le stime della Guardia di Finanza, sulla rete un prodotto su 3 è
contraffatto: un giro d’affari che in Italia supera il miliardo di euro, a fronte dei 4 miliardi
dell’intero valore dell’e-commerce nel nostro Paese>> (Fonte: Il Sole 24 Ore).
Il marchio sorvegliato (in particolare il marchio dotato di notorietà o famoso) può inoltre essere
utilizzato preceduto dalla parola “tipo” o “modello” o simili (es: borsa tipo Gucci) allo scopo
principale di ottenere maggiori accessi al sito. In tal caso non si ha una vera e propria contraffazione
di marchio (è esclusa infatti la confondibilità) bensì comunque un illecito sotto il profilo della
concorrenza sleale per appropriazione di pregi (art. 2598 n. 2 c.c.): il riferimento esplicito ad un
marchio altrui, difatti, crea un “effetto traino” dovuto alla sua rinomanza.
Altre volte la segnalazione dell’uso del proprio marchio in Internet consente di scoprire flussi di
merce originale che avvengono però al di fuori della rete ufficiale di vendita spesso in violazione di
contratti di distribuzione.
Al momento Bugnion non svolge tale servizio di sorveglianza.
Esistono sul mercato società che hanno come compito ha quello di setacciare la rete, di trovare i
falsi per conto delle aziende. In particolare si occupano di monitorare la presenza di prodotti
contraffatti sulla piattaforma eBay allo scopo di rimuoverli dalla rete.
Va da sé che è sempre opportuno che il Cliente monitori costantemente Internet attraverso i normali
motori di ricerca segnalando a Bugnion eventuali usi illeciti o comunque “anomali” del proprio
marchio.
Marzo 2007
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