thomann.it 11-11-2014 11-12-2014 Noemi Ruda
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thomann.it 11-11-2014 11-12-2014 Noemi Ruda
PSRD Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute Ai sensi del Regolamento di risoluzione delle dispute nel ccTLD .it (Regolamento) e del Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD .it (Regolamento Dispute). Nella procedura 10/2014 Ricorrente: Musikhaus Thomann E.K. Resistente: Funkin di Nicola Pagani Dominio contestato: thomann.it ***** Svolgimento della procedura - 17.06.2014: la Ricorrente inviava al Registro del ccTLD “.it” (di seguito semplicemente “Registro”) lettera di contestazione del nome a dominio “thomann.it”; - 25.06.2014: Il Registro comunicava alla ricorrente l’avvio della procedura di opposizione; - 31.10.14 - MFSD riceveva reclamo e relativa documentazione; - 03.11.14 - MFSD verificava la regolarità della documentazione, comunicandone la ricezione al registro; - 06.11.14 -MFSD inviava a mezzo posta al resistente reclamo e relativa documentazione, avvisandolo dell'avvio della procedura di riassegnazion - 11.11.14 - la resistente riceveva il plico contenente il reclamo e relativa documentazione; - 09.12.14 - MFSD nominava quale esperto la Dott.ssa Noemi Ruda che, in pari data accettava l'incarico. ***** Allegazioni della Ricorrente 1 Secondo quanto affermato e documentato dalla Ricorrente nel Reclamo depositato in data 31.10.2014, Musikhaus Thomann E.K. è una impresa individuale tedesca “leader mondiale nella commercializzazione on-line di strumenti musicali”, che vanta ad oggi “3 milioni di clienti, 1.000 dipendenti e un fatturato superiore a euro 330 milioni”. La Ricorrente è titolare di alcuni marchi registrati, tutti consistenti nella denominazione THOMANN, di cui si forniscono i relativi certificati di registrazione o gli estratti dai database ufficiali: - Registrazione di marchio comunitario No. 4567401, depositato in data 29.07.2005 e concesso in data 11.08.2006 per prodotti ricompresi nelle classi 9, 11, 15 (tra cui specificamente “strumenti musicali”); - Registrazione di marchio internazionale No. 974742 (designante la Cina) concesso in data 16.07.2008 per prodotti ricompresi nelle classi 9, 11, 15 (tra cui specificamente “strumenti musicali”); - Registrazione di marchio comunitario No. 12482725, depositato in data 08.01.2014 e concesso in data 16.07.2014 per servizi ricompresi nelle classi 35, 41, 42. Ai fini del presente procedimento si terrà conto unicamente la registrazione di marchio comunitario THOMANN No. 4567401, depositato in data anteriore rispetto alla registrazione del dominio contestato (risalente al 08.02.2008) ed avente validità nel territorio nazionale. La Ricorrente è inoltre titolare di svariati nomi a dominio registrati in numerosi ccTLD (come documentato dagli allegati 14-37 e 44 al Reclamo). Si rileva che alcuni di essi sono stati registrati in data anteriore rispetto al dominio contestato (cfr. thomann.be, thomann.co.uk, thomann.cz, thomann.fi, thomann.fr, thomann.ro, thomann.de). In virtù dell’uso prolungato e della notorietà ottenuta nel settore degli strumenti musicali, i segni distintivi della Ricorrente (denominazione sociale, marchi e nomi a dominio), tutti coincidenti con il patronimico del fondatore Hans Thomann, verrebbero riconosciuti ed associati alla Ricorrente dal pubblico di riferimento. In data 08.02.2008, la Resistente registrava il dominio contestato thomann.it, utilizzato inizialmente (2008-2009) per reindirizzare l’utenza verso il dominio strumentimusicali.net, negozio di musica on-line che propone in vendita strumenti musicali di vario tipo (come documentato dagli estratti dal database archive.org allegati sub. 52-54 al Reclamo), e successivamente (2012) disattivato. Dopo avere inoltrato ripetute offerte di acquisto tramite il proprio consulente informatico di fiducia, nessuna delle quali riscontrate dalla Resistente, la Ricorrente richiedeva l’attivazione di una procedura di opposizione al dominio contestato in data 17.06.2014. 2 Sostenendo che il nome a dominio contestato costituisca usurpazione e violazione dei propri segni distintivi anteriori, la Ricorrente ne richiede la riassegnazione. Posizione della Resistente Dalla documentazione agli atti del presente procedimento risulta che la Resistente, pur avendo ricevuto copia del Reclamo e la relativa documentazione in data 11.11.2014, non ha ritenuto di prendere posizione sulle argomentazioni della Ricorrente e sui diritti da questa vantati. Motivi della Decisione Si premette che, per costante orientamento delle decisioni dei PSRD, la mancata costituzione e replica del Registrante non osta, nel rispetto delle disposizioni a tutela del contraddittorio, ex art. 4.4 del Regolamento Dispute, alla decisione della procedura medesima (cfr. decisioni MFSD timstore.it, nonché minutemaid.it e cocacola.it, ivi citate) ove il Reclamo debba considerarsi “conosciuto” dal Resistente ai sensi del succitato art. 4.4 del Regolamento Dispute, secondo cui il reclamo si considera conosciuto dal titolare del nome a dominio oggetto di opposizione (nel seguito, resistente) al momento in cui: a) riceve la raccomandata contenente reclamo e documentazione; oppure, b) nel caso di mancato ritiro della raccomandata, al compiersi del periodo di giacenza presso l’ufficio postale; oppure, c) nel caso il destinatario non risulti presso l’indirizzo indicato nel DBNA del Registro, al momento in cui le poste hanno tentato la consegna della raccomandata. Ciò detto, il Collegio ritiene che il Reclamo debba essere accolto e il nome a dominio trasferito (riassegnato) alla Ricorrente, in ragione delle prove documentali fornite sulla sussistenza, nel caso di specie, delle condizioni stabilite nel Regolamento Dispute. In particolare, l’art. 3.6 del Regolamento Dispute prevede che siano sottoposti alla procedura di riassegnazione i nomi a dominio per i quali la Ricorrente affermi che: a) il nome a dominio sottoposto a opposizione sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome; e che b) l'attuale assegnatario (denominato “resistente”) non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione; ed infine che c) il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede. Se il ricorrente prova che sussistono assieme le condizioni “a)” e “c)” di cui sopra ed il resistente non prova a sua volta di avere diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione, quest’ultimo viene trasferito al ricorrente. 3 In relazione al precedente punto “b)” del presente articolo, il resistente sarà ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio oggetto di opposizione qualora provi che: 1) prima di avere avuto notizia dell’opposizione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome a esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi; oppure 2) che è conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio; oppure 3) che del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato. Non avendo la Resistente depositato alcuna memoria di replica, questa non ha adempiuto al proprio onere probatorio in relazione alle circostanze di cui al punto b) della norma. Mancano pertanto le prove di ogni possibile sussistenza di diritto o titolo al dominio contestato da parte della Resistente. D’altra parte, da quanto esposto e documentato dalla Ricorrente emerge che il dominio thomann.it è identico o comunque confondibile con i segni distintivi di titolarità della Ricorrente, validi sul territorio nazionale ed in uso nell’ambito della strumentazione musicale, e le prove relativamente alla condotta in male fede della Resistente (dalla registrazione del dominio nel 2008 in avanti) sono atte a dimostrare la condotta fraudolenta della Resistente nella registrazione a l’uso del dominio thomann.it, conformemente a quanto previsto dall’art. 3.7 del Regolamento Dispute, secondo cui: Le seguenti circostanze, se dimostrate, saranno ritenute prova della registrazione e dell'uso del dominio in mala fede: a) circostanze che inducano a ritenere che il nome a dominio è stato registrato con lo scopo primario di cedere, concedere in uso o in altro modo trasferire il nome a dominio al ricorrente, titolare di un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale o comunitario, o ad un suo concorrente, per un corrispettivo, monetario o meno, che sia superiore ai costi ragionevolmente sostenuti dal resistente per la registrazione ed il mantenimento del nome a dominio; b) la circostanza che il nome a dominio sia stato registrato dal resistente per impedire al titolare del diritto ad un nome, marchio, denominazione anche geografica o altro segno distintivo riconosciuto dal diritto nazionale o comunitario, di utilizzare tale nome, denominazione, marchio o altro segno distintivo in un nome di dominio corrispondente ed esso sia utilizzato per attività in concorrenza con quella del ricorrente o, per gli enti pubblici, magistratura od altri organi dello Stato, in modo da sviare cittadini che ricerchino informazioni relative ad attività istituzionali; c) 4 la circostanza che il nome a dominio sia stato registrato dal resistente con lo scopo primario di danneggiare gli affari di un concorrente o di usurpare nome e cognome del ricorrente; d) la circostanza che, nell'uso del nome a dominio, esso sia stato intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet, ingenerando la probabilità di confusione con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/o comunitario oppure con il nome di un ente pubblico; e) il nome di dominio registrato sia un nome proprio, ovvero un nome di ente pubblico o privato per il quale non esista alcun collegamento dimostrabile tra il titolare del nome di dominio e il nome di dominio registrato. Relativamente all’identità e/o confondibilità del nome a dominio contestato con i segni distintivi sui quali la Ricorrente vanta diritti Il nome a dominio contestato è da considerarsi evidentemente identico ai marchi ed agli altri segni distintivi anteriori della Ricorrente, tutti consistenti nel patronimico THOMANN ed interamente ricompresi nel dominio, non essendo di alcuna rilevanza ai fini della presente valutazione la mera aggiunta del suffisso del ccTLD .it, per la propria natura di requisito prettamente tecnico (si vedano in proposito le decisioni MFSD valparma.it e tomponzi.it) o delle lettere iniziali www, che sono parole di uso comune per indicare il world wide web sicché la loro presenza non vale a caratterizzare diversamente il nome a dominio rispetto alla parola che ne costituisce il cuore: far precedere una parola dalle lettere “www”, quindi, non equivale a modificarla. (cfr. decisione MFSD 191.it, nonché le decisioni CRDD wwwjagermeister.it del 24.01.2005, www-sony.it del 14.05.2004 e wwwbuongiorno.it del 31.03.2004, ivi citate). L’Esperta designata ritiene pertanto che sussista il requisito della confondibilità dei segni distintivi della Ricorrente rispetto al dominio contestato di cui all’art. 3.6 lett. a) del Regolamento Dispute. Relativamente al diritto o titolo della Resistente in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione Come si è detto sopra, alla mancata costituzione della Resistente consegue che non siano state presentate argomentazioni a favore dell’eventuale esistenza di un diritto o titolo al dominio contestato in capo alla Resistente. 5 Da quanto emerge dagli atti inoltre, non vi sono ragioni per ritenere che, prima di avere avuto notizia dell’opposizione, la Resistente abbia in buona fede usato o si sia preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome a esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi, né che questa sia conosciuta con il nome corrispondente al nome a dominio registrato o che del nome a dominio stia facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato. Ad avviso della scrivente è pertanto confermata la circostanza di cui all’art. 3.6 lett. b) del Regolamento Dispute. Relativamente alla registrazione ed uso in mala fede del nome a dominio contestato da parte della Resistente La documentazione prodotta dalla Ricorrente (cfr. allegati 50-54 al Reclamo) dimostra che per diversi anni (2008-9) il dominio in esame sia stato utilizzato al mero fine di reindirizzare l’utente sul sito strumentimusicali.net, in cui si offrivano per la vendita strumenti musicali - attività chiaramente concorrenziale rispetto alla Ricorrente, leader appunto nel settore della commercializzazione on-line di tali articoli. Tenendo conto della notorietà del marchio e patronimico THOMANN della Ricorrente nell’ambito musicale, la scelta della Resistente di registrare un nome a dominio identico a tale marchio per l’offerta di prodotti identici a quelli da esso contraddistinti pare quantomeno sospetta ed è da considerarsi indice della volontà della Ricorrente di utilizzare il marchio noto per attrarre l’attenzione degli utenti Internet ed incrementare in tal modo il numero di visitatori di questo sito e/o a questo collegati a scopo di trarne profitto (cfr. decisioni MFSD timstore.it e iloveitalianshoes.it). Il fatto che successivamente (dal 2012, secondo quanto asserito e comprovato dalla Ricorrente, cfr. all. 50-51 al Reclamo) il dominio contestato sia risultato privo di contenuti ed inattivo (e che lo sia attualmente, secondo quanto verificato dalla scrivente) non giova inoltre a migliorare la posizione della Resistente, che chiaramente non fa (più) alcun uso del dominio e non da segno di prepararsi a farne un utilizzo legittimo. La registrazione da parte della Resistente di un nome a dominio del tutto identico al noto marchio e patronimico THOMANN della Ricorrente - e non invece, ad esempio, alla denominazione sociale “Funkin” e/o alle generalità del titolare della medesima 6 “Nicola Pagani”– in aggiunta al fatto che non vi sono elementi che suggeriscano che la Resistente sia nota al pubblico con la denominazione THOMANN e che possa quindi avere un legittimo interesse alla registrazione del dominio contestato, inducono a ritenere che la stessa abbia, in malafede, inteso sfruttare la notorietà dell’altrui marchio registrato a fini speculativi. Dalla condotta della Resistente si evince infatti che la registrazione del nome a dominio in questione non può attribuirsi ad un mero caso, ciò essendo escluso dall’immediata adozione dello stesso per reindirizzare gli utenti internet verso un negozio on-line di articoli musicali, in diretta concorrenza con l’attività imprenditoriale della Ricorrente, titolare di diritti esclusivi anteriori sul segno THOMANN per articoli musicali. A parere della scrivente, è da ritenersi pertanto accertata la mala fede della Resistente, ex art. 3.6 del Regolamento Dispute, come risulta dalla circostanza che il nome a dominio thomann.it sia stato intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet, ingenerando la probabilità di confusione con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/o comunitario, specificamente prevista dall’art. 3.7 del medesimo Regolamento Dispute. P.Q.M. Il Collegio Unipersonale nominato, in accoglimento del reclamo presentato dalla Ricorrente, dispone il trasferimento (riassegnazione) del nome a dominio thomann.it a Musikhaus Thomann E.K. Manda alla Segretaria del Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute per la pubblicazione della presente decisione ai sensi dell'art. 4.16 del Regolamento Dispute, e per la comunicazione al Registro, alla Ricorrente ed alla Resistente. Milano, 11 dicembre 2014 Dott.ssa Noemi Ruda Esperto designato 7