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Sentenza n. 1384/2015 pubbl. il 02/02/2015
RG n. 65570/2012
Sentenza N.
R.G. N. 65570 /2012
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA - SEZ. A
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Marina Anna Tavassi
Presidente Relatore
dott. Fernando Ciampi
Giudice
dott. Claudio Marangoni
Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: diritto d‟autore, marchi e concorrenza sleale.
Nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di
citazione notificato il 21.09.2012
DA
Flou s.p.a. (C.F. 00779080969), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il
patrocinio degli avv.ti Cesare Galli, Mariangela Bogni e Debora Brambilla; elettivamente
domiciliato in Via Lamarmora, 40, 20122, Milano presso lo studio del difensore avv.
Cesare Galli, in forza di procura in atti;
- ATTRICE CONTRO
Chateau d’Ax s.p.a. (C.F. 00682600960), in persona del legale rappresentante pro
tempore, con il patrocinio degli avv.ti Enzo Morelli, Fabrizio Bergamaschi e Alessandro
Chiaberge; elettivamente domiciliato in Corso Venezia, 54, 20121, Milano presso lo studio
del difensore avv. Enzo Morelli, in forza di procura in atti;
Oggioni & C. s.r.l. (C.F. 00723910964), in persona del legale rappresentante pro tempore,
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http://bit.ly/1Ct9KcM
Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
REPUBBLICA ITALIANA
RG n. 65570/2012
con il patrocinio degli avv.ti Alberto Tornato e Matteo Mussi; elettivamente domiciliato in
Foro Bonaparte, 53, 20121, Milano presso lo studio del difensore Alberto Tornato, in forza
di procura in atti;
Altre Notti s.a.s. di Panero Mario Pasquale & C. (C.F. 00458580016), in persona del
legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell‟avv. Mauro Scaffa; elettivamente
domiciliato in Via Fatebenefratelli, 15, 20121, Milano presso lo studio del difensore avv.
Veneta Cuscini s.r.l. (C.F. 02042750261), in persona del legale rappresentante pro
tempore, con il patrocinio degli avv.ti Giorgio Floridia, Guido Piccione e Francesca
Robazza; elettivamente domiciliato in Via Freguglia, 10, 20122, Milano presso lo studio
del difensore avv. Giorgio Floridia, in forza di procura in atti;
Bissolo Casa s.r.l. (C.F. 02811710231), in persona del legale rappresentante pro tempore,
con il patrocinio degli avv.ti Rocco Lasaponara e Giorgio Beggiato; elettivamente
domiciliato in Viale Premuda, 2, 20129, Milano presso lo studio del difensore avv. Rocco
Lasaponara, in forza di procura in atti.
Semeraro Italia s.r.l. (C.F. 03367340985), in persona del legale rappresentante pro
tempore, con il patrocinio degli avv.ti Gabrio Terran e Ermes Bortolini; elettivamente
domiciliato in Via Passione, 8, 20122, Milano presso lo studio del difensore avv. Ermes
Bortolini, in forza di procura in atti;
Pergoflex di Perego Pierangelo & C. s.a.s. (C.F. 00822650966), in persona del legale
rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv.ti Paolo Fabio Perani e Giovanni
Ghisletti; elettivamente domiciliato in Piazza San Babila, 5, 20122, Milano presso lo studio
del difensore avv. Paolo Fabio Perani, in forza di procura in atti;
- CONVENUTE -
Kloi s.n.c. di Michele e Simone Bramati (C.F. 05085970969);
- CONVENUTA CONTUMACE -
Noctis s.p.a. (C.F. 01304200411), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il
patrocinio degli avv.ti Aldo Fittante, Marco Bianchi e Giorgio Floridia; elettivamente
domiciliato in Via Freguglia, 10, 20122, Milano presso lo studio del difensore avv. Giorgio
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Mauro Scaffa, in forza di procura in atti;
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Floridia, in forza di procura in atti.
- TERZA CHIAMATA -
Conclusioni delle parti: come da fogli allegati al verbale dell‟udienza del 10.06.14.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 21.09.2012 Flou chiamava in causa Chateau d‟Ax s.p.a., Oggioni
& C. s.r.l., Altre Notti s.a.s. di Panero Mario Pasquale & C., Veneta Cuscini s.r.l., Bissolo
Casa s.r.l., Semeraro Italia s.r.l., Kloi s.n.c. di Michele e Simone Bramati e Pergoflex di
Perego Pierangelo & C. s.a.s. chiedendo l‟accertamento e la dichiarazione della violazione
delle proprie privative di diritto d‟autore e marchio non registrato relativi alla forma del
letto “Nathalie”, nonché degli atti di concorrenza sleale posti in essere dalle medesime
convenute. Domandava, dunque, che fossero disposti l‟inibitoria, l‟ordine di ritiro dal
commercio dei prodotti contraffattori con relativa penale, la condanna al risarcimento del
danno e tutte le pronunce conseguenti, tra cui la distruzione dei prodotti contraffattori, la
pubblicazione della sentenza e la liquidazione delle spese legali.
Si costituivano in giudizio tutte le convenute, ad eccezione della Kloi s.n.c., che veniva di
conseguenza dichiarata contumace alla prima udienza del 23.04.2013. Tutte le convenute
chiedevano il rigetto delle domande attoree; Altre Notti eccepiva l‟incompetenza per
territorio del Tribunale adito e la nullità dell‟atto di citazione, mentre Veneta Cuscini
eccepiva il difetto di legittimazione in capo all‟attrice. Pergoflex e Bissolo Casa
domandavano di essere manlevate dai produttori dei letti da esse commercializzati, Altre
Notti (già convenuta) e Noctis, che si costituiva come terza chiamata eccependo a sua volta
il difetto di legittimazione attiva in capo all‟attrice. Veneta Cuscini, Oggioni e Noctis
sollevavano eccezione di prescrizione quinquennale ai sensi dell‟articolo 2947 del codice
civile.
All‟udienza del 23.04.2013 il giudice assegnava alle parti i termini per le memorie ex art.
183 c.p.c. e rinviava la causa al 16.10.2013. All‟esito di tale udienza, nella quale il giudice
si riservava di decidere, Chateau d‟Ax e, in seguito, Veneta Cuscini, depositavano istanza
di separazione del processo ex art. 103 c.p.c.. A scioglimento della riserva, il giudice, con
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1 - Svolgimento del processo
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ordinanza del 02.12.2013, rilevava preliminarmente l‟infondatezza prima facie delle
eccezioni di incompetenza e nullità dell‟atto introduttivo; sotto il profilo istruttorio
rigettava in quanto inammissibili le istanze istruttorie e di integrazione istruttoria e si
riservava di decidere sulla richiesta di CTU contabile formulata dall‟attrice. Rinviava,
quindi, all‟udienza del 15.01.2014 per la decisione sull‟istanza di separazione. A seguito
della riserva assunta in tale udienza, il giudice confermava il rigetto delle istanze istruttorie
richiesta di CTU di parte attrice. Dunque, fissava al 10.06.2014 l‟udienza di precisazione
delle conclusioni. A tale ultima udienza tutte le parti costituite, ad eccezione di Chateau
d‟Ax che non era presente, precisavano le rispettive conclusione ed il giudice assegnava i
termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2 - Argomenti dell’attrice Flou
2.1 - Sull’eccezione d’incompetenza per territorio di Altre Notti e Pergoflex
L‟attrice chiede il rigetto delle eccezioni d‟incompetenza per territorio di Altre Notti e di
Pergoflex. A tal fine, rimanda alle considerazioni svolte dal Giudice nel medesimo
procedimento con l‟ordinanza del 2 dicembre 2013. In particolare, per Pergoflex, nella
parte in cui era stata valorizzata l‟ammissione di quest‟ultima di aver esibito nel proprio
show room di Lissone un catalogo di Altre Notti contenente il letto contestato; per Altre
Notti, nella parte in cui l‟ordinanza faceva riferimento al principio del cumulo soggettivo ex
art. 33 c.p.c., essendo Altre Notti produttrice del prodotto.
2.2 - Sull’eccezione di nullità dell’atto di citazione
L‟attrice chiede che sia confermata la decisione assunta con l‟ordinanza del 2 dicembre
2013 in cui il Giudice aveva affermato che l‟eccezione di nullità dell‟atto di citazione di
Flou era infondata, ravvisando, al contrario, elementi sufficienti a determinare i requisiti
dell‟azione di contraffazione.
2.3 - Sull’eccezione di difetto di legittimazione attiva
L‟attrice chiede che sia confermata anche la dichiarazione d‟infondatezza dell‟eccezione di
difetto di legittimazione attiva, assunta sempre con l‟ordinanza del 2 dicembre 2013. La
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e disponeva che vi fosse una decisione sulla definizione dell‟an prima di procedere sulla
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difesa di parte attrice sostiene che tal eccezione sia infondata tanto in diritto, poiché la
legittimazione ad agire sarebbe una questione di allegazioni e non di prova, quanto in fatto,
poiché la Flou è da sempre licenziataria esclusiva dei diritti sorti in capo all'arch.
Magistretti sul letto “Nathalie”. Tale circostanza sarebbe dimostrata dal contratto tra la Flou
e la Vico Magistretti Office s.r.l., società che gestisce i diritti del defunto artista per conto
della figlia ed unica erede, Sig. Susanna Magistretti. Il medesimo contratto costituirebbe,
regola della forma scritta ad probationem opererebbe ai sensi dell‟art. 10 l.d.a. solo per i
rapporti tra cedente e cessionario. L‟attrice ritiene, invece, applicabile al caso in specie la
disposizione dell‟art. 167 l.d.a., secondo cui i diritti di utilizzazione economica ai sensi
della l.d.a. possono essere fatti valere anche giudizialmente da coloro che ne abbiano il
possesso legittimo.
2.4 – Sull’applicabilità del regime transitorio ex art. 239 c.p.i. richiesto da Chateau
d’Ax, Veneta Cuscini, Altre Notti e Noctis
L‟attrice rileva che tale regime sia scaduto e comunque contrario alle norme comunitarie;
inoltre il rilievo inciderebbe solo sulla quantificazione del risarcimento del danno. Sostiene,
inoltre, che nel corso del giudizio le convenute non abbiano, come era invece loro onere,
fornito prova, da una parte, della reale produzione dei presunti letti commercializzati prima
dell‟aprile 2001, dall‟altra che tali letti avessero le medesime caratteristiche di quelli
contestati nel presente procedimento e che le successive attività commerciali siano rimaste
nei limiti del preuso, come richiesto dalla norma.
L‟attrice sostiene si debba comunque disapplicare la modifica operata dal cd. “Decreto
milleproroghe 2012” all‟art. 239 c.p.i., che ha prolungato la applicabilità del suddetto
regime da 5 a 13 anni decorrenti dal 19 aprile 2001, poiché la Corte di Giustizia Europea,
con la sentenza del 27.01.2011 nel procedimento C-168/09, ha bocciato ogni regime
transitorio in attuazione della direttiva che concedesse a pre-utenti più di un breve periodo
(la sentenza riteneva troppo lungo un periodo di 10 anni) per cessare la propria attività e
smaltire le scorte.
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inoltre, la prova scritta richiesta delle convenute, posto che comunque secondo l‟attrice la
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2.5 - Sulla pretesa cessazione della materia del contendere avanzata da Pergoflex e
Veneta Cuscini
L‟attrice afferma che, come disposto anche dagli artt. 124 e 131 c.p.i., anche nel caso di
cessazione dell‟illecito nelle more del giudizio, cessazione che comunque sostiene non
essere provata nel caso di specie, sussisterebbe un suo interesse legittimo all‟inibitoria,
2.6 – La tutela ai sensi del diritto d’autore
L‟attrice sostiene che il letto “Nathalie” sia protetto dal diritto d‟autore ai sensi dell‟art. 2,
n. 10), della legge sul diritto d‟autore (“opere del disegno industriale che presentino di per
sé carattere creativo e valore artistico”). Il valore artistico ed il carattere creativo dell‟opera,
oltre che già riconosciute da precedenti provvedimenti, sarebbero anche provati da diversi
riconoscimenti ricevuti dal letto nel corso degli anni, tra cui l‟esposizione permanente alla
Triennale di Milano.
L‟attrice contesta le affermazioni di Noctis secondo cui la sentenza del 27.01.2011 nel
procedimento C-168/09 della Corte di Giustizia avrebbe negato l‟applicazione del diritto
d‟autore ai modelli non registrati. Rileva che questa abbia, invece, affermato che la
protezione del diritto d‟autore per modelli non registrati può risultare da altre direttive,
come la Dir. n. 2001/29, e deve essere verificato dal giudice del rinvio.
L‟attrice ritiene infondata la tesi delle convenute che il letto “Nathalie” sarebbe stato
anticipato da altre opere, e afferma, invece, che tale letto sia provvisto anche del requisito
della novità, come riconosciuto anche nelle ordinanze del Tribunale di Milano richiamate.
A tal proposito compie una comparazione tra i letti-anteriorità richiamati dalle convenute
ed il letto “Nathalie”, sostenendo come vi sia una sostanziale diversità e che in alcuni casi
manchi una data certa della loro creazione.
L‟attrice sostiene che tra il suo prodotto e quelli delle convenute vi sia un rapporto
d‟identità e che, anche a voler negare ciò, si tratterebbe di elaborazioni dell‟opera originale,
riservate quindi esclusivamente all‟autore di questa, ai sensi dell‟art. 4 della legge sul
diritto d‟autore.
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poiché permarrebbe il pericolo di reiterazione.
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2.7 - Tutela come marchio di forma di fatto
La difesa di parte attrice sostiene che la forma del letto “Nathalie” sia protetta anche come
marchio di forma di fatto per la sua capacità distintiva inerente e per l‟uso trentennale che
ha avuto e che di conseguenza i prodotti delle convenute rappresentino una contraffazione
del proprio segno distintivo non registrato. L‟attrice rileva che questa capacità distintiva si
sia ulteriormente rafforzata grazie al suo uso, con riferimento particolare alle campagne
“secondary meaning”. La difesa di parte attrice aggiunge che la notorietà del marchio di
forma del letto “Nathalie” sia tale da rendere ad esso applicabile anche la protezione
riservata ai marchi rinomati ai sensi dell‟art. 20, comma 1, lett. c), c.p.i..
L‟attrice contesta poi le osservazioni svolte da alcune convenute riguardo al presunto
carattere funzionale della forma del letto “Nathalie”, affermando che questa non sia
assolutamente necessaria per conseguire un risultato tecnico; circostanza che sarebbe
confermata dall‟esistenza, sul mercato, di molteplici diverse forme utilizzate per letti tessili.
Sul presunto valore sostanziale che la forma conferirebbe al prodotto, l‟attrice rileva che
questa sia in contraddizione con la presunta mancanza di valore artistico, paventata dalle
convenute. Infine, l‟attrice contesta vi sia stata volgarizzazione della forma. Afferma che
questa prescinderebbe da un eventuale comportamento omissivo del titolare e dipenderebbe
da una sua oggettiva volgarizzazione, che però non si è verificata come gli dimostrerebbero
espressi richiami fatti al letto “Nathalie” da alcune società nelle loro attività di
commercializzazione.
2.8 - Concorrenza sleale ed ulteriori profili
L‟attrice rileva che le imitazioni delle convenute abbiano integrato inoltre l‟illecito
d‟imitazione servile ai sensi dell‟art. 2598, n. 1, c.c. e quello di appropriazione di pregi ex
art. 2598, n. 2, c.c., richiamando giurisprudenza del Tribunale di Milano che aveva
sanzionato l‟imitazione anche non confusoria della forma di segni distintivi non registrati.
La difesa di parte attrice rinviene nei prodotti delle convenute, ritenuti copiature
pedisseque, anche l‟ulteriore illecito concorrenziale sotto il profilo della c.d. ripresa diretta
della prestazione altrui e agganciamento ai prodotti altrui, che costituiscono una violazione
dei principi di correttezza professionale ai sensi dell‟art. 2598, n. 3, c.c.. L‟attrice lamenta
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pubblicitarie, e alla sua diffusione, che avrebbero permesso l‟acquisizione del cd.
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anche la condotta illecita per il profilo della denigrazione, vietata dall‟art. 2598, n. 2, c.c.,
nei confronti di Semeraro e Bissolo, per la bassa qualità e il prezzo estremamente ridotto
dei loro prodotti.
2.9 - Domande
L‟attrice chiede l‟accertamento e la dichiarazione degli illeciti subiti, con conseguente
commercio dei prodotti contestati, con conseguente penale per ogni violazione successiva.
Chiede che venga ordinata la distruzione delle cose costituenti contraffazione, la condanna
delle convenute al risarcimento del danno, inclusa la retroversione degli utili, e la
disposizione della pubblicazione della sentenza.
Flou chiede ci sia un approfondimento istruttorio per quantificare il danno causato dalla
contraffazione e dalla concorrenza sleale ed i correlativi utili e benefici ottenuti dai
contraffattori secondo i criteri dagli articoli 158, l.d.a., e 125, c.p.i..
L‟attrice reclama l‟identità tra il suo prodotto e i prodotti contraffattori e chiede il calcolo
del numero di letti venduti dalle convenute e del margine operativo lordo. In alternativa,
chiede che sia concessa la royalty ragionevole, prendendo come punto di riferimento per il
minimo inderogabile le rilevazione della Associazione Italiana Design e Comunicazione
Visiva AIAP, che ha rilevato per fatturati sino a 20 milioni di euro royalties medie del
14.34%. Chiede la retroversione degli utili dei contraffattori nella misura in cui eccedano i
mancati utili di Flou. Chiede, infine, il risarcimento del danno all‟immagine e del danno
morale.
3 - Argomenti delle convenute e della terza chiamata
3.1 - Eccezione d’incompetenza territoriale
Le convenute Altre Notti e Pergoflex eccepiscono preliminarmente l‟incompetenza
territoriale del tribunale adito. In particolare, Pergoflex lamenta che la propria chiamata in
causa sia stata strumentale per la scelta del foro competente nei confronti di Altre Notti e
che il catalogo sia stato esibito nello showroom di Lissone solo in virtù di una specifica
richiesta di un cliente, poi rivelatosi agente di Flou. Altre Notti contesta l‟operabilità del
cumulo ai sensi dell‟art. 33 c.p.c. nei suoi confronti. Entrambe le parti non hanno rinnovato
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inibizione dalla loro prosecuzione e ripetizione, nonché l‟ordine del ritiro definitivo dal
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tal eccezione nelle memorie conclusive.
3.2 - Nullità dell’atto di citazione per non identificazione dell’oggetto
Le convenute Semeraro, Veneta Cuscini, Altre Notti e Oggioni eccepiscono la nullità
dell‟atto di citazione per la mancanza d‟identificazione dell‟oggetto della causa, cioè della
forma del letto “Nathalie” che l'attrice intende proteggere. In particolare, rilevano che ci
l‟esistenza di diverse versioni dello stesso, non abbia identificato la forma di cui lamenta la
presunta contraffazione, né con riguardo all‟opera di cui chiede la protezione per diritto
d‟autore, né con riguardo alla pretesa forma tutelabile come marchio di fatto.
Oggioni come ulteriore prova richiama il doc. sub n. 77 di parte attrice, in cui sono prodotti
i primi schizzi originali del letto, che presentano molte differenze rispetto alle illustrazioni
del letto proposte nell‟atto di citazione.
Semeraro afferma che il letto “Nathalie” abbia quattro tipi di basi, quattro tipi di piani di
riposo e nove misure diverse e che secondo l‟idea originaria di Magistretti (presa dalle sue
dichiarazioni) il piumone copriva il basamento del letto, mentre dalle immagini prodotte
con l‟atto di citazione il basamento è scoperto.
Veneta Cuscini rileva inoltre che le privative conferite dal diritto d‟autore e dal diritto dei
marchi proteggono solo rispettivamente una sola espressione estetica di un‟opera ed una
sola forma di un prodotto, non potendosi chiedere dunque una protezione su tutte le
molteplici declinazioni del letto.
3.3 - Difetto di legittimazione attiva
Veneta Cuscini, Altre Notti, Oggioni e Noctis eccepiscono il difetto di legittimazione attiva
in capo a Flou. Sostengono che Flou non abbia provato la catena trasmissiva dei pretesi
diritti sul letto “Nathalie”.
Oggioni e Veneta Cuscini rilevano che la tutela delle opere di design mediante il diritto
d‟autore non era disponibile al momento della creazione del letto (datata 1978), essendo
stata introdotta a partire dal 2001. Pertanto, la prospettazione di parte attrice di essere stata
licenziataria di tale diritto sin dalla creazione del “Nathalie” sarebbe giuridicamente
impossibile, disponendo l‟art. 119, l.d.a., terzo comma, che nel contratto di edizione non sia
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siano molteplici forme del suddetto letto e che parte attrice, pur avendo ammesso
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possibile comprendere diritti futuri attribuiti da leggi posteriori. Rilevano inoltre che
l‟attrice non abbia provato né dedotto di aver acquisito il diritto dall‟autore dopo l‟entrata in
vigore del d.lgs. n. 164/2001. Veneta Cuscini rileva che le prove per testi offerte dall‟attrice
siano prova che la stessa nutra qualche dubbio sui suoi diritti e che siano comunque
inammissibili ai sensi dell‟art. 110 l.d.a., che dispone che la trasmissione dei diritti di
utilizzazione debba essere provata per iscritto”. Noctis sostiene che il contratto di licenza
estranea al giudizio (la Vico Magistretti Office S.r.l.) e non legittimata a licenziare
all‟attrice i diritti vantati, che spettano in via esclusiva solo al designer e/o ai suoi eredi.
3.4. Applicazione del regime transitorio ex art. 239 c.p.i.
Chateau d‟Ax, Veneta Cuscini, Altre Notti e Noctis sostengono di potersi avvalere del
regime transitorio ex art. 239 c.p.i..
Altre Notti afferma di aver iniziato a produrre il letto “Rigoletto” prima del 2001, indicando
di aver cambiato negli anni diversi nomi commerciali, mantenendo però sempre il
medesimo prodotto. Per provare tale circostanza e la sussistenza dei requisiti ex art. 239
c.p.i., insiste affinché, in modifica dell‟ordinanza del 2 dicembre 2013, siano ammessi i
capitoli di prova per interpello e testi chiesti nelle memorie ex art. 183 n. 2, nn. da 1 a 10, e
ex art. 183 n. 3, al cap. n. 11.
Veneta Cuscini sostiene di beneficiare del regime transitorio di cui all‟art. 239 c.p.i. in
quanto il letto “Vivian” è stato commercializzato fin dal 1994, ed afferma di aver prodotto
prove, tra cui listini prezzi, depliant, fatture di vendita e cataloghi risalenti fin da tale
periodo, sufficienti per provare la sussistenza dei requisiti richiesti dall‟art. 239 c.p.i..
Aggiunge che la ricostruzione fattuale da lei effettuata debba ritenersi pacifica in virtù della
mancanza di una specifica contestazione dell‟attrice.
Noctis sostiene che già nel 1999 fabbricava il letto contestato. Rileva che all‟epoca il letto
era denominato “Cool”, ma che questi non sarebbe nient‟altro che il medesimo letto
“Tender” contestato da Flou. A tal fine produce documenti risalenti agli anni 1999 e 2000
ed insiste nel chiedere l‟ammissione dei capitoli di prova per testi rigettati con l‟ordinanza
del 2 dicembre 2013, in modifica di tale provvedimento.
Chateau d‟Ax, Veneta Cuscini e Noctis richiamano l‟orientamento del Tribunale di Firenze
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depositato in atti sub doc. A) dall‟attrice non sia rilevante perché concluso con società
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che aveva ritenuto priva di fondamento l‟eccezione di illegittimità comunitaria della
novella dell‟art. 239 c.p.i., considerando l‟intervento legislativo del 2012 legittimo perché a
tutela di realtà occupazionali e produttive. Aggiungono che il Tribunale di Firenze abbia
affermato che non ci sarebbe in ogni caso contrasto tra l‟art. 239 c.p.i., da una parte, e la
direttiva comunitaria 98/71 e la sentenza della Corte di Giustizia 27.01.11 nella causa C168/09, dall‟altra, poiché la direttiva coprirebbe solo le opere del disegno industriale fatte
3.5 - Richiesta di separazione della causa
Chateau d‟Ax, Veneta Cuscini ed Oggioni chiedono la separazione del processo ex art. 103
c.p.c. per la loro peculiare posizione rispetto alle altre convenute. Altre Notti, pur non
avendo formulato alcuna espressa richiesta sul punto, solleva a sua volta perplessità
riguardo alla opportunità di trattare unitariamente la presente causa.
3.6 - Prescrizione
Veneta Cuscini, Oggioni e Noctis formulano eccezione di prescrizione quinquennale ai
sensi dell‟art. 2947 c.c. per gli eventuali danni verificatesi anteriormente al quinquennio
precedente il momento della formulazione della domanda.
3.7 - Tutela ai sensi del diritto d’autore
Tutte le difese delle società convenute (intendendo in queste inclusa la terza chiamata
Noctis) sostengono che il letto “Nathalie” di Flou non possa godere della protezione
accordata dalla disciplina del diritto d‟autore. Affermano preliminarmente che parte attrice
non abbia evidenziato un elemento individualizzante, cioè un‟espressione, da proteggere.
Sostengono che l‟attrice, invece, cerchi di avere una privativa su un‟idea – in particolare
quella dei letti tessili ovvero sfoderabili – in violazione di quanto statuito anche dai TRIPS
e dal trattato OMPI, che vietano la protezione d‟idee, procedimenti e metodi di
funzionamento per il tramite del diritto d‟autore. Su questo tema, la convenuta Semeraro
aggiunge che l‟opera proteggibile ai sensi del diritto d‟autore potrebbe essere costituita, nel
caso di specie, solo dalla forma del letto, senza tenere conto degli altri elementi che si
caratterizzerebbero come meri accessori, abbinabili in innumerevoli combinazioni.
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oggetto di registrazione e poi cadute in pubblico dominio, non quelle mai registrate.
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Chateau d‟Ax, Semeraro, Veneta Cuscini, Altre Notti, Oggioni e Noctis affermano che gli
elementi richiamati da parte attrice non abbiano il requisito della novità e del carattere
creativo in virtù di una serie di anteriorità riportate, anche in forma di immagine, dalle
convenute nelle loro memorie e produzioni. Richiamano pubblicità di letti aventi le
medesime caratteristiche del “Nathalie” già nel 1958, nel 1975 (del letto “Treca Plum”) e
nel 1977. Alcune convenute rilevano che la rivista “Abitare” negli anni 1970-1976 ha avuto
letto “Driade”, comparso nel maggio 1973, un letto di produzione Brunati della serie
“Sporting” (settembre 1976) ed il letto di produzione Cinova di Lissone (aprile 1975).
Inoltre le convenute richiamano il letto “Flap” prodotto da BBB Bonacina nel 1973, che
aveva rivestimenti sfoderabili come il “Nathalie”, il letto “Strips” prodotto da Arflex nel
1972, in cui il rivestimento diventava parte integrante del letto, ed il “Tuttoletto” di Cini
Boeri, in cui guanciali, piumino, copripiumino e rivestimento del basamento erano
coordinati sia per il disegno che per il colore, come operato nel letto della Flou. Vengono
infine richiamati il letto “Le Bambole” di B&B Italia s.p.a., risalente al 1972, che altre
convenute identificano come il “Bambolettone” pubblicizzato nella rivista Playboy
dell‟ottobre 1977, il letto “Valdorcia” di Axil s.r.l., ed il letto “Longplay”, identificato da
alcune convenute come il letto tessile “Amapola” della serie di arredi denominata “LongPlaying” ideata da un gruppo di designers nel corso del 1976 su incarico del Cav. Luigi
Giovannetti e ampiamente pubblicizzato nell‟anno successivo, sostenendo che esso sia
quasi identico al letto “Nathalie” non solo negli elementi decorativi, ma anche per le sue
caratteristiche funzionali. Le convenute richiamano anche letti commercializzati fuori
dall‟Italia. In particolare, alcune di queste riportano come negli anni cinquanta e sessanta in
Francia le aziende Epeda e Treca Interiors vendessero letti con i quali intendevano offrire lo
stesso servizio completo composto di letto, materasso, cuscino, piumone e copripiumone
offerto da Flou con “Nathalie”. Rilevano poi che le caratteristiche del letto “Nathalie”
abbiano una provenienza nordica, mostrando immagini di letti prodotti dall‟azienda svedese
Hasten. Inoltre, riportano immagini che proverebbero l‟esistenza di piumini/piumoni ed i
relativi copripiumini/copripiumoni, tra i quali quella del quadro “Le Lit” di Henri de
Toulouse Lautrec del 1893, la copertina della rivista “The Saturday evening Post” dell‟1
gennaio 1944 e due pagine pubblicitarie della Wasmutta risalenti agli anni dieci e trenta del
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una rassegna di pubblicità di letti del tutto simili. Tra questi, in particolare, ci sarebbe il
RG n. 65570/2012
1900. Semeraro compie simili rilievi anche per i copricuscini, con fotografie in cui si
mostrano cuscini/copricuscini a sella in cui i c.d. fiocchetti o nodi svolgono la funzione di
unire tra loro, in modo a suo dire pratico semplice e ovvio, due lembi di tessuto. Infine, le
convenute rilevano che tali anteriorità coprirebbero anche gli accessori del letto “Nathalie”,
tra cui i copriletto trapuntati, i piumini e/o piumoni coordinabili per disegni e colori con le
lenzuola, i guanciali ed anche i fiocchetti, che sarebbero anticipati da alcuni divani
circostanza priverebbe il letto “Nathalie”, oltre che del requisito della novità, anche di ogni
pregio innovativo relativo alla sua struttura.
Le società convenute sostengono altresì che non vi siano prove del valore artistico del letto
“Nathalie”, che il letto medesimo non abbia valere artistico di per sé ex art. 2 n. 10 l.d.a., e
l‟attrice abbia meramente presupposto la sua presenza mediante un accertamento a
posteriori, in particolare tramite riconoscimenti acquisiti nel tempo e la fama del suo
creatore. Continuano affermando che tale tipo di accertamento sia contrario sia al dato
testuale della norma, sia alla relazione illustrativa del codice della proprietà industriale, che
invece richiedono che l‟accertamento del valore artistico avvenga tenendo conto del
momento della creazione dell‟opera. Richiamano giurisprudenza del Tribunale di Firenze
che aveva escluso che la valutazione sul valore artistico di un‟opera potesse fondarsi sulla
fama dell‟autore e che fosse possibile fondare il valore artistico di un‟opera su una
valutazione ex post della sua diffusione commerciale. Chiedono che venga disposta una
CTU per stabilire i criteri per considerare il “valore artistico in sé” del letto “Nathalie”.
Un altro argomento utilizzato dalle convenute è costituito dall‟impossibilità che le opere
d‟industrial design mai registrate possano essere oggetto di tutela da diritto d‟autore, alla
luce della sentenza della Corte di Giustizia 27.1.2011 causa C-168/09 che avrebbe escluso
l‟applicabilità dell‟art 17 della direttiva 98/71 a tali opere. Le convenute indicano, a
sostegno di tale argomento, giurisprudenza ancora una volta del Tribunale di Firenze,
sebbene si dichiarino consapevoli che il Tribunale di Milano abbia dato una diversa
interpretazione di tale sentenza.
Alcune convenute rilevano, inoltre, che le caratteristiche del letto “Nathalie” – come il
rivestimento imbottito, la testiera con fiocchetti laterali, il rivestimento fatto in modo da
potervi nascondere i cuscini e la sfoderabilità e lavabilità del rivestimento – sarebbero di
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trasformabili venduti nel 1974 ed il cui rivestimento in stoffa era legato con fiocchetti. Tale
RG n. 65570/2012
natura meramente tecnico-funzionale, e dunque non tutelabili con il diritto d‟autore.
Oggioni afferma che i doc. nn. 3 e 5 prodotti da parte attrice, contenendo questi, il primo,
dichiarazioni dell‟attrice stessa e, il secondo, dichiarazioni tratte dal volume di “Italian
Contemporary Furniture”, provano che l‟innovatività del letto “Nathalie” sia costituita dal
suo elemento strutturale.
Noctis, al fine di provare che la fama del creatore non implica la presenza di carattere
autorale a opere di mobilia di famosi designers (tra cui una sentenza della Corte di appello
di Milano del 2006, due del Tribunale di Monza del 2002, una del Tribunale di Bologna del
2004 e una del Tribunale di Firenze del 2011), nonché medesima opinione di parte della
dottrina
3.8 - Tutela come marchio di forma di fatto
Le convenute sostengono che il letto “Nathalie” non possa neppure godere della protezione
accordata ai marchi di forma di fatto, come invocato da parte attrice.
Le difese delle società convenute lamentano, in primo luogo, l‟assenza del requisito di
novità, rimandando agli argomenti svolti con riguardo alla pretesa tutela autorale.
Affermano che il letto “Nathalie” manchi anche del requisito di capacità distintiva, stante
che un marchio di forma deve essere sottoposto a requisiti più stringenti di un mero
marchio denominativo. A tal proposito le convenute richiamano giurisprudenza comunitaria
che ha sancito che la forma di un prodotto è dotata di capacità distintiva solo alla presenza
di caratteristiche individualizzanti rispetto ad altri analoghi prodotti; caratteristiche che si
devono discostare in maniera significativa dagli usi del settore. Nel caso di specie, al
contrario, le difese di parti convenute ritengono che il letto “Nathalie”, in quanto letto
imbottito e sfoderabile, avrebbe una forma comune e largamente diffusa nel mercato.
Inoltre, sostengono che l‟attrice non abbia assolto al suo onere probatorio di provare la
notorietà locale del marchio, richiesta nel caso si azioni la protezione di un marchio non
registrato. Alcune convenute, in subordine, affermano che, anche qualora si volesse
riconoscere al “Nathalie” il requisito della capacità distintiva, si debba riconoscere che lo
stesso sia stato sottoposto, dalla sua creazione e negli ultimi trentasei anni, al processo di
c.d. “standardizzazione” o “volgarizzazione”, stante il già menzionato affollamento nel
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creativo e valore artistico, richiama diverse sentenze che avevano negato la protezione
RG n. 65570/2012
mercato di letti aventi una simile forma. Su questo punto, Oggioni afferma che questa
circostanza sarebbe stata ammessa da parte attrice stessa quando ha dichiarato di non aver
mai intrapreso iniziative nei confronti dei contraffattori sino alla riscrittura dell‟art. 239
c.p.i., sostenendo che tale inerzia, anche nel caso fosse giustificabile per azioni a tutela del
diritto d‟autore, non lo sarebbe per il marchio, la cui tutela prescinde da tale norma.
Le convenute sostengono altresì che nel caso di specie si debba applicare il divieto di
sarebbe imposta dalla natura del prodotto e ne darebbe valore sostanziale. Alcune
convenute rilevano che il conferimento del suddetto valore sostanziale sarebbe inoltre
provato dall‟asserita presenza di valore artistico e carattere creativo.
La convenuta Semeraro, parimenti a quanto sostenuto con riguardo alla tutela autorale,
mantiene anche per questo punto i rilievi fatti circa la distinzione tra la forma del letto ed i
suoi accessori. Infatti, sebbene l‟attrice consideri i coordinati di biancheria parte integrante
del letto, la convenuta rileva che questo è venduto nel mercato anche senza i medesimi, e
dunque sostiene che debba essere considerato come l‟insieme delle forme del basamento
rigido rivestito in tessuto, la testiera ed i copricuscini.
Infine, le convenute contestano la pretesa rinomanza del marchio, di cui lamentano la
mancanza di qualsiasi prova, e Noctis rileva che l‟eventuale marchio tridimensionale di
fatto sarebbe soggetto all‟istituto della convalidazione ai sensi dell‟art. 28 c.p.i..
3.9 - Atti di concorrenza sleale
Le convenute contestano altresì le domande di concorrenza sleale formulate dalla difesa di
parte attrice. Preliminarmente, le medesime affermano che la non applicabilità della
disciplina dei marchi alla forma del letto “Nathalie” neutralizzi ogni pretesa di Flou
riguardante le allegazioni di comportamenti sleali da parte delle convenute.
La difesa di Chateau d‟Ax sostiene che, per quanto riguarda il suo letto, l‟appropriazione di
pregi sia smentita dal fatto che essa, a differenza di altre convenute, non avrebbe mai
accostato il proprio prodotto “Mimosa” al “Nathalie”, né avrebbe mai agito per indurre i
consumatori ad un accostamento tra i due prodotti.
Semeraro afferma di aver sempre indicato il suo letto come “Rodano letto matrimoniale” (o
“Rodano”), senza riferimenti al letto di parte attrice. Inoltre, rileva che il fatto che il suo
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registrazione dei marchi di forma ai sensi dell‟art. 9 c.p.i., poiché la forma del “Nathalie”
RG n. 65570/2012
letto abbia un prezzo molto diverso dal “Nathalie” non costituisca una prova della diversa
qualità dei letti in questione, essendo i prezzi spesso legati anche alla fama del brand, ma
che invece provi che i due letti si rivolgono a due mercati diversi. Contesta, infine, la
sussistenza di comportamenti parassitari e/o appropriativi, affermando di non essersi mai
attribuita, né nelle relazioni con i terzi, né nelle sue campagne pubblicitarie, nessun
rapporto o pregio riferibili al “Nathalie” o alla Flou.
mercato per tantissimi anni, durante i quali essa ha sempre avuto cura di identificare la
provenienza del proprio letto e non ha mai accostato il proprio letto al “Nathalie” nelle sue
campagne pubblicitarie.
Parimenti, la difesa di Altre Notti afferma di non poter essere annoverata tra coloro che
avrebbero contraddistinto i presunti letti copia richiamando il letto “Nathalie”, rilevando, al
contrario, di aver sempre rivendicato l‟originalità dei propri prodotti, tra i quali il letto
“Rigoletto”, sotto svariati profili tecnici. Sostiene di aver sempre commercializzato con il
suo segno distintivo, non somigliante a quello Flou né sotto il profilo grafico, né sotto
quello della simbologia utilizzata.
Oggioni afferma di essere una società accreditata sul mercato e di essere estranea a tutti i
comportamenti di agganciamento lamentati dall‟attrice.
La difesa di Noctis sostiene che in questo caso si sia in presenza del tema dell‟imitazione di
forme aventi valore ornamentale o funzionale, possibile oggetto di registrazione come
modello ornamentale, e che, pertanto, l‟art. 2598 c.c. vada coordinato con i limiti temporali
di tale normativa. Riporta giurisprudenza che ha negato l‟applicabilità del 2598 c.c. a forme
brevettabili non assistite da privative per evitare una tutela illimitata nel tempo.
Sull‟imitazione servile confusoria, Noctis afferma di commercializzare il prodotto
contestato con una propria denominazione chiara e molto diversa da quella di Flou, con il
suo logo apposto sopra questo e negli imballaggi, e che i cataloghi e listini di Noctis
riportino chiaramente il marchio dell‟azienda, presente altresì nel certificato di autenticità e
nella scheda prodotto. Infine, per quanto riguarda la denigrazione commerciale invocata da
parte attrice contro Semeraro e Bissolo, la difesa di Noctis rileva che l‟attrice non abbia
provato che i prodotti sono percepiti dai consumatori come confondibili e confrontabili.
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Veneta Cuscini sostiene che il suo letto “Vivian” ed il letto “Nathalie” siano coesistiti sul
RG n. 65570/2012
3.10 - Inerzia dell’attrice, cessazione delle azioni contestate e buona fede delle
convenute
Le difese delle parti convenute lamentano l‟inerzia tenuta dall‟attrice nella tutela dei diritti
pretesi sul letto “Nathalie” e nella contestazione delle presunte violazioni. Sostengono che
questa condotta, oltre ad avere in esse generato un legittimo affidamento sulla correttezza
dei loro comportamenti, debba anche avere riflessi sull‟eventuale risarcimento del danno.
lo consentiva e che, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia del 27 gennaio 2011
nella causa C-168/09 e della tardiva diffida dell‟attrice, abbia interrotto ogni produzione,
commercializzazione e attività promozionale, dimostrando di rispettare in pieno i principi
di correttezza professionale. La convenuta rileva che prima del 2011 l‟attrice non aveva mai
denunziato i propri concorrenti, né espresso specifici dubbi sul comportamento di Chateau
d‟Ax, e che, parimenti, mai aveva sollevato dubbi sulla legittimità della disciplina italiana,
mandando la propria diffida solo in data 25 ottobre 2011. Rileva di aver tenuto in seguito
alla diffida un atteggiamento del tutto collaborativo, essendosi dichiarata disponibile ad
impegnarsi a cessare di utilizzare il prodotto contestato, fermo restando la definizione di un
termine per lo smaltimento delle scorte di magazzino. Chateau d‟Ax poi sostiene di aver
tenuto un comportamento in perfetta linea con la normativa nazionale del settore,
producendo il letto “Mimosa” finché consentito, ed avendo iniziato a commercializzarlo a
partire dal mese di luglio del 2000. La difesa di parte convenuta rileva, inoltre, che
l‟incertezza derivante dal quadro normativo veniva ulteriormente acuita dal fatto che il letto
“Nathalie” non solo apparteneva ai disegni e modelli mai registrati, e quindi secondo il
Tribunale di Firenze non proteggibili, ma non aveva mai avuto un riconoscimento
giudiziale fino al provvedimento inaudita altera parte del 14.09.11. Sostiene che il suo
comportamento abbia integrato la figura creata dalla giurisprudenza comunitaria
dell‟operatore economico in buona fede, che consiste nell‟operatore che compie un
determinato comportamento perché indotto da un atto / comportamento che giustifichi tale
aspettativa, in particolare aspettative create dalla amministrazione. Dunque, Chateau d‟Ax
sostiene che anche in caso di disapplicazione dell‟art. 239 c.p.i. non ci potrebbe essere
nessuna sua condanna pecuniaria, poiché andrebbe valorizzata la sussistenza della buona
fede, come da giurisprudenza della Suprema Corte. Infine, la convenuta sostiene che nel
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La difesa di Chateau d‟Ax rileva che essa abbia prodotto il letto “Mimosa” finché la legge
RG n. 65570/2012
caso di specie si dovrebbe applicare anche il principio dell‟errore inevitabile di diritto,
stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 364 del 1988.
La difesa di Veneta Cuscini rileva che in oltre 18 anni di coesistenza tra i due letti l‟odierna
attrice non abbia mai formulato nessuna contestazione, anche in occasione di lamentele
relative ad altri letti di Veneta Cuscini. Sostiene che si sia così integrata una rinuncia
volontaria a qualsivoglia diritto al riguardo, avendo tale comportamento, quasi ventennale,
“Nathalie”. In ogni caso, Veneta Cuscini afferma, con dichiarazione firmata del legale
rappresentante della società, di aver cessato la produzione e commercializzazione del letto
“Vivian” nel corso del 2013, facendo così decadere le domande d‟inibitoria dell‟attrice.
Altre Notti sostiene, smentendo quanto affermato da Flou, di aver espunto il letto
“Rigoletto” dai propri cataloghi a scopo precauzionale dopo la diffida avversaria, sebbene
ammetta che ci sia la possibilità che esso compaia ancora su vecchi cataloghi presenti
presso alcuni rivenditori. Dunque, contesta la valenza probatoria delle dichiarazioni
dell‟attrice su questo tema.
La difesa di Pergoflex sostiene che il fatto di aver rimosso ogni materiale illustrativo dei
letti “Rigoletto” costituisca fatto estintivo che comporta la cessazione della materia del
contendere tra Flou e Pergoflex. Inoltre, rileva di non aver mai, prima dell‟instaurazione del
presente giudizio, ricevuto alcuna comunicazione da parte attrice concernente una richiesta
di porre fine alla presunta condotta illecita, dovendosi quindi applicare l‟ipotesi avallata
dalla Cassazione di assenza d‟interesse ad agire, che richiederebbe invece l‟esigenza di
ottenere un risultato non conseguibile senza l‟intervento del giudice.
Oggioni afferma, senza con questo nulla riconoscere alle pretese dell‟attrice, di aver cessato
di produrre e commercializzare il letto contestato dal 31.01.2012. Afferma che una
semplice lettera è bastata a farle assumere tale decisione, lamentando che l‟attrice si sia
astenuta da qualsiasi azione negli ultimi 35 anni, anche successivamente alla introduzione
del d.lgs. n. 164/2001, sebbene ci siano state diverse occasioni di contatto tra le due società.
Sostiene, poi, di aver venduto letti con le medesime caratteristiche funzionali ed estetiche
del “Bravo T” contestato in questo procedimento, senza nessuna obiezione da parte di
chicchessia, dalla seconda metà degli anni ‟80, mostrando immagini dei letti “Primanotte”
(1986), “Magico” (1989), “Brava Casa” (1990) e “Cipria” (1984). Secondo la convenuta
18
in essa generato un legittimo affidamento che il letto “Vivian” non interferisse con il
RG n. 65570/2012
l‟inerzia di Flou è stata contraria ai principi di ordinaria diligenza.
Bissolo afferma, senza che questo abbia alcuna natura confessoria sulla confondibilità tra il
letto da essa commercializzato e il letto “Nathalie”, di aver provveduto a espungere il letto
contestato dai propri depliant pubblicitari e dal proprio sito internet ed aver annullato tutti
gli ordini eseguiti. Dunque, sostiene che le affermazioni di Flou secondo cui Bissolo
continuerebbe a commercializzare il letto contestato tramite il suo catalogo e sito internet
3.11 - Diversità tra il letto “Nathalie” ed i letti delle convenute
In subordine, le convenute affermano che i propri letti contestati siano diversi dal
“Nathalie” e non integrino, quindi, una violazione del diritto d‟autore vantato da Flou. Altre
Notti si sofferma su numerose differenze tecniche tra il letto “Rigoletto” ed il “Nathalie”,
tra cui la maggiore dimensione, l‟invisibilità dei piedini, la diversità dei cuscini, della
testata, delle cuciture e dei tessuti, e l‟utilizzo di asole e bottoni invece dei fiocchetti
laterali.
Veneta Cuscini afferma che il letto “Vivian” presenti molteplici differenze rispetto al letto
di Flou. Il cuscino copritestiera nel “Vivian” avrebbe forma simmetrica e sarebbe un
elemento aggiuntivo (quindi facoltativo) che, quando presente, si appoggia alla testiera e vi
viene annodato lateralmente, mentre il cuscino di “Nathalie” è di struttura asimmetrica e
forma un tutt‟uno con la testiera del letto. Inoltre, il cuscino di “Nathalie” si svilupperebbe
solo nel lato interno del letto, fungendo anche da copriguanciale, mentre quello di “Vivian”
non svolgerebbe tale funzione. Secondo la difesa di Veneta Cuscini anche le testiere dei
letti sarebbero diverse, essendo quella di “Nathalie” formata da due pezzi mentre quella del
“Vivian” da un pezzo unico. Tali modifiche, sempre a suo giudizio, sarebbero sufficienti in
un settore così affollato ad escludere che il letto “Vivian” possa rievocare in alcun modo le
forme e le caratteristiche del “Nathalie”.
La difesa di Oggioni sostiene che il letto “Bravo T” abbia notevoli differenze rispetto al
letto “Nathalie”. In primo luogo, sottolinea che il “Bravo T” non abbia una sacca
portaguanciale, ma solo un c.d. “trapuntino”, del tutto inidoneo a contenere guanciali;
questo costituirebbe una differenza sia funzionale che estetica rispetto al “Nathalie”. In
secondo luogo, il pannello della testiera nel letto “Nathalie” è diviso in due metà, mentre
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siano completamente false.
RG n. 65570/2012
nel “Bravo T” è intero senza divisioni, producendo, ad avviso di Oggioni, un diverso
impatto estetico. Evidenzia, poi, che i piedini del “Bravo T” abbiano forma cilindrica,
mentre quelli del “Nathalie” una forma conica. Infine, rileva che il suo letto sia dotato, nel
vano contenitore, di un angolare che raccorda pediera e fiancata con un “carter” di
copertura mediante un aeratore circolare brevettato da Oggioni medesima che consente una
circolazione dell‟aria nel vano contenitore, mentre il letto “Nathalie” abbia una semplice
La terza chiamata Noctis sostiene che il letto “Tender” che Bissolo ha assunto come quello
contestato dall‟attrice, non sarebbe in realtà il prodotto contestato da Flou, ritenendo che le
diverse differenze tra questo ed il “Nathalie” ne costituiscano una prova. Richiama la
diversità della base del letto, la diversa conformazione dei cuscini sulla testata, la differenza
di sagoma e di riempimento e la diversità di tessuti utilizzati, sia per tipologia sia per colori.
3.12 - Quantificazione del danno
Le convenute affermano che le pretese risarcitorie di parte attrice siano infondate. Alcune
sostengono inoltre che l‟inerzia di Flou abbia integrato la fattispecie prevista dall‟art. 1227
c.c. e/o che manchi l‟elemento soggettivo del dolo o della colpa necessari per il
risarcimento del danno, e che in ogni caso i criteri di calcolo da essa invocati non possano
trovare accoglimento. Chiedono inoltre il rigetto di tutte le istanze istruttorie di esibizione
ai sensi dell‟art. 121 c.p.i. e descrizione ai sensi dell‟art. 129 c.p.i. dei propri libri contabili,
formulate dall‟attrice, poiché le ritengono meramente esplorative.
Chateau d‟Ax afferma il danno lamentato dall‟attrice nei suoi confronti sia insussistente,
perché questo dovrebbe coprire solo il periodo successivo alla lettera di diffida di Flou –
datata 25 ottobre 2011 – che però è successiva al momento in cui Chateau d‟Ax ha
interrotto la commercializzazione del letto “Mimosa”. La difesa di Chateau d‟Ax sostiene
inoltre che la sua buona fede sarebbe un elemento esimente per il risarcimento poiché l‟art.
125 c.p.i. e l‟art. 156 l.d.a. richiedono la colpa od il dolo del contraffattore. Ritiene che
dopo la direttiva enforcement 2004/48/CE l‟elemento soggettivo non possa più essere
considerato in re ipsa, potendo al massimo essere presunto, con facoltà per il convenuto di
provare il contrario, che Chateau d‟Ax ritiene aver esercitato con successo.
Semeraro sostiene che la differenza di prezzo e di mercato di riferimento tra il suo letto e
20
staffa in alluminio.
RG n. 65570/2012
quello di Flou renderebbe insostenibile l‟assunto dell‟attrice secondo cui a ogni letto
“Rodano” venduto corrisponda una mancata vendita di un letto “Nathalie”.
Veneta Cuscini afferma l‟inerzia di Flou e la presenza del regime transitorio ex art. 239
c.p.i. costituiscano prove che ad essa non sia attribuibile nessuna colpa per il proprio
comportamento, con la conseguenza che non possa essere riconosciuto alcun risarcimento
del danno, richiedendo questo la sussistenza della colpa in capo al contraffattore. Aggiunge
secondo, del codice civile. Veneta Cuscini sostiene poi che l‟attrice non abbia assolto il
proprio onere probatorio di dimostrare il nesso di causalità tra l‟asserita attività illecita ed il
danno subito, avendo solo allegato una presunta assoluta identità tra i letti delle convenute
ed il letto “Nathalie”. Quanto ai criteri di risarcimento del danno utilizzati dall‟attrice, la
difesa di Veneta Cuscini contesta prima di tutto l‟assunto di parte attrice secondo cui ogni
letto “Vivian” venduto equivarrebbe alla mancata vendita di un letto “Nathalie”, vista la
sensibile differenza di prezzo (25%) e l‟affollamento del mercato; anche il criterio della
royalty ragionevole è considerato dalla difesa di Veneta Cuscini del tutto sproporzionato: in
primo luogo perché la percentuale del 14,34% è indicata nel documento prodotto da parte
attrice come un valore massimo e non medio, ed inoltre perché non ipotizzabile in un
settore così affollato. Contesta poi tutti gli altri criteri utilizzati dall‟attrice, compresa la
retroversione degli utili (considerato utilizzabile solo quando l‟arricchimento avviene con
l‟uso abusivo di risorse di terzi), il danno all‟immagine, la perdita di investimenti, la perdita
di avviamento ed il danno morale.
Altre Notti afferma che il letto “Rigoletto”, a causa della ricercatezza dei tessuti, materiali e
finiture dello stesso, veniva commercializzato ad un prezzo molto maggiore del “Nathalie”,
tale da vanificare ogni pretesa di parte attrice per supposti danni all‟immagine per
svalutazione agli occhi degli acquirenti.
Pergoflex rileva di non aver mai venduto nessun letto “Rigoletto”, e dunque di non aver
mai potuto operare alcuna distrazione degli utili, come da tesi attorea indistintamente
formulata nei confronti di tutte le convenute. Per analoga motivazione sostiene che non
possa trovare accoglimento nemmeno la richiesta di parte attrice di corresponsione dei
canoni di licenza. La difesa di Pergoflex contesta anche la richiesta di risarcimento danni
per danno all‟immagine, perdita d‟investimenti pubblicitari e perdita del valore di
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che l‟inerzia dell‟attrice ricadrebbe anche nella sfera d‟azione dell‟art. 1227, comma
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avviamento aziendale, poiché - a fronte d‟investimenti pubblicitari quantificati, secondo le
dichiarazioni del Dott. Sala, direttore amministrativo di Flou, in oltre un milione di euro per
ogni esercizio e alcune centinaia di migliaia solo per “Nathalie” - l‟impatto determinato
dalla mera esibizione di un catalogo illustrativo a un numero esiguo e non quantificato di
clienti sarebbe ininfluente. Inoltre, rileva che la differenza di prezzo tra il “Rigoletto”, pari
ad € 2.700,00, ed il letto “Nathalie”, pari ad € 1.278,00, escluderebbe qualsiasi
Bissolo afferma che nel caso si dovesse procedere a quantificare un risarcimento dei danni
nei suoi confronti, bisognerebbe dare rilievo alla circostanza che essa ha acquistato da
Noctis solamente 14 letti del modello “Tender H30” per un ammontare complessivo di soli
€ 3.220,00.
Oggioni sostiene che l‟inerzia di Flou abbia integrato il disposto ai sensi dell‟articolo 1227
c.c., a sua volta richiamato dall‟art. 125 c.p.i., e che la giurisprudenza ha interpretato nel
senso di richiedere una condotta positiva o attiva diretta a limitare i danni subiti. In
particolare, richiama il secondo comma che dispone che il risarcimento non è dovuto
qualora il creditore avrebbe potuto evitare i danni usando l‟ordinaria diligenza. La difesa di
Oggioni richiama anche il primo comma dell‟art. 1227 c.c., sostenendo che, ove si volesse
riconoscere un risarcimento del danno all‟attrice, questo dovrebbe essere notevolmente
ridotto per la gravità della colpa di Flou nella sua inerzia. Oggioni rileva che l‟inerzia
dell‟attrice escluda la sussistenza dell‟elemento soggettivo in capo alla convenuta, neppure
nella forma della c.d. colpa lieve. Anche la mancanza di una concreta possibilità di
individuare l‟oggetto di cui si richiede tutela, non avendo Flou mai registrato il letto, né
essendo stata in grado di individuarlo, corroborerebbe tale circostanza. Inoltre, rileva che
l‟art. 125 c.p.i., invocato dall‟attrice, non sia applicabile nel caso di specie perché
disciplinerebbe solo il risarcimento dei danni derivanti da violazione di diritti c.d. “titolati”.
La difesa di Oggioni contesta il calcolo del preteso danno operato dalla difesa di parte
attrice, sostenendo che non si possa utilizzare un criterio automatico secondo cui ad ogni
letto venduto dalle convenute equivarrebbe un letto non venduto da Flou, e che in ogni caso
vadano considerati non solo i costi incrementali ma anche quelli generali. Contesta – anche
in virtù del grande affollamento nel mercato dei letti tessili – la royalty richiesta da parte
attrice, evidenziando come nel documento prodotto dall‟attrice stessa la percentuale del
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confondibilità tra due letti presso il pubblico.
RG n. 65570/2012
14,64% sia prevista come percentuale massima, essendo suggerito un ventaglio dal 3 al
14,64%. Infine, sostiene che il preteso danno all‟immagine di Flou sia insussistente e si
oppone alla richiesta di ammissione dell‟interrogatorio del suo legale rappresentante ex art.
121-bis c.p.i..
La difesa Noctis sostiene che la formulazione del 239 c.p.i. provi che Noctis abbia sempre
agito in assoluta buona fede, e che dunque manchi il requisito soggettivo di colpa o dolo
c.p.i., perché sarebbe applicabile solo in caso di diritti di proprietà industriale, non per
giudizi vertenti sul diritto d‟autore e sull‟illecito concorrenziale. Contesta il criterio usato
da Flou secondo cui ogni “Tender” venduto avrebbe causato la mancata vendita di un letto
“Nathalie”, evidenziando la sostanziale differenza di prezzo tra questi, che di conseguenza
avrebbero due target di pubblico diversi. Inoltre, sostiene che ci siano innegabili differenze
tra i due letti che potrebbero aver spinto i consumatori a preferire il letto “Tender”.
Contesta anche il richiesto criterio della retroversione degli utili per gli stessi motivi, e cita
autorevole dottrina (il difensore di parte attrice) la quale sosteneva la necessità di presenza
di dolo o colpa per la retroversione degli utili. Contesta il danno all‟immagine chiesto in
virtù dell‟immemorabile tempo da cui questi letti convivono sul mercato ed il criterio del
c.d. prezzo del consenso per l‟affollamento e la grande concorrenza presente nel settore.
Considera parimenti infondate le domande di risarcimento per le attività pubblicitarie e
promozionali, per danno all‟avviamento aziendale e per danno morale.
3.13 - Domande di manleva
Le convenute Pergoflex e Bissolo chiedono di essere manlevate dalle eventuali condanne
risarcitorie rispettivamente da Altre Notti e Noctis.
Pergoflex rileva che la sua principale attività sia la produzione e vendita di materassi, alla
quale affianca, in maniera meramente occasionale e collaterale, anche la vendita di reti e
letti. Afferma che, relativamente al caso di specie, essa opera solo come rivenditore dei
prodotti di Altre Notti, eseguendo eventuali ordini fatti dai clienti, ma senza gestire
direttamente la promozione ed esposizione dei prodotti. Infatti, rileva di non aver mai avuto
un letto “Rigoletto” in un suo punto vendita, né in un suo catalogo liberamente accessibile
ai clienti. La difesa di Pergoflex, dunque, evidenzia la differente gravità delle condotte
23
necessario per il risarcimento del danno. Rigetta il preteso utilizzo del disposto dell‟art. 125
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contestate dall‟attrice, che si distinguono tra quelle riguardanti la produzione e vendita del
letto “Rigoletto” e quella di pubblicizzazione dello stesso, unica condotta ad essa
ascrivibile, ed in maniera perlopiù irrisoria. In virtù di tale differenza, la Pergoflex sostiene
che non sussista nessuna responsabilità solidale per la produzione e vendita dei letti
“Rigoletto”, mentre la responsabilità per l‟attività promozionale dovrebbe essere
riconosciuta secondo il diverso grado d‟incidenza della sua attività rispetto a quella di Altre
Infine, Pergoflex sostiene che la sua presunta responsabilità avrebbe diretta
derivazione dall‟attività contraffattoria di Altre Notti, e dunque che sussistano i presupposti
per esercitare diritto di regresso nei confronti di quest‟ultima, sia per l‟eventuale condanna
di risarcimento del danno, sia per le spese legali sostenute. A questo fine, quindi, Pergoflex
chiede che Altre Notti sia condannata alla rifusione delle spese legali e di qualsiasi altra
somma cui dovesse essere condannata nel presente giudizio.
La difesa di Bissolo chiede la condanna della terza chiamata Noctis, quale costruttrice e
fornitrice dei letti contraffatti, a manlevare e tenere indenne Bissolo da ogni responsabilità e
somma cui sia eventualmente condannata. Bissolo sostiene di aver sempre tenuto un
comportamento in linea con i principi della buona fede, riportando di aver, appena ricevuta
la citazione in giudizio, prontamente ed in via cautelativa diffidato la produttrice dei letti
Noctis.
Noctis contesta la richiesta di manleva formulata da Bissolo. Sostiene preliminarmente che
il letto “Tender”, che sarebbe quello venduto in 14 pezzi a Bissolo, non è quello raffigurato
dalla difesa di Flou nelle sue memorie, ed in ogni caso che l‟eventuale manleva debba
essere limitata a tali 14 pezzi. Afferma, inoltre, di non essere punibile per il modus
operandi tenuto da Bissolo sul mercato, sul quale non poteva tra l‟altro ingerirsi, e che
quest‟ultima, perché operatore professionale, sia tenuta a conoscere la normativa vigente.
4 - Decisione sulle questioni preliminari
4.1 - Eccezione d’incompetenza territoriale
La messa a disposizione del catalogo presso lo show room di Lissone – sia pure su richiesta
del cliente – è da ritenere sufficiente a prospettare la possibilità di un'offerta da parte di
Pergoflex per la vendita del prodotto. Nei confronti di Altre Notti, va ribadita la decisione
del G.I. che aveva ritenuto applicabile il principio del cumulo soggettivo idoneo a spostare
24
Notti.
RG n. 65570/2012
la competenza territoriale a norma dell‟art. 33 c.p.c.. Il cumulo soggettivo, infatti, deve
essere applicato nel caso di specie non solo in virtù della particolare relazione tra le
posizioni processuali che intercorre tra Altre Notti e Pergoflex, ma anche della competenza
territoriale di questa Sezione nei confronti delle altre convenute aventi sede nel suo bacino
territoriale. Così Chateau d‟Ax ha sede a Lentate sul Seveso (MB), Oggioni ha sede a
Varedo (MB) e Kloi ha sede a Monza. Di conseguenza la competenza territoriale nei
sussistente la competenza per territorio di questa Sezione Specializzata, a norma dell‟art.
120 c.p.i. (d.lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005) e dell‟art. 4 lett. f) d.lgs. n. 168 del 27 giugno
2003. Posto che Altre Notti è stata citata in giudizio in quanto a diverso titolo coinvolta
nell‟illecito contraffattorio e nell‟addebito di concorrenza sleale, la stessa può essere
chiamata dinnanzi al medesimo giudice, competente nei confronti delle altre convenute a
norma degli artt. 18 e 19 c.p.c., in applicazione della previsione di cui al citato art. 33 del
codice di rito.
Non può essere taciuto poi che nel caso di specie l‟eccezione d‟incompetenza non è stata
sollevata in relazione a tutti i criteri astrattamente applicabili, tra cui, per quanto si è detto,
vi è anche quello del locus commissi delicti di cui agli artt. 20 c.p.c. e 120 c.p.i., in base al
quale “le azioni fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto dell‟attore possono essere
proposte anche dinanzi all‟autorità giudiziaria dotata di sezione specializzata nella cui
circoscrizione i fatti sono stati commessi”.
Sulla necessità di eccepire l‟incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a
tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. e dalle leggi speciali la
giurisprudenza è costante: si veda, ad esempio, tra le pronunce più recenti, Cass., 4 agosto
2011, n. 17020, secondo cui “a pena di decadenza nella comparsa di risposta, […] il
convenuto sia tenuto ad eccepire l‟incompetenza per territorio del giudice adito con
riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli articoli 18, 19 e 20 c.p.c. (e nel caso di
cumulo soggettivo, ai sensi dell‟art. 33 c.p.c., in relazione a tutti i convenuti), indicando
specificamente, in relazione ai criteri medesimi, quale sia il giudice che ritenga
competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata inefficace l‟eccezione,
il giudice possa rilevare d‟ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la
competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente)
25
confronti di Altre Notti è attratta in base alle regole della connessione, onde va ritenuta
RG n. 65570/2012
contestato”; e nello stesso senso, ex multis, Cass., 29 agosto 2008, n. 21899; Cass., 5
maggio 2003, n. 6849 e Cass., 8 giugno 1989, n. 2748.
4.2 - Eccezione di nullità dell’atto di citazione
Il Collegio ritiene anche a tale proposito di condividere pienamente le valutazioni svolte dal
G.I. e di ribadire che da un esame complessivo dell‟atto di citazione, dei documenti allegati
comma, c.p.c., vi siano elementi sufficienti a determinare con un ragionevole grado di
certezza l‟oggetto dell‟azione di contraffazione e concorrenza sleale proposta da parte
attrice, e dunque ad escludere che si versi in una situazione di assoluta incertezza. A questo
proposito, e come già parimenti rilevato nell‟ordinanza del G.I., la circostanza che le parti
convenute siano state perfettamente in grado di articolare le proprie difese, di contrastare
gli argomenti ed i mezzi istruttori dedotti dall‟attrice e di indicare a loro volta le prove a
sostegno della proprie posizioni, conferma l‟analisi di cui sopra. Tale impostazione è
coerente con la giurisprudenza maggioritaria in materia, che unanimemente ritiene che un
atto di citazione possa considerarsi nullo solo ove da una valutazione delle indicazioni
fornite con l‟atto di citazione e dei documenti allegati da parte attrice risulti che l‟oggetto
sia assolutamente incerto (ex multis Cass., 22 maggio 2012, n. 8077 e più recentemente
Cass., 15 maggio 2013, n. 11751).
4.3 - Legittimazione attiva e titolarità dei diritti fatti valere
Sul punto va rilevato che parte attrice non abbia mai asserito di far valere diritti d‟autore “in
nome e per conto” di Vico Magistretti. Al contrario, l'attrice ha riferito che l'arch. Vico
Magistretti aveva realizzato “Nathalie” nel 1978 proprio su incarico di Flou, o meglio del
suo fondatore, il Cavaliere del Lavoro Rosario Messina; quest'ultimo all‟inizio del 1979
aveva poi fondato Flou proprio al fine di produrre in serie “Nathalie”, su licenza del
Maestro Magistretti, come di fatto realizzato in forza di un'attività che si protrae da oltre 35
anni.
La legittimazione di parte attrice si fonda su tali allegazioni; quindi in astratto, quale
condizione dell'azione, la stessa sussiste posto che la legittimazione ad agire è una
questione di allegazione, dovendosi riconoscere a chiunque affermi di essere titolare del
26
da parte attrice e dei chiarimenti da questa forniti fin dalla prima memoria ex art. 183, sesto
RG n. 65570/2012
diritto violato, consistendo la medesima nella “coincidenza tra chi propone la domanda e
colui che nella domanda stessa è affermato titolare del diritto” (vedi Cass., 6 febbraio
2004, n. 2326; Cass., 5 novembre 2001, n. 13631; Cass., 22 novembre 2000, n. 15080 e
Cass., 29 aprile 1998, n. 4364).
Se poi si voglia intendere che la difesa delle convenute, con l'eccezione circa la
legittimazione attiva, abbia in realtà inteso affermare la carenza di titolarità del diritto in
avendo Flou validamente dimostrato la fonte dei propri diritti. La Flou risulta essere da
sempre licenziataria esclusiva dei diritti sorti in capo all'arch. Magistretti, anche a fronte del
pagamento di royalties, sempre regolarmente versate e che la Flou continua tutt‟oggi a
versare agli aventi causa dell'architetto. Quest'ultimo è scomparso nel settembre 2006,
cosicché i diritti in capo all‟attrice manterranno il loro vigore fino al termine dell‟anno
2076.
Il contratto depositato in atti da parte attrice (sub doc. A, contratto del 25.03.2012, essendo
il presente giudizio stato radicato nel settembre 2012) dimostra che fra la Flou s.p.a. e la
Vico Magistretti Office s.r.l. –
quest'ultima titolare dei diritti d'autore relativi alla
produzione dell'arch. Lodovico (detto Vico) Magistretti, in particolare in relazione allo
sfruttamento economico dell'opera del disegno industriale corrispondente ai prodotti di cui
all'All. 1 (e cioè il “letto Nathalie, in tutte le sue varianti, in tutte le sue misure, i tessuti, le
basi e i piani di riposo e loro eventuali varianti”) – erano in corso rapporti a fronte dei quali
Magistretti e i suoi aventi causa avevano concesso a Flou i diritti d'autore per la produzione
e la vendita dei prodotti, tramite una licenza esclusiva a fronte del pagamento di royalty
sempre regolarmente versate anche agli aventi causa del Maestro e ora alla Magistretti
Office. Tale contratto rappresenta quindi la “prova” reclamata dalla Noctis e dalla Veneta
Cuscini, supportata anche dal risalente possesso pacifico ed incontroverso di tali diritti da
parte di Flou senza alcuna contestazione da parte degli eredi del Maestro.
In altro parallelo giudizio, la Magistretti Office s.r.l. e la sig.ra Susanna Magistretti hanno
svolto in data 27.2.2013 (doc. n. 73 di parte attrice, nonché la documentazione ad essa
allegata sub doc. nn. 74-77) intervento volontario a sostegno delle domande di Flou
(facendo altresì valere direttamente i propri diritti, anche morali) nella causa di
contraffazione del letto “Nathalie” promossa nei confronti di Noctis s.p.a. pendente avanti
27
capo all'attrice, si deve disattendere una simile eccezione in quanto infondata in fatto,
RG n. 65570/2012
il Tribunale di Bologna. Da tale documentazione e dal contratto di comodato sub doc. n. 75
risulta che la sig.ra Susanna Magistretti è la figlia ed unica erede del Maestro Ludovico
Magistretti (come risulta da doc. n. 74, il fratello, altro erede, aveva rinunciato all'eredità,
risultando così Susanna Magistretti presidente della Fondazione Studio Museo Magistretti,
sub doc. n. 76). La sig.ra Magistretti, essendone la proprietaria, appunto in quanto erede del
defunto Maestro, ha concesso in uso l‟archivio Studio Vico Magistretti 1945-2006,
“Nathalie”: vedi doc. n. 77), modelli e prototipi e collocato appunto presso la Fondazione,
affinché questa possa servirsene per perseguire le sue finalità di natura culturale, mentre lo
sfruttamento economico di essi è stato concesso alla Magistretti Office s.r.l. (vedi doc. n.
75). Più precisamente l'erede Magistretti ha concesso alla s.r.l. Vico Magistretti Office,
costituita nel 2009, i diritti patrimoniali d‟autore e ogni altro diritto di sfruttamento
economico dell‟archivio Studio Vico Magistretti 1945-2006 (doc. n. 75). Per espressa
pattuizione contrattuale (clausola 2) la s.r.l. Vico Magistretti Office può, a sua volta,
concedere in licenza a terzi i diritti patrimoniali d‟autore e quindi il diritto di produrre,
commercializzare e vendere i prodotti di Vico Magistretti. In forza di tale potere la Vico
Magistretti Office ha riconosciuto e quindi confermato una perdurante licenza esclusiva a
favore di Flou sui diritti d‟autore attinenti al letto “Nathalie” a fronte del pagamento di
royalties, sempre regolarmente versate e che la Flou continua tutt‟oggi a versare a
Magistretti Office, come dichiarato nel contratto sub doc. A.
La documentazione in atti è pienamente valida a supportare i diritti fatti valere da Flou nel
presente giudizio. In ogni caso si può rilevare che l‟art. 110 l.d.a. richiede la forma scritta
ad probationem per la cessione dei diritti di utilizzazione economica di opere protette dal
diritto d‟autore opera solo nei rapporti interni tra cedente e cessionario, mentre non si
riverbera all‟esterno di essi, ossia verso i terzi, in quanto “si riferisce all‟ipotesi in cui il
trasferimento viene invocato dal cessionario nei confronti di chi si vanti titolare del
medesimo diritto a lui ceduto; essa pertanto non opera al di fuori del conflitto tra titoli,
ovvero tra pretesi titolari del medesimo diritto di sfruttamento, allorché il trasferimento sia
invocato dal cessionario del diritto di utilizzazione nei confronti del terzo che, senza
vantare una posizione titolata, abbia violato tale diritto, compiendo atti di sfruttamento del
medesimo bene, in tal caso l‟acquisto potendo, quale semplice fatto storico, essere provato
28
composto per lo più di disegni, anche tecnici, documenti di progetto (tra cui anche quelli di
RG n. 65570/2012
anche mediante mezzi diversi dal documento” (così espressamente Cass., 7 marzo 2003, n.
3390).
Ritiene poi il Collegio, come già nella propria ordinanza in sede di reclamo del 24 luglio
2012 (doc. H dell'attrice), emessa nel procedimento cautelare promosso da Flou contro
Mondo Convenienza, che al caso di specie risulta applicabile la disposizione di cui all‟art.
167 della legge sul diritto d‟autore, a mente del quale “I diritti di utilizzazione economica
trovi nel possesso legittimo dei diritti stessi”. Si deve in questa sede ribadire, anche a fronte
delle eccezioni di alcune delle convenute, che “non solo Flou ha prodotto un contratto con
la s.r.l. Vico Magistretti Office, che si afferma attuale titolare dei diritti sulle opere di
Ludovico Magistretti … ma che risulta abbondantemente documentato (e neppure
seriamente contestato) che fin dalla sua costituzione la reclamata [la Flou s.p.a.] ha
commercializzato Nathalie, esercitando il possesso dei relativi diritti di utilizzazione
economica ex art. 167 L.A., né le reclamanti hanno dedotto alcunché per contrastare la
presunzione normativa”.
Non possono essere avanzati dubbi nel caso in esame dove l‟uso pacifico dell‟opera (i
disegni del letto “Nathalie”) da parte della Flou per oltre trent'anni, senza contestazione
alcuna da parte dell'arch. Magistretti (che anzi regolarmente percepiva le relative royalties),
basterebbe a fornire quanto meno la prova presuntiva dell‟avvenuta concessione in licenza
(ex art. 2729 c.c.), in difetto di regole difformi, che si è detto non operino nei rapporti con i
terzi.
Inoltre, si è già rilevato come la Flou possa vantare a proprio favore sia il contratto stipulato
con la s.r.l. Magistretti Office (che nelle premesse dà espressamente atto della licenza
esclusiva su “Nathalie” concessa a Flou dal Maestro Magistretti sin dalla creazione
dell‟opera) e l‟ulteriore documentazione richiamata (valida ad integrare anche la invocata
prova scritta), sia l‟ininterrotto e ultratrentennale, pacifico e consolidato sfruttamento dei
diritti, che la abilita comunque ad avvalersi dell‟espressa disposizione di cui all‟art. 167
legge sul diritto d‟autore.
Del resto la titolarità dei diritti fatti valere nel presente giudizio da Flou è attestata anche
dall‟invocata sussistenza in capo alla stessa del diritto esclusivo sulla forma di “Nathalie”
quale segno distintivo di fatto, tutelato ai sensi degli artt. 1 e 2 c.p.i., ed anzi quale segno
29
riconosciuti da questa legge possono anche essere fatti valere giudizialmente: a) da chi si
RG n. 65570/2012
notorio, tutelato ai sensi dell‟art. 8, comma 3° c.p.i., assumendo l'attrice che tale forma sia
potuta divenire segno distintivo proprio grazie all‟uso intenso ed esclusivo fattone dalla
medesima attrice.
La legittimazione ad agire sussiste in astratto anche in relazione a tale prospettazione.
4.4 - Separazione della causa
posizione giuridica differente. Le deduzioni sulla diversità delle singole posizioni
giuridiche possono indurre a trattare separatamente ciascun soggetto, ma non giustificano la
separazione del processo in senso tecnico, essendo questa una scelta determinata da ragioni
processuali di speditezza e di economia di giudizio che non si ravvisano nel caso di specie,
laddove al contrario vi sono molte questioni identiche fra le diverse parti, che quindi si
ritiene opportuno affrontare congiuntamente.
4.5 Cessazione della materia del contendere
Si è già rilevato come l'attrice, nel confutare la pretesa di alcune delle convenute, affermi
che, come disposto anche dagli artt. 124 e 131 c.p.i., anche nel caso di cessazione
dell‟illecito nelle more del giudizio – cessazione che comunque sostiene non essere provata
– permarrebbe un suo interesse legittimo all‟inibitoria, poiché rimarrebbe il pericolo di
reiterazione.
Sul punto si deve rilevare come il rilievo di parte attrice sintetizzi l'argomento solitamente
utilizzato da questa Sezione Specializzata per imporre comunque l'inibitoria anche in caso
di desistenza dal comportamento denunciato nel corso del giudizio (ed anche nel corso di
un procedimento cautelare).
Tale conclusione è conforme all'orientamento espresso, pressoché unanimemente, dalle
Sezioni Specializzate italiane, per cui la cessazione dell’attività sanzionata in sede cautelare
non fa venire meno il periculum e, dunque, l’interesse alla pronuncia d’inibitoria. Inter alia,
si vedano le ordinanze del Tribunale di Catania 19.09.2000, del Tribunale di Roma ord.
23.01.2004 e del Tribunale di Bari ord. 17.02.2004, che hanno affermato che anche la
disponibilità espressa dalla parte resistente di interrompere l’attività illecita contestata non
sia sufficiente ad escludere il periculum in mora, in quanto, da un lato, non sarebbe
30
Il Collegio ritiene che nel caso di specie non sia ravvisabile, fra le diverse convenute, una
RG n. 65570/2012
comunque nota la quantità di prodotti contraffatti ancora in circolazione e, dall’altro,
resterebbe in ogni caso difficile controllare se effettivamente parte resistente abbia cessato
la commercializzazione degli stessi. Anche il Tribunale di Firenze (ord. 12.12.2004) si è
espresso nel senso che non basta il generico impegno a cessare la lavorazione di un
prodotto contraffattivo rispetto ad altro oggetto di domanda per invenzione industriale per
escludere l’interesse del titolare ad un provvedimento giudiziario in via cautelare. Detti
Trib. Milano ord. 02.02.2006, 19.04.2012, 25.9.2012), per cui la cessazione della condotta
illecita successivamente alla notificazione del ricorso cautelare non fa venire meno il
periculum in mora, tenuto conto che non può escludersi che la violazione riprenda in un
secondo momento. Parimenti ed a maggior ragion non sufficiente appare un generico
impegno a desistere dal comportamento sanzionato.
Non può pertanto allo stato dichiararsi che l'interesse di parte attrice alle misure inibitorie
ed accessorie sia venuto meno per effetto delle dichiarazioni rese Pergoflex e Veneta
Cuscini.
Sotto altro punto di vista, il comportamento denunciato si è comunque protratto per un
certo tempo ed ha rappresentato l'asserito illecito sul quale fondare le pretese risarcitorie di
parte attrice. Quantomeno per il tempo in cui l'illecito si è protratto, e fatte salve le
eccezioni di prescrizione proposte, dovrà essere esaminata la fondatezza della domanda di
risarcimento danni coltivata da Flou, con la conseguenza che non può certo ritenersi cessata
la materia del contendere nei confronti delle convenute Pergoflex e Veneta Cuscini (o altre
che si trovino in identica posizione).
Infine, deve ricordarsi che la cessazione della materia del contendere può aver luogo solo
quando le parti sottopongano al giudicante conclusioni conformi e non residuino dubbi o
contrasti rispetto alla materia del contendere (Cass., 1 aprile 2004, n. 6395; Cass., 20 marzo
2009, n. 6909), dovendo inoltre la nuova situazione di fatto essere irreversibile (Cass., 21
febbraio 2007, n. 4034; Cass., 22 agosto 2007, n. 17861).
5 - Decisione nel merito
5.1 – Applicabilità della disciplina ai sensi dell’art. 2, n. 10), l.d.a., alle opere di
industrial design mai registrate
31
principi sono peraltro ampiamente condivisi anche da questo Tribunale (si veda ex multis,
RG n. 65570/2012
Preliminarmente, pare opportuno fornire una risposta all‟argomento formulato da alcune
convenute, che hanno sostenuto nel giudizio l‟impossibilità che le opere di industrial
design mai registrate possano essere oggetto di tutela da diritto d‟autore, alla luce della
sentenza della Corte di Giustizia 27.1.2011 causa C-168/09, che avrebbe escluso
l‟applicabilità dell‟art 17 della direttiva n. 98/71 a tali opere.
Questa Sezione ha già avuto modo di rilevare in altri procedimenti che la proposta
suddetta sentenza della Corte di Giustizia e prescinde dal contesto normativo nazionale e
comunitario all‟interno del quale essa si colloca.
Il d.lgs. 95/2001, che ha recepito la direttiva n. 98/71, ha introdotto la previsione di cui al n.
10) dell‟art. 2 della l.d.a., che ha riconosciuto la tutela del diritto d‟autore per le opere del
disegno industriale, a condizione che “presentino di per sé carattere creativo e valore
artistico”. Questa protezione non richiede alcun onere preventivo di registrazione di
un‟opera del design quale modello o disegno, in assoluta conformità con i principi stabiliti
dalla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche. In tal
senso, in particolare, dispone l‟art. 5, comma 2, della Convenzione di Berna, che stabilisce
che il godimento e l‟esercizio dei diritti spettanti all‟autore non possono essere subordinati
ad alcuna preventiva formalità costitutiva. L‟ordinamento italiano ha riconosciuto tale
principio nella disposizione contenuta nell‟art. 6 l.d.a., che prevede che il fatto costituivo
del diritto d‟autore sia l‟atto di creazione dell‟opera nel momento in cui essa viene
esteriorizzata in forma percepibile. Alla luce di questi principi, l‟interpretazione offerta
dalle convenute si porrebbe in contrasto con la normativa internazionale ed italiana,
proponendo una lettura della suddetta sentenza che escluderebbe la tutela autorale per le
opere del design mai registrate, ed imporrebbe, di conseguenza, la registrazione dell‟opera
per accedere alla protezione.
Questa Sezione ha avuto modo di affrontare questo tema in numerosi provvedimenti, tra i
quali le sentenza n. 9917/12 Vitra Patente c. High Tech e la sentenza Cassina c. High Tech
del 9 gennaio 2014. Come già rilevato in tali pronunce, la Direttiva n. 71/1998 è stata
concepita per assolvere il compito di uniformare a livello comunitario la disciplina in tema
di protezione giuridica dei disegni e modelli, generalizzando il principio della cumulabilità
della tutela dei disegni e modelli registrati con quella offerta dal diritto d‟autore.
32
interpretazione non può essere condivisa, poiché fondata su una lettura parziale della
RG n. 65570/2012
La stessa Direttiva, al considerando n. (8), affermava testualmente: “è importante stabilire
il principio di cumulabilità della protezione offerta dalla normativa specifica sui disegni e
modelli registrati con quella offerta dal diritto d‟autore, pur lasciando gli Stati membri
liberi di determinare la portata e le condizioni della protezione del diritto d‟autore”. L‟art.
17 della direttiva stabiliva che gli Stati membri erano liberi di determinare l‟estensione
della legge sul diritto d‟autore e i requisiti che dovevano essere soddisfatti per beneficiarne.
sull‟interpretazione degli artt. 17 e 19, Direttiva n. 71/1998, in relazione alla norma
transitoria di cui all‟art. 239 c.p.i., che si riferiva costantemente in tutte le sue versioni –
con la sola eccezione della formulazione contenuta nell‟art. 8, comma 10, d.l. n. 70/2011,
poi eliminata dalla legge di conversione – a quelle opere del design industriale “che,
anteriormente alla data del 19.4.2001, erano, oppure erano divenute, di pubblico
dominio”, così comprendendo sia le opere mai registrate come disegni o modelli, sia quelle
le cui registrazioni erano scadute alla data indicata.
La sentenza Cassina di questa Sezione aveva già rilevato che un‟accurata lettura della
sentenza della Corte di Giustizia – in particolare dei punti da 29 a 34 – consentiva di
rilevare con chiarezza che la Corte aveva ristretto l‟ambito della sua decisione al solo caso
di preesistenza di una registrazione (scaduta) dell‟opera del design come modello o
disegno, posto che l‟art. 17 della Direttiva si riferiva solo a tale ipotesi, disponendo la
cumulabilità tra la protezione accordata dalla registrazione come modello o disegno e
quella del diritto d‟autore e lasciando a ciascuno Stato la libertà di determinare l‟estensione
e le condizioni di accesso a tale protezione.
Posto che la richiesta di pronuncia interpretativa si riferiva specificamente all'art. 17 della
Direttiva 98/71/CE, coerentemente con l'ambito di applicazione di tale articolo e della
Direttiva, la Corte riteneva che la sua decisione non potesse investire aspetti non regolati
dalla norma stessa di cui si chiedeva l'interpretazione, ma rilevava al punto 34 della
sentenza che la protezione del diritto d'autore per le opere mai registrate come disegni e
modelli - che dunque non ponevano alcun problema di cumulabilità di tutele ai sensi
dell'art. 17 della direttiva - avrebbe potuto comunque desumersi da altre direttive in materia
di diritto d'autore.
Si deve dunque ritenere che il richiamo alla normativa di diritto interno sia idoneo e
33
Questo stesso Tribunale aveva sollecitato la Corte di Giustizia a fare chiarezza
RG n. 65570/2012
sufficiente per riconoscere la tutela del diritto d'autore, fin dall'epoca della loro creazione,
anche ad opere del design mai oggetto di alcuna registrazione precedente al 19.4.2001,
posto che rispettino i requisiti richiesti per accedere a tale protezione.
Si può dunque dire che l‟osservazione che l‟art. 17 della Direttiva disciplinava la sola
ipotesi di cumulo delle tutele e che quindi poteva essere interpretata solo nel suo specifico
orizzonte di operatività (ove cioè vi fosse un modello già registrato e scaduto) era solo
richiesta. In particolare, era stato domandato alla Corte di verificare se una corretta
interpretazione di tale norma comunitaria implicasse che una disciplina nazionale
transitoria potesse portare ad escludere in radice l'applicabilità della tutela del diritto
d'autore ad opere del design che ne possedessero i requisiti - stabiliti dalla norma interna - o
per un periodo di notevole ampiezza (dieci anni) in relazione al testo allora vigente dell'art.
239 c.p.i..
Condivide questo Collegio il conseguente rilievo secondo cui il principio espresso dalla
Corte - per il quale la disciplina transitoria ai sensi del 239 c.p.i. non poteva avere l'effetto
di eliminare od anche di rinviare per un periodo sostanziale di tempo l'applicazione della
nuova normativa in modo da impedirne l'applicazione alla data prevista dalla direttiva - è
utilizzabile anche per ciò che non risulta direttamente regolato dalla Direttiva n. 71/1998, e
cioè proprio in relazione alla fattispecie del design d'autore mai registrato, per l'identità
dagli interessi coinvolti e la necessità del loro bilanciamento.
Parimenti condivisibile è l‟assunto secondo cui una differenziazione della tutela, anche
transitoria, fondata sul solo presupposto dell'esistenza o meno di una precedente
registrazione per modello o disegno, presenterebbe in sé profili d‟irragionevolezza tali da
indurre a sollevare dubbi circa la costituzionalità di una norma che attuasse un tale
principio. Inoltre, e più in generale, non appare condivisibile una soluzione ermeneutica che
tenti di fondare sulle problematiche interpretative di una norma transitoria la ridefinizione
sostanziale della disciplina della fattispecie giuridica di cui essa è destinata a regolare
soltanto alcuni limitati effetti.
In conclusione, in forza dei rilievi sin qui svolti e della giurisprudenza sopra riportata, cui
s‟intende fare totale adesione, questa Sezione ritiene che nel caso di specie possa trovare
applicazione la disciplina prevista dall‟art. 2, n. 10), l.d.a., e che dunque si possa procede
34
finalizzato a delimitare preliminarmente l'effettivo ambito della pronuncia interpretativa
RG n. 65570/2012
con l‟analisi sulla presenza del valore artistico e del carattere creativo dell‟opera di cui
parte attrice chiede protezione.
5.2 - Valore artistico del letto “Nathalie”
Come rilevato nel punto precedente, la nuova disciplina dell‟art. 2, n. 10), l.d.a. subordina
la tutela delle opere del disegno industriale alla presenza di un duplice requisito: non solo
hanno contestato dettagliatamente la presenza di entrambi i requisiti, di cui sono
conseguentemente opportune valutazioni separate, iniziando proprio dal valore artistico.
Il testo dell‟art. 2, n. 10), l.d.a., recita che l‟opera di design tutelata è quella che presenti di
per sé valore artistico. Questo richiamo ha suscitato molte perplessità, ponendo il giudice
nel difficile compito di stabilire l‟esistenza del valore artistico in una determinata opera,
mentre in precedenza la valutazione era limitata alla sussistenza della creatività della sua
forma espressiva.
Tuttavia, tale requisito non implica che solo le forme dotate di speciale bellezza possano
accedere alla tutela autorale, ma richiede che dette forme siano oggetto di un giudizio di
valore volto a verificare che la sussistenza ed eventualmente il grado di "artisticità", siano
tali da permettere di classificare le medesime forme fra le espressioni dell'arte. In tale caso
alle forme in questione può essere accordata una tutela legislativa equiparata a quella di
qualsiasi altra creazione dell‟ingegno, e quindi accedere alla tutela del diritto d‟autore.
Alla luce di tale contesto normativo, la giurisprudenza si è ripetutamente pronunciata
definendo i criteri e gli elementi in base ai quali è possibile trarre il convincimento della
valenza artistica di un'opera del disegno industriale.
Innanzitutto, è orientamento consolidato di questa Sezione che il carattere industriale e la
riproduzione seriale e su larga scala di un‟opera del disegno industriale non escluda né mini
in alcun modo la presenza di valore artistico. Una tale opera, infatti, può possedere
nondimeno caratteristiche tali da suscitare un apprezzamento estetico che prevalga sulle
specifiche funzionalità del prodotto, grazie al suo particolare aspetto o alle sue peculiari
forme. Diversamente si finirebbe per negare in radice la tutelabilità del design industriale
come opera degna della protezione autorale.
Passando al giudizio sulla presenza del valore artistico, per dare un fondamento concreto ed
35
l‟elemento della creatività ma anche la sussistenza di un certo valore artistico. Le convenute
RG n. 65570/2012
il più possibile oggettivo – posto che un giudizio di questo tipo è sempre influenzato da
opinioni personali mutevoli anche nel tempo – a tale valutazione, risulta particolarmente
importante rilevare la percezione dell‟opera agli occhi del pubblico e degli ambienti più
specializzati nel settore, tra cui il conferimento di particolari riconoscimenti.
Molte convenute hanno contestato questo tipo di accertamento, argomentando che si
tratterebbe di una valutazione ex post della presenza di valore artistico, contrario al dato
valore da dare ai suddetti riconoscimenti. Essi, infatti, non integrano il fatto costitutivo
dell‟attribuzione del valore artistico all‟opera di design, che è e deve essere connesso
all‟atto creativo ai sensi dell‟art. 6 l.d.a.. La presenza di riconoscimenti deve essere
considerata, piuttosto, come un indicatore oggettivo della sussistenza del valore artistico sin
dalla creazione dell‟opera, testimoniando una diffusa e consolidata opinione che colloca
l‟opera stessa nel novero delle opere d‟arte, tutelabili dal diritto d‟autore. Questo tipo di
valutazione consente di eliminare il più possibile la minaccia che opinioni di gusto
personale possano influenzare la scelta del giudice su questo tema, fornendo invero dei
parametri più oggettivi a cui quest‟ultimo può fare riferimento.
L‟onere di provare la sussistenza del valore artistico incombe sul soggetto che reclama la
tutela autorale, in questo caso l‟attrice Flou. E‟ opinione di questo Collegio che i numerosi
riconoscimenti che questa è stata in grado di dimostrare, sia quelli provenienti da ambienti
professionali (come l‟esposizione alla Triennale di Milano), sia in termini di apprezzamento
del pubblico, sono senz‟altro sufficienti a dimostrare la presenza del valore artistico in capo
al letto “Nathalie”.
Non possono, infine, aver rilievo, come prospettato da alcune convenute, le “intenzioni”
dell‟autore, trattandosi di elemento solitamente estraneo alla valutazione oggettiva del
valore di un‟opera d‟arte ed in contrasto con il dato testuale della norma, che richiede che il
valore artistico dell‟opera sia presente di per sé.
5.3 - Carattere creativo del letto “Nathalie”
Il secondo requisito per accedere alla tutela autorale ai sensi dell‟art. 2, n. 10), l.d.a. è la
presenza di carattere creativo. Tale caratteristica si concretizza nella novità dell‟opera del
disegno industriale e nel pregio innovativo della stessa con riferimento all‟epoca della sua
36
normativo. Il Collegio deve rilevare, però, che questo argomento fraintende quello che è il
RG n. 65570/2012
creazione.
Le parti convenute, al fine di provare l‟assenza di tale qualità, hanno richiamato una
moltitudine di opere (in particolar modo letti) che, secondo la loro ricostruzione, si
pongono come anteriorità rispetto al letto “Nathalie”. Di seguito si riporta il giudizio del
Collegio su ciascuna di dette anteriorità.
5.3.1 - Letto “Bamboletto”
versione della rivista di “Playboy”, prodotta da Noctis sub doc. n. 11), della serie Le
Bambole, ha una struttura totalmente rivestita da un‟imbottitura simile a un divano
bottonato e ha un ben visibile ripiegamento all‟estremità della testiera. Queste differenze
creano anche a livello estetico un‟impressione radicalmente diversa da quella che può
suscitare il letto “Nathalie” e fanno sì che i modelli indicati non abbiano, pertanto, nessuna
capacità anticipatoria nei suoi confronti.
5.3.2 - Letto “Valdorcia”
Il letto “Valdorcia”, richiamato sempre da Altre Notti, si caratterizza per un‟ampia struttura
in legno, su cui poggia il materasso, rimanendo tuttavia detta struttura ben visibile
sporgendo oltre a questo, e per una testiera costituita da un cuscino ripiegato. Questi
elementi rendono il letto molto diverso dal “Nathalie”, sia come effetto visivo che come
elementi costitutivi.
5.3.3 - Letti di David Vicarcio
Altre Notti ha prodotto, altresì, documentazione relativa a due letti di David Vicario,
denominati “Valdorcia” e letto “Marilyn”. Entrambi i letti, però, non possono anticipare il
letto dell‟attrice, poiché, dalle immagini prodotte (vedi tra i documenti prodotti da Altre
Notti i nn. 6 e ss.), risultano avere forme nettamente diverse ed un rivestimento tradizionale
in tessuto diverso dal piumone, oltre ad avere una datazione che sembrerebbe porli, in ogni
caso, posteriormente alla creazione del “Nathalie”.
5.3.4 - Letto “Amapola”
Più parti - in particolare Veneta Cuscini ai doc. nn. 28, 29, 31 e 32, Oggioni al doc. n. 20 e
Noctis ai doc. nn. da 9 a 12 - richiamano il letto “Amapola”, a volte denominato “Long
Playing” di Giovannetti (di cui Veneta Cuscini produce al doc. n. 25 una dichiarazione sulla
commissione del suddetto letto), che viene riportato sia in formato di immagine, sia
37
Il letto “Bamboletto” (nella versione addotta da Altre Notti), o “Bambolettone” (secondo la
RG n. 65570/2012
rappresentato in alcune riviste (in particolare la rivista “Playboy”), sia, infine, nelle sue
schede tecniche. Questo letto ha, invero, alcuni caratteri simili al “Nathalie”, ma tuttavia se
ne discosta in modo decisivo per due differenze: la struttura del letto sembra essere di legno
e la testata si estende abbondantemente ai lati del letto, creando due sporgenze sotto le quali
si inseriscono dei comodini. Queste peculiarità, soprattutto la seconda, caratterizzano il
letto “Amapola” in modo diverso dal “Nathalie”, escludendone ogni effetto anticipatorio.
Il letto della “Treca Interiors”, richiamato da Veneta Cuscini, sebbene dotato di una
struttura simile al “Nathalie”, presenta una testiera completamente diversa che quindi
caratterizza in modo decisivo l‟effetto visivo dell‟insieme del letto in modo profondamente
diverso dal quello del letto di parte attrice.
5.3.6 - Letto “Epeda”
Il letto “Epeda”, la cui immagine è stata prodotta da Semeraro al doc. n. 11, sembra da
subito molto diverso dal letto di parte attrice, avendo un rivestimento bottonato ed essendo
dotato di una pediera.
5.3.7 - Letto “Driade”
Il letto “Driade”, nella versione raffigurata nella rivista “Abitare” del maggio 1973,
prodotta sub documento n. 3 da Oggioni, presenta una struttura del letto diversa dal
“Nathalie” e una testiera caratterizzata da un‟altezza molto ridotta, con posizionamento dei
cuscini sopra di questa, a copertura. Nella versione “Sporting”, raffigurata dalla rivista
“Abitare” di settembre 1976 e prodotta sempre da Oggioni sub documento n. 4, il letto
sembra ancora più distante da quello della Flou, caratterizzandosi per essere un divano
letto, in cui la funzione di testiera viene svolta dal poggia schiena del divano e senza una
struttura se non una rete mobile. Entrambi questi letti, dunque, non si pongono come
anteriorità rispetto al letto della Flou.
5.3.8 - Letto “Hasten”
Il letto di provenienza nordica “Hasten” ha una struttura ben più massiccia rispetto al
“Nathalie”, caratterizzandosi inoltre per un rivestimento a quadrettoni e per una testiera che
presenta forti diversità, non avendo il doppio rivestimento dei cuscini che ne danno anche
un effetto visivo sensibilmente diverso.
5.3.9 - Letto “Strips”
38
5.3.5 - Letto della “Treca Interiors”
RG n. 65570/2012
Il letto “Strips” di Cini Boeri (richiamato in particolare da Semeraro nella sua comparsa
conclusionale e nel doc. n. 5) si caratterizza per essere un letto integrato nel rivestimento;
tuttavia la semplice circostanza che non sia minimamente provvisto di una testiera esclude
che possa anticipare il “Nathalie”.
5.3.10 - Ulteriori letti richiamati
Le parti richiamano anche altri letti: il “Tuttoletto”, anche questo di Cini Boeri, le cui
cassettone posteriore; il letto “Gambadilegno”, che è composto da una struttura in legno e
dotato di una pediera, che creano un effetto visivo molto diverso dal letto di Flou; il letto di
produzione Cinova (sub doc. n. 5 di Oggioni), con una struttura completamente in legno e
un cuscino come testiera, quindi radicalmente diversi rispetto al letto dell‟attrice, ed il letto
“Flap”, che è caratterizzando da una forma e da una struttura completamente diverse
rispetto a quelle del “Nathalie”.
5.3.11 - Anteriorità sui singoli elementi del “Nathalie”
Le convenute hanno, infine, cercato di provare che singoli elementi del letto “Nathalie”
erano già presenti sul mercato prima della creazione dello stesso. Hanno, in particolare,
richiamato un dipinto, la copertina di una rivista e due pagine pubblicitarie della
“Wasmutta” per i piumini/piumoni ed i relativi copripiumini/copripiumoni, fotografie
raffiguranti cuscini/copricuscini a sella dotate dei c.d. fiocchetti o nodi e divani
trasformabili che anticiperebbero i copriletto trapuntati, i piumini e/o piumoni coordinabili
per disegni e colori con le lenzuola, i guanciali ed anche i fiocchetti. Si deve osservare in
proposito che tali rilievi sono, però, inconsistenti, posto che il diritto d‟autore non tutela i
singoli elementi di un‟opera, ma l‟opera stessa nel suo insieme e nella sua espressione
finale. Non sarebbe del resto dubitabile che un‟opera letteraria, sebbene formata da un
insieme di parole già esistenti, possa essere protetta dal diritto d‟autore, ove ne soddisfi i
requisiti. Parimenti, per il “Nathalie” la tutela autorale si rivolge alla sua espressione finale
e non ai singoli elementi di cui è composto.
5.3.12 - Conclusione del Collegio
In base alle esposte considerazioni, il Collegio ritiene che le produzioni delle parti
convenute non siano sufficienti a minare la prova del carattere creativo del letto di parte
attrice, né con riguardo alla novità, né in relazione al suo particolare pregio innovativo. Di
39
forme, però, non operano alcun richiamo al “Nathalie” e che è altresì dotato di un
RG n. 65570/2012
conseguenza, alla luce anche di quanto esposto con riguardo al requisito del valore artistico,
si conclude che il letto “Nathalie” possegga entrambe le caratteristiche richieste dalla
norma dell‟articolo 2, n. 10, l.d.a. e sia meritevole della tutela accordata dal diritto d‟autore.
5.4 - Applicabilità del regime transitorio ai sensi dell’art. 239 c.p.i.
Sul tema dell‟applicabilità del regime transitorio previsto dall‟art. 239 c.p.i., richiamato da
una breve premessa sulla sua evoluzione normativa.
5.4.1 - Evoluzione normativa del regime transitorio
Il regime transitorio è stato introdotto dal legislatore con l‟art. 25-bis del d.lgs. 95/2001.
Tale riforma, in attuazione dell‟art. 17 della direttiva CE 13 ottobre 1998, n. 71, estendeva
la protezione autorale alle “opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere
creativo e valore artistico”. Tale nuova protezione faceva sorgere un conflitto tra i nuovi
titolari dei diritti d‟autore e coloro che, invece, avevano legittimamente operato un‟attività
di produzione e/o commercializzazione di prodotti in epoca precedente al recepimento del
principio del cumulo delle tutele e della protezione del diritto d‟autore. Il contemperamento
tra questi confliggenti interessi veniva trovato nel sistema italiano differendo di dieci anni
la facoltà di agire nei confronti di attività anteriori alla nuova disciplina, permettendo così a
coloro che svolgevano tali attività di smaltire le proprie scorte ed organizzare la propria
attività commerciale in modo conforme alla nuova disciplina. Nel 2005 la norma confluiva
nell‟art. 239 del nuovo codice di proprietà industriale. Tale regime, tuttavia, suscitava
numerosi dubbi di compatibilità con la direttiva comunitaria, e nel 2005 la Commissione
CE avviava una procedura d‟infrazione (n. 4088/2005) contro l‟Italia per il contrasto
dell'art. 239 con gli artt. 17 e 19 della direttiva. Il legislatore interveniva quindi con l‟art. 4
del d.l. 15 febbraio 2008, n. 10, convertito con la l. 6 aprile 2007, n. 46, che, per quanto qui
concerne, cambiava il testo dell‟art. 239 c.p.i. nel senso di escludere la nuova protezione
autorale nei confronti di “prodotti realizzati in conformità ai disegni o modelli che,
anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95,
erano oppure erano divenuti di pubblico dominio”. Anche questa nuova formulazione
dell‟art. 239 c.p.i. sollevava dubbi di legittimità comunitaria, tanto che questa Sezione
rimetteva la questione alla Corte di Giustizia con due ordinanze, rispettivamente del 30
40
Chateau d‟Ax, Altre Notti, Veneta Cuscini e Noctis, pare opportuno, preliminarmente, fare
RG n. 65570/2012
aprile 2009 e del 28 maggio 2009.
Dopo tali rimessioni, il legislatore modificava
nuovamente l‟art. 239 c.p.i. con l‟art. 19, comma 6, della l. 23 luglio 2009, n. 99. La norma
reintroduceva l‟espressa previsione che il regime transitorio era applicabile solo a coloro
che avevano intrapreso la fabbricazione, offerta o commercializzazione dei prodotti
anteriormente all‟entrata in vigore della nuova disciplina e prevedeva la continuazione
dell‟attività solo nei limiti del preuso. Rispetto a tale disciplina transitoria la Corte
conformità con la direttiva CE 98/71. In seguito, il legislatore interveniva nuovamente con
il decreto correttivo n. 131 del 2010, che limitava l‟applicazione del regime transitorio a
coloro che avevano posto l‟attività di fabbricazione o commercializzazione nei dodici mesi
anteriori all‟entrata in vigore della nuova disciplina in relazione ai prodotti
commercializzati o fabbricati prima del 19 aprile 2001 o a quelli fabbricati nei cinque anni
successivi, sempre nei limiti del preuso. Dopo questa modifica la Corte di Giustizia rendeva
la sua decisione (sentenza del 27 gennaio 2011 nel procedimento C-168/09, Flos /
Semeraro) nel caso rimessole da codesta Sezione con l‟ordinanza del 30 aprile 2009. Per
quanto qui concerne, la Corte aveva affermato, ai punti 47 e ss., che, per esigenze di tutela
del legittimo affidamento, fosse consentito agli Stati di prevedere un periodo transitorio di
inopponibilità della protezione autorale nei confronti di coloro che avevano già compiuto
atti di sfruttamento al momento dell‟entrata in vigore delle norme di attuazione della
direttiva per lo smaltimento delle scorte; questo rendeva, secondo la Corte, inammissibile in
quanto eccessivo un regime transitorio della durata di dieci anni o addirittura senza limiti di
tempo. Anche l‟ultima versione dell‟art. 239 c.p.i. veniva, però, modificata dal legislatore,
che con l‟art. 22-bis del d.l. 29 dicembre 2011, n. 216, poi convertito con la l. 24 febbraio
2012, n.14, estendeva la durata del regime transitorio per i prodotti fabbricati fino a tredici
anni dopo l‟entrata in vigore della nuova disciplina, cioè fino al 19 aprile 2014. Autorevole
dottrina e alcuni precedenti giurisprudenziali, tra cui le sentenze del 2 agosto 2012 e del 9
gennaio 2014 di questa Sezione (Vitra/High Tech e Cassina/High Tech), hanno già
disapplicato la previsione ritenendola non conforme al diritto europeo. E‟ evidente, infatti,
che tale ultima modifica del regime transitorio va in direzione palesemente opposta a quelle
che erano le indicazione della Corte di Giustizia, andando a prolungare l‟inapplicabilità
della nuova disciplina ad un periodo addirittura superiore ai dieci anni considerati già
41
d‟Appello di Milano rimetteva alla Corte di Giustizia, per la terza volta, la questione di
RG n. 65570/2012
eccessivi dalla Corte. Si deve quindi ribadire anche in questa sede la contrarietà della nuova
versione dell‟art. 239 c.p.i. con il diritto comunitario con sua conseguente ed automatica
disapplicazione in favore della versione precedente, che prevedendo un regime transitorio
di soli cinque anni si può ritenere in conformità con quanto statuito dalla Direttiva
comunitaria e dalla Corte di Giustizia.
5.4.2 - Versione applicabile e relazione con l‟eccezione di prescrizione
norma, le convenute potranno godere del regime transitorio ai sensi dell‟art. 239 c.p.i. così
come nella sua formulazione introdotta dal decreto correttivo del 2010, e cioè per cinque
anni.
Invero, e come si vedrà di seguito, l‟eccezione di avvenuta prescrizione quinquennale ai
sensi dell‟art. 2947 c.c. sollevata da Veneta Cuscini e Noctis assorbirebbe ogni eventuale
effetto prodotto dall‟applicabilità dell‟art. 239 c.p.i. per queste due parti. Infatti, la
prescrizione quinquennale andrebbe a neutralizzare gli eventuali danni causati nel periodo
precedente al 9 settembre 2007, mentre l‟applicazione dell‟art. 239 - entro il limite del
quinquennio - coprirebbe le violazioni fatte entro il 19 aprile 2006. In linea teorica, alla
luce della disposizione dell‟art. 239 c.p.i. che statuisce che l‟applicazione del regime
transitorio si estende ai prodotti fabbricati nel quinquennio successivo all‟entrata in vigore
della disciplina, nel caso le convenute – in particolare Veneta Cuscini, data la peculiare
posizione processuale di Noctis – avessero prodotto un letto in violazione entro i termini di
applicazione del regime transitorio ed avessero poi venduto tale letto successivamente alla
fine del periodo coperto dalla prescrizione (settembre 2007), si avrebbe una ipotesi in cui le
considerazioni riguardanti il regime transitorio non sarebbero assorbite dall‟eccezione di
prescrizione. Tuttavia, nessuna delle due parti sopra citate ha provato, né allegato, un simile
avvenimento, cosicché non è necessario prendere in considerazione una simile ipotesi.
Vale la pena però, per ragioni di completezza e per ulteriori profili di cui nel proseguo della
motivazione, analizzare se, prescindendo dall‟eccezione assorbente di cui sopra, Veneta
Cuscini e Noctis soddisfano i requisiti per beneficiare del regime transitorio.
5.4.3 - Posizione di Veneta Cuscini
Veneta Cuscini ha prodotto, in relazione a tale punto, cataloghi, listini prezzi, copie fatture
e relativi contratti di trasporto riguardanti gli anni dal 1994 al 2012 (vedi documenti
42
Nel caso di specie, dunque, previa dimostrazione della presenza dei requisiti richiesti dalla
RG n. 65570/2012
prodotti da Veneta Cuscini nn. da 5 a 20). Si deve preliminarmente rilevare che il G.I. ha
affermato, nell‟ordinanza del 2 dicembre 2013 (punto 8.4), che gli accadimenti riferiti da
Veneta Cuscini a tal riguardo non abbiano trovato una specifica contestazione in merito al
loro effettivo realizzarsi; dunque il Collegio deve considerare tali avvenimenti come
pacifici ai sensi dell‟art. 115 c.p.c. (in particolare la produzione propria dei letti). Tra le
fatture di vendita prodotte sub documento n. 18, vi sono in particolare 5 fatture relative ai
fattura del 25.01.2001. Queste fatture provano, dunque, l‟avvenuta commercializzazione
del letto “Vivian” nei dodici mesi anteriori all‟introduzione della nuova disciplina richiesti
dalla norma dell‟art. 239 c.p.i..
Il secondo elemento richiesto per l‟applicazione del regime transitorio è che i prodotti siano
commercializzati o prodotti prima del 19.04.2001 o prodotti nei 5 (nella versione da
applicare) anni successivi. In forza di quanto rilevato sopra, si deve ritenere che i letti
commercializzati da Veneta Cuscini siano di sua produzione, soddisfacendo questo
requisito (per l‟attività compiuta entro il 19.04.2006). Veneta Cuscini ha affermato inoltre
di essersi adeguata ai limiti del preuso, avendo progressivamente diminuito in termini
quantitativi la propria attività nel periodo successivo al 19.04.2001. In questo senso, ha
prodotto, sempre al doc. n. 18, le seguenti fatture (si fa riferimento alle annualità aventi
inizio in data 19 aprile): per l‟anno 1997-1998, n. 3 fatture (ciascuna per un solo letto; di
seguito, ove non si precisa il numero, si deve intendere che la fattura riguardi un unico
esemplare); per l‟anno 1998-1999, n. 2 fatture relative alla vendita complessiva di 3 letti
“Vivian”; per l‟anno 1999-2000, n. 4 fatture; per l‟anno 2000-2001, n. 5 fatture; per l‟anno
2001-2002 n. 3 fatture; per l‟anno 2002-2003, n. 4 fatture; per l‟anno 2003-2004 n. 4
fatture, relative alla vendita complessiva di 6 letti “Vivian”; per l‟anno 2004-2005, n. 4
fatture; per l‟anno 2005-2006 n. 5 fatture relative alla vendita complessiva di 8 letti
“Vivian”; per l‟anno 2006-2007, n. 4 fatture relativa alla vendita complessiva di 5 letti
“Vivian”; 2007-2008, n. 5 fatture relative alla vendita complessiva di 8 letti “Vivian”; per
l‟anno 2008-2009, n. 3 fatture; per l‟anno 2009-2010, n. 4 fatture; per l‟anno 2010-2011, n.
4 fatture; per l‟anno 2011-2012, n. 3 fatture relative alla vendita di 4 letti “Vivian” e per
l‟anno 2012, n. 3 fatture relative alla vendita di 4 letti “Vivian”. Si deve concludere quindi
che anche dopo il 19.4.2001 (essendo i 12 mesi anteriori il periodo di riferimento con la
43
12 mesi antecedenti al 19.04.2001: 3 fatture del 31.07.2000, 1 fattura del 31.08.2000 e 1
RG n. 65570/2012
produzione-vendita di 5 letti, come sopra riferito "per l‟anno 2000-2001, n. 5 fatture") la
commercializzazione e quindi la fabbricazione (avendo Veneta Cuscini rivendicato a sé tale
fabbricazione fin dalla comparsa di costituzione, pag. 23 punto 6, senza tempestiva e
specifica contestazione da parte dell'attrice) abbia riguardato un numero complessivo di
letti numericamente in linea con le quantità commercializzate (e prodotte) nei dodici mesi
anteriori al 19.4.2001, nei limiti cioè di poche unità, in media cinque letti per anno.
Veneta Cuscini sia sufficiente a dimostrare che l‟attività successiva al 19.4.2001 sia stata
posta in essere nei limiti del preuso e che, di conseguenza, Veneta Cuscini soddisfi i
requisiti per beneficiare dell‟applicazione del regime transitorio, limitatamente tuttavia al
solo quinquennio successivo e quindi fino al 19.4.2006.
5.4.4 - Posizione di Noctis
Noctis, al fine di provare il soddisfacimento dei requisiti per l‟applicazione del regime
transitorio, ha prodotto una copia del suo catalogo del 1999 (doc. n. 26), una copia del suo
listino prezzi del gennaio 2000 (doc. n. 30), una copia di n. 26 fatture a campione da essa
emesse nel periodo 19.04.2000 – 19.04.2001 relative al letto contestato (doc. n. 31), la
visura camerale storica della società che attraverso l‟identicità della partita IVA rispetto alla
sua precedente denominazione attesterebbe la continuità rispetto all‟attuale Noctis s.p.a.
(doc. n. 32) ed un CD rom contenente la scansione delle sue fatture relative al letto
contestato dal 01.01.1999 al 14.04.2001. Noctis ha inoltre formulato una richiesta
istruttoria per l‟ammissione di due capitoli di prova per testi per provare la produzione e
commercializzazione del letto “Tender”, all‟epoca denominato “Cool”, nei dodici mesi
precedenti al 19 aprile 2001 e per provare di aver continuato tale produzione e
commercializzazione anche successivamente. Tale richiesta è stata correttamente rigettata
dal G.I. con l‟ordinanza del 2 dicembre 2013 (vedi punto 8.5), che aveva rilevato la
genericità e quindi inammissibilità di tali capitoli di prova. Si deve anche qui rilevare che la
terza chiamata Noctis non ha neppure tentato di provare né tramite le sue produzioni
documentali, né tantomeno con la richiesta di prova per testi, di aver continuato l‟attività di
commercializzazione e produzione del letto nei limiti quantitativi del preuso, come
richiesto dalla norma dell‟art. 239 c.p.i. (sia nella versione qui applicata, che nell‟ultima del
2012). Tale circostanza è esimente rispetto alla possibilità di beneficiare del regime
44
Dalla situazione fin qui esaminata si può ritenere che la documentazione versata in atti da
RG n. 65570/2012
transitorio, anche qualora gli altri requisiti fossero soddisfatti. Si deve pertanto concludere
che Noctis non ha assolto al proprio onere probatorio e non potrà beneficiare del regime
transitorio ai sensi dell‟art. 239 c.p.i..
Le posizioni che restano aperte rimangono quelle delle convenute Chateau d‟Ax e Altre
Notti; le parti, cioè, che hanno chiesto l‟applicazione del regime transitorio e non hanno
formulato l‟eccezione di prescrizione quinquennale.
Per provare di poter beneficiare del regime transitorio, Chateau d‟Ax ha prodotto un
estratto del suo catalogo riguardante l‟anno 2000 e due fatture di vendita del letto “Ischia”,
ora “Mimosa”, la n. 6891/2000 e la n. 5941/2000 (ai documenti nn. 2 e 3). Tali produzioni,
tuttavia, risultano inadeguate a provare la presenza degli elementi necessari ai sensi
dell‟art. 239 c.p.i., che, infatti, non solo richiede la commercializzazione o produzione nei
dodici mesi anteriori all‟entrata in vigore della nuova disciplina, ma statuisce inoltre che
l‟attività successiva al 19 aprile 2001 debba essere mantenuta nei limiti del preuso. Posto
che la presenza degli elementi fattuali necessari per beneficiare del regime transitorio ai
sensi dell‟art. 239 c.p.i. è il rigoroso onere probatorio della parte richiedente, Chateau d‟Ax
avrebbe dovuto offrire prova del rispetto dei limiti del preuso, cosa che invece non ha fatto,
non potendo ritenersi significativa la vendita isolata documentata dalle due fatture sopra
indicate (ciascuna per un solo esemplare). Di conseguenza, si deve affermare che Chateau
d‟Ax non potrà godere del regime transitorio dell‟art. 239 c.p.i. nella sua formulazione
applicabile, cioè come sopra esposto quella del 2010, e dovrà rispondere di tutte le
violazioni da essa effettuate in seguito alla introduzione della nuova disciplina che ha
conferito al letto “Nathalie” protezione autorale.
5.4.6 - Posizione di Altre Notti
Altre Notti ha prodotto al documento n. 9 un catalogo vendita risalente all‟anno 2010 ed ha
chiesto l‟ammissione di capitoli di prova per interpello e testi. Tra i capitoli dedotti, l‟unico
rilevante ai fini dell‟analisi sull‟applicabilità del regime transitorio ai sensi dell‟art. 239
c.p.i. è il n. 9), che recita: “Vero che l‟attività di produzione di Altre Notti s.a.s. è anteriore
al 2001”. Il Collegio ritiene di dover aderire, a tal proposito, a quanto già disposto dal G.I.
con l‟ordinanza del 2 dicembre 2013, nella quale aveva rigettato la domanda istruttoria di
Altre Notti in quanto superflua. Il G.I. aveva rilevato l'inammissibilità del capitolo n. 9) in
45
5.4.5 - Posizione di Chateau d‟Ax
RG n. 65570/2012
quanto generico, non avendo la convenuta indicato con la dovuta precisione, né provato in
altro modo, la data di produzione del letto “Rigoletto”. Inoltre aveva ritenuto che anche una
risposta su tale punto non sarebbe stata decisiva, non essendoci nessun riferimento al
requisito e alla estensione del preuso. Altre Notti, quindi, non ha provato la sussistenza dei
requisiti per l‟applicazione del regime transitorio ai sensi dell‟art. 239 c.p.i. e non potrà, di
5.6 - Insussistenza dei diritti come marchio di forma di fatto
Parte attrice ha chiesto altresì che al letto “Nathalie” sia conferita protezione come marchio
di forma non registrato, nella declinazione del marchio rinomato. Le convenute hanno
eccepito la non tutelabilità della forma del letto “Nathalie” per la mancanza dei requisiti di
novità e capacità distintiva, per la funzionalità della stessa, per il valore sostanziale che
conferisce al prodotto, ed in subordine perché oggetto di un processo di “volgarizzazione”.
Tra le eccezioni delle convenute, risulta fondata quella formulata ai sensi dell‟art. 7, lett. e),
del Regolamento n. 207 del 26 febbraio 2009, non tanto perché la forma del letto sarebbe
imposta esclusivamente dalla funzione del prodotto, quanto perché detta forma è connotata
in modo preponderante dalla sua valenza estetica. La norma, infatti, esclude dalla
possibilità di valida registrazione come marchio la forma del prodotto necessaria per
ottenere un risultato tecnico, come pure la forma che dia valore sostanziale al prodotto.
Analogamente, l‟articolo 9 c.p.i. dispone che “non possono costituire oggetto di
registrazione come marchio d'impresa i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta
dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un
risultato tecnico, o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto”.
Di particolare rilievo appare l‟esclusione per le forme che danno valore sostanziale al
prodotto, posto che, nel caso di un‟opera del design che presenti valore artistico,
quest‟ultimo potrebbe porsi come caratteristica conferente valore sostanziale all‟opera,
sebbene nulla escluda che quest‟ultima presenti anche altre caratteristiche che le
conferiscano un valore rilevante. Inoltre, la giurisprudenza sia nazionale, sia comunitaria,
ha espresso preoccupazioni che la tutela del marchio di forma possa essere invocata per
superare i limiti temporali delle altre privative brevettuali e autorali.
La Corte di Giustizia si è espressa recentemente sul tema nella sentenza del 18 settembre
46
conseguenza, beneficiarne.
RG n. 65570/2012
2014, causa C-205/13, caso Stokke, affermando il principio secondo cui il divieto di cui
sopra “deve essere interpretato nel senso che l‟impedimento alla registrazione previsto …
può applicarsi a un segno costituito esclusivamente dalla forma di un prodotto avente varie
caratteristiche che possono conferirgli differenti valori sostanziali”.
In un‟altra sentenza riguardate opere del design, la sentenza del 6 ottobre 2011 nella causa
T-508/08, caso Bang & Olufsen, la Corte di Giustizia ha affermato che quando il design di
la scelta del consumatore – anche se quest‟ultimo prende in considerazione altre
caratteristiche del prodotto in questione – si deve ritenere che il design costituisca motivo
ostativo per la protezione come marchio di forma, stante l'esclusione di cui sopra. La Corte
ha evidenziato che questo è particolarmente vero soprattutto nei casi di caratteristiche
estetiche molto sofisticate e particolari, che rappresentino un elemento essenziale di forza
attrattiva del prodotto in questione.
Si deve poi ribadire l‟orientamento già espresso da questa Sezione specializzata (da ultimo
sent. Gucci c. Guess, sent. 30 aprile 2013; Trib. Milano, 12 marzo 2008, ord., confermata in
sede di reclamo da Trib. Milano, 24 aprile 2008; Trib. Milano, 7 ottobre 2002, per il quale
“Il grado di apprezzamento dell'estetica di una forma che impedisce la registrazione della
medesima come marchio … richiede che la forma appaia idonea per il suo valore
meramente estetico ad incidere in maniera determinante sull'apprezzamento del
consumatore tanto da costituire in sé la motivazione dell'acquisto del prodotto” ), in cui si
è rilevato che l‟impedimento del “valore sostanziale” non osta alla registrazione di una
forma, pur gradevole dal punto di vista estetico, nella quale tuttavia “prevalga il valore
simbolico di richiamo alla provenienza del prodotto da una determinata impresa”,
piuttosto che non l'elemento attrattivo determinato dalla sua estetica.
Si deve altresì condividere l'opinione di autorevole dottrina secondo la quale “non sembra
… che possa identificarsi la forma che dà un valore sostanziale al prodotto con qualsiasi
forma ornamentale … deve piuttosto ritenersi che la norma considerata si riferisca
solamente a quelle forme che incidono in modo determinante, o appunto „sostanziale‟,
sull‟apprezzamento del prodotto, con esclusione invece di quelle forme di presentazione o
di confezionamento che, pur caratterizzando il prodotto di una impresa anche sotto il
profilo della gradevolezza della sua presentazione, non sono determinanti nella sua scelta,
47
un prodotto rappresenta un elemento che svolge un ruolo molto importante nel determinare
RG n. 65570/2012
come avviene ad esempio … per i tessuti con i quali sono realizzati oggetti e accessori di
moda”.
E‟ dunque necessario che la forma del prodotto svolga prevalentemente la funzione tipica
del marchio, ossia quella distintiva, piuttosto che una funzione estetico-ornamentale.
Nel caso di specie, sembra indubbio che la forma del letto abbia un forte richiamo presso il
pubblico, anche grazie ai riconoscimenti che ha ricevuto e che premiavano per l‟appunto
stessa, d‟altronde, ha formulato nelle sue memorie considerazioni in questa direzione
quando, commentando le eccezioni delle convenute, ha osservato che l‟asserito
conferimento del valore sostanziale al prodotto sarebbe incompatibile con la pretesa
assenza di valore artistico, prospettando una potenziale inconciliabilità tra la presenza di
uno e l‟assenza dell‟altro.
Applicando i principi di cui sopra, il Collegio ritiene di poter affermare che la forma del
letto “Nathalie” fornisca valore sostanziale al prodotto. Ne deve quindi essere esclusa la
protezione come marchio di forma.
5.7 - I letti delle convenute
Una volta accertati i diritti che l‟attrice Flou è legittimata a far valere sul letto “Nathalie”, è
necessario procedere analizzando se effettivamente i letti delle parti convenute si pongano
in violazione di tali diritti.
La valutazione sul giudizio d‟identità tra i letti deve essere operato tenendo conto
dell‟impressione d‟insieme che il raffronto tra tali prodotti può suscitare. Infatti, è principio
consolidato, sia in dottrina che in giurisprudenza, che la verifica della violazione dei diritti
d‟autore vantati ai sensi dell‟art. 2, n. 10), l.d.a., come del resto il giudizio di confondibilità,
debba essere condotta non in via analitica, ma in via unitaria sintetica, mediante un
apprezzamento complessivo che tenga conto degli elementi principali e di tutti i fattori
pertinenti del caso di specie (Corte di Giustizia, sent. del 10.04.2008, caso Adidas/Marca
Mode e sent 12.06.2008, caso O2. Per la giurisprudenza su questo tema di questa Sezione
vedi ex multis sent. 14.10.13, RG 57252/2011, Thun c. ETM e Aguablu, ord. caut. del
10.12.2014, Golden Goose c. Costume d'Immagine e Style Commerce e ord. caut. del
21.11.2014, Monica Bianco c. Loxi Life). Dunque, bisognerà procedere tramite il c.d.
48
l‟espressione estetica del letto, intesa anche come la forma del medesimo. Parte attrice
RG n. 65570/2012
“raffronto a distanza”, prendendo come riferimento il consumatore medio dei prodotti in
conflitto e basandosi sulla percezione che questi possa avere.
5.7.1 - Il letto “Mimosa” di Chateau d‟Ax
Il letto “Mimosa” di Chateau d‟Ax viene raffigurato nelle memorie di parte attrice e nel
doc. 2 di Chateau d‟Ax. Si può facilmente apprezzare, in particolare dal raffronto tra
l‟immagine del “Nathalie” e del “Mimosa” offerta dalle memorie di Flou, che i letti siano
può cogliere solo con una scrupolosa disamina, è rappresentata dalla base del letto che nel
“Mimosa” sembra leggermente più bassa, mantenendo però visibili i piedini del letto. Tutte
le altre caratteristiche sembrano del tutto identiche, in particolare la testata del letto coperta
da due cuscini ripiegati e l‟utilizzo dei fiocchetti laterali. Queste circostanze portano a
concludere che tra i due letti vi sia un rapporto di forte identicità (o identico-identico, come
asserito dall'attrice) e che il letto “Mimosa” si ponga in violazione del diritto d‟autore
vantato dall‟attrice sul letto “Nathalie”.
5.7.2 - Il letto “Bravo-T” di Oggioni
Il letto “Bravo-T” di Oggioni viene riprodotto nelle memorie dell‟attrice Flou. Come già
rilevato sopra al punto 3.11, la difesa di Oggioni ha sostenuto nei suoi atti che il letto
“Bravo T” abbia notevoli differenze rispetto al “Nathalie”. Tuttavia, da un confronto tra i
due letti, non si può non notare che essi risultino particolarmente simili. Le differenze
adottate da Oggioni appaiono poco rilevanti, soprattutto da un punto di vista estetico. La
testata dei letti è identica, compresi i fiocchetti laterali, come del resto la struttura del letto.
Una lieve differenziazione è rappresentata dalla base del letto che nel “Bravo T” va a
coprire i piedini del letto. Anche nel caso, però, in cui si volesse riconoscere questa lieve
differenza, il letto di Oggioni integrerebbe senz‟altro, se non un caso di identico-identico,
un caso di rielaborazione di opera altrui, che il diritto d‟autore riserva invero al titolare del
diritto. Dunque il letto “Bravo T” di Oggioni si pone comunque in violazione del diritto
d‟autore vantato dall‟attrice sul letto “Nathalie”.
5.7.3 - Il letto “Rigoletto” di Altre Notti
Il letto “Rigoletto” di Altre Notti è stato riprodotto nelle memorie di parte attrice, nonché
nel documento sub n. 8 di Altre Notti che ne include una serie di immagini sulla struttura
del letto e sulle sue singole sezioni. Altre Notti si è soffermata nelle sue memorie su
49
completamente identici. L‟unica quasi impercettibile (e quindi irrilevante) differenza, che si
RG n. 65570/2012
numerose differenze tecniche tra il suo letto “Rigoletto” ed il “Nathalie”. Queste differenze
sono in grado di escludere una relazione identico-identico tra i due letti, stante che
un‟analisi attenta del letto mette in risalto tali differenziazioni. Tuttavia, queste non sono
sufficienti a escludere che il “Rigoletto” possa essere considerato una rielaborazione del
“Nathalie”, e dunque si deve concludere che anche questo integri una violazione del diritto
d‟autore del letto di Flou.
Il letto “Vivian” di Veneta Cuscini viene raffigurato dalle memorie della difesa di parte
attrice, nonché da numerosi documenti prodotti da Veneta Cuscini, tra i quali i nn. 5, 6, 8,
9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20 e 21 (si deve però notare che molti di questi documenti
contengano una raffigurazione meramente stilizzata del letto). La stessa Veneta Cuscini ha
più volte ribadito nelle sue memorie che tra il suo letto ed il “Nathalie” vi sarebbero
molteplici differenze che escluderebbero qualsivoglia violazione dei diritti vantati da
quest‟ultimo. Anche in questo caso, però, si devono ripetere le considerazioni già svolte per
il letto di Altre Notti: sebbene tali differenze valgano effettivamente ad escludere un
rapporto identico-identico tra i due letti, la fortissima somiglianza estetica porta a
concludere che il “Vivian” appaia come rielaborazione del “Nathalie”, e dunque anche in
questo caso in violazione dei diritti vantati dall'attrice su quest‟ultimo.
5.7.5 - Il „letto copia‟ di Bissolo (denominato “Tender H30” o “Tender”)
Il „letto copia‟ di Bissolo è identificato dalla stessa convenuta nel letto “Tender H30” da
essa acquistato dalla terza chiamata Noctis. Viene raffigurato da Flou nelle sue memorie –
raffigurazioni che vengono riproposte nelle memorie di Bissolo – e nei documenti L e N (a
pagina 83 del catalogo), nonché nell‟immagine prodotta da Bissolo sub doc. n. 10. La terza
chiamata Noctis poi, sebbene abbia sostenuto che non fosse il letto contestato dall‟attrice,
riconosceva il prodotto identificato da Bissolo nel “Tender”, raffigurato nella copia
dell'estratto del catalogo prodotto sub doc. n. 27. Tale letto presenta le medesime
caratteristiche del “Nathalie” e sembra del tutto identico ad un‟analisi condotta a distanza
secondo il principio sopra indicato. Pertanto, si deve ritenere che anche il letto in esame si
ponga in violazione dei diritti vantati dall‟attrice, avendo un rapporto d‟identicità con il
prodotto per cui è causa.
5.7.6 - Il „letto copia‟ di Semeraro (denominato “Rodano” o “Rodano letto matrimoniale”)
50
5.7.4 - Il letto “Vivian” di Veneta Cuscini
RG n. 65570/2012
Infine, il „letto copia‟ di Semeraro viene riprodotto dalle immagini nelle memorie di parte
attrice e nei suoi documenti sub O e P. Il letto viene identificato nel suddetto documento P,
nonché dalla Semeraro medesima, nel letto “Rodano”. Da un confronto tra quest‟ultimo ed
il “Nathalie”, appare evidente l‟esistenza di un rapporto identico-identico cosicché può dirsi
che il letto di Semeraro violi i diritti vantati da Flou sul “Nathalie”.
5.7.7 - Le violazioni delle convenute contestate a Pergoflex e Kloi
opportuno distinguere le posizioni di Pergoflex e Kloi, contro le quali sono state mosse
contestazioni diverse rispetto alle altre convenute. La Flou, infatti, ha contestato alle
suddette convenute la sola commercializzazione di un letto di una società terza in un loro
punto vendita.
In particolare, alla Pergoflex è stata contestata la commercializzazione del letto “Rigoletto”
di Altre Notti presso il suo punto vendita di Lissone. L‟attrice ha prodotto una
dichiarazione firmata del sig. Vincenzo Costanzi, nella quale il sig. Costanzi dichiarava di
aver chiesto e ricevuto, in data 14 settembre 2012, una copia del catalogo di Altre Notti
raffigurante tale letto, accompagnata da una fotografia della pagina del catalogo riportante
la medesima raffigurazione (documento Q).
Alla Kloi – convenuta rimasta contumace nel presente giudizio – è stata contestata la
commercializzazione del letto “Vivian” presso il suo punto vendita di Monza. L‟attrice ha
prodotto anche in questo caso un‟analoga dichiarazione firmata del sig. Vincenzo Costanzi,
nella quale il sig. Costanzi dichiarava di aver chiesto e ricevuto, in data 14 settembre 2012,
un preventivo per l‟acquisto di detto letto (documento R). La dichiarazione è accompagnata
da una copia del preventivo e da una fotografia della pagina di un catalogo raffigurante il
medesimo letto.
Posto che il Collegio ha giudicato entrambi i suddetti letti in violazione del diritto d‟autore
vantato dal letto “Nathalie”, le convenute Pergoflex e Kloi dovranno rispondere della
violazione a loro addebitata. Del resto Kloi, avendo scelto di rimanere contumace nel
giudizio, ha rinunciato a far valere qualsiasi contestazione in merito agli addebiti che sono
stati mossi nei suoi confronti. Perglofex da parte sua aveva confermato l'esibizione del
catalogo, sia pure su richiesta specifica del cliente.
51
Alla luce del giudizio espresso sopra con riferimento ai letti contestati nel caso di specie, è
RG n. 65570/2012
5.8 - Gli addebiti di concorrenza sleale
L‟attrice ha chiesto anche la condanna delle convenute ai sensi dell‟art. 2598 c.c. per le
condotte di concorrenza sleale per imitazione servile e appropriazione di pregi, nonché per
la c.d. ripresa diretta della prestazione altrui e, nel caso di Bissolo e Semeraro, per
concorrenza sleale sotto il profilo della denigrazione.
Ritiene il Collegio che per quanto riguarda i profili dell'imitazione servile, della
ravvisare un'autonoma responsabilità delle convenute. Ed invero la rappresentazione dei
fatti, quale dedotta da parte attrice per invocare la protezione del letto "Nathalie" in forza
del diritto d'autore, è identica rispetto a quella articolata per l'addebito di concorrenza
sleale.
Ai fini di tale ultima tutela si dovrebbe dimostrare che il letto "Nathalie" sia
immediatamente identificato nella percezione dei consumatori quale prodotto della Flou,
laddove non vi sono al riguardo sufficienti elementi e laddove si è indotti a credere che lo
stesso sia piuttosto ricondotto alla fama dell'arch. Magistretti. Inoltre, la tutela accordata ai
sensi della legge sul diritto d'autore, in particolare ai fini sanzionatori e risarcitori dagli
articoli 156 e ss., l.d.a., è valida a soddisfare ogni possibile diritto di parte attrice.
Quanto al profilo dell‟asserita denigrazione, che sussisterebbe per essere i prodotti di
Bissolo e di Semeraro di qualità "infima" (nella definizione di parte attrice), non vi sono
sufficienti elementi per tale qualificazione. Del resto, il pregiudizio che il letto “Nathalie”
può aver più in generale subito presso il pubblico per la più scadente qualità dei prodotti
imitativi altrui immessi sul mercato e per la maggior diffusione del modello in relazione ai
prezzi ridotti operati dalla maggior parte delle convenute, ben potrà essere preso in
considerazione nell'ambito della tutela autorale, nel momento in cui si procederà alla
determinazione del risarcimento.
5.8 - Eccezione di prescrizione
L‟eccezione di prescrizione quinquennale ai sensi dell‟art. 2947 c.c. sollevata da Veneta
Cuscini, Oggioni e Noctis per il risarcimento del danno derivante da illecito
extracontrattuale deve essere accolta. La stessa difesa di parte attrice, infatti, non ha
formulato nessuna contestazione a tale eccezione, in particolare non ha richiamato le lettere
52
appropriazione dei pregi e della ripresa diretta della prestazione altrui non sia possibile
RG n. 65570/2012
di diffida mandate a Veneta Cuscini ed Oggioni in data 25 ottobre 2011 (prodotte sub doc.
I), né indicato nessun altro evento interruttivo della prescrizione ai sensi dell‟art. 2943 c.c..
Ai sensi dell‟art. 115 c.p.c., il Collegio deve dunque ritenere pacifiche le prospettazioni di
fatto svolte dalle parti che hanno sollevato l‟eccezione. Queste hanno individuato nel
momento della formulazione delle domande di questo giudizio l‟atto interruttivo della
prescrizione. Si dovrà quindi distinguere tra le diverse posizioni processuali delle
che la notificazione ai sensi dell‟art. 2943 c.c. si perfeziona nel momento in cui il
notificante consegna l‟atto di citazione all‟Ufficiale Giudiziario per la notificazione a
mezzo posta (Cass., n. 23068/2011).
Veneta Cuscini ed Oggioni sono state chiamate in causa con l‟atto di citazione dell‟attrice
notificato in data 21 settembre 2012, e, di conseguenza, risponderanno solo degli eventuali
danni cagionati dopo il 21 settembre 2007, e cioè nei cinque anni anteriori alla notifica
dell‟atto di citazione.
Noctis è stata chiamata in causa da Bissolo con citazione notificatale il 18 gennaio 2013.
Pertanto risponderà, come conseguenza dell'accoglimento della domanda di manleva
formulata da Bissolo, dei danni successivi al 18 gennaio 2008, e cioè nei cinque anni
anteriori alla notifica della chiamata in causa.
5.9 - Le domande di manleva
Le convenute Pergoflex e Bissolo hanno formulato domande di manleva nei confronti
rispettivamente della convenuta Altre Notti e della terza chiama Noctis.
Pergoflex ha chiesto di poter esercitare diritto di regresso – sia con riguardo all‟eventuale
condanna di risarcimento del danno, sia per le spese legali sostenute – nei confronti di Altre
Notti poiché la sua responsabilità deriverebbe direttamente dall‟attività contraffattoria di
quest‟ultima. Ha chiesto inoltre che l‟eventuale responsabilità solidale concorrente sia
ripartita in virtù delle diverse condotte tenute dalle parti. Altre Notti non ha svolto alcuna
difesa contro questa domanda.
Il Collegio ritiene che la domanda di manleva debba essere accolta, e che, alla luce della
norma dell‟art. 2055 c.c., Pergoflex potrà essere chiamata a rispondere in solido con altre
Altre Notti solo limitatamente agli eventuali danni che potranno essere considerati come
53
convenute e della terza chiamata, tenendo presente che recente giurisprudenza ha stabilito
RG n. 65570/2012
direttamente riconducibili alle proprie azioni.
Bissolo ha formulato domanda di manleva nei confronti della terza chiama Noctis.
Tale domanda appare degna di accoglimento e sarà quantificata in concreto nel momento in
cui saranno determinati i risarcimenti a carico di ciascuna delle convenute. Va tenuto
presente che parte attrice non ha formulato una domanda diretta di danni nei confronti di
5.10 - Le problematiche inerenti la quantificazione del danno
Un‟ultima considerazione meritano le argomentazioni delle convenute sul tema dell‟inerzia
di parte attrice, sulla possibile applicabilità della norma dell‟art. 1227 c.c. e sulla
sussistenza della buona fede nell‟ottica della imputabilità dei lamentati danni.
Ad avviso del Collegio l‟inerzia di parte attrice nel caso di specie non integra la fattispecie
dell‟art. 1227 c.c.. Infatti tale norma, tranne che a fronte di eccezionali circostanze, non
richiede al creditore di adire l‟autorità giudiziaria con speditezza per inibire una condotta in
violazione dei propri diritti (ex multis Cass., 13 gennaio 2014, n. 470; Cass., 21 agosto
2004, n. 16530; Cass., 29 settembre 1999, n. 10763 e Cass., 14 giugno 1994, n. 6766). In
particolare, appaiono condivisibili gli argomenti dell‟attrice Flou, che ha affermato di aver
atteso che ci fosse una chiarificazione del quadro giuridico in materia prima di iniziare il
giudizio e che tale scelta non debba pregiudicare il suo diritto ad ottenere il risarcimento dei
danni subiti, se non nei limiti della prescrizione. L‟inerzia dell‟attrice, infatti, non consente
di affermare una tolleranza delle violazioni poste in essere dalle convenute, tale da far
perdere il diritto ad ottenere il risarcimento dei danni subiti, ma potrà comportare solo gli
effetti giuridici derivanti dalla tardiva instaurazione del giudizio, quale la perdita del
risarcimento per i danni patiti nel periodo caduto sotto l‟effetto della prescrizione.
La circostanza che alcune convenute avrebbero seguito in buona fede la normativa
nazionale (anche ponendo fine all‟attività in violazione dopo la sentenza della Corte di
Giustizia), in particolare il regime transitorio di cui all‟art. 239 c.p.i., non ha parimenti
effetto risolutivo per la loro posizione. Infatti, in primo luogo questo tipo di valutazione
potrebbe essere formulata solo per Veneta Cuscini, unica parte che ha dimostrato di
rispettare tutti i requisiti richiesti per l‟applicazione di tale regime. In secondo luogo, anche
per questa parte, si deve rilevare che è ormai consolidato principio, dopo la sentenza della
54
Noctis, che appunto è stata chiamata in causa da Bissolo.
RG n. 65570/2012
Corte di Giustizia del 9 marzo 1978 nella causa 106/77, che una normativa nazionale
contrastante con quella comunitaria abbia un vizio originario nella sua formazione, e che i
giudici degli Stati membri debbano disapplicare automaticamente la disciplina nazionale
che contrasti con quella comunitaria. La parte non può trincerarsi dietro il paravento della
norma nazionale, laddove questa - come nel caso di specie - contravvenga in modo palese
alle indicazioni della normativa comunitaria e della giurisprudenza. Né può essere invocata
convenuta), che sancirebbe il principio della scusabilità dell‟errore inevitabile di diritto, in
quanto nel caso in specie è onere degli operatori economici conoscere la legge, anche
quella comunitaria, soprattutto allorché la normativa riguardi il loro specifico settore e si
tratti di regolamentazione interna fatta oggetto di vasta critica non solo dal mondo
accademico ma da tutta la stampa, anche non specializzata. Inoltre, sebbene le
considerazioni fatte fin qui esposte siano assorbenti, si deve anche rilevare che la ratio del
regime transitorio – su cui ci si è soffermati al punto 5.4 – era quella di permettere uno
smaltimento delle scorte ed una riorganizzazione aziendale. Quantomeno tale elemento era
ben noto agli operatori del settore, cosicché la loro attività avrebbe dovuto conformarsi
rispetto a detto limite.
Nel caso di Veneta Cuscini, viste le modeste quantità commercializzate annualmente, tale
esigenza sembrava quindi non sussistere o sussistere in misura molto contenuta.
Sulla base di tali premesse si può ritenere che Veneta Cuscini sia stata in buona fede solo
per la durata del quinquennio aprile 2001 / aprile 2006, essendo peraltro tale periodo ed
ancora il periodo fino al 21 settembre 2007 coperto dalla eccepita prescrizione. Veneta
Cuscini quindi è chiamata a rispondere delle violazioni addebitabili a far tempo da tale
ultima data.
6. Conclusioni
Risolte le questioni pregiudiziali e preliminari ed affermata quindi la responsabilità di
ciascuna delle convenute e della terza chiamata nei limiti sopra indicati, non vi sono
sufficienti elementi per procedere alla quantificazione dei danni richiesti da parte attrice. Il
Collegio condivide le scelte istruttorie già formulate dal G.I. e non ritiene quindi di dare
ingresso alle prove testimoniali richieste dalle parti. Deve invece essere dato corso agli
55
la sentenza n. 364 della Corte Costituzionale del 1988 (richiamata invero da un‟altra
RG n. 65570/2012
ulteriori accertamenti richiesti da parte attrice con riferimento all'art. 121 bis c.p.i. mediante
l'ammissione degli interrogatori formali dei legali rappresentanti delle convenute.
La causa pertanto viene rimessa in istruttoria al fine di dare corso ai predetti interrogatori,
all'ordine di esibizione, all'eventuale descrizione e ad una CTU contabile che possa
individuare l'estensione delle condotte realizzate dalle convenute negli anni rilevanti per
ciascuna di esse. Le spese della presente fase vengono riservate al definitivo.
Il Collegio della Sezione Specializzata Impresa “A” del Tribunale di Milano:
- rigetta tutte le eccezioni processuali di carattere preliminare e pregiudiziale formulate
dalle convenute;
- accerta e dichiara che il letto “Nathalie” è tutelabile ai sensi dell'art. 2 n. 10 legge diritto
d'autore, escludendo la tutela come marchio di forma non registrato;
- accerta e dichiara che le convenute si siano rese responsabili della violazione del diritto
d‟autore vantato da parte attrice sul letto “Nathalie”, in ragione della fabbricazione e/o
commercializzazione e/o offerta in vendita dei letti “Mimosa” di Chateau d‟Ax, “Rigoletto”
di Altre Notti, “Vivian” di Veneta Cuscini, “Bravo-T” di Oggioni, del „letto copia‟ di
Semeraro, identificato come il “Rodano”, del „letto copia‟ di Bissolo, identificato nel letto
“Tender H30” o “Tender”;
- ritiene assorbite le domande di concorrenza sleale formulate da parte attrice;
- accoglie le eccezioni di prescrizione quinquennale formulate da Veneta Cuscini, Oggioni
e Noctis;
- accoglie le domande di manleva formulate da Pergoflex e Bissolo, nei confronti
rispettivamente di Altre Notti e Noctis;
- riserva all'esito la regolamentazione delle spese processuali;
- rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 23 ottobre 2014
Il Presidente Estensore
(Dott.ssa Marina Anna Tavassi)
56
P.Q.M.

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