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SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
11 luglio 2007 ( *)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo LURA – FLEX
– Marchi nazionali figurativi anteriori contenenti l’elemento denominativo “flex” – Presentazione
tardiva dinanzi alla divisione di opposizione delle traduzioni dei documenti forniti comprovanti la
notorietà dei marchi anteriori – Obbligo della commissione di ricorso di valutare la necessit à di
tenere conto dei documenti tradotti»
Nella causa T-192/04,
Flex Equipos de Descanso, S.A., con sede in Madrid (Spagna), rappresentata inizialmente
dall’avv. R. Ocquet, successivamente dall’avv. I. Valdelomar Serrano,
ricorrente,
contro
Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI),
rappresentato dalla sig.ra S. Laitinen, nonch é dal sig. G. Schneider, in qualità di agenti,
convenuto
controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente
dinanzi al Tribunale:
Leggett & Platt, Inc., con sede in Carthage, Missouri (Stati Uniti), rappresentata dai sigg. G.
Cronin e S. Castley, solicitors e dal sig. G. Hollingworth, barrister,
avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso
dell’UAMI 18 marzo 2004 (procedimento R 333/2003-1), relativa ad un procedimento di opposizione
tra la Flex Equipos de Descanso, S.A., e la Leggett & Platt, Inc.,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNIT À EUROPEE (Quarta Sezione),
composto dal sig. H. Legal, presidente, dalla sig.ra Wiszniewska-Bialecka e dal sig. E. Moavero
Milanesi, giudici,
cancelliere: sig.ra K. Pochec, amministratore
visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 28 maggio 2004,
visti i controricorsi dell’UAMI e dell’interveniente depositati nella cancelleria del Tribunale il 29
ottobre 2004,
statuendo in assenza di comparizione delle parti all’udienza fissata al 14 giugno 2006,
vista la decisione di riapertura della fase orale del 30 aprile 2007,
viste le osservazioni depositate dalle parti nel termine prescritto dal Tribunale sulle conclusioni da
trarre, ai fini della presente causa, dalla sentenza della Corte 13 marzo 2007, causa C-29/05 P,
UAMI/Kaul (non ancora pubblicata nella Raccolta),
ha pronunciato la seguente
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Sentenza
Contesto normativo
1
Il regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994,
L 11, pag. 1), come modificato, dispone al suo art. 8, nn. 1, 2 e 5:
«1.
In seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore il marchio richiesto è escluso
dalla registrazione:
(…)
b)
se a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e
dell’identit à o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste
un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il
rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore.
2.
Ai sensi del paragrafo 1 si intendono per “marchi anteriori”:
a)
i seguenti tipi di marchi la cui data di deposito sia anteriore a quella della domanda di marchio
comunitario, tenuto conto, ove occorra, del diritto di priorità invocato per i medesimi:
(…)
ii)
marchi registrati nello Stato membro (…)
(…)
c)
i marchi che, alla data di presentazione della domanda di registrazione del marchio
comunitario (…), sono notoriamente conosciuti in uno Stato membro, ai sensi dell ’articolo 6 bis della
convenzione di Parigi.
(…)
5.
In seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore ai sensi del paragrafo 2, la
registrazione del marchio depositato è altresì esclusa se il marchio è identico o simile al marchio
anteriore o se ne viene richiesta la registrazione per prodotti o servizi non simili a quelli per i quali è
registrato il marchio anteriore, qualora, nel caso di un marchio comunitario anteriore, quest’ultimo
sia il marchio che gode di notorietà nella Comunità o, nel caso di un marchio nazionale anteriore,
quest’ultimo sia un marchio che gode di notorietà nello Stato membro in questione e l’uso senza
giusto motivo del marchio richiesto possa trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o
dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi».
Fatti della controversia
2
3
Il 12 aprile 2000 la Leggett & Platt, Inc. ha presentato ai fini della registrazione comunitaria il
segno denominativo LURA-FLEX per prodotti afferenti alle classi 6 e 20 ai sensi dell’Accordo di Nizza
15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della
registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, corrispondenti, per ciascuna di tali classi, alla
seguente descrizione:
–
classe 6: «Insiemi di molle da inserire in mobili, letti, effetti lettericci, mobili imbottiti,
materassi e sedie; parti e accessori per tutti i prodotti summenzionati»;
–
classe 20: «Mobili, mobili imbottiti e sedie contenenti molle; letti; biancheria da letto;
materassi; divani-letto».
La domanda di marchio comunitario è stata depositata in lingua inglese ed è stata pubblicata nel
Bollettino dei marchi comunitari 5 febbraio 2001, n. 13.
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4
Il 3 maggio 2001 la Fábricas Lucía Antonio Betere, S.A. Flabesa ha presentato un ’opposizione alla
registrazione del marchio comunitario richiesto, ai sensi dell’art. 42 del regolamento n. 40/94.
5
La Flabesa ha fondato la sua opposizione su due marchi figurativi anteriori, registrati in Spagna il
21 settembre 1998 con i numeri rispettivamente 2147658 e 2147672 e che si presentano come
segue:
6
Il marchio n. 2147658 è stato registrato per i prodotti seguenti: «metalli comuni e loro leghe;
materiali per costruzioni metallici; costruzioni metalliche trasportabili; materiali metallici non
elettrici; serrami e chincaglieria in metallo; tubi metallici; casseforti; oggetti metallici non compresi
in altre classi; minerali; armature da letti in metallo e rotelle in metallo per letti», rientranti nella
classe 6.
7
I prodotti oggetto della domanda di marchio n. 2147672 sono i seguenti: «letti, materassi e
guanciali a base di lana, borra di lana e capoc, crine di cavallo e materie simili, materassi misti con
molle elastiche, guanciali e materassi in gomma, schiuma e qualsiasi tipo di schiuma di poliuretano;
culle, divani; materassi di paglia con intelaiatura in legno e ferro; letti a castello, comodini, culle,
mobili da campeggio e da spiaggia, mobili di ogni tipo, ivi compresi mobili in metallo, mobili
trasformabili, scrittoi, materassi a molle metalliche e tubolari, materassi pneumatici non per uso
medico, materassi e materassi a molle per letti, basi per letti (in legno); articoli per letti ad
esclusione delle coperte; accessori per letti (non metallici), rotelle per letti non metalliche; materassi
a molle per letti, letti di ospedale; letti idrostatici per uso non medico, mobili, specchi, cornici,
prodotti non compresi in altre classi, in legno, sughero, canna, giunco, vimini, corno, osso, avorio,
balena, tartaruga, ambra, madreperla, spuma di mare, succedanei di tutte queste materie o in
materie plastiche», rientranti nella classe 20.
8
L’opposizione è stata proposta con riferimento a tutti i prodotti oggetto della domanda di marchio
ed è fondata su tutti gli articoli indicati dai marchi nazionali anteriori.
9
In conformit à all’art. 115, n. 5, del regolamento n. 40/94, la Flabesa ha depositato il suo atto di
opposizione in inglese, che è diventato di conseguenza, ai sensi dell’art. 115, n. 6, la lingua del
procedimento di opposizione.
10
Con lettera del 29 agosto 2001, la divisione di opposizione ha concesso alla Flabesa un termine di
quattro mesi, con scadenza al 29 dicembre 2001, per presentare i fatti, le prove e le osservazioni a
sostegno della sua opposizione, sottolineando che ogni documento doveva essere prodotto nella
lingua del procedimento di opposizione ovvero accompagnato da una traduzione. L’UAMI ha
precisato, a tal proposito, che era richiesta una tale traduzione anche di qualsiasi documento o
certificato già presentato in un’altra lingua e che non si sarebbe tenuto conto di documenti non
tradotti nella lingua del procedimento.
11
Con memoria del 20 dicembre 2001, la Flabesa ha chiesto il rigetto della domanda di marchio
comunitario appellandosi all’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 e all’art. 8, n. 5, del
medesimo.
12
La Flabesa ha sostenuto che, a causa dell’identità degli articoli indicati dai due segni in conflitto e
della stretta somiglianza visiva, fonetica e concettuale di questi ultimi, esisteva, quantomeno sotto
forma di un rischio di associazione con i marchi anteriori, un rischio di confusione che la notorietà
dei marchi anteriori contribuiva ad aumentare.
13
Secondo la Flabesa, occorreva quindi applicare anche l’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94,
riguardo a quei prodotti oggetto della domanda di marchio che non erano simili ai prodotti tutelati
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dai marchi anteriori.
14
A sostegno delle proprie affermazioni, la Flabesa ha presentato i documenti seguenti, redatti in
spagnolo, senza fornire tuttavia la traduzione nella lingua del procedimento di opposizione.
–
una sentenza della Corte di cassazione spagnola del 13 luglio 1999, che conferma il rigetto
della domanda di registrazione del vocabolo «goliatflex», in considerazione del rischio di
confusione con il marchio denominativo anteriore FLEX notoriamente conosciuto;
–
estratti del suo sito Internet;
–
altre decisioni che riconoscono la notorietà dei marchi FLEX;
–
certificati rilasciati dalle camere di commercio di Barcellona, Madrid, Bilbao e Valenza;
–
una relazione e un attestato rilasciati da un ’agenzia pubblicitaria;
–
una dichiarazione giurata del suo rappresentante che certifica la notorietà dei suoi marchi,
nonché un elenco di marchi, nomi commerciali e stabilimenti commerciali la cui ragione sociale
contiene le parole «flex» e «multielastic»;
–
estratti di quattro messaggi pubblicitari;
–
una dichiarazione di spese di pubblicit à e di promozione commerciale;
–
un catalogo di prodotti.
15
Con lettera registrata il 24 aprile 2002, la Leggett & Platt ha eccepito che di tali documenti non si
poteva tener conto, dal momento che non erano stati tradotti nella lingua del procedimento di
opposizione.
16
Con lettera del 9 agosto 2002, la Flabesa ha fornito la traduzione dei documenti in questione in
detta lingua e ha concluso di nuovo per il rigetto della domanda di marchio appellandosi, in via
principale, all’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 e, in subordine, all’art. 8, n. 5, dello
stesso.
17
La Flabesa ha inoltre precisato di essere stata acquistata, il 31 dicembre 1999, dalla Flex Equipos
de Descanso con ogni suo titolo, diritto e obbligo, comprese le rivendicazioni formulate nella sua
veste di opponente dinanzi all’UAMI, e che erano stati presentati dinanzi al detto ufficio i mandati di
rappresentanza rilasciati dalle due società a favore del loro rappresentante comune.
18
Con lettera del 30 agosto 2002, la divisione di opposizione ha trasmesso alla Leggett & Platt le
osservazioni dell’opponente, precisandole che non si sarebbero potuti presentare nuovi argomenti.
19
Con decisione 24 marzo 2003, n. 715/2003, la divisione di opposizione, nonostante l’identità o la
somiglianza dei prodotti in questione, ha respinto l’opposizione in considerazione delle differenze che
i segni in conflitto presentavano.
20
La divisione di opposizione ha precisato che questa conclusione avrebbe potuto essere differente se
l’opponente avesse utilmente dedotto nei termini ’lelevato carattere distintivo dei suoi marchi
anteriori dovuto al loro impiego diffuso, presentando le traduzioni necessarie delle prove rilevanti. In
mancanza, le deduzioni formulate e gli elementi probatori forniti dall’opponente non potevano essere
presi in considerazione.
21
Il 5 marzo 2003 l’opponente ha impugnato tale decisione dinanzi alla commissione di ricorso,
contestando il rifiuto della divisione di opposizione di ammettere le prove in merito alla notorietà dei
propri marchi anteriori, quando tali elementi probatori erano stati presentati con le rispettive
traduzioni per rispondere al fatto che la Leggett & Platt aveva negato il carattere in sé distintivo dei
marchi anteriori e del loro elevato carattere distintivo derivante dalla loro notorietà.
22
Tale ricorso è stato respinto con decisione 18 marzo 2004 (in prosieguo: la «decisione impugnata»)
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della prima commissione di ricorso dell’UAMI.
23
Quest’ultima ha dato ragione alla divisione di opposizione per aver escluso le prove e i documenti
giustificativi comprovanti la notorietà dei marchi anteriori dell’opponente, con la motivazione che tali
elementi non erano stati presentati nella lingua del procedimento dell’opposizione, disattendendo
così la regola 17, n. 2, del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante
modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 (GU L 303, pag. 1), e che una tale omissione non
aveva permesso alla Leggett & Platt di presentare le proprie difese.
24
La commissione di ricorso ha in seguito ritenuto che, tenuto conto delle differenze esistenti tra i
segni in conflitto, la divisione di opposizione aveva concluso correttamente per l’assenza di rischio di
confusione.
Procedimento e conclusioni delle parti
25
Infine, per quanto i segni in conflitto non siano da considerare simili, la commissione di ricorso ha
respinto gli argomenti dell’opponente dedotti dall’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94, poiché
quest’ultima non aveva né presentato entro il termine impartito la prova della notorietà dei suoi
marchi anteriori né dimostrato in che modo l’uso del marchio comunitario richiesto avrebbe
permesso alla Leggett & Platt di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà
dei marchi anteriori o di recare pregiudizio agli stessi.
26
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 28 maggio 2004, la ricorrente
ha proposto il presente ricorso sul fondamento dell’art. 63 del regolamento n. 40/94.
27
28
29
30
Le parti non si sono presentate all’udienza svoltasi il 14 giungo 2006.
Con ordinanza 30 aprile 2007, è stata riaperta la fase orale per consentire alle parti di presentare le
loro eventuali osservazioni a seguito della pronuncia della sentenza della Corte 13 marzo 2007,
causa C-29/05 P, UAMI/Kaul (non ancora pubblicata nella Raccolta).
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
–
annullare e riformare la decisione impugnata nella parte in cui ha escluso gli elementi
probatori prodotti e ha respinto la sua opposizione;
–
rinviare la causa dinanzi all ’UAMI e ingiungere a quest’ultimo di rifiutare la registrazione del
marchio LURA-FLEX per tutti i prodotti indicati;
–
condannare l’UAMI alle spese del procedimento.
L’UAMI e la Leggett & Platt, interveniente dinanzi al Tribunale, chiedono che il Tribunale voglia:
–
respingere il secondo capo delle conclusioni della ricorrente in quanto irricevibile;
–
respingere il ricorso;
–
condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
Sulla ricevibilità del secondo capo delle conclusioni della ricorrente
31
L’UAMI e la Leggett & Platt sostengono che il secondo capo delle conclusioni della ricorrente è
irricevibile in quanto è diretto ad ottenere che il Tribunale ingiunga all’UAMI di rifiutare la
registrazione del marchio comunitario richiesto, mentre una tale ingiunzione esula dalle competenze
del Tribunale.
32
Il Tribunale ricorda che, secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito di un ricorso proposto
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dinanzi al giudice comunitario contro la decisione di una commissione di ricorso dell’UAMI, quest ’ultimo,
conformemente agli artt. 233 CE e 63, n. 6, del regolamento n. 40/94, è tenuto a prendere i
provvedimenti necessari per conformarsi all’esecuzione di un’eventuale sentenza di annullamento da
parte del giudice comunitario.
33
Di conseguenza, non spetta al Tribunale rivolgere ingiunzioni all’UAMI. Al contrario, incombe a
quest’ultimo trarre all’occorrenza le conseguenze dal dispositivo e dalla motivazione delle sentenze
del Tribunale [sentenza 31 gennaio 2001, causa T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/UAMI
(Giroform), Racc. pag. II-433, punto 33].
34
Si deve quindi respingere in quanto irricevibile il secondo capo delle conclusioni della ricorrente
nella parte in cui è diretto a che il Tribunale ingiunga all’UAMI di rifiutare la registrazione del marchio
comunitario richiesto per tutti i prodotti indicati nella domanda di marchio.
Nel merito
35
A sostegno della sua azione, la ricorrente deduce anzitutto la violazione di due forme sostanziali. A
tal riguardo, essa sostiene in via principale che la commissione di ricorso ha violato la regola 18,
n. 2, e la regola 22, n. 4, del regolamento n. 2868/95 e, in subordine, che è stato violato il suo
diritto al contraddittorio.
36
La ricorrente fa poi valere che la commissione di ricorso ha erroneamente applicato l’art. 8, n. 1,
lett. b), del regolamento n. 40/94, non ammettendo l’esistenza di un rischio di confusione e ha
erroneamente negato l’applicazione dell ’art. 8, n. 5, di tale regolamento.
Sulla violazione della regola 18, n. 2, e della regola 22, n. 4, del regolamento n. 2868/95
–
Argomenti delle parti
37
La ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha violato la regola 18, n. 2 e la regola 22,
n. 4, del regolamento n. 2868/95 rifiutando di ammettere le prove della notorietà dei suoi marchi
anteriori, con la motivazione che non erano state tradotte nella lingua del procedimento entro il
termine impartito dalla divisione di opposizione.
38
Mentre la regola 18, n. 2 obbliga l’UAMI ad invitare l’opponente a sanare nel termine di due mesi
determinate irregolarità che esso ha rilevato nell’atto di opposizione, la regola 22, n. 4, gli consente
di richiedere all’opponente di presentare, nel termine che gli è concesso e a sostegno dell ’uso di
marchi anteriori, una traduzione nella lingua del procedimento di opposizione di prove e di
indicazioni prodotte in un’altra lingua.
39
Invece di limitarsi ad inserire un testo standard nella sua lettera del 29 agosto 2001, la divisione di
opposizione avrebbe quindi dovuto richiedere formalmente alla ricorrente di rimediare all’assenza di
traduzione, dopo averla accertata, o concedere alla ricorrente un termine per rettificare tale
irregolarità, dopo che quest’ultima era stata rilevata dalla Leggett & Platt.
40
Come si deduce dal punto 44 della sentenza del Tribunale 13 giugno 2002, causa T-232/00, Chef
Revival USA/UAMI – Massagué Marín (Chef) (Racc. p. II-2749), quando, a sostegno dell’opposizione,
non sono presentate le prove, i documenti o una traduzione nella lingua del procedimento entro il
termine inizialmente imposto a tal fine o prorogato ai sensi della regola 71, n. 1, del regolamento
n. 2868/95, la divisione di opposizione può sia respingere l’opposizione in quanto infondata sia,
come nel caso di specie, statuire fondandosi sulle prove disponibili, in conformità alla regola 20,
n. 3, del regolamento n. 2868/95, a condizione, tuttavia, di tenere allora conto di tutte le prove
presentate.
41
Ad ogni modo, gli elementi probatori forniti dalla ricorrente avrebbero dovuto essere presi in
considerazione per lo meno come prova dell’elevato carattere distintivo dei suoi marchi anteriori per
effetto del loro uso, ai fini dell’applicazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.
42
L’UAMI e la Leggett & Platt rispondono che, ai sensi
n. 2868/95, l’opponente deve presentare la traduzione
anteriori o entro un mese dalla scadenza del termine per
nel termine fissato dall’UAMI, ai sensi della regola 16, n. 3,
della regola 17, n. 2, del regolamento
delle prove della notorietà dei marchi
l’opposizione o, come nel caso di specie,
conformemente alla regola 20, n. 2.
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Orbene, alla data limite regolarmente stabilita dall’UAMI al 29 dicembre 2001, la ricorrente non
avrebbe presentato una traduzione in inglese della prova della notorietà dei suoi marchi anteriori. La
divisione di opposizione e la commissione di ricorso avrebbero dunque giustamente rifiutato di
esaminare le prove presentate in spagnolo dei diritti della ricorrente, ritenuti scaturire dall’art. 8,
n. 5, del regolamento n. 40/94.
44
Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la decisione impugnata non potrebbe essere quindi
annullata perché la regola 18, n. 2, imporrebbe all’UAMI l’obbligo di dare l’opportunit à agli opponenti
di completare le prove presentate entro un nuovo termine stabilito dallUAMI.
45
La regola 18 riguarderebbe l’ammissibilit à dell’opposizione che l’ UAMI esamina d’ufficio e non
l’obbligo di fornire una traduzione nella lingua del procedimento, imposto dalla regola 17, n. 2, la cui
violazione costituisce un’inosservanza di una condizione sostanziale equivalente alla mancanza di
prove dell’esistenza dei fatti sui quali si fonda l’opposizione [v. sentenza Chef, punto 40 supra, punto
44 e sentenza del Tribunale 30 giugno 2004, causa T-107/02, GE Betz/UAMI - Atofina Chemicals
(BIOMATE), Racc. pag. II-1845, punto 70].
46
Infine, la regola 22, n. 4, non si applicherebbe al caso in esame poiché riguarda unicamente la
prova dell’uso dei marchi anteriori, richiesta solo qualora questi ultimi siano stati registrati da
almeno cinque anni e il richiedente un marchio comunitario esiga dall’opponente, contrariamente ai
fatti della specie, la prova di tale uso.
–
Giudizio del Tribunale
47
La regola 16 del regolamento n. 2868/95 dispone, al suo n. 3, che le prove della notorietà dei
marchi sui quali è fondata l’opposizione possano essere presentate, se non lo sono state insieme
all’atto di opposizione o immediatamente dopo, entro un termine successivo all’avvio del
procedimento di opposizione, stabilito dall’UAMI in conformità alla regola 20, n. 2, del regolamento
n. 2868/95.
48
Peraltro, la regola 17 di questo medesimo regolamento, relativa alle lingue del procedimento di
opposizione, dispone, al suo n. 2, che se le prove e i documenti giustificativi da fornire a sostegno
dell’opposizione non sono, come nel caso di specie, prodotti nella lingua del procedimento di
opposizione, l’opponente debba fornirne una traduzione in tale lingua entro il termine stabilito
dall’UAMI, ai sensi della regola 16, n. 3.
49
Ne consegue che la ricorrente era tenuta a fornire alla divisione di opposizione le traduzioni degli
elementi probatori della notorietà dei suoi marchi anteriori prima della scadenza, il 29 dicembre
2001, del termine di quattro mesi che le era stato concesso, ai sensi della regola 20, n. 2, per
produrre i fatti, le prove e le osservazioni che l’ interessata avesse ritenuto necessari a sostegno
della sua opposizione.
50
Infatti, si deduce dal doppio rinvio della regola 16, n. 3, alla regola 20, n. 2, da un lato e della
regola 17, n. 2, alla regola 16, n. 3, dall’altro, che il termine che la divisione di opposizione aveva
stabilito, in applicazione della regola 20, n. 2, per la presentazione di informazioni dettagliate sui
fatti, le prove e le osservazioni presentati a sostegno dell’opposizione era applicabile anche alle
traduzioni degli elementi di prova della notorietà dei marchi anteriori della ricorrente, nella lingua del
procedimento di opposizione.
51
Si deve ricordare, a tal proposito, che nella sua lettera del 9 agosto 2001, la divisione di
opposizione aveva espressamente precisato alla ricorrente che tutti i documenti avrebbero dovuto
essere presentati nella lingua del procedimento di opposizione, in questo caso l’inglese, o essere
accompagnati da una traduzione nella detta lingua e che una tale traduzione sarebbe stata richiesta
anche riguardo a qualsiasi documento o certificato già presentato in un’altra lingua, fermo restando
che i documenti non tradotti nella lingua del procedimento non sarebbero stati presi in
considerazione.
52
Se è vero che la ricorrente, a sostegno della sua opposizione, ha regolarmente depositato dinanzi
alla divisione di opposizione, il 20 dicembre 2001, informazioni dettagliate relative ai fatti, alle prove
e alle osservazioni, in tale occasione, essa ha presentato solo in spagnolo le prove e i documenti
giustificativi della notorietà dei suoi marchi anteriori. Solo il 9 agosto 2002, ossia dopo la scadenza
del termine di quattro mesi fissato dalla divisione di opposizione al 29 dicembre 2001, la ricorrente
ha depositato una traduzione di tali elementi probatori in inglese, lingua del procedimento di
opposizione.
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La ricorrente sostiene invano che la divisione di opposizione ha violato la regola 18, n. 2, e la regola
22, n. 4, del regolamento n. 2868/95, rifiutando di tenere conto delle traduzioni presentate, senza
prima aver appositamente invitato la ricorrente a porre rimedio all’assenza di traduzioni, dopo aver
accertato tale assenza, ovvero senza aver concesso all’interessata un termine specifico di rettifica,
dopo cha la Leggett & Platt aveva rilevato l’irregolarità.
54
Da un lato, la regola 18, n. 2, secondo cui l’UAMI informa l’opponente di irregolarit à che incidono
sull’atto di opposizione e invita ’linteressato a porvi rimedio entro un termine di due mesi non
prorogabile, non è applicabile alla presente causa, neanche in via analogica, poich é essa riguarda
motivi di inammissibilità dell’opposizione (sentenza Chef, punto 40 supra, punto 36).
55
Orbene, i requisiti legali concernenti la presentazione dei fatti, delle prove e delle osservazioni
nonché dei documenti giustificativi prodotti a sostegno dell’opposizione, ivi comprese le loro
traduzioni nella lingua del procedimento di opposizione, costituiscono condizioni che rientrano
nell’esame del merito dell’opposizione (sentenza Chef, punto 40 supra, punti 37 e 52).
56
La divisione di opposizione non era pertanto assolutamente obbligata a segnalare alla ricorrente
l’irregolarità consistente nel fatto che quest’ultima aveva omesso di presentare una traduzione degli
elementi probatori della notorietà dei suoi marchi anteriori, non essendo l’assenza di una tale
traduzione contraria ad alcuna disposizione del regolamento n. 40/94 o del regolamento n. 2868/95,
richiamata dalla regola 18, n. 2, di quest’ultimo regolamento (sentenza BIOMATE, punto 45 supra,
punto 70).
57
Dall’altro, l’UAMI non ha potuto disattendere la regola 22, n. 4, che gli consente di richiedere
all’opponente di fornire, nel termine che gli è concesso, una traduzione nella lingua del procedimento
delle prove presentate in un’altra lingua a sostegno dell’uso dei marchi anteriori, ai sensi dell ’art. 43,
nn. 2 o 3, del regolamento n. 40/94.
58
Quest’ultima disposizione, che permette all’opponente di dimostrare su istanza di chi deposita un
marchio, che il marchio anteriore sul quale si fonda l’opposizione ha formato oggetto di un uso
effettivo nel corso dei cinque anni precedenti la pubblicazione della domanda di marchio comunitario
è manifestamente inapplicabile al caso di specie.
59
Infatti, la ricorrente, i cui marchi anteriori sono stati registrati solo nel 1998, non può rivendicarne
un uso quinquennale esistente alla data della pubblicazione della domanda di marchio comunitario,
perch é detta pubblicazione è avvenuta il 5 febbraio 2001.
60
Il ricorrente comunque non ha chiesto di beneficiare della regola 71 del regolamento n. 2868/95, la
quale, se le circostanze lo giustificano, consente all’UAMI di prorogare un termine che esso ha
fissato, purché sia presentata una richiesta in tal senso dalla parte interessata prima della scadenza
del termine di cui trattasi.
61
Avendo presentato tardivamente alla divisione di opposizione le traduzioni delle prove e dei
documenti giustificativi della notorietà dei suoi marchi anteriori nella lingua del procedimento, va
considerato che la ricorrente non ha fornito tali elementi probatori in tempo utile, ai sensi
dell’art. 14, n. 2, del regolamento n. 40/94, cosicch é l’UAMI, ai sensi di tale disposizione, poteva non
tenerne conto.
62
L’articolo citato investe la commissione di ricorso, dinanzi alla quale, come nel caso di specie, sono
presentati fatti o prove prodotti tardivamente dinanzi alla divisione di opposizione, di un ampio
potere discrezionale ai fine di decidere, pur motivando la propria decisione su tale punto, se occorra
o meno tenere conto di tali fatti o prove (sentenza UAMI/Kaul, punto 28 supra, punti 43 e 63, su cui
le parti hanno avuto la possibilit à di presentare le loro osservazioni).
63
Siffatta presa in considerazione può essere in particolare giustificata quando, da un lato, gli
elementi prodotti tardivamente sono a prima vista idonei a rivestire una reale rilevanza per ciò che
riguarda l’esito dell’opposizione e, dall’altro, la fase del procedimento in cui interviene tale
produzione tardiva e le circostanze che l’accompagnano non si oppongono a tale presa in
considerazione (sentenza UAMI/Kaul, punto 28 supra, punto 44).
64
Una tale possibilità a favore della commissione di ricorso può oggettivamente contribuire ad evitare
la registrazione di marchi il cui uso potrebbe essere in seguito contestato con successo mediante un
procedimento di annullamento o per contraffazione (sentenza UAMI/Kaul, punto 28 supra, punto
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48).
65
Peraltro, disponendo che la commissione di ricorso possa esercitare le competenze dell’organo
dell’UAMI che ha adottato la decisione sottoposta al suo vaglio, l’art. 62, n. 1, del regolamento
n. 40/94 investe la commissione di ricorso della competenza di procedere a un nuovo esame
completo del merito dell’opposizione, tanto in diritto quanto in fatto (sentenza UAMI/Kaul, punto 28
supra, punto 57).
66
Nella fattispecie in esame, la commissione di ricorso ha rifiutato a priori l’ammissione delle
traduzioni delle prove e dei documenti giustificativi presentati dalla ricorrente a sostegno della
notorietà dei suoi marchi anteriori per la sola ragione che il loro accoglimento era escluso d’ufficio,
data la loro presentazione tardiva dinanzi alla divisione di opposizione. La commissione di ricorso si
è, pertanto, considerata priva di qualsiasi potere discrezionale ai fini di un’eventuale presa in
considerazione degli elementi probatori controversi.
67
Ne consegue che la commissione di ricorso ha commesso un errore di diritto declinando a priori
l’esercizio del proprio potere discrezionale ai fini di decidere sulla possibilità o meno di tenere conto
delle prove e dei documenti giustificativi comprovanti la notorietà dei marchi anteriori della
ricorrente.
68
Si può osservare, per quanto riguarda la rilevanza degli elementi di prova controversi, che la
divisione di opposizione ha espressamente rilevato che avrebbe potuto non concludere per l’assenza
di rischio di confusione tra i segni in conflitto se la ricorrente avesse addotto nei termini che i suoi
marchi anteriori presentavano un elevato carattere distintivo in considerazione del loro uso diffuso e
avesse prodotto le traduzioni necessarie a dimostrare tale carattere distintivo rafforzato.
69
Emerge inoltre dalla decisione impugnata che, da parte sua, la commissione di ricorso ha ritenuto
non irrilevante la circostanza che la ricorrente non avesse fornito la prova della notorietà dei suoi
marchi anteriori nel termine stabilito.
70
Si deve rilevare ancora, quanto alla fase del procedimento in cui sono state presentate le prove, che
la ricorrente, il 9 agosto 2002 ha depositato dinanzi alla divisione di opposizione le traduzioni
controverse e il 5 marzo 2003 ha adito la commissione di ricorso, la quale ha emesso la decisione
impugnata il 18 marzo 2004.
71
Date tali circostanze, non emerge dal fascicolo che un impedimento temporale abbia potuto
ostacolare la commissione di ricorso dal prendere in considerazione le traduzioni degli elementi
probatori relativi alla notorietà dei marchi anteriori sui quali è fondata l’opposizione.
72
Risulta da quanto precede che la decisione impugnata è illegittima e che pertanto va annullata
senza che occorra esaminare gli altri motivi dedotti dalla ricorrente.
Sulle spese
73
Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle
spese se ne è stata fatta domanda.
74
Poiché la ricorrente ne ha fatto domanda, l’UAMI, rimasto soccombente, nei limiti in cui la decisione
impugnata è annullata, va condannato a sopportare le spese della ricorrente.
75
L’interveniente, rimasta soccombente, sopporterà le proprie spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel
mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 18 marzo 2004 (procedimento
R 1035/2004-2) è annullata.
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2)
L’UAMI sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente.
3)
L’interveniente sopporterà le proprie spese.
Legal
Wiszniewska-Bialecka
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l’11 luglio 2007.
Il cancelliere
E. Coulon
Moavero Milanesi
Il presidente
H. Legal
* Lingua processuale: linglese.
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