uspto linee guida per una maggiore protezione del marchio negli usa

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Dott. Vincenzo Melilli
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USPTO
LINEE GUIDA PER UNA MAGGIORE
PROTEZIONE DEL MARCHIO NEGLI
USA
Bugnion Milano - marzo 2009
Pag.3 PRINCIPLES
Pag.7 TRADEMARK PROTECTION UNDER USPTO
Pag.23 UNDERSTANDING FRAUD UPON USPTO- IL CASO MEDINOL
Pag. 30
Pag. 33
Pag. 35
FRAUD PRE – MEDINOL
APPLICAZIONE ATTUALE E PERSISTENTE DEL CASO MEDINOL
MEDINOL ANCHE IN ITALIA
Pag. 40
Pag. 43
Pag. 49
Pag. 55
USPTO REGISTERS
IL DIRITTO AL MARCHIO NEL TEMPO
SECTION 15 SHIELD OR SWORD
NAMES
2
PRINCIPLES
3
IL CONCETTO DI FRAUD E LA SUA APPLICAZIONE
NELLA DISCIPLINA DEI MARCHI
Lanham Act (titolo 15°, cap 22° USC) prevede la cancellazione
di un US trademark “at any time, if the registration was obtained
fraudulently” L.A. §14(3).
4
MISTER LEONARD INC. V. JACQUES
LEONARD COUTURE INC. (TTAB 1992)
-“False” (non rispondente al vero)
-“Material” (“significativo”) Trademark (rivelazione di anteriorità non
necessaria) /Patent
-“Made knowingly” (sciente)
5
“USE IT OR LOSE IT”
Funzione dell’uso:
•A) costitutiva del diritto al marchio
•B) essenziale per preservare il diritto nel tempo.
•“(…) the right to a particular mark grows out of its use, not its mere
adoption (…) and it is not the subject of property except in connection
with an existing business” (Hanover Star Milling Co. V. Metcalf, 240 US
403, 412, 1916)
6
TRADEMARK PROTECTION UNDER USPTO
7
FILING BASIS (DEPOSITO: REQUISITI E I SUOI
PRESUPPOSTI)
1 (USO 1A)
2 (Intent To Use 1B)
3 (Based on Prior Application 44d)
4 (Based on Prior registration 44e)
5 (By Madrid Protocol 66a)
8
APPLICATION BASATA SULL’USO
Maggio 2008 ((- ESAME-)) Dicembre 2008 (Pubblicazione; +30 giorni
Reg)
------I------------------------I----------------------->>
Uso EFFETTIVO dal Maggio 2008
(“As early as” Maggio 2008)
Fornire prova d’uso e data di “First Use” e “Use in Commerce” al
momento del deposito
9
APPLICATION BASATA SULL’ITU
(INTENT TO USE)
Maggio 2008 ((ESAME))
Dicembre 2008 (Notice of
Allowance/Pubblicazione +30 gg)
-------I----------------------I------------------------->>
USO effettivo dal Dicembre 2008.
6 mesi per fornire prova d’uso e data di “First Use” + “First Use in
Commerce”
10
APPLICATION BASATA SULL’ITU
(INTENT TO USE)
•Possibile “amendment to allege use” (dall’ITU all’Use In Commerce)
•Cessione di “ITU Application” (non cedibile eccetto il caso di cessione in
favore del “successor to the business of the Applicant – il “trafficking marks”
è proibito. 15 U.S.C. §1127(b)/Clorox Co v Chemical Bank (TTAB 1996)
•“Bone Fide” nell’intenzione d’uso
Casi problematici:
-Deposito di una serie di TMs per gli stessi prodotti attraverso ITU.
-Rideposito di un TM decaduto per impossibilità di provarne l’uso allo
scadere delle 5 “extensions of time” di 6 mesi ciascuna.
-Descrizione vaga ed imprecisa dei prodotti e servizi
-ITU introdotta nel Trademark Revision Act del 1988 (in vigore dal 16
Novembre 1989).
11
ECCEZIONE AL PRINCIPIO “USE IT O
LOSE IT”
TIPS:
a)Non è esclusa la Buona Fede del titolare di ITU Application che
intenda darne licenza (Lane Ldt v Jackson Int’l Trading Co., TTAB
1994).
b)La data di deposito di una ITU Appl. può essere opposta quale diritto
anteriore ma solo in caso di avvenuta registrazione del marchio.
Windows User, Inc. v Reed Publishing Ltd.,(SDNY 1992)
c)Si può vantare una data di “first use” che precede la data di ITU
Application.
12
APPLICATION BASATA SU “PRIOR APPLICATION”
44 (d)
•Requisiti 44(d) – priority filing date
a)Rivendicare la priorità entro 6 mesi dalla data del primo deposito
b)Il titolare deve:
i) specificare data e Paese del primo deposito; OPPURE
ii) dichiarare che l’eventuale deposito successivo nello stesso
Paese sia avvenuto a seguito di abbandono/ritiro senza diritti pendenti
e “without having been laid open to public inspection” (art 15 USC §
1126(d))
c)Sia il Paese del titolare che il Paese del primo deposito devono
essere contraenti di Accordo/Trattato che preveda tale priorità
13
44 (d)
d)
scopo del primo deposito non-US uguale o più ampio del deposito
US
“the priority filing date also constitutes a constructive date of first
use in the US under 15USC §10578(c) if the application matures
into registration” SCM Corp. V. Langis Foods Ltd., (D.C. 1976).
14
44 (d)
44(d) Base per la priorità ma non per la pubblicazione e
registrazione per il raggiungimento dei quali si applica la
disciplina del 1(a) e 1(b)
15
44 (d)
•Maggio 2008 ((- ESAME-)) Dicembre 2008
del deposito
registrazione)
Sospensione (in attesa
del certiticato di
•-------I----------------------I------------------------->>
dal ricevimento del certificato di reg.
a)Ulteriori OA relative al documento
b)Pubblicazione; +30giorni Reg.
c)La dichiarazione di sospensione deve contenere la “search
clause”…(“the office records have been searched and no prior trademark
appls or regs have been found”)
16
44 (d)
d) richieste periodiche dell’Examiner se la sospensione supera i 6 mesi.
(risposta dell’Applicant nei sei mesi successivi o l’Appl risulterà
“abandoned for failure to respond to OA”
(PS: ulteriore caso molto comune di sospensione: “conflicting mark in pending
Application”)
e) presunzione di sussistenza dell’Application: l’abbandono
dell’Application base del 44d rende necessaria la modifica della
“filing basis” (se sussiste un’ ulteriore e valida “filing basis”, ciò non
costituisce motivo di decadenza).
17
44 (e)
•Requisiti 44(e)
a)Il titolare deve essere membro di Accordo o Trattato con gli USA (art 15
USC §1126(b))
b)
Il titolare deve detenere “valid registration” nel suo Paese di
origine. (art 15 USC §1126(b) ed (e)).
18
APPLICATION BASATA SU REGISTRAZIONE 44 (e)
Stessi requisiti e procedura 44(d) salvo:
a)Valida Registrazione
b)Deposito della fotocopia, certificazione, copia autentica del certificato
di registrazione base.
c)Sospensione mai concessa per non reperimento del certificato di
registrazione (salvo che per “extraordinary circumstances” i.e. guerra,
disastro naturale)
d)Sospensione possibile in attesa di prova del rinnovo già depositato
e)La registrazione deve validamente sussistere (almeno) fino alla data
della registrazione US.
f)Traduzione (ancorché non giurata) in inglese del certificato di
registrazione
19
USO DEL MARCHIO IN CASO DI DEPOSITO BASATO
SU SECT. 44
•Il titolare, al quale non è richiesta prova d’uso “must meet all other
requirements for registration set forth in the trademark Act and relevant
rules”. Infatti, la registrazione in Paese diverso dagli USA non assicura
l’automatica registrazione negli Stati Uniti (Rath, 402 F.3d 1207 2005)
•“Bona Fide intention to Use the mark” al momento del deposito anche
se è basato sull’uso 1(a).
•Al titolare non è richiesto di provare l’uso o depositare prove d’uso
•Non è richiesto uso o date di “first use”/”first use in commerce” prior to
registration Crocker National Bank v Canadian Imperial Bank of
Commerce (TTAB 1984)
20
AMENDMENTS OF BASIS
Il titolare del marchio depositato può sostituire 44 con 1(A) se:
•Verifica – uso dal deposito
•Fornisce prova d’uso e date di 1° use and 1° use in commerce
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MARCHIO INTERNAZIONALE CHE DESIGNA GLI US 66 (a)
•Procedura di Esame separata
•Nuovo No. di deposito/registrazione assegnato dall’USPTO
•Data di registrazione diversa da quella Internazionale
•“Use in commerce prior to registration is not required.” Sect 68(a)(3)
Trademark Act, 15 USC §1141h(a)(3)
22
UNDERSTANDING FRAUD UPON USPTO
IL CASO MEDINOL
23
NEURO VASX VS MEDINOL
NEUROVASX – NEUROVASCULAR
•Neuro Vasx – uso per cateteri (non per stents)
•Medinol – azione di cancellazione per frode
•Neuro – tenta di depositare un emendamento
•TTAB – manifestazione oggettiva di intento
24
NEURO VASX VS MEDINOL
TTAB “deletion of the goods upon which a mark has not been used
DOES NOT REMEDY AN ALLEGED FRAUD UPON THE OFFICE”
25
NE DISCENDE
“knowledge”
“reckless disregard for the truth”
1)“false representation or witholding of information
2) “regarding material fact”
3) “knew… or should have known”
(incluse informazioni non accurate)
26
IL CONCETTO DI FRAUD POST “CASO MEDINOL”
Il titolare di un marchio depositato presso l’USPTO è soggetto ad
azione di frode se ha fornito informazioni false/ingannevoli al fine
di ottenere/mantenere registrazione TM.
Vecchio requisito: Conosceva
Nuovo requisito: Avrebbe dovuto conoscere
Si abbandona il criterio soggettivo di valutazione della
conoscenza
Criterio Oggettivo: valutazione su “should have known”
27
LEGITTIMA/RAGIONEVOLE (TRA LE POCHE
ECCEZIONI “POST MEDINOL”)
•Maids to Order of Ohio Inc. V Maid to Order, Inc. (TTAB 2006)
•Sect 8 (use in interstate commerce)
Servizi di pulizie
(Base Illinois) - Servizio in Wisconsin, Colorado, San Diego (una volta)
“reasonable basis for goods faith”
28
FRAUD PRE - MEDINOL
29
“PROCESSO” AL CONCETTO DI FRODE “PRE-MEDINOL”
DAGLI ANNI 80
•“Intention to deceive must be WILLFUL”
•“Omissione, ancorchè negligente, non determina frode”
•Ogni dubbio sulla effettiva frode: no fraud
•La frode deve essere provata “to the hilt”
30
PRECEDENTI (RARI)
•First International Services Corp v. Chuckles Inc. (TTAB 1988)
Frode riconosciuta
“shampoos, hair conditioner, scalp massage treatment preparations”
Ma
shampoos e lozioni per piega capelli
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PRECEDENTI “RARI”
•Mister Leonard Inc. V Jaques Leonard Couture (TTAB 1992)
“costumi da bagno maschili”
Ma
“vestiti femminili”
32
APPLICAZIONE ATTUALE E PERSISTENTE
DEL CASO MEDINOL
33
… CASI PIU’ RAPPRESENTATIVI DI APPLICAZIONE
“MEDINOL”
TTAB rigetta:
Circostanze fattuali (click sbagliato)
Errori da “misunderstanding” di requisiti legali
Mancanza di assistenza legale
Barriere linguistiche di titolari non “english speakers”
Sinclair Oil Corp v. Kendrick (2007); Hachette Filipacchi Presse v. Elle
Belle (2007); Herbaceuticals Inc. v. Xel Herbaceuticals, Inc (2008)
34
MEDINOL … ANCHE IN ITALIA
35
PER NON ANDARE LONTANO …
Sierra Sunrise Vineyards v. Montelvini S.p.A
(TTAB 10 Settembre 2008)
MOLTELVINI VENEGAZZU “wines, spirits, liquors”
•44 (e) – Sect. 8 approaching…
NO LIQUORS
36
LINEA DIFENSIVA RIGETTATA DAL TTAB
•1) advertisement – non rappresenta “use”
•2) mancanza di intenzione nella frode
•3) il deposito della sect 8 era il risultato di “misunderstanding” con il
consulente marchi ITALIANO.
•4) “failure to appreciate the USPTO’s requirement to demonstrate
specific ACTUAL USE of the mark” in ciascuno dei prodotti visto che la
classe conteneva più prodotti.
37
FRODE : SE LA CONOSCI LA EVITI!
Good News: si può usare contro concorrenti
38
DAWN DONUT RULE
Uso “geographically remote” del marchio
Dawn Donut Co v. Hart’s Food Stores Inc. (1959)
a) Market sufficientemente separati e distinti
(Registrant/user)
b) Non sussiste probabilità (ragionevole prevedibilità) di espansione
Titolare del marchio registrato non può impedire l’uso (ancorchè
successivo) del marchio identico/simile per prodotti identici/simili
39
USPTO REGISTERS
40
PRINCIPAL/SUPPLEMENTAL REGISTER
- Principal
Segni arbitrari, suggestivi o descrittivi + sec. Meaning
- Supplemental
Segni descrittivi capaci di divenire “marchi” (per es. attraverso
acquisizione di secondary meaning) – mai termini generici
Non opponibile verso terzi
41
PRINCIPAL/SUPPLEMENTAL REGISTER
•5 anni - presunzione di acquisizione secondary meaning.
•Uso di “R”
•Citato dall’Examiner in sede di relative grounds check “The Examiner
has searched…”
•No madrid protocol
•Non soggette ad Opposition ma ad Azione di Cancellazione
•Es. cognomi, nomi geografici, descrittivi
42
IL DIRITTO AL MARCHIO NEL TEMPO
43
SECT 8&15 – 8&9
•Uso continuo ed effettivo al fine di mantenere il diritto al marchio
•Prove d’uso – diversi intervalli di tempo
44
SECTION 8
Section 8 “declaration of use”
-Tra il quinto ed il sesto anno dalla data di registrazione.
-6 mesi grace period
-Affidavit
a)Use oppure
b) “Excusable non use”
45
EXCUSABLE NON USE
•PRESUMPTION OF ABANDONMENT (3 anni)
Prove:
Circostanze straordinarie + no intenzione di abbandono del marchio
(non sufficienti semplici dichiarazioni)
•Case Law:
a) Calo della domanda: (non excusable)
b) Embargo: (excusable)
c) Vendita dell’azienda: (potrebbe esere excusable)
d) “retooling” (cambio macchinari etc): excusable se necessario
d) Malattia, incendio e altre catastrofi (spesso excusable) in caso di
malattia (prova che la presenza era necessaria)
46
PROVE D’USO IDONEE
PRODOTTI
-Riproduzioni del marchio apposto sul prodotto
-Etichette, stampe varie del marchio sul prodotto o sul contenitore del
prodotto
-“Displays” ( per es. espositori in cui sia comunque visibile il marchio,
posters, e simili) del marchio ASSOCIATO al prodotto (associazione
diretta)
47
PROVE D’USO IDONEE
•Materiale pubblicitario relativo al prodotto non idoneo
•SERVIZI
Qualsiasi tipo di pubblicità o stampe di pagine web che descrivano il
servizio
NO WEBPAGE PER PRODOTTI (…forse)
STAPLES 30% vendita on line
TTAB rigetta webpage per “leading Edge toner” ma definisce le webpages
ammissibile qualora
a)Associazione marchio/prodotto (vd. “displays”)
b)Riproduzione del prodotto + hot links (order here)
c)TM
48
SECTION 15 SHIELD OR SWORD
49
SECTION 15
•“declaration of incontestability”
“conclusive evidence” del diritto esclusivo…(forse)…
“equitable defenses” (molto elastiche)
Fraud
Abandonment (presunzione di)
Adozione e continuo uso del marchio senza conoscenza del diritto
divenuto incontestabile
Uso derivante da registrazione anteriore
THE SOONER THE BETTER
50
FUNZIONE OFFENSIVA/DIFENSIVA SECT 15
•Anni ’70 diverso orientamento
•Decisione della Supreme Court:
•Park’n Fly v Dollar Park & Fly, Inc (1985)
Non esiste distinzione tra funzione difensiva (shield) ed offensiva
(sword).
Pieno effetto ad “exclusive rights”
51
SECTION 9 “RENEWAL”
tra il nono ed il decimo anno dalla data di registrazione.
(vd sect 8)
52
DIFFERENZE NEL MARCHIO
La prova d’uso del marchio depositata Sect 8, 9
Deve essere
“essentially the same”
Rispetto a quella riprodotta nel certificato di registrazione
L’accettazione dipende dal “degree of change”
53
DIFFERENZE NEL MARCHIO
Differenze relative allo sfondo o “styling” non costituiscono “material
change”
In re Hacot-Colombier (Fed Circ 1997)
“Il marchio modificato deve contenere ciò che è l’essenza del marchio
originale, e la nuova forma deve creare l’impressione di essere
essenzialmente lo stesso marchio”
“Post Registration Office Action”…forse…
54
NAMES
55
REGISTRAZIONE DI COGNOMI/PERSONE
Nomi o firme che identificano “living individuals”
Nomi e Cognomi
Consenso scritto o (solo per ex Presidenti US – se non in vita:
consenso della vedova)
Richiesta dell’Examiner
56
“PRIMERELY MERELY SURNAME”
No registration
Casi
Cognomi rari
Connessione con il titolare
“look and feel” come un cognome
Significato facilmente riscontrabile nel linguaggio comune “In Re
Isabella Fiore LLC (TTAB 2005)”
Cognomi uniti a titoli “MR. Dr. Mrs”
Cognomi uniti a domain names
ACQUIRED DISTINCTIVENESS OR SECONDARY MEANING
57
THANKS A LOT
Vincenzo Melilli
[email protected]
© BUGNION S.p.A., 2009

uspto linee guida per una maggiore protezione del marchio negli usa

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