La tutela del software tramite l`uso del marchio e di licenze

La tutela del software tramite l’uso del
marchio e di licenze
CCIAA di Verona
Verona, 16 marzo 2011, ore 17:00
Avv. Fabio Luciani
Socio dello Studio Legale Casucci Stp
Milano – Verona – Venezia
Tel.: 045 9230185 – e-mail: [email protected]
www.casucci.biz
Possibili tutele del software
Nel settore del software esistono tre
strumenti giuridici di tutela:
il diritto d'autore
il brevetto
il marchio
Software e diritto d’autore
La legge 633/41
Espressamente riconosce la tutelabilità del
software attraverso il diritto d’autore
(art. 2, comma 1, n. 8)
Software e diritto d’autore
Il diritto nasce in capo all’autore nel
momento stesso in cui viene creato il
software
(art. 6)
Software e diritto d’autore
La legge sul diritto d'autore limita la sua
protezione alla mera modalità di scrittura
dello stesso
Software e diritto d’autore
In buona sostanza, il diritto d’autore
censura solo l’identicità
ma non l’equivalenza
Software e diritto d’autore
In altre parole, si protegge uno specifico codice di
programma al pari di un romanzo vietandone la
riproduzione o la manipolazione senza
autorizzazione. Non ci si può impossessare del
programma di qualcun altro, ma si può creare un
programma con uguale funzionalità
Software e diritto d’autore
Soggetti tutelati:
Il creatore nel caso di persona singola
Tutti gli autori in caso di team
Nel caso di dipendente:
Diritto morale al dipendente,
Diritto di sfruttamento economico al datore
La tutela del software tramite licenze
Tre sono le formule contrattuali adottabili
nel caso di commercializzazione del
software:
licenza d’uso
locazione
leasing
Licenza d’uso
Forma scritta ad probationem
(art. 2581 cc e art. 110 lda)
Il licenziante trasferisce il godimento del
software al licenziatario per un periodo
limitato o illimitato, dietro corrispettivo di un
canone eventualmente periodico
Licenza d’uso
In esclusiva:
il licenziatario è l’unico a poter sfruttare il
programma
Senza esclusiva:
il software standardizzato e dato in uso a
numerosi licenziatari
Licenza d’uso
Clausola di trasferibilità: il licenziatario può
trasferire il godimento del software a terzi
Proprietà intellettuale: impedisce al
licenziatario di eseguire copie salvo quelle di
sicurezza
Numero di utenze: limitazione nel numero
massimo di installazione di software
effettuabili dall’utente
Licenza a strappo (shrink - wrap)
Il supporto che contiene il software è
racchiuso in una confezione all’esterno
della quale è riportato il testo
contrattuale: aprendo la confezione
(strappandola) il contraente accetta
automaticamente le condizioni
contrattuali
Licenza shareware
Il software è concesso in prova al
licenziatario per un certo periodo di
tempo, trascorso il quale egli valuta se
acquistarlo o smettere di utilizzarlo: in casi
del genere il licenziante fornisce o copie
ridotte o copie che si disattivano a
scadenza
Licenza freeware
Ha le stesse caratteristiche dello
shareware, ma a differenza di questo è
esclusivamente gratuito
Open source
quando è distribuito con codice sorgente aperto e
con licenza che soddisfi allo stesso tempo queste
condizioni:
ridistribuzione libera del software e di opere
derivate;
nessuna discriminazione contro persone o gruppi,
né contro determinati settori;
distribuzione della licenza che non deve essere
specifica a un prodotto né deve porre restrizioni
ad altro software
CARATTERI PRINCIPALI LICENZA:
forma del contratto di licenza
esclusiva/ non esclusiva
per tutti i prodotti /per parte dei prodotti
somma fissa / royalties/minimum royalties
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LICENZE – Struttura principale dell’accordo
Parti
Definizione dei termini
Premesse
Oggetto
Ambito della licenza
Altri obblighi
Durata
Pagamenti
Risoluzione delle controversie
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LICENZE – Struttura principale dell’accordo
Parti
Indicazione delle parti coinvolte
Indicazione di possibili parti nuove
(società collegate e affiliate)
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LICENZE – Struttura principale dell’accordo
Definizione chiara dei termini chiave
Regole di linguaggio
Codice oggetto /codice sorgente
Comunicazioni - riferimenti
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LICENZE – Struttura principale dell’accordo
Premesse
Indicazione chiara del rapporto tra le parti e dell’oggetto
dell’accordo
Indicazione chiara delle intenzioni dichiarate e degli scopi
dell’applicazione
Indicazione di applicazioni/prospettive future (ove ve ne fossero)
Indicazione dei soggetti interessati in futuro (ove ve ne fossero)
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LICENZE – Struttura principale dell’accordo
Pagamenti
Importo forfettario (lump sum)
Royalty (post scadenza)
Diritto di accesso alla documentazione contabile
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LOCAZIONE
il locatore concede in locazione al conduttore il
software.
Le spese di piccola manutenzione del software
spettano al conduttore
Le spese di straordinaria manutenzione spettano al
locatore
Si applicano le regole sul contratto di locazione
Massima attenzione alla tutela dei diritti d’autore
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LEASING
Si applicano le regole sul contratto di leasing
Massima attenzione alla tutela dei diritti d’autore
Si stipula per risolvere problemi legati all’elevato costo
di certi software
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I contratti di sviluppo del software
Una parte (appaltatore) si impegna a
sviluppare o realizzare un programma che
possa soddisfare le richieste tecniche
avanzate dall’altra parte (committente)
I contratti di sviluppo del software
Il produttore è proprietario del
programma sino a quando non trasferisce i
diritti al committente
Se trattasi di un professionista autonomo
I contratti di sviluppo del software
Quando il creatore è dipendente di una
società che realizza software per conto
terzi (software house) il programma
appartiene alla società secondo quanto
previsto dall’articolo 12 bis della lda
Le diverse ipotesi
Proprietà esclusiva del committente
Comproprietà del diritto
Diritto di utilizzazione non esclusivo
Proprietà esclusiva del committente
Con la consegna del codice oggetto e del
codice sorgente, il committente può
utilizzare il programma come meglio
ritiene, essendone il proprietario esclusivo
Comproprietà del diritto
La gestione avviene in ambito di regime di
comunione con le relative prerogative
stabilite pattiziamente
Diritto di utilizzazione non esclusivo
Vi è la consegna del codice oggetto e la
proprietà resta al produttore mentre il
committente può utilizzarlo solo in
relazione alle sue necessità
Diritto di utilizzazione non esclusivo
Vi è la consegna del codice oggetto e la
proprietà resta al produttore mentre il
committente può utilizzarlo solo in
relazione alle sue necessità
Clausole importanti
oggetto e modalità di esecuzione
programmi sorgente
collaudo ed accettazione
manutenzione del software
divieto di cessione
garanzie
patto di non concorrenza
Oggetto e modalità di esecuzione
È importante stabilire “chi fa che cosa” e, nel caso
in cui il produttore rimanga titolare dei relativi
diritti, l’impegno da parte di quest’ultimo nel
fornire licenza a titolo definitivo e senza limiti di
tempo. In questa clausola, è importante stabilire i
vari step di produzione e di verifica stabilendo la
realizzazione a regola d’arte, le caratteristiche
tecniche alle quali dovrà corrispondere il sw ed un
supporto di documentazione tecnica relativa sia al
software tecnicamente inteso sia come manuale
di istruzioni
Programmi sorgente
A garanzia delle parti si dovrà stabilire la
realizzazione di una copia di riferimento
comprendente l’insieme dei programmi sorgente,
della documentazione esistente e dei programmi
complementari e di tutti gli elementi esistenti e
necessari alla gestione dei programmi sorgente
nelle loro diverse versioni.
L’esemplare sarà racchiuso in un imballo chiuso e
sigillato e conservato da un notaio scelto di
comune accordo dalle parti e al quale sarà
consegnata una lettera di istruzioni secondo un
testo concordato dalle parti e allegato al
contratto
Collaudo ed accettazione
Il collaudo dovrà verificare che il software
funzioni in conformità alle specifiche tecniche
fornite dal committente, il quale procederà ad
effettuare tutti i test ritenuti necessari,
comunicando per iscritto al produttore tutte le
anomalie riscontrate entro il termine di tempo
definito.
Il committente non potrà rifiutarsi di accettare il
prodotto nel caso in cui questo funzioni
conformemente alle specifiche tecniche richieste
Manutenzione del software
Il produttore assicurerà il trasferimento delle
conoscenze relative al software in modo tale che
il committente possa gestirlo in autonomia.
Il produttore, per tutta la durata del contratto,
fornisce servizi d’assistenza comprendente:
correzione di errori, fornitura di soluzioni
temporanee quando le correzioni degli errori non
possono essere fatte in breve tempo e la
realizzazione di nuove versioni in caso di
evoluzione delle piattaforme e dei sistemi
informativi supportati e/o delle legislazioni
Divieto di cessione
Divieto di cedere o dare in sub licenza il software
a terzi, anche a scopo didattico dimostrativo.
Divieto di modifiche, operazioni di reverse
engineering, decompilazione o di assemblaggio
del software o di parti di esso, anche se finalizzate
ricavare prodotti derivati
Garanzie
Il produttore deve garantire il committente
contro tutte le eventuali rivendicazioni di terzi
aventi ad oggetto, anche in parte, il software
oggetto del contratto.
In caso contrario, il produttore deve farsi carico di
tutte le spese ed oneri derivanti dall’eventuale
condono condanna subita dal committente
Patto di non concorrenza
Il produttore si obbliga ad astenersi dal cedere il
software a società concorrenti del committente
per un periodo di tot anni dalla data di consegna
del software.
Il pagamento dell’obbligo di non concorrenza è
retribuito nel corrispettivo contrattuale
Uno strumento utile di tutela contro la
contraffazione: la fingerprint
È una “impronta digitale” informatica del
software impressa dai suoi autori originali:
sono codici nascosti che permettono al
solo creatore di rivelarne l’esistenza e
dimostrare la reale paternità del
programma
La protezione fornita dal marchio
Il marchio può fornire al software un’utile
protezione poiché è un segno che permette di
distinguere i beni e servizi contrassegnati con
quello specifico marchio sul mercato rispetto
ad altri prodotti e servizi dello stesso genere.
Il marchio viene utilizzato di fatto come
strumento di marketing e rende possibile il
riconoscimento del prodotto da parte del
consumatore
La protezione fornita dal marchio
“Emerge, inoltre, dalla giurisprudenza della Corte che la
funzione essenziale del marchio consiste segnatamente nel
garantire al consumatore o all'utilizzatore finale l'identità di
origine del prodotto o del servizio contrassegnato
consentendo loro di distinguere senza confusione possibile
questo prodotto o questo servizio da quelli di provenienza
diversa; inoltre, per poter svolgere la sua funzione di
elemento essenziale del sistema di concorrenza non falsato
che il Trattato intende istituire, il marchio deve costituire la
garanzia che tutti i prodotti o servizi che ne sono
contrassegnati sono stati fabbricati sotto il controllo di
un'unica impresa alla quale possa attribuirsi la
responsabilità della loro qualità” (CGCE, 18 giugno 2002 – C299/99)
La protezione fornita dal marchio
“La funzione essenziale del marchio consiste nel garantire al
consumatore o all'utilizzatore finale l'identità di origine del
prodotto o del servizio contrassegnato dal marchio, consentendo
loro di distinguere senza confusione possibile questo prodotto o
questo servizio da quelli di provenienza diversa. … Il marchio deve
costituire la garanzia che tutti i prodotti o servizi che ne sono
contrassegnati sono stati fabbricati o forniti sotto il controllo di
un'unica impresa alla quale possa attribuirsi la responsabilità della
loro qualità.
Il legislatore comunitario ha consacrato tale funzione essenziale
del marchio disponendo, all'art. 2 della direttiva, che i segni che
possono essere riprodotti graficamente possono costituire un
marchio alla sola condizione che essi siano adatti a distinguere i
prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.” (CGCE,
12 novembre 2002 – C -206/2001)
La protezione fornita dal marchio
Art. 7
Oggetto della registrazione
1. Possono costituire oggetto di registrazione come marchio
d'impresa tutti i nuovi segni suscettibili di essere rappresentati
graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone,
i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della
confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche,
purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa
da quelli di altre imprese.
La protezione fornita dal marchio
La classe di Nizza corrispondente è 9:
Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici,
cinematografici, ottici, di pesata, di misura, di segnalazione, di
controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e d'insegnamento;
apparecchi e strumenti per la conduzione, commutazione,
trasformazione, accumulazione, regolazione o controllo
dell'elettricità; apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la
riproduzione del suono o delle immagini; supporti di registrazione
magnetica, dischi acustici; distributori automatici e meccanismi
per apparecchi di prepagamento; registratori di cassa, macchine
calcolatrici, corredo per il trattamento dell'informazione e gli
elaboratori elettronici; estintori.
La protezione fornita dal marchio
La classe di Nizza corrispondente è anche 42:
Servizi scientifici e tecnologici e servizi di ricerca e progettazione
ad essi relativi; servizi di analisi e di ricerche industriali;
progettazione e sviluppo di hardware e software