Examination guidelines

Direttive relative ai procedimenti dinanzi all'Ufficio per
l'Armonizzazione nel Mercato Interno
(marchi, disegni e modelli)
Parte E, sezione 3:
Modifica di una domanda o di una registrazione
NOVEMBRE 2005
(
2
3.1
RITIRO
3.1.1 Dichiarazione di ritiro
3.1.2 Carattere incondizionato e vincolante della dichiarazione
3.1.3 Provvedimenti da adottare
3.1.4 Rimborso delle tasse per il deposito delle domande
3.2
RINUNCIA
3.2.1 Principi generali
3.2.2
Requisiti formali della dichiarazione di rinuncia
3.2.2.1
Forma e lingua della dichiarazione di rinuncia
3.2.2.2 Carattere incondizionato e vincolante della dichiarazione
3.2.2.3 Firma
3.2.2.4 Rappresentanza e procura
3.2.2.5 Indicazioni necessarie per la dichiarazione di rinuncia
3.2.2.6 Requisiti aggiuntivi per il caso in cui risulti iscritta a registro una licenza o un diritto sul
marchio comunitario oggetto di rinuncia
3.2.3
Competenza
3.2.4
Provvedimenti
3.3
MODIFICA (DIVERSA DALLA MODIFICA DELL'ELENCO DI PRODOTTI E SERVIZI)
3.3.1 Modifica di una domanda di MC
3.3.1.1 Elementi modificabili
3.3.1.1.1 Nome, indirizzo e cittadinanza/ nazionalità del richiedente o del rappresentante
3.3.1.1.2 Riproduzione del marchio
3.3.1.1.3 Altri elementi della domanda
3.3.1.2 Tassa
3.3.1.3 Iscrizione della modifica e pubblicazione
3.3.2 Modifica di un MC registrato
3.3.2.1 Modifica del nome o dell'indirizzo
3.3.2.2 Modifica della riproduzione del marchio
3.3.2. 3 Pubblicazione della modifica della riproduzione del marchio
3.4
LIMITAZIONE DELL'ELENCO DI PRODOTTI E SERVIZI
3.4.1 Ammissibilità procedurale della limitazione
3.4.2 Limitazione valida
3.4.3 Titoli delle classi e singoli prodotti
3.4.4 Limitazione come mezzo persuperare un'obiezione basata su impedimenti assoluti?
3.4.5 Rinuncia parziale
3.5
DIVISIONE
3.5.1 Divisione di una domanda
3.5.1.1 Requisiti
3.5.1.2. Accettazione
3.5.1.3 Nuovo fascicolo, pubblicazione
3.5.2 Divisione di una registrazione di MC
3.5.2.1 Requisiti
3.5.2.2 Accettazione
3.5.2.3 Nuovo fascicolo, pubblicazione
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5
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6
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3.1 Ritiro
3.1.1 Dichiarazione di ritiro
Una domanda di marchio comunitario (in prosieguo: MC) può essere ritirata, totalmente
o parzialmente, in qualunque momento mentre si trova ancora allo stato di domanda.
Una volta intervenuta una decisione di rigetto di una domanda di MC, quest’ultima non si
trova più nello stato di domanda a meno che avverso tale decisione venga presentato un
ricorso, che ha effetto sospensivo. Qualunque dichiarazione di ritiro effettuata dopo la
notifica di una decisione alla parte interessata, anche se presentata entro il termine per
proporre ricorso, non ha alcun effetto giuridico a meno che un ricorso sia stato
effettivamente presentato. Queste dichiarazioni saranno conservate nel fascicolo, senza
dar luogo ad alcun cambiamento dello status giuridico del marchio, oppure nelle banche
dati dell’Ufficio, senza poter avere alcuna incidenza sui motivi della trasformazione e
sull'applicazione dell'articolo 108, paragrafo 2, RMC.
La dichiarazione di ritiro deve essere fatta per iscritto. Nel corso di una trattazione orale,
essa potrà anche essere compiuta oralmente e, in tal caso, sarà annotata nel verbale
dell’audizione. L'Ufficio non fornisce moduli per la dichiarazione.
Per quanto concerne la rappresentanza, si applicano le normali regole (v. parte A.5 delle
presenti Direttive).
La dichiarazione non è soggetta al pagamento di una tassa.
La dichiarazione deve essere redatta nella prima o nella seconda lingua indicata dal
richiedente nella sua domanda di MC.
Lo stesso principio vale anche nell’ambito di un procedimento di opposizione; tuttavia,
per l’ipotesi di ritiro parziale effettuato in una lingua diversa da quella del procedimento
di opposizione, v. parte C delle Direttive sull'opposizione (capitolo 1, B. VII. 4).
Il richiedente può inoltre limitare in qualunque momento l’elenco dei prodotti e servizi
contenuto nella sua domanda di MC. Tale limitazione costituisce, di fatto, un ritiro
parziale.
In questo caso, il richiedente deve indicare i prodotti e i servizi che devono essere
cancellati dall'elenco o quelli che devono essere sostituiti con altri prodotti e servizi
(indicando anche quelli sostitutivi). Per ulteriori dettagli, v. paragrafo 3.1.4.
3.1.2 Carattere incondizionato e vincolante della dichiarazione
La dichiarazione di ritiro ha effetto dal momento in cui essa perviene all'Ufficio,
sempreché il dichiarante non revochi la propria dichiarazione entro e non oltre lo stesso
giorno in cui la dichiarazione di ritiro è stata ricevuta dall’Ufficio.
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Ciò significa che se una dichiarazione di ritiro e una lettera che revoca tale dichiarazione
pervengono all'Ufficio lo stesso giorno ( l'ora della rispettiva ricezione è irrilevante), esse
si annullano a vicenda.
Una volta che la dichiarazione prenda effetto, essa non potrà essere revocata liberamente.
La dichiarazione di ritiro non è valida se contiene condizioni o limitazioni di tempo. Una
prima conseguenza di questo principio è che la dichiarazione di ritiro non può essere resa
con la condizione che l'Ufficio adotti una particolare decisione o, nell’ambito di un
procedimento di opposizione, che l'altra parte compia una dichiarazione procedurale. Ciò
verrà considerato piuttosto alla stregua di un invito a risolvere il caso: l'Ufficio ne
informerà l'opponente e avrà facoltà di invitare quest’ultimo a pervenire a una
composizione in via amichevole. Un’ulteriore conseguenza è che la dichiarazione non ha
effetti se è stata resa con riferimento ad alcuni prodotti (ritiro parziale), ma con la
condizione che l'Ufficio accetti la domanda per i rimanenti prodotti. Tale dichiarazione
verrà considerata alla stregua di un invito, rivolto all'esaminatore, a definire un elenco
accettabile di prodotti e servizi.
Nel caso in cui il richiedente, dando seguito a un atto ufficiale, depositi un elenco limitato
di prodotti e servizi (ritiro parziale), occorre verificare se il ritiro dei restanti prodotti e
servizi sia stato dichiarato in modo non equivocabile e se l'elenco modificato di prodotti e
servizi abbia carattere di proposta o di controproposta del richiedente, ferma restando
l'approvazione dell'Ufficio. Per dare seguito a un atto dell'Ufficio, può ammettersi il
deposito di elenchi modificati di prodotti e servizi, che hanno carattere di richieste
presentate in subordine, senza che ciò equivalga a una dichiarazione condizionale.
3.1.3 Provvedimenti da adottare
L'esaminatore prenderà nota della dichiarazione di ritiro, provvederà alla pubblicazione
del ritiro totale o parziale nel Bollettino (se la domanda di MC era già stata pubblicata) e
chiuderà il fascicolo della domanda di MC, a meno che nei confronti di quest'ultima sia
in corso un procedimento di opposizione.
Per le ipotesi di ritiro totale o parziale nel corso di un procedimento di opposizione, v.
parte C delle Direttive sull'opposizione (capitolo 1, B. VII. 1).
3.1.4 Rimborso delle tasse per il deposito delle domande
Il rimborso della tassa di base per il deposito della domanda ha luogo unicamente se la
dichiarazione di ritiro perviene all'Ufficio:
- in caso di pagamento effettuato con assegno, in contanti o mediante bonifico bancario,
entro e non oltre la data di incasso dell'assegno (a condizione che l'assegno sia andato a
buon fine) o la data di incasso dell'importo in contanti o, infine, la data di accredito
dell'importo sul conto corrente dell'Ufficio,
oppure
- in caso di pagamento effettuato tramite conto corrente aperto presso l’Ufficio, entro il
termine di un mese per il pagamento della tassa di base relativa al deposito della
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domanda o, in caso di invio immediato di un'istruzione scritta di addebito sul conto
corrente, entro e non oltre lo stesso giorno in cui è pervenuta tale istruzione.
Se la tassa di base per il deposito di una domanda deve essere rimborsata, vanno
rimborsate anche le eventuali tasse per classe aggiuntiva oltre la terza.
Non è possibile il rimborso delle sole tasse per classe aggiuntiva, salvo nei casi in cui
siano state pagate in eccesso rispetto alle classi indicate dal richiedente nella domanda di
MC e nei casi in cui il pagamento non sia stato richiesto dall'Ufficio.
3.2
Rinuncia
3.2.1 Principi generali
Il titolare di un marchio comunitario (MC) può rinunciare al marchio. Tale rinuncia
dev’essere dichiarata all'Ufficio.
La dichiarazione di rinuncia, in seguito alla sua iscrizione nel registro dei marchi
comunitari, fa decadere con effetto ex nunc i diritti del titolare del MC registrato, nonché
dei suoi licenziatari e di altri titolari di diritti sul marchio. La dichiarazione di rinuncia, a
differenza della dichiarazione di nullità o decadenza i cui effetti retroagiscono alla data di
deposito della domanda di MC, produce effetti solo dalla data dell’iscrizione della
rinuncia nel registro dei marchi comunitari; essa non ha, quindi, effetti retroattivi.
La rinuncia ha effetti sul piano procedurale e su quello sostanziale.
Sotto il profilo procedurale, con l'iscrizione della rinuncia nel registro, il marchio
comunitario viene cancellato dal registro e i procedimenti pendenti dinanzi all'Ufficio
vengono conclusi. Tuttavia, qualora all'Ufficio sia stata presentata una domanda, ritenuta
ammissibile, di dichiarazione di nullità o decadenza anteriormente all’iscrizione della
rinuncia, tali procedimenti non si concluderanno ipso facto, in quanto non deve offrirsi al
titolare del MC la possibilità di evitare una dichiarazione che il marchio era nullo ab
initio presentando una dichiarazione di rinuncia la quale ha effetto soltanto ex nunc.
Piuttosto, il procedimento di nullità o decadenza proseguirà ai fini della declaratoria degli
effetti ex tunc della nullità o della decadenza del MC, sempreché la parte richiedente
possa dimostrare di avere un interesse giuridico sufficiente ad ottenere siffatta
dichiarazione, nonostante l’avvenuta cancellazione del MC dal registro. L’onere delle
spese sarà a carico della parte soccombente e non sarà attribuito applicando l'articolo 81,
paragrafo 3, RMC.
Sotto il profilo sostanziale, gli effetti della rinuncia rispetto ai terzi includono la rinuncia,
da parte del titolare del MC, a far valere in futuro qualsiasi diritto fondato sul proprio
marchio. Tuttavia, per quanto attiene alle procedure dinanzi all'Ufficio, al titolare che
abbia rinunciato a un MC e che in seguito depositi nuovamente lo stesso marchio o un
marchio simile presso l'Ufficio, l'esaminatore non opporrà alcuna obiezione inerente al
fatto che il marchio è una ripetizione di quello che aveva già costituito oggetto di
rinuncia. In altre parole, l'esaminatore, nel valutare una nuova domanda di MC, si astiene
dal controllare se un marchio identico sia già stato oggetto di rinuncia iscritta nel registro.
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3.2.2
Requisiti formali della dichiarazione di rinuncia
3.2.2.1 Forma e lingua della dichiarazione di rinuncia
La rinuncia va dichiarata all'Ufficio per iscritto. A tale riguardo, si applicano le regole
generali riguardanti le comunicazioni fatte all'Ufficio.
La dichiarazione di rinuncia va redatta in una delle cinque lingue dell'Ufficio. Tale lingua
diviene la lingua del procedimento di iscrizione della rinuncia.
La dichiarazione non è soggetta al pagamento di una tassa.
3.2.2.2 Carattere incondizionato e vincolante della dichiarazione
La dichiarazione di rinuncia non è valida se contiene condizioni o limitazioni di tempo.
Ad esempio, la dichiarazione non può essere resa con la condizione che l'Ufficio adotti
una particolare decisione o, nel caso di un procedimento inter partes, che l'altra parte
compia una dichiarazione procedurale. L'Ufficio potrà tuttavia invitare l'altra parte a
pervenire a una composizione in via amichevole di un procedimento per nullità o
decadenza.
Sebbene la rinuncia produca effetti rispetto ai terzi soltanto a partire dalla sua iscrizione
nel registro dei marchi comunitari, nei confronti dell'Ufficio la dichiarazione di rinuncia
produce effetti fin dal momento in cui essa perviene all’Ufficio. Il dichiarante è vincolato
dalla dichiarazione di rinuncia durante l’iter di iscrizione, a meno che un ritiro della
dichiarazione pervenga all'Ufficio entro e non oltre lo stesso giorno in cui la
dichiarazione di rinuncia è stata ricevuta.
3.2.2.3 Firma
Fatti salvi i casi in cui la regola 79 dispone diversamente, la dichiarazione di rinuncia
deve essere firmata dal titolare del MC o dal suo rappresentante regolarmente nominato,
a meno che essa venga trasmessa attraverso mezzi elettronici di comunicazione.
3.2.2.4 Rappresentanza e procura
Per quanto concerne la rappresentanza del titolare del marchio comunitario che dichiara
di voler rinunciare, si applicano le normali regole (v. parte A, sezione 5, delle presenti
Direttive).
Qualsiasi procura generale o speciale depositata utilizzando il modulo messo a
disposizione dall'Ufficio conferisce al rappresentante il potere di effettuare una
dichiarazione di rinuncia per conto del titolare (cfr. parte A, 5.4.2, delle presenti
Direttive), a meno che nella procura sia espressamente indicato il contrario. Lo stesso
vale per le procure non depositate utilizzando l'apposito modulo dell'Ufficio, a meno che
siano limitate a un particolare atto procedurale o il potere di dichiarare una rinuncia vi sia
espressamente escluso.
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Le regole procedurali applicabili in taluni Stati membri, secondo cui una procura
conferisce, se non è diversamente specificato, il potere di compiere una dichiarazione di
rinuncia a un marchio, non sono applicabili in questo contesto.
3.2.2.5 Indicazioni necessarie per la dichiarazione di rinuncia
La dichiarazione di rinuncia deve contenere le informazioni di cui alla regola 36,
paragrafo 1, REMC. Esse comprendono:
- il numero di registrazione del MC;
- il nome e l'indirizzo del titolare del MC;
- se la dichiarazione di rinuncia vale soltanto per alcuni dei prodotti o servizi per i quali il
marchio è stato registrato, l'indicazione dei prodotti e servizi ai quali si riferisce la
dichiarazione di rinuncia o, a scelta del dichiarante, dei prodotti e servizi per i quali si
intende che il marchio rimanga registrato.
Per evitare ogni incertezza, è opportuno raccomandare al dichiarante di indicare i prodotti
e i servizi ai quali si riferisce la rinuncia, non quelli che intende conservare.
In caso di irregolarità su questioni formali, ivi comprese la firma o la rappresentanza,
l'Ufficio inviterà il dichiarante a sanare tale irregolarità entro un termine di due mesi.
3.2.2.6 Requisiti aggiuntivi per il caso in cui risulti iscritta nel registro una licenza o
un diritto sul marchio comunitario oggetto di rinuncia
Quando nel registro risulti iscritta una licenza o un diritto sul marchio comunitario
oggetto di rinuncia, sono applicabili alcuni requisiti aggiuntivi.
Se nel registro è stata iscritta una licenza, il titolare del MC dovrà dimostrare all'Ufficio,
fornendo prove sufficienti, di aver informato il licenziatario della sua intenzione di
rinunciare al marchio.
Se il titolare dimostra all'Ufficio che il licenziatario ha prestato il suo consenso alla
rinuncia, la rinuncia sarà immediatamente iscritta nel registro, alla ricezione della
comunicazione ad essa relativa.
Se il titolare del MC fornisce la prova di aver soltanto informato il licenziatario della sua
intenzione di rinunciare al marchio, l'Ufficio informerà il titolare che tale rinuncia sarà
iscritta nel registro decorsi tre mesi dalla data in cui l’Ufficio ha ricevuto tale prova
(regola 26, paragrafo 2, REMC).
L'Ufficio accetterà come prova sufficiente una copia della lettera inviata dal titolare al
licenziatario, a condizione che risulti ragionevolmente probabile che la lettera sia stata
effettivamente inviata al licenziatario e da quest’ultimo ricevuta. Lo stesso vale in caso di
dichiarazione scritta, firmata dal licenziatario, con cui questi attesti di essere stato
informato dell'intenzione del titolare. Non è necessaria una dichiarazione giurata da parte
del titolare. Il termine "dimostra" all'articolo 49, paragrafo 3, RMC non implica che si
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tratti di una prova piena, purché si tratti di una dimostrazione plausibile, come si evince
dalle altre versioni linguistiche del RMC (cfr. regola 36, paragrafo 3, nella versione
inglese: "satisfies"; nella versione francese dell'articolo 49, paragrafo 3: "justifié", nella
versione tedesca: "glaubhaft macht"). I documenti possono essere redatti in una delle 20
lingue ufficiali della Comunità; tuttavia, l'Ufficio può richiedere una traduzione nella
lingua prescelta per la dichiarazione di rinuncia o, a scelta del dichiarante, in una delle
altre quattro lingue dell'Ufficio.
Se tale prova è mancante o insufficiente, essa potrà essere richiesta dall'Ufficio, che
assegnerà all’uopo un termine di uno o di due mesi.
Quando nel registro risulti iscritto un diritto sul marchio comunitario registrato che è
oggetto di rinuncia da parte del titolare, in particolare:
- un diritto reale,
- un provvedimento di esecuzione forzata oppure
- un procedimento fallimentare o analogo procedimento,
la dichiarazione di rinuncia dovrà essere corredata da una dichiarazione di consenso alla
rinuncia, firmata dal titolare del diritto reale o dal creditore del provvedimento di
esecuzione forzata o dall'autorità competente per il fallimento o per l’analogo
procedimento, o dal rispettivo rappresentante.
Tali documenti probatori dovranno essere redatti in una delle lingue ufficiali della
Comunità. Se la lingua di tali documenti non è la stessa utilizzata nel procedimento di
iscrizione della rinuncia, l'Ufficio può richiedere la loro traduzione, entro un termine
all’uopo indicato, nella lingua utilizzata durante tale procedimento o, a scelta del titolare
del MC, in una delle cinque lingue dell'Ufficio.
Se le prove suddette non vengono fornite, l'Ufficio impartirà un termine di due mesi per
presentarle.
3.2.3
Competenza
L'esame di una dichiarazione di rinuncia, così come la relativa iscrizione nel registro, è di
competenza del dipartimento Amministrazione dei marchi, disegni e modelli (servizio
Registro e banche dati correlate).
Nel caso in cui una dichiarazione di rinuncia pervenga mentre è in corso un procedimento
di nullità o di decadenza dinanzi all'Ufficio, tale dichiarazione non concluderà
automaticamente il procedimento in corso. Piuttosto, la divisione Annullamento attenderà
la decisione della divisione legale e Amministrazione dei marchi sulla registrazione della
rinuncia. La divisione legale e Amministrazione dei marchi rinvierà il caso una volta che
la rinuncia sia stata iscritta o che sia stata adottata una decisione di respingere l’iscrizione
della rinuncia. Se l’iscrizione della rinuncia è stata effettuata, la divisione Annullamento
deciderà se il procedimento debba essere concluso per non luogo a provvedere o se il
richiedente conservi un interesse sufficiente alla sua prosecuzione, al fine di ottenere una
dichiarazione di nullità o di decadenza retroattiva.
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3.2.4
Provvedimenti
Se un'irregolarità segnalata al dichiarante non è stata sanata entro il termine indicato nella
comunicazione, l'Ufficio respingerà la domanda di iscrizione della rinuncia nel registro.
Se l'Ufficio procede all’iscrizione della rinuncia nel registro, il titolare del MC viene
informato di tale iscrizione.
3.3 Modifica (diversa dalla modifica dell'elenco di prodotti e servizi)
Occorre distinguere tra la modifica di una domanda di MC e la modifica di un MC
registrato. La modifica di una domanda di MC è disciplinata dall'articolo 44 RMC e dalle
regole 13 e 26 REMC.
La modifica di un MC registrato è disciplinata dall'articolo 48 RMC e dalle regole 25 e
26 REMC.
La presente sezione delle Direttive e le disposizioni testé menzionate riguardano
esclusivamente le modifiche di una domanda di MC o di un MC registrato richieste dal
richiedente o dal titolare di propria iniziativa, non anche le modifiche o le limitazioni che
si siano rese necessarie, in esito a un procedimento di esame, nullità, decadenza o ricorso,
in forza di una decisione adottata dall'esaminatore, dalla divisione Annullamento o dalla
Commissione di ricorso.
Analogamente, questa sezione non è applicabile alle correzioni di errori presenti nelle
pubblicazioni dell'Ufficio o nel registro dei marchi comunitari. Tali correzioni vanno
effettuate ex officio conformemente alle regole 14 e 27.
3.3.1 Modifica di una domanda di MC
Per questa modifica è necessario presentare una richiesta scritta, che può essere redatta
nella prima o nella seconda lingua della domanda di MC (regola 95, lettera b), REMC).
Questa lingua sarà la lingua usata dall'Ufficio e dovrà essere usata dal richiedente nel
procedimento di iscrizione della modifica.
3.3.1.1 Elementi modificabili
È possibile modificare i seguenti elementi di una domanda di MC:
- il nome e l'indirizzo del richiedente o del rappresentante (articolo 44, paragrafo 2,
RMC; regole 26, paragrafi 1, 6 e 7, REMC).
- errori di espressione o di trascrizione, o errori manifesti, di qualunque altro elemento di
una domanda di MC, ivi compresa la riproduzione del marchio, purché tale rettifica non
alteri in misura sostanziale l'identità del marchio (articolo 44, paragrafo 2, RMC).
- l'elenco di prodotti e servizi; v. oltre, al punto 3.4.
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3.3.1.1.1 Nome,
rappresentante
indirizzo
e
cittadinanza/nazionalità
del
richiedente
o
del
In conformità della regola 26 RE, il nome e l'indirizzo del richiedente possono essere
modificati liberamente, a condizione che:
- per quanto concerne il nome del richiedente, la modifica non sia conseguenza di un
trasferimento del marchio;
- per quanto concerne il nome del rappresentante, non vi sia stata una sostituzione del
rappresentante con un altro rappresentante.
In conformità della regola 84 REMC, anche l'indicazione della cittadinanza o della
nazionalità o State of incorporation della persona giuridica può essere liberamente
modificata, fermo restando che la rettifica non deve essere conseguenza di un
trasferimento del marchio.
Una modifica del nome del richiedente ai sensi della regola 26, paragrafo 1, REMC è una
modifica che non altera l'identità del richiedente, mentre un trasferimento implica un tale
cambiamento di identità del richiedente. Per maggiori dettagli sulla procedura
applicabile, nei casi in cui vi sia incertezza sul punto se la modifica rientri nella sfera
dell'articolo 17 RMC, v. Direttive sui trasferimenti (parte E, paragrafo 4.2, delle presenti
Direttive).
Analogamente, una modifica del nome di un rappresentante ai sensi della regola 26,
paragrafo 6, REMC è una modifica che non altera l'identità del rappresentante designato,
ad esempio quando il suo cognome cambia in seguito a un matrimonio. La regola 26,
paragrafo 6, REMC è applicabile anche al caso del cambiamento della denominazione di
un'associazione di rappresentanti. Tale modifica del nome deve considerarsi distinta da
quella derivante dalla sostituzione di un rappresentante con un altro rappresentante, caso
disciplinato dalle regole sulla nomina dei rappresentanti. Per ulteriori dettagli, v.
Direttive sulla rappresentanza professionale (parte A, paragrafo 5.5, delle Direttive).
La modifica del nome o dell'indirizzo ai sensi della regola 26 REMC, o la modifica della
cittadinanza o nazionalità, può essere il risultato di un cambiamento di circostanze o di un
errore commesso all'atto del deposito.
Per modificare il nome e l'indirizzo, è necessario che il richiedente o il suo rappresentante
presenti all'Ufficio una domanda, nella quale vanno menzionati il numero della domanda
di MC, il nome e l'indirizzo del richiedente (ai sensi della regola 1, paragrafo 1, lettera b),
REMC) o del rappresentante (ai sensi della regola 1, paragrafo 1, lettera e), REMC),
quali risultano nel fascicolo e come modificati.
Non è necessario presentare alcuna prova della modifica. La domanda di iscrizione di una
modifica del nome o dell'indirizzo non è soggetta al pagamento di una tassa.
È possibile presentare un'unica domanda per la modifica di più domande di MC od
opposizioni o di tutti i fascicoli esistenti nei quali la persona risulta iscritta o registrata
come richiedente o titolare di MC o come rappresentante. In tal caso, l'Ufficio cambierà i
dati anagrafici del richiedente/titolare o rappresentante risultanti nella propria banca dati,
con effetto su tutti i procedimenti attuali e futuri, se la persona interessata farà riferimento
al codice di identificazione (numero ID) assegnatole dall'Ufficio.
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3.3.1.1.2 Riproduzione del marchio
Prima della registrazione, la riproduzione del marchio può essere modificata soltanto
- se presenta un errore di espressione o di trascrizione o un errore manifesto;
- se la rettifica non altera in modo sostanziale l'identità del marchio (articolo 44,
paragrafo 2, RMC).
Le modifiche della riproduzione del marchio in relazione a una domanda di MC non sono
più soggette al pagamento di una tassa.
La prima condizione deve essere interpretata oggettivamente e in modo da evitare abusi.
L'Ufficio applicherà la dichiarazione B.16 delle Dichiarazioni congiunte del Consiglio e
della Commissione delle Comunità europee, iscritte nel verbale del Consiglio in
occasione dell'adozione del regolamento sul marchio comunitario (GU UAMI 1996, pag.
606, in particolare a pag. 619), ai cui termini "per ‘errori manifesti’ occorre intendere gli
errori la cui rettifica sia tanto evidente che nessun altro testo all'infuori di quello
rettificato abbia potuto essere previsto".
Per stabilire se l'errore sia "manifesto", devono essere presi in considerazione tutti i
documenti presentati, anche un documento di priorità da cui risulti la versione "corretta"
del marchio.
Anche per la seconda condizione va applicato un criterio rigoroso, alla luce del principio
della certezza del diritto. Sebbene tutti i cambiamenti inerenti al marchio comportino
intrinsecamente una "modifica", affinché tale modifica sia accettabile, non deve dare
origine a un "nuovo" marchio sostanzialmente diverso dal marchio depositato. Se la
modifica apportata al marchio implica un significato diverso, o se una versione di esso ha
un significato distinto che l'altra versione non ha, la modifica non è ammessa. Ad
esempio, non è consentito modificare il marchio RANIER in RAINIER, perché RANIER
non ha alcun significato, mentre RAINIER è un nome di persona francese, in modo
particolare quello del capo di Stato del Principato di Monaco.
Nel caso di elementi figurativi, possono essere modificati soltanto gli elementi di minor
rilievo. Non è possibile rinnovare il "look" di un marchio figurativo, pratica diffusa
nell'industria dei marchi, per adattare l'aspetto del marchio figurativo alle ultime mode e
tendenze. Tuttavia, qualunque modifica del marchio ritenuta ammissibile dopo la
registrazione a norma dell'articolo 48, paragrafo 2, RMC, è altresì ammissibile in
relazione a una domanda di MC.
3.3.1.1.3 Altri elementi della domanda
Tra gli altri elementi della domanda che possono essere modificati vi sono le
informazioni relative alle rivendicazioni di priorità e di preesistenza o la descrizione.
Anche in questi casi sono applicabili le due condizioni secondo cui deve trattarsi di un
errore di espressione o di trascrizione o di un errore manifesto, da un lato, e la correzione
non può alterare in modo sostanziale l'identità del marchio, dall’altro.
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Ad esempio, un errore manifesto in una rivendicazione di priorità, concernente
l'indicazione del paese e della data in cui è stato depositato il marchio anteriore, può
essere rettificato poiché dal documento attestante la priorità risulterà manifestamente la
versione corretta.
Contrariamente ad alcune decisioni della Terza Commissione di ricorso, gli esaminatori
ammetteranno la modifica dell'indicazione “marchio figurativo” con l’indicazione
“marchio tridimensionale”, o viceversa, purché la prima indicazione sia manifestamente
errata, ad esempio se ciò possa desumersi dal fatto che sono state depositate diverse
vedute del marchio (le quali sono necessarie soltanto per i marchi tridimensionali).
Quando il richiedente rivendica il colore di un marchio (colore o colore intrinseco o un
marchio figurativo che rivendica i colori), l'Ufficio accetta la modifica della domanda
consistente nell’aggiunta di un’indicazione del codice del colore riconosciuto a livello
internazionale. Tale indicazione non è richiesta obbligatoriamente dall'Ufficio, ma è
incoraggiata alla luce della sentenza della Corte di giustizia nella causa "Libertel" (v.
comunicazione del presidente dell'Ufficio n. 6/03, del 10 novembre 2003). Poiché
l'obiettivo di tale modifica è quello di assicurare che la riproduzione del marchio sia
sufficientemente precisa, tale modifica non è soggetta alle condizioni relative alla
presenza, nella domanda, di un errore manifesto o di un errore di espressione o
trascrizione.
L'Ufficio accetta anche le dichiarazioni di rinuncia parziale (articolo 38, paragrafo 2,
RMC), presentate di propria iniziativa dal richiedente del MC nel corso del procedimento
di esame, con cui il richiedente si impegna a non invocare diritti esclusivi su determinati
elementi. Poiché l'obiettivo di tale modifica si riferisce esclusivamente alla portata futura
della protezione del marchio, tale modifica non è soggetta alle condizioni relative alla
presenza, nella domanda, di un errore manifesto o di un errore di espressione o
trascrizione.
3.3.1.2 Tassa
Dall’entrata in vigore dell’abrogazione dell'articolo 2, punto 6, RTMC, la modifica di una
domanda di MC non è più soggetta al pagamento di una tassa.
3.3.1.3 Iscrizione della modifica e pubblicazione
Se la modifica è ammissibile, essa verrà annotata nel fascicolo e nella banca dati
EUROMARC.
Se la domanda di MC non era ancora stata pubblicata, la sua pubblicazione nel Bollettino
dei marchi comunitari avverrà nella versione modificata.
Se la domanda di MC era già stata pubblicata, e solo nel caso in cui la modifica riguardi
l'elenco di prodotti e servizi o la riproduzione del marchio, la domanda di MC sarà
pubblicata nella sua versione modificata nel Bollettino dei marchi comunitari. Tutte le
altre modifiche non saranno pubblicate separatamente, ma appariranno soltanto nella
pubblicazione della registrazione.
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Dalla pubblicazione della domanda modificata decorre un nuovo termine di tre mesi per
presentare opposizione (articolo 42, paragrafo 2, RMC).
3.3.2 Modifica di un MC registrato
Per quanto attiene ai MC registrati, i regolamenti prevedono la possibilità di:
- richiedere una modifica del nome, dell'indirizzo o della cittadinanza o nazionalità del
titolare del MC o del suo rappresentante,
- richiedere una modifica della riproduzione del marchio (“alterazione” del marchio).
I regolamenti non prevedono la possibilità di modificare altri elementi di un MC
registrato.
3.3.2.1 Modifica del nome e dell'indirizzo
La modifica del nome, dell'indirizzo o della cittadinanza o nazionalità del titolare di un
MC registrato o del suo rappresentante è possibile alle stesse condizioni applicabili per la
domanda di MC, a parte il fatto che la domanda dovrà essere presentata in una delle
cinque lingue dell'Ufficio. La modifica è iscritta nel registro dei marchi comunitari e
pubblicata.
3.3.2.2 Modifica della riproduzione del marchio
La domanda di “alterazione” del marchio, ossia la modifica della sua riproduzione, deve
essere presentata per iscritto in una delle cinque lingue dell'Ufficio. Essa è soggetta al
pagamento di una tassa di 200 euro (che non è stata abolita con il regolamento n.
422/2004!); la richiesta non si considera depositata fino al pagamento della tassa in
questione.
La domanda di modifica della riproduzione del marchio deve contenere i seguenti dati
(regola 25, paragrafo 1, REMC):
- il numero di registrazione del MC;
- il nome e l'indirizzo del titolare del MC, in conformità della regola 1, paragrafo 1,
lettera b), REMC;
- l’indicazione dell'elemento della riproduzione del marchio che deve essere modificato e
dello stesso elemento nella versione modificata;
- una riproduzione del marchio nella versione modificata, che soddisfi i requisiti di forma
di cui alla regola 3 REMC.
È possibile presentare un'unica di domanda di modifica della riproduzione del marchio in
relazione a più MC registrati, a condizione che
- il titolare del MC
e
- l'elemento da modificare
siano gli stessi in ciascun caso. La tassa, tuttavia, deve essere pagata in relazione a ogni
singola registrazione da modificare.
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L'articolo 48, paragrafo 2, RMC consente la modifica della riproduzione del marchio solo
ad alcune condizioni, estremamente circoscritte, in particolare solo quando:
- il MC includa il nome e l'indirizzo del titolare del MC,
- questi dati siano gli elementi di cui si richiede la modifica,
- la modifica non alteri sostanzialmente l'identità del marchio inizialmente registrato.
L'Ufficio applicherà in proposito criteri restrittivi. Quando il nome o l'indirizzo del
titolare fa parte degli elementi distintivi del marchio, ad esempio quando è un elemento di
un marchio denominativo, la modifica è esclusa poiché essa altererebbe il marchio in
maniera sostanziale. Un'eccezione può essere fatta soltanto per le abbreviazioni di uso
comune relative all'assetto giuridico dell'impresa. Un'alterazione del marchio potrebbe
essere possibile soltanto se il nome o l'indirizzo del titolare del MC appaia su un marchio
figurativo, ad esempio l'etichetta di una bottiglia, come elemento secondario scritto in
lettere minuscole. Poiché tali elementi normalmente non verrebbero presi in
considerazione per determinare l'estensione della protezione o l’ottemperanza all'obbligo
dell'uso, ci si potrebbe chiedere quali siano i benefici della modifica del marchio.
Tuttavia, è proprio il fondamento logico dell'articolo 48 RMC ad escludere qualunque
alterazione di un MC che possa modificare la portata della protezione o la valutazione
dell'obbligo dell'uso, in modo da non arrecare pregiudizio ai diritti di terzi.
Qualunque altro elemento del marchio, anche se si tratti di un elemento secondario di
natura descrittiva scritto in lettere minuscole sull'etichetta di una bottiglia, come ad
esempio l'indicazione della gradazione alcolica di un vino, è escluso.
3.3.2. 3 Pubblicazione della modifica della riproduzione del marchio
Quando la modifica della riproduzione di un marchio registrato è ammissibile, la
modifica viene registrata e pubblicata; la pubblicazione contiene una riproduzione del
MC nella versione modificata.
Entro tre mesi dalla data di pubblicazione della modifica, le persone che si ritengano lese
nei loro diritti da tale modifica potranno opporsi alla sua registrazione. Per tale
procedura, sono applicabili mutatis mutandis le disposizioni sul procedimento di
opposizione.
3.4 Limitazione dell'elenco di prodotti e servizi
Il richiedente può in qualunque momento limitare (cioè ritirare parzialmente) l'elenco di
prodotti e servizi contenuto nella sua domanda di MC, vuoi di propria iniziativa vuoi per
dare riscontro a un'obiezione che gli era stata mossa riguardo alla classificazione o
all’esistenza di impedimenti assoluti o nel corso di un procedimento di opposizione.
Quando una controversia è pendente dinanzi al Tribunale di primo grado (TPG), la
domanda di limitazione va presentata all'Ufficio, non dinanzi al TPG. L'Ufficio, sia che
ritenga valida o no la limitazione, provvederà a informarne il TPG e quest’ultimo ne
trarrà le conseguenze necessarie ai fini del giudizio che si svolge dinanzi ad esso .
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3.4.1 Ammissibilità procedurale della limitazione
La limitazione deve essere ammissibile dal punto di vista procedurale; v. sopra, al
paragrafo 3.1.2.
In linea di massima, una limitazione (incondizionata) produce effetti dalla data in cui essa
perviene all'Ufficio. Vi sono tuttavia due eccezioni:
- la nuova formulazione dell’elenco non deve risolversi, all’atto pratico, in un
ampliamento dell'elenco di prodotti e servizi;
- la limitazione deve costituire una valida descrizione dei prodotti e servizi.
Se uno di questi casi si verifica, l'Ufficio deve respingere la limitazione richiesta e
l'elenco di prodotti e servizi resta invariato.
3.4.2 Limitazione valida
La limitazione non deve risolversi in un ampliamento dell'elenco di prodotti e servizi.
Non sussiste ampliamento dell'elenco di prodotti e servizi:
- quando il nuovo termine sia più "restrittivo" del vecchio termine, cioè sia un termine
più specifico appartenente a una categoria più generale (esempio: "bevande alcoliche"
può essere limitato a "whisky e gin"),
- quando prodotti specifici vengano esclusi da un termine generale (esempio: "bevande
alcoliche" possono essere limitate a "bevande alcoliche, ad eccezione del whisky e del
gin");
- quando si rivendichi un prodotto specifico piuttosto che un termine semanticamente più
ampio nell'ambito del quale esso rientra, purché la classificazione non sia stata ancora
stabilita o se entrambi rientrino nella stessa classe (esempio: "tè" può essere limitato a "tè
medicinale" se non si sono attribuiti numeri di classe).
Incidenza della classificazione: una volta stabilita correttamente la classificazione (ossia
una volta che il richiedente abbia indicato un numero di classe per i prodotti o
l'esaminatore abbia stabilito la classificazione con il consenso del richiedente), il
significato di un dato termine è limitato ai prodotti che effettivamente rientrano in quella
classe e non si applica più a prodotti appartenenti ad altre classi, anche se, sul piano
semantico, potrebbero rientrare nell'ambito di tale altro termine (esempio: "tè" appartiene
alla classe 30, "tè medicinale" rientra nella classe 5. Una volta che il richiedente abbia
rivendicato il "tè" nella classe 30 o abbia accettato la classificazione del "tè" nella classe
30, non potrà più effettuare una limitazione a "tè medicinale"). Motivo: una volta stabilita
la classificazione, il richiedente accetta che i prodotti rientranti in altre classi non siano
compresi.
Se il richiedente rivendica il "tè" senza fornire un numero di classe, la specificazione può
essere modificata con "tè – classe 30" e/o "tè medicinale – classe 5", ma non nel senso
inverso.
La limitazione deve inoltre costituire una valida descrizione dei prodotti o servizi.
Ciò significa che la limitazione è accettabile soltanto se il prodotto o servizio al quale si
riferisce si trovava fin dall'inizio nella domanda di MC. A tale riguardo, non ha rilevanza
se la limitazione venga formulata in termini positivi o negativi (ad esempio: è accettabile
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"bevande alcoliche ad eccezione del whisky e del gin"). Ciò che conta, piuttosto, è se la
limitazione definisca i prodotti e servizi in termini oggettivi (ancorché generali) e
concordanti con l'elenco alfabetico e con la struttura della Classificazione di Nizza.
Questo punto, secondo cui la limitazione deve essere conforme alla terminologia e alla
struttura della Classificazione di Nizza, è stato sottolineato dalla Corte di giustizia nella
sentenza "Postkantoor". La Corte ha richiamato inoltre il principio della certezza del
diritto (punto 115 della sentenza) quale ratio logica per adottare un approccio cauto.
Le seguenti limitazioni non sono accettabili:
- quelle che contengono marchi,
- quelle che si riferiscono a un determinato uso del marchio, o a un determinato prezzo, o
a determinate condizioni di utilizzazione o commercializzazione dei prodotti (a meno che
le condizioni di utilizzazione o commercializzazione siano inerenti alla natura stessa dei
prodotti e servizi, come ad esempio lo smercio "al minuto" o "all'ingrosso").
Esempi di limitazioni inaccettabili:
"servizi di ristorazione, solo in centri vacanze" oppure "quotidiani, solo in
vendita nelle stazioni ferroviarie" o "T-shirt come materiale promozionale di bibite
analcoliche".
Esempi di limitazioni accettabili:
- "Servizi di catering per compagnie aeree" (perché la preparazione di cibo da consumare
durante i viaggi aerei è di natura diversa dalla preparazione di cibo per altre occasioni).
- "Abbigliamento per il settore alberghiero" (nella misura in cui si tratti di indumenti
professionali specifici).
3.4.3 Titoli delle classi e singoli prodotti
L'Ufficio accetta tutti i titoli delle classi. Per "titolo della classe" si intende un titolo che
comprende tutti i singoli prodotti rientranti in tale classe e, in particolare, tutti i prodotti
menzionati nell'elenco alfabetico per quella classe, ivi compresi quelli che non rientrino,
dal punto di vista semantico, in uno dei termini dei titoli delle classi (v. comunicazione n.
4/03 del presidente dell'Ufficio, del 16 giugno 2003, relativa all'utilizzazione dei titoli
delle classi).
Esempi: "Software" è classificato nella classe 9.
Il titolo della classe 15 "strumenti musicali" comprende borse e contenitori per strumenti
musicali.
Di conseguenza, il titolo della classe può essere limitato a uno qualunque dei singoli
prodotti che in base alla Classificazione di Nizza rientrano in quella classe.
Lo stesso vale quando oltre al titolo della classe si rivendicano singoli prodotti; ciò non
sminuisce la rivendicazione del titolo della classe in quanto tale.
Esempi: sia "strumenti musicali" che "strumenti musicali; violini" possono essere limitati
a "contenitori per strumenti musicali; arpe; trombe".
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3.4.4 Limitazione come mezzo per superare un’obiezione basata su impedimenti
assoluti?
Se una limitazione è ammissibile, ciò non significa che sia in grado di superare
un’obiezione basata su impedimenti assoluti, in particolare sul carattere descrittivo del
marchio. Questo normalmente avviene solo se i prodotti che permangono nell’elenco
dopo la limitazione non abbiano nulla in comune con i prodotti a cui si riferisce
l’obiezione.
In modo particolare, se nella domanda di MC è rivendicato un termine generale e
l’obiezione si basa sul fatto che tale termine è descrittivo di un termine specifico che
ricade nell'ambito del termine generale, non è possibile escludere quel termine specifico
in modo negativo. Ad esempio: se "neonato" è descrittivo del termine "bambole" per il
fatto che le bambole assomigliano ai neonati, la specificazione non può essere limitata a
"bambole, escluse quelle che assomigliano ai neonati". Un caso analogo si è presentato
nella causa "Postkantoor", in cui l'Ufficio del Benelux asseriva giustamente che non era
possibile superare un’obiezione secondo la quale i mobili sono simili ai mobili per uffici
postali limitando l'elenco a "mobili, esclusi quelli simili a, o destinati all'uso in, un ufficio
postale". È in questo modo che deve essere interpretato il punto 114 della sentenza
"Postkantoor", il quale recita: "Invece, è inammissibile che, quando la registrazione è
richiesta per determinati prodotti o servizi, l'autorità competente possa registrare il
marchio solo a condizione che tali prodotti o servizi non presentino una certa
caratteristica".
Nei suddetti casi, l’obiezione rimane perché, da un lato, l’obiezione relativa al carattere
descrittivo non è stata risolta (il termine conferisce infatti una descrizione inesatta) e,
dall'altro, vi si aggiunge un’ulteriore obiezione relativa al fatto che il termine diverrebbe
ingannevole.
3.4.5 Rinuncia parziale
Le considerazioni che precedono si applicano mutatis mutandis alla limitazione
dell’elenco di prodotti e servizi di un MC registrato (rinuncia parziale).
3.5
Divisione
A far data dal 25 luglio 2005, con l'entrata in vigore degli articoli 44 bis e 48 bis RMC,
nonché delle regole 13 bis e 25 bis REMC, una domanda o una registrazione di marchio
può essere divisa non solo come conseguenza di un trasferimento parziale, ma anche a
semplice discrezione del richiedente o del titolare del marchio comunitario.
La richiesta è soggetta al pagamento di una tassa di 250 euro, in assenza del quale la
richiesta non si considera presentata. Essa può essere effettuata, prima della registrazione,
in una delle due lingue della domanda di MC e, in seguito alla registrazione, in una delle
cinque lingue dell'Ufficio.
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La divisione non è ammissibile per le domande internazionali a norma del Protocollo di
Madrid che designano la CE: il registro relativo a tali domande è tenuto, in via esclusiva,
dall'OMPI. L'UAMI non ha il potere di dividere una designazione internazionale.
3.5.1 Divisione di una domanda
3.5.1.1 Requisiti
La richiesta deve contenere (regola 13 bis, paragrafo 1, REMC):
- il numero del fascicolo della domanda di MC da dividere;
- il nome e l'indirizzo del richiedente;
- l'elenco di prodotti e servizi per la domanda divisionale o, se deve essere creata più di
una nuova domanda, per ciascuna domanda divisionale;
- l'elenco dei prodotti e servizi che resteranno nella domanda di MC originale.
Inoltre, i prodotti e i servizi della domanda divisionale non devono coincidere con
l'elenco dei prodotti e servizi della domanda originale.
Qualunque irregolarità al riguardo sarà notificata al richiedente, al quale verrà assegnato
un termine di due mesi per rimediarvi. Se l’irregolarità non viene sanata, la dichiarazione
di divisione verrà respinta (regola 13 bis, paragrafo 2, REMC).
Vi sono inoltre determinati periodi di tempo durante i quali, per motivi di economia
procedurale o per salvaguardare diritti di terzi, una dichiarazione di divisione non è
ammissibile. Si tratta dei periodi menzionati all'articolo 44 bis, paragrafo 2, lettera a),
RMC e alla regola 13 bis, paragrafo 3, REMC, vale a dire:
mentre è pendente un procedimento di opposizione, nel qual caso possono essere
divisi soltanto i prodotti e i servizi contro i quali non è proposta opposizione. L'Ufficio
interpreta l'articolo 44 bis, paragrafo 2, RMC nel senso che esso esclude una divisione
non soltanto nei casi in cui alcuni dei prodotti oggetto di opposizione siano divisi, con la
conseguenza di dover dividere il procedimento di opposizione, ma anche nel caso in cui i
prodotti oggetto di opposizione debbano essere divisi. In questo caso, però, il richiedente
avrà la possibilità di modificare la dichiarazione di divisione, dividendo gli altri prodotti
e servizi, ossia quelli che non sono oggetto di opposizione.
La divisione è inoltre esclusa durante i tre mesi che seguono la pubblicazione
della domanda, ossia durante il termine per l’opposizione. Consentire una divisione in
questo periodo contraddirrebbe all'obiettivo dell’"indivisibilità" del procedimento di
opposizione e pregiudicherebbe i terzi, i quali devono fare affidamento sul Bollettino dei
marchi comunitari per sapere a cosa opporsi. Le dichiarazioni di divisione presentate
entro quattro settimane dalla scadenza del termine per l’opposizione non saranno trattate
subito dall'Ufficio, ma solo dopo un mese dalla scadenza di tale termine, affinché
l'Ufficio possa accertarsi che tutte le opposizioni siano state trattate e che la divisione non
sia in conflitto con esse.
La divisione è del pari esclusa una volta che sia stato emesso l'invito a pagare la
tassa di registrazione (regola 23, paragrafo 1, REMC).
All’atto pratico, nel periodo successivo alla pubblicazione della domanda, una divisione è
ammissibile soltanto se un'opposizione sia stata presentata contro la domanda e solo per
la parte non contestata. È questo, infatti, lo scopo della disposizione: che il richiedente
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possa far approdare i prodotti non contestati a una rapida registrazione, senza dover
atttendere l’esito di un lungo procedimento di opposizione.
La divisione è esclusa nel periodo che precede l’attribuzione di una data di
deposito, che non necessariamente coinciderà con il primo mese successivo al deposito.
In questi casi la dichiarazione di divisione va respinta immediatamente (la regola 13 bis,
paragrafo 4, REMC dev’essere interpretata nel senso che non richiede una previa
audizione del richiedente), eccetto però in due ipotesi:
se il richiedente ha diviso i prodotti contestati da un'opposizione, purché non vi
sia sovrapposizione, sarà invitato a modificare la sua richiesta in modo che la divisione
riguardi i prodotti non contestati;
se la dichiarazione di divisione viene presentata dopo l'invio dell'invito a pagare la
tassa di registrazione, l'Ufficio conserverà la dichiarazione fino alla registrazione del
marchio e la tratterà successivamente come una dichiarazione di divisione di una
registrazione di MC.
3.5.1.2. Accettazione
Se l'Ufficio accetta la dichiarazione di divisione, si crea una nuova domanda a partire
dalla data dell’accettazione (non retroattivamente dalla data della dichiarazione).
La nuova domanda mantiene la data di deposito e tutte le date di priorità e preesistenza
(di fatto, gli effetti della preesistenza diverranno in seguito parziali).
Tutte le richieste e le domande effettuate e le tasse versate prima della data in cui
l'Ufficio riceve la dichiarazione di divisione si considerano effettuate o versate anche per
la domanda divisionale. Le tasse debitamente pagate per la domanda originale, tuttavia,
non sono rimborsabili (articolo 44 bis, paragrafo 6, RMC). Gli effetti pratici di tale
disposizione possono essere esemplificati nel modo seguente:
se viene presentata una domanda di iscrizione di una licenza e, allo stesso tempo,
la relativa tassa di iscrizione viene pagata prima che l'Ufficio riceva la dichiarazione di
divisione, la richiesta è valida per entrambe le domande. La licenza sarà iscritta nel
registro per entrambe le domande e non dovranno essere pagate ulteriori tasse;
se una domanda di MC in cui sono rivendicate sei classi dev’essere divisa in due
domande per tre classi ciascuna, a partire dalla data in cui l'Ufficio riceve la
dichiarazione di divisione non devono essere pagate tasse per classe aggiuntiva. Tuttavia,
le tasse pagate prima di quella data non sono rimborsabili.
Nel caso in cui la divisione non venga accettata, la vecchia domanda resta invariata. Non
ha rilevanza, al riguardo, se:
- la dichiarazione di divisione sia stata considerata non presentata per mancato
pagamento della tassa;
- la dichiarazione sia stata respinta perché non conforme ai requisiti formali di cui alla
regola 13 bis, paragrafo 2, REMC;
- la dichiarazione sia stata ritenuta inammissibile perché presentata durante uno dei
periodi in cui la divisione è esclusa.
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Anche nella peggiore ipotesi per il richiedente, quella in cui la dichiarazione di divisione
non venga accettata, tale circostanza non avrà mai alcuna incidenza sulla domanda
originale. Il richiedente potrà in seguito ripresentare una dichiarazione di divisione,
pagando nuovamente la tassa, in qualsiasi momento in cui lo ritenga conveniente o
quando sia in grado di soddisfarne i requisiti.
3.5.1.3 Nuovo fascicolo, pubblicazione
Per la domanda divisionale dev’essere costituito un nuovo fascicolo, il quale deve
contenere tutti i documenti presentati per la domanda originale, tutta la corrispondenza
relativa alla dichiarazione di divisione e tutta la corrispondenza successiva relativa alla
nuova domanda. La consultazione di questo fascicolo è ammessa in modo illimitato
conformemente alle regole generali, vale a dire dopo la pubblicazione della domanda o
previo consenso del richiedente il MC.
Se la dichiarazione di divisione riguarda una domanda di MC che non è ancora stata
pubblicata, la domanda divisionale e la domanda originale verranno pubblicate
separatamente, nei modi ordinari, senza riferimenti espliciti l'una all'altra.
Se la dichiarazione di divisione riguarda una domanda di MC che è già stata pubblicata, il
fatto che vi sia stata una divisione sarà pubblicato facendo riferimento alla domanda
originale. Inoltre, la nuova domanda deve essere pubblicata con tutti i particolari
necessari per la pubblicazione delle domande. Non decorrerà, tuttavia, alcun nuovo
termine per l’opposizione. In forza dell'articolo 44 bis, paragrafo 2, lettera a), RMC e
della regola 13 bis, paragrafo 1, lettera b), REMC, una divisione era ammissibile soltanto
per i prodotti per i quali un termine per l’opposizione fosse già decorso, senza che ne sia
stato fatto uso.
3.5.2 Divisione di una registrazione di MC
La dichiarazione di divisione di una registrazione di MC è del pari possibile, a norma
dell'articolo 48 bis RMC e della regola 25 bis REMC. Le disposizioni sono praticamente
identiche a quelle valevoli per una domanda di MC. Di seguito verranno pertanto
illustrate solo le differenze.
3.5.2.1 Requisiti
I requisiti formali stabiliti dalla regola 25 bis, paragrafo 1, REMC sono gli stessi
applicabili alla divisione di una domanda ai sensi della regola 13 bis, paragrafo 1, REMC.
Data la diversa natura dei procedimenti, i periodi di tempo durante i quali una
dichiarazione di divisione non è ammissibile sono i seguenti:
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mentre è pendente un procedimento di nullità o decadenza dinanzi all'Ufficio,
possono essere divisi soltanto i prodotti e servizi i quali non vengano interessati dalla
richiesta di nullità o di decadenza. L'Ufficio interpreta l'articolo 48 bis, paragrafo 2, RMC
nel senso che esso esclude una divisione non soltanto nei casi in cui alcuni dei prodotti
contestati siano stati divisi, con la conseguenza di dover dividere il procedimento di
nullità o decadenza, ma anche nel caso in cui i prodotti contestati debbano essere divisi.
In questo caso, però, il titolare del MC avrà la possibilità di modificare la dichiarazione
di divisione dividendo gli altri prodotti e servizi, ossia quelli che non formano oggetto del
procedimento di nullità o decadenza;
del pari, mentre è pendente una domanda riconvenzionale di decadenza o di
nullità dinanzi a un tribunale dei marchi comunitari. Tale periodo decorre dalla data in
cui è stata presentata la domanda riconvenzionale dinanzi al tribunale dei marchi
comunitari e termina alla data in cui l'Ufficio iscrive la menzione della sentenza del
tribunale dei marchi comunitari nel registro dei marchi comunitari, a norma dell'articolo
96, paragrafo 6, RMC.
3.5.2.2 Accettazione
Tutte le richieste e le domande effettuate e le tasse versate prima della data in cui la
dichiarazione di divisione è pervenuta all'Ufficio si considerano effettuate o versate
anche per la registrazione divisionale. Le tasse debitamente pagate per la registrazione
originale non sono tuttavia rimborsabili (articolo 48 bis, paragrafo 6, RMC). Gli effetti
pratici di tale disposizione possono essere esemplificati nel modo seguente:
se viene presentata una domanda di iscrizione di una licenza e, allo stesso tempo,
la tassa di iscrizione della licenza viene pagata prima che all'Ufficio pervenga la
dichiarazione di divisione, la richiesta è valida per entrambe le registrazioni. La licenza
sarà iscritta per entrambe le registrazioni e non dovranno essere pagate altre tasse;
se una registrazione di MC relativa a sei classi deve essere divisa in due
registrazioni per tre classi ciascuna, non devono essere pagate tasse per classe aggiuntiva
per il rinnovo, a partire dalla data in cui all'Ufficio perviene la dichiarazione di divisione.
Tuttavia, le tasse pagate prima di tale data non sono rimborsabili.
3.5.2.3 Nuovo fascicolo, pubblicazione
Per la registrazione divisionale deve essere costituito un nuovo fascicolo. La
pubblicazione della divisione ha luogo nel Bollettino dei marchi comunitari. La regola
84, paragrafo 3, lettera w), REMC stabilisce che la divisione della registrazione
dev’essere pubblicata insieme agli elementi indicati nella regola 84, paragrafo 2, REMC
in relazione alla registrazione divisionale e all'elenco di prodotti e servizi della
registrazione originale come modificato.
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