betfairitalia.it 14-11-2007 17-12-2007 Anna Maria Bardone

PSRD
Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute
DECISIONE
ai sensi del Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio sotto il cc TLD “.it” (di seguito
“Regolamento”) e del Regolamento per la Risoluzione delle Dispute nel cc TLD “.it” (di seguito
“Regolamento Dispute”)
Nella procedura MFSD 07/2007 promossa da:
The Sporting Exchange Ltd.
- ricorrente CONTRO
Antonio Failla
- resistente *****
NOME A DOMINIO CONTESTATO: www.betfairitalia.it
ESPERTO DESIGNATO: Dottoressa Anna Maria Bardone, Consulente in Proprietà Industriale –
Sezione Marchi
*****
SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA
- 03.08.2007: The Sporting Exchange Limited (di seguito “TSE”) inviava, a mezzo raccomandata a.r.,
al Registro del country code Top Level Domain “.it” (di seguito il “Registro”) la lettera di richiesta di
avvio della procedura di opposizione sul nome a dominio www.betfairitalia.it;
- 10.08.07: il Registro riceveva la lettera di avvio della procedura di opposizione inviata da TSE;
- 17.08.2007: il Registro aggiungeva lo stato “challenged” sul database “WHOIS” dei nomi a dominio
“.it”;
- 23.08.07: il Registro comunicava, a mezzo raccomandata. a.r., a TSE e al Signor Antonio Failla
l’avvio della procedura di opposizione;
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- 12.09.2007: MFSD riceveva il reclamo di TSE, in duplice copia cartacea, unitamente alla relativa
documentazione, nonché al pagamento dei costi di procedura;
- 13.09.2007: MFSD, verificata la regolarità formale del reclamo, ne comunicava la ricezione al
Registro;
- 03.10.2007: MFSD informava, a mezzo raccomandata a.r. (all’indirizzo indicato dal resistente nella
lettera di assunzione di responsabilità), il Sig. Antonio Failla del deposito da parte TSE del reclamo
avente ad oggetto il nome a dominio “betfairitalia.it” e della richiesta di avvio della procedura per la
riassegnazione del nome contestato, e, contestualmente, trasmetteva allo stesso copia del reclamo e
dell’allegata documentazione in formato cartaceo;
- 09.10.07: Poste Italiane S.p.A., a mezzo dell’agenzia di Napoli Recapito 3, tentava la consegna a
mani del plico, a mezzo dell’agenzia di Napoli 26, al quale restava in giacenza per 30 giorni;
- 14.11.07: decorso il tempo previsto dal regolamento postale (30 giorni), Poste Italiane S.p.A.
restituiva il plico a MFSD per “compiuta giacenza”;
- 06.12.07: decorsi inutilmente (ai sensi dell’art. 4.4. del Regolamento Dispute) 25 giorni dalla data di
“compiuta giacenza”, MFSD nominava, quale Esperta (Collegio Unipersonale), la Dottoressa Anna
Maria Bardone;
- 11.12.07: l’Esperta designata accettava, a mezzo e-mail, comunicando a MFSD l’assenza di cause di
incompatibilità o conflitti d’interessi con dichiarazione sottoscritta; in pari data, MFSD comunicava
alle parti il nominativo dell’Esperta designata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questione preliminare
TSE ha depositato reclamo e documenti in lingua inglese.
L’art. 4.11 (Lingua del procedimento) del Regolamento Dispute stabilisce che:
“La procedura di riassegnazione è condotta in italiano. E’ facoltà del Collegio di decidere, avuto riguardo alle circostanze
della singola procedura e dietro richiesta di una delle parti, di condurla in un’altra lingua.
Il Collegio può ordinare che i documenti prodotti in lingua diversa da quella italiana siano accompagnati da una
traduzione integrale o parziale nella lingua del procedimento”.
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Letta la regola, gli atti e i documenti depositati da TSE, e atteso che:
i)
il Registro comunicava in inglese e italiano al Sig. Antonio Failla l’avvio della procedura di
opposizione;
ii)
TSE ha depositato reclamo e documenti in inglese,
iii)
il Sig. Antonio Failla non si è costituito nella presente procedura,
iv)
l’Esperta conosce la lingua inglese,
l’Esperta ritiene di non avvalersi della facoltà (e non obbligo) sopra menzionata (id est, di ordinare a
TSE la traduzione del reclamo e dei documenti dall’inglese in italiano), essendo in grado di poter
condurre la procedura sulla base del reclamo e dei documenti, così come depositati in inglese, e
rendendo la decisione in italiano.
ALLEGAZIONI DELLA RICORRENTE
TSE deduce:
1) di essere titolare, tra gli altri, del marchio “Betfair” in n. 28 differente Paesi e nell’Unione
Europea, come meglio descritto nella Liste riepilogativa dei Paesi e delle classi merceologiche
alleata come doc. 1 al reclamo;
2) l’identità del termine “Betfair” protetto come marchio con il termine incluso nel dominio
contestato www.betfairitalia.it;
3) dal deposito del marchio “Betfair” ne deriva che il resistente non abbia alcun legittimo interesse
o diritto alla titolarità del dominio contestato;
4) sebbene il dominio contestato non sia usato, l’offerta di trasferire ha incontrato il silenzio del
titolare, come risulta dai documenti allegati sub 2; tale mancanza di cooperazione può essere
interpretata come mala fede; la registrazione e la mancanza di cooperazione nel trasferimento
del dominio contestato alla ricorrente impedisce a TSE di usare il dominio e, per tale ragione, ha
causato una pregiudizio economico; per la consegna di prodotti e servizi, TSE necessita del
nome dominio contestato.
POSIZIONE DEL RESISTENTE
Il Sig. Antonio Failla non si è costituito nella presente procedura. E ciò, nonostante il resistente sia
stato invitato al contraddittorio
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-
prima, da TSE, con lettera in data 03.08.07 (cfr. doc. 2, reclamo),
-
poi, dal Registro, con raccomandata a.r. del 28.08.07 (cfr. doc. 2, reclamo),
-
infine, da MFSD, con raccomandata a.r. del 03.09.07, agli atti.
In conformità con l’art. 4.4. del Regolamento Dispute, il reclamo s’intende così regolarmente
comunicato e conosciuto dal resistente, in quanto spedito all’indirizzo indicato nel database dei nomi a
dominio assegnati (c.d. WHOIS).
La procedura deve ritenersi correttamente instaurata, e per ciò viene decisa, e il reclamo merita
accoglimento per i seguenti
MOTIVI
a) Identità e confondibilità del dominio contestato con segni distintivi o nome/patronimico
della ricorrente.
L’articolo 3.6 (Trasferimento del nome a dominio sottoposto a opposizione), lettera a), del Regolamento Dispute
stabilisce che il primo requisito da verificare, ai fini della ri-assegnazione del nome a dominio
contestato, è che esso sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio o ad un nome e
cognome su cui il ricorrente vanta diritti.
Il nome a dominio contestato www.betfairitalia.it è parzialmente identico (salvo che per l’aggiunta del
suffisso geografico “italia”, peraltro irrilevante sotto il profilo della distintività, perché descrittivo del
territorio ove i servizi o prodotti vorrebbero essere promossi in vendita) e comunque confondibile con
i numerosi marchi e domande di marchio dalla ricorrente registrati e depositati dal 2003, tra gli altri
Paesi, anche nell’Unione Europea.
L’Esperta ritiene, pertanto, che sussiste il requisito della confondibilità del nome a dominio contestato
con il dominio oggetto della presente procedura.
b) Inesistenza di un diritto del resistente sul nome a dominio contestato.
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Provata l’identità e comunque la confondibilità del dominio contestato con quelli della ricorrente, il
resistente è gravato (ex art. 3.6., lett. b, Regolamento Dispute) dall’onere di provare il proprio diritto sul
nome a dominio contestato. Tale circostanza non può, tuttavia, essere verificata nella presente
procedura, perché il resistente, pur avendo ricevuto la comunicazione dell’avvio della procedura sia di
opposizione sia di ri-assegnazione, non ha replicato alle allegazioni della ricorrente. Il che, ad avviso di
questo Collegio, non esonera l’Esperto designato quantomeno dal tentare di indagare gli ulteriori
elementi che il resistente avrebbe dovuto provare per mantenere la titolarità del dominio contestato.
Ciò posto, l’Esperta, non avendovi provveduto il resistente, passa in rassegna tutti gli elementi di cui
può disporre d’ufficio per verificare se sussistano diritti concorrenti o legittimi interessi sul nome a
dominio oggetto del reclamo.
Il dominio www.betfairitalia.it è un segno distintivo che non corrisponde al nome o cognome del
resistente, né sono emersi dai documenti agli atti elementi tali da evidenziare l’esistenza di alcuna delle
circostanze stabilite dall’art. 3.7. del Regolamento Dispute che autorizzano a ritenere sussistente un
titolo alla registrazione del nome a dominio in capo all’attuale assegnatario. Non consta agli atti né è
dato ricavare in alcun modo che il Sig. Antonio Failla, prima di avere avuto notizia della contestazione
in buona fede abbia usato o si sia preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad
esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi. Né il Signor Antonio Failla risulta
conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al
nome a dominio registrato, ancorché non abbia depositato o registrato il relativo marchio. Non risulta,
infine, che del nome a dominio il Sig. Antonio Failla stia facendo un legittimo uso non commerciale,
oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio
registrato.
Non risulta, dunque, esistente alcun diritto del resistente sul nome a dominio contestato.
c) Malafede del resistente.
L’art. 3.7. del Regolamento Dispute richiede, ai fini del trasferimento, che il nome a dominio sia stato
registrato e venga usato in mala fede.
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Ad avviso di questo Collegio, l’aver registrato il termine “betfair”, corrispondente ai segni distintivi
protetti dalla ricorrente, con l’aggiunta del suffisso geografico “italia”, proprio sotto il country code TLD
“.it” costituisce una prova della malafede, se a ciò viene aggiunta la condotta (extra-procedimentale e
procedimentale) del resistente di totale rifiuto di difendere le proprie ragioni e/o diritti e/o interessi alla
registrazione e mantenimento del dominio contestato.
Il termine “Betfair” corrisponde, infatti, a n. 4 marchi comunitari registrati dal 2003 (cfr. doc. 1,
reclamo), e quindi protetto anche in Italia, nel particolare settore dei servizi telematici delle scommesse.
Non appare quindi sostenibile e neppure verosimile che la sua registrazione come dominio ed il suo
successivo mantenimento siano stati effettuati in buona fede e siano frutto di una mera coincidenza. E
a ciò, il Signor Antonio Failla, pur essendo stato posto nella condizione di replicare, si è sottratto.
Anche l’orientamento delle decisioni rese dagli Esperti nell’ambito delle procedure di ri-assegnazioni è
unanime [ex multis, vertikal.it – Esperto Lapo Sergi “la registrazione di tale nome a dominio (identico al
marchio del ricorrente – ndr) da parte di un soggetto che non gode di diritti o titoli per l’assegnazione dello stesso,
priva di fatto della disponibilità all’uso di tale risorsa limitata e preziosa, configurando “de facto” un danno per il
legittimo utilizzatore. Tale circostanza è ritenuta da questo collegio indicativa di malafede nella registrazione”; cfr.
sprite.it – Esperto Alessio Canova]
La registrazione e il successivo mantenimento, seguito dal silenzio rispetto a qualsiasi comunicazione
della ricorrente, del Registro e del PSRD, costituiscono pertanto, secondo codesta Esperta, tutti e
ciascuno indizi della volontà del Signor Antonio Failla di usurpare in Internet e per i navigatori italiani
la distintività del segno “Betfair”. Indizi che, per la loro univocità, concordanza e gravità, assurgono,
sempre ad avviso di questo Collegio, a prova della malafede ex art. 3.7 del Regolamento Dispute.
I requisiti sopra esposti e richiesti dal Regolamento Dispute per la ri-assegnazione di un dominio
contestato sono stati soddisfatti dal ricorrente. Pertanto, il reclamo è fondato.
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P.Q.M.
si dispone il trasferimento (ri-assegnazione) del dominio www.betfairitalia.it dall’assegnatario Signor
Antonio Failla a The Sporting Exchange Limited, Waterfront, Hammersmith Enbarkment, Winslow
Road, London W6 9HP, United Kingdom.
Manda al PSRD e si comunichi al Registro per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Così deciso in Milano, 17 dicembre 2007.
Il Collegio Unipersonale (Esperta designata)
F.to Dottoressa Anna Maria Bardone
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