scarica la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
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Sentenza n. 4500/2016 pubbl. il 11/04/2016 RG n. 11214/2014 N. R.G. 11214/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marina Tavassi Presidente relatore dott. Alima Zana Giudice dott. Pierluigi Perrotti Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 11214/2014 promossa da: RIELDA S.R.L. (C.F. 00765560578), con il patrocinio degli avv.ti FRANCESCO DI GIOVANNI, ANDREA RECCHIA (RCCNDR74A31H096F) e GIUSEPPE MARIA FINA (FNIGPP69S23C933R) elettivamente domiciliata in VIA TEVERE, 44 00198 ROMA, presso il difensore avv. FRANCESCO DI GIOVANNI ATTRICE contro E.R.S.I. - ESPERTI RIFERME SERRATURE ITALIA (C.F. 97039070152), con il patrocinio dell’avv. CECILIA ESTRANGEROS, elettivamente domiciliata in VIA BONETTA 7 PAVIA presso il difensore avv. CECILIA ESTRANGEROS CONVENUTA CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni del 18.11.2015, nei seguenti termini: CONCLUSIONI PER L’ATTRICE RIELDA S.R.L. Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, - accertare e dichiarare il carattere assolutamente denigratorio e quindi palesemente illecito della condotta posta in essere dalla E.R.S.I., tramite la pubblicazione sul proprio sito web e su altre riviste pagina http://bit.ly/2aQriEh 1 di 13 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10fd82 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA “A” Sentenza n. 4500/2016 pubbl. il 11/04/2016 RG n. 11214/2014 del settore, di una “lista-guida garanzia e controllo duplicazione autorizzata delle chiavi” nella quale tutte le chiavi della RIELDA S.r.l. risultano inserite tra quelle a duplicazione “libera senza vincolo e controllo”; - per l’effetto, ordinare alla E.R.S.I. di pubblicare sul proprio sito web e sulle principali riviste del settore (Ferramenta 2000, iFerr Magazine, Ferrutensil e Serramenti+Design), sia nella edizione cartacea, sia nella edizione on line, la rettifica inerente la guida menzionata in narrativa, inserendo le chiavi della RIELDA S.r.l. nella colonna “C”, tra quelle duplicabili dal “costruttore con carta di RIELDA S.r.l. sono duplicabili solo dalla medesima società attrice, dietro presentazione della apposita security card (o carta di proprietà) e tramite ritiro da centro all’uopo autorizzato; - in ogni caso, condannare la E.R.S.I. al risarcimento dei danni subiti e subendi, da quantificarsi in somma non inferiore ad € 25.000,00, ovvero nella somma maggiore o minore accertata all’esito del giudizio o liquidata in via equitativa dall’Ill.mo Tribunale adito, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre rimborso spese forfetario ed accessori come per legge. Con espressa reiterazione, ove necessarie, delle richieste istruttorie non ammesse o non espletate formulate in memorie ex art. 183 co. VI n.ri 2 e 3 cod. proc. civ., nonché delle eccezioni e richieste svolte all’udienza del 25 novembre 2014 e delle osservazioni svolte dal consulente di parte rispetto alla relazione del CTU, richieste, eccezioni ed osservazioni da intendersi integralmente riportate e trascritte. CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA E.R.S.I. Voglia l'I11.mo Tribunale di Milano Nel merito: - respingere la domanda avversaria in quanto infondata in fatto e diritto. Con vittoria di competenze e spese In via istruttoria: - accogliere tutte le domande svolte nelle memorie ex art. 183, c. VI nn. 2 e 3 Cpc, nonché nei verbali ed in particolare in quello del 08.07.2015, da intendersi tutte qui integralmente ritrascritte e rinnovate. pagina http://bit.ly/2aQriEh 2 di 13 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10fd82 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee proprietà tramite centro autorizzato”, ovvero dare ampia pubblicità del fatto che le chiavi della Sentenza n. 4500/2016 pubbl. il 11/04/2016 RG n. 11214/2014 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Il contenzioso Con atto di citazione notificato il 19.2.2014, la S.r.l. Rielda, impresa operante nel settore delle serrature, conveniva in giudizio l’associazione senza fini di lucro E.R.S.I (Esperti Riferme Serrature Italia), che raggruppa gli esperti del settore che operano nell’ambito delle serrature e delle riferme in genere, chiedendo l’accertamento del carattere illecito e denigratorio dell’attività della convenuta, la quale aveva pubblicato sul proprio sito web, una “lista guida garanzia e controllo duplicazione produttori di chiavi a duplicazione libera senza vincolo e controllo (categoria A), con vantaggio di alcune imprese associate alla convenuta e con conseguente violazione dell’art. 2598 n. 2 e 3 c.c. Al tempo della costituzione in giudizio, l’attrice affermava di essere titolare del brevetto per invenzione industriale n. 01291177 (domanda n. 000192 del 10 marzo 1997) esteso a livello europeo (EP 09900310) avente ad oggetto una “serratura a cilindro programmabile, provvista di chiavi maestre”. Sulla base di tale assunto, Rielda sosteneva che le proprie chiavi fossero duplicabili esclusivamente dietro presentazione della apposita security card da ritirare presso il centro all’uopo autorizzato e lamentava che, solo dopo numerose sollecitazioni, l’ultima delle quali datata 22.10.2013, con cui chiedeva l’inserimento dei propri prodotti nella lista relativa alla duplicazione autorizzata, ERSI aveva provveduto a rimuovere la lista-guida dal sito web, senza tuttavia procedere a rettifica o a ristoro dei danni subiti da parte attrice. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 18.6.2014, la convenuta chiedeva il rigetto della domanda attorea, ritenendo - in forza di perizia di parte - che le chiavi prodotte dall’attrice fossero di semplice duplicabilità. All’udienza del 24.6.2014 il Giudice concedeva alle parti i termini di cui all’art. 183 comma 6 c.p.c.. Con la memoria ex art. 186 comma 6 n. 2 del 6/10/2014, parte attrice produceva nuova documentazione inerente all’attestato di brevetto per invenzione industriale n. 0001399813 (doc. 8), al brevetto europeo n. 2567046, all’asserito contratto di licenza del 3.6.2010 e alla domanda di brevetto n. TO2010A000381. Con ordinanza del 23.3.2015 il Giudice ammetteva la CTU per la valutazione degli elementi tecnici riguardanti i brevetti di cui sopra, nominando consulente l’ing. Lorenzo Lualdi. In esito al deposito della CTU, il Giudice invitava le parti alla precisazione delle conclusioni all’udienza del 18.11.2015. Assolto tale incombente, rimetteva quindi la causa al Collegio per la decisione. Dopo il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica la causa era portata all’odierna camera di consiglio. 2. La consulenza tecnica d’ufficio. pagina http://bit.ly/2aQriEh 3 di 13 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10fd82 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee autorizzata delle chiavi” dall’anno 2008 al 2013, collocando il nominativo di Rielda tra quello dei Sentenza n. 4500/2016 pubbl. il 11/04/2016 RG n. 11214/2014 2.1 Il quesito. Al fine di chiarire i termini della questione, e valutare l’eventuale sussistenza di una condotta illecita da parte di ERSI, il G.I. ha sottoposto al consulente tecnico d’ufficio, ing. Lorenzo Lualdi, il seguente quesito: “Dica il CTU, sentite le parti ed i loro consulenti tecnici, compiuti gli accertamenti che riterrà necessari, facendo riferimento all'epoca dei fatti contestati e quindi al periodo dal 2008 fino all'ottobre 2013, se vi siano standard universalmente riconosciuti per i costruttori di chiavi per apertura di serrature al fine di accertare l'esclusione della libera duplicabilità delle chiavi medesime; indichi il indicazioni di cui al capitolo 13 della memoria depositata il 24 ottobre 2014; dica il CTU se i brevetti n. 01291177, n. 1399813, n. 1400162 e n. EP 2567046 B1 siano atti a proteggere chiavi non liberamente duplicabili; dica il CTU se alcuni grezzi della ditta Silca siano o meno utilizzabili per ottenere i duplicati delle chiavi Rielda e se detti grezzi della Silca siano liberamente in commercio, ovvero lo fossero nel periodo di cui si discute". 2.2 Gli standard in materia di duplicazione. In merito alla prima parte del quesito, il CTU ha confermato che non esistono, e non esistevano all’epoca dei fatti, standard universalmente riconosciuti per i costruttori di chiavi per apertura di serrature. Il CT di parte attrice ha richiamato – in merito all’esistenza di norme tecniche redatte da appositi enti normatori, che forniscano al produttore criteri di progettazione, processi di produzione e quant’altro la normativa riguardante le serrature a profilo europeo, ovvero la UNI EN 1303, che stabilisce i requisiti di sicurezza e di durata dei cilindri mediante prova ciclica, resistenza alla corrosione e alla temperatura, sicurezza chiave, resistenza alla perforazione e bumping (metodo utilizzato per aprire le serrature a cilindro mediante chiave ad urto). Correttamente ha rilevato il CTU che la normativa in questione non contenga alcun riferimento alla duplicazione o alla duplicabilità delle chiavi, ma faccia soltanto un cenno al parametro della “sicurezza”, il quale attiene solo al numero delle combinazioni possibili. Il Consulente giunge così ad affermare, in risposta al primo quesito, che sia assente una normativa tecnica emessa da “enti normatori” (come l’UNI – Ente Nazionale Italiano di Unificazione o Enti normatori europei o internazionali) e che, non esistano degli accorgimenti tecnici idonei ad impedire la duplicazione non autorizzata di una chiave, dato che qualunque chiave può essere riprodotta partendo da grezzi somiglianti. Tuttavia, alcuni produttori utilizzano accorgimenti per garantirsi un diritto di esclusiva sui propri prodotti e sulla loro realizzazione, tra i quali i più diffusi sono il ricorso ad una codifica univoca, che pagina http://bit.ly/2aQriEh 4 di 13 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10fd82 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee CTU quali siano gli elementi utilizzati da ERSI per assegnare i propri marchi A, B, e C secondo le Sentenza n. 4500/2016 pubbl. il 11/04/2016 RG n. 11214/2014 viene riportata su una carta di proprietà rilasciata all’utente al momento dell’acquisto della serratura, la brevettazione della serratura e la brevettazione della combinazione chiave e serratura. L’esigenza di garantire un controllo sui grezzi e sulla duplicazione, sentita sia da parte dei produttori che degli utenti finali, ha indotto associazioni ed enti di certificazione (tra i quali ELF, European Locksmith Federation) a costituire gruppi di lavoro per definire un protocollo di estensione della certificazione di prodotto, che includesse un protocollo di duplicazione. Tale protocollo è costituito dalla tabella di comparazione ICIM (ente italiano che svolge dal 1988 attività certificative di sistemi di controllo per cui è causa. Le “linee guida” di ICIM forniscono dei criteri per la duplicazione controllata e consentono di attribuire, un ‘marchio’, a richiesta dell’Azienda produttrice, in base a tre categorie, denominate numericamente 1, 2 e 3. Il prodotto dell’azienda, nella specie il cilindro cui la chiave si riferisce, viene così classificato come appartenente alla categoria n. 1 quando sia liberamente duplicabile e non sussista pertanto una gestione controllata, né delle chiavi grezze né della loro duplicazione. Rientrano all’interno della categoria n. 2 i cilindri le cui chiavi possono essere riprodotte solo in centri autorizzati dal costruttore della serratura. In tali casi le chiavi grezze sono protette da brevetto o marchio di forma e ogni cilindro è dotato di tesserino che costituisce garanzia di provenienza e segretezza della cifratura, consentendo una gestione controllata delle chiavi grezze fatta direttamente dall’Azienda. Quest’ultima distribuisce i grezzi soltanto a centri autorizzati che abbiano sottoscritto un contratto con il quale si impegnano a duplicare le chiavi solo se accompagnate da tesserino. Nella categoria n. 3 rientrano, infine, le chiavi protette da brevetto o marchio di forma, la cui duplicazione può avvenire solo per mezzo del fabbricante, sulla base di una richiesta inoltrata dal centro di distribuzione che funge da intermediario con l’utente finale. 2.3 La lista guida di E.R.S.I.. Per quanto attiene alla seconda parte del quesito, volta ad accertare i criteri di classificazione utilizzati da ERSI per assegnare i ‘marchi A, B e C’, può dirsi innanzitutto che tali ‘marchi’ sono idonei a riassumere gli “usi” e i “comportamenti” degli operatori di settore. La lista Ersi (denominata “listaguida garanzia e controllo duplicazione autorizzata delle chiavi”) riproduce formalmente il protocollo di duplicazione ICIM prevedendo tre categorie: A) duplicazione libera, senza vincolo o controllo (per cui chiunque può chiedere un duplicato al duplicatore solo disponendo della chiave); B) centro autorizzato con carta di proprietà (per cui il duplicato può essere effettuato solo presso il centro autorizzato previa presentazione della carta di proprietà della chiave) e, infine, C) costruttore con carta di proprietà mediante centro autorizzato, per cui il duplicato può essere realizzato dal costruttore della pagina http://bit.ly/2aQriEh 5 di 13 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10fd82 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee gestione aziendale, di prodotti e di siti web), la quale rappresenta la base della lista – guida garanzia e Sentenza n. 4500/2016 pubbl. il 11/04/2016 RG n. 11214/2014 serratura previa presentazione della carta al centro autorizzato, che invia la richiesta al costruttore senza essere autorizzato ad effettuare il duplicato. Va in primo luogo notato che non si fa menzione della circostanza che la chiave grezza o finita debba o possa essere brevettata per poter ricevere il marchio B o C, come è invece previsto nel protocollo di certificazione volontaria ICIM (che prevede i brevetti sulla chiave grezza) affinché i prodotti possano rientrare nelle categorie nn. 2 e 3. In secondo luogo il CTU rileva che la carta di proprietà non riporta informazioni che consentano la duplicazione della chiave, che in sé rimane potenzialmente realizzabile fini della duplicazione in un centro autorizzato (categoria B) o presso il produttore (categoria C). Per tale ragione il CTU ha ritenuto opportuno far presente alle parti che – ai fini dell’utilizzo della carta di proprietà e del controllo sulla duplicazione - siano necessari degli accordi con i centri autorizzati. Parte attrice ha così prodotto diversi contratti sottoscritti da RIELDA con vari centri di duplicazione (all. 5). Tutti i contratti risalgono al 2013, decorrono dal gennaio 2014 e sono, dunque, successivi alla pubblicazione della lista della convenuta (2008 -2013). Inoltre i contratti attengono alle chiavi RS3 e RS41, mentre per le chiavi RS2 e standard vale la regola della duplicazione presso il produttore, e dunque non serve l’accordo con il centro ma solo la presentazione della carta. Per quanto attiene ai criteri per stilare la lista, nella prima memoria (pag. 4) la convenuta ha affermato che la ELF ha inviato comunicazione ai costruttori per avere copia dei brevetti; ERSI avrebbe quindi richiesto tali informazioni alle varie produttrici e inserito i vari costruttori nelle diverse categorie a seconda della loro risposta e della valutazione del mercato, ovvero in base alle risultanze di prove condotte da ispettori dell’Ente ICIM che, recandosi nei vari centri, hanno tentato la duplicazione anche senza tesserino di identità. Parte attrice nega però di aver ricevuto alcuna comunicazione o richiesta da parte dell’Ente. Per fornire una risposta al quesito il CTU ha dunque affermato che i criteri di classificazione sembrano essere, a livello formale, quelli posti alla base del protocollo ICIM, mentre a livello sostanziale la lista di ERSI appare evidentemente stilata in base alla presenza o all’assenza di una carta di proprietà della chiave e al controllo sui grezzi, mentre non è stata fornita alcuna prova della ricerca di eventuali brevetti in caso di mancanza di indicazioni da parte del produttore. Non trascurabile risulta comunque la circostanza che Rielda, nel corso nel quinquennio 2008-2013, abbia inviato numerose comunicazioni invitando controparte ad un aggiornamento della guida di garanzia e controllo e manifestando la necessità di un inserimento delle chiavi Rielda nella categoria C, tra quelle duplicabili dietro presentazione di security card. 2.4 I brevetti. pagina http://bit.ly/2aQriEh 6 di 13 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10fd82 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee dal duplicatore, ma consente di assegnare un codice univoco alla chiave e di dimostrarne la proprietà ai Sentenza n. 4500/2016 pubbl. il 11/04/2016 RG n. 11214/2014 In merito all’oggetto dei brevetti n. 01291177, 1399813, 1400162 e n. EP 2567046 invocati da parte attrice, il CTU ha concluso che il brevetto IT01291177 (IT’177) tutela una serratura a cilindro programmabile, provvista di chiavi maestre, e non contiene alcuna rivendicazione che concerna una chiave in generale o una chiave atta ad azionare la serratura protetta; il brevetto IT 1399813 (IT’813) tutela una chiave; e, infine, il brevetto EP 2567046B1 protegge un sistema composto da serratura, chiave d’uso e chiave di cambio. Nello specifico rileva correttamente il Consulente che, nel caso in cui serratura e chiave siano guida dell’Ufficio Brevetti Europeo (v. Guidelines for Examination, Epo, Part F, Chapter IV, 3.8 independent claims containing a reference to another claim or to features form a claim or another category), e che la chiave, in quanto prodotto interrelato (interrelated) alla serratura, può essere rivendicata separatamente. In prima battuta, occorre evidenziare che IT’177 sia un brevetto di combinazione in cui confluiscono accorgimenti già noti allo stato dell’arte (il meccanismo di tipo I, classico sistema a perni e controperni; il meccanismo di tipo II tipico della serratura a chiave maestra e il tipo III un meccanismo di programmazione), i quali fanno sì che i vantaggi delle serrature a chiave maestra e quelli delle serrature riprogrammabili, si sommino in un unico dispositivo. Il brevetto IT’177 fa inoltre riferimento a tre chiavi diverse: chiavi d’uso, chiavi maestre e chiavi di programmazione. La chiave d’uso è destinata ad aprire una sola serratura, la chiave maestra (o passepartout) consente l’apertura di più gruppi di serrature aventi corrispondente mappatura e infine la chiave di programmazione risulta differente dalle altre presentando un’altezza ridotta. Considerato che i meccanismi di tipo I e di tipo II, che si riferiscono a chiavi d’uso e chiavi maestre, sono indicati come del tutto noti e che il brevetto IT’177 rivendica come inventiva una serratura che combini il meccanismo di tipo II e il meccanismo di tipo III, secondo il CTU, nessuna delle tre chiavi può considerarsi indirettamente protetta dal brevetto perché il brevetto tutela come inventiva una serratura che combina due meccanismi, uno relativo alle chiavi maestre e l’altro relativo alla programmazione; di conseguenza potrebbe considerarsi indirettamente tutelata solo la chiave che attivi simultaneamente tali meccanismi ovvero una chiave di programmazione che sia al contempo una chiave maestra. L’unico brevetto che abbia ad oggetto una chiave, IT’813, è stato depositato il 27/4/2010 e pubblicato a ottobre 2011, dunque successivamente rispetto alla prima pubblicazione della “lista-guida” (redatta e pubblicata tra il 2007 e il 2008), ma prima degli anni 2011/2013 in cui pure (nonostante le diffide ricevute) ERSI ha continuato nella pubblicazione, invariata per quanto riguardava anche la posizione Rielda. pagina http://bit.ly/2aQriEh 7 di 13 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10fd82 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee innovative, esse possono essere tutelate contestualmente nel medesimo brevetto, in accordo alle linee Sentenza n. 4500/2016 pubbl. il 11/04/2016 RG n. 11214/2014 Infine, il brevetto IT ‘162, depositato il 6 maggio 2010 e pubblicato a novembre 2011, rivendica soltanto una serratura, mentre la sua estensione europea EP ‘046 comprende serratura, chiave d’uso e chiave di cambio. Il CTU ribadisce in merito che il titolare del brevetto abbia l’onere di indicare i confini precisi della propria invenzione, in modo da ridurre eventuali incertezze in merito al contenuto dell’esclusiva. Alla luce di tale presupposto è evidente che l’unico brevetto idoneo a proteggere una chiave è IT’183, il quale concerne una serratura a cilindro programmabile con dispositivo di protezione della codificazione impiegarsi con tale serratura. Quanto sopra riferito dimostra quantomeno che ERSI non si sia in alcun modo adoperata per l’aggiornamento della lista guida dopo la sua pubblicazione, causando un conseguente sviamento della clientela di Rielda a favore dei concorrenti, in grado di fornire un prodotto non liberamente duplicabile e dunque maggiormente garantito. 2.5 La riproducibilità tecnica delle chiavi. In merito al quarto quesito, concernente l’utilizzabilità dei grezzi Silca per ottenere i duplicati di chiavi Rielda, e la loro commercializzazione nel quinquennio di cui si discute, il CTU ha evidenziato di non aver avuto evidenza del fatto che i grezzi fossero effettivamente utilizzabili per ottenere duplicati funzionanti e conformi alle chiavi Rielda originali. E.R.S.I. a sostegno della tesi che la classificazione delle chiavi di parte attrice nella colonna con ‘marchio’ A fosse corretta, ha prodotto tre chiavi RIELDA di cui afferma di aver richiesto ed ottenuto la duplicazione a partire da grezzi prodotti da SILCA. E’ stato a riguardo ampiamente argomentato dal CTU che la riproducibilità tecnica sia sempre consentita per ogni genere di chiave, e che pertanto possano esistere grezzi (come i SILCA YM1, utilizzati dalla convenuta per ricavare una copia delle chiavi Rielda a riprova della loro duplicabilità) più adatti di altri alla duplicazione, pur non essendo stati specificatamente destinati alla riproduzione di determinate chiavi. Il consulente ha ribadito che RIELDA si sia allineata agli usi degli operatori del settore per impedire la circolazione di grezzi omologhi delle proprie chiavi, i quali non sono e non erano all’epoca dei fatti liberamente in commercio. Ciò premesso, eventuali copie funzionanti di chiavi di parte attrice ottenute da grezzi SILCA o di altre marche, nulla direbbero sulla libera riproducibilità in assoluto, essendo idonee a provare solo la loro fisica riproducibilità dal punto di vista tecnico. 3. La legittimazione attiva Con riferimento ai brevetti ( e per tale ragione l’eccezione di carenza di legittimazione attiva viene esaminata a questo punto) deve costituire oggetto di esame la questione sollevata da parte convenuta in pagina http://bit.ly/2aQriEh 8 di 13 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10fd82 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee e include, alle rivendicazioni 4 e 5, una chiave d’uso e una chiave di cambio (o di programmazione) da Sentenza n. 4500/2016 pubbl. il 11/04/2016 RG n. 11214/2014 merito alla carenza di legittimazione attiva di Rielda rispetto ai brevetti di titolarità di Rielda Serrature s.r.l., in quanto l’accordo concluso tra le due società il 3 giugno 2010 costituirebbe una semplice dichiarazione di intenti mai trascritta ai sensi dell’art. 138 c.p.i. e non includerebbe il brevetto europeo EP 2567046. Conseguentemente gli unici brevetti rivendicabili da Rielda s.r.l. sarebbero IT ‘177 e EP 0900310B1 (all. 1 e 2 parte attrice). Parte convenuta ha anche rilevato che la produzione delle fatture per il pagamento delle royalties sia avvenuta oltre i termini di cui all’art. 183 c. 6 c.p.c., e dunque non debba essere considerata ammissibile, non trattandosi di documenti sopravvenuti. titolo brevettuale, bensì della condotta tenuta da ERSI in termini di concorrenza sleale e di illecito extracontrattuale, a fortiori, considerato che la lista ERSI risulta svincolata da indagini accurate o riferimenti specifici al possesso di brevetti. Si consideri a riguardo che la lista guida faccia generico riferimento alle chiavi di “marca” Rielda, senza alcun riferimento all’effettivo intestatario di titoli brevettuali. L’esame dei brevetti è stato dal G.I. ritenuto opportuno proprio per verificare se i prodotti distribuiti da Rielda, che si dice essere corrispondenti ai brevetti indicati (e la circostanza non è stata efficacemente smentita da parte della convenuta), potessero dirsi riguardare, oltre alla serratura in sé, anche una chiave dotata di particolari caratteristiche e nello specifico inidonea ad essere liberamente duplicata. In aggiunta, può osservarsi come gli stretti legami intercorrenti tra Rielda s.r.l. e Rielda Serrature s.r.l. (indicata come titolare dei brevetti) e la dichiarazione di intenti formulata nel senso della licenza di brevetto fra l’una e l’altra società appaiano sufficienti a fondare la legittimazione di Rielda s.r.l. a dolersi dell’inesatto (sia pure parzialmente) ed ingannevole inserimento delle serrature “Rielda” (non meglio specificato nella lista ERSI l’indicazione dell’una o dell’altra società) nella lista contrassegnata con la lettera “A”. Quanto ai legami fra le due aziende, l’affermazione è supportata, oltre che dall’identità dell’elemento caratterizzante la loro ragione sociale (la denominazione Rielda), dal rilievo che il legale rappresentante di Rielda S.r.l. , sig. Alberto Loreti, risulta l’effettivo inventore dei brevetti di cui si discute. Tali rilievi consentono di prescindere dalle fatture, che effettivamente non sembra siano state tempestivamente versate in atti. Con riguardo alla legittimazione passiva di ERSI, in quanto associazione asseritamente priva di fine di lucro, si consideri che il rapporto di concorrenzialità necessario ai fini della legittima configurabilità di un atto di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 c.c. può dirsi nella fattispecie in esame sussistente, quantomeno in termini di concorso, dato che nella lista dell’associazione (v. doc. 12, memoria ex 183 VI comma, n.2 attrice) compaiono più di un centinaio di imprese operanti nel settore delle serrature e in diretto rapporto di concorrenzialità con Rielda. pagina http://bit.ly/2aQriEh 9 di 13 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10fd82 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Ritiene il Collegio utile osservare come nella presente controversia non si discuta della validità del Sentenza n. 4500/2016 pubbl. il 11/04/2016 RG n. 11214/2014 4. La concorrenza sleale e la responsabilità di ERSI Può premettersi che risulta accertata la pubblicazione, a partire dal 2008, della lista guida di ERSI sul proprio sito web, oltre che il rifiuto di parte convenuta di procedere a rettifica, sino a quando – a seguito della comunicazione di parte attrice datata 22.10.2013 – ha provveduto ad eliminare detta lista dal proprio sito. Non può quindi ignorarsi la negligenza di parte convenuta in merito al mancato aggiornamento della lista che, in quanto proveniente da un’associazione che raggruppa i maggiori esperti nel settore (e dunque fonte dotata di intrinseca credibilità), è idonea ad incidere negativamente qualità delle chiavi in commercio. Tale condotta appare quindi integrare gli estremi dell’illecito di cui all’art. 2598 n. 2 e 3 c.c., sia sotto il profilo della diffusione di informazioni idonee a causare uno sviamento della clientela mediante discredito del prodotto di parte attrice, sia sotto il profilo di una più generale scorrettezza professionale idonea a danneggiare l’attività imprenditoriale di impresa concorrente. Occorre ribadire che, come emerge anche dalla consulenza svolta, in assenza di una normativa tecnica idonea a consentire una distinzione tra i prodotti duplicabili e quelli che non lo sono, rientra nella discrezionalità dei produttori l’adozione di accorgimenti utili al fine di impedire la riproducibilità delle chiavi, le quali altrimenti vanno considerate liberamente duplicabili. Tra tali accorgimenti, come detto in precedenza, vi sono la brevettazione della chiave, intesa come autonomo trovato inventivo, o l’attribuzione a ciascuna di queste di un tesserino di identità (che comunque non contiene informazioni inerenti le modalità di duplicazione, ma costituisce solo una garanzia di riconoscibilità del prodotto non duplicabile) e, di conseguenza, la conclusione di accordi con i centri specializzati per impedire la libera riproducibilità delle medesime. Va preliminarmente osservato come nella lista guida di Ersi non sia stata compiuta alcuna distinzione tra i prodotti Rielda, tutti indifferentemente collocati nella colonna a ‘marchio’ A. Va inoltre considerato che almeno una delle chiavi di Rielda risulta effettivamente brevettata - nella specie la IT’183 quantomeno dal 2010 -, che di fatto RIELDA si sia attivata mediante l’associazione alle chiavi di carte di proprietà e l’invio di comunicazioni, a partire dal 2008, a parte convenuta per ottenere una modifica nella collocazione delle proprie chiavi all’interno della tabella. Parte attrice sostiene poi di aver concluso contratti con i centri di duplicazione di chiavi per impedire l’uso dei prodotti senza la carta di proprietà (all. 5 II memoria tecnica dell’attrice), di aver inviato, a partire dal 1999, diffide ai più importanti centri per impedire la duplicazione delle chiavi in assenza di tale carta e, infine, che tutte le chiavi siano dotate di carta di identità e risulti impossibile utilizzare grezzi diversi da quelli prodotti da Rielda per la riproduzione. pagina http://bit.ly/2aQriEh 10 di 13 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10fd82 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee su immagine e reputazione del concorrente, fornendo un elenco contenente informazioni in merito alla Sentenza n. 4500/2016 pubbl. il 11/04/2016 RG n. 11214/2014 In merito ritiene il Collegio che, pur se risulta che i contratti conclusi con i centri di distribuzione sono successivi alla rimozione della lista dal sito web di ERSI, Rielda abbia, già a partire dal 1999, esercitato il controllo sui grezzi mediante l’invio di diffide a varie ditte produttrici, tra le quali STAMPERIA ERREBI S.r.l., Silca S.p.a. Keyline S.r.l., ILCO ORION S.p.a. (v. memoria tecnica n. 2 attrice, all. 6). Inoltre rimane il rilievo già svolto circa l’esistenza del brevetto a protezione delle chiavi quantomeno dal 2010. 4. Il risarcimento del danno. quella diversa ritenuta di giustizia. Quanto alla responsabilità di ERSI può aggiungersi, ai rilievi già sopra svolti, come non risulti agli atti alcun elemento a sostegno dell’ipotesi che ERSI abbia sottoposto a Rielda un questionario o abbia effettuato alcuna verifica brevettuale prima della pubblicazione della lista. All’opposto, parte convenuta ha perseverato nella condotta senza mostrare alcun segno di ravvedimento, nonostante le reiterate richieste di rettifica, e ha provveduto alla rimozione dell’elenco guida solo in seguito all’ultima diffida formale. Non avendo parte attrice provato di aver perso clientela in seguito a tale scorretta qualificazione, né di aver visto diminuire il proprio fatturato negli anni interessati dalla comunicazione, può farsi solo riferimento ad una somma che in base a nozioni di comune esperienza, ed all’esperienza maturata da questa sezione specializzata in fattispecie analoghe, può essere ritenuta necessaria a varare una campagna di divulgazione utile a ristabilire la corretta informativa sul mercato. Pertanto, considerate le peculiarità del caso concreto, appare congruo nella fattispecie in esame fare riferimento alla liquidazione del risarcimento in una somma globale, che il Collegio ritiene di liquidare equitativamente nella somma di €. 25.000,in moneta attuale e comprensiva degli interessi maturati ad oggi. 5. Provvedimenti disposti. Alla luce delle considerazioni svolte devono trovare accoglimento le domande formulate da parte attrice con riferimento all’accertamento del carattere illecito e denigratorio dell’attività di ERSI. La convenuta quindi è condannata al risarcimento dei danni nella misura sopra determinata, oltre interessi nella misura legale dalla pronuncia al saldo. In merito alla domanda di pubblicazione di rettifica della lista guida sul sito dell’Ente convenuto e sulle riviste specializzate (Ferramenta 2000, iFerr Magazine, Ferrutensil e Serramenti+Design), ritiene il Collegio di non poter accogliere l’istanza di parte attrice, avendo ERSI già provveduto alla rimozione di tale lista dal proprio sito, e ritenendo sufficientemente satisfattiva la pubblicazione dell’intestazione e del dispositivo del presente provvedimento sul sito web della convenuta e su due riviste specializzate scelte dalla stessa attrice fra quelle sopra indicate. pagina http://bit.ly/2aQriEh 11 di 13 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10fd82 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee La difesa di parte attrice ha chiesto a titolo di risarcimento del danno la somma di €. 25.000,00, o Sentenza n. 4500/2016 pubbl. il 11/04/2016 RG n. 11214/2014 Tutte le altre richieste istruttorie e di merito possono ritenersi assorbite dalle decisioni assunte. Quanto alla statuizione sulle spese, la totale soccombenza della società convenuta ne determina la condanna al pagamento degli oneri processuali. Tali spese sono liquidate in favore di parte attrice come di seguito, ai sensi della legge n. 27/12 ed al DM n. 55/14. Il valore da assumere come base per il calcolo è quello rappresentato dalle somme liquidate a titolo risarcitorio. Si liquidano pertanto a titolo di compenso €. 4.835,00 oltre ad un aumento del 50% in relazione alla articolazione istruttoria della causa ed alla complessità della stessa, e così in totale €. 7.252,50, oltre al rimborso spese generali del Sono poste in via definitiva a carico della convenuta anche le spese del CTU, nella misura già liquidata in corso di causa (€. 4250,00 oltre accessori di legge), nonché le spese del CT di parte attrice in misura non superiore a quelle liquidate al CTU. P.Q.M. la Sezione Specializzata Impresa "A", definitivamente pronunciando nel giudizio, nel contraddittorio delle parti, 1) dichiara che la condotta di E.R.S.I. ESPERTI RIFERME SERRATURE ITALIA consistente nella pubblicazione, sul proprio sito web, di una “lista guida garanzia e controllo duplicazione autorizzata delle chiavi” dal 2008 al 2013, collocando il nominativo di Rielda tra quello dei produttori di chiavi a duplicazione libera senza vincolo e controllo (categoria A), con conseguente vantaggio di alcune imprese - concorrenti dell’attrice - associate alla convenuta, costituisca atto di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 n 2 e 3 c.c. e comunque illecito di natura extracontrattuale; 2) condanna la E.R.S.I. al risarcimento dei danni, liquidati in favore di Rielda S.r.l. nella somma di €. 25.000, liquidata in via equitativa ed in moneta attuale, oltre agli interessi al tasso legale dalla data della pronuncia al saldo; 3) condanna E.R.S.I.. al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in favore di Rielda in €. 7.252,50, oltre al rimborso spese generali del 15 %, oltre ad accessori ed Iva come per legge; 4) pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU come già liquidate in corso di causa e condanna la convenuta al rimborso delle spese del CTP di parte attrice fino alla concorrenza della medesima misura, oltre gli accessori di legge; 5) ordina la pubblicazione dell’intestazione e del dispositivo della sentenza a caratteri doppi del normale sull’homepage dell’Ente convenuto per 30 giorni consecutivi, nonché su due riviste specializzate a scelta dell’attrice fra le seguenti: Ferramenta 2000, iFerr Magazine, Ferrutensil e Serramenti+Design; pubblicazione da attuarsi per una volta, autorizzando l’attrice a provvedervi a sue pagina http://bit.ly/2aQriEh 12 di 13 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10fd82 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee 15% ed accessori come per legge. Sentenza n. 4500/2016 pubbl. il 11/04/2016 RG n. 11214/2014 cure ed a spese della convenuta qualora questa non vi provveda spontaneamente entro trenta giorni dalla notifica della presente sentenza. Così deciso nella camera di consiglio del 18 febbraio 2016. Il Presidente estensore pagina http://bit.ly/2aQriEh 13 di 13 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10fd82 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Dott.ssa Marina A. Tavassi