estensione all`estero domanda italiana

ITALBREVETTI
ESTENSIONE ALL’ESTERO DI UNA DOMANDA DI BREVETTO ITALIANA
L’estensione all’estero di una domanda di brevetto italiana deve avvenire entro 1 anno dalla data di
deposito della domanda italiana.
Successivamente, non è più possibile proteggere all’estero la stessa invenzione.
L’estensione può avvenire seguendo diversi iter:
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Deposito di domande nazionali;
Deposito di domande Regionali (gruppi di Paesi riuniti in specifiche convenzioni tra le quali, ad
esempio, la Convenzione sul Brevetto Europeo);
Deposito di una domanda P.C.T. (Patent Cooperation Treaty)
PROCEDURA per le DOMANDE NAZIONALI
Per ogni Paese di interesse viene depositata una domanda di brevetto con traduzione del testo brevettuale
in una lingua ufficiale del Paese.
Ogni Paese ha un proprio iter di concessione con proprie procedure di esame (laddove previsto) e
mantenimento in vita.
Le pratiche sono seguite tramite la collaborazione con corrispondenti locali abilitati nei rispettivi Paesi.
PROCEDURA di BREVETTO EUROPEO – Prospetto schematico con costi associati
Fase 1
Deposito della domanda (con traduzione del testo brevettuale in inglese).
Devono essere pagate le tasse di deposito e di ricerca.
Fase 2
Ricezione di un Rapporto di Ricerca di Novità con Opinione Preliminare di Brevettabilità.
Fase 3
Richiesta di esame sostanziale.
Devono essere pagate la tassa di esame e la tasse di designazione per i paesi aderenti alla Convenzione che
interessano.
Fase 4
Esame sostanziale.
Durante questa fase è necessario rispondere alla opinione preliminare di brevettabilità ed alle eventuali
successive obiezioni sollevate dall’esaminatore in uno o più rapporti di esame. I costi massimi relativi allo
studio dei rapporti ed alla preparazione delle relative risposte sono conteggiati su base oraria e potranno
ammontare ad alcune migliaia di Euro a seconda della complessità della questione e delle obiezioni
sollevate.
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Fase 5
Concessione della domanda.
Al termine della procedura di esame l’esaminatore può emettere una decisione di rifiuto oppure una
intenzione di concedere la domanda. In questo secondo caso è necessario pagare una tassa di concessione
e stampa, nonché depositare la traduzione delle rivendicazione nelle altre due lingue ufficiali (tedesco e
francese).
Fase 6
Convalide nazionali.
Entro tre mesi dalla pubblicazione della menzione di concessione del Brevetto Europeo deve essere
eseguita la validazione del brevetto nei Paesi di interesse pagando una tassa di validazione e depositando
le necessarie traduzioni in lingua locale. I suddetti costi sono molto variabili da Paese a Paese soprattutto
in quanto alcuni Paesi non richiedono alcuna traduzione, altri richiedono traduzione delle sole
rivendicazioni, altri ancora richiedono una traduzione completa.
Il Brevetto Europeo si trasforma a questo punto in un fascio di brevetti nazionali, ognuno dei quali soggetto
alle leggi locali ed agli oneri di mantenimento in vita locali.
NOTE IMPORTANTI
A partire dal terzo anno dalla data di deposito presso L’Ufficio Europeo dei Brevetti e fino alla concessione
del brevetto, sarà necessario pagare annualmente una tassa di mantenimento in vita della domanda.
Entro 9 mesi dalla menzione di concessione del Brevetto Europeo, terzi interessati possono presentare
Opposizione alla Concessione del Brevetto e la validità del Brevetto Europeo sarà eventualmente discussa
di fronte ad una commissione di Opposizione dell’Ufficio Europeo dei Brevetti. Le relative decisioni
(mantenimento, limitazione, revoca) avranno effetto sulle validazioni nazionali. Invece, trascorso tale
periodo di 9 mesi senza che venga presentata Opposizione, la validità del brevetto potrà essere messa in
discussione soltanto proponendo azioni di fronte all’Autorità Giudiziaria nazionale di uno dei Paesi in cui è
stato validato il Brevetto Europeo e le relative decisioni avranno effetto solo per quel Paese.
LA PROCEDURA P.C.T. (PATENT COOPERATION TREATY) – Prospetto schematico
Fase 1
Deposito della domanda P.C.T. (con traduzione del testo brevettuale in inglese)
Il deposito del PCT non fornisce alcuna effettiva protezione brevettuale negli Stati aderenti al trattato (o
Stati designati) ma rende possibile rimandare la richiesta di protezione negli Stati di effettivo interesse.
Fase 2
Dopo circa 4 mesi si riceve un Rapporto di Ricerca di novità con copia dei brevetti o pubblicazioni anteriori
ritenuti pertinenti al fine di stabilire la brevettabilità dell’invenzione.
Fase 3
E’ possibile apportare modifiche al testo brevettuale in base ai risultati della ricerca: entro 19 mesi dal
deposito della domanda italiana è possibile modificare le rivendicazione; alternativamente, entro 22 mesi
dalla data suddetta è possibile richiedere un esame sostanziale preliminare ed apportare modifiche sia alla
descrizione che alle rivendicazioni.
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Fase 4
Entro 30 mesi (31 o più per alcuni Paesi) dal deposito della domanda italiana è necessario richiedere
l’ingresso alla fase nazionale nei paesi nei quali interessa la protezione brevettuale.
Oltre ai singoli Stati aderenti alla convenzione PCT possono essere designate anche Convenzioni Regionali
(ad esempio la Convenzione sul Brevetto Europeo).
Fase 5
Fasi nazionali o regionali.
Ogni fase nazionale o regionale per la quale sia stata presentata domanda di ingresso segue un proprio iter
di concessione con proprie procedure di esame (laddove previsto) e mantenimento in vita.
NOTE IMPORTANTI
Tutte le fasi suddette comportano dei costi.
Il deposito di una domanda PCT non evita le spese di deposito nazionali. Tuttavia, ritarda di almeno 18 mesi
le suddette spese consentendo sia di dilazionare i costi complessivi di brevettazione sia di avere un
maggiore lasso di tempo per valutare correttamente i mercati di interesse.
Inoltre, il deposito di una domanda PCT permette di ottenere una ricerca di novità autorevole e,
opzionalmente, un esame preliminare sostanziale, in base ai quali valutare le effettive probabilità di
concessione del brevetto nelle successive fasi nazionali.