ufficio per l`armonizzazione nel mercato interno

UFFICIO PER L’ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO
(MARCHI, DISEGNI E MODELLI)
DIPARTIMENTO DISEGNI E MODELLI – DIVISIONE ANNULLAMENTO
DECISIONE DELLA
DIVISIONE ANNULLAMENTO
DEL 26/11/07
NEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA DICHIARAZIONE DI NULLITÀ
DI UN MODELLO COMUNITARIO REGISTRATO
NUMERO DEL FASCICOLO:
MODELLO COMUNITARIO
LINGUA DEL PROCEDIMENTO
ICD 000004240
000646690-0001
Spagnolo
RICHIEDENTE
AROCO – COMERCIO E DISTRIBUÇÃO DE MATERIAS DE
SEGURANÇÃ, LDA.
RUA NOVA DE ENTRE CAMPOS 245
ARCOZELO – VIA NOVA DE GAIA 4410-381
PORTOGALLO
RAPPRESENTANTE
DELLA RICHIEDENTE
PADIMA, AGENTES DE LA PROPIEDAD, S.L.
C/ GERONA, 17, 1º A-B
E-03001 ALICANTE
SPAGNA
TITOLARE
DEL MODELLO COMUNITARIO
DETUMANDO, S.L.
PARQUE TECNOLÓGICO DE GALICIA
E-32901 SAN CRIPRAO DAS VIÑAS
SPAGNA
RAPPRESENTANTE DELLA TITOLARE
DEL MODELLO COMUNITARIO
CLARKE, MODET Y CIA., S.L.
RAMBLA MÉNDEZ NÚÑEZ, 12, 6° A
E-03002 ALICANTE
SPAGNA
Avenida de Europa, 4 • E - 03008 Alicante • Spagna
Tel. +34 96 513 9100 • Fax +34 96 513 1344
Internet: http://www.oami.europa.eu •
La divisione Annullamento,
composta da José J. Izquierdo Peris (relatore), Peter Rodinger (membro) e Martin Schlötelburg
(membro), ha adottato in data 26 novembre 2007 la seguente decisione:
1.
La registrazione del modello comunitario n. 000646690-0001 è dichiarata nulla.
2.
La titolare sopporterà l’onere delle spese sostenute dalla richiedente.
I.
FATTI, PROVE E ARGOMENTI DELLE PARTI
(1)
Il disegno o modello comunitario n. 000646690-0001 (in prosieguo: il “modello
comunitario”) è stato registrato a nome della titolare, DETUMANDO, S.L., con data di
deposito del 3 gennaio 2007 (senza rivendicazione di priorità) e pubblicato nel Bollettino
dei
disegni
e
modelli
comunitari
del
30
gennaio
2007
(http://oami.europa.eu/bulletin/rcd/2007/2007_014/000646690_0001.htm). Il modello
comunitario è indicato con il termine “telecomandi” ed è riprodotto nelle seguenti
prospettive:
(2)
In data 31 maggio 2007, la richiedente ha presentato una domanda di dichiarazione di
nullità contro il modello comunitario. Essa chiede che il modello comunitario sia
dichiarato nullo per mancanza di novità e di carattere individuale, in quanto è stato
divulgato anteriormente alla data di deposito, elemento che ne giustifica la mancanza di
novità e di carattere individuale. Più precisamente, sarebbe stato divulgato il
27 dicembre 2004 sul sito Internet www.detumando.com, nella sezione dedicata alle
novità, in cui, accanto alla data citata, recante l’indicazione “data di emissione”, ovvero,
secondo la richiedente, la data in cui questo prodotto viene messo on line e pertanto
divulgato, figurano alcuni telecomandi. A titolo di prova, la richiedente produce un atto
notarile datato 7 marzo 2007 in cui si attesta che, consultando in tale data il sito in
questione, è stato possibile constatare che i suoi contenuti coincidevano con quelli delle
pagine presentate dalla richiedente, in una delle quali, accanto alla suddetta indicazione
di “data di emissione”, figurava il prodotto con il riferimento “DTM-Q” (riprodotto infra).
Nel 2005, inoltre, sul catalogo commerciale della titolare fornito alla richiedente per la
distribuzione di telecomandi in Portogallo, è stato divulgato un disegno identico al
modello comunitario. Su tale catalogo è presente un listino prezzi per i distributori per
l’anno 2005. Infine, la richiedente sostiene che in quello stesso anno è stato
commercializzato un modello identico, come dimostrano diverse fatture datate in vari
periodi del 2005, contenenti riferimenti che corrispondono a quelli del catalogo prodotto.
Nella fattispecie, una fattura datata 10 giugno 2005 ed emessa dalla titolare contiene il
riferimento “telecomando DTM-Q 29.700”. Queste due prove (catalogo e fatture)
2
dimostrano che, almeno dal 2005, la commercializzazione di questo modello in Europa è
chiara e avviene al di fuori del periodo di tolleranza e, pertanto, la sua mancanza di
novità e di carattere individuale è evidente. La richiedente produce infine un messaggio
di posta elettronica di un’azienda italiana in cui tale impresa afferma di vendere un
determinato kit dal maggio 2005, senza fornire una descrizione completa dello stesso.
La richiedente allega altresì una pagina (non datata) di un catalogo di tale impresa. Per i
suddetti motivi, la richiedente chiede che il modello comunitario sia dichiarato nullo,
poiché sussistono le cause di nullità di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), RDC1, in
relazione ai requisiti enunciati agli articoli 4-6.
(3)
Da parte sua, la titolare ha presentato le proprie osservazioni in data 1° ottobre 2007,
chiedendo che la domanda sia respinta per vari motivi. La titolare sostiene che il modello
comunitario presenta entrambi i requisiti, novità e carattere individuale. Essa ritiene che,
alla luce della documentazione prodotta dalla richiedente, il carattere individuale sia fuori
discussione e, pertanto, le sue osservazioni si incentrano sulla presunta mancanza di
novità. Tutte le prove presentate dall’impugnante sono di parte, poiché non sono state
prodotte da alcuna autorità in grado di stabilire la veridicità del contenuto e, pertanto,
sono “deboli” o addirittura non prese in considerazione. Dal canto loro, le dichiarazioni
sul presunto catalogo della titolare vanno respinte, poiché non esistono prove della sua
distribuzione e nemmeno della sua esistenza, in quanto lo stesso non è stato neppure
oggetto di deposito legale. Tale catalogo non comprova la precedente divulgazione. Le
fatture, invece, attestano un avvenuto rapporto commerciale e la vendita di determinati
prodotti con i marchi “DTM-1” e “DTM-2”, ma non dimostrano che il prodotto coincide
con il modello comunitario. Di conseguenza, un catalogo che non è stato depositato
legalmente e fatture con riferimenti coincidenti non possono costituire, nemmeno
indirettamente, prove di importanza tale da giustificare l’annullamento del modello
comunitario. L’unica data di riferimento è presente nel listino prezzi, in cui figura l’anno
2005, ma è impossibile attestarne l’autenticità. Nel listino, inoltre, vengono elencati
diversi marchi, ma non è riprodotto alcun modello. La controparte sostiene che esiste
un’associazione tra i modelli DTM-1 e DTM-2 e le riproduzioni dei modelli indicati nel
catalogo della titolare, ma la sua tesi verrebbe respinta da qualsiasi tribunale, poiché sia
il catalogo che le fatture sono prive di valore probatorio e il listino prezzi è sospetto.
Riguardo all’atto notarile, la titolare sostiene che l’espressione “data di emissione”,
indicata a fini esclusivamente informatici, si riferisce alla data in cui i marchi “DTM-1” e
“DTM-2” sono stati inseriti in catalogo ma non ai modelli di ogni anno. L’aggiornamento è
costante. Non si può assolutamente sostenere che la stampa di una pagina web
realizzata nel marzo 2007 possa dimostrare il contenuto della stessa pagina tre anni
prima. I modelli dei telecomandi “DTM-1” e “DTM-2”, che corrispondono a quelli oggetto
della domanda di registrazione del modello comunitario, vengono presentati come una
novità, ossia come nuovi modelli di telecomando con il marchio indicato per l’anno 2007.
1 Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari.
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Ciò confermerebbe che con “data di emissione” si deve intendere la data di emissione
del marchio come didascalia denominativa creata in tale data a fini interni o informatici, e
assolutamente non allo scopo di divulgare i modelli dei telecomandi stessi o dei marchi
di ogni anno. L’atto attesta l’esistenza del modello in data 7 marzo 2007, ma ciò non
dimostra che il modello rappresentato sia stato precedentemente divulgato. Esso è
quindi privo di valore probatorio ai fini di un eventuale annullamento della registrazione
del modello comunitario. Le prove addotte dalla controparte non hanno alcun valore
giuridico nei procedimenti se non sono accertate e confermate da fonti imparziali.
Pertanto, in assenza di elementi decisivi ai fini dell’annullamento, si chiede che la
domanda di dichiarazione di nullità venga respinta.
(4)
In data 7 novembre 2007, l’Ufficio ha trasmesso le osservazioni della titolare e ha
comunicato alle parti la conclusione del procedimento scritto, adottando una decisione
sulla base delle prove presentate. Per ulteriori informazioni e dettagli in ordine ai fatti e
agli argomenti addotti dalle parti, si rimanda al fascicolo della domanda di dichiarazione
di nullità.
II.
MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE
A.
Sull’ammissibilità
(5)
La domanda di dichiarazione di nullità si basa sulle cause previste dall’articolo 25,
paragrafo 1, lettera b), RDC. Sono pertanto soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 28,
paragrafo 1, lettera b), punti i) e v), REDC2.
(6)
La tassa per la domanda di dichiarazione di nullità è stata versata. La domanda soddisfa
gli altri requisiti di cui all’articolo 28, paragrafo 1, REDC ed è pertanto ammissibile.
B.
Sul merito
(7)
La richiedente invoca la dichiarazione di nullità del modello comunitario per due motivi, il
primo dei quali è la mancanza di novità per la commercializzazione, tra gli altri, del
modello riprodotto al punto 2. Occorre pertanto esaminare innanzitutto la mancanza di
novità del modello comunitario per la divulgazione anteriore di un modello, prima di
prendere in considerazione il secondo motivo (mancanza di carattere individuale).
B.1.
Divulgazione
(8)
La divisione Annullamento ritiene accertata la divulgazione del modello riprodotto al
punto 2 attraverso la sua pubblicazione, dal 27 dicembre 2004, sul sito Internet della
titolare. La titolare non ha messo in dubbio che si tratti del proprio sito Internet né che il
modello in questione sia stato divulgato, pur affermando che la divulgazione è avvenuta
nel 2007 e non nel 2004. La titolare non ha nemmeno messo in dubbio che il
27 dicembre 2004 sono stati apportati aggiornamenti al contenuto del suo sito Internet,
pur non condividendo gli argomenti addotti dalla richiedente, secondo cui il modello
divulgato in tale data è il citato modello anteriore. A parere della divisione, la titolare non
ha inficiato l’indizio probatorio prodotto dalla richiedente e consistente nell’atto che
attesta pubblicamente che il modello citato è stato divulgato sul suo sito Internet nel
2004.
(9)
La divisione condivide l’argomento addotto dalla titolare, in virtù del quale l’atto notarile
non costituisce una prova diretta e sufficiente a dimostrare che la divulgazione del
modello riprodotto è avvenuta nel 2004. Tuttavia, conformemente al principio dell’onere
2 Regolamento (CE) n. 2245/2002 della Commissione, del 21 ottobre 2002, recante modalità di esecuzione del
regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari.
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della prova della divulgazione di un modello anteriore [che, ai sensi dell’articolo 28,
paragrafo 1, lettera v), REDC, spetta alla richiedente], esso costituisce un valido indizio
probatorio di divulgazione al quale la titolare non è riuscita a controbattere in maniera
efficace. La titolare, pur avendo potuto dimostrare nelle sue osservazioni la validità degli
argomenti addotti, secondo cui la data del 2004 si riferiva alla data di aggiornamento
informatico dell’indicazione del “marchio” e non del modello, cosicché in tale data non
sarebbe stato divulgato quello riprodotto al punto 2, bensì un altro modello, non lo ha
fatto. In pratica, non ha presentato né prodotto (pur avendo la possibilità di farlo,
trattandosi del suo sito Internet) una prova del modello di telecomando che sarebbe
stato effettivamente divulgato il 27 dicembre 2004, assieme al citato “marchio”. Nel caso
di specie, da cui si evince una maggiore disponibilità e facilità probatoria da parte della
titolare a inficiare un valido indizio probatorio, l’argomento della titolare, secondo cui il
27 dicembre 2004 sarebbe stato aggiornato il “marchio” ma assolutamente non il
modello riprodotto al punto 2, è privo di sostegno probatorio e si colloca su un piano
puramente argomentativo. Pertanto, il valido indizio probatorio contenuto nell’atto
notarile deve essere considerato una prova di divulgazione a tutti gli effetti di un modello
indicato con il riferimento “DTM-Q” e riprodotto al punto 2 con data di divulgazione
27 dicembre 2004. Tale prova ha pieno valore probatorio, in particolare poiché si
riferisce al sito Internet appartenente alla titolare, non alla richiedente.
(10)
Inoltre, la divisione ritiene che detta prova documentale sia corroborata dalla prova della
commercializzazione da parte della titolare in data 10 giugno 2005. Benché una fattura
emessa dalla titolare in cui è presente il riferimento “telecomando DTM-Q 29.700” non
attesti, di per sé, la divulgazione del modello anteriore in assenza di riproduzioni che lo
dimostrino, la stessa attesta tuttavia la commercializzazione di un determinato modello
indicato con il codice di riferimento “DTMQ”, riferimento che trova riscontro nella prova
della divulgazione su Internet accertata al punto 9. In assenza di controprove da parte
della titolare che dimostrino che il suddetto codice si riferisce a un altro modello, occorre
confermare che la pubblicazione del modello riprodotto al punto 2 sul sito Internet della
titolare, nonché la sua commercializzazione, costituiscono atti di divulgazione ai sensi
dell’articolo 7, paragrafo 1, RDC, atti anteriori alla data di presentazione del modello
comunitario (3 gennaio 2007), e, in ogni caso, anteriori ai dodici mesi precedenti alla
data della richiesta di registrazione del modello comunitario, e, pertanto, il paragrafo 2 di
tale norma non è pertinente, come sosteneva la richiedente.
B.2.
Sulla novità
(11)
Dimostrata quindi la divulgazione di un modello anteriore, occorre procedere al raffronto
con il modello comunitario. Tale raffronto è effettuato esclusivamente sulla base delle
riproduzioni grafiche. La divisione Annullamento conclude che non esiste identità tra i
due modelli.
(12)
Sia il modello comunitario che il modello anteriore condividono l’aspetto esteriore
derivante da un telecomando di forma rettangolare con un’estremità arrotondata e
contraddistinto da due pulsanti rotondi recanti le indicazioni “1” e “2”, sormontati da una
spia luminosa nella parte superiore centrale. I modelli si differenziano tuttavia per la
colorazione della scatola da cui è costituito il telecomando: nero scuro nel caso del
modello comunitario e rossiccio nel caso del modello anteriore. Alla luce della diversa
colorazione, elemento che non può essere considerato irrilevante, la configurazione del
modello non è quindi identica per entrambi i telecomandi. Pertanto, si deve concludere
che le caratteristiche dei due modelli differiscono per dettagli che non sono irrilevanti, ai
sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, RDC, motivo per cui non esiste identità fra i due.
(13)
Occorre pertanto respingere il motivo di nullità fondato sulla mancanza di novità del
modello comunitario a causa della divulgazione del citato modello anteriore, considerata
la mancanza di identità fra i due.
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B.3.
Sul carattere individuale
(14)
Poiché il primo motivo è stato respinto ed è stata accertata la divulgazione anteriore,
come si è illustrato al punto 10, occorre determinare se il modello comunitario sia privo
di carattere individuale. A tal fine, si deve tenere conto del grado di libertà dell’autore al
momento della progettazione. Per quanto riguarda i telecomandi, questo grado di libertà
non è concretamente limitato poiché tali oggetti non devono essere necessariamente
dotati di una configurazione specifica per assolvere la loro funzione; pertanto, l’autore è
libero di utilizzare qualsiasi combinazione di linee ed elementi decorativi.
(15)
L’utilizzatore informato, inoltre, ha dimestichezza con le caratteristiche di base dei
telecomandi. In pratica, è al corrente del gran numero di disegni e modelli conosciuto nel
corso della normale attività commerciale del settore interessato. Sa che esiste un’ampia
varietà di modelli, sia per forma, struttura, composizione e decorazione (come ha potuto
dimostrare in certa misura la richiedente) e, pertanto, elementi diversi possono far sì che
l’impressione generale prodotta da un modello differisca dall’impressione che si ricava
da altri, benché condividano elementi identici.
(16)
Nella fattispecie, tuttavia, l’impressione generale prodotta dal modello comunitario non
differisce dall’impressione generale che si ricava dalla divulgazione anteriore. L’unica
differenza, rilevante per escludere l’identità tra i due ma insufficiente a produrre
nell’utente informato un’impressione generale diversa del modello comunitario rispetto al
modello citato, è la diversa colorazione della scatola del telecomando. Dal raffronto tra i
modelli risulta che l’utente informato perverrà alla conclusione che dalle principali
componenti visive del modello comunitario e dall’anteriorità citata non emerge
un’impressione generale differente. Di fatto, nessuna delle parti ha sostenuto
argomentativamente l’esistenza di differenze tra i due modelli quando in realtà, come si
è concluso, tale identità, in virtù della diversa colorazione, non esiste. Questa differenza,
tuttavia, non produce un’impressione diversa, poiché l’autore del modello comunitario
era libero di scegliere qualsiasi configurazione di telecomando, senza avvicinarsi
necessariamente al modello anteriore, come invece ha fatto. In pratica, il modello
comunitario viene percepito come una versione del modello anteriore di colore o
colorazione differente. Di conseguenza, occorre considerare accertata la mancanza di
carattere individuale di cui all’articolo 6 RDC e, pertanto, occorre accogliere il motivo di
nullità fondato su tale causa.
C.
Conclusione
(17)
Quanto precede osta, ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b) in combinato
disposto con l’articolo 6 RDC, al riconoscimento del carattere individuale del modello
comunitario contestato. Pertanto, conformemente alla domanda della richiedente, la
registrazione di quest’ultimo deve essere dichiarata nulla.
III.
SULLE SPESE
(18)
Ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 1, RDC e dell’articolo 79, paragrafo 1, REDC, la parte
soccombente sopporta l’onere delle tasse pagate dalla parte avversa, nonché le spese
da questa sostenute indispensabili ai fini del procedimento. Nella fattispecie, la titolare
del modello comunitario deve sopportare le spese sostenute dalla richiedente.
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IV.
DIRITTO DI RICORSO
(19)
Il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi dalla data alla
quale è stata notificata la presente decisione. Il ricorso non si considera presentato fino
a quando non è stata pagata la relativa tassa. Entro quattro mesi dalla data alla quale è
stata notificata la presente decisione deve essere depositata una memoria scritta con i
motivi del ricorso (articolo 55 e seguenti RDC).
LA DIVISIONE ANNULLAMENTO
José J. Izquierdo Peris
Peter Rodinger
7
Martin Schlötelburg