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Sentenza n. 3203/2016 pubbl. il 11/03/2016
RG n. 41785/2009
Repert. n. 2559/2016 del 11/03/2016
N. R.G. 41785/2009
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
- Sezione specializzata in materia di impresa A Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Marina Anna Tavassi
Presidente
dott. Alessandra Dal Moro
Giudice Relatore
dott. Alima Zana
Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 41785/2009 promossa da:
EUROLAMPART SRL (C.F.04162270484), con il patrocinio dell’avv. PICCARRETA VINCENZO,
elettivamente domiciliata in VIA BRERA, 5 22121 MILANO
attore
contro
JAGO SRL (C.F. 04391540723), con il patrocinio dell’avv. QUINTO MICHELE, elettivamente
domiciliata in VIALE VITTORIO VENETO, 14 70033 CORATO
convenuto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati in via telematica cui qui si rimanda.
pagina
http://bit.ly/2cmqzhN
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Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10fd82 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee
Firmato Da: DAL MORO ALESSANDRA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c5483
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
RG n. 41785/2009
Repert. n. 2559/2016 del 11/03/2016
La Eurolampart s.r.l, società che produce articoli artistici in ferro battuto, vetro, legno e altri materiali
per l’illuminazione e l’arredamento, ha convenuto in giudizio la Jago s.r.l. al fine di sentir accertare e
dichiarare che gli articoli per illuminazione da questa commercializzati - di cui alla descrizione
effettuata a Milano presso la fiera campionaria Euroluce 2009 - costituiscono contraffazione di un
modello registrato di titolarità dell’attrice, e che la produzione e la commercializzazione degli stessi
costituisce atto di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598, n.1, c.c.
Ha, quindi, richiesto le pronunce di inibitoria, ritiro dal mercato e assegnazione in proprietà dei beni
contraffatti, pubblicazione della sentenza, e la condanna della conventa al risarcimento dei danni e alla
retroversione degli utili realizzati dall’asserito contraffattore.
A fondamento della domanda, parte attrice ha dedotto:
- di aver registrato in data 27 novembre 2008, presso l’UAMI, il disegno comunitario multiplo RCD
001047427-0001/10 relativo ad una serie di lampadari e lampade, da parete, da terra o da tavolo
(cfr doc. 1) di propria produzione, caratterizzati da una pluralità di anelli in vetro appesi uno
all’altro a formare file o catene;
- di aver appreso nel gennaio 2009 che la concorrente Jago srl – con sede in Puglia – aveva iniziato a
commercializzare un lampadario caratterizzato da una pluralità di anelli in vetro aventi le medesime
caratteristiche esteriori di quelli oggetto del disegno comunitario multiplo;
- che dopo aver inutilmente inviato - tramite il proprio legale - lettera di diffida alla convenuta, aveva
ottenuto dal Tribunale di Milano autorizzazione ad effettuare la “descrizione” dei beni esposti alla
Fiera Campionaria Euroluce 2009 tenutasi a Milano.
La “descrizione” (doc.4) avrebbe confermato l’avvenuta contraffazione da parte di Jago s.r.l. dei
prodotti della Eurolampart, poiché i lampadari e le lampade esposte ed offerte in vendita alla Fiera
erano risultati caratterizzati da una struttura ad anelli di vetro concatenati che, non solo suscitava la
stessa impressione generale del modello comunitario protetto in virtù della registrazione, ma ne
costituiva identica riproduzione.
La condotta integrerebbe anche concorrenza sleale per imitazione servile ai sensi dell’art. 2598, co. 1 n.
1, c.c., stante il fatto che i soggetti coinvolti sono imprenditori che si rivolgono alla medesima clientela
e che la riproduzione contestata riguarda caratteristiche esteriori del prodotto dotate di efficacia
individualizzante.
*
Parte convenuta ha, in via preliminare, eccepito l’incompetenza per territorio del Tribunale adito in
favore del Tribunale di Bari1.
Nel merito, ha chiesto, oltre al rigetto delle domande, di accogliere la domanda riconvenzionale di
nullità del disegno comunitario registrato dall’attrice presso l’UAMI. A dire dell’attrice non sarebbero
riscontrabili nel disegno attoreo oggetto di registrazione i caratteri della novità e della individualità,
prescritti in vista della validità della registrazione sia dalla normativa nazionale che da quella
comunitaria:
1
in virtù dell’art. 120, co. 2, c.p.c., l’azione si sarebbe dovuta proporre dinanzi all’autorità giudiziaria del luogo in cui il convenuto ha la
residenza o il domicilio ( Bari) ovvero del foro commissi delicti, ovvero quello in cui si è perfezionato l’evento dannoso e, dunque, non
già l’esposizione presso la Fiera Campionaria a Milano ma il luogo in cui, a partire dal gennaio 2009, sarebbe avvenuta l’asserita
commercializzazione del prodotto contraffatto.
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Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
 il disegno registrato dalla società attrice in data 27 novembre 2008 sarebbe stato da tempo
presente sul mercato e conosciuto dagli operatori di settore, tanto che la stessa convenuta
avrebbe partecipato nel 2008, in epoca antecedente alla data di registrazione del disegno
attoreo, a due fiere, esponendo lampadari caratterizzati da una pluralità di anelli in vetro, come
documentato dalle relative fatture;
 la forma utilizzata nel disegno attoreo non spiccherebbe per sforzo creativo e non conferirebbe
alcuno speciale ornamento al prodotto in contestazione, anche in considerazione del fatto che
l’unico possibile montaggio degli anelli in vetro sarebbe proprio l’inserimento a catena.
Infine il fatto che parte attrice non avrebbe fornito alcuna prova della priorità della fabbricazione e di
uso dei propri modelli rileverebbe, anche al fine di escludere la sussistenza della fattispecie di cui all’
art. 2598, n.1 c.c.
*
A fronte delle difese svolte dalla Jago s.r.l. con riguardo ad una sua attività di commercializzazione dei
prodotti contestati anteriore alla data di registrazione del modello invocato da Eurolampart, parte
attrice, nella 1° memoria, 183, 6° comma c.p.c., ha modificato la propria domanda, chiedendo di
accertare e dichiarare che i prodotti di Jago contestati costituiscono contraffazione del proprio modello
di fatto, il quale sarebbe da riferire alla commercializzazione che Eurolampart avrebbe, in effetti,
compiuto ben prima di chiedere ed ottenere la registrazione del disegno all’UAMI. In particolare detta
commercializzazione risalirebbe alla fiera di Parigi del gennaio 2008, e sarebbe anteriore, dunque,
anche agli atti di commercializzazione invocati dalla convenuta a dimostrazione delle “anteriorità” che
invaliderebbero il disegno registrato da controparte nel novembre 2008.
Jago s.r.l. ha eccepito l’inammissibilità di detta domanda, che reputa nuova rispetto a quella formulata
da Eurolampart con la citazione introduttiva del giudizio ed avente ad oggetto la richiesta tutela di un
disegno/modello registrato.
*
La fase istruttoria ha visto l’emissione dell’ordine di esibizione delle scritture contabili a partire dal
2008 (ordine cui Jago non ha mai ottemperato compiutamente, nonostante ripetute conferme, tanto da
far si che il G.I. - nell’ammettere CTU contabile onde accertare fatturato e utili prodotti da Jago dal
2008 all’attualità - ha dovuto delegare allo stesso CT l’acquisizione presso la sede sociale delle
scritture contabili pertinenti e necessarie) e l’assunzione di testimonianze.
***
Ciò premesso il Tribunale reputa che la domanda sia fondata e vada accolta.
Vanno anzitutto esaminate le eccezioni preliminari.
a) L’eccezione di incompetenza territoriale.
L’eccezione di incompetenza territoriale risulta del tutto infondata per due ordine di ragioni:
 l’esposizione in Fiera a Milano del prodotto contestato costituisce offerta del prodotto oggetto
di contraffazione idonea a radicare la competenza territoriale nel locus commissi delicti ex art.
120 comma 6 c.p.i.;
 la domanda cautelare ante causam (nella specie la richiesta di descrizione ex art. 129 c.p.i.),
dovendo essere proposta al giudice competente a conoscere del merito, ex art. 669 ter comma
1 c.p.c., “preannuncia una scelta processuale che, per il principio di autoresponsabilità e di
affidamento processuale, vincola la parte ricorrente e onera quella resistente ad eccepire
l’incompetenza già in sede cautelare” (Cass. n. 11949/9.6.2015); sicché, nel caso di domanda
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b) L’eccezione di inammissibilità della domanda di accertamento della contraffazione rispetto al
modello di fatto
Parte convenuta ha eccepito l’inammissibilità della domanda con cui l’attrice ha chiesto di accertare
e dichiarare che i prodotti di Jago qui contestati costituiscono contraffazione del proprio modello di
fatto, reputando che essa debba considerarsi nuova rispetto a quella formulata con la citazione
introduttiva del giudizio, che aveva ad oggetto la richiesta di tutela di un esclusiva fondata su un
disegno/modello registrato, dunque su una “causa petendi” diversa.
L’eccezione è infondata:
 anzitutto non si tratta nella specie - come afferma parte convenuta – di una reconventio
reconventionis rispetto alla quale l’attrice sarebbe incorsa in una decadenza insanabile non
avendo proposto la relativa domanda alla prima udienza di comparizione; bensì di una mera
modifica della domanda inizialmente proposta volta ad ottenere la tutela del diritto affermato
(quello di esclusiva all’uso del modello/disegno industriale), in prima battuta, in quanto
rinveniente da una “registrazione”, e successivamente - stante la contestazione della validità di
detto titolo – in quanto rinveniente da un “fatto” quale la divulgazione di articoli riproducenti
un disegno nuovo e dotato di efficacia individualizzante, suscettibile - ex art. 34 c.p.i. e art. 7
paragrafo 2 lett. b) del Reg. Modello Comunitario (RCD) 6/2012 - di fondare, comunque, detta
tutela;
 inoltre, come ormai affermato dalla Corte di legittimità pronunciatasi a Sezioni Unite onde
dirimere i contrasti giurisprudenziali sul punto, “la modificazione della domanda che la parte
può compiere ex art. 183 VI comma c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi
oggettivi della stessa (“petitum” e “causa petendi”), sempre che la domanda così modificata
risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che perciò
solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero
l’allungamento dei tempi processuali”(Cass. n. 12310 del 15.6.2015).
*
c) Il merito della causa.
c.1) La validità della privativa.
Ai sensi dell’art. 41 c.p.i. “La registrazione di un disegno o modello conferisce al titolare il diritto
esclusivo di utilizzarlo e di vietare a terzi di utilizzarlo senza il suo consenso. Costituiscono in
particolare atti di utilizzazione la fabbricazione, l'offerta, la commercializzazione, l'importazione,
2
atteso che la prevenzione si misura ex art. 39 c.p.c. sulla base del giudice adito nel merito
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cautelare accolta, seguita, come nella specie, da rituale instaurazione del giudizio di merito
nel termine fissato, ai sensi dell’art. 669 octies c.p.c., in mancanza di eccezione di
incompetenza territoriale svolta nella fase cautelare, la competenza territoriale del giudice
adito deve ritenersi “accettata” tra le parti, in linea con la ratio della normativa processuale,
non tanto che ne limita la rilevabilità in limine litis2, bensì che rimette alla volontà delle parti e
al loro accordo espresso (cfr art. 38 comma 2 c.p.c.) o implicito (quale va considerato quello
formatosi inequivocabilmente a fronte della citazione avanti ad un foro che controparte non
contesti) la individuazione del foro territorialmente competente.
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Eurolampart nel presente giudizio ha azionato due titoli comunitari aventi ad oggetto la medesima
creazione:
- modello di fatto comunitario costituito da un articolo per illuminazione caratterizzato da una
struttura ad anelli trasparenti posizionati a mo’ di file o catene, esposto dall’attrice per la prima volta
alla fiera Maison et Objet di Parigi il 25 – 29.1.2008, e da quel momento in poi immesso sul mercato
(cfr. docc. 6 – 13);
- modello comunitario registrato identico nelle fattezze al modello di fatto di cui sopra, depositato il
27.11.2008 con il n. 001047427-0001/10 (cfr. doc. 1), nel rispetto del termine di un anno dalla prima
divulgazione ai sensi dell’art. 7 paragrafo 2 lett. b) del Reg. Modello Comunitario (RCD) 6/2012.
La validità di entrambi i titoli presuppone la contestuale sussistenza nel disegno o modello dei
requisiti della novità e del carattere individualizzante, che, ex artt. 32 e 33 c.p.i., sussistono,
rispettivamente, se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di
presentazione della domanda di registrazione3, e se l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore
informato differisce dall’impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o
modello divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione.
Alla luce della registrazione, peraltro, detta sussistenza è presunta, salvo prova contraria che, tuttavia,
parte convenuta nella specie non ha fornito, limitandosi ad affermare genericamente che “il disegno
registrato dalla società ….era già da tempo presente sul mercato e conosciuto dagli operatori del
settore, rientrando, infatti, nell’attività di comune produzione e commercializzazione di varie ditte
specializzate in componentistica di vetro per lampadari ed accessori per l’illuminazione”4, ma senza
addurre o produrre alcuna altra anteriorità che non fosse quella data da - limitati - atti di
commercializzazione nel giugno del 2008 di un componente del prodotto (l’anello di vetro utilizzato
per realizzare la catena5), ovvero dei prodotti di Jago6 realizzati, però, in pedissequa riproduzione di
quelli già pubblicizzati e commercializzati da Eurolampart a partire dalla Fiera di Parigi del gennaio
2008, come, invero, dimostrano sia i documenti prodotti7 che le testimonianze raccolte sul punto dai
sig.ri Daniel Rotondi e Andrea Mechini8 che hanno, in sintesi, confermato:
- che il modello di Eurolampart, ed in particolare la “conformazione ad anelli”, era stata vista per la
prima volta alla fiera Maison et Objet di Parigi del 2008,
- che in precedenza non erano mai stati visti apparecchi per illuminazione con forme che dessero la
stessa impressione di quello Eurolampart.
3
Salvo quanto stabilisce l’art. 7 paragrafo 2 lett. b) del Reg. Modello Comunitario (RCD) 6/2012.
cfr pag. 7 comparsa di costituzione e risposta.
5
cfr fattura commerciale del 30.6.2008 emessa dalla Vetreria Lux s.r.l.
6
cfr fattura commerciale 22.11.2008 emessa dalla Jago s.r.l.
7
cfr. docc. 6 – 13, concernenti fatture e documenti di trasporto dei prodotti Eurolampart oggetto di causa alla fiera di Parigi del 2008
nonché fotografie dello Stand di Eurolampart alla medesima Fiera;
8
cfr. verbale dell’udienza del 27.4.2011:
“Nonostante io faccia questo lavoro da molti anni occupandomi di installazione di stand in questo settore specifico, non avevo mai visto
lampade o elementi di arredo con anelli di quel tipo” (David Rotondi);
“Sono un produttore di apparecchi d'illuminazione concorrente di Eurolampart ( …) Sono stato io a scattare le foto la fiera di Parigi del
gennaio 2008 perché sono un appassionato di fotografia e a volte scatto foto degli stand dei colleghi concorrenti; non avevo mai visto
lampade con questi elementi ad anello in precedenza” (Andrea Mechini).
4
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l'esportazione o l'impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o al quale è
applicato, ovvero la detenzione di tale prodotto per tali fini. I diritti esclusivi conferiti dalla
registrazione di un disegno o modello si estendono a qualunque disegno o modello che non produca
nell'utilizzatore informato una impressione generale diversa.”
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Né paiono condivisibili le obiezioni della convenuta circa:
i. la testimonianza del sig. Parri Paolo, che non ha affatto reso dichiarazioni che smentiscono gli
assunti attorei: infatti il teste ha riferito11 una propria “valutazione” e non un fatto (“.. Mi risulta
che questi anelli indicati in fattura sub documento n. 6 (…) fossero componenti di lampadari ...
Dato che la Lux s.r.l. produceva esclusivamente articoli per l’illuminazione, l’impiego di questi
anelli doveva essere destinato a prodotti di illuminazione”); ed ha, peraltro confermato che detti
anelli erano commercializzati a partire dal maggio 2008 (“Mi risulta che gli anelli indicati fossero
prodotti e commercializzati più o meno dal maggio 2008), quindi dopo la commercializzazione e
divulgazione dei prodotti Eurolampart;
peraltro, quand’anche gli elementi decorativi costituiti dagli anelli in vetro fossero stati conosciuti
e commercializzati sul mercato proprio per la realizzazione di lampadari e prodotti per
l’illuminazione, ciò non inficerebbe, in sé, la novità e l’individualità della scelta di porli l’uno
accanto all’altro in successione a mo’ di file o catena;
ii. il fatto che “la presunta divulgazione del disegno/modello in questione da parte della Eurolampart
s.r.l. in epoca anteriore alla sua registrazione, ove si ritenesse dimostrata, varrebbe di per sé a
negare la legittimità stessa della privativa successivamente ottenuta, in virtù del dettato normativo
di cui all’art. 34 del Codice della proprietà industriale e dell’art. 7 del Reg. CE n. 6/2002, non
avendo parte attrice fornito alcuna prova di essere essa stessa autrice del disegno in contesa e di
averlo divulgato nei dodici mesi precedenti la data in cui ne ha rivendicato la priorità, cioè, nel
caso di specie, nei dodici mesi precedenti il gennaio 2008”, poiché si tratta
a. da un lato, di obiezione fondata sulla contestazione di un fatto (l’essere l’attrice
“autore” del disegno in contesa) non tempestivamente dedotto in causa, atteso che la
convenuta si è limitata, costituendosi, a contestare la novità e la capacità
individualizzante del disegno;
b. dall’altro, di contestazione infondata poiché basata su un'interpretazione errata del
dettato dell’art. 7 del Reg. n. 6/2002 cit., così come di quello dell'articolo 34 c.p.c. : il
senso della norma è, infatti, quello di impedire che siano opponibili al titolare del
diritto, atti di divulgazione del modello o del disegno che questi abbia effettuato nei 12
mesi dalla domanda di registrazione (o che abbiano compiuto terzi, contro l’autore del
9
doc.14
doc.15
11
vds. verbale udienza del 15.12.2010
10
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Significativo sul punto anche quanto emerge dal nr. settembre/ ottobre 2008 della rivista Italian
Lighting 9 ( rivista internazionale bimestrale, specializzata in tecnica e design della luce), dal quale si
evince quale fosse il panorama delle lampade presenti sul mercato in quel periodo, ed in particolare che
il modello di lampadario caratterizzato da una struttura ad anelli trasparenti posizionati a mo’ di file o
catene era unicamente quello pubblicizzato come modello dell’attrice su un’intera pagina della rivista;
commissionata, peraltro, come dichiarato dallo staff editoriale10, già nel giugno 2008. Il che costituisce
riscontro sia della “novità” del modello, sia del fatto che, attraverso la diffusione tra operatori
specializzati, esso aveva assunto “carattere individualizzante” quale modello associato al produttore
Eurolampart.
disegno, nello stesso periodo, che in quanto tali si considerano un abuso); si tratta di un
termine di tolleranza garantito a coloro che intendano verificare il successo del modello
sul mercato prima di provvedere alla registrazione nazionale o comunitaria, con le spese
e gli oneri che ciò comporta: c.d. periodo di grazia (istituto tipico del sistema
brevettuale ma la cui portata è stata ampliata nel campo dei disegni e dei modelli)
trascorso il quale, tra l'altro, il disegno o modello non potrebbe più essere registrato;
solo nel caso in cui l'autore di un disegno rivendicasse la “priorità” e non, come in
questo caso, la successiva registrazione il termine di 12 mesi verrebbe computato a
ritroso, dalla data della rivendicata priorità.
--Pertanto si può concludere che al momento della sua divulgazione sul mercato (gennaio 2008, come
detto), il modello di Eurolampart era una novità nel panorama degli apparecchi di illuminazione, e
proprio a causa degli anelli decorativi che ne arricchivano la forma e ne imprimevano il ricordo nella
mente del consumatore come un prodotto Eurolampart, aveva carattere individualizzante.
--c.2) La sussistenza della contraffazione.
Jago non ha mai negato la (peraltro evidente) identità di forme tra l’apparecchio Eurolampart ed i
prodotti commercializzati da Jago (cfr. anche pag. 1 memoria 183 n. 1 Eurolampart), sicché, anche ai
sensi del disposto dell’art. 115 c.p.c.12, il tema decisorio in questione va ritenuto non contestato e
comunque provato: i prodotti Jago oggetto di descrizione, invero, riprendono in modo identico tutti gli
elementi individualizzanti del prodotto Eurolampart, ovvero quelle caratteristiche esteriori la cui forma
non è condizionata dalla funzione, e perciò destinate ad avere una portata distintiva, perché è tramite
le stesse che il consumatore ricollega il prodotto ad una data azienda.
In particolare detti prodotti riprendono la “struttura ad anelli concatenati”, tanto da suscitare ictu oculi
la medesima impressione generale nel consumatore:
- la forma degli anelli è assolutamente identica, compreso l’elemento al centro della circonferenza;
- la giustapposizione degli elementi appare pedissequa, poiché alla vista risultano uno accanto all’altro;
Prodotto di Euolampart
Prodotto di Jago
12
“salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico
ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”
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eventuali differenze di mero dettaglio - che, comunque, parte convenuta nemmeno ha menzionato - non
incidono sull’impressione generale che ne trae il consumatore medio che, certo, non riesce a
discernere quale sia il prodotto originale e quale quello contraffatto (tanto più se si considera che detta
distinzione dovrebbe avvenire alla luce del “ricordo” del prodotto originale impresso nella mente del
consumatore, non certo di un confronto diretto di due elementi contestualmente offerti alla sua
attenzione) con un effetto confusorio che integra tanto la contraffazione13 di cui all’art. 41 c.p.i.,
quanto la concorrenza sleale per imitazione servile di cui all’art. 2598 n.1 c.c..
5.3 Le conseguenze dell’illecito
La commissione degli atti illeciti predetti espone il responsabile alle misure previste dagli artt. 124 e
ss. c.p.i., nonché́ dagli artt. 2599 e 2600 c.c..
L’attrice, a seguito dell’accertamento degli illeciti lamentati, ha chiesto che nei confronti di Jago
s.r.l.:
- sia inibita la prosecuzione dell’illecito, venendo assistita l’inibitoria da una penale;
- sia ordinato il ritiro delle merci contestate dal mercato con assegnazione delle stesse e di quante siano
nel magazzino della convenuta, in proprietà dell'attrice;
- sia ordinata la pubblicazione della sentenza;
domande che vanno tutte accolte, con la precisazione che la penale per ogni violazione dell’inibitoria
può essere stabilita, onde dissuadere le convenute rispetto alla violazione dell’inibitoria, in misura
appena maggiore al prezzo unitario medio di vendita al pubblico degli articoli in discorso, e quindi in
euro 200,00, oltre euro 1.000,00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dei comandi impartiti; e
che la pubblicazione può essere ordinata con riguardo ad una testata di rilevo nazionale e ad una testata
specializzata.
Va altresì accolta la richiesta di condanna al risarcimento del danno, come appresso si dirà.
*
d) Sull’ “an” e sul “quantum” della danno preteso.
13
(cfr. Cass. 19.1.2006 n. 1062; Cass. 27.2.2004 n. 3967; Cass. 13.12.1999 n. 13918; Cass. 18.11.1988 n. 6237
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Quanto all’“an” della pretesa si osserva che la contraffazione di un bene e la sua commercializzazione
determinano la perdita attuale e/o potenziale di clientela e vanificano gli sforzi compiuti da chi né è
stato vittima per ottenere la privativa (spese di ricerca e registrazione) e per lanciare il prodotto sul
mercato (spese di promozione), provocando un danno patrimoniale ed un danno all’immagine
dell’imprenditore, che, anche attraverso la capacità “distintiva” di quel bene, intendeva rafforzare la
sua possibilità di penetrazione del mercato.
L'attrice ha chiesto, in tal caso, il risarcimento tanto del danno patrimoniale, quanto del danno
all'immagine.
d.1) Il danno patrimoniale
Quanto al danno patrimoniale l’attrice ha chiesto “il risarcimento dei danni subiti e la restituzione
dell’utile conseguito dal contraffattore, comprensivi del mancato guadagno del titolare del diritto leso
e dei benefici realizzati dall'autore della violazione".
La domanda può essere accolta in termini di restituzione dell’utile:
invero, ai sensi del comma 1 dell’art. 125 c.p.i., “il risarcimento dovuto al danneggiato è
liquidato…tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative compreso il mancato guadagno - del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall’autore della
violazione..” ; inoltre, ai sensi del comma 3 dell’art. 125 c.p.i., “in ogni caso il titolare del diritto
leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall’autore della violazione, in alternativa al
risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento”.
Nella disciplina dell'art. 125 convivono, quindi, due misure di tutela:
da un lato il risarcimento del danno, inteso come ristoro economico del pregiudizio (anche morale, a
determinate condizioni) subito dal titolare del diritto leso, pregiudizio che, secondo la norma contenuta
nell'art. 13.1 della direttiva 2004/48/CE, deve essere posto a carico di chi sia “implicato
consapevolmente o con ragionevoli motivi per esserne consapevole in un'attività di violazione”;
dall'altro lato la retroversione al titolare del diritto leso degli utili realizzati dall'autore della
violazione;
tuttavia la retroversione può essere richiesta solamente in alternativa al risarcimento del lucro cessante
o per l'eccedenza dei profitti dell'autore della violazione rispetto al lucro cessante del titolare del diritto
e non in forma cumulativa, come sembra aver chiesto nella specie l’attrice stante la formulazione del
petitum.
Del resto l’attrice, non ha dedotto e provato alcunché in termini di lucro cessante, avendo, bensì,
chiesto di accertare gli utili conseguiti da controparte; domanda che va, come detto, accolta.
14
a) India Mumbai Lighting South Asia – febbraio 2009 (doc. 16); b) Expo Furniture di Kiev – marzo 2009 (docc. 17 e 24); c) Euroluce
di Milano – aprile 2009 (evento in occasione del quale si è svolta la descrizione, doc. 18); d) Domo 360 di Pesaro – settembre 2009 (doc.
19); e) Crocus di Mosca – ottobre 2009 (doc. 20); f) Mebel di Mosca – novembre 2009 e ottobre 2010 – 2011 – 2012 e 2013 (doc. 21); g)
Kiev – settembre 2013 (doc. 22); h) Crocus di Mosca – ottobre 2013 (doc. 23).
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doc. 24 e docc. A – P prodotti all’udienza del 4.6.2013
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Jago ha protratto dal 2008 in avanti – ed anche per tutta la durata del processo - la propria illecita
attività di commercializzazione dei prodotti descritti e contestati, pubblicizzandoli e partecipando a
numerose manifestazioni fieristiche, non solo in Italia ma a livello mondiale14.
Dal momento che dalla documentazione resa in atti non risultavano fatture né documenti di trasporto
inerenti gli spostamenti dei prodotti contestati alle varie fiere, Eurolampart ha prodotto – del tutto
tempestivamente, stante il fatto che si trattava di documentare fatti accaduti dopo lo spirare dei termini
istruttori – la documentazione15 attestante la presenza di Jago alle manifestazioni fieristiche in nota
indicate.
La relazione tecnica affidata al CTU dott. Sassi ha evidenziato che Jago negli anni interessati aveva
conseguito un fatturato complessivo per la vendita dei prodotti oggetto di causa pari ad Euro 91.675,86
( cfr CTU pag. 36) mediante la vendita del prodotto contestato, con un utile correlativo di Euro
45.471,23 ( cfr CTU pag. 42).
In atti non risultano contestazioni delle parti relative alla metodologia seguita dal CTU per accertare i
ricavi e per determinare l’utile, metodologia che, peraltro, il Collegio reputa chiaramente illustrata e
coerentemente applicata.
Si tratta solo di stabilire:
a) se, come sostiene parte convenuta, avrebbero potuto formare oggetto di valutazione soltanto gli
articoli indicati nella relazione peritale come “lampadari/plafoniere”, specificamente elencati
alle pagine 22-23-24-25-26-27-28 dell’elaborato, e non anche gli altri articoli indicati (come
“lampade da tavolo”, “lampade da parete/applique”, “lampade da terra/piantane”, “anelli”);
b) se l’ambito territoriale di efficacia e di validità della tutela rivendicata dalla società attrice
incida o meno sulla determinazione del danno: sostiene, invero, la convenuta che, poiché il
disegno comunitario multiplo di cui la Eurolampart s.r.l. si assume titolare è stato registrato
presso l’UAMI, la relativa tutela giuridica è valida in tutti i Paesi dell’Unione europea, e quindi
soltanto all’interno del mercato comunitario.
Alla prima questione va data risposta negativa: nel verbale di descrizione, cui lo stesso CTU fa
riferimento, e a cui si riporta l’attrice nel formulare le sue conclusioni nell’atto di citazione, contempla
le strutture in vetro montate non solo a soffitto ma anche su piantane o supporti da tavolo o da parete
(del resto non può che essere interpretata in tal senso la domanda, avuto riguardo non solo alla
narrativa della citazione, ma i documenti che la corredano e che contemplano i cataloghi e le pagine
pubblicitarie su web di Jago, che comprendono tutte le tipologie di prodotti realizzate imitando il
particolare disegno di Eurolampart).
Quanto alle vendite extra-UE il Collegio reputa che debbano essere comunque computate nel calcolo
del fatturato e, quindi, degli utili in quanto la realizzazione del profitto conseguente la vendita è
avvenuta in Europa (perimetro cui è estesa l’efficacia della privativa) e segnatamente in Italia, presso
la sede della società, dove ha luogo – pacificamente - la produzione, la fatturazione e la percezione di
ricavi.
Pertanto secondo i criteri illustrati nella CTU - cui il Tribunale si riporta - è emerso che l’utile che Jago
ha conseguito dalle denunciate attività in violazione dei diritti dell’attrice è pari ad euro 45.471,23: tale
importo va attribuito alla Eurolampart, come, appunto, da questa richiesto, a norma dell’art. 125
c.p.i. Su detta somma - in quanto credito di valore già rivalutato all’attualità da ritenersi accertato
quantomeno alla data della descrizione (24.4.2009 cfr verbale doc. 4), spettano da detta data e fino
alla data del deposito della sentenza odierna gli interessi c.d. compensativi ex art. 1226 c.c. (richiamato
dall’art. 2056 c.c.) nella misura – ritenuta equa da questo Tribunale - degli interessi legali (infatti
trattandosi di una voce di danno separata sub specie di lucro cessante che mira a ricomporre il
patrimonio rimasto alterato per la privazione del bene con il suo equivalente pecuniario dalla data
dell’illecito, può essere accertata con metodi presuntivi e liquidata con criteri equitativi riferiti alla
misura dell’interesse legale). Infine sulla somma così definita spettano gli interessi di mora nella
misura legale dalla data della pronuncia al saldo effettivo.
d.1) Il danno all'immagine
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RG n. 41785/2009
Repert. n. 2559/2016 del 11/03/2016
Quanto al danno all’immagine aziendale il Tribunale, considerata, da un lato, la reiterazione degli
illeciti compiuti nel corso di questi anni da Jago (che ha partecipato costantemente alle fiere del
settore dell’illuminazione esponendo il prodotto oggetto di causa, e lo ha pubblicizzato altrettanto
costantemente sul proprio sito internet), dall’altro, l’intenso rischio di confusione generatosi in capo al
consumatore per effetto della modalità della contraffazione compiuta, reputa congruo liquidare in
favore dell’attrice a tale titolo la somma di euro 22.500,00 pari a circa ½ dell’importo del danno
patrimoniale, somma da ritenersi comprensiva della rivalutazione all’attualità.;
Anche su tale somma, in quanto credito di valore da ritenersi accertato quantomeno alla data della
descrizione (24.4.2009 cfr verbale doc. 4), spettano da detta data e fino alla data del deposito della
sentenza odierna gli interessi c.d. compensativi ex art. 1226 c.c. (richiamato dall’art. 2056 c.c.) nella
misura – ritenuta equa da questo Tribunale - degli interessi legali (infatti trattandosi di una voce di
danno separata sub specie di lucro cessante che mira a ricomporre il patrimonio rimasto alterato per la
privazione del bene con il suo equivalente pecuniario dalla data dell’illecito, può essere accertata con
metodi presuntivi e liquidata con criteri equitativi riferiti alla misura dell’interesse legale). Infine sulla
somma così definita spettano gli interessi di mora nella misura legale dalla data della pronuncia al
saldo effettivo.
7. Spese
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, perciò Jago s.r.l. va condannata a rifondere
quelle sopportate dall’attrice; spese che si liquidano - compresa la fase cautelare - in considerazione
dei parametri di legge e dell’impegno difensivo in concreto profuso, in euro 20.000,00 per compensi
(di cui euro 7.000,00 per la fase cautelare: 2.400,00 per studio della controversia, 1.000,00 per la fase
introduttiva e 2.000,00 per la fase istruttoria e 1600,00 per la fase decisoria; ed euro 13.000,00 per il
giudizio di merito: 2400,00 per studio della controversia, 1500,00 per la fase introduttiva, 5.100,00 per
la fase istruttoria, e 4.000,00 per la fase decisoria), oltre euro 340,00 per spese documentate (C.U.), e
15% per spese forfettarie su compensi, CPA e IVA come per legge.
Le spese della CTU - già liquidate con decreto 11.12.2014 - in euro 9.434, oltre CP e IVA come per
legge, vanno poste definitivamente a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa - A, così provvede in accoglimento
della domanda dell’attrice Eurolampart s.r.l.:
1) accerta e dichiara che le attività di vendita, pubblicizzazione, offerta in vendita dei prodotti
aventi le caratteristiche di cui al punto c.2) della motivazione della presente sentenza, poste in
essere da Jago s.r.l. integrano contraffazione del modello di fatto di titolarità dell’attrice e del
disegno comunitario multiplo RCD 001047427-0001/10, nonché atti di concorrenza sleale ex
art.2598 n. 1 c.c; e per l’effetto
2) inibisce a Jago s.r.l. la prosecuzione delle attività illecite, disponendo una penale di euro
200,00 per ogni singola violazione accertata, e di euro 1.000,00 per ogni giorno di ritardo
nell’esecuzione di tale obbligo;
3) ordina il ritiro dal mercato dei prodotti aventi le caratteristiche di cui al punto c.2) della
motivazione della presente sentenza, e attribuisce all’attrice la proprietà di quelli ancora
presenti nel magazzino della convenuta
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Repert. n. 2559/2016 del 11/03/2016
4) condanna la convenuta Jago s.r.l. alla retroversione in favore della Eurolampart s.r.l. degli
utili conseguiti” nella misura di euro 45.471,23 oltre interessi come indicato in motivazione;
5) condanna la convenuta Jago s.r.l. al pagamento in favore di Eurolampart s.r.l. della somma di
euro 22.500,00 oltre interessi come indicato in motivazione, a titolo di risarcimento del danno
all’immagine;
6) condanna la convenuta a rifondere in favore dell’attrice le spese di lite liquidate in euro
20.000,00 per compensi, oltre euro 340 per spese, il 15% per spese forfettarie su compensi,
CPA e IVA come per legge.
7) pone definitivamente a carico della convenuta le spese della CTU già liquidate in euro 9.434,
oltre CP e IVA come per legge.
8) dispone la pubblicazione, a cura dell’attrice e a spese della convenuta, dell’intestazione e del
dispositivo della presente sentenza, a caratteri doppi del normale, per una volta, sul quotidiano
“Il Corriere della Sera” e sulla rivista “Italian Lighting”.
Milano, così deciso nella camera di Consiglio del 21.1.2016
Il Giudice Relatore
dott. Alessandra Dal Moro
Il Presidente
dott. Marina Anna Tavassi
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Repert. n. 2559/2016 del 11/03/2016

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