guida pratica per impostare una strategia

Ministero delle Attività Produttive
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
GUIDA PRATICA
PER IMPOSTARE
UNA STRATEGIA
BREVETTUALE
Direzione Politiche e Progetti
di Intervento
Servizio E-Business
e Proprietà Industriale
Indice
GUIDA PRATICA
PER IMPOSTARE UNA STRATEGIA BREVETTUALE
Introduzione
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A Strategie di gestione
dell’informazione brevettuale
. . . . . . . . . . . . . . . .
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B Strategie per l’acquisizione
dei diritti di esclusiva brevettuale
. . . . . . . . . . .
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C Strategie di creazione e gestione
del portafoglio brevettuale
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
D Strategie di mercato e concorrenziali
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. . . .
Introduzione
Questa guida vuole essere un vademecum per chi intende tutelare le innovazioni della propria azienda avvalendosi in modo efficace degli strumenti della proprietà industriale . La guida si rivolge soprattutto ai piccoli imprenditori che non
dispongono di esperti, siano essi impiegati nelle aziende o siano essi consulenti
esterni, e che desiderano sfruttare al massimo l’innovazione creata nel quadro
delle attività aziendali. Potrà essere utile anche a quegli inventori che cercano il
miglior modo di trasformare in valore economico la propria invenzione.
Una azienda innovativa che desidera brevettare le proprie invenzioni si confronta con il sistema brevettuale in vari modi. Generalmente ha la necessità di
migliorare le proprie strategie nell’ambito dell’ informazione, nell’ottenimento
dei brevetti sui vari mercati dove svolge o intende svolgere attività economiche
e commerciali e per la gestione economica e concorrenziale dei brevetti.
Questa guida dunque vuole rispondere alle domande di coloro che , per la prima
volta, si avvicinano al mondo brevettuale e cioè:
“la mia è veramente un’ invenzione? vale la pena proteggerla?”
“A cosa vado incontro in quanto a costi, tempi e difficoltà?”
Essa non intende invece sostituire il lavoro di consulenti esperti nella materia,
ma si prefigge di aiutare l’utente nella prima fase del difficile e lungo processo
che incontra chi vuole mettere in opera una buona gestione dei brevetti.
Strategie di gestione dei brevetti
Le strategie per una corretta gestione dei brevetti si possono dividere in quattro settori:
A) strategie di gestione dell’informazione brevettuale
B) strategie per l’acquisizione dei diritti di esclusiva brevettuale
C) strategie di creazione e gestione del portafoglio brevettuale
D) strategie di mercato e concorrenziali.
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GUIDA PRATICA
PER IMPOSTARE UNA STRATEGIA BREVETTUALE
A
Strategie di gestione
dell’informazione brevettuale
Per gestire bene i brevetti e le invenzioni è necessaria in primis una corretta
gestione dell’informazione che costituisce il punto di partenza di una gestione
efficace ed economica della propria innovazione, di una oculata presa di decisione e di definizione della propria attività economica.
Nell’ultimo secolo lo sviluppo delle invenzioni ha seguito il passo dello sviluppo
industriale e l’informazione brevettuale si è adeguata a questa crescita. Le banche dati brevettuali oggi contengono e mettono a disposizione del pubblico
decine di milioni di documenti brevettuali. E’ diventato importante sapere trovare e utilizzare efficacemente l’informazione ivi contenuta.
La funzione informativa del brevetto
Brevettare significa anche dare origine ad una pubblicazione a contenuto tecnico legale. Si sostanzia in due parti principali. La prima a cui si possono accompagnare se necessario dei disegni, è costituita dalla descrizione dell’oggetto dell’invenzione il cui fine principale è quello di rendere possibile la realizzazione
dell’invenzione da parte di qualsiasi terzo interessato. La seconda è costituita
dalle rivendicazioni in cui il richiedente definisce l’invenzione e che cosa effettivamente vuole proteggere. Nel fornire tutti i dati e i riferimenti si deve tenere
presente che la descrizione è destinata al tecnico “esperto” del ramo e contiene
quelle informazioni necessarie affinché quest’ultimo possa realizzare l’invenzione. Mentre sarà opportuno mantenere riservate tutte le ulteriori informazioni e
dati che potranno anche essere oggetto, se si vuole, di un contratto di know how
connesso ad un eventuale contratto di licenza. Alcuni paesi per altro al fine di
evitare o limitare tali pratiche richiedono che il richiedente descriva il miglior
metodo di realizzazione dell’invenzione.
Prodotti della pubblicazione
Quando la pubblicazione è divenuta accessibile al pubblico produce effetti legali e pratici. Il principale effetto legale è quello di disporre della possibilità di
agire nei confronti di un’eventuale contraffazione con riferimento a quanto
rivendicato. Inoltre ogni brevetto venendo a far parte dello stato della tecnica
costituisce per tutto quanto è in esso divulgato un’anteriorità nei confronti di
tutte le invenzioni successive.
Effetto dissuasivo
2
Il principale effetto pratico che si ottiene attraverso il rilascio di un brevetto è
quello di dissuadere i concorrenti dall’imitare l’invenzione ponendosi in una
competizione diretta basata sul prezzo. Infatti la competizione sul prezzo inferiore andrebbe a tutto svantaggio dell’autore dell’invenzione che, al contrario
del concorrente imitatore, deve recuperare i costi della ricerca e sviluppo.
STRATEGIE DI GESTIONE
DELL’INFORMAZIONE BREVETTUALE
Attraverso una valida invenzione brevettata si può, con riferimento al mercato della stessa invenzione, erigere una vera e propria barriera alla messa sul
mercato.
Creazione di un’immagine aziendale
La presenza di un’azienda nelle banche dati brevettuali con un cospicuo portafoglio può, accompagnata ad una politica brevettuale coerente e ben condotta,
contribuire a creare e migliorare l’immagine aziendale. Questa serve non solo ad
attrarre capitale da investire e a richiamare partners commerciali ma anche per
attirare nell’azienda personale competente e qualificato per i settori di ricerca e
sviluppo e per incentivare quello già presente.
Creazione di un effetto pubblicitario
Il possesso di un brevetto può essere ben speso anche nei confronti dei consumatori attraverso la pubblicità e un’oculata politica di sinergia con il brand che,
sfruttando il periodo di esclusiva, tende a legare questo all’idea innovativa.
Questa, se ben impostata, può attrarre il pubblico anche ben oltre la scadenza
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GUIDA PRATICA
PER IMPOSTARE UNA STRATEGIA BREVETTUALE
del brevetto. Detenere o aver detenuto un brevetto ha senza dubbio una notevole presa nei confronti dei consumatori del proprio settore.
Fonte d’informazione
L’informazione brevettuale è utile in particolare per:
• sapere se sussistono le basi per brevettare una invenzione,
• sorvegliare le attività innovative di concorrenti,
• evitare conflitti con concorrenti,
• acquisire nuove tecnologie.
Acquisizione dell’informazione brevettuale
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Il mezzo migliore per accedere alla documentazione brevettuale è la classificazione internazionale dei brevetti (CIB) oltre ad altri sistemi di classificazione specifici a settori tecnici. Grazie alla pubblicazione delle domande,
si sono venute a creare delle banche dati contenenti una larga parte della
conoscenza tecnologica. La rivoluzione informatica dell’ultimo decennio ha
poi ulteriormente accentuato l’utilità di queste banche dati. La CIB serve a
rendere facilmente fruibile questo immenso patrimonio mondiale di informazioni tecniche, contenute nei documenti brevettuali (brevetti e modelli
di utilità).
STRATEGIE DI GESTIONE
DELL’INFORMAZIONE BREVETTUALE
Attualmente la CIB è usata da più di 100 Uffici brevetti per classificare i loro
documenti brevettuali. La CIB suddivide la tecnologia in 8 sezioni identificate da un titolo ed un simbolo, suddivise in sottosezioni, classi, sottoclassi,
gruppi e sottogruppi. Ognuna delle suddivisioni viene poi identificata attraverso dei simboli composti da lettere e numeri.
Una breve introduzione alla CIB è disponibile al sito
http://it.espacenet.com oppure www.wipo.int
Le banche dati brevettuali sono realizzate e gestite dai maggiori uffici brevettuali statali del mondo. Tali banche dati sono disponibili sul mercato gratuitamente o a pagamento, a seconda delle prestazioni che possono offrire.
Con il fatto che oramai quasi tutte le banche dati sono state messe a disposizione in Internet, i mezzi per ricercare sono accessibili a tutti.
Tra le principali banche gratuite accessibili on line segnaliamo la banca dati
gestita dall’Ufficio Europeo dei Brevetti, nota col nome di Espacenet, che
contiene, oltre i brevetti rilasciati dallo stesso ufficio europeo, i brevetti
internazionali PCT, i brevetti USA, canadesi, giapponesi e quelli nazionali
di stati europei per un totale di circa 60 paesi ed è accessibile all’indirizzo
http://it.espacenet.com. La banca dati gestita dall’ufficio brevetti e marchi
degli Stati Unititi, che contiene solo brevetti rilasciati dallo stesso ufficio, è
accessibile all’indirizzo www.uspto.gov/web/menu/search.html. Il sito della
banca dati dell’ufficio dei brevetti giapponese è www.Ipdl.jpo.go.jp
mentre quello dell’ufficio brevetti e marchi tedesco è www.patentblatt.de
Segnaliamo anche alcune banche dati a pagamento:
delphion www.delphion.com
derwent information www.derwent.com
STN international www.stn-international.de
patolis – e www.patolis-e.patolis.co.jp
che offrono servizi non disponibili su quelle gratuite.
Nel caso di una persona poco esperta, una ricerca brevettuale potrebbe
cominciare da una ricerca nominativa finalizzata ad ottenere un elenco dei
brevetti depositati dai propri concorrenti. Questo permette di conoscere
quali potrebbero essere le ultime innovazioni realizzate dalla concorrenza
diretta. Analizzando tale documentazione si può individuare qual sono i filoni di ricerca su cui lavorano maggiormente dei concorrenti. Ove le soluzioni
adottate non siano comunque soddisfacenti, si può passare ad una ricerca
per settore tecnologico, facendo una ricerca sull’intero stato dell’arte per
quanto riguarda soluzioni date da un altro al problema in oggetto. Si ottiene
così un elenco a livello mondiale di tutti i brevetti pubblicati che riguardano
le più svariate soluzioni che al problema individuato sono state date. Tra
questi potrebbe emergere una soluzione soddisfacente atta ad essere trasferita alla nostra applicazione qualora, naturalmente, il brevetto non risulti più
in vita. Nel caso comunque questo risulti attivo, si potranno utilizzare le
informazioni rinvenute per elaborare una propria soluzione soddisfacente; è
attraverso un’attività di rielaborazione e sintesi di cognizioni già presenti che
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GUIDA PRATICA
PER IMPOSTARE UNA STRATEGIA BREVETTUALE
la maggior parte delle idee innovative vengono alla luce. Sviluppata una propria soluzione, si deve attuare un’ulteriore ricerca di anteriorità per valutarne l’originalità e, ove non emerga nulla di rilevante, si può attivare la propria
divisione tecnica per la fase sperimentale realizzando un prototipo, per passare poi alla ulteriore fase della brevettazione dell’invenzione.
Le finalità della ricerca brevettuale possono anche essere altre. È importante avere ben chiaro sin dall’inizio non solo il grado di approfondimento della
ricerca, ma anche, quale ne sia la finalità poiché le banche dati da consultare possono variare secondo gli obbiettivi che ci si propone.
Partire da un insieme di dati già selezionati è senza dubbio un buon inizio
per questo è importante, prima di cominciare, mettere insieme tutti i dati di
cui si dispone sull’argomento.
Per accrescere notevolmente le possibilità di successo della ricerca è importante stilare una lista di tutti i sinonimi dei termini della ricerca.
Le maggiori banche dati utilizzano solo la lingua inglese ed è importante perciò che tutti questi termini siano tradotti. Più corretta è questa operazione
più aumentano le possibilità di successo della ricerca.
Il fatto che una ricerca brevettuale non conduca a risultati non deve
essere inteso come assenza di un’anteriorità. Nella maggior parte dei
paesi esiste un periodo (che può arrivare fino a 18 mesi) in cui le domande depositate non sono pubblicamente disponibili. Inoltre, ove la finalità della ricerca sia il deposito di un nuovo brevetto, sarà opportuno
effettuare ricerche di anteriorità avendo presente anche pubblicazioni di
settore.
Le PATLIB
Oltre la possibilità di effettuare ricerche per proprio conto direttamente
sulla rete web è possibile per coloro che necessitano di informazioni in
campo brevettuale ricorrere ai servizi forniti dai centri di consultazione brevettuale (PATLIB). Questi centri hanno accesso a tutti le principali banche
dati brevettuali e possono fornire servizi di documentazione a costi contenuti.
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STRATEGIE PER UN’ACQUISIZIONE
DEI DIRITTI DI ESCLUSIVA
BREVETTUALI
B Strategie per l’acquisizione
dei diritti di esclusiva brevettuale
Cos’è un brevetto
Il brevetto è un titolo che uno Stato concede ad un inventore o a chi possiede i
diritti di proprietà di una invenzione e dà diritto di escludere altri dal realizzare
l’invenzione per un periodo di tempo limitato.
Un imprenditore che ottiene un brevetto per una sua invenzione ha diritto alla
protezione e allo sfruttamento esclusivo della stessa per un periodo di 20 anni
dal deposito della domanda, salvi i diritti dei terzi precedentemente acquisiti.
Il momento giusto per brevettare
È importante scegliere oculatamente il momento opportuno per depositare una
domanda di brevetto e tale momento dipende dal grado di sviluppo dell’oggetto dell’invenzione.
Nella maggior parte dei casi è meglio depositare non appena l’invenzione è adeguatamente definita e può essere descritta con un massimo di dettagli tecnici per
evitare di essere preceduti da qualche concorrente che ha lavorato sullo stesso
filone e fosse giunto per proprio conto allo stesso risultato.
Ancora meglio sarebbe poter mantenere il segreto fino a che un prototipo, nei
casi in cui questo facesse parte del piano di sviluppo aziendale, sia stato prodotto e testato. Spesso, infatti, dopo prove fatte su un prototipo, l’invenzione deve
essere modificata, perfezionata in alcuni suoi elementi essenziali tanto da dovere riformulare la domanda di brevetto. Comunque per invenzioni particolarmente innovative è meglio prendersi quanto più tempo possibile per realizzare
un prototipo e verificarne l’effettiva preparazione per l’immissione sul mercato.
Molti brevetti non vengono effettivamente sfruttati perché l’invenzione non
risponde a necessità pratiche produttive. Inoltre, quanti più dettagli tecnici relativi all’invenzione si possono mettere nella domanda di brevetto tanto maggiore
è la possibilità di arrivare a superare l’esame di merito che viene fatto per verificare i criteri di brevettabilità. Questo è ancora più necessario per invenzioni in
campi tecnici affollati.
La medesima strategia di deposito rapido si segue nel caso in cui si voglia ottenere un supporto finanziario per sviluppare l’invenzione o commercializzarla
tramite licenze.
I costi per ottenere e mantenere un brevetto
Brevettare non sempre risulta economico, in particolare quando si vuole estendere la tutela brevettuale in un numero elevato di paesi. Per brevettare un’invenzione si devono sostenere costi costituiti da tasse di deposito e tasse per il
mantenimento in vita. A questi costi si devono aggiungere i compensi dei consulenti, ove si decida di ricorrere all’ausilio di esperti, i costi connessi all’effet-
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GUIDA PRATICA
PER IMPOSTARE UNA STRATEGIA BREVETTUALE
tuazione della ricerca di anteriorità, e i costi relativi alle traduzioni e agli agenti esteri nel caso si decida estendere la protezione in altri paesi.
Per quanto riguarda le tasse per il rilascio di un brevetto italiano, esse comprendono quelle di deposito, di pubblicazione e stampa e le prime tre annualità. La tassa per il mantenimento in vita, che è dovuta dal quarto anno, è annuale ed aumenta con il procedere degli anni1.
Le tasse dovute nel corso della procedura di rilascio di un brevetto europeo comprendono la tassa di deposito, quella per la ricerca delle anteriorità, la tassa di
designazione che varia in base al numero dei Paesi, la tassa d’esame ed infine la
tassa di concessione. Dalla concessione in poi, si deve pagare la tassa annuale per
il mantenimento in vita del brevetto in Italia e in altri paesi europei prescelti.
Ogni paese ha una politica propria per le tasse di rinnovo.
La decisione se affrontare o meno questi costi dovrebbe essere fatta dopo una
valutazione dinamica delle possibilità di sviluppo del brevetto.
Modello di utilità
Per alcune invenzioni vale la pena di considerare il modello di utilità qualora
non si desideri mantenere la tutela per più di 10 anni. Infatti la durata di tutela
più breve è in pratica la differenza maggiore che presenta rispetto al brevetto di
invenzione. A questo si deve aggiungere che vi è un piccolo risparmio nei costi
correlati alla procedura. Tuttavia alcuni tipi di invenzioni sono tutelabili
mediante brevetto, ma non mediante modello di utilità.
Si può utilizzare un brevetto per modello di utilità anche in numerosi paesi esteri in cui tale forma di tutela è anche prevista, mentre negli altri casi si può proteggere un’invenzione con un brevetto anche se in Italia si è depositato inizialmente un modello di utilità.
Per alcune invenzioni che si desidera comunque tutelare mediante brevetto
europeo può essere vantaggioso partire da un deposito di modello d’utilità italiano che viene poi esteso come brevetto europeo e, dopo la concessione di questo, il modello di utilità viene abbandonato.
Dove è valido il brevetto
Il brevetto mantiene un principio di territorialità ed è concesso da un’autorità
nazionale o sopranazionale, ma è efficace solamente nell’ambito territoriale dello
Stato che lo ha rilasciato, salvo pochissime eccezioni, per esempio il caso della
tutela reciproca offerta fra Italia e San Marino.
Si segnala a tal proposito che la
Legge Finanziaria 2006 introduce l’abrogazione di tutte le tasse
per i brevetti. Pertanto si rimanda alle future norme applicative.
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Quindi il proprietario di una invenzione per tutelare questa oltre i confini nazionali deve presentare una domanda di brevetto presso l’Ufficio Brevetti di ciascuno Stato in cui vuole ottenere la tutela e ottemperare ai requisiti legali previsti in quel paese.
STRATEGIE PER L’ACQUISIZIONE
DEI DIRITTI DI ESCLUSIVA
BREVETTUALI
Per facilitare l’iter piuttosto articolato che bisogna seguire esistono alcune convenzioni internazionali.
La Convenzione di Parigi per la tutela della proprietà industriale ha introdotto
i principi della reciprocità e della priorità unionista .
Per il principio di reciprocità ogni Stato membro garantisce in materia di proprietà industriale ai cittadini degli altri Stati membri la stessa protezione accordata ai propri cittadini.
Il principio della priorità vale per marchi, brevetti, modelli di utilità e disegni
industriali, e permette a chi abbia già depositato in Italia una domanda di brevetto o di modello di utilità di poter effettuare in altri Stati membri entro il termine di un anno, il deposito di una domanda di brevetto o modello di utilità
aventi per oggetto la stessa invenzione senza che la pubblicazione della domanda
italiana sia di danno. Ai fini della tutela i brevetti o modelli di utilità esteri assumeranno come data di deposito originaria quella del primo deposito italiano. La
priorità risolve in parte i problemi del proprietario di un’invenzione che intende tutelare la sua idea oltre l’ambito nazionale.
Se è vero che, grazie alla priorità unionista, viene facilitata la procedura di deposito di domande di brevetto in altri Stati unionisti, sta di fatto che il richiedente
deve comunque prendere decisioni, preparare e depositare i vari documenti
necessari presso i vari uffici brevetti esteri entro il termine di un anno con tutti
i problemi connessi come quelli di traduzione nelle varie lingue, di rappresentanza mediante un agente locale, di pagamento delle tasse di deposito presso gli
uffici situati in luoghi diversi, ecc.
A ciò si deve aggiungere che, molto spesso, il richiedente non sa se la sua invenzione soddisfi i requisiti della novità e dell’ originalità in un determinato paese.
Deve inoltre, entro il termine stabilito, valutare e calcolare gli eventuali ritorni
di mercato che potrebbero scaturire dall’estensione della tutela all’estero.
Per aiutare i proprietari di invenzioni a far fronte a tali problemi residui esiste il
PCT (Patent Cooperation Treaty): ovvero Trattato di Cooperazione in materia
di brevetti. Questo sistema costituisce una specie di procedura unificata di
deposito, che offre una serie di vantaggi.
• Per tutelare un’invenzione si effettua un unico deposito presso un cosiddetto
“Ufficio brevetti ricevente” in una sola lingua di lavoro, per l’Italia la scelta è
tra inglese, francese, tedesco
• si può usufruire dei servizi di un consulente abilitato del proprio paese
• viene fatta un’unica pubblicazione internazionale della domanda di brevetto
• viene fatta una ricerca di anteriorità da parte di un ufficio che dispone dei
mezzi tecnici particolarmente elaborati che porta alla stesura di un rapporto di
ricerca accompagnato da un primo rapporto sulla brevettabilità dell’invenzione, grazie al quale il richiedente potrà fare tutte le sue opportune valutazioni
se proseguire o no la procedura di brevettazione
• qualora si desideri, si può richiedere un esame preliminare più completo che
permette eventualmente di adattare la domanda di brevetto in modo tale da
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GUIDA PRATICA
PER IMPOSTARE UNA STRATEGIA BREVETTUALE
farle soddisfare i requisiti di brevettabilità e potere così facilitare le procedure
di concessione in molti Stati esteri
• benché si abbia lo svantaggio che alla fine della procedura PCT non si possa
arrivare alla concessione di un brevetto, che resta di competenza esclusiva dei
singoli Uffici brevetti nazionali, seguendo questa procedura si ottiene uno spostamento temporale dell’ingresso nelle procedure di brevettazione di stati esteri in pratica di 20 oppure 30 mesi dalla data di priorità al quale è collegato un
dilazionamento delle spese di brevettazione all’estero.
Seguendo la procedura PCT è anche possibile alla fine entrare nella procedura
di brevettazione europea e di altri gruppi di paesi in Asia e Africa.
Uno svantaggio del PCT è che esso ritarda in pratica la concessione del brevetto per cui esso produce più tardi i suoi effetti sui terzi. Un altro svantaggio è che
i suoi passi di procedura hanno tasse più elevate e talvolta aumenta i costi globali della procedura di brevettazione. In certi casi, per alcuni particolari paesi,
non conviene seguire la procedura PCT.
Integrata nella Convenzione di Parigi e nel PCT, la Convezione di Monaco sul brevetto europeo prevede una procedura unificata di rilascio di brevetti per un grande numero di Stati europei (oltre 30 ad oggi). Una domanda di brevetto europea si
può depositare sia direttamente, oppure entro l’anno di priorità dal deposito di un
brevetto italiano. Benché la concessione del brevetto avvenga per mezzo di un’unica procedura di esame, dopo la concessione il brevetto viene mantenuto separatamente nei vari Stati europei. Infatti al termine di questa procedura un titolare è proprietario in pratica di tanti brevetti per quanti Stati ha richiesto la tutela. Ognuno
di essi sarà indipendente dall’altro e avrà validità per il relativo territorio.
Ad esempio, il titolare di un brevetto in Italia può scegliere di presentare la
domanda di Brevetto europeo immediatamente o entro 12 mesi dal deposito di
una domanda di brevetto in Italia e ottenere brevetti validi in quei soli stati
membri della Convenzione per cui ne abbia necessità.
La procedura di concessione di un Brevetto europeo ha inizio con il deposito
della relativa domanda redatta in inglese, francese o tedesco direttamente
all’Ufficio Europeo dei Brevetti oppure presso l’Ufficio Italiano dei Brevetti e
Marchi che, per i richiedenti italiani, provvede a trasmettere tale domanda
all’Ufficio Europeo.
La durata del Brevetto europeo è di 20 anni a decorrere dalla data di deposito
della domanda. I suoi effetti sono determinati, in ognuno dei Paesi per i quali è
rilasciato, dall’ordinamento giuridico nazionale dello Stato stesso.
Il Brevetto europeo può rappresentare un’autonoma domanda di brevetto o
essere inserito come brevetto regionale all’interno di una domanda di brevetto
internazionale PCT.
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I vantaggi del sistema del brevetto europeo sono molti e apprezzati dalle aziende.
• Grazie a questa via centralizzata si possono ottenere brevetti per le proprie
STRATEGIE PER L’ACQUISIZIONE
DEI DIRITTI DI ESCLUSIVA
BREVETTUALI
invenzioni in modo più semplice ed economico, non dovendo intraprendere
procedure di brevettazione in parallelo avanti ogni ufficio brevetti nazionale.
• L’esame brevettuale a cui è sottoposta ogni domanda di brevetto rafforza la
certezza giuridica della validità di un brevetto europeo rispetto per esempio ad
un brevetto nazionale italiano.
• Benché l’italiano non sia una lingua di procedura per il sistema del brevetto
europeo, comunque per tutta la durata della procedura si lavora solo in una
lingua, con notevoli risparmi per le traduzioni che vengono richieste solo per
quei paesi in cui si desidera la protezione e dopo la concessione.
• La procedura viene seguita da un solo consulente brevettuale di fiducia senza
la necessità di nominarne uno per ogni paese.
• Nel caso di invenzioni che si prospettano come importanti può risultare utile,
dal punto di vista di un ritorno economico del brevetto di designare anche
l’Italia al deposito di una domanda di brevetto europeo per prolungarne praticamente la vita di circa 1 anno, sfruttando al massimo l’anno di priorità
prima di depositare una domanda europea.
Dove brevettare
Dato l’elevato costo per il deposito all’estero di una domanda di brevetto e la sua
eventuale difesa, una decisione di estendere la tutela di un’invenzione all’estero
si basa in primo luogo su considerazioni commerciali, come ad esempio la previsione di quale può essere il fatturato e gli utili per il prodotto in questione
oppure quale può essere la situazione concorrenziale, se i concorrenti venissero
oppure no esclusi da quel mercato.
Entrano in conto anche valutazioni su quali sono i Paesi con i mercati più importanti
o i più importanti produttori per il proprio settore d’azienda oppure qual è il rapporto costo beneficio per un certo paese tra costi di brevettazione e ricavi, o ancora
l’esistenza di una succursale d’azienda o l’esistenza di un accordo di licenza.
Ma anche considerazioni tecniche e legali sono importanti:
• l’esistenza o no di una tecnologia nel paese che rende le aziende in grado di
riprodurre l’invenzione
• il costo e la difficoltà di tutelare il brevetto in caso di violazione
• la capacità di concorrenti potenziali in un determinato paese di svolgere le attività di esportazione illecite in mercati interessanti.
Parlando in termini generali, se vale la pena depositare un brevetto all’estero,
allora quantomeno devono essere presi in considerazione i principali paesi industrializzati con i quali le aziende italiane hanno intensi scambi, vale a dire USA,
Giappone, Germania, Francia, Gran Bretagna e Italia.
Con l’aumento dell’interesse economico dell’invenzione entrano in gioco anche
altri paesi.
Per la maggior parte delle invenzioni vale la pena prendere in considerazione
nell’ordine: altri importanti paesi europei, Canada, Australia, Nuova Zelanda e
Sud Africa (protezione brevettuale forte e non troppo costosa); Taiwan e Corea
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GUIDA PRATICA
PER IMPOSTARE UNA STRATEGIA BREVETTUALE
del Sud (mercati importanti, brevetti difficili da ottenere e far valere, costosi); i
principali paesi sudamericani (protezione debole e poco costosa); infine la
Russia. Merita una nota a parte la Cina, che risulta oggi essere un forte mercato
per prodotti industriali e di consumo, mercato nel quale molti prodotti anche
italiani sono stati contraffatti, ma anche mercato rispetto al quale le nostre
imprese si sono meno protette rispetto a quelle di altri paesi europei (le domande di registrazione per brevetti di origine italiana risultano attualmente essere al
di sotto del volume potenziale).
Altro paese emergente da non sottovalutare nel predisporre una strategia brevettuale è l’India.
Nello scegliere le vie da utilizzare per la tutela nei vari paesi interessanti non si
può prescindere da una scelta oculata delle procedure esistenti, tenendo conto
di vari fattori quali: tipo di invenzione, il suo stadio di sviluppo, distribuzione
dei costi, attività svolte dai concorrenti.
Partnership con Università
e Centri di ricerca pubblici
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Nel caso una azienda intenda partecipare ad un progetto di ricerca nel
quale siano implicati anche ricercatori che hanno rapporti di lavoro o di
collaborazione oppure siano dipendenti di centri o enti di ricerca pubblici, è importante per i responsabili
aziendali rendersi conto delle situazioni contrattuali che si possono presentare a seconda dei vari paesi in cui
lavorano i ricercatori. Sono necessarie alcune precauzioni prima di iniziare il progetto per evitare brutte
sorprese alla conclusione del progetto. Si tratta principalmente di definire regole contrattuali precise sulla
proprietà intellettuale relativa ai
risultati della ricerca. Per fare questo
è buona regola verificare all’inizio
chi sono gli effettivi titolari dei diritti brevettuali in base alle leggi dei vari paesi
in cui operano i ricercatori. Mentre la questione della proprietà delle invenzioni
è abbastanza chiara quando si tratta di inventori che sono dipendenti da aziende private; nel caso si tratti di inventori che sono ricercatori di strutture pubbliche la proprietà delle invenzioni fatte non è così armonizzata e le leggi nazionali regolano la questione della titolarità in modo diverso. In alcuni paesi i proprietari possono essere le strutture pubbliche nelle quali viene realizzata la ricerca mentre in altri paesi il ricercatore risulta proprietario della propria invenzione. Altri paesi adottano invece posizioni intermedie.
STRATEGIE DI CREAZIONE
E GESTIONE
DEL PORTAFOGLIO BREVETTUALE
C
Strategie di creazione e gestione
del portafoglio brevettuale
Contrariamente a quanto credono in molti, un brevetto non è origine di reddito,
solo per il fatto di possederlo, anzi esso costituisce per il suo proprietario quasi
esclusivamente un costo all’inizio della sua vita e tale può rimanere se il suo titolare non è in grado di attuare una strategia volta a valorizzarlo economicamente.
Poiché acquisire un brevetto in un numero più o meno grande di paesi può
diventare particolarmente oneroso, il più delle volte, ricavarne un reddito
deve essere una delle prime mète che un imprenditore si deve prefiggere.
A monte di tutte queste considerazioni sta il fatto che è necessario convincersi che solo investendo nella proprietà industriale si può ottenere un reddito significativo da essa. E’ una regola statistica generale che solamente
meno del 5% dei brevetti di un portafoglio produce reddito. Con tale reddito bisogna essere in grado di coprire i costi correlati alla brevettazione di
tutte le invenzioni che costituiscono il portafoglio brevettuale, compresi
anche quelli che non risultano produttivi, ma che causano solo costo.
Perché un’azienda lavori efficacemente con un portafoglio brevettuale è
necessario conoscere ed applicare alcuni principi. La buona gestione di un
portafoglio brevettuale significa integrare la conoscenza della propria proprietà intellettuale nella strategia aziendale sia a breve che a lungo termine,
nelle prese di decisioni, nelle attività commerciali e significa anche disporre
di corrette conoscenze e di moderni strumenti di gestione.
Una delle prime domande per la quale i responsabili di un’azienda dovrebbero avere una risposta chiara è perché vogliono o debbono avere brevetti. I
motivi possono essere scelti tra i seguenti:
- per la loro funzione di tutela, infatti mediante essi è possibile:
• ricavare un vantaggio competitivo
• impedire la copia e l’usurpazione delle proprie invenzioni
• sbarrare ai concorrenti la via della brevettazione.
- Perché riducono i rischi provenienti da attività intraprese da terzi
• impedendo o rendendo difficile a terzi la realizzazione di alcune attività commerciali
• creando legami mediante accordi di licenza
• mettendo in grado di agire attivamente contro concorrenti.
- Perché i brevetti si possono sfruttare
• per il prestigio che danno ad una azienda
• per la quota di mercato che fanno acquisire e mantenere
• per l’aiuto che danno alla commercializzazione dei propri prodotti.
Ovviamente lo sfruttamento di un brevetto mediante la messa in opera dei
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GUIDA PRATICA
PER IMPOSTARE UNA STRATEGIA BREVETTUALE
principi appena accennati non è cosa facile da realizzare. Per prima cosa è
necessario affidarsi ad esperti di tali attività e per seconda cosa è necessario
modificare la politica aziendale perché stimoli e supporti la creazione di un
portafoglio brevettuale. In pratica, in Italia sono ancora pochissime le aziende che dispongono di un portafoglio brevettuale considerevole e sono ancora meno gli esperti in grado di gestire i portafogli brevettuali aziendali.
Comunque alcuni mezzi che indicano la via da intraprendere possono essere qui riassunti, senza avere la pretesa di sostituire il lavoro di esperti:
a) per primo si deve misurare la propria posizione rispetto alle altre aziende
concorrenti del proprio settore di attività, definendo gli indici che rendano
trasparenti le cifre e chiara la traduzione dei dati per quelli che debbono
prendere le decisioni. Questo può essere fatto utilizzando metodi di analisi
appropriati a questo settore;
b) è necessario quindi valutare il valore del proprio portafoglio brevettuale
utilizzando metodi di valutazione semplici e che possano essere di immediata comprensione per chi deve prendere le decisioni.
In questo contesto è importante potere determinare l’adeguatezza dei mezzi
finanziari che si vogliono mettere in campo per investire nella gestione della
propria proprietà industriale. Non sempre risulta chiaro ai responsabili di
azienda quale possa essere un investimento ragionevole e quando si superano certi limiti. Una regola empirica, e basata su esperienze di aziende molto
attive brevettualmente, è porsi come obiettivo di investire annualmente una
somma pari ad una percentuale di quanto si spende in ricerca e sviluppo.
Tale percentuale non dovrebbe essere inferiore al tasso di royalty per contratti di licenza che esiste nel proprio settore tecnologico.
c) Disporre di strumenti di informazione adeguati ed efficaci all’interno dell’azienda che permettano una migliore circolazione delle informazioni mantenendo la necessaria riservatezza.
A questo punto è importante dare alcuni criteri che permettano anche di
prendere le necessarie decisioni che coinvolgono anche la conoscenza del
portafoglio brevettuale di cui si dispone.
Partendo da fattori quali la conoscenza di
a) dove si trova una azienda con
• le sue forze e debolezze
• il suo portafoglio brevettuale
• lo stato dell’arte del settore
• e i suoi prodotti.
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b) dove si trova la concorrenza con
• i prodotti
• il suo portafoglio brevettuale
• conoscenze di mercato.
STRATEGIE DI CREAZIONE
E GESTIONE
DEL PORTAFOGLIO BREVETTUALE
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Strategie di mercato
e concorrenziali
Un brevetto ha una sua funzione nel settore delle strategie di mercato e della
concorrenza. Le aziende devono mettere in atto strategie che sfruttino i brevetti del loro portafoglio per migliorare la loro posizione competitiva, prendendo
in considerazione fattori di politica aziendale industriale e commerciale, elementi di carattere legale e di carattere tecnico-scientifico.
È importante che chi gestisce un’azienda sia in grado di prendere decisioni strategiche che tengano conto della proprietà industriale dell’azienda. Inoltre una
corretta gestione necessariamente implica che ci sia qualcuno che decida veramente e che si senta responsabile delle attività di brevettazione e, più in generale, di creare un proprio portafoglio brevettuale. Questo deve avvenire in base
alle considerazioni che sono state sopra elencate e che tengano conto anche di
collaborazioni commerciali, di buone conoscenze delle dinamiche commerciali
e della concorrenza, di capacità di licenze e di attivazione dei brevetti, di una
velocità di azione, di conoscenze delle strategie globali aziendali e delle conoscenze degli strumenti di gestione del portafoglio brevettuale.
In sostanza, una buona strategia di gestione brevettuale riflette una adeguata
conoscenza delle tendenze a lungo termine del mercato, dei propri vantaggi
competitivi attuali e previsti, delle informazioni sui prodotti attuali e futuri, dei
propri siti di produzione e di distribuzione e di quelli dei concorrenti.
È anche necessario conoscere bene quali possono essere gli sbagli, anche frequenti, che possono inficiare una buona strategia di gestione brevettuale e di
commercializzazione e mettere a rischio gli sforzi di investimento fatti:
• si disdegna o si ignora una invenzione,
• una domanda di brevetto è depositata troppo tardi,
• il testo della domanda di brevetto è redatto male
• le rivendicazioni hanno portata troppo limitata oppure di tipo sbagliato
• il deposito della domanda è fatto in paesi sbagliati
• le scadenze non sono rispettate o le tasse non sono pagate correttamente o per
nulla,
• le procedure di brevettazione sono seguite male o in modo disinformato,
• i motivi originari che hanno spinto a brevettare ormai dimenticati nell’azienda
• la contraffazione di un proprio brevetto non è riconosciuta.
Con queste basi si può intraprendere una buona attività di commercializzazione
della proprietà industriale. Una commercializzazione è bene applicata quando
sfrutta il supporto dei vantaggi competitivi di una azienda. Una azienda che
investe in innovazione e la protegge si garantisce capacità e risorse superiori con
posizioni commerciali vantaggiose con effetti di maggiore soddisfazione dei
clienti, maggiore lealtà, maggiore quota di mercato e maggior profitto.
Nella commercializzazione debbono essere coinvolti gli inventori. Un inventore esperto che abbia già esperienza di preparazione e di procedure di brevettazione, i responsabili del marketing e della vendita, i responsabili tecnici e i
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GUIDA PRATICA
PER IMPOSTARE UNA STRATEGIA BREVETTUALE
responsabili della gestione del portafoglio brevettuale, includendo il consulente
in proprietà industriale interno o esterno. Sono necessarie riunioni regolari per
definire e mettere in atto la strategia di commercializzazione.
Alcuni criteri che si possono dare allo scopo di generare valore dal proprio portafoglio brevettuale è quello di attuare una politica di cessione/scambio di licenze con altre aziende. Non sempre è utile tenere inattivi brevetti in settori che
forse non costituiscono il cuore delle attività dell’azienda. In questi casi è meglio
attivarsi per contattare potenziali acquirenti e non disdegnare di cedere in licenza anche ad un concorrente un brevetto che si tiene nel cassetto, il quale comunque genera dei costi nel corso della sua esistenza.
Un’altra soluzione per rendere redditizio un brevetto è quello di creare una attività sfruttando capitali che sono resi disponibili da “business angels” o “venture capitalists”. Anche in questo caso è opportuno affidarsi a persone esperte per
evitare che nascano problemi dovuti a contratti male impostati o che non tengano conto di fattori che in un secondo tempo risultino importanti.
Non bisogna disdegnare di introdurre una politica aziendale che premi le attività di innovazione e di segnalazione di invenzioni. Infatti è importante rendersi
conto che anche descrizioni di concetti tecnici possono diventare la base di
invenzioni brevettabili. Un’altra politica che un’azienda dovrebbe favorire è la
cosiddetta politica brevettuale del “bastone e della carota”. La carota corrisponde ad una identificazione di opportunità di trasferimenti di tecnologie, di
brevetti che possono essere dati in licenza e che possano portare nuovi redditi.
Il bastone corrisponde all’identificazione di contraffattori di tecnologie di proprietà della propria azienda. Al contraffattore può essere rifiutato l’uso della tecnologia contraffatta oppure gli può essere offerta in licenza e la decisione deve
essere presa principalmente basandosi su considerazioni economiche che portino vantaggi alla propria attività economica e imprenditoriale.
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a cura di
Mario De Grandis e Francesca Paganelli
con il coordinamento di
Stefania Gliubich
supervisione dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Maria Ludovica Agrò
(Direttore)
e Daniela Carosi
un ringraziamento a
Bruno Cinquantini
per la collaborazione
Credit
IPI - Viale M.llo Pilsudski, 124 - 00197 Roma
Tel. (+39)06 809721 - www.ipi.it
Realizzazione
PRC srl
Via Germanico, 197 - Roma
www.prcsrl.com
Gennaio 2006