stato dell`arte, limiti della tutela

Avv. Riccardo Castiglioni
Studio legale Castiglioni Marchetti le Divelec Baratta
‐
Milano
La tutela penale dei marchi nel contesto del merchandising sportivo:
Stato dell’arte
Limiti della tutela
Possibili strategie
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Torino, 11 maggio 2015
CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO
Falsi capi sportivi: sequestrate cinque fabbriche e denunciate 12 persone
Le Fiamme Gialle di Torino hanno hanno individuato diverse imprese dedite alla produzione di capi d`abbigliamento e gadget recanti marchi delle principali squadre calcistiche italiane ed europee nonché di altro materiale falsamente "griffato". Le indagini hanno interessato anche le province di Bergamo, Lodi, Como e Lecco.
Bergamo, 9 maggio 2015 ‐ Operazione della Guardia di Finanza di Torino: oltre 650 mila prodotti contraffatti sono stati sequestrati nel settore del merchandising sportivo. Le Fiamme Gialle hanno hanno individuato diverse imprese dedite alla produzione di capi d`abbigliamento e gadget recanti marchi delle principali squadre calcistiche italiane ed europee, in particolare della Juventus, nonché di altro materiale falsamente "griffato".
L’operazione denominata ‘Hydra’ ha portato i dei Baschi Verdi del Gruppo Torino, la filiera produttiva/distributiva della contraffazione. Le indagini hanno interessato le province di Bergamo, Lodi, Livorno, Como, Lecco, Rimini e Roma e si sono concluse con il sequestro di cinque fabbriche, delle quali una nel comune di Lodi Vecchio, completamente abusiva. Nel corso di quest`ultimo intervento è stato anche identificato un cittadino venezuelano irregolare che è stato denunciato e successivamente accompagnato presso il C.I.E. di Torino. Le perquisizioni hanno consentito di sequestrare oltre 800 mila file e cliche' relativi a marchi registrati, 650mila articoli contraffatti, nonche' ben 70 macchinari industriali impiegati per la loro produzione. Al termine del servizio i 12 responsabili delle attivita' illecite sono stati denunciati per i reati di produzione ed immissione in commercio di articoli contraffatti.
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Norme applicabili:
marchi
modelli
Brevetti
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Norme applicabili:
Art. 473, primo e terzo comma codice penale;
Art. 474 codice penale;
Art. 517 ter codice penale (L. 99/2009);
Art. 517 codice penale;
(Art. 648 codice penale/474‐ter codice penale/474‐bis codice penale)
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Art. 473. ‐ (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni).
•
Primo comma: ‐ Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà
o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.
•
Terzo comma: I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà
intellettuale o industriale»;
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Art. 474 ‐ Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi).
•
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Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473,
chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.
Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la
vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale;
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Art. 517‐ter ‐ Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale).
Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica
o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando
un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.
Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474‐bis, 474‐ter, secondo comma, e 517‐bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della
proprietà intellettuale o industriale.
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Art. 517 codice penale ‐ “Vendita di prodotti industriali con segni mendaci”
chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali od esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro”.
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Quali sono le condotte penalmente rilevanti?
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Contraffazione;
Riproduzione pedissequa del segno protetto;
Alterazione;
Riproduzione degli elementi fondamentali del segno protetto;
L'art. 473 c.p. (contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali), si propone di tutelare la fede pubblica contro gli specifici attacchi insiti nella contraffazione o alterazione del marchio o di altri segni distintivi, mentre l'art. 517 stesso codice (vendita di prodotti industriali con segni mendaci) tende ad assicurare l'onestà degli scambi commerciali contro il pericolo di frodi nella circolazione dei prodotti. La prima norma incriminatrice esige, dunque, la contraffazione (che consiste nella riproduzione integrale, in tutta la sua configurazione emblematica e denominativa, di un marchio o di un segno distintivo) o la alterazione (che ricorre quando la riproduzione è parziale, ma tale da potersi confondere col marchio originario o col segno distintivo). L'altra norma prescinde, invece, dalla falsità, rifacendosi alla mera, artificiosa equivocità dei contrassegni, marchi ed indicazioni illegittimamente usati, tali da ingenerare la possibilità di confusione con prodotti similari da parte dei consumatori comuni.
Cass. pen., Sez. V, 26/06/1996, n.7720
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Art. 474‐ter (Circostanza aggravante)
Se, fuori dai casi di cui all'articolo 416, i delitti puniti dagli articoli 473 e 474, primo comma, sono commessi in modo sistematico ovvero attraverso l'allestimento di mezzi e attività
organizzate, la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 50.000.
Art. 416. (Associazione per delinquere)
Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.
Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.
La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.
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Art. 474‐bis. ‐ (Confisca)
Nei casi di cui agli articoli 473 e 474 è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti.
Quando non è possibile eseguire il provvedimento di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto. Si applica il terzo comma dell'articolo 322‐ter.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 240, commi terzo e quarto, se si tratta di cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, ovvero che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, appartenenti a persona estranea al reato medesimo, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego, anche occasionale, o l'illecita provenienza e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.
Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma del titolo II del libro sesto del codice di procedura penale.
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Criticità della tutela:
•
Il merchandising –ed in particolare le maglie‐ riguardano prodotti ‘complessi’
ovvero contraddistinti da diverse marchi, non necessariamente collegati per merceologia al prodotto sportivo;
•
Oltre ai segni distintivi, i prodotti del merchandising sportivo sono contraddistinti dai colori propri delle società sportive e, talvolta, tali colori sono riconducibili alla città cui appartiene la squadra;
•
Falso grossolano ovvero le indicazioni: non originale o falso d’autore;
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Sponsor ‘tecnico’
Logo della squadra;
Sponsor ‘non tecnico’
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La tutela penale dei titoli brevettuali
a. coerenza merceologica marchio/prodotto
•
Logo della squadra:
–
registrato/non registrato;
Coerenza con la merceologia del prodotto
( … )
•
Sponsor tecnico;
Mancanza di Coerenza … merceologia con il prodotto
•
Sponsor non tecnico
( … )
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Torino, 11 novembre 2014
La tutela penale dei titoli brevettuali
b. Tutela del marchio di colore
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c. falso grossolano e merchandising
Cass. pen. ud. 27.9.13 , 01.10.13, n. 41815
(Detenzione per la vendita di prodotti con marchi contraffatti ‐ magliette con stemma e sponsor delle squadre Messina, Juventus, Inter, Roma ecc.)
La giurisprudenza di legittimità al proposito ha chiarito che integra il delitto di cui all'art. 474 c.p. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto; né, a tal fine, ha rilievo la configurabilità della cosiddetta contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 c.p. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno, e non può ravvisarsi l'ipotesi di reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno.
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La tutela penale dei titoli brevettuali
Cass. Pen. Sez. 2, sent. n. 518 del 15/11/2005) che il reato è configurabile qualora la falsificazione, anche imperfetta e parziale, sia idonea a trarre in inganno i terzi, ingenerando confusione tra contrassegno e prodotto originali e quelli non autentici e quindi errore circa l'origine e la provenienza del prodotto. Alla luce dei principi di diritto sopra esposti, deve escludersi che la mancanza del marchio tecnico dello sponsor sulle magliette poste in vendita, con stemma e sponsor delle varie squadre di calcio (Messina, Juventus, Inter, Roma), che integra ‐ tutt'al più un'ipotesi di falsificazione parziale ‐ possa far venir meno gli estremi del reato di cui all'art. 474 cod. pen..
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Torino, 11 novembre 2014
La tutela penale dei titoli brevettuali
Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 21‐01‐2015) 17‐02‐2015, n. 6845 (Società importa 31.000 prodotti dalla Cina, recanti marchi Milan, Inter e Juventus.
Al riguardo va anche ricordato, (come affermato da Cass. Sez. 2^, Sentenza n. 28423 del 2012) che la legge accorda una speciale tutela al marchio registrato e che tale tutela non può essere aggirata neppure con la dicitura "falso d'autore", poiché la contraffazione è, in sé, sufficiente e decisiva per la violazione del bene tutelato. La confusione che la norma vuole scongiurare è tra i marchi e non tra prodotti, cioè tra quello registrato e quello illecitamente riprodotto, e ciò che la legge punisce è la riproduzione ‐ senza averne titolo ‐ del marchio registrato su di un prodotto industriale; il prodotto è quindi il veicolo attraverso il quale si manifestano i marchi e la legge impone che non vengano riprodotti (in modo pedissequo o con modifiche che non ne alterino i caratteri principali che lo connotano) illecitamente, su prodotti industriali; ‐ dunque risulta ininfluente il raffronto tra i prodotti e la confondibilità degli stessi, avendo riguardo la tutela penale solo ai marchi e alla confondibilità di quello registrato.
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La tutela penale dei titoli brevettuali
Conclusioni: ad ogni caso la propria soluzione
•
Logo della squadra:
–
registrato/non registrato;
Coerenza con la merceologia del prodotto
•
Sponsor tecnico;
Artt. 473 comma 1/3; 474; 474‐ter
Mancanza di Coerenza … merceologia con il prodotto
•
Sponsor non tecnico
Art. 517‐ter; art. 517
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Avv. Riccardo Castiglioni
Studio Legale
Castiglioni Marchetti le Divelec Baratta
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