IP Manager I professionisti dell`innovazione Il Brevetto: per

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IP Manager
I professionisti dell’innovazione
Il Brevetto: per proteggere le tue idee
Ing. Corrado Borsano
Vicenza – 2 maggio 2016
Mercato Globale
•
Il 1° Gennaio 1995, al termine dell’Uruguay Round, viene istituito
il WTO (World Trade Organization), il cui obiettivo generale è
l'abolizione delle barriere al commercio internazionale.
•
Nello stesso periodo vengono firmati i TRIPS (The Agreement on
Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights); un
trattato internazionale che fissa lo standard per la tutela della
proprietà intellettuale.
Con l’abolizione delle dogane e la libera circolazione delle merci,
la proprietà intellettuale è oggi l’unico strumento a disposizione
delle aziende per proteggere i propri asset di valore (le idee).
Copyright © 2016 – All Rights Reserved
2
Intellectual Property
3
BREVETTO
4
Che cos’è un brevetto ? •
Da un punto di vista tecnico:
• Descrizione di una soluzione tecnica
•
Da un punto di vista legale:
• Diritto a realizzare in esclusiva una soluzione tecnica
• Diritto registrato presso competenti Autorità
• Diritto limitato territorialmente e nel tempo
•
Da un punto di vista commerciale:
• “Business tool” nei confronti dei competitor
5
Il brevetto è un bene (immateriale) economico
autonomo, e quindi può essere oggetto di
utilizzo commerciale e legale in modo
indipendente dal prodotto che incorpora
l’invenzione
Il brevetto non serve per dare al titolare
l’autorizzazione alla messa in commercio del
prodotto
6
I vantaggi di brevettare
• La legge sul brevetto riconosce all’inventore un monopolio legale
sull’oggetto brevettato per un periodo di massimo 20 anni.
• Il titolare del brevetto può farne uso esclusivo, darlo in licenza o
agire contro chiunque compia atti di copiatura non autorizzata.
• L’invenzione viene resa nota dopo 18 mesi (pubblicazione della
domanda).
• La tutela offerta dal brevetto è un incentivo alla diffusione
delle invenzioni e stimolo per nuove.
7
I vantaggi di brevettare
Quando si deposita un brevetto (o anche un marchio o un design)
bisogna pensare al momento della sua valorizzazione economica o
dell’eventuale attacco alla sua validità:
– Licenza
– Opposizione/ Causa di nullità
– Finanziamento
e per questo è importante appoggiarsi ad valido consulente in
Proprietà Industriale!
8
Problemi
La redazione di una domanda di brevetto deve tenere conto, fin
dall’origine, degli obiettivi che il brevetto si pone :
‐ al momento della sua valorizzazione economica,
‐ tipi di soggetti target, potenziali utilizzatori dell’invenzione
- ……… altri fattori dipendenti o meno dal valore tecnico
dell’invenzione
Al fine di ottenere la migliore protezione verso gli usi da parte dei
soggetti target
9
Brevettabilità
Criteri generali
• Novità Assoluta (tempo e luogo)
• L’invenzione NON deve essere MAI stata divulgata in qualsiasi luogo
• Differenze con soluzioni note sono decisive
• Non Ovvietà
• Giudicata nei confronti della “prior art”
• Decisione finale presa dall’Esaminatore
• Giudicata da esperti e non giudicabile da un tecnico
• Applicazione industriale
10
Brevettabilità
PROBLEM - SOLUTION APPROACH
C’è un problema tecnico da risolvere ?
C’è una carenza tecnica nelle soluzioni note
che le rende non utilizzabili ?
C’è un’idea di base per risolvere il problema tecnico
in modo non ovvio rispetto alle soluzioni note ?
Se la risposta alle tre domande è positiva,
l’invenzione è brevettabile
11
Che cosa si può brevettare
•
Prodotti, Dispositivi
•
•
•
Prodotti meccanici o loro parti
Materiali o composizioni
Sistemi
•
•
•
Sistemi meccanici complessi
Interconnessione tra le parti
Ognuna delle parti può essere in sé nota
12
Che cosa si può brevettare
• Processi, Metodi
•
•
•
Procedimenti di fabbricazione
Controllo di processi
Metodi di elaborazione
• Nuovi usi
•
Uso in un campo nuovo di un materiale o prodotto
già noto per uso in altro campo
13
MITO DA SFATARE
Il software è brevettabile?
SI
Copyright
Brevetto
14
La tutela del software con il copyright
•
E’ possibile proteggere un programma per elaboratore (software)
attraverso lo strumento del copyright.
•
Il copyright protegge la natura descrittiva del software (ad es. linguaggio
di programmazione), ma non la soluzione tecnica. Inoltre vieta solo la
copiatura, ma non il raggiungimento dello stesso risultato ottenuto senza
effettuare la copia del programma.
15
La tutela del software con il brevetto
•
Un programma per elaboratore (software) è brevettabile se rispetta i
seguenti requisiti
– Novità
– Originalità
– Applicazione industriale (capacità di generare un effetto tecnico)
•
Il requisito del carattere tecnico è soddisfatto solo se un programma per
elaboratore è in grado di generare un “ulteriore” effetto tecnico quando
eseguito su un elaboratore. Cioè, un effetto tecnico che va oltre i
“normali” effetti tecnici, come il flusso di elettricità in un elaboratore, che
sono sempre presenti quando il programma viene eseguito su un
elaboratore.
16
Quando brevettare
Quando effettuare il primo
deposito ?
Prima di ogni divulgazione
In fase finale di sperimentazione
Ambito interno
Ambito esterno
- Possibilità di
divulgazione
- Decisione su come
utilizzare il brevetto
(es. accordi di licenza)
- Mantenimento
riservatezza
- Decisione se
brevettare
t
Generazione invenzione
Ottenimento brevetto
Deposito
della domanda
di brevetto prioritaria
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BREVETTI
Di fronte a un mercato globale che richiede un’estesa copertura
brevettuale in un crescente numero di paesi, è indispensabile
massimizzare il rapporto benefici/costi con un'attenta strategia
della brevettazione.
18
In quali paesi tutelare il proprio brevetto?
La scelta dei paesi di deposito si basa sui seguenti elementi
decisionali:
- Paesi in cui opera il titolare della domanda di brevetto;
- Paesi in cui operano i concorrenti del titolare della domanda di
brevetto;
- Paesi in cui l’invenzione viene utilizzata sia come produzione che
come vendita;
- Paesi in cui vi sono opportunità di licensing;
- rapporto costi/benefici nei vari paesi.
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In quali paesi tutelare il proprio brevetto?
Estensione all’estero
(nazionale/regionale)
USPTO
CN
JPO
EPO
DE
….
….
Primo deposito, i.e
Domanda italiana
Esame
preliminare
PCT
UK
DE
….
USPTO
CN
JPO
EPO
FR
….
….
UK
DE
FR
Fase nazionale/regionale
1 anno
30/31 mesi
20
Brevetto europeo
38 stati possono essere indicati nella
domanda di brevetto europeo:
Albania,
Austria
Belgio
Bulgaria
Cipro
Croazia
Danimarca
Estonia
Finlandia
Francia
Germania
Grecia
Irlanda
Islanda
Italia
Lettonia
Liechtenstein
Lituania
Lussemburgo
Macedonia
Malta
Monaco
Norvegia
Paesi Bassi
Polonia
Portogallo
Rep. Ceca
Regno Unito
Romania
San Marino
Serbia
Spagna
Svezia
Slovenia
Slovacchia
Svizzera
Ungheria
Turchia
Paesi di estensione: Bosnia Erzegovina, Montenegro,
Marocco
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Brevetto euroasiatico
Esame ed ottenimento del brevetto centralizzato
Successiva trasformazione in N brevetti nazionali
22
Domanda di brevetto internazionale (PCT)
Oltre 140 Paesi aderenti al PCT
23
Elementi essenziali di una domanda di brevetto
• Una sola invenzione (principio dell’unità dell’invenzione)
• Titolo (funzione classificatoria)
• Descrizione (deve consentire ad una persona esperta del ramo
l’attuazione dell’invenzione – esigenza di sufficienza di descrizione
di dettagli ed esempi di realizzazione)
• Rivendicazioni (definiscono in termini di caratteristiche tecniche
dell’invenzione la materia per cui si richiede la protezione
brevettuale – esigenza di generalizzazione per ottenere la massima
protezione)
• Disegni (normalmente necessari per completezza di descrizione)
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Funzione della descrizione
• La descrizione ha il compito di dimostrare che almeno un esempio di realizzazione è fattibile.
• E’ importante costruire accuratamente la parte del brevetto che descrive l’invenzione, in tutti i dettagli necessari alla sua comprensione e qualificazione, ove possibile con riferimento a disegni illustrativi.
• Una descrizione carente o superficiale porrebbe a rischio di nullità la domanda di brevetto.
25
Funzione delle rivendicazioni
Le rivendicazioni permettono di ottemperare a due esigenze:
1. quella del TITOLARE, che aspira a comprendere nella sua
esclusiva tutto ciò che in qualche modo è ricavabile dalla sua
domanda di brevetto.
2. quella dei TERZI, che hanno la necessità di comprendere i
confini della privativa altrui.
26
Importanza delle rivendicazioni
•
La formulazione delle rivendicazioni è la parte concettualmente
più complicata e stimolante nella redazione di una domanda di
brevetto.
•
L’estensore non solo deve proteggere l’invenzione secondo lo
stato attuale della tecnica, ma deve anche prevederne i futuri
sviluppi, dal momento che durante la vita del brevetto (20
anni) i concorrenti si adopereranno per aggirarlo, utilizzando
nuove tecnologie e conoscenze.
27
La qualità di un brevetto nasce
con la ricerca di anteriorità
•
È importante condurre ricerche di arte nota prima di scrivere una
domanda di brevetto.
•
Un documento di arte nota citato nel testo della domanda di
brevetto è potenzialmente meno pericoloso rispetto a quando tale
documento viene menzionato (dall’esaminatore o in Tribunale)
successivamente al deposito della domanda di brevetto.
•
Infatti, citare un documento di arte nota nella domanda di
brevetto, consente di spiegare il perché esso non è rilevante per il
brevetto in questione.
28
Ulteriori vantaggi delle ricerche di anteriorità
•
Una buona e completa ricerca di anteriorità in opportune fasi delle
attività di R&D consente di:
– Evitare di utilizzare soluzioni tecniche oggetto di validi brevetti
detenuti da concorrenti
– Evitare di compiere sforzi progettuali per risultati già ottenuti
da altri
29
Ricerca di anteriorità:
un vantaggio per le domande italiane di brevetto
•
Nel 2008 è stata introdotta in Italia la ricerca di anteriorità per le
domande nazionali di brevetto, designando l’Ufficio Europeo dei
Brevetti (EPO) quale ente competente ad effettuare tali ricerche.
•
Uno strumento gratuito che rende le aziende italiane più confidenti
nell’estendere un brevetto a livello europeo, in quanto, al contrario
di prima, possono sapere fin da subito se hanno in mano un titolo
forte di cui è stata valutata la potenziale validità.
•
Inoltre, qualora i risultati della ricerca di anteriorità, ricevuti a
seguito di una successiva estensione europea, siano uguali a quelli
risultanti dalla ricerca fatta sulla domanda di brevetto italiana, l’EPO
rimborsa al richiedente, in toto o in parte, la tassa di ricerca,
creando così un ulteriore risparmio per le imprese italiane.
30
Italia: assenza di una cultura brevettuale
Molte aziende o università italiane non solo non sono più in grado di
investire in innovazione, ma tagliano perfino i fondi per la tutela
delle proprie invenzioni:
 limitando la protezione a livello nazionale
 non mantenendo in vita il diritto prima ancora che esso inizi la
sua curva di obsolescenza
 non brevettando affatto
Forte è il rischio di restare ai margini della competizione
internazionale ed addirittura di trasformarci da paese “copiato” in
paese “copiatore”
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Italia: Paese di inventori e creativi
La pizza
Il caffè
32
Ma non capace di valorizzare le proprie idee
catena di ristorazione
americana in franchising con
oltre 12.000 ristoranti in oltre
100 paesi.
grande catena internazionale di
caffetterie con circa 9.000 caffè in
più di 55 paesi.
33
Non basta avere una buona idea.
Bisogna tutelarla e trarne valore
Antonio Meucci
Alexander Graham Bell
34
La Proprietà Intellettuale quale motore
dell’economia moderna
Continui investimenti in R&S sono fondamentali per sopravvivere
(localizzazione delle idee), soprattutto per le aziende occidentali il cui
vantaggio competitivo non si può più basare sul basso costo delle materie
prime o della forza lavoro (delocalizzazione produttiva).
35
La situazione universitaria italiana
•
La ricerca universitaria in Italia produce ancora poca proprietà
intellettuale (sebbene con un andamento crescente negli ultimi
anni), a fronte di ricerca di pregio
•
Si produce in ogni caso più proprietà intellettuale di quella che si è
grado di valorizzare adeguatamente
36
Università
Ricerca di base / spontanea
Ricerca finalizzata sviluppo
interno
Ricerca finalizzata finanziata
da aziende
invenzione o scoperta
(può mancare la diretta applicazione
industriale quindi non brevettabile)
creazione start-up /spin-off
risultati IP utilizzabili
risultati IP proprietà delle aziende
37
Università USA
• Campus • Sviluppi a macroaree tematiche • ottimizzazione risorse intellettuali anche per sviluppo portfolio IP potenzialmente valorizzabile
38
2006 Research Expenditures
2006 Research‐Related Income
University of South Alabama
$20.6 million
$1.2 million
University of California
$3.04 billion
$193.4 million
University of Utah
$246.5 million
$16.3 million
University of Massachusetts
$404.9 million
$27.2 million
$699 million
$61.3 million
$146.3 million
$60.5 million
$210 million
$157 million
Stanford University
Wake Forest University
New York University
FORBES 9/12/2008
In Pictures: Top Patent‐Revenue‐Generating Universities
http://www.forbes.com/2008/09/12/google‐general‐electric‐ent‐tech‐
cx_mf_0912universitypatent.html
39
Organizzazione aziendale
ORGANIGRAMMA AZIENDALE
POLICY AZIENDALE
ORGANIZZAZIONE DI PERSONE E MEZZI
40
AZIENDA
ORIGINATRICE DI IPRs
PROPRIETARI
UTILIZZATRICE DI IPRs
ALTRUI
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE FINALITA’
Tutela e valorizzazione IPRs propri
Riduzione rischi di ledere IPRs di terzi
41
ORGANIGRAMMA AZIENDALE Creazione di Funzione di gestione IPRs come riporto diretto alla Direzione, Il suo dimensionamento dipende dalla dimensione aziendale e dalle necessità in tema di IPRs :
Nomina di un Responsabile/Referente/Liason Officer
ipotesi più efficace: CTO stesso o diretto riporto , parallelo e non subordinato ad altre funzioni “di staff”, come legale, HR, amministrazione o altro…. ; per PMI può essere il titolare stesso o un suo riporto diretto .
Struttura: agile, efficace, rapida, adeguata in termini di:
‐ Capacità professionale ‐ Ritorno in termini di costi/benefici……
‐ Corretto bilanciamento tra risorse interne e outsourcing
42
POLICY AZIENDALE
Istituzione di una Policy aziendale in materia di IPRs,
fatta rispettare dal Responsabile:
Finalità:
gestione e consapevolezza delle responsabilità , diritti e doveri
I dipendenti devono essere messi al corrente, consapevoli e partecipi
-
training interno per i dipendenti per formazione/informazione su:
esistenza, gestione, attuazione procedure
sistema di controllo disciplinare/sanzionatorio, e parallelo
sistema di incentivazione
43
Studio dell’Invenzione
Primo deposito (in Italia)
IT Patent
EP Patent
Interno all’azienda
e/o con consulenza
esterna
e/o con consulenza
esterna
Decisione sul deposito
all’estero
Depositi all’estero
e/o con consulenza
esterna
US Patent
Esame
e concessione (o rifiuto) e/o con consulenza
esterna
44
VALUTAZIONE PREVENTIVA DELLO STATO DELLA TECNICA NOTA
1) VALUTAZIONE / PARERE di BREVETTABILITA’
2) VALUTAZIONE / PARERE di LIBERTA’ di ATTUAZIONE
GENERAZIONE DI IPRs PROPRI
UTILIZZO DI IPRs DI TERZI
INVENZIONI / BREVETTI
45
1) VALUTAZIONE / PARERE DI BREVETTABILITA’
Disponibilità preliminare/preventiva della maggiore quantità possibile di informazioni tecniche, prima e durante le attività di R&D, per:
‐ evitare di fare sforzi inutili di progettazione su argomenti già almeno in parte noti
‐ evitare di utilizzare conoscenze protette con esclusive di terzi, senza preventiva autorizzazione
‐ depositare domande di brevetto correttamente delimitate nei confronti dello stato della tecnica nota
46
2) VALUTAZIONE / PARERE DI LIBERTA’ di ATTUAZIONE
analisi di potenziale interferenza della propria progettazione con diritti di terzi per stabilire opportune contromisure:
‐ modificare il progetto in modo che non interferisca con i diritti altrui
‐ ottenere licenze d’uso dai titolari dei diritti
‐ dimostrare ai terzi (oppure acquisire documentazione da usare all’occorrenza) che i loro diritti non sono validi
‐ ………………….
47
PROCEDURA AZIENDALE CORRETTA
Progettazione /
Prototipazione
Inizio‐termine
Analisi stato della
Verifica mercato
tecnica brevettuale
Prodotti di terzi Immissione in commercio
del prodotto
Domanda di brevetto
RISK ASSESSMENT UTILIZZO IPRs DI TERZI DISPONIBILE
INFORMAZIONE TECNICA su IPRs DI TERZI DISPONIBILE
CORRETTA PROTEZIONE IPRs PROPRI
48
Il nuovo ruolo della Proprietà Intellettuale
Finanziamento
dell’impresa
Valorizzazione
economica
Protezione
del mercato
ieri
oggi
Da semplice diritto legale, la Proprietà Intellettuale rappresenta oggi un
importante strumento a sostegno della crescita aziendale
49
Metodologia di valutazione di un brevetto
•
Aspetti brevettuali
Ambito di applicazione/tutela, stato del brevetto,
numero di citazioni da parte di terzi, tempo di vita
residuo …
Ambito tecnico
e
Ambito business
•
Attrattività e Difendibilità
Interesse da parte dei concorrenti, opposizioni,
difficoltà e costi da sostenere nell’aggirare (“design
around”) il
brevetto …
•
Disponibilità e Maturità tecnologica
Obsolescenza della tecnologia brevettata, supporto
necessario per il Trasferimento Tecnologico, Licensing
status
50
Strategie di utilizzo dei brevetti

Aggressiva


Offensiva


Impedire l’uso ai competitor
Dare licenza d’uso
Difensiva

Scambiare Licenze
51
Strategie
• Uso Aggressivo
– Azioni:
• Impedire lo sfruttamento di una soluzione tecnica
– Obiettivi:
• Monopolizzare il mercato
• Mantenere posizione di leadership
52
Strategie
• Uso Offensivo
– Azioni:
• Constatare l’utilizzo altrui dei propri brevetti
• Non permettere l’uso non autorizzato (senza licenza)
– Obiettivi:
• Migliorare la forza contrattuale in attività commerciali
• Mantenere controllo dei licenziatari del know-how
• Licenze d’uso a terzi in settori diversi dal proprio
53
Strategie
• Uso difensivo
– Azioni:
• Concordare con i competitor il reciproco uso di brevetti
• Accordi di Licenza Incrociata (Cross License Agreements)
– Obiettivi:
• Libertà di progetto
• Uso pubblicitario
– Azioni e Obiettivi:
• Marketing
54
Licensing
Sistema innovativo per sostenere la Ricerca e Sviluppo
Circolo virtuoso
55
Il “Circolo Virtuoso” è un modello di business che
si può applicare indifferentemente
alle grandi o alle piccole industrie,
a quelle pubbliche come a quelle private
56
INTERAZIONE
TRA BREVETTI E STANDARDS
57
APPARENTE APPROCCIO CONFLITTUALE
– BREVETTO =
DIRITTO DI IMPEDIRE L‘USO AD ALTRI
– STANDARD =
SOLUZIONE TECNICA MESSA A DISPOSIZIONE DI TUTTI
58
BREVETTO ESSENZIALE
USO INEVITABILE
PER SODDISFARE LO STANDARD, poichè
la soluzione brevettata è stata adottata
come standard tecnico
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BREVETTI ESSENZIALI
SONO I PIU‘ IMPORTANTI
– USO INEVITABILE PER SODDISFARE LO STANDARD
– USO SU BASE NON GRATUITA (ROYALTIES)
60
BREVETTI ESSENZIALI
USO SU BASE NON GRATUITA (ROYALTIES)
A condizioni eque, ragionevoli e non
discriminatorie
Royalties di valore basso rispetto al valore commerciale
Base imponibile ampia su tutto il mercato in cui si applica lo standard
61
Grazie per l’attenzione!
Corrado Borsano
Metroconsult S.r.l.
Foro Buonaparte, 51
20121 Milano
Tel. +39 02 36720300
Fax +39 02 36720301
[email protected]
www.metroconsult.it
62

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