Allegato

Tribunale I grado CE, sez. VIII, 15 dicembre 2010
Nella causa T-380/09,
Luciano Bianchin, residente in Asolo, rappresentato dagli avv.ti G. Massa e P. Massa,
ricorrente,
contro
Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI),
rappresentato dal sig. O. Montalto, in qualità di agente,
convenuto,
controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI e
interveniente dinanzi al Tribunale:
Grotto SpA, con sede in Chiuppano, rappresentata dall’avv. F. Jacobacci,
avente ad oggetto il ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di
ricorso dell’UAMI 13 luglio 2009 (procedimento R 1455/2008-2), relativa ad un
procedimento di nullità tra la Grotto SpA e il sig. Luciano Bianchin,
IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),
composto dalla sig.ra E. Martins Ribeiro, presidente, dai sigg. N. Wahl e A. Dittrich
(relatore), giudici,
cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale
visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 24 settembre 2009,
visto il controricorso dell’UAMI depositato presso la cancelleria del Tribunale il 18 gennaio
2010,
visto il controricorso dell’interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 24
dicembre 2009,
vista la decisione in data 12 febbraio 2010 che nega l’autorizzazione a depositare una
memoria di replica,
in seguito all’udienza del 15 settembre 2010,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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Fatti
1. Il 21 ottobre 2002 il ricorrente, Luciano Bianchin, ha presentato una domanda di
registrazione di marchio comunitario presso l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato
interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), in forza del regolamento (CE) del Consiglio 20
dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato
[sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio
comunitario (GU L 78, pag. 1)].
2. Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è costituito dal segno denominativo
GASOLINE
3. La domanda di marchio comunitario veniva pubblicata sul Bollettino dei marchi comunitari
n. 38/2003 del 5 maggio 2003.
4. I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nella classe 9 ai sensi
dell’Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti
e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e
corrispondono alla seguente descrizione: «Occhiali, astucci per occhiali, cerchietti per lenti
degli occhiali, lenti per occhiali, montature per occhiali».
5. Il marchio comunitario è stato registrato il 1° dicembre 2006.
6. Il 20 febbraio 2007 l’interveniente, Grotto SpA, ha presentato una domanda di nullità del
marchio GASOLINE per i motivi specificati, da un lato, nell’art. 51, n. 1, lett. b), del
regolamento n. 40/94 [divenuto art. 52, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009] e,
dall’altro, nell’art. 52, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94, in combinato disposto con l’art.
8, n. 1, lett. b), di detto regolamento [divenuto art. 53, n. 1, lett. a), e art. 8, n. 1, lett. b), del
regolamento n. 207/2009].
7. La domanda di nullità si fondava sui seguenti marchi anteriori:
– il marchio figurativo italiano, depositato il 27 settembre 2001 e registrato il 10 marzo 2005
con il numero 959343, in particolare per prodotti rientranti nella classe 9 ai sensi
dell’Accordo di Nizza, qui di seguito riprodotto:
– il marchio figurativo italiano, depositato l’11 ottobre 2002 e registrato il 14 novembre 2005
con il numero 876729, in particolare per prodotti rientranti nella classe 9 ai sensi
dell’Accordo di Nizza, qui di seguito riprodotto:
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– il marchio comunitario figurativo, depositato il 23 settembre 2002 e registrato il 17 luglio
2008, con il numero 2867463, in particolare per prodotti rientranti nella classe 9 ai sensi
dell’Accordo di Nizza e corrispondenti, segnatamente, alla seguente descrizione: «Apparecchi
e strumenti ottici; occhiali, montature, lenti, astucci, cordoncini, catenelle per occhiali», qui di
seguito riprodotto:
8. La domanda di nullità era diretta nei confronti di tutti i prodotti designati dal marchio
comunitario GASOLINE.
9. Con decisione 29 luglio 2008, la divisione di annullamento dell’UAMI ha accolto la
domanda di nullità per tutti i prodotti designati dal marchio GASOLINE.
10. Il 7 ottobre 2008 il ricorrente ha proposto ricorso presso l’UAMI avverso la decisione
della divisione di annullamento.
11. La seconda commissione di ricorso dell’UAMI, con decisione 13 luglio 2009 (in
prosieguo: la «decisione impugnata»), ha respinto il ricorso, con la motivazione che
ricorrevano le condizioni di applicazione del combinato disposto degli artt. 53, n. 1, lett. a), e
8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009. In sostanza, essa ha considerato che, data
l’identità dei prodotti designati dal marchio comunitario anteriore GAS e dal marchio
GASOLINE, la somiglianza di tali marchi sul piano visivo e fonetico e la loro somiglianza –
o addirittura identità concettuale, almeno per una parte rilevante del pubblico anglofono
dell’Unione, esisteva un rischio di confusione tra essi.
Conclusioni delle parti
12. Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
– annullare la decisione impugnata;
– ordinare l’acquisizione dei fascicoli di cui ai procedimenti dell’UAMI B 630410, 2087/C e
R 1455/2008-2;
– condannare l’UAMI alle spese.
13. L’UAMI conclude che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
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– condannare il ricorrente alle spese.
14. L’interveniente chiede che il Tribunale voglia:
– confermare la decisione impugnata;
– in subordine, nel caso in cui il Tribunale non volesse confermare la decisione impugnata e
riconoscere la nullità della registrazione comunitaria del marchio GASOLINE ai sensi del
combinato disposto degli artt. 53, n. 1, lett. a), e 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009,
rinviare la causa alla commissione di ricorso dell’UAMI per l’esame della nullità della
menzionata registrazione di marchio ai sensi dell’art. 52, n. 1, lett. b), del regolamento n.
207/2009;
– disporre l’acquisizione dei fascicoli di cui ai procedimenti dell’UAMI B 630410, 2087/C, R
l455/2008-2;
– condannare il ricorrente alle spese.
In diritto
15. In via preliminare, per quanto riguarda il primo capo di conclusioni dell’interveniente,
diretto ad ottenere che il Tribunale confermi la decisione impugnata, occorre rilevare che, in
udienza, l’interveniente ha affermato che confermare la decisione impugnata equivaleva a
respingere il ricorso, affermazione di cui si è preso atto nel verbale d’udienza. Occorre quindi
intendere il primo capo di conclusioni dell’interveniente come diretto, in sostanza, al rigetto
del ricorso [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 23 febbraio 2010, causa T-11/09,
Özdemir/UAMI – Aktieselskabet af 21. november 2001 (James Jones), non pubblicata nella
Raccolta, punto 14].
16. A sostegno del ricorso il ricorrente invoca, in sostanza, tre motivi, vertenti,
rispettivamente, sulla violazione del combinato disposto dell’art. 53, n. 1, lett. a), e dell’art. 8
del regolamento n. 207/2009, sulla violazione dell’art. 52, n. 1, lett. b), del regolamento e
sulla violazione dei suoi diritti di difesa nel procedimento seguito dinanzi all’UAMI.
17. Per quanto riguarda anzitutto il terzo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della
difesa, occorre rilevare che, in risposta ad un quesito posto dal Tribunale in udienza, il
ricorrente ha affermato che tale motivo non era stato invocato nel ricorso, affermazione di cui
si è preso atto nel verbale d’udienza. Orbene, in forza dell’art. 21 dello Statuto della Corte di
giustizia dell’Unione europea e dell’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del
Tribunale, applicabile in materia di proprietà intellettuale ai sensi dell’art. 130, n. 1, del
medesimo regolamento, qualsiasi ricorso deve contenere l’esposizione sommaria dei motivi
invocati, e tale indicazione deve essere sufficientemente chiara e precisa da permettere al
convenuto di predisporre la sua difesa e al Tribunale di pronunciarsi sul ricorso. Al fine di
garantire la certezza del diritto e una corretta amministrazione della giustizia è necessario,
affinché un ricorso sia considerato ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui
quali esso è fondato emergano, anche sommariamente, purché in modo coerente e
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comprensibile, dall’atto introduttivo stesso [v. sentenza del Tribunale 19 novembre 2008,
causa T-269/06, Rautaruukki/UAMI (RAUTARUUKKI), non pubblicata nella Raccolta, punti
33 e 34 nonché giurisprudenza ivi citata]. Ne deriva che questo motivo deve essere dichiarato
irricevibile.
Sul primo motivo, vertente sulla violazione del combinato disposto degli artt. 53, n. 1, lett. a),
e 8 del regolamento n. 207/2009
18. Il ricorrente in sostanza afferma che, a causa dell’assenza di somiglianza tra i marchi di
cui trattasi, non esiste un rischio di confusione tra essi. D’altra parte, il marchio anteriore non
godrebbe di notorietà sul territorio di cui trattasi e l’uso del marchio GASOLINE non
trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio
anteriore né causerebbe loro pregiudizio.
19. L’UAMI e l’interveniente contestano l’argomentazione del ricorrente.
20. Occorre rilevare che la commissione di ricorso ha fondato la decisione impugnata
sull’esistenza delle condizioni di applicazione del combinato disposto dell’art. 53, n. 1, lett.
a), e dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009.
21. A termini dell’art. 53, n. 1, lett. a), del regolamento n. 207/2009, un marchio comunitario
è dichiarato nullo, su domanda presentata all’UAMI, quando esista un marchio anteriore ai
sensi dell’art. 8, n. 2, del regolamento medesimo e ricorrano le condizioni di cui all’art. 8, n.
1, lett. b), di detto regolamento.
22. A norma dell’art. 8, n. 2, lett. a), i) e ii), del regolamento n. 207/2009, per marchi anteriori
devono intendersi i marchi comunitari e i marchi registrati in uno Stato membro la cui data di
deposito sia anteriore a quella del marchio comunitario controverso.
23. A norma dell’art. 53, n. 1, lett. a), e dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009,
un marchio comunitario è quindi dichiarato nullo se, a causa dell’identità o della somiglianza
di detto marchio col marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi che i
due marchi designano, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale
il marchio anteriore è tutelato. Il rischio di confusione include il rischio di associazione con il
marchio anteriore.
24. Poiché la causa di nullità relativa risultante dall’art. 53, n. 1, lett. a), del regolamento n.
207/2009, in combinato disposto con l’art. 8, n. 1, lett. b), del medesimo regolamento,
corrisponde all’impedimento relativo alla registrazione previsto da quest’ultima disposizione,
la giurisprudenza riguardante il rischio di confusione ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), di tale
regolamento è anch’essa pertinente nel presente contesto [v., in tal senso, sentenze del
Tribunale 25 maggio 2005, causa T-288/03, TeleTech Holdings/UAMI – Teletech
International (TELETECH GLOBAL VENTURES), Racc. pag. II-1767, punto 75, e 15 aprile
2010, causa T-488/07, Cabel Hall Citrus/UAMI – Casur (EGLÉFRUIT), non pubblicata nella
Raccolta, punto 25].
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25. In proposito occorre rilevare che, contrariamente a quanto afferma il ricorrente, non
occorre stabilire se il marchio anteriore goda di notorietà sul territorio di cui trattasi e se l’uso
senza giusto motivo del marchio GASOLINE tragga indebitamente vantaggio dal carattere
distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o rechi loro pregiudizio. Tali argomenti
sarebbero efficaci solo se la commissione di ricorso avesse fondato la sua decisione sul
combinato disposto dell’art. 53, n. 1, lett. a), e dell’art. 8, n. 5, del regolamento n. 207/2009, il
che non è avvenuto nel caso di specie.
26. D’altra parte, secondo una giurisprudenza costante costituisce rischio di confusione il
rischio che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi di cui trattasi provengano dalla
stessa impresa o da imprese collegate economicamente. Il rischio di confusione deve essere
valutato globalmente, in base alla percezione che il pubblico di riferimento ha dei segni e dei
prodotti o dei servizi in causa e prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso
di specie, in particolare l’interdipendenza fra la somiglianza dei segni e la somiglianza dei
prodotti o dei servizi designati [v. sentenza del Tribunale 9 luglio 2003, causa T-162/01,
Laboratorios RTB/UAMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), Racc. pag.
II-2821, punti 30-33 e giurisprudenza ivi citata].
27. Nella fattispecie, poiché la commissione di ricorso ha preso in considerazione il marchio
comunitario anteriore, essa ha giustamente constatato, al punto 28 della decisione impugnata,
che il territorio rispetto al quale doveva essere valutato il rischio di confusione era quello
dell’Unione europea.
28. Per quanto riguarda il pubblico pertinente, secondo la giurisprudenza, nell’ambito della
valutazione globale del rischio di confusione, occorre prendere in considerazione il
consumatore medio della categoria di prodotti di cui trattasi, normalmente informato e
ragionevolmente attento ed accorto. Si deve anche tener conto del fatto che il livello di
attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria dei prodotti o dei
servizi di cui trattasi [v. sentenza del Tribunale 13 febbraio 2007, causa T-256/04,
Mundipharma/UAMI – Altana Pharma (RESPICUR), Racc. pag. II-449, punto 42 e
giurisprudenza ivi citata]. Nel caso di specie, occorre constatare che i prodotti di cui trattasi si
rivolgono, come ha rilevato la commissione di ricorso al punto 29 della decisione impugnata,
al consumatore medio che, nel caso di detti prodotti, è particolarmente attento al momento
dell’acquisto. Infatti, la commissione di ricorso, al medesimo punto della decisione
impugnata, ha giustamente rilevato che l’acquisto di tali prodotti, che non è particolarmente
frequente, era strettamente correlato alle tendenze della moda, ai gusti personali o
all’attaccamento ai marchi.
Sul raffronto dei prodotti e dei segni designati dai marchi in conflitto
29. Nella specie, è pacifico che i prodotti di cui trattasi sono identici.
30. Per quanto riguarda il raffronto tra i segni, occorre ricordare che la valutazione globale del
rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o
concettuale dei segni in conflitto, sull’impressione complessiva prodotta dagli stessi, in
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considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti. La percezione dei
marchi che ha il consumatore medio dei prodotti o servizi in questione svolge un ruolo
determinante nella valutazione globale di detto rischio. A tale proposito, il consumatore
medio percepisce normalmente un marchio come un tutt’uno e non effettua un esame dei suoi
singoli elementi (v. sentenza della Corte 12 giugno 2007, causa C-334/05 P, UAMI/Shaker,
Racc. pag. I-4529, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).
31. La commissione di ricorso ha considerato che i due marchi di cui trattasi presentavano una
certa somiglianza visiva e una certa somiglianza fonetica, nonché una somiglianza – o
addirittura identità – concettuale, almeno per una parte rilevante del pubblico anglofono
dell’Unione.
32. Il ricorrente fa notare, in sostanza, che i marchi di cui trattasi non presenterebbero una
somiglianza sul piano visivo, fonetico e concettuale. Sul piano visivo, la commissione di
ricorso non avrebbe esaminato l’aspetto grafico dei marchi nazionali anteriori, cioè
l’associazione delle lettere «g», «a» e «s» a due ali nere stilizzate e ad una frase in inglese. Sul
piano fonetico, il termine «gas» non potrebbe essere confuso con il termine «gasoline». Per
quanto riguarda il piano concettuale, la commissione di ricorso non avrebbe dovuto tener
conto del significato del termine «gas» per i consumatori nel Regno Unito e in Irlanda
conoscitori dell’inglese americano, essendo il territorio ed il consumatore di riferimento quelli
dell’Unione. Il termine «gas» in italiano, spagnolo, francese e tedesco significherebbe
qualsiasi sostanza aeriforme o allo stato gassoso.
33. L’UAMI e l’interveniente contestano l’argomentazione del ricorrente.
34. In primo luogo, per quanto concerne il raffronto sul piano visivo, occorre anzitutto
ricordare che nulla si oppone a che sia verificata l’esistenza di una somiglianza visiva tra un
marchio denominativo ed un marchio figurativo, dato che questi due tipi di marchio hanno
una configurazione grafica che può dar luogo ad un’impressione visiva [v. sentenza 4 maggio
2005, causa T-359/02, Chum/UAMI – Star TV (STAR TV), Racc. pag. II-1515, punto 43 e
giurisprudenza ivi citata].
35. Inoltre, occorre rilevare che risulta dal punto 33 della decisione impugnata che il marchio
anteriore preso in considerazione dalla commissione di ricorso ai fini del raffronto è
esclusivamente il marchio comunitario. Tale marchio è costituito da un disegno di ali nere
arcuate asimmetriche su cui spicca il termine «gas». Contrariamente a quanto afferma il
ricorrente, tale marchio non contiene quindi l’elemento verbale «Keep it simple». Tale
elemento è solamente incluso nei marchi nazionali anteriori che non sono stati presi in
considerazione dalla commissione di ricorso.
36. Nel caso di specie, la commissione di ricorso ha giustamente constatato, al punto 34 della
decisione impugnata, che i due marchi comunitari di cui trattasi presentavano una certa
somiglianza visiva malgrado la loro diversa struttura e lunghezza. Infatti, come la
commissione di ricorso ha rilevato al medesimo punto della decisione impugnata, l’elemento
verbale «gas» del marchio anteriore corrisponde alla parte iniziale del marchio denominativo
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GASOLINE. A tal riguardo, occorre rilevare che la parte iniziale dei marchi denominativi può
essere suscettibile di richiamare maggiormente l’attenzione del consumatore rispetto alle parti
successive [v., in tal senso, sentenze del Tribunale 17 marzo 2004, cause riunite T-183/02 e
T-184/02, El Corte Inglés/UAMI – González Cabello e Iberia Líneas Aéreas de España
(MUNDICOR), Racc. pag. II-965, punto 81, e 16 marzo 2005, causa T-112/03,
L’Oréal/UAMI – Revlon (FLEXI AIR), Racc. pag. II-949, punti 64 e 65].
37. Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, la commissione di ricorso ha altresì
preso in considerazione l’elemento figurativo del marchio comunitario anteriore costituito da
un disegno di ali arcuate asimmetriche. A tale proposito essa ha giustamente indicato, al punto
34 della decisione impugnata, che l’elemento figurativo non era idoneo a distrarre l’attenzione
del consumatore pertinente dall’elemento verbale «gas», che costituisce la parte
maggiormente distintiva del segno, cioè quella che permette al pubblico di individuare
l’origine commerciale dei prodotti di cui trattasi. Al pari della commissione di ricorso,
occorre constatare che, tenuto conto del modo in cui si presenta l’elemento figurativo nel
marchio anteriore considerato nel suo insieme, esso funge piuttosto da decorazione rispetto
all’elemento verbale. Nonostante il marchio GASOLINE non comprenda un elemento
figurativo, occorre quindi dichiarare che esiste un certo grado di somiglianza visiva tra i
marchi di cui trattasi.
38. In secondo luogo, per quanto riguarda il raffronto fonetico dei marchi di cui trattasi, la
commissione di ricorso, al punto 34 della decisione impugnata, ha giustamente constatato che
i due marchi in esame presentavano una certa somiglianza fonetica in quanto l’elemento
verbale «gas» del marchio anteriore corrisponde alla parte iniziale del marchio GASOLINE.
Ciò avviene anche se il marchio GASOLINE contiene più sillabe mentre il marchio anteriore
ne contiene una sola, poiché la parte iniziale dei marchi denominativi può attirare l’attenzione
del consumatore più delle parti seguenti (v. punto 36 supra).
39. In terzo luogo, per quanto riguarda il raffronto concettuale dei marchi di cui trattasi,
occorre rilevare che il ricorrente non contesta la constatazione della commissione di ricorso,
al punto 35 della decisione impugnata, secondo cui i segni in esame sono simili, o persino
identici, sul piano concettuale per il pubblico anglofono dell’Unione o, almeno, per una parte
rilevante di tale pubblico, poiché in inglese americano i due termini «gas» e «gasoline» sono
normalmente usati per designare la benzina per auto. Il ricorrente afferma piuttosto che la
commissione di ricorso non avrebbe dovuto limitarsi a prendere in considerazione il
consumatore anglofono.
40. Orbene, occorre rammentare che, per dichiarare nullo un marchio comunitario, è
sufficiente che le condizioni enunciate all’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009
esistano solo in una parte dell’Unione [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 14 dicembre
2006, cause riunite T-1/03, T-2/03 e T-03/03, Mast-Jägermeister/UAMI – Licorera
Zacapaneca (VENADO con riquadro e a.), Racc. pag. II-409, punto 76 e giurisprudenza ivi
citata]. Poiché il consumatore anglofono preso in considerazione dalla commissione di ricorso
comprende quantomeno i consumatori nel Regno Unito e in Irlanda, la commissione di
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ricorso ha rilevato l’esistenza di una somiglianza, o persino di un’identità, concettuale in una
parte considerevole dell’Unione.
41. In ogni caso, la commissione di ricorso poteva giustamente fondare il suo ragionamento
sul fatto che i termini «gasoline» e «gas» in inglese americano sono noti a gran parte dei
consumatori europei anglofoni. Infatti, come ha rilevato la commissione di ricorso al punto 35
della decisione impugnata, esistono legami socioeconomici e culturali tra gli Stati Uniti, da un
lato, e il Regno Unito e l’Irlanda, dall’altro. Occorre rilevare, al pari della commissione di
ricorso, che i consumatori in tali Stati membri sono abituati, fin dall’infanzia, a vedere film e
programmi televisivi prodotti negli Stati Uniti e ritrasmessi in lingua originale. Inoltre, è
consentito ritenere che coloro che utilizzano Internet nel Regno Unito e in Irlanda visitino
regolarmente siti Internet americani. Occorre altresì rilevare che i termini di cui trattasi non
sono propri di un linguaggio tecnico, ma hanno un senso per un vasto pubblico, cioè quello
degli automobilisti.
42. In considerazione di tutto quanto precede, la commissione di ricorso ha giustamente
concluso che esisteva, tra i marchi di cui trattasi, una certa somiglianza visiva e una certa
somiglianza fonetica nonché una somiglianza – o addirittura identità – concettuale, almeno
per quanto riguarda una parte rilevante del pubblico anglofono dell’Unione.
Sul rischio di confusione
43. La valutazione globale del rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i
fattori che entrano in considerazione, in particolare la somiglianza dei marchi e quella dei
prodotti o dei servizi designati. Un debole grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi
designati può, infatti, essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e
viceversa [v., per analogia, sentenza della Corte 29 settembre 1998, causa C-39/97, Canon,
Racc. pag. I-5507, punto 17, e sentenza VENADO con riquadro e a., cit. supra al punto 40,
punto 74].
44. La commissione di ricorso ha considerato che, tenuto conto, in particolare, dell’identità
dei prodotti di cui trattasi, delle somiglianze visive e fonetiche tra i segni in conflitto, nonché
della loro somiglianza – o persino identità – concettuale, almeno per una parte rilevante del
pubblico anglofono dell’Unione, esisteva il rischio che numerosi consumatori anglofoni
fossero portati, se non a confondere un marchio con l’altro, almeno a pensare che essi
provenissero dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate.
45. Il ricorrente sostiene che, in considerazione delle differenze sul piano visivo, fonetico e
concettuale tra i segni di cui trattasi, non esiste un rischio di confusione tra essi. Inoltre,
secondo il ricorrente, il marchio anteriore non è mai stato utilizzato nel settore
dell’occhialeria, ma esclusivamente nel settore dell’abbigliamento. La commissione di ricorso
avrebbe dovuto prendere in considerazione anche le modalità di utilizzazione del marchio
anteriore.
46. L’UAMI e l’interveniente contestano l’argomentazione del ricorrente.
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47. Per quanto riguarda l’affermazione del ricorrente secondo cui il marchio anteriore non è
mai stato utilizzato nel settore dell’occhialeria, occorre rilevare, seguendo il ragionamento
svolto dalla commissione di ricorso ai punti 15-17 della decisione impugnata, che, anche se il
ricorrente avesse formulato una richiesta di prova dell’uso serio del marchio comunitario
anteriore ai sensi dell’art. 57, n. 2, del regolamento n. 207/2009, l’interveniente non sarebbe
stata soggetta all’obbligo di provare l’uso previsto da tale disposizione. Infatti, in forza
dell’art. 57, n. 2, del regolamento n. 207/2009, il titolare del marchio comunitario anteriore
deve fornire la prova dell’uso serio, purché, alla data della domanda di nullità o a quella di
pubblicazione della domanda di marchio comunitario, il marchio comunitario anteriore fosse
stato registrato da almeno cinque anni. Nel caso di specie, la registrazione del marchio
comunitario anteriore è stata concessa il 17 luglio 2008 (v. punto 7 supra). La domanda di
nullità è stata presentata il 20 febbraio 2007 e la domanda di marchio GASOLINE è stata
pubblicata il 5 maggio 2003 (v. punti 1 e 5 supra). Di conseguenza, alle date considerate
all’art. 57, n. 2, del regolamento n. 207/2009, il marchio comunitario anteriore non era
registrato da almeno cinque anni. Ne consegue che l’uso serio del marchio anteriore non
costituisce un fattore che deve essere preso in considerazione nella valutazione globale del
rischio di confusione.
48. Infine, il ricorrente afferma che la commissione di ricorso sarebbe venuta meno al suo
obbligo di prendere in considerazione le modalità di uso del marchio anteriore concernenti in
particolare il mercato, il tipo di prodotto, il consumatore, la concorrenza e i canali di
distribuzione di cui trattasi.
49. A tale proposito, occorre anzitutto ricordare che il rischio di confusione deve essere
valutato tenendo conto dell’interdipendenza tra la somiglianza dei segni e quella dei prodotti
designati (v. punto 26 supra). La circostanza che il marchio anteriore sia già stato utilizzato
nel settore dell’abbigliamento non è quindi pertinente, poiché i prodotti designati dai marchi
di cui trattasi rientrano nel settore dell’occhialeria.
50. Inoltre, è certamente vero che, nella valutazione globale del rischio di confusione,
l’aspetto visivo, fonetico e concettuale dei segni in conflitto non ha sempre lo stesso valore ed
occorre quindi analizzare le condizioni obiettive nelle quali i marchi possono presentarsi sul
mercato [v., in tal senso, sentenze 3 luglio 2003, causa T-129/01, Alejandro/UAMI –
Anheuser-Busch (BUDMEN), Racc. pag. II-2251, punto 57, e 6 ottobre 2004, cause riunite da
T-117/03 a T-119/03 e T-171/03, New Look/UAMI – Naulover (NLSPORT, NLJEANS,
NLACTIVE e NLCollection), Racc. pag. II-3471, punto 49]. Tuttavia, nella fattispecie, la
commissione di ricorso ha analizzato sufficientemente e senza commettere errori di fatto o di
diritto tali condizioni obiettive. Infatti, essa ha a buon diritto definito il consumatore
pertinente rispetto ai prodotti di cui trattasi (v. punto 28 supra). Al punto 30 della decisione
impugnata, essa ha altresì rilevato a buon diritto che i prodotti designati dai marchi in
conflitto erano identici. In ogni caso, il ricorrente non ha precisato gli elementi oggettivi che
la commissione di ricorso avrebbe analizzato in maniera erronea.
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Tribunale I grado CE, sez. VIII, 15 dicembre 2010
51. Infine, poiché le modalità di commercializzazione particolari dei prodotti designati dai
marchi possono variare nel tempo e secondo la volontà dei titolari di tali marchi, l’analisi
prospettica del rischio di confusione tra due marchi non può dipendere dalle intenzioni
commerciali, realizzate o meno, e per loro natura soggettive, dei titolari dei marchi [sentenza
della Corte 15 marzo 2007, causa C-171/06 P, T.I.M.E. ART/UAMI, non pubblicata nella
Raccolta, punto 59, e sentenza del Tribunale 9 settembre 2008, causa T-363/06, Honda Motor
Europe/UAMI – Seat (MAGIC SEAT), Racc. pag. II-2217, punto 63]. A tale proposito,
occorre constatare che le modalità di uso del marchio comunitario anteriore per i prodotti di
cui trattasi, come il mercato a cui si rivolge, la concorrenza e i canali di distribuzione,
dipendono dalle intenzioni commerciali soggettive del titolare del marchio e non possono
essere prese in considerazione ai fini della valutazione globale del rischio di confusione.
52. Alla luce di tutto quanto precede, occorre quindi considerare che, in considerazione
dell’identità dei prodotti di cui trattasi e della somiglianza dei segni in conflitto, la
commissione di ricorso non ha commesso alcun errore dichiarando che esisteva un rischio che
numerosi consumatori anglofoni fossero portati, se non a confondere un marchio con l’altro,
almeno a pensare che provenissero dalla stessa impresa o da imprese economicamente
collegate.
53. Tale motivo deve perciò essere respinto.
Sul secondo motivo, vertente sulla violazione dell’art. 52, n. 1, lett. b), del regolamento n.
207/2009
54. Il ricorrente afferma, in sostanza, che al momento del deposito della domanda di marchio
GASOLINE non era in malafede, dal momento che l’interveniente non avrebbe mai utilizzato
il segno GAS nel settore dell’occhialeria.
55. L’UAMI e l’interveniente contestano l’argomentazione del ricorrente.
56. Dal punto 10 della decisione impugnata risulta che la commissione di ricorso non ha
basato la sua decisione sull’art. 52, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009. Allo stesso
modo, la commissione di ricorso ha indicato al punto 40 della decisione impugnata che, alla
luce delle considerazioni che precedevano, riteneva superfluo procedere all’esame
dell’asserita malafede del titolare del marchio contestato al momento del deposito della
domanda di registrazione del segno controverso.
57. Tale motivo è pertanto inconferente e deve essere disatteso.
58. Da tutte le considerazioni che precedono discende che il ricorso deve essere respinto in
toto.
Sulle domande di acquisizione dei fascicoli di cui ai procedimenti dell’UAMI B 630410,
2087/C e R l455/2008-2 presentate dal ricorrente e dall’interveniente
59. Il ricorrente e l’interveniente chiedono al Tribunale di ordinare all’UAMI l’acquisizione
dei fascicoli di cui ai procedimenti B630410, 2087/C e R l455/2008-2.
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60. Al riguardo, occorre rilevare che i fascicoli 2087/C e R 1455/2008-2 riguardano
rispettivamente la procedura dinanzi alla divisione di annullamento dell’UAMI e quella
dinanzi alla commissione di ricorso. Orbene, il fascicolo relativo alla procedura dinanzi alla
commissione di ricorso è stato trasmesso al Tribunale, conformemente all’art. 133, n. 3, del
regolamento di procedura. Tale fascicolo conteneva anche copia del fascicolo relativo al
procedimento dinanzi alla divisione di annullamento. Le domande di acquisizione dei
fascicoli 2087/C e R 1455/2008-2 sono quindi divenute prive di oggetto. Di conseguenza, non
vi è più luogo a statuire su di esse.
61. Per quanto riguarda il fascicolo del procedimento B 630410, esso riguarda un
procedimento di opposizione relativo alla domanda di registrazione del marchio comunitario
denominativo GASOLINE. A tale proposito occorre rilevare che, in considerazione di quanto
precede, si deve respingere il ricorso, senza che appaia necessario accogliere la domanda di
acquisizione del fascicolo dell’UAMI riguardante il procedimento di opposizione relativo alla
domanda di registrazione del marchio GASOLINE [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 10
luglio 2006, causa T-323/03, La Baronia de Turis/UAMI – Baron Philippe de Rothschild (LA
BARONNIE), Racc. pag. II-2085, punto 71].
Sulle spese
62. Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è
condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l’UAMI e l’interveniente ne hanno
fatto domanda, il ricorrente, rimasto soccombente, dev’essere condannato alle spese.
P.Q.M,
IL TRIBUNALE (Ottava Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) Luciano Bianchin è condannato alle spese.
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 15 dicembre 2010.
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