GIUSEPPE SENA ESCLUSIVA BREVETTUALE E LICENZA

GIUSEPPE SENA
ESCLUSIVA BREVETTUALE E LICENZA OBBLIGATORIA
Prenderò in esame la licenza obbligatoria per “invenzioni dipendenti”.
Gli artt. 71 ss. c.p.i. riproducono, con riferimento alle invenzioni dipendenti,
i previgenti artt. 54 ss. l.inv., ma l’art. 72.3 c.p.i., dopo avere confermata la
regola secondo cui la licenza obbligatoria non può essere concessa al
contraffattore del brevetto, aggiunge la frase: “a meno che non dimostri la
sua buona fede”.
Si tratta di una modifica che indubbiamente estende la applicazione
dell’istituto della licenza obbligatoria in materia di invenzioni dipendenti,
consentendo di superare un rilevante ostacolo alla sua concreta
applicazione (Ostacolo del resto assente nelle leggi di altri paesi: UK
Patents Act, section 48; Deutsches Patentgesetz, § 24; Code de la
Proprièté Intellectuelle, art. L. 613-15; cfr. pure la normativa di cui
all’accordo Trips, artt. 30 e 31, in particolare art. 31.l.).
E poichè a me pare che in questa fattispecie la licenza obbligatoria
costituisca un fondamentale strumento per contemperare l’interesse del
titolare del brevetto, e quindi l’interesse generale alla promozione della
ricerca, con l’altrettanto generale interesse al progresso tecnico,
consentendo in particolare la brevettazione di scoperte e invenzioni di
base, senza precludere lo sviluppo delle applicazioni che ne derivano,
ritengo che tale innovazione debba essere sicuramente approvata (SENA,
La brevettazione delle scoperte e delle invenzioni fondamentali, in Riv. dir.
ind. 1990, I, 328 ss.).
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D’altra parte, sembra evidente che il pericolo di un eventuale abuso di tale
istituto possa essere escluso da una rigorosa applicazione della regola
(art. 71.1 c.p.i.) per la quale la licenza obbligatoria può essere concessa
solo per le invenzioni dipendenti che costituiscono un importante
progresso tecnico, di considerevole rilevanza economica, rispetto
all’oggetto del precedente brevetto.
Quanto alla interpretazione del concetto di “buona fede”, richiesta dalla
vigente normativa, deve osservarsi come essa non debba essere ricercata
nella ignoranza del brevetto anteriore, ma piuttosto in un ragionevole
margine di dubbio circa la validità e l’ambito di protezione di quest’ultimo
(CARTELLA, Osservazioni alle disposizioni del codice della proprietà
industriale. Alcuni profili relativi alle invenzioni, in Quaderni Aida n. 11,
Milano 2004, pag. 31).
Per
ragioni
sistematiche,
desumibili
dalla
ratio
della
normativa
considerata, è poi necessario precisare che la contraffazione, per essere
tale (se compiuta in buona fede) da non escludere la concessione della
licenza obbligatoria, deve comunque consistere nella realizzazione della
invenzione dipendente e non esclusivamente di quella coperta dal
brevetto anteriore; deve, in altre parole, essere qualificata dalla esigenza
di attuare la successiva invenzione per utilizzarne l’importante progresso
tecnico e la considerevole rilevanza economica.
La possibilità di ottenere la licenza obbligatoria da parte del contraffattore
(in buona fede) del brevetto anteriore, consente la applicazione di questa
normativa anche in pendenza del giudizio di contraffazione; sarà anzi
proprio questa l’ipotesi più frequente, quando, per esempio in seguito
all’espletamento di una c.t.u., gli aspettii tecnici della controversia saranno
stati compiutamente evidenziati.
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E poiché la contraffazione non esclude più la concessione della licenza
obbligatoria, così come la concessione della licenza obbligatoria non
pregiudica l’esercizio (in via principale o in via riconvenzionale) dell’azione
circa la validità del brevetto anteriore e l’estensione dei diritti che ne
derivano (art. 72.6 c.p.i.), il procedimento amministrativo (art. 199 c.p.i.) si
svolgerà parallelamente al giudizio ordinario e subordinatamente all’esito
di quest’ultimo.
Se il giudizio dovesse concludersi con l’accertamento della validità e della
contraffazione del brevetto anteriore, la licenza eventualmente concessa
avrà pieno vigore; se al contrario venisse dichiarata la nullità o comunque
esclusa la contraffazione di quest’ultimo, la licenza sarebbe inutiliter data
e verrebbe meno, essendosi verificata la condizione risolutiva alla quale la
concessione era subordinata.
Nel primo caso non potrà essere disposta l’inibitoria, ma potrà aversi la
condanna al risarcimento del danno per il periodo anteriore alla
concessione della licenza, danno che potrà anche coincidere con le
royalties (Cfr. art. 125 c.p.i. e l’art. 13.1b della Direttiva 2004/48/CE)
dovute al titolare sulla base della stessa licenza, che avrebbe così, di
fatto, efficacia retroattiva.
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