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Sentenza n. 1864/2015 pubbl. il 11/02/2015
RG n. 54836/2012
Repert. n. 1512/2015 del 11/02/2015
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione specializzata in materia di impresa
Sezione A
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Paola Gandolfi Presidente rel.
Dott. Sivia Giani
Giudice
Dott. Alima Zana
Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 54836/2012 R.G. promossa da:
TENDER CORPORATION (c.f. ), con il patrocinio degli avv. CANEVA DANIELE e
FUCCI GIANLUCA TEODORO (FCCGLC75P24F205N) Corso Porta Vittoria, 18
20122 MILANO; ,
ATTORE
contro:
BOUTY SPA (C.F. 00844760157 ), con il patrocinio dell’avv. RACCA ELISABETTA
e PANZARINI ELISABETTA (PNZLBT68H46F205V) Corso Europa, 5 20122
MILANO;
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http://bit.ly/29qYJLt
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Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067
REPUBBLICA ITALIANA
RG n. 54836/2012
Repert. n. 1512/2015 del 11/02/2015
CONVENUTO
NELL’INTERESSE DI TENDER CORPORATION
Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza e domanda:
Nel merito in via principale
- accertare e dichiarare che la fabbricazione, l’importazione, l’esportazione, la
commercializzazione, la pubblicizzazione, la detenzione, l’uso dei prodotti contestati
recanti il marchio “AFTER BITE”/”AFTERBITE” e comunque di qualunque altro
prodotto recante il marchio “AFTER BITE”/”AFTERBITE”, costituiscono
contraffazione dei marchi aventi ad oggetto l’espressione “AFTER BITE” di titolarità di
parte attrice, fra cui il marchio nazionale n. 0000764683, depositato in data 5.08.94,
classe 3 e 5, registrato in data 24.12.98 e rinnovato in data 11.06.04 (cfr. doc. n. 7), il
marchio nazionale n. 0000842273, depositato in data 12.06.98, classe 3 e 5, registrato in
data 22.03.01 e rinnovato in data 26.6.08 (cfr. doc. n. 8), nonché atto di concorrenza
sleale e conseguentemente inibirne la continuazione;
- ordinare il ritiro definitivo dal commercio e la distruzione dei prodotti contraffatti e di
tutte le cose costituenti la violazione (fra cui, a mero titolo esemplificativo, materiale
commerciale, dépliant, confezioni, cataloghi, etichette ecc.);
- condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, derivanti
dalla contraffazione e dalla concorrenza sleale, e in ogni caso alla reversione degli utili
conseguiti dal contraffattore, determinati anche in via equitativa;
- ordinare la pubblicazione dell’emananda sentenza su “Il Corriere della Sera”, “Il Sole
24 Ore”, “Donna Moderna” e “Il Farmacista”, in caratteri doppi del normale, per due
volte consecutive, a spese delle parti convenute e a cura dell’attrice;
- disporre una penale di € 5.000,00 a carico della convenuta, per ogni giorno di ritardo
nell’ottemperare alla sentenza nonché € 50.000,00, per ogni violazione successivamente
constatata e accertata nel presente giudizio;
In via istruttoria
- disporre l’interrogatorio formale, anche ai sensi degli artt. 121 e 121 bis C.P.I. del
legale rappresentante della società convenuta richiedendosi di indicare i quantitativi dei
prodotti commercializzati dalla convenuta recanti il marchio “After bite”, il prezzo di
vendita, l’eventuale prezzo di acquisto dei prodotti da fornitori ovvero il costo di
produzione, il fatturato complessivo dall’inizio dell’illecito ad oggi e, in ogni caso per
gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013, nonché informazioni sulle origini e sulle reti di
distribuzione dei prodotti in contestazione recanti il marchio “AFTER
BITE”/“AFTERBITE” commercializzati dalla convenuta, e in particolare: nome e
indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri
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Conclusioni delle parti:
precedenti detentori dei prodotti in questione, nonché dei grossisti e dei dettaglianti,
nonché informazioni sulle quantità prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute o ordinate;
- ammettersi prova per testimoni, sui seguenti capitoli:
1) vero che le fatture sub doc. n. 32 a) che si rammostrano al teste sono state emesse
dalla società Tender nei confronti di Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella S.r.l.
per la vendita di prodotti a marchio “After Bite”?
2) vero che le fatture sub doc. n. 32 b) che si rammostrano al teste sono state emesse
3) vero che le fatture sub doc. n. 32 c) che si rammostrano al teste sono state emesse
4) vero che le fatture sub doc. n. 32 d) che si rammostrano al teste sono state emesse
5) vero che le fatture sub doc. n. 32 e) che si rammostrano al teste sono state emesse
6) vero che i prodotti a marchio “After Bite” di Tender Corporation sono stati venduti da
Tender in Italia a Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella S.r.l. dal 1987?
7) le fatture sub doc. n. 33) che si rammostrano al teste sono state emesse dalla società
Tender nei confronti di Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella S.r.l. per la vendita
di prodotti a marchio “After Bite”?
8) vero che il fatturato realizzato da Sella nell’anno 2006 sui prodotti a marchio “After
Bite” di Tender è pari a Euro 1.088.146,49?
Bite” di Tender è pari a Euro 891.246,57?
15) vero che nell’anno 2006 Sella ha distribuito in Italia n. 472.852 prodotti
contraddistinti dal marchio “After Bite”?
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22) vero che la dichiarazione sub doc. 34 che mi si rammostra riporta i dati di fatturato
per anno dal 2006 al 2012 realizzati da Sella con la vendita dei prodotti a marchio After
Bite e il numero di pezzi After Bite lenitivo da 14ml venduti da Sella in ciascuno anno
dal 2006 al 2012?
23) vero che le fatture sub doc. n. 37 riguardano spese sostenute da Sella per l’acquisto
di spazi pubblicitari per i prodotti a marchio “After Bite”?
24) vero che le fatture sub doc. n. 38 riguardano spese sostenute da Sella per la
realizzazione di espositori per farmacie per i prodotti a marchio “After Bite”?
Si indicano come testi i Dottori Antonio Salviato e Roberto Salviato, entrambi
domiciliati presso Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella S.r.l. con sede in Schio
(VI), Via Vicenza 67;
- ordinare alla convenuta Bouty S.p.A., ai sensi dell’art. 121 C.P.I. od, in subordine, ex
artt. 2711, comma 2, c.c., 210 e 212 c.p.c., l'esibizione delle scritture contabili, in
particolare, di fatture di acquisto e di vendita, del libro giornale, dei libri IVA, del libro
carico e scarico di magazzino, del libro inventari, delle bolle doganali di importazione
ed esportazione, fatture di acquisto e di vendita, del listino prezzi dei prodotti contestati
recanti “After bite” o “Afterbite”, il tutto a decorrere dalla data di inizio della
produzione, pubblicizzazione ed offerta in vendita fino alla data di cessazione
dell’illecito ovvero a quella di adozione del provvedimento di esibizione se più recente
e, in ogni caso, per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013;
- disporre, sempre ai sensi dell’art. 121 c.p.i., la comunicazione ed indicazione degli
elementi (fatture di acquisto, fatture di vendita, ordini, bolle di consegna, prospetti e
provvigioni) necessari per l’identificazione dei terzi cooperanti con la società convenuta
nella produzione, distribuzione e commercializzazione dei prodotti contestati per cui è
causa e nei correlativi servizi, con particolare riguardo ai distributori e ai rivenditori
indipendenti;
- disporre CTU contabile diretta a determinare il fatturato della convenuta relativo ai
prodotti per cui è causa, il numero degli esemplari prodotti e/o venduti, il ricavo
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per la convenuta BOUTY S.p.A.,
Voglia codesto Ill.mo Tribunale così giudicare:
respingere nel miglior modo le domande tutte dell’attrice per le ragioni esposte in atti;
con vittoria di spese diritti e onorari di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Con atto di citazione notificato il 5/2/12 la TENDER CORPORATION ha chiamato in
giudizio BOUTY s.p.a. per sentirla dichiarare responsabile di contraffazione del marchio
“AFTER BITE” di titolarità dell’attrice, con conseguenti ordine di ritiro dal commercio,
distruzione dei prodotti e del materiale commerciale, risarcimento dei danni ed in ogni
caso retroversione degli utili, nonché pubblicazione della sentenza.
L’attrice, società statunitense, è titolare del marchio in vari Paesi del mondo, in
particolare in Italia della registrazione n. 764683, su domanda depositata il 5/8/94,
rinnovata al n. 1088627 (nonché protetta da altre registrazioni) per contraddistinguere
prodotti lenitivi degli effetti di punture di insetti (zanzare). Tender contesta quindi alla
convenuta l’uso del segno per contraddistinguere una linea di prodotti farmaceutici per
la cura della punture di insetti.
Si è costituta Bouty, rilevando di contraddistinguere i suoi prodotti della linea repellenti
per insetti con il marchio “ZCare”, utilizzando per ciascuno una dizione descrittiva della
funzione (protection, natural protection, insect repellent). Così per i prodotti lenitivi
degli effetti della puntura il marchio ZCare risulta affiancato dalla dicitura “after bite”,
dizione peraltro usata anche dal Ministero della Salute nella definizione generale dei
farmaci e dispositivi medici contenuta nella circolare 18/2/11. Di conseguenza, Bouty
eccepisce l’insussistenza della contraffazione e la nullità del marchio attoreo per carenza
di capacità distintiva. In ogni caso, la convenuta contesta anche l’intervenuto acquisto
di capacità distintiva del marchio attoreo.
Il G.I. concedeva i termini ex art. 183,VI c.p.c., quindi, senza istruttoria, all’udienza del
22/10/14 rimetteva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come accennato in narrativa, l’attrice risulta titolare della registrazione 764683,
concessa il 24/12/98, su domanda 5/8/94, rinnovata il 22/1/08 al n. 1088627 (su
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marginale e l’utile conseguente alla vendita del prodotto contestato nonché la royalty
media del settore e ogni altro elemento idoneo a determinare il lucro cessante per
l’attrice e gli utili realizzati dal contraffattore, ivi compresa l’eventuale indagine sul
fatturato dell’attrice e sugli utili da essa conseguiti nella vendita dei prodotti
contraddistinti dal marchio azionato.
In ogni caso
con vittoria di spese e compensi professionali
domanda 11/6/04) “consistente nella dicitura after bite riprodotto in qualsiasi colore
dimensione e carattere di stampa” per le classi 3 e 5 (doc. 7 att.).
Tender è altresì titolare di un marchio tridimensionale n. 842273, rilasciato il 22/3/01 su
domanda 12/6/98 e rinnovato il 15/7/10 al 1316598 (su domanda 26/5/08) che “consiste
in un involucro cilindrico su cui è raffigurata una rappresentazione stilizzata di una
zanzara di colore abbinata alla dicitura after bite in carattere stampatello di colore
azzurro, essendo prevista una molletta di aggancio cromato con incisa la parola
“tender” in carattere corsivo” (doc. 8).
Secondo l’attrice per entrambi i segni, anche quello complesso, tridimensionale, il
nucleo ideologico in cui si riassume l’ attitudine individualizzante (c.d. “cuore”), dotato
di autonoma potenzialità evocativa nella memoria del consumatore, si concentrerebbe
nell’espressione “after bite” (“dopo morso”/“dopo puntura” in lingua inglese).
Pare al tribunale che effettivamente, come eccepito dalla convenuta, siffatta dicitura
incontri ab origine il divieto di registrabilità di cui all’art. 13 CPI, consistendo
esclusivamente dall’indicazione descrittiva della funzione e destinazione del prodotto
all’utilizzazione “dopo puntura” dell’insetto. Il fatto che l’espressione registrata non sia
nella lingua ufficiale nazionale non conferisce di per sé distintività, ove si consideri da
un lato che l’inglese è divenuto la lingua comune della koinè mondiale e dall’altro che
proprio nel settore cosmetico è invalso anche in Italia l’uso di contraddistinguere in
inglese la funzionalità/destinazione del prodotto (“after sun”, “bath shower”, “body
cream” ecc.). Non a caso il Ministero della Salute aveva utilizzato il termine “after
bite”, proprio per la sua funzione definitoria dei prodotti “anti puntura”, nella circolare
6518 del 16/2/11, destinata al loro corretto inquadramento normativo. Tale
dimostrazione della generale descrittività del segno (cfr. anche docc. 12, 28, 29, 30, 31 e
32 conv.) non appare smentita dalla mera presa d’atto delle contestazioni di Tender da
parte del Ministero, che si è limitato a sottolineare l’estraneità dai suoi compiti delle
questioni di PI (doc. 46 att.)
Ovviamente, la percezione del consumatore medio della descrittività del segno deve
essere contestualizzata in relazione al prodotto che è destinato a contraddistinguere e
non può essere svolta in astratto (mediante un’indagine sulle conoscenze linguistiche
generali, quale quella di cui alla prima domanda della indagine demoscopica Doxa
22/5/13, doc. 31 att.)
La brevettabilità di parole d’ uso comune quale marchio è subordinata infatti alla
circostanza che siano collegate al prodotto da un accostamento di pura fantasia,
concettualmente distinto dalla categoria merceologica ed in grado di indicarne l’ origine
imprenditoriale.
Il divieto previsto dall’ art. 13 CPI. (già 18 lett. b L.M.), riguarda non solo le
denominazioni generiche del prodotto o servizio, ma anche i “segni che in commercio
possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, il valore” del prodotto o
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servizio stesso, riferendosi alla loro ontologica attitudine, anche solo potenziale, alla
descrittività, che è indipendente dal loro uso nella pratica.
E’ infatti implicito nel sistema, per l’ esigenza generale di evitare una concorrenza
sfalsata (cfr. Corte Giust. CE 10/4/08, caso Adidas) un “imperativo di disponibilità” che
impone che taluni segni possano essere liberamente utilizzati da tutti gli operatori del
commercio.
In altri termini, la finalità della norma (una delle prime definizioni del punto di
equilibrio necessario tra le contrapposte esigenze dei monopoli legittimi e della libertà di
concorrenza) è quella di impedire che si crei un diritto di esclusiva su parole, figure o
segni che nel linguaggio comune sono collegate o collegabili al tipo merceologico, che
debbono rimanere patrimonio comune onde evitare ogni ingiustificato ostacolo ai
concorrenti, mediante la trasformazione dell’esclusiva sul segno in monopolio di
fabbricazione.
In proposito, la questione che ci occupa merita poche considerazioni, anche alla luce
delle nozioni di comune esperienza, partendo dalla banale constatazione sopra riportata
del testuale riferimento, nell’elemento denominativo che costituisce il marchio di
Tender, alla funzione di lenitivo degli effetti del morso degli insetti ed alla sua modalità
di applicazione “dopo puntura”. Siffatta funzione descrittiva costituisce un
impedimento, dal punto di vista normativo, all’ appropriazione monopolistica del
fonema “after bite” come elemento distintivo, con riferimento a prodotti che abbiano
forte aderenza concettuale e nesso logico con la funzione lenitiva.
Analoghe considerazioni debbono avere guidato la decisione dell’UAMI di rifiutare la
registrazione comunitaria dell’analogo termine “anti bite” richiesta da Tender (cfr doc.
23 conv.).
L’espressione “after bite” non è quindi neppure atta costituire il nucleo ideologico in cui
si riassumerebbe l’ attitudine individualizzante (c.d. “cuore”) di segni complessi in cui è
utilizzata, che andranno, se del caso, analizzati nella loro inscindibile dimensione
grafico-denominativa. In ipotesi, la combinazione di elementi descrittivi e grafici
potrebbe essere dotata di potenzialità distintiva anche quale c.d. “marchio di insieme”
(nel quale i vari elementi che lo compongono, singolarmente considerati mancano di
distintività ed è soltanto la combinazione a cui danno vita, ovvero appunto il loro
insieme, che può avere, per come viene percepito dal mercato, un valore distintivo, più o
meno accentuato; cfr. Cass. 7488/04).
Poiché nessuna domanda di accertamento della nullità del segno risulta svolta in questa
sede da Bouty, che ha eccepito l’irregistrabilità originaria del marchio attoreo quale
argomento difensivo rispetto all’accusa di contraffazione, il Tribunale risulta esentato da
un maggiore approfondimento della questione, anche in relazione alla dedotta
secondarizzazione del segno allagata da Tender.
In proposito, pur non potendosi escludere una soluzione diversa, la dimostrazione che il
segno “after bite” abbia acquisito una rinomanza sul mercato che le attribuisce un
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secondary meaning, non potrebbe essere demandata alle produzioni effettuate in questa
sede, che attestano una commercializzazione sul territorio italiano dal 2009 al 2013 per
poche centinaia di migliaia di euro all’anno (peraltro si tratta di prodotti dal prezzo
unitario inferiore all’euro doc, 32 att.) ed agli sforzi pubblicitari per accreditarlo, per lo
più relativi mercati esteri (docc. 14-18 att.), salvo qualche trafiletto ed una pagina
pubblicitaria la cui diffusione è rimasta ignota, anche ove si considerino gli scarsi
investimenti in proposito (doc. 37 att.).
Peraltro, se anche una parola descrittiva del prodotto o servizio e loro funzionalità
possono in ipotesi divenire distintivi di un solo specifico prodotto, il monopolio che ne
verrebbe attribuito al titolare non può estendersi fino ad impedire ai concorrenti di
utilizzarlo quale indicazione descrittiva dei componenti, funzioni, modalità d’uso del
prodotto, pena un’ inammissibile limitazione della libertà di mercato (al cui pieno
espandersi le esclusive debbono essere stimolo, non ostacolo).
Se l’ipotizzata secondarizzazione (ove avvenuta ed a far data da tale mutamento di
percezione nel consumatore) non potrebbe mai impedire agli altri imprenditori di usare il
segno nel suo significato primario e descrittivo, nei limiti di cui all’art. 21,I CPI, vanno
considerate le concrete modalità di utilizzazione dell’espressione in contestazione da
parte di Bouty.
Dalla documentazione prodotta risulta che i prodotti della convenuta sono contraddistinti
dal marchio “Z Care” di cui è titolare (doc. 1 conv., registrazione comunitaria n.
9285156), accompagnata da una dizione descrittiva della funzione a cui ciascun prodotto
è destinato o a talune sue caratteristiche: “protection” (docc. 2-6 e 10 conv.), “natural”
(docc. 6-9) e “afterbite” (docc. 11-12). Le medesime dizioni, inserite in una striscia di
ridotte dimensioni sotto il marchio di fabbrica fortemente evidenziato, vengono poi
riprodotte in varie parti della confezione sia nella declinazione in italiano (“insetto
repellente”, “protezione naturale”, “dopo puntura”) che in inglese, lingua in cui sono
declinate anche altre caratteristiche del singolo prodotto (“with ammonia and almond
oil”, “with lemongrass, geranium, levander and carnation essential oils”).
Risulta quindi evidente che il termine “after bite” appare utilizzato nella sua primaria
natura descrittiva della funzionalità del prodotto, che, dal punto di vista della indicazione
di provenienza imprenditoriale, appare contraddistinto dal differente segno “ZCare”.
Non a caso, nella stessa indagine Doxa (doc. 31 att.), solo il 30% degli intervistati
ipotizza un collegamento del prodotto della convenuta in contestazione con quello
dell’attrice, mentre il residuo 70% ha ben chiaro che si tratta comunque di due prodotti
“di marche diverse”.
In conclusione, le doglianze dell’attrice sono risultate prive di fondamento e le relative
domande non possono trovare accoglimento. Nessuna domanda ex art. 2598 c.c. risulta
proposta, peraltro, in quanto fondata sui medesimi fatti costituitivi di uso indebito del
segno registrato da Tender, non potrebbe avere sorte diversa da quella di contraffazione.
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Al rigetto della domanda consegue la condanna dell’attrice alla rifusione delle spese di
lite, qui liquidate in euro 21.387,00, oltre 15% spese forfettarie ed accessori di legge ed
oltre ad euro 10.000, per spese vive di difesa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte con atto di citazione
notificato il 5/2/12 dalla TENDER CORPORATION nei confronti di BOUTY s.p.a.,
ogni altra domanda ed eccezione disattesa,
rigetta la domanda di contraffazione del marchio “AFTER BITE” di titolarità dell’attrice
e tutte le domande conseguenti;
condanna l’attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite, come sopra liquidate in
euro 21.387,00, oltre 15% spese forfettarie ed accessori di legge ed oltre ad euro 10.000,
per spese vive di difesa.
Così deciso in Milano, camera di Consiglio del 22/1/15
Il Presidente est.
dott. Paola Gandolfi
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