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Deposito 21/2/2014
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composto dagli Ill.mi Signori:
dr. Umberto Scotti
Presidente
dr.ssa Silvia Vitrò
Giudice relatore
dr.ssa Silvia Orlando
Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 9355/2012 R.G.
PROMOSSA DA:
FERRARI F.LLI LUNELLI SPA, difesa dagli avv.ti Paolo Perani, Giovanni Ghisletti
e Daniela Sannazzaro per delega a margine dell’atto di citazione
ATTRICE
CONTRO
CANTINE SGARZI LUIGI SRL, difesa dagli avv.ti Vittorio G. Catelli e Domenico
Sindico per procura in calce alla comparsa di costituzione
CONVENUTA
OGGETTO: nullità marchi
CONCLUSIONI DELLE PARTI
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Deposito 21/2/2014
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Per l’attrice:
1) Rigettare la domanda riconvenzionale ex adverso formulata
2) Accertare e dichiarare che i marchi “Perla Rosa” e “Perla Bianca”, oggetto delle
registrazioni italiane n. 1453145 e n. 1453131, sono nulli per difetto di novità
3) Inibire alla convenuta l’uso delle espressioni “Perla Rosa” e “Perla Bianca”, quali
segni distintivi dei propri prodotti
4) Ordinare la distruzione di tutti i prodotti e del materiale commerciale e promozionale
recanti i marchi “Perla Rosa” e “Perla Bianca”
5) Disporre la pubblicazione dell’emananda sentenza, a cura e spese della convenuta, a
caratteri doppi del normale e con le denominazioni delle parti in grassetto- ovvero nelle
diverse forme che il Tribunale riterrà opportune- sui quotidiani “Corriere della Sera”,
“Repubblica” e “Il Sole 24 ore”, fissando a tal fine il termine di 30 giorni dalla
notificazione del provvedimento e autorizzando in caso di inottemperanza l’attrice a
provvedere alla pubblicazione a propria cura con diritto di ottenere il rimborso da parte
della convenuta delle spese anticipate
6) Disporre la pubblicazione dell’emananda sentenza, a caratteri doppi del normale e
con le denominazioni delle parti in grassetto- ovvero nelle diverse forme che il
Tribunale riterrà opportune- nella home page del sito internet www.cantinesgarzi.it, o
altro sito web che utilizzerà la convenuta al momento della pronuncia, per 30 giorni
consecutivi, fissando a tal fine il termine di 10 giorni dalla notificazione del
provvedimento
7) Condannare la convenuta al risarcimento del danno d’immagine subito dall’attrice,
da liquidarsi in via equitativa
8) Condannare la convenuta alla retroversione degli utili conseguiti dall’uso dei marchi
“Perla Rosa” e “Perla Bianca”, ai sensi dell’art. 125, 3° comma, CPI
9) Condannare la convenuta alla rifusione di spese, diritti e onorari di procedura, oltre
oneri di legge
- In via istruttoria:
10) Disporre l’esibizione della documentazione fiscale e contabile della convenuta (ivi
compresi ordini, fatture clienti e fornitori e relative bolle, libri Iva acquisti e vendite)
relativa alla commercializzazione dei suddetti prodotti
11) Disporre consulenza tecnica d’ufficio contabile diretta a quantificare l’utile
conseguito dalla convenuta in seguito all’uso dei marchi “Perla Rosa” e “Perla Bianca”
Per la convenuta:
- Nel merito:
- In via principale:
A) Rigettare tutte le domande proposte da parte attrice
B) Accertare e dichiarare la validità delle registrazioni n. 1453131 e n. 1453145
relative, rispettivamente, ai marchi “Perla Rosa” e Perla Bianca” di parte convenuta
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- In via riconvenzionale:
C) Dichiarare la nullità ai sensi dell’art. 25, lett. b, CPI del titolo di privativa di parte
attrice costituito dal marchio nazionale n. 1210510 “Perlé”, per quanto dettagliatamente
esposto in narrativa e, in particolare, in conseguenza della mancanza del requisito del
carattere distintivo di cui all’art. 143 CPI
- In via istruttoria:
D) Disporre una Consulenza Tecnica d’Ufficio (anche mediante idonea analisi di
mercato) volta a provare la non confondibilità tra il marchio nazionale n. 1210510
“Perlé” azionato da parte attrice e il marchio n. 1453145 “Perla Rosa” e il marchio n.
1453131 “Perla Bianca” di parte convenuta
- In ogni caso, condannare parte attrice alla rifusione integrale dei compensi e delle
spese del presente giudizio
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con atto di citazione notificato in data 9/3/2012 la società Ferrari F.lli Lunelli spa
ha convenuto in giudizio la società Cantine Sgarzi Luigi srl, riferendo:
- che il Ferrari è uno degli spumanti più titolati nel panorama dei vini italiani;
- che, nell’ambito della gamma di prodotti offerti da Ferrari, il marchio “Perlé”
contraddistingue uno spumante di particolare qualità e pregio;
- che tale marchio gode di rinomanza ed è stato oggetto di numerose registrazioni,
tra cui:
.registrazione italiana n. 604217 (rinnovo n. 1009194) “Ferrari Perlé”, richiesta
il 29/6/1993 e concessa il 4/10/1993;
.registrazione italiana n. 460303 (secondo rinnovo n. 1210510) “Perlé”, richiesta
il 24/7/1986 e concessa il 12/1/1987;
- che tali registrazioni coprono i prodotti della classe 33, “bevande alcoliche
(tranne la birra)”;
- che la società Cantine Sgarzi Luigi srl, con sede in Castel San Pietro Terme
(Bologna)- che svolge attività vitivinicola- ha registrato i seguenti marchi:
.”Perla Rosa” (figurativo), registrazione italiana n. 1453145, richiesta in data
29/4/2011 e concessa in data 22/7/2011 nella classe 33 per “vini spumanti a
fermentazione naturale”;
.”Perla Bianca” (figurativo), registrazione italiana n. 1453131, richiesta in data
26/4/2011 e concessa in data 22/7/2011 nella classe 33 per “vini spumanti a
fermentazione naturale”;
- che l’attrice ha inviato alla CSL una lettera di diffida nel 2011, invitando la
convenuta a cessare ogni utilizzo dei marchi Perla Rosa e Perla Bianca.
A questo punto l’attrice ha sostenuto:
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- che i marchi della convenuta Perla Rosa e Perla Bianca sono nulli ai sensi degli
artt. 12, lett. d, e 25 CPI, perché non nuovi, in quanto confondibili con il marchio
anteriore attoreo Perlé, ed anche ai sensi dell’art. 12, lett. e, CPI, perché simili al
marchio Perlé che gode di rinomanza;
- che i marchi della convenuta, che contraddisitnguono vini spumanti,
cvositutiscono contraffazione del marchio attoreo Perlé, ai sensi dell’art. 20 CPI.
L’attrice ha concluso chiedendo:
- che i marchi Perla Rosa e Perla Bianca siano dichiarati nulli per difetto di
novità;
- che sia inibito alla convenuto l’uso di tali segni distintivi;
- che sia ordinata la distruzione dei prodotti e del materiale commerciale e
promozionale recanti detti marchi e che sia disposta la pubblicazione della sentenza su
giornali e sul web:
- che la parte convenuta sia condannata a risarcire i danni patrimoniali e il danno
all’immagine subito dall’attrice a seguito della contraffazione del suo marchio.
La convenuta Cantine Sgarzi Luigi srl, costituitasi con comparsa del 15/6/2012.
ha contestato le domande attoree eccependo:
- che il marchio attoreo “Perlé” è nullo, ai sensi dell’art. 13. lett. b, CPI, perché
descrittivo delle caratteristiche del prodotto (spiumante) che contraddistingue, in
particolare perchè è collegato al termine “perlage”, che indica l’insieme delle bollicine
di anidride carbonica che si sviluppano nello champagne e nei vini spumanti quando
viene stappata la bottiglia;
- che in sede comunitaria è stata rifiutata la registrazione del termine “Perlé”
come marchio che contraddistingue il prodotto spumante (in particolare, la Ferrari
aveva depositato in data 6/12/2006 domanda di registrazione comunitaria presso
l’Uami, l’Ufficio preposto al ricevimento della domanda aveva rilevato la descrittività
del marchio, la Commissione Ricorsi dell’Uami aveva ugualmente rifiutato la
registrazione e pendeva procedimento davanti al Tribunale di prima istanza, che ha poi,
in data 1/2/2013, rigettato il ricorso proposto dalla Ferrari avverso al decisione della
Commissione Ricorsi);
- che il marchio Perlé non ha acquisito alcuna rinomanza, essendo sempre stato
usato in associazione con il marchio Ferrari;
- che comunque i marchi della convenuta non costituiscono contraffazione del
marchio Perlé, distinguendosi essi dal medesimo e non essendo con esso confondibili;
- che va esclusa la nullità dei marchi della convenuta, presentando essi il requisito
della novità;
- che comunque l’attrice non ha provato di aver subito danni.
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Nelle proprie successive difese la parte attrice ha precisato che nella presente
causa essa fa valere il marchio “Perlé” e non quello “Ferrari Perlé”.
Nelle proprie ultime difese la parte convenuta ha prodotto in giudizio la decisione
14/5/2013 della Divisione di Annullamento dell’Uami, che ha dichiarato la nullità, per
via del suo carattere descrittivo, del marchio comunitario n. 9 152 224 (costituito dal
termine “perlé” inserito in una cornice).
2) Le domande della parte attrice vanno respinte.
2.1) In primo luogo si osserva che va respinta la domanda riconvenzionale della
convenuta di dichiarazione della nullità, ex artt. 13, co. 1, lett. b (“Non possono costituire
oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare…b: quelli costituiti
esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono,
come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la
provenienza geografica ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche
del prodotto o servizio”),
e 25 lett. b (“Il marchio è nullo…b: se è in contrasto con il disposto degli articoli 9, 10, 13,
14, co. 1, 3 19, co. 2”) CPI, del marchio attoreo “Perlé” (registrazione italiana n. 460303,
secondo rinnovo n. 1210510, richiesta il 24/7/1986 e concessa il 12/1/1987).
Si deve infatti escludere che tale termine possa essere percepito come
immediatamente descrittivo di una caratteristica del prodotto contraddistinto (l’insieme
di bollicine di anidride carbonica dello spumante), anche se si ritiene che esso contenga
un richiamo concettuale a detta caratteristica, idonea a definirlo come marchio debole.
In particolare, si osserva che la caratteristica tipica dei vini spumanti, costituita
dalla formazione di tante piccole bollicine che vanno dalla base del bicchiere verso
l’alto per liberazione dell’anidride carbonica formatasi nella fermentazione, è definita
con il termine di origine francese “perlage”.
Tale termine è presente anche nei vocabolari italiani, e non solo in quelli
enologici, come risulta dai doc. 4 e 5 di parte convenuta, che fanno riferimento
all’Enciclopedia on line Treccani (“perlage ‹perlàˇ∫› s. m., fr. [der. di perler «presentarsi in forma di
goccioline», der. di perle «perla»; in francese il termine ha sign. generico, riferito a un liquido qualsiasi, mentre acquista
un’accezione più vicina all’uso che di perlage si fa in Italia nell’agg. perlant]. – L’insieme delle minutissime bollicine di
anidride carbonica che si sviluppano nello champagne e nei vini spumanti in genere quando viene stappata la bottiglia o
quando il liquido viene versato nel bicchiere, continuando a salire senza interruzione dal fondo alla superficie (dalla
finezza e dalla continuità delle bollicine si giudica la qualità dello champagne o dello spumante”)
e al sito web
Wikipedia (“Il perlage (o effervescenza) è una caratteristica tipica dei vini spumanti apprezzabile con la formazione
di tante piccole bollicine che vanno dalla base del bicchiere verso l'alto.Il perlage è causato dalla liberazione dell'anidride
carbonica formatasi nella seconda fermentazione che avviene all'interno della bottiglia (Metodo champenoise), o
all'interno dell'autoclave (Metodo Martinotti)”.
Secondo la giurisprudenza, una parola comune straniera non è idonea a costituire
un marchio valido in Italia, qualora essa sia conosciuta anche dal consumatore medio
italiano e da esso considerata descrittiva di una caratteristica del prodotto
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contraddistinto (v. per es., Trib. Udine, 31/5/1993: “La tutelabilità come marchio delle parole comuni
straniere è da escludere solo quando esse abbiano carattere descrittivo e generalizzato del prodotto su cui il marchio è
apposto non soltanto nella lingua d'origine, ma anche nell'opinione del consumatore medio del ramo in Italia”).
Nel caso del termine “perlage”, può ritenersi che il consumatore medio italiano
di vini di alta qualità, come gli spumanti dell’attrice Ferrari- il quale, trattandosi di
prodotti di alta fascia qualitativa, si presume essere informato e ragionevolmente attento
e avveduto-, sia al corrente che la caratteristica effervescenza degli spumanti sia anche
definita con il termine più tecnico sopra indicato, di origine francese, ma altresì entrato
nel linguaggio comune italiano, tanto da essere riportato su alcuni vocabolari di lingua
italiana (facilmente accessibili dal pubblico dei consumatori).
A questo punto si osserva che il termine “perlé” è, nella lingua francese, collegato
semanticamente a perlage, perché uno dei suoi significati (nella traduzione italiana) è
quello di “sostanza che si presenta in forma di goccioline” (v. il sopra indicato
collegamento, riportato sull’enciclopedia Treccani on line, con il verbo all’infinito
“perler”).
Ed allora, può ritenersi, da un lato, che il termine “perlé”, non direttamente
presente nei vocabolari italiani, non possa essere percepito dal consumatore medio
italiano come immediatamente descrittivo di una caratteristica del prodotto spumante,
con conseguente utilizzabilità del medesimo come segno distintivo valido di tale
prodotto.
Dall’altro lato, tuttavia, il collegamento semantico, nella lingua francese, del
termine “perlé” con il termine “perlage” e l’assonanza delle due parole, può indurre il
consumatore medio italiano a riconnettere il termine “perlé” alla parola perlage.
Ciò comporta che la parola “perlé” può contenere anche per il consumatore
italiano un richiamo concettuale alla fondamentale caratteristica dell’effervescenza
dello spumante, con conseguente caratterizzazione del marchio “Perlé” come marchio
debole (secondo la giurisprudenza, “I cosiddetti marchi "deboli" sono tali in quanto risultano
concettualmente legati al prodotto dal momento che la fantasia che li ha concepiti non è andata oltre il rilievo di un
carattere, o di un elemento del prodotto, ovvero l'uso di parole di comune diffusione che non sopportano di essere oggetto
di un diritto esclusivo. Un marchio, pertanto, può essere valido, benché "debole", in base al fatto dell'esistenza di un pur
limitato grado di capacità distintiva, la quale deve, invece, essere presente in un grado maggiore, per le qualità intrinseche
del segno, nei marchi cosiddetto "forti", i quali, all'interno della categoria dei marchi validi, si pongono nel punto opposto
a quello dei marchi deboli e godono del massimo grado di protezione”,
Cass. civ., sez. I, 26/06/1996, n.
5924).
Si argomenti in tal senso anche dalla decisione 14/5/2013 della Divisione di
Annullamento dell’Uami, prodotta in atti (doc. 22 di parte convenuta):
- “Il pubblico rispetto al quale è necessario stabilire il carattere descrittivo del termine “Perlé” è il consumatore medio di
lingua inglese, francese e italiana dell’Unione Europea.
La Divisione di Annullamento ritiene che la documentazione presentata dalla richiedente la nullità non lasci
dubbi in merito alla percezione che tale tipo di pubblico avrà del termine “Perlè” in relazione ai prodotti sopra
menzionati. In effetti, le definizioni raccolte dalla richiedente rendono del tutto ragionevole ritenere che il pubblico di
riferimento, o quantomeno una parte significativa di esso, vedrà nella parola “Perlé” una chiara indicazione del fatto che
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le bevande alcoliche rivendicate dal segno in esame sono i realtà vini la cui principale caratteristica è quella di essere
leggermente frizzanti/effervescenti o semispumanti”.
Tali argomentazioni della Divisione di Annullamento, se da un lato non
appaiono condivisibili in punto nullità (per carattere immediatamente descrittivo) del
marchio “Perlé”, in relazione ad un pubblico di riferimento italiano (considerato quanto
detto sopra circa l’assenza di comune uso nella lingua italiana, accanto al termine
“perlage”, anche del termine “perlé”), dall’altro lato confermano la possibilità, anche
per il pubblico italiano, di percepire, attraverso il termine “perlé”, un richiamo
concettuale alla caratteristica dell’effervescenza dei prodotti spumanti.
Non può poi ritenersi che il marchio debole “Perlé” abbia acquisito carattere forte
a seguito dell’uso commerciale e pubblicitario del termine e della notorietà
conseguitane.
Si osserva, infatti, che dalla documentazione prodotta dalla parte attrice (doc. 29) il marchio “Perlé” risulta essere sempre stato usato e pubblicizzato in unione con il
ben più noto marchio “Ferrari”.
Ciò comporta l’assenza di prova che il termine “perlé” abbia acquisito notorietà
di per sè e possa considerarsi rafforzato nella sua capacità distintiva anche laddove
dovesse essere utilizzato da solo (si veda in tal senso anche quanto argomentato dalla
citata decisione della Divisione di Annullamento dell’Uami, pag. 10 e 11).
2.2) A questo punto va respinta la domanda dell’attrice Ferrari di dichiarazione della
nullità dei marchi della convenuta “Perla Rosa” e “Perla Bianca” (registrazioni italiane
n. 1453145 e n. 1453131) per assenza di novità- a seguito di confondibilità con
l’anteriore marchio “perlé”, artt. 12 e 25 CPI- e di accertamento della correlata
responsabilità per contraffazione (art. 20 CPI) della Cantine Sgarzi.
Tale conclusione si ricollega in particolare alla sopra rilevata natura di marchio
debole del marchio attoreo “Perlé”.
Secondo costante giurisprudenza, la distinzione fra i due tipi di marchio, "debole"
e "forte", si riverbera sulla loro tutela, nel senso che, per il marchio debole, anche lievi
modificazioni o aggiunte sono sufficienti ad escludere la confondibilità, mentre, al
contrario, per il marchio forte, devono ritenersi illegittime tutte le variazioni e
modificazioni, anche se rilevanti ed originali, che lascino sussistere l'identità sostanziale
del "cuore" del marchio, ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l'idea
fondamentale in cui si riassume caratterizzando la sua spiccata attitudine
individualizzante (v., per es.: Cassazione civile, sez. I, 27/02/2004, n. 3984; Cass. civ.,
sez. I, 26/06/1996, n. 5924).
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Nel presente caso, i marchi “Perla Rosa” e “Perla Bianca” risultano
sufficientemente differenziati rispetto al marchio debole “Perlé”.
Si osserva, infatti,
- che il termine “perla” differisce dal termine “perlé” sia dal punto di vista fonetico, sia
da quello grafico ed anche dal punto di vista concettuale, laddove il termine perlé sia
semanticamente inteso come riferentesi al carattere effervescente dello spumante;
- che i marchi della convenuta, come sopra riportati, sono marchi figurativi complessi,
nei quali l’aggiunta degli aggettivi “rosa” e “bianca” e lo sfondo caratterizzato dalla
presenza di fiori stilizzati in corrispondenza del termine perla risultano costituire
sufficiente variazione, idonea a distinguere i medesimi dal marchio attoreo.
Si ritiene, pertanto, che i marchi della parte convenuta, che non hanno carattere
descrittivo (poiché il termine “perla” al massimo evoca l’alta qualità e raffinatezza degli
spumanti contraddistinti, ma non ne descrive specifiche e concrete caratteristiche) e che
si differenziano sufficientemente dall’anteriore marchio attoreo, vadano considerati
validi.
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2.3) Pertanto, vanno respinte la domanda attorea di accertamento della nullità per difetto
di novità dei marchi della convenuta ed anche tutte le connesse domande di inibitoria e
di risarcimento dei danni.
Ugualmente, come sopra visto, va respinta la domanda riconvenzionale della parte
convenuta.
La parziale reciproca soccombenza tra le parti induce a ritenere equo disporre la
compensazione delle spese processuali nella misura della metà.
La parte attrice va poi condannata a rimborsare alla parte convenuta la restante
metà delle spese processuali.
La liquidazione è fatta in dispositivo sulla base del Decreto Ministeriale n. 140
del 20/7/2012, contenente il Regolamento per la determinazione dei parametri di
liquidazione.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti;
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o respinta;
Respinge tutte le domande della parte attrice Ferrari F.lli Lunelli spa;
Respinge la domanda riconvenzionale della convenuta Cantine Sgarzi Luigi srl;
Dichiara compensate le spese processuali tra le parti nella misura della metà;
Condanna l’attrice Ferrari F.lli Lunelli spa a rimborsare alla convenuta Cantine
Sgarzi Luigi srl la restante metà delle spese processuali, metà che liquida nella somma
di €. 4.500 per competenze: €. 1.200 - fase studio- + €. 600 -fase introduttiva- + €.
600 - per fase istruttoria- + €. 2.100 - fase decisoria- ) , oltre Iva e Cpa.
Manda la Cancelleria a trasmettere all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi copia
della presente sentenza, ai sensi dell’art. 122, co. 8, CPI.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione 1° civile, specializzata in
materia di impresa, del Tribunale di Torino in data 14/2/2014.
Il G.I.
Il Presidente
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