Sportello Tutela Proprietà industriale per l`Import-Export

Sportello Tutela Proprietà
industriale per l’Import-Export
Approfondimenti
D.: Perché è opportuno registrare il proprio marchio all’estero?
R.: In primo luogo, perché in assenza di protezione per mezzo di registrazione è impossibile, o comunque
molto più difficile e dispendioso, combattere eventuali usurpazioni, imitazioni e contraffazioni.
Inoltre, perché in alcuni Paesi (primo fra tutti la Cina) vale il principio che, fino a prova contraria, è titolare
legittimo del marchio il primo soggetto che si attiva per depositarlo o registrarlo. E’ quindi opportuno
depositare per primi il proprio marchio, per evitare fenomeni di appropriazione abusiva da parte di
soggetti terzi di malafede. In caso contrario, il recupero del proprio marchio potrebbe risultare molto
oneroso, o addirittura impossibile, e chi l’ha registrato in mala fede potrebbe utilizzarlo impunemente nel
Paese interessato, ed addirittura impedire l’utilizzo da parte del legittimo titolare.
Infine, perché nella maggior parte dei casi il deposito di una domanda di marchio, e la successiva
registrazione, permettono di escludere l’esistenza nel Paese interessato di marchi uguali o simili a nome di
terzi per lo stesso settore economico, e quindi di scongiurare sin dall’inizio possibili problemi relativi alla
commercializzazione del proprio marchio in tale Paese.
D.: Se il “mio” marchio è “mio” in Italia, questo vuol dire che lo è anche all’estero?
Non necessariamente. La protezione offerta dalla registrazione e dall’uso del marchio in Italia è limitata al
territorio nazionale.
E’ perfettamente possibile che esistano, in altri Paesi del mondo, imprese che hanno registrato ed
utilizzano in buona fede marchi uguali o simili al proprio nello stesso settore di attività, o in settori attinenti.
In tal caso, dal punto di vista strettamente legale tali imprese hanno il diritto di impedire la registrazione
del marchio nel Paese in cui godono diritti, e la commercializzazione dei prodotti recanti tale marchio sul
proprio mercato nazionale. Per tale motivo, è opportuno procedere per tempo a verificare la disponibilità
del proprio marchio nei paesi di potenziale esportazione, ed a registrare il marchio ove possibile, in modo
da anticipare ed affrontare tali eventuali difficoltà.
Diverso il caso delle registrazioni all’estero ottenute in mala fede – i cui titolari cioè erano, direttamente o
indirettamente, a conoscenza dell’esistenza del marchio “originale” e/o della sua notorietà. In tale
eventualità, il titolare del marchio usurpato può riguadagnarne la titolarità, o ottenere la cancellazione
della registrazione abusiva, purché la mala fede di chi ha compiuto l’usurpazione sia adeguatamente
provata.
D.: E’ possibile proteggere il proprio marchio in tutto il mondo? A quali Paesi conviene dare priorità?
R.: In linea di principio, in quasi tutti i Paesi del mondo esiste un sistema di protezione legale dei marchi,
ed è quindi possibile procedere alla registrazione del proprio.
Tuttavia, i costi per ottenere registrazioni di marchio in tutti i Paesi del mondo possono facilmente divenire
proibitivi; per questo motivo, è consigliabile dare innanzitutto precedenza a:
‐ Paesi in cui i propri prodotti sono già sul mercato;
‐ Paesi che costituiscono uno sbocco di mercato imminente, o a medio termine;
‐ Paesi noti per essere luogo di produzione di prodotti contraffatti nel settore di attività;
‐ Paesi noti per fenomeni di usurpazione del marchio tramite registrazione abusiva da parte di terzi in mala
fede.
Sportello Tutela Proprietà
industriale per l’Import-Export
D.: Quando è possibile ed opportuno procedere alla registrazione del proprio marchio all'estero?
R.: Si può procedere alla registrazione del proprio marchio all’estero in qualsiasi momento - anche prima
di aver provveduto alla registrazione in Italia.
In linea generale, e compatibilmente con le esigenze aziendali, è opportuno avviare le pratiche di
registrazione del proprio marchio con un certo anticipo rispetto all’avvio dell’attività di export vera e
propria, in modo da poter venire a conoscenza di potenziali problematiche relative all’esistenza di
precedenti diritti di terzi prima che il prodotto sia immesso sul mercato estero, e limitare le conseguenze
economiche di un possibile conflitto.
E’ inoltre consigliabile prendere in considerazione la protezione fuori dall’Italia di marchi che, per il
momento limitati al mercato nazionale, stanno acquisendo notorietà nel nostro Paese, per evitarne
l’appropriazione da parte di soggetti terzi di mala fede in quei Paesi in cui è fortemente privilegiato chi per
primo procede al deposito di una domanda di registrazione di marchio, rispetto all’effettivo avente diritto.
D.: Come si deve procedere per registrare il proprio marchio fuori dall’Italia?
R.: Poiché quasi tutti i Paesi del mondo sono dotati di un’equivalente dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi,
in ciascuno di essi è possibile procedere al deposito di una domanda di registrazione di marchio – di
solito, con la necessità di valersi di assistenza legale locale.
Esistono tuttavia degli strumenti giuridici ed amministrativi che permettono, per mezzo di un atto unico, di
depositare allo stesso tempo una domanda di registrazione in una pluralità di Paesi, riducendo i costi; si
tratta in particolare di:
‐ Sistemi di registrazione regionali, come il marchio Benelux (che permette di richiedere simultaneamente
protezione in Belgio, Olanda e Lussemburgo), il Marchio Comunitario (la cui efficacia è per definizione
estesa a tutta l’Unione Europea) e l’OAPI (grazie al quale la protezione viene richiesta automaticamente in
numerosi Paesi africani francofoni);
‐ Sistemi di registrazione internazionale, in particolare l’Accordo ed il Protocollo di Madrid, che permettono
a chi ha depositato o registrato il proprio marchio in patria di richiedere protezione all’estero con costi e
formalità minori, scegliendo tra i 90 Paesi che alla data attuale hanno aderito a tale sistema.
Maggiori informazioni sul funzionamento dei sistemi di registrazione internazionale sono disponibili nella
guida Creare e Innovare Consapevolmente dello Sportello Tutela Proprietà Industriale della Camera di
Commercio di Torino, par. 3.3.2.1 e seguenti.
Camera di commercio di Torino
Settore Proprietà industriale e Centro PATLIB
Sportello Tutela Proprietà industriale
Via San Francesco da Paola, 24 - 10123 Torino
Tel. 011 571 6938/6939/6996 - Fax 011 571 6935
[email protected] - www.to.camcom.it/sportellotpi