Contratti di licenza e di trasferimento di tecnologia, know

Contratti
di
licenza
e
di
trasferimento
di
tecnologia, know-how e brevetti industriali
L'impresa
ha
diverse
opzioni
per
ottenere
una
tecnologia. Può infatti realizzarla in proprio, farla
realizzare da terzi per proprio conto su commissione
oppure acquisirla da terzi.
La produzione in proprio di una tecnologia può
avvenire secondo due principali modalità: mediante
una specifica attività interna di ricerca e sviluppo
(Research
&
Development),
insegnamenti
tecnici
o
traendo
dall'attività
continui
produttiva
quotidiana (Learning by doing). La realizzazione su
commissione
di
tecnologie
avviene
anch'essa
secondo due principali modalità: tramite i contratti di
progettazione
e
design,
oppure
mediante
la
fabbricazione di prodotti da parte di sub-fornitori.
L'acquisizione di tecnologie da terzi può avvenire
mediante la stipulazione di contratti che hanno per
oggetto
tecnologie
brevettate
o
tecnologie
non
brevettate (contratti di Know-how). Nell'ambito dei
contratti
che
hanno
per
oggetto
tecnologie
brevettate, si possono distinguere i contratti di
cessione di brevetto dai contratti di licenza di
brevetto. La distinzione consiste sostanzialmente in
questo:
a) con il contratto di cessione di brevetto, il
cedente si priva della titolarità del brevetto a favore
del cessionario, dietro pagamento di un prezzo
b) con il contratto di licenza di brevetto, invece, il
licenziante si limita a concedere al licenziatario il solo
diritto
di
godimento
temporaneo
del
brevetto,
conservandone la titolarità.
In entrambi i casi, sia quando si acquista un brevetto
(cessione) sia quando lo si riceve in godimento
(licenza), prima di stipulare il contratto è opportuno
che l'impresa ricevente effettui una verifica in merito
allo
stato
del
brevetto.
Questa
verifica
è
particolarmente importante soprattutto nel caso di
contratti di acquisto di brevetti. Anche per i contratti
di licenza di brevetto tale verifica è importante sia
nell'ipotesi di tecnologie brevettate che in quella
di tecnologie
non
sostanzialmente
brevettate.
le
stesse
Le
che
ragioni
sono
consigliano
di
effettuare un controllo dello stato giuridico di un
immobile quando si intende acquistarlo, piuttosto che
riceverlo in locazione. Infatti, non diversamente dal
caso
dell'acquisto
di
un
immobile,
si
tratta
di
controllare che non esistano diritti anteriori di terzi
che possano limitarne le possibilità di sfruttamento.
i) I principali tipi di verifica
Verificare se la tecnologia è coperta da uno o da più
brevetti dello stesso concedente, e assicurarsi che il
contratto abbia per oggetto l'insieme di tutti questi
brevetti e non solo una parte di essi. Questo controllo
può essere effettuato mediante ricerca per titolare su
una banca dati brevettuale.
Verificare che il concedente sia titolare di brevetti in
ciascuno dei Paesi di proprio interesse nel caso di
contratti che abbiano per riferimento un territorio
non limitato al nostro Paese.
Effettuare
una
ricerca,
sempre
su
banca
dati
brevettuale, per accertarsi, nei limiti del possibile,
che non esistano brevetti di terzi, i quali potrebbero
impedire o limitare lo sfruttamento della tecnologia
che si intende acquisire.
Esaminare la validità del brevetto sotto il profilo della
sussistenza dei requisiti della novità e dell'attività
inventiva, e in particolare verificare che la soluzione
tecnica oggetto del brevetto non sia desumibile dallo
stato
della
tecnica,
quale
risulta
da
eventuali
pubblicazioni, dalle tecnologie utilizzate nel mercato,
da brevetti anteriori validi o scaduti, e così via.
Domandarsi
effettivamente
quali
soluzioni
protette
dal
tecniche
brevetto,
siano
verificando
l'effettiva estensione delle rivendicazioni contenute
nel
documento
brevettuale.
Si
richiama
preliminarmente l’attenzione sull’importanza, prima
di firmare un contratto di licenza di brevetto, di
verificare accuratamente lo stato vita di ogni famiglia
di brevetto previsto contrattualmente e di verificare,
attraverso i titoli concessi negli stati ad esame
preventivo,
il reale
contenuto
protetto da
ogni
famiglia di brevetto.
Si ricorda infine che il campo, effettivamente protetto
da un titolo di brevetto, è definito dalle rivendicazioni
ma, stando le diverse metodiche d’esame, uno stesso
titolo può ottenere campi protetti differenti in due
sistemi ad esame preventivo quanto a merito.
Questi esami sono relativamente costosi, richiedono
un certo tempo ed è bene vengano effettuati da
specialisti
Le
che
licenze
di
conoscano
le
metodiche
brevetto,
per
contratti
relative.
a
valere
nell’ambito UE, erano già specificamente disciplinate
dal Regolamento 31 gennaio 1996 n. 240. Scaduto il
31 marzo 2006.
Al termine “brevetto” viene data un’interpretazione
ampia in quanto ai brevetti concessi sono equiparati:
le domande di brevetto;
i modelli di utilità;
le domande per la registrazione dei modelli di utilità;
le topografie di prodotti o semiconduttori;
i “certificats d’utilitè” e “certificats d’addition” ai sensi
del diritto francese;
i
certificati
complementari
di
protezione
per
i
medicinali o per tutti gli altri prodotti per i quali
possono essere ottenuti tali certificati;
i certificati riguardanti le nuove varietà vegetali.
A favore del licenziatario è ammessa la protezione
territoriale tipica delle licenze esclusive. Infatti, il
licenziatario è tenuto a:
non
autorizzare
altre
imprese
ad
utilizzare
l’invenzione concessa nel territorio garantito dalla
licenza, nella misura e per tutto il tempo in cui
almeno uno dei brevetti concessi in licenza resti in
vigore;
non utilizzare egli stesso l’invenzione concessa nel
territorio garantito dalla licenza nella misura e per
tutto il tempo in cui almeno uno, dei brevetti
concessi in licenza, resti in vigore.
Tali
obblighi
sono
parimenti
previsti
dalla
Convenzione sul brevetto europeo, la quale prevede
che il brevetto europeo possa essere concesso in
licenza, sia esclusiva che non esclusiva, in tutto il
territorio della Comunità o solo in una sua parte.
Inoltre, i diritti derivanti da un brevetto europeo
possono essere fatti valere contro un licenziatario
che oltrepassi i limiti imposti dalla licenza. Uno di tali
limiti può essere quello territoriale.
Conseguenza delle restrizioni territoriali è che ogni
licenziatario deve rispettare i limiti territoriali imposti
contrattualmente; più precisamente:
non utilizzare l’invenzione nel territorio di esclusiva
del licenziante all’interno dell’UE;
astenersi dal fabbricare, o utilizzare, il prodotto
oggetto di licenza e non utilizzare il procedimento
brevettato e il know-how comunicato, nei territori
degli altri licenziatari all’interno dell’UE.
Per
utilizzare
l’invenzione
s’intende
non
solo
fabbricare ed utilizzare il prodotto ed il procedimento,
ma anche immettere i prodotti sul mercato per la
prima
volta.
La concorrenza, posta in essere dal licenziatario e/o
dal licenziante, generalmente, è divisa tra attiva e
passiva.
La concorrenza attiva è sempre vietata quando pone
in essere la ricerca di clienti posti fuori dal proprio
territorio da parte del licenziatario. La concorrenza
passiva si verifica quando il licenziatario soddisfa
domande, da lui non provocate, provenienti da
territori di altri licenziatari e/o del licenziante. Detto
tipo di concorrenza èvietata per un periodo massimo
di cinque anni.
Più precisamente, il licenziatario può essere tenuto a
non mettere in commercio il prodotto - oggetto di
licenza - nei territori degli altri licenziatari all’interno
dell’UE per un periodo che non eccede i cinque anni
a decorrere dalla data in cui il prodotto è stato messo
in commercio per la prima volta dal licenziante, o
da uno dei licenziatari.
L’esclusiva
territoriale
trova,
comunque,
nelle
importazioni parallele un forte ridimensionamento.
Infatti, qualunque terzo è libero di acquistare i
prodotti dal licenziante, o da un licenziatario, e
rivenderli, poi, nel territorio di un licenziatario o del
licenziante.
Alle
importazioni
parallele
viene
riconosciuta l’importante funzione di promuovere la
concorrenza al livello della distribuzione.
È ammesso che nella licenza venga inserita una
clausola per cui si obbliga il licenziatario a rifornirsi di
prodotti presso il licenziante, o presso un’impresa da
questa designata, ovvero si obbliga il licenziatario a
servirsi di determinati servizi, ma solo se tali obblighi
servono
ad
tecnicamente
assicurare
e/o
uno
sfruttamento
tecnologicamente
corretto
dell’invenzione oggetto della licenza. In mancanza di
tale condizione la clausola non può essere applicata.
Altro obbligo che può essere posto a carico del
licenziatario è quello di rispettare limiti di qualità
minimi del prodotto oggetto della licenza. Per qualità
minima s’intende la misura indispensabile affinché ci
sia
uno
sfruttamento
tecnicamente
corretto
dell’invenzione (Burroughs/Geha Werke, GADI, 1972,
nr. 231; Raymond/Nagoya, GADI, 1972, nr. 236).
Occorre
comunque
rispondano
a
che
criteri
le
norme
oggettivi,
di
qualità
predeterminati
e
verificabili, onde evitare che l’attività del licenziatario
possa subire interferenze arbitrarie. L’obbligo, però,
non
deve
estendersi
oltre
l’indispensabile
e,
soprattutto, non deve dare al licenziante la possibilità
di interferire nelle scelte di politica commerciale
riservate ai licenziatari.
Altro vincolo ammesso è quello in base al quale le
parti reciprocamente si comunicano le esperienze
acquisite nell’utilizzazione dell’invenzione concessa e
si
concedono
una
perfezionamento
o
licenza
per
le
d’applicazione,
invenzioni
purché
di
tale
comunicazione, o licenza, non sia esclusiva.
Non
è
consentito,
però,
che
tale
obbligo
sia
puramente unilaterale per il licenziatario, né tanto
meno che egli sia “tenuto a cedere al licenziante, in
tutto o in parte, i propri diritti di brevetto riguardanti
invenzioni di applicazione o di perfezionamento dei
brevetti oggetto di licenza, o il diritto a tali brevetti”
(Davison
Rubber,
GADI,
1972,
nr.
235).
Un licenziatario può essere obbligato a limitare lo
sfruttamento dell’invenzione concessa ad una o più
delle applicazioni tecniche contemplate dal brevetto.
Non sono invece consentite limitazioni per quanto
riguarda
la
clientela,
ed
in
particolare
non
è
consentito il divieto di fornire a determinate categorie
di utilizzatori, di avvalersi di determinati modi di
distribuzione, o di adottare, onde effettuare una
ripartizione della clientela, determinate forme di
condizionamento dei prodotti.
Altri vincoli ritenuti inammissibili, sono:
limitare il quantitativo dei prodotti oggetto di licenza
da fabbricare o da vendere (Sementi di mais, GADI,
1978, nr. 1127);
determinare i prezzi, gli elementi del prezzo o gli
sconti per i prodotti oggetto di licenza;
vietare
di
fornire
a
determinate
categorie
di
utilizzatori, nonché vietare di avvalersi di determinati
modi di distribuzione, o di utilizzare determinate
forme di condizionamento dei prodotti;
obbligare
il
produttiva
licenziatario
in
International
un
a
unico
svolgere
luogo
Inc./Commissione
l’attività
(Windsurfing
delle
Comunità
Europee, GADI, 1987, nr. 2224).
È anche vietato imporre al licenziatario di pagare
royalty per la fabbricazione di prodotti non brevettati,
o
formanti
oggetto
di
brevetti
scaduti,
o
per
l’utilizzazione di un know-how divenuto di pubblico
dominio, purché la divulgazione non sia imputabile al
licenziatario
stesso,
o
ad
un’impresa
ad
esso
collegata.
È
inoltre
vietato
impedire
al
licenziatario
di
contestare la validità del brevetto concesso in licenza
o di altri diritti di proprietà industriale e commerciale
appartenenti al licenziante o ad imprese ad esso
collegate
(AOIP/Beyrard,
GADI,
1975,
nr.
777;
Bayer, IIC, 1990, nr. 212).
Ulteriore
vincolo
inammissibile
è
la
proroga
automatica del contratto al di là della durata dei
brevetti concessi in licenza ed esistenti alla data di
conclusione dell’accordo, salvo il caso in cui il
contratto preveda per tutti i contraenti la possibilità
di recesso almeno annuale a partire dalla scadenza
dei brevetti concessi in licenza.
Si
richiama
quindi
l’attenzione
sull’importanza,
prima di firmare un contratto di licenza di brevetto,
di verificare accuratamente lo stato vita di ogni
famiglia di brevetto previsto contrattualmente e di
verificare, attraverso i titoli concessi negli stati ad
esame preventivo, il reale contenuto protetto da
ogni famiglia di brevetto. Si ricorda infine che il
campo, effettivamente protetto da un titolo di
brevetto, è definito dalle rivendicazioni ma, stando
le diverse metodiche d’esame, uno stesso titolo può
ottenere campi protetti differenti in due sistemi ad
esame preventivo quanto a merito.
Questi esami sono relativamente costosi, richiedono
un certo tempo ed è bene vengano effettuati da
specialisti che conoscano le metodiche relative.
ii) La disciplina attuale: Regolamento (CE) n.
772/2004 della Commissione, del 27 aprile
2004, relativo all'applicazione dell'articolo 81,
paragrafo 3, del trattato CE a categorie di
accordi di trasferimento di tecnologia Gazzetta
ufficiale n. L 123 del 27/04/2004 pag. 0011 - 0017
L'adozione di queste norme comporta maggiore
sicurezza
giuridica
e
minore
burocrazia
per
le
imprese, dato che un maggior numero di accordi di
licenza usufruiranno di una "zona di sicurezza"
normativa, grazie alla quale molti accordi saranno
esentati
dallo
scrutinio
individuale.
Tali
norme
permettono una più alta diffusione di tecnologia e
know-how nell'Unione, nel rispetto degli obiettivi
fissati al Consiglio di Lisbona nel 2001 e dei criteri
della
riforma
fondamentale
delle
disposizioni
di
applicazione delle norme antitrust.
Le norme consistono in un regolamento di esenzione
per categoria e in linee direttrici: il regolamento di
esenzione per categoria
sicurezza"
licenza;
per
le
la
linee
istituisce una "zona di
maggioranza
direttrici
degli
accordi
chiariscono
di
meglio
l'applicazione dell'articolo 81 agli accordi che non
rientrano nella cosiddetta "zona di sicurezza".
Il Regolamento 772/2004 sostituisce il regolamento
di esenzione per categoria del 1991, che aveva un
ambito di applicazione più ristretto e che ha creato
troppi ostacoli a causa del suo approccio formalistico.
Da
un
lato,
esse
consentono
alle
imprese
di
impostare con maggiore libertà i propri accordi di
licenza, a seconda delle loro esigenze commerciali.
Dall'altro
lato,
tuttavia,
esse
contemplano
la
cosiddetta "zona di sicurezza" soltanto al di sotto di
determinate soglie in termini di quote di mercato:
20% per gli accordi di licenza tra concorrenti e 30%
per
gli
accordi
tra
non
concorrenti.
Il nuovo regolamento di esenzione per categoria
contiene
una
antitrust,
il
"lista
che
nera"
significa
delle
che
gravi
ciò
violazioni
che
non
è
espressamente escluso dall'esenzione per categoria
si ritiene ora esentato. Tale approccio contrasta ed
elimina gli ostacoli determinati dalle liste bianche e
grigie del summenzionato regolamento del 1996.
Se non oltrepassano le soglie stabilite per le quote di
mercato, le imprese non hanno nulla da temere per
quanto concerne la compatibilità dei loro accordi con
le norme comunitarie in materia di concorrenza. Allo
stesso tempo, sono di norma vietate le "restrizioni
fondamentali", inequivocabilmente definite, aventi
un'incidenza negativa sul mercato. In assenza di
restrizioni fondamentali non si presume che gli
accordi, già esistenti o di nuova costituzione e non
rientranti nella cosiddetta "zona di sicurezza", siano
vietati. Sarà necessaria una valutazione individuale
dei probabili effetti dell'accordo. Ciò si distingue
nettamente dal vecchio approccio, in base al quale le
clausole
restrittive
venivano
spesso
considerate
illegittime se non incluse nell'ambito dell'esenzione
per categoria. Le linee direttrici definiscono i principi
secondo cui valutare i singoli casi non rientranti nella
cosiddetta "zona di sicurezza".
Il Regolamento estende inoltre il proprio ambito di
applicazione in quanto includerà, oltre agli accordi di
licenza di brevetti e know-how, anche quelli relativi
al diritto sul disegno e ai diritti d'autore sul software.
Laddove la Commissione non ha la facoltà di adottare
un regolamento di esenzione per categoria, come nel
caso di pool di brevetti e di accordi di licenza di diritti
d'autore in generale, le linee direttrici forniscono
chiare indicazioni sulla futura politica di applicazione.
Anche la portata della nuova normativa viene estesa
grazie ad una politica più indulgente nei confronti di
numerose restrizioni importanti, in particolare le
restrizioni relative alla produzione, alla clientela e
all'ambito
d'uso.
Questi
ed
altri
cambiamenti
consentono al nuovo regolamento di diffondere in
misura efficace le innovazioni, e di conferire alle
imprese un più ampio ambito di azione nonché una
maggiore libertà di progettazione.
Le norme sono conformi alla nuova generazione di
regolamenti di esenzione per categoria e alle linee
direttrici per gli accordi di distribuzione e gli accordi
di cooperazione orizzontale della Commissione, ma
tengono conto allo stesso tempo delle differenze
ovviamente
esistenti
tra
accordi
di
licenza
e
distribuzione o tra accordi di licenza e accordi in
materia di ricerca e sviluppo.
Contratti di cessione e di licenza per utilizzo del
marchio
Diversamente che per le licenze di brevetto, per i
marchi
non
vi
è
un
Regolamento
Comunitario
specifico il codice civile non impone un modello
obbligatorio.
La Direttiva sul riavvicinamento delle legislazioni
stabilisce che un marchio può formare oggetto di
licenza per la totalità, o parte, del territorio dello
Stato membro. Le licenze possono, inoltre, essere
esclusive o non esclusive. La Commissione ha anche
distinto
la
protezione
territoriale
assoluta
del
licenziatario da quella relativa.
La protezione assoluta è quella che consente al
licenziatario di impedire in qualunque caso, nel suo
territorio, la vendita di prodotti marcati provenienti
dal
licenziante
o da
altri
licenziatari. Con
tale
protezione il licenziatario può impedire l’ingresso
delle merci non solo quando le altre parti intendano
esportarli di loro iniziativa, ma anche quando tali
prodotti siano stati loro richiesti da clienti presenti
nel suo stesso territorio, oppure formino oggetto di
importazioni parallele. La Commissione, come in tutti
gli altri campi, ha condannato la protezione assoluta.
Infatti,
le
importazioni
parallele,
purché
avvengano quale circolazione interna all’Unione, non
possono mai essere impedite, e la Commissione
oltre che a confermare questo principio, non ha
esitato ad infliggere ammende ad imprese che,
mediante accorgimenti contrattuali, avevano tentato
appunto di bloccare simili importazioni (Theal/Watts,
GADI,
1976,
nr.
890).
La
Commissione
si
è
dimostrata disponibile nei confronti di licenze che
prevedevano una protezione semplicemente relativa.
In questi tipi di licenza viene solo assicurato che sia il
licenziante, sia gli altri licenziatari, si astengono da
una politica attiva di vendita nel territorio riservato a
terzi,
in
succursali
particolare
e
dal
si
fare
astengono
pubblicità
dall’insediare
specificamente
destinata ad esso. Non deve essere individuato alcun
impegno atto a respingere le richieste di fornitura
che
provengano
dal
territorio
riservato
a
terzi
(Campari, GADI, 1978, nr. 1124).
La Commissione ritiene che il divieto, imposto al
licenziatario, di trattare prodotti concorrenti con
quelli che formano oggetto della licenza di marchio,
rientri nel divieto dell’art. 85. Tuttavia, lo ha ritenuto
meritevole di esenzione, osservando che tale divieto
può contribuire a migliorare la distribuzione dei
prodotti sotto licenza, evitando dispersione di sforzi
in materia di vendite, favorendo la costituzione di
scorte e abbreviando i termini di consegna. Un simile
divieto non è ammesso per le licenze di brevetto e
per quelle di know-how.
Anche se la Commissione non si è pronunziata
espressamente,
qualsiasi
sembra
clausola
del
che
tutto
limiti
inammissibile
l’autonomia
del
licenziatario nella fissazione dei propri prezzi. La
Commissione ha ammesso che al licenziatario possa
essere vietato di cedere i diritti concessi. Uno dei
divieti principali è quello di concedere sub-licenze
(Campari, GADI, 1978, nr. 1124).
Una licenza di marchio deve anche prevedere le
modalità di utilizzo del marchio in dettaglio ad
esempio: le caratteristiche dimensionali, di forma e/o
di
colori
connessi
al
marchio,
le
modalità
di
applicazione, l’eventuale associazioni ad altri marchi,
gli investimenti pubblicitari, il tipo di pubblicità e le
campagne
promozionali,
l’eventuale
direct
marketing, ecc…
Nelle licenze di marchio è normale quindi che il
licenziante stabilisca delle regole rigide di qualità e si
riservi di controllare il rispetto di dette regole. Anzi, il
controllo
da
parte
del
licenziante
del
prodotto
ottenuto dal licenziatario e marcato con il marchio
dato in licenza è comunemente ritenuto un elemento
essenziale per la validità del contratto di licenza; in
mancanza del quale, il contratto è nullo in quanto il
marchio perde la sua funzione distintiva del prodotto
e del produttore. Le clausole di controllo di qualità
per
essere
efficaci
devono
prevedere
anche
la
possibilità
di
controlli
approfonditi
anche
sul
procedimento industriale oltre sulle scritture contabili
per la verifica delle royalty dovute.
Il titolare del marchio ha l’obbligo di tutelare il
consumatore verificando che l’uso del marchio fatto
dal licenziatario non sia decettivo. L’azione di nullità
del
marchio
per
inganno
del
consumatore
o
recettività può essere promossa anche dal Pubblico
Ministero.
Infine, per il principio di territorialità del marchio
occorre che la licenza riferita al marchio di un
particolare Stato risponda alle esigenze delle norme
non derogabili di tale Stato per cui anche i criteri di
qualità ed utilizzo del segno devono essere allineati
alle leggi di tali Stati.
Nel
licensing
internazionale
è
prassi
comune
verificare prima della sottoscrizione la validità delle
obbligazioni sottoscritte alla luce delle norme non
derogabili del Territorio.
Avv. Furio S. Ghezzi