apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
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1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TORINO SEZIONE 1° CIVILE TRIBUNALE DELLE IMPRESE nella procedura cautelare n. 8370/2012 R.G. PROMOSSA DA: PEZZOLATO Officine Costruzioni Meccaniche spa, con sede in Envie (CN) IMPRESA AGRICOLA SERGIO COTTURA, con sede in Envie (CN), entrambe difese dall’avv. Domenico Sindico per procura a margine del ricorso RICORRENTI CONTRO PINOSA SRL, difesa dagli avv.ti Umberto Busolini, Elisabetta Perri e Marco Buffa per delega in calce alla memoria di costituzione RESISTENTE Il giudice designato, dott.ssa Silvia Vitrò, sciogliendo la riserva che precede, pronuncia la seguente ORDINANZA 1) Con ricorso ex artt. 120, co. 6 e 6 bis CPI e 700 c.p.c. le società Pezzolato Officine Costruzioni Meccaniche spa e Impresa Agricola Sergio Cottura hanno riferito: - che con sentenza parziale n. 324/06 il Tribunale di Udine, decidendo un contenzioso sorto tra la società Pezzolato e la Pinosa srl, ha respinto la domanda di Pezzolato di nullità del brevetto italiano n. 1294630 dell’11/9/1997 e ha dichiarato che la Pezzolato spa ha posto in essere attività di contraffazione del suddetto brevetto mediante la produzione e commercializzazione dei macchinari Pezzolato Linea Legno da ardere denominati TCL 700/800/900/1000 e TLA 10/12, nonchè dei macchinari anche http://bit.ly/1pZI3NM 2 altrimenti codificati, a condizione che gli stessi montino i seguenti accessori: per la TCL, computer B2X32 H63(L01) e computer B6X 4/S553(H01); per la TCL, computer B2X32 H63; - che con sentenza n. 456/2011 del 31/5/2011 (dep. il 10/8/2011), la Corte d’Appello di Trieste ha respinto gli appelli della Pezzolato spa, confermando le sentenze n. 324/2006 e n. 1377/2009 (sui danni) del Tribunale di Udine; - che la vertenza è attualmente oggetto di ricorso in cassazione; - che le due sentenze, del Tribunale di Udine e della Corte di Appello di Trieste, sono basate su due diverse e contraddittorie CTU e che la Corte d’Appello ha però confermato la sentenza di primo grado senza modificazioni; - che la Pinosa srl ha depositato in data 3/2/2012 denuncia-querela alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona, .sostenendo che il CTU nominato nel giudizio d’appello ha esteso l’ambito di protezione del macchinario brevettato da Pinosa a qualsiasi macchina per la lavorazione della legna da ardere di produzione Pezzolato munita di computer, indipendentemente dal modello di computer su di essa montato; .e chiedendo che vengano disposte perquisizioni presso la sede legale della Pezzolato spa e dei suoi fornitori, al fine di documentare le ulteriori violazioni del brevetto da essa commesse, con sequestro probatorio dei macchinari prodotti in contraffazione; - che Pezzolato, invece, non ha, successivamente alla data di emissione dell’ordinanza 30/7/2003 del Tribunale di Udine nel corso della causa di primo grado, nè prodotto, nè venduto alcuna macchina in pretesa contraffazione del brevetto Pinosa; - che la Pezzolato spa e l’impresa agricola Cottura (che ha acquistato una macchina dalla Pezzolato) hanno adito il presente Tribunale per sentire dichiarare in via d’urgenza che le loro macchine spaccalegna, pur montando un computer, non costituiscono contraffazione del brevetto IT’630 di Pinosa. Le ricorrenti a questo punto hanno sostenuto la competenza del Tribunale adito ai sensi dell’art. 120, co. 6 e 6 bis CPI e 20 c.p.c., in materia di azione di accertamento negativo. Le ricorrenti hanno poi precisato: - che il CTU ing. Piovesana, in sede di giudizio di primo grado davanti al Tribunale di Udine, ha considerato valido il brevetto IT’630 solo nel senso di una “macchina che, grazie alla combinazione coordinata e interattiva di una serie di gruppi funzionali, consenta di tagliare un tronco d’albero in spicchi di legna da ardere, di dimensioni praticamente eguali nell’ambito di uno stesso tronco e senza sfridi”; - che la Camera dei ricorsi dell’Ufficio Brevetti Europeo ha definitivamente dichiarato nullo il brevetto europeo EP 0901892, che il CTU Piovesana aveva ritenuto definire un ambito di tutela sostanzialmente analoga a quella del brevetto IT’630; http://bit.ly/1pZI3NM 3 - che il CTU ing. Cantaluppi ha rilevato che il brevetto IT’630 è valido limitatamente alla combinazione delle rivendicazioni 1+2+5 e non ha considerato proteggibile l’assenza di sfrido; - che la Corte d’Appello di Trieste ha invece confermato in toto la decisione di primo grado; - che, in realtà, il brevetto IT’630 andrebbe considerato del tutto nullo, alla luce del documento Kretzer, depositato agli atti della CTU di primo grado ed erroneamente non considerato dall’ing. Cantaluppi; - che, comunque, le macchine Pezzolato e la macchina dell’impresa Cottura non costituiscono contraffazione del brevetto IT’630, sia qualora si prendano in considerazione i limiti in cui esso è stato dichiarato valido dalla sentenza n. 324/06 del Tribunale di Udine (taglio senza sfrido), sia nei limiti indicati dalla CTU Cantaluppi (combinazione delle rivendicazioni 1+2+5); - che, infatti, non è corretto quanto sostenuto dalla Pinosa srl nell’esposto alla Procura, secondo cui qualsiasi macchina Pezzolato che monti un qualsiasi computer sia in violazione del brevetto IT’630; - che, in particolare, può essere impedito l’uso dell’accessorio computer solo nel caso in cui esso sia costruito e utilizzabile univocamente al fine di giungere ad una violazione del brevetto, mentre, qualora il computer possa realizzare altre funzioni lecite, può essere solo inibito l’uso del programma o l’attivazione della funzione che porterebbero alla violazione della privativa. Le ricorrenti hanno concluso chiedendo: - che sia disposta CTU al fine di accertare: .che la rivendicazione combinata 1+2+5 del brevetto Pinosa IT’630 è priva dei necessari requisiti di novità e altezza inventiva; .che le macchine Pezzolato per cui è causa, comunque, pur montando un computer, non interferiscono con l’ambito di protezione riconosciuto al brevetto IT’630 dalla sentenza del Tribunale di Udine, confermata da quella della Corte d’Appello, nè con quello derivante dalla rivendicazione combinata 1+2+5 come individuata dal CTU Cantaluppi; - che, all’esito della CTU: .sia accertata la suddetta assenza di interferenza e che sia accertata la liceità dell’uso di computer che non siano univocamente vocati alla realizzazione del taglio senza sfrido o di quanto protetto dalla rivendicazione combinata 1+2+5 del brevetto IT’630, .sia accertata, in via cautelare, l’assenza di novità e altezza inventiva della rivendicazione combinata 1+2+5 del brevetto IT’630. http://bit.ly/1pZI3NM 4 Si è costituita nel giudizio cautelare la resistente PINOSA srl, con memoria del 3/4/2012, contestando il ricorso cautelare. In primo luogo la Pinosa srl ha così riassunto le vicende giudiziarie intercorse tra le parti: .in data 24/8/2000 Pinosa ha proposto ricorso per sequestro e inibitoria davanti al Tribunale di Udine nei confronti di La Rovere snc, che utilizzava una macchina per la pezzatura della legna da ardere prodotta dalla Pezzolato spa e il Tribunale di Udine, con decreto inaudita altera parte 26/8/2000 e ordinanza 11/11/2000 ha disposto il sequestro del macchinario; .la Pinosa srl con atto di citazione notificato il 20-21/9/2000 ha convenuto in giudizio la Pezzolato e La Rovere per l’accertamento della violazione del suo brevetto da parte del macchinario “Pezzolato Linea Legno da ardere TLC800/TLA10”; la Pezzolato ha proposto davanti al Tribunale di Udine, in data 31/10/2000, azione di nullità del brevetto IT’630; le due cause sono state riunite; .nel corso di questa causa è stata affidata CTU all’ing. Piovesana; costui, con relazione 6/5/2003, ha accertato la validità del brevetto e che i macchinari Pezzolato della serie TLC interferivano con l’ambito del medesimo; .allora in data 28/7/2003 la Pinosa ha depositato ricorso per inibitoria nei confronti della Pezzolato e il Tribunale di Udine, con decreto inaudita altera parte del 30/7/2003, ha inibito la produzione e commercializzazione delle macchine contraffattorie denominate “Pezzolato Legno da ardere TLC800/900-TLA” e dei macchinari anche altrimenti codificati che rappresentino contraffazione del brevetto IT’630; l’11/11/2003 poi il G.I. modificava l’inibitoria, riferendola ai macchinari contraffattori che montassero i computer indicati; .il Tribunale di Udine, con sentenza parziale n. 324/06 del 16/12/2005-20/3/2006, ha respinto la domanda di nullità del brevetto e ha accertato la contraffazione commessa dalla Pezzolato, confermando la disposta inibitoria; .Il Tribunale di Udine, poi, con sentenza n. 1377 del 30/9/2009 ha condannato la Pezzolato al risarcimento dei danni; .a seguito di proposizione di appello, la Corte di Appello di Trieste ha disposto una nuova CTU, affidandola all’ing. Cantaluppi; costui, con relazione 26/11/2010 ha accertato che le macchine Pezzolato oggetto di causa, munite di computer, interferiscono con l’ambito di protezione validamente attribuibile al brevetto in questione; con sentenza n. 456/2011 del 31/5/2011 la Corte d’Appello di Trieste ha confermato entrambe le sentenze di primo grado, ritenendo che i motivi di gravame fossero stati assorbiti dal secondo elaborato peritale; .in data 21/11/2011 la Pezzolato ha proposto ricorso in Cassazione. La resistente ha poi eccepito: http://bit.ly/1pZI3NM 5 -la litispendenza tra l’azione di accertamento negativo oggi proposto e il giudizio pendente davanti alla Corte di Cassazione, per identità di parti, di petitum (nullità del brevetto e contraffazione da parte della Pezzolato) e di causa petendi; -l’assenza di legittimazione dell’impresa agricola Cottura, perché il contratto di acquisto del macchinario Pezzolato è subordinato alla condizione sospensiva dell’ottenimento di una decisione che dichiari che la macchina non costituisce contraffazione, e la conseguente non consumazione del delitto nel foro di tale impresa; -l’inammissibilità della presente azione cautelare, perché sarebbe applicabile l’art. 124, co. 7, CPI (contestazioni che sorgono nell’eseguire le misure di inibitoria da decidersi da parte del giudice che ha emesso la sentenza di inibitoria); -l’assenza di fumus boni iuris, avendo l’ing. Cantaluppi ritenuto costituenti contraffazione le macchine Pezzolato contraddistinte come “versione computer” (con esclusione di quelle manuali); -l’assenza di periculum in mora. Nel corso del giudizio cautelare è stata disposta CTU (con nomina del perito Pierpaolo Robba), formulandosi il seguente quesito: -“Il CTU, esaminata la documentazione in atti, acquisita quella necessaria ed eseguiti tutti gli opportuni sopralluoghi, 1) Descriva le macchine Pezzolato presenti presso la sede di Envie (CN) della stessa e la macchina acquistata dall’impresa Cottura, per cui è causa; 2) Accerti se tali macchine coincidano o meno con le macchine Pezzolato esaminate dalle CTU Piovesana e Cantaluppi in atti; 3) Accerti se le macchine Pezzolato di cui al punto 1), pur montando un computer, interferiscano o meno con l’ambito di tutela del brevetto IT’630 della Pinosa srl, come individuato dalla CTU Piovesana, e con quello individuato dalla CTU Cantaluppi”. 2) Il ricorso cautelare va accolto. 2.1) Si premette che riguardo all’azione di accertamento negativo formulata dalla parte ricorrente (accertamento che le macchine Pezzolato per cui è causa- cioè quelle esistenti presso la sede di Pezzolato in Envie, CN, dove è la fabbrica di produzione, e quella venduta all’impresa Cottura, che ha sede anch’essa in Envie- non interferiscono con l’ambito di tutela del brevetto IT’630, perché, pur montando un computer, non operano il taglio senza sfrido, né svolgono le funzioni indicate come interferenti nella CTU Cantaluppi) appare competente il Tribunale di Torino, attesa la presenza della http://bit.ly/1pZI3NM 6 produzione delle macchine da parte della Pezzolato presso la sua sede in provincia di Cuneo (e ciò indipendentemente dalla presenza nel processo dell’impresa Cottura) e considerato l’art. 120, co. 6 e 6 bis, CPI (“6. Le azioni fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto dell’attore possono essere proposte anche dinanzi all’autorità giudiziaria dotata di sezione specializzata nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi. 6bis. Le regole di giurisdizione e competenza di cui al presente articolo si applicano altresì alle azioni di accertamento negativo anche proposte in via cautelare”). 2.2) Per quanto riguarda l’eccezione di litispendenza, si osserva: -che la sentenza del Tribunale di Udine n. 324/06 ha, nel dispositivo (conformemente alla CTU Piovesana), accertato che la Pezzolato ha posto in essere una attività di contraffazione del prodotto brevettato mediante produzione e commercializzazione dei macchinari Pezzolato Linea Legno da ardere denominati TLC 700/800/900/1000 e TLA 10/12, e ha conseguentemente inibito la produzione e commercializzazione di questi macchinari, nonché dei macchinari anche altrimenti codificati, che rappresentino contraffazione del brevetto per invenzione IT’630, limitatamente alle macchine che montino i seguenti accessori: per la TCL, computer B2X32 H63(L01) e computer B6X 4/S553(H01); per la TCL, computer B2X32 H63; -che la CTU di secondo grado dell’ing. Cantaluppi ha accertato (pag. 57 e ss.); .che il brevetto, come definito dalle rivendicazioni 1+2+5, è valido; .che in particolare il trovato validamente tutelabile dal brevetto IT’630 si riferisce ad una macchina automatica elettronica taglia/spacca legna che comprenda una serie di caratteristiche (gruppo di caricamento, gruppo di avanzamento dei tronchi, gruppo di taglio, gruppo di pinzatura, gruppo di traslazione, gruppo di spacco, gruppo trasportatore, asservimento di tali gruppi da un gruppo elettronico di controllo e azionamento e mezzi per la determinazione automatica della lunghezza associati al gruppo elettronico di controllo); .che le macchine Pezzolato contengono le predette caratteristiche (pag. 59 e ss.), per cui (pag. 62) le macchine Pezzolato oggetto di quella causa, munite dell’accessorio computer, interferiscono con il brevetto IT’630, come sopra delimitato (cioè, sembra dire, interferiscono laddove il gruppo elettronico di controllo permetta l’esistenza delle predette caratteristiche e funzioni); -che la sentenza della Corte d’Appello di Triste del 31/5/2011 ha fatto proprie, nella motivazione (pag. 12), le conclusioni della CTU Cantaluppi e, nel dispositivo, ha confermato in toto la sentenza di primo grado; -che la Pinosa srl ha affermato (nell’ambito del procedimento penale per sequestro dei macchinari della Pezzolato, descritto nel ricorso cautelare attuale, e anche all’udienza cautelare del presente giudizio) che “tutte le macchine Pezzolato che montano un http://bit.ly/1pZI3NM 7 computer” violano il brevetto e l’inibitoria di cui alla sentenza del Tribunale di Udine (confermata dalla Corte d’Appello di Trieste); -che la ricorrente Pezzolato vuole fare accertare in via cautelare, nel presente giudizio, che le macchine Pezzolato prodotte attualmente in Piemonte, pur montando un computer, non interferiscono con l’ambito di protezione riconosciuto al brevetto dalle sentenze sopra indicate e/o dalla CTU Cantaluppi, perché non realizzano il taglio senza sfrido (CTU Piovesana), né le altre funzioni e caratteristiche elencate dal CTU Cantaluppi a pag. 57, 58, 59 della propria relazione. La suddetta azione di accertamento negativo in via cautelare appare ammissibile, considerato: -che effettivamente appare esservi discordanza tra le conclusioni delle sentenze su citate e delle due CTU, in punto identificazione del tipo di macchinari costituenti contraffazione, e le affermazioni della parte resistente Pinosa srl (che a tali affermazioni ha fatto seguire azione in sede penale); -che non si versa in ipotesi di mere contestazioni sorte nel corso dell’esecuzione della misura dell’inibitoria (art. 124, co. 7, CPI), perché la ricorrente si lamenta dell’accusa di contraffazione rivolta ad un certo tipo di macchine (montanti un computer, ma non eseguenti le funzioni considerate dai CTU come interferenti) da essa prodotte e che non appaiono essere state oggetto degli accertamenti di quelle CTU. Non appare invece ammissibile la domanda cautelare di accertamento della nullità totale del brevetto IT’630, trattandosi in questo caso di domanda coincidente con quella oggetto delle cause sopra indicate e del ricorso in Cassazione. 2.3) Venendo al merito del giudizio cautelare, si riepiloga di seguito la serie di accertamenti peritali e di decisioni giudiziali relativi alla validità del brevetto IT’630 di Pinosa e alla contraffazione posta in essere dalla Pezzolato. Il CTU Piovesana, nominato nel giudizio di primo grado davanti al Tribunale di Udine, osserva, nella memoria di chiarimenti del 23/10/2003 (pag. 2 e ss.): - “L’idea che sta alla base del brevetto Pinosa consiste nel realizzare una macchina che, grazie alla combinazione coordinata ed interattiva di una serie di gruppi funzionali, consente di tagliare un tronco d’albero in spicchi di legna da ardere, di dimensioni praticamente uguali nell’ambito dello stesso tronco e senza sfridi”. Il CTU Piovesana ritiene del tutto valida la rivendicazione 1 del brevetto, che prevede: http://bit.ly/1pZI3NM 8 - “Un macchina automatica elettronica taglia/spacca legna per la produzione di pezzi o spicchi da ardere a partire da tronchi privati dei rami e prelevati da una zona di accatastamento, caratterizzata dal fatto che presenta in coordinata cooperazione: a) un gruppo di caricamento di prelievo automatico dei tronchi dalla zona di accatastamento b) e di deposito su un gruppo di avanzamento longitudinale con canale di scorrimento, c) un gruppo di taglio posto in prosecuzione al gruppo di avanzamento per la suddivisione dei tronchi in segmenti di lunghezza predeterminata, d) un gruppo di pinzatura posto in cooperazione con il gruppo di taglio per il temporaneo trattenimento dei tronchi durante il taglio e per la misura del diametro di detti tronchi, e) un gruppo di traslazione dei segmenti di tronco tagliati, posto subito a valle del gruppo di taglio, f) un gruppo di spacco complanare e sostanzialmente affiancato al gruppo di avanzamento, per la suddivisione dei detti segmenti tagliati in un definito numero di pezzi e spicchi, g) un gruppo trasportatore, posto subito a valle del gruppo di spacco, per l’evacuazione e/o lo smistamento dei pezzi o spicchi prodotti, h) detti gruppi essendo asserviti ad un gruppo elettronico di controllo ed azionamento, i) associato a mezzi per la determinazione automatica della lunghezza dei tronchi”. Nella memoria di chiarimenti il CTU Piovesana commenta: - “In sintesi questa macchina prevede di alimentare i tronchi da tagliare ad un gruppo di avanzamento che fa avanzare assialmente i tronchi lungo un canale di scorrimento e al tempo stesso misura la lunghezza del tronco. Da questa lunghezza una unità di controllo e gestione dell’intera macchina stabilisce quanto debba essere la lunghezza di ciascuno spicchio per non avere sfridi, e in base a questa lunghezza comanda l’unità di avanzamento per far avanzare a passo il tronco verso una stazione di taglio trasversale. Qui viene effettuato il taglio trasversale del tronco in segmenti di eguale lunghezza, sottomultipla della lunghezza del tronco stesso, e viene inoltre misurato il diametro di ciascun segmento, che rimane trattenuto durante l’intervento della sega. La macchina comprende anche una stazione di spaccatura, nella quale ciascun segmento, che proviene dalla sezione di taglio, viene spinto assialmente contro una griglia formata da lame disposte a raggiera. A seguito di questa spinta il segmento viene tagliato in due o quattro o sei o otto spicchi, a seconda del tipo di griglia ad esso affacciata. Il corretto posizionamento della opportuna griglia è comandato dall’unità di controllo e gestione in base la diametro di quel segmento, rilevato nella stazione di taglio trasversale”. Il CTU Piovesana precisa (memoria di chiarimenti, pag. 3-4): http://bit.ly/1pZI3NM 9 - “E’ mio convincimento che la combinazione di caratteristiche che definiscono questa idea sia riconoscibile nella rivendicazione 1 del brevetto Pinosa, pur di attribuire all’espressione <mezzi per la determinazione automatica della lunghezza dei tronchi>…il significato che ho inteso attribuire alla luce dello stato dell’arte indicato nella descrizione brevettuale, dei suoi limiti (in particolare la formazione di sfridi), degli scopi che l’invenzione si propone di raggiungere (superamento degli inconvenienti e quindi eliminazione degli sfridi) e dell’insegnamento fornito per raggiungere tali scopi. Questo insegnamento comprende in particolare l’idea di misurare il tronco prima di tagliarlo in segmenti, in modo da poter poi determinare la lunghezza (costante) di tutti i segmenti ottenibili da quel tronco e da comandare con un passo corrispondente a quella lunghezza il gruppo di avanzamento del tronco verso il gruppo di taglio trasversale”. Il CTU Piovesana ha poi individuato nelle macchine Pezzolato da lui esaminate tutte le caratteristiche elencate nella rivendicazione 1 del brevetto Pinosa (tutte in forma identica, tranne quella relativa alla misura del diametro dei tronchi, presente in forma equivalente). Il Tribunale di Udine, in aderenza alla CTU Piovesana, ha rilevato (pag. 12 e ss.) - “Il CTU, dopo aver individuato le caratteristiche di combinazione che costituiscono il trovato IT 630 e EP 892, ha provveduto a verificare i requisiti di validità del brevetto pervenendo alla conclusione che nessuno dei documenti citati dalla Pezzolato anticipava la combinazione di caratteristiche oggetto della rivendicazione 1, con la conseguenza che il trovato presentava i requisiti della novità. Inoltre lo stesso ha aggiunto che se si considerava che nessuno dei documenti anteriori insegnava a misurare la lunghezza del tronco prima di iniziare il suo taglio in segmenti e quindi prima di determinare la lunghezza costante di questi, allo scopo di ottenere senza sfridi spicchi di legno di forma e dimensione sensibilmente costanti, si poteva ritenere integrato anche il contestato requisito dell’altezza inventiva… Il computer per l’impostazione delle lunghezze di taglio in automatico e ottimizzazione, che è il nucleo essenziale del trovato Pinosa, risulta essere effettivamente un mero accessorio dei macchinari Pezzolato, con la conseguenza che solamente nel caso in cui tali macchinari montino lo strumento in questione può dirsi realizzata la lamentata violazione del brevetto per cui si controverte”. Il Tribunale ha concluso: - “Accertato che la Pezzolato ha posto in essere una attività di contraffazione del prodotto brevettato mediante produzione e commercializzazione dei macchinari Pezzolato Linea Legno da ardere denominati TLC 700/800/900/1000 e TLA 10/12, inibisce alla Pezzolato la produzione e commercializzazione….delle macchine http://bit.ly/1pZI3NM 10 contraffatte denominate Pezzolato Linea legno da ardere TLC 700/800/900/1000 e TLA 10/12, nonché dei macchinari anche altrimenti codificati, che rappresentino contraffazione del brevetto per invenzione IT’630…, limitatamente alle macchine che montino i seguenti accessori: per la TCL, computer B2X32 H63(L01) e computer B6X 4/S553(H01); per la TCL, computer B2X32 H63”. Nel giudizio di secondo grado è stata disposta una nuova CTU. Il CTU Cantaluppi ha ridotto l’ambito di validità del brevetto IT’630, rilevando (pag. 45 e ss.): - “Ritengo condivisibile l’opinione dell’ing. Buzzi e della corte d’appello EPO per quanto concerne l’assenza di altezza inventiva del trovato definito dalla rivendicazione 1 a fronte degli insegnamenti tecnici congiunti dei documenti D1 (EP097245) e quanto meno D54 (EP579898)… La caratteristica g (mezzi per la determinazione automatica della lunghezza dei tronchi al fine di predeterminare la lunghezza due segmenti) è descritta nel documento D4…Ancorchè non appaia diretta menzione del fatto che questo suggerimento sia finalizzato a minimizzare gli sfridi dei tronchi da tagliare, è evidente per l’esperto del ramo che, al fine di dividere un tronco in sezioni di uguale lunghezza, i tronchi dovranno essere misurati in anticipo per poter essere sezionati secondo uno schema di taglio ottimizzato”; - “La rivendicazione 2 aggiunge alla principale la presenza di una griglia di spacco a settori multipli. Il gruppo di spacco comprende un elemento spintore cooperante inferiormente con un elemento a vassoio di sostegno del segmento di tronco da spaccare e frontalmente con una griglia di spacco a settori multipli, ciascun settore della griglia presentando relative lame sezionatrici definenti una diversa posizione o disegno… Dal documento D1 di evince la presenza del gruppo di spacco e di una guida del dispositivo di spacco che in realtà, sorreggendo la sezione di tronco da spaccare, svolge la stessa funzione dell’elemento a vassoio. E’ parimenti previsto lo spintore…Manca dunque il suggerimento dell’adozione di una griglia di spacco a settori multipli. Tuttavia tale elemento è descritto chiaramente in D6…”; - “La rivendicazione 5, subordinata formalmente ad una o più delle rivendicazioni da 1 a 4, aggiunge il fatto che il telaio che porta la griglia di spacco delle sezioni di tronco è associato a mezzi di posizionamento asserviti al gruppo elettronico di controllo e azionamento in funzione del diametro del segmento di tronco da spaccare e/o del settore da posizionare… Non vi è (nello stato della tecnica) alcuna indicazione che suggerisca di scegliere la griglia di spacco in funzione del diametro della sezione di tronco da spaccare”; http://bit.ly/1pZI3NM 11 - “Pertanto…la combinazione delle rivendicazioni 1+2+5 soddisfa, oltre al requisito di novità, sufficienza di descrizione e applicabilità industriale, anche il requisito di originalità richiesto dalle leggi vigenti per la validità del brevetto così riformulato… Nelle macchine note la scelta del numero di spicchi in cui il segmento di tronco viene spaccato non è in alcun modo legata alla rilevazione del diametro del tronco, anzi, al contrario, uno stesso settore della griglia di spacco viene utilizzato per spaccare tronchi di diametro differente”. Il CTU Cantaluppi, poi, rileva la contraffazione del brevetto IT’630, osservando (pag. 57 e ss.): - “Alla luce di quanto emerso in relazione ai requisiti di novità e attività inventiva, il trovato validamente tutelabile del brevetto IT’630 si riferisce ad una macchina automatica elettronica taglia/spacca legna che comprenda la presenza delle seguenti caratteristiche (tutti gli elementi previsti nella rivendicazione 1, oltre agli elementi che formano il gruppo di spacco)… La presenza della maggior parte di tali caratteristiche è di immediata evidenza nelle macchine Pezzolato e, per tale motivo, mi soffermerò esclusivamente sulle caratteristiche la cui presenza è stata contestata da parte appellante. Partirei dalla questione relativa alla automatizzazione. In realtà dagli atti di causa parrebbe che la produzione dell’appellante comprenda, oltre a macchine con automatizzazione spinta, contraddistinte come versione computer, anche macchine con automatizzazione minima, nelle quali l’operatore è chiamato a intervenire fattivamente in alcune fasi di lavoro, in particolare nelle fasi di avanzamento del tronco tramite un azionamento a cloche fino a che ne ottiene il corretto posizionamento… Sembra, dunque, ragionevole considerare automatica, nel senso indicato dal brevetto Pinosa, la macchina Pezzolato versione computer, mentre appare che la versione sprovvista di tale accessorio opzionale sia da considerarsi al contrario manuale. Tale distinzione è peraltro conforme a quanto disposto nella sentenza di primo grado, nella quale l’ipotesi di contraffazione veniva subordinata al fatto che la macchina Pezzolato fosse provvista dell’accessorio computer… Ulteriore caratteristica contestata è relativa alla presenza di un gruppo di caricamento. Anche in questo caso ritengo che il materiale pubblicitario di Pezzolato e l’offerta di vendita su menzionata confermino che le macchine Pezzolato presentino un gruppo di caricamento includente gli insegnamenti del brevetto Pinosa”. Il CTU Cantaluppi conclude: - “Il trovato del brevetto italiano IT’630, come definito dalla combinazione delle rivendicazioni 1+2+5, soddisfa i requisiti di legge per una valida brevettazione; http://bit.ly/1pZI3NM 12 le macchine Pezzolato oggetto di causa, munite dell’accessorio computer, interferiscono con l’ambito di protezione validamente attribuibile al brevetto in questione come sopra delineato”. La CTU Cantaluppi, dunque, ha ristretto l’ambito di validità del brevetto IT’630 (è necessaria la presenza non solo delle caratteristiche della rivendicazione 1, ma anche di quelle delle rivendicazioni 2 e 5, perché il trovato possa essere considerato originale) e ha considerato contraffattiva la macchina Pezzolato versione computer, richiamando sul punto la sentenza di primo grado, laddove essa subordinava l’ipotesi di contraffazione al fatto che la macchina Pezzolato fosse provvista dell’accessorio computer. Alla luce di ciò sembra possa ritenersi che la CTU Cantaluppi non comporti conclusioni diverse, dal punto di vista dell’automatizzazione, da quelle della CTU Piovesana e del Tribunale di Udine (inibisce alla Pezzolato la produzione e commercializzazione… dei macchinari anche altrimenti codificati, che rappresentino contraffazione del brevetto per invenzione IT’630…, limitatamente alle macchine che montino i seguenti accessori: per la TCL, computer B2X32 H63(L01) e computer B6X 4/S553(H01); per la TCL, computer B2X32 H63). E sul punto la Corte d’Appello (sentenza del 31/5/2011) si limita a richiamare le suddette conclusioni della CTU Cantaluppi e a respingere gli appelli proposti dalla Pezzolato, con conferma della sentenza di primo grado. La sentenza della Corte di Cassazione, nel frattempo intervenuta (17/9/2012), ha osservato (pag. 5 e ss.): - “La conclusione del CTU di secondo grado è identica a quella del consulente in primo grado. La conclusione stessa, insomma, è stata sempre che il trovato del brevetto italiano IT’630 soddisfa i requisito di legge per una valida brevettazione. Il che ha consentito al giudice di secondo grado di confermare l’ambito di validità del brevetto già riconosciuto dal giudice di primo grado… I motivi di gravame sono stati assorbiti dall’adozione della seconda consulenza…”. 2.4) A questo punto si osserva che il CTU Robba, nominato nella presente causa cautelare, appare aver correttamente risposto ai quesiti postigli (come sopra riportati), escludendo che le macchine Pezzolato, ispezionate presso la sede di Envie (CN) della Pezzolato, denominate TLC 1100 e TLC 1000, coincidano con quelle esaminate dalle CTU Piovesana e Cantaluppi ed escludendo che le stesse, pur montando un computer, interferiscano con l’ambito di tutela del brevetto IT’630. http://bit.ly/1pZI3NM 13 Infatti, il CTU Robba ha riscontrato l’assenza, nelle macchine per cui è causa, di alcuni degli elementi compresi nella combinazione di rivendicazioni, 1+2+5, che il CTU Cantaluppi ha individuato come ambito di validità del brevetto IT’630. In particolare, in primo luogo si nota che il CTU Robba, esaminate le macchine oggetto della presente causa, visionate ad Envie, ha rilevato (pag. 16 e ss.): -“La prima macchina visionata ad Envie è una macchina Pezzolato modello TLC 1100…Trattasi di macchina per lavorare tronchi privi di ramni, allo scopo di produrre legna da ardere. La macchina esegue sostanzialmente una prima operazione di taglio trasversale dei tronchi in segmenti e una successiva operazione di spacco dei segmenti in spicchi. Strutturalmente la macchina comprende: i) un gruppo di avanzamento longitudinale.. ii) un gruppo di taglio… iii) un gruppo di pinzatura iv) un gruppo di traslazione dei segmenti di tronco v) un gruppo di spacco per la suddivisione dei segmenti in spicchi vi) un gruppo trasportatore vii) un gruppo di comando elettronico Il gruppo di avanzamento longitudinale comprende a sua volta: uno spintore, la cui funzione è quella di far avanzare il tronco…verso il gruppo di taglio; un encoder, associato al meccanismo di avanzamento dello spintore, la cui funzione è quella di generare un segnale indicativo della posizione via via assunta dallo spintore, e un sensore a fotocellula…la cui funzione è quella di generare un segnale indicativo della presenza del tronco… Il gruppo di taglio comprende una sega a disco, la quale intercetta trasversalmente il canale di scorrimento e conseguentemente il tronco… Il gruppo di pinzatura comprende una lama con movimento a ghigliottina… Il gruppo di traslazione comprende uno spintore… Il gruppo di spacco si trova a fianco del gruppo di avanzamento e comprende una griglia inscritta in un telaio scorrevole verticalmente per mezzo di un cilindro idraulico, associata ad un encoder in grado di generare un segnale indicativo della quota verticale assunta dal telaio della griglia, e uno spintore, che ha il compito di premere il segmento da spaccare contro la griglia. Il gruppo trasportatore comprende un nastro trasportatore per evacuare una coclea di raccolta in cui precipitano gli spicchi dopo lo spacco. Il gruppo di comando elettronico comprende un computer S596, un pannello di comando dotato di tastiera e un display… http://bit.ly/1pZI3NM 14 La macchina visionata ad Envie non era associata ad un gruppo di caricamento dei tronchi, finalizzato al prelievo automatico dei tronchi dalla zona di accatastamento e al deposito degli stessi sul gruppo di avanzamento, tuttavia il manuale consegnato al CTU riporta alla pag. 81 che la macchina può essere equipaggiata con un dispositivo carica tronchi… La macchina è stata vista funzionare secondo la modalità di taglio con sfrido iniziale…Questa modalità di funzionamento non richiede la misura della lunghezza del tronco. Il tronco viene fatto avanzare dallo spintore del gruppo di avanzamento lungo il canale di scorrimento, fino a quando la testa del tronco intercetta il sensore a fotocellula, che si trova a monte e a una certa distanza, fissa, dal disco di taglio. Da questa posizione lo spintore…avanza ulteriormente per far coprire alla testa del tronco la distanza fissa che intercorre tra la fotocellula e il disco di taglio…lo spintore avanza quindi per passi, arrestandosi, per consentire i tagli trasversali del tronco, alle distanze di riferimento dal disco di taglio, corrispondenti ai multipli di ordine via via decrescente della lunghezza di taglio impostata dall’operatore. Il primo taglio viene effettuato quando lo spintore raggiunge la prima di dette posizioni di arresto e in questa posizione il segmento di tronco tagliato via…avrà una lunghezza pari a quella impostata dall’operatore solo se accidentalmente tale lunghezza è pari ad un sottomultiplo della lunghezza del tronco; diversamente la lunghezza del primo segmento sarà fuori misura e qualificabile come uno sfrido… Questa modalità corrisponde alla modalità di taglio con sfrido iniziale….ed è analoga alla modalità taglio a pioli… La macchina TLC 1100 è anche stata osservata funzionare nella modalità di centraggio automatico della griglia di spacco… La seconda macchina visionata ad Envie è una TLC 1000…Si tratta di una macchina che si differenzia dalla prima visionata, principalmente per il fatto che incorpora un caricatore dei tronchi e non prevede la misurazione del diametro dei tronchi per la selezione automatica della griglia di spacco, selezione che avviene manualmente. La macchina è predisposta per eseguire due tipi di taglio… La macchina esegue la misura della lunghezza dei tronchi ed è stata vista tagliare tronchi secondo una prima modalità adatta a tronchi singoli, con produzione di un segmento iniziale di lunghezza diversa da quella impostata manualmente dall’operatore e che rappresenta pertanto uno sfrido iniziale rispetto alla misura desiderata”. Il CTU Robba ha poi rilevato (pag. 25 e ss.) che le macchine ora esaminare sono diverse da quelle analizzate nel corso delle altre CTU sopra riportate. In particolare: http://bit.ly/1pZI3NM 15 -“Confrontando le caratteristiche che il sottoscritto CTU ha potuto apprezzare nella macchina TLC 1100 visionata ad Envie con quelle riconosciute dall’ing. Piovesana e dall’ing. Cantaluppi sulla macchina oggetto delle CTU di Udine e Trieste, si deve concludere che le caratteristiche…della relazione Piovesana e le caratteristiche…della relazione Cantaluppi sono presenti anche nella macchina TLC 1100…La macchina TLC 1100..era tuttavia priva di un gruppo di caricamento dei tronchi e non è stata vista tagliare tronchi senza la produzione di sfrido…Inoltre la macchina Pezzolato TLC 1100…è dotata di un computer S596, diverso da quello installato sulla macchina di cui si sono occupati l’ing. Piovesana e l’ing. Cantaluppi e il CTU può pertanto concludere che la macchina TLC 1100 visionata ad Envie non coincide con quella TLC 900 di cui alla CTU Piovesana e Cantaluppi. Riferendoci ora alla seconda macchina visionata ad Envie, ossia la TLC 1000, il CTU osserva che essa incorpora le caratteristiche….della relazione Piovesana e le caratteristiche…della relazione Cantaluppi e che tale circostanza non è stata messa in discussione dalle parti, con la precisazione che il CT della ricorrente, pur riconoscendo la presenza di un caricatronchi…, afferma che si tratta di un dispositivo che non svolge le finzioni di cui alle caratteristiche…elencate dall’ing. Piovesana. La presenza di mezzi per la determinazione della lunghezza dei tronchi…è stata riconosciuta dal CT della ricorrente, il quale ha tuttavia precisato che tale misura non è utilizzata per ottimizzare il taglio eliminando lo sfrido. La macchina TLC 1000…era priva di mezzi di posizionamento asserviti al gruppo elettronico di controllo e azionamento per posizionare la griglia di spacco in funzione del diametro del tronco...e non è stata vista tagliare tronchi senza la produzione di sfrido…, fatto salvo il caso di scelta fortunata della misura di taglio… La macchina TLC 1000 visionata ad Envie non coincide con quella di cui alle CTU Piovesana e Cantaluppi”. Il CTU Robba, infine, ha escluso la contraffazione del brevetto IT’630 della Pinosa da parte della macchine Pezzolato esaminate ad Envie, osservando (pag. 34 e ss.); -“Entrambe le parti concordano sul fatto che l’ing. Piovesana e l’ing. Cantaluppi hanno definito ambiti di tutela diversi per il brevetto IT’630… Con riferimento alla macchina TLC 1100, la presenza delle caratteristiche recitate nella combinazione delle rivendicazioni 1+10+11+12, definente l’ambito di tutela Piovesana, o nella combinazione 1+2+5, definente l’ambito di tutela Cantaluppi, è stata apprezzata e condivisa dalle parti, con eccezione del gruppo di caricamento, dei mezzi per la misurazione automatica della lunghezza del tronco e del taglio senza sfrido. http://bit.ly/1pZI3NM 16 In relazione al gruppo di caricamento, il CT della ricorrente, pur riconoscendo che si tratta di accessorio disponibile per la macchia esaminata, ha fatto notare che si tratterebbe di un dispositivo che non presenta le caratteristiche recitate nella rivendicazione 1 del brevetto Pinosa IT’630. A questo proposito il CTU osserva che il dispositivo caricatronchi di cui era dotata la macchina esaminata dall’ing. Piovesana e dall’ing. Cantaluppi era dello stesso genere di quello descritto nei manuali consegnati al sottoscritto e relativi alla macchina TLC 1100… Per quanto riguarda il taglio senza sfrido il CTU…ha già avuto modo di riferire che tale macchina comprende…mezzi per la misurazione della lunghezza del tronco. La presenza di tali mezzi, nelle modalità di taglio apprezzate ad Envie, non ha determinato tuttavia l’assenza di sfrido, che entrambe le parti riconoscono come caratteristica essenziale all’interno di quella combinazione di caratteristiche, che definisce l’ambito di tutela attribuito al brevetto Pinosa dall’ing. Piovesana e Cantaluppi…. In relazione alla macchina Pezzolato TLC 1100…il CTU ritiene pertanto che, pur essendo dotata di computer, essa non interferisca con l’ambito di tutela definito dall’ing. Piovesana o dall’ing. Cantaluppi, quando detto computer è programmato per eseguire cicli di lavorazione che non prevedono il taglio ottimizzato in funzione della lunghezza del tronco, detti programmi corrispondendo ai metodi di lavorazione taglio a pioli e con sfrido iniziale… Passando ad esaminare la seconda macchina TLC 1000…essa non è dotata di mezzi di posizionamento della griglia di spacco asserviti al gruppo elettronico di controllo e azionamento, non incorpora un gruppo di pinzatura per la misura del diametro dei tronchi finalizzata al controllo di detti mezzi di posizionamento e, pur misurando la lunghezza dei tronchi, non è stata vista eseguire tagli senza sfrido. Pertanto, il parere del CTU è che la macchina Pezzolato TLC 1000 della Cottura visionata ad Envie, pur essendo dotata di computer, non interferisca con l’ambito di tutela del brevetto Pinosa IT’630”. Il CTU non ha modificato tali conclusioni nella memoria di chiarimenti a seguito delle osservazioni delle parti. Le conclusioni del CTU Robba circa l’assenza di interferenza delle macchine Pezzolato esaminate ad Envie con l’ambito di tutela del brevetto IT’630 (nella versione, limitata, definita dalla CTU Cantaluppi) appaiono corrette. Si osserva, in particolare, che la CTU Cantaluppi ha ritenuto che l’ambito di tutela valido del brevetto IT’630 sia determinato dalla ricorrenza di tutte le caratteristiche elencate nelle rivendicazioni 1, 2 e 5. E’ vero che il CTU Cantaluppi ha individuato (pag. 51) la caratteristica non suggerita dallo stato della tecnica nel contenuto della rivendicazione 5 (che comprende un telaio http://bit.ly/1pZI3NM 17 che porta la griglia di spacco delle sezioni di tronco ed è associato a mezzi di posizionamento asserviti al gruppo elettronico di controllo e azionamento in funzione del diametro del segmento di tronco da spaccare e/o del settore da posizionare). Tuttavia, come affermato dal CTU Cantaluppi stesso, questa caratteristica non potrebbe sussistere indipendentemente dalle caratteristiche di cui alle rivendicazioni 1 e 2. Ciò comporta che l’assenza di alcuni elementi caratteristici dell’ambito di tutela così definito (rivendicazione 1 + le rivendicazioni dipendenti 2 e 5) porta ad escludere la contraffazione, perchè non verrebbe ricreato il complesso unitario meccanismo in cui le parti più originali sono comunque dipendenti e in funzione delle altre parti strutturali dello stesso brevetto. D’altra parte, né la Corte d’Appello di Trieste, né la Corte di Cassazione, come sopra visto, hanno specificamente sostenuto che l’ambito di validità del brevetto, come accertato dalla CTU Cantaluppi, abbia comportato l’erroneità della limitazione della contraffazione, come individuata dal Tribunale di Udine (che ha considerato contraffattive le macchine Pezzolato solo se montanti computer aventi determinate caratteristiche). Le predette sentenze (della Corte d’Appello e della Corte di Cassazione) hanno anzi pienamente confermato la decisione di primo grado (v. conclusioni della sentenza di appello e pag. 10 della sentenza della Corte di Cassazione). Nel caso particolare della macchina TLC 1100 di Envie, da un lato, dalla descrizione della macchina formulata dal CTU Robba (pag. 16 e ss.), sembra emergere che comunque il gruppo di spacco non comprenda, specificamente, né una griglia di spacco a settori multipli, nè l’elemento vassoio, né un telaio portagriglia specificamente associato a mezzi di posizionamento per posizionare la griglia in funzione del diametro e del settore da posizionare. Dall’altro lato, comunque, la macchina TLC 1100 non comprende un sistema computer impostato perché essa funzioni attraverso la misura della lunghezza del tronco, allo scopo di produrre segmenti di legno tutti uguali tra loro. Non comprende, cioè, la funzione diretta ad ottimizzare, attraverso l’anticipata misurazione dei tronchi, il taglio degli stessi senza sprechi (funzione alla quale collaborano anche le caratteristiche oggetto delle rivendicazioni 2 e 5, pur con la loro portata di ulteriore specificazione delle modalità di funzionamento). Ancora meno sembra individuabile una contraffazione da parte della macchina TLC 1000 Cottura, dal momento che in essa chiaramente mancano, come rilevato dal CTU Ropbba, tra l’altro, anche la dotazione di mezzi di posizionamento della griglia di spacco asserviti al gruppo elettronico di controllo e azionamento, il gruppo di pinzatura per la misura del diametro e la programmazione del taglio senza sfrido. http://bit.ly/1pZI3NM 18 2.5) Pertanto, appare accoglibile la domanda cautelare di accertamento negativo, considerata anche la sussistenza del periculum in mora, derivante dal comportamento della parte resistente che tende ad estendere gli effetti della contraffazione riscontrata dal Tribunale di Udine e dalle successive decisioni giudiziali anche nei confronti delle macchine oggetto della presente causa. P.Q.M. Il giudice designato, In parziale accoglimento del ricorso ex artt. 120, CO. 6 e 6 bis, CPI e 700 e ss. c.p.c., della Pezzolato Officine Costruzioni Meccaniche spa e dell’impresa Sergio Cottura, - accerta, in via cautelare e provvisoria, l’assenza di interferenza tra le macchine Pezzolato TLC 1100 e TLC 1000 di cui è causa (presso la sede Pezzolato di Envie e presso l’impresa Cottura) e l’ambito di tutela del brevetto Pinosa IT’630, così come individuato dalla CTU Cantaluppi del 26/11/2010 in atti; - condanna la parte resistente Pinosa srl a rimborsare alla parte ricorrente Pezzolato spa le spese processuali del giudizio cautelare, che liquida in complessivi €. 4.000, oltre Iva e Cpa. Torino, 8/3/2013 Si comunichi. Il G.I. http://bit.ly/1pZI3NM