Quarto simposio dei giudici europei in materia di marchi,disegni e

VI^ sezione di lavoro:contraffazione e pirateria
Le sezioni specializzate italiane ed il nuovo codice della proprieta’ industriale :
verso una tutela rafforzata di marchi,disegni e modelli comunitari.
Massimo Scuffi
1.Il
panorama legislativo 2.Le regole ordinamentali e procedimentali
contributo giurisprudenziale :profili processuali e sostanziali 4.Conclusioni
3.Il
1.Il panorama legislativo
Nel biennio che separa il Simposio di Alicante del 2003 da quello odierno sono stati
attuati importanti interventi
nel settore della proprieta’ intellettuale che hanno
interessato sia il sistema giudiziario italiano sia l’ambito comunitario di armonizzazione
delle normative nazionali nella lotta alla contraffazione ed alla pirateria.
Mi riferisco all’istituzione delle sezioni specializzate in materia di proprieta’ industriale ed
intellettuale (Dlgs 168/2003),alla creazione di un Codice della proprieta’ industriale (Dlgs
30/2005 ) che ha sostituito la legislazione previgente nei singoli settori,innovandola e
coordinandola in un unico corpo normativo destinato a regolamentare tutti i titoli di PI
(nazionali,internazionali e comunitari) con disciplina unitaria ed omogenea
,all’emanazione della Direttiva c.d.sull’ “enforcement” (2004/48/CE ) del quale e’ gia’ stato
programmato il recepimento nell’ordinamento italiano.
In tali strutture giudiziarie specialistiche trovano corpo i Tribunali dei marchi comunitari ed i
Tribunali dei disegni e modelli comunitari dei quali l’Italia si e’ ormai formalmente dotata e
la cui origine risale all’ Accordo di Lussemburgo del 15 dicembre 1989 istitutivo del
brevetto comunitario fondato sulla Convenzione sul brevetto europeo per il mercato
comune del 1975 con l’annesso “Protocollo dei litigi” del 1985 .
L’Accordo intendeva ovviare agli inconvenienti discendenti – sul piano ordinamentale-dal
sistema del brevetto europeo stabilendo che la conflittualita’ riguardante il nuovo istituendo
titolo comunitario fosse riservata alle Corti nazionali-denominate Tribunali dei brevetti
comunitari- competenti a provvedere nei giudizi di contraffazione instaurati nei paesi di
commissione della violazione e sulle azioni riconvenzionali di nullita’ in tali giudizi
contrapposte .
I Tribunali dei brevetti comunitari di 1^ e II^ istanza venivano dall’Italia prescelti con
competenza territoriale ultraregionale presso le (7) sedi dei Tribunali e Corti di Appello di
Torino,Milano,Bologna,Roma ,Bari ,Palermo e Cagliari quali sezioni specializzate da
creare con apposite previsioni tabellari presso le strutture giudiziarie gia’esistenti e dunque
nel rispetto del precetto costituzionale che vieta di istituire giudici speciali o straordinari
(art.102 II° comma della Costituzione).
Le sezioni specializzate –da costituire con giudici in possesso di esperienza specifica nel
diritto dei brevetti- avrebbero dovuto gestire in via esclusiva le materie afferenti il brevetto
comunitario ma anche provvedere alla trattazione promiscua di affari civili di diversa
natura con il solo limite di non ritardare la decisione delle prime .
Questo ottimale impiego delle risorse portava infatti il Consiglio Superiore della
Magistratura-nella seduta del 20 gennaio 1993 – a fornire parere positivo al Ministero di
1
Giustizia sulla ratifica dell’Accordo1 che avveniva con L.26 luglio 1993 N°.302 formalmente
istituente all’art.4 tali organismi.
La sezioni specializzate non si rendevano peraltro operanti perche’-come molti Stati
contraenti- l’Italia non depositava gli strumenti di ratifica .
La attuazione del I° titolo comunitario di proprieta’ industriale –quando ancora il brevetto
comunitario era in gestazione –veniva invece a realizzarsi con il marchio comunitario
creato con Regolamento 40/94 CE del 20 dicembre 1993.
Le procedure contemplate dal Regolamento ricalcavano il modello del brevetto
comunitario posto che giudizi di contraffazione con le congiunte azioni riconvenzionali di
nullita’ (e decadenza)restavano devolute a Tribunali dei marchi comunitari (di I^ e II^
istanza)da istituirsi nei paesi membri entro 3 anni dall’entrata in vigore del Regolamento2.
Per dar corso a tale adempimento(scaduto nel 1997) il 15 Maggio 1998 veniva presentato
alla Camera dei deputati dal Ministro della Giustizia il disegno di legge per l’attribuzione
alle sezioni specializzate -gia’ istituite dalla L.302/1993 come Tribunali dei brevetti
comunitari -anche delle controversie in materia di contraffazione e validita’ dei marchi
comunitari .
A differenza dall’Accordo di Lussemburgo sul brevetto comunitario avente natura
convenzionale, il Regolamento sul marchio comunitario si presentava come normativa
con efficacia diretta nel nostro come negli altri paesi della Comunita’ donde correva
l’obbligo -per non incorrere in procedure di infrazione -di attuare concretamente i nuovi
organismi giudiziari .
Il progetto di legge peraltro decadeva con la legislatura e –del resto-solo taluni Stati
fornivano in allora un elenco delle sedi dei Tribunali dei marchi comunitari di I^ e II^
istanza peraltro mai creati (ancorche’ senza gravi inconvenienti perche’ il Regolamento
assegnava in via provvisoria alle autorita’giudiziarie ordinarie la gestione della inerente
conflittualita’ ).
Nasceva da ultimo una seconda privativa comunitaria cioe’ i disegni e modelli comunitari
istituiti con Regolamento CE 6/2002 del 12 dicembre 20013 prevedente anche esso fasi
nazionali litigiose avanti i c.d.Tribunali dei disegni e modelli comunitari da istituire entro il 6
marzo 2005.
Nel frattempo-sul piano piu’ strettamente nazionale-la Commissione governativa istituita
per l’adeguamento della legislazione interna all’Accordo TRIPs (attuato con Dlgs 19 marzo
1996 n°.198) si adoperava per rafforzare l’efficacia delle procedure giudiziarie in materia
industriale(nel rispetto dell’art.41 dell’Accordo ) tentando di eliminare il difetto di fondo
dell’ordinamento italiano ,cioè’ la mancanza di specializzazione e specifica competenza
tecnica del giudice o dei collegi giudicanti e proponendo una riformulazione dell’art.74 L.i.
con l’istituzione di “sezioni specializzate” formate da magistrati scelti con il criterio della
specifica preparazione e della continuita’.
Tale modifica peraltro non veniva accolta perche’ -incidendo sull’organizzazione della
giustizia-avrebbe finito per allungare i tempi di approvazione dell’articolato4
Di strutture analoghe -in materia di diritto societario e fallimentare estesa anche al settore
del diritto industriale e della concorrenza -tornava ad occuparsi la c.d. “bozza Mirone” del
26 maggio 2000 (poi stralciata dalla L.3 ottobre 2001 n°.366 di delega per la riforma del
diritto societario) prevedente l’istituzione presso le citta’ sedi di Corte di Appello ,presso le
Corti di Appello e presso la stessa Corte di Cassazione di sezioni specializzate nella
1
Vedasi il resoconto su Notiziario CSM 1/1993.
90 giorni dalla pubblicazione su GUCE del 14 gennaio 1994.
3
In GUCE 5 gennaio 2002 che ha determinato l’entrata in vigore del Regolamento il 6 marzo 2002.
4
Quaderni del CSM 106/99, vol. I Tutela sommaria cautelare pag.605.
2
2
trattazione (anche)dei procedimenti in tema di concorrenza ,brevetti e segni distintivi di
impresa meglio definiti come Tribunali distrettuali dell’economia 5.
Pure questo progetto decadeva e veniva quindi ripresentato sotto nuove forme nel
collegato alla Finanziaria 2002 ( progetto di legge n°.2031) che portava all’approvazione
della legge delega 12 dicembre 2002 n°.273 (“Misure per favorire l’iniziativa privata e lo
sviluppo della concorrenza”)e-nei tempi da questa previsti-al Dlgs 27 giugno 2003 n° 168
istitutivo delle sezioni specializzate .
Il decreto legislativo–come e’ noto-ha definitivamente istituito presso i Tribunali(e le Corti
di Appello) di Bari,Bologna,Catania,Firenze,Genova,Milano ,Napoli,Palermo ,Roma
,Torino,Trieste e Venezia (12)sezioni specializzate a composizione collegiale per la
trattazione dei procedimenti giudiziari in materia “di marchi nazionali,internazionali e
comunitari,brevetti d’invenzione e per nuove varieta’ vegetali,modelli di utilita’, disegni e
modelli e diritto di autore nonche’ fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela
della proprieta’ industriale ed intellettuale” :competenza questa integrata e specificata
dalle indicazioni contenute nel nuovo Codice della proprieta’ industriale emanato con il
Dlgs 10 febbraio 2005 n°.30 (ivi artt.120 e 134) che ha sostituito la legislazione
previgente nei singoli settori,innovandola e coordinandola in un unico corpo normativo.
La concentrazione delle cause presso una cerchia limitata di sedi giudiziarie si e’ posta
cosi’ in linea con le prescrizioni dei Regolamenti comunitari 6
favorendo
l’uniformita’
degli indirizzi ermeneutici e la stabilita’ delle relative decisioni rafforzata dalla specifica
professionalita’ dei giudici chiamati ad emetterle.
Il Dlgs 168/2003 ha infatti previsto che le sezioni specializzate siano composte da
giudici scelti tra magistrati dotati di specifiche competenze mentre la delibera del CSM
503/FT/2003 del 23 luglio 2003 ha sancito
che gli aspiranti inclusi nell’organico
dell’ufficio vi siano assegnati-sia pur con “concorso interno” 7 e con contemporaneita’ di
gestione rispetto agli affari della sezione di provenienza (almeno nei casi in cui non
venga pregiudicata la trattazione delle cause specialistiche)- in funzione delle loro
“specifiche attitudini” prevalenti sui criteri di anzianita’ nel ruolo e/o di servizio .
Nello stesso tempo il Governo Italiano -tramite la rappresentanza permanente a
Bruxelles -provvedeva ad effettuare alla Commissione le comunicazioni prescritte dagli
artt.91.2 Reg.40/94 ed 80.2 del Reg.6/2002 8 manifestando cosi’ l’intenzione di identificare
le sezioni specializzate quali Tribunali dei marchi comunitari e Tribunali dei modelli e
disegni comunitari in osservanza alle disposizioni programmatiche dei Regolamenti
istitutivi :principio questo esplicitato nel Codice della proprieta’ industriale9 in ossequio
alla regola di adeguamento della normativa alla disciplina internazionale e comunitaria
prescritta dall’art.15 della legge delega.
2.Le regole ordinamentali e procedimentali
5
Analogamente e’ avvenuto in Spagna dove –entrati a regime i neo istituiti Tribunali del commercio– è
stata a tali Corti specialistiche attribuita esclusiva giurisdizione in materia di proprieta’ intellettuale ed
industriale, concorrenza sleale, diritto societario, fallimento e pubblicita’.
6
Il numero di sedi supera comunque ampiamente quello previste nel progetto originario (in numero non
superiore ad 8 con aggiunta di Venezia rispetto alle 7 gia’ individuate-come si e’ visto- per i Tribunali dei
brevetti comunitari dalla L. 302/93).
7
Il concorso (interno ) per titoli anziche’ il bando (a reclutamento nazionale) ha finito peraltro per sfavorire i
giudici c.d. “periferici”.
8
Tanto portando all’ archiviazione -in data 15 ottobre 2003 - della procedura di infrazione per
inadempimento (2000/497) pendente contro l'Italia .
9
Cosi’ recita l’art.120 ai commi 4 e 5 “ La competenza in materia di diritti di proprietà industriale appartiene
ai Tribunali espressamente indicati a tale scopo dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168. Per Tribunali
dei marchi e dei disegni e modelli comunitari ai sensi dell'art. 91 del Regolamento n. 40/94 e dell'art. 80 del
Regolamento n. 9/2002 si intendono quelli di cui al comma 4”.
3
La “vocazione internazionale” delle sezioni specializzate italiane trova fondamento nel
loro definitivo riconoscimento –come si e’ detto- quali
Tribunali dei marchi,disegni e
modelli comunitari ,organismi che –a far tempo dal luglio 2003 –il legislatore nazionale ha
appunto identificato nei 12 uffici ubicati presso i Tribunali e le Corti di Appello delle citta’
di piu’ significativo profilo economico .10
Il numero di sedi italiane (come del resto di quelle tedesche )per la verita’ supera le
indicazioni provenienti dai Regolamenti istitutivi 11ma occorre considerare –da un lato-che
10
La mappa
delle
12 sedi (disegnata secondo criteri di vicinanza territoriale e/o di facilita’ di
collegamenti su base ultraregionale ) e’ riportata nell’art. 4 del Dlgs 168/2003 e cosi’ ripartita:
-Bari per Puglia ,Basilicata e Calabria(distretti di Bari,Lecce,Taranto e Potenza)
-Bologna per Emilia Romagna e Marche (distretti di Bologna ed Ancona)
-Palermo per la parte occidentale della Sicilia(distretti di Palermo e Caltanissetta)
-Catania per la parte orientale della Sicilia e la Calabria (distretti di Catania,Messina ,Reggio Calabria e
Catanzaro)
-Firenze per Toscana ed Umbria (distretti di Firenze e Perugia)
-Genova per la Liguria (distretto di Genova)
-Milano per la Lombardia (distretti di Milano e Brescia)
-Napoli per la Campania ed il Molise(distretti di Napoli ,Salerno e Campobasso)
-Roma per il Lazio,l’Abruzzo e la Sardegna (distretti di Roma ,l’Aquila,Cagliari e Sassari)
-Torino per il Piemonte e la Val d’Aosta (distretto di Torino)
-Trieste per il Friuli Venezia Giulia (distetto di Trieste)
-Venezia per Veneto e Trentino Alto Adige(distretti di Venezia,Trento e Bolzano).
11
Gli artt.91 del Reg.40/94 e 80 del Reg.6/02 parlano di un numero – per quanto possibile-“ridotto” di organi
giurisdizionali di 1^ e 2^ istanza .
Negli paesi UE i Tribunali sono dislocati come segue(status 31 gennaio 2005):
*Belgio-Bruxelles (I° e II° grado)
*Repubblica Ceca –Praga ( I° e II° grado)
*Danimarca –Copenhagen(I° e II° grado)
*Germania :
–Mannheim(I° grado )Karlsruhe(II° grado)
-Stoccarda (I° e II° grado)
-Nurnberg(I° e II° grado)
-Monaco (I° e II° grado)
-Berlino(I° e II° grado)
-Brema (I° e II° grado)
-Amburgo(I° e II° grado)
-Francoforte((I° e II° grado)
-Rostock(I° e II° grado)
-Braunschweig(I° e II° grado)
-Dusseldorf(I° e II° grado)
-Koblenz(I° e II° grado)
-Frankenthal(I° grado)-Zweibrucken (II° grado)
-Saarbrucken(I° e II° grado)
-Lipsia(I° grado)-Dresda(II° grado)
-Magdeburg(I° grado)Naumburg(II° grado)
-Kiel(I° grado)Schleswig-Holstein(II° grado)
-Erfurt(I° grado)-Thuringer(II° grado)
*Estonia-Tallin(I° e II° grado)
*Grecia :
-Atene (I° e II° grado)
-Salonicco(I° e II° grado)
*Spagna –Alicante (I° e II° grado)
*Francia-Parigi (I° e II° grado)
*Irlanda -Dublino(I° e II° grado)
*Letvia-Vilnius(I° e II° grado)
*Lussemburgo(I° e II° grado)
*Olanda –L’Aja (I° e II° grado)
*Austria-Vienna (I° e II° grado)
*Polonia-Varsavia(I° e II° grado)
4
le sezioni specializzate italiane sono state istituite per la trattazione dei procedimenti
giudiziari riguardanti anche altri titoli e dunque hanno imposto la creazione di un
organico da distribuire su tutto il territorio nazionale ;dall’altro lato ,che l’operazione di
riorganizzazione giudiziaria ha interessato ben 165 Tribunali ordinari e 29 Corti di appello
accorpati –per la gestione del relativo contenzioso-su 12 uffici di I° e II° grado .
Naturalmente continueranno a funzionare –in parallelo- anche i Tribunali (e le Corti di
appello)ordinari per l’esaurimento del contenzioso pendente
(ante luglio 2003)
applicando le regole di procedura previste per i titoli nazionali cosi’ come statuito dalla
disciplina “provvisoria” dei Regolamenti (Artt.91.5 Reg.40/94 ed 80.5 Reg.6/02 ) .
Secondo le prime statistiche -che coprono il periodo che va dal luglio 2003 fino al
dicembre 2004 -1/3 dei procedimenti riguardanti i titoli esteri trattati dalle sezioni
specializzate italiane ha avuto per oggetto privative comunitarie mentre il contenzioso
in materia di PI e’ venuto essenzialmente a concentrarsi nelle sedi di Milano,Torino e
Roma in modo assolutamente coerente rispetto
alla concentrazione dell’attivita’
industriale ed intellettuale .
E’ interessante altresi’ notare come l’attivita’ di questi nuovi organi giudiziari in funzione di
Tribunali dei marchi ,disegni e modelli comunitari si sia soprattutto rivolta alla materia
cautelare .
La tutela in via d’urgenza resta –infatti-l’unica idonea ad assicurare una tempestiva ed
efficace risposta alle esigenze delle imprese e degli operatori del settore che vedano
violati i propri diritti, e ciò in quanto solo l’assunzione di un provvedimento rapido e
dimensionato al caso specifico, qual’è quello cautelare, consente di impedire che gli effetti
pregiudizievoli della contraffazione siano portati a più gravi conseguenze .
E’ importante segnalare che i Regolamenti istitutivi delle privative comunitarie estendono
la tutela cautelare (art.99.3 Reg.40/94 ed art.90.3 Reg.6/2002) a tutto il territorio
dell’Unione europea (secondo lo schema proprio della cross border injunction )allorche’ la
competenza di merito dei Tribunali dei marchi,disegni e modelli comunitari sia “primaria”
,in pratica radicata presso il foro del convenuto che abbia sede in uno Stato membro odin mancanza-dell’attore secondo il sistema di competenza internazionale “a cascata”
previsto dagli artt.93 Reg.40/94 ed 82 Reg.6/2002 .
In tal caso le Corti restano
abilitate ad emettere misure c.d. “transfrontaliere”-cioe’
con effetti estesi oltre i confini del proprio paese e nella generalita’ degli altri Stati attuabili secondo la procedura di exequatur prevista dal Regolamento CE 44/2001 del
22 dicembre 200012 anche in relazione alle “penalita’ di mora”(astreintes) comminate dal
giudice a quo (purche’ da questi definitivamente liquidate 13) ,ferma la possibilita’ del
*Portogallo-Lisbona (I° e II° grado)
*Slovenia-Lubiana (I° e II° grado)
*Slovacchia
-Bratislava (I° e II° grado)
-Banska’ Bystrica(I° e II° grado)
-Kosice (I° e II° grado)
*Finlandia –Helsinky(I° e II° grado)
*Svezia –Stoccolma(I° e II° grado)
*Regno Unito:
-Inghilterra,Galles,Irlanda del Nord:Londra (I° e II° grado)
-Scozia:Edinburgo (I° e II° grado)
12
Il Reg.44/01 -che disciplina la circolazione intracomunitaria dei provvedimenti giudiziari - ha sostituito con la sola eccezione della Danimarca -la Convenzione di Bruxelles (e Lugano) del 27 settembre 1968 ed
ha riaffermato (capo III° artt.32 e segg) il principio di riconoscimento “automatico”(ope iuris) delle decisioni
straniere soggette –ai fini dell’esecutivita’-al limitatissimo controllo formale rimesso al giudice ad quem
(autenticita’ della decisione ed allegazione di “attestato” di provenienza dal giudice a quo).
13
Cosi’ prescrive l’art.49 del Reg.44/01 cit.
5
giudice ad quem (cioe’ dello Stato membro dove e’ stata dichiarato eseguibile il
provvedimento )di irrogare autonome sanzioni secondo il proprio ordinamento14 .
Provvedimenti del genere non sono peraltro frequenti nella giurisprudenza italiana
,l’unico precedente “cross border” in qualche misura “affine” rimanendo a tutt’oggi la
ordinanza del Tribunale di Bolzano del 22 aprile 1998 (peraltro concessa a tutela di
denominazione geografica protetta dal Reg.2081/92/CE del 14 luglio 1992 ed in forza di
diversi criteri di collegamento fondati sulla connessione internazionale ed il luogo di
verificazione dell’evento dannoso)che ha disposto l’ordine di ritiro dal commercio e
l’inibitoria dalla ulteriore diffusione dei prodotti che utilizzavano illecitamente la
denominazione “Speck del Sud Tirolo” :ordinanza emessa nei confronti del produttore
italiano e del distributore austriaco con “efficacia” in Austria ed in Germania (dove il
prodotto veniva venduto ).
Ove la competenza giurisdizionale sia radicata-invece - presso il “forum commissi delicti
”(competenza “secondaria”) le misure provvisorie continueranno a mantenere efficacia
territoriale “domestica” .
I Regolamenti sul marchio comunitario e sui disegni e modelli comunitari con analoga
formulazione (rispettivamente art.99 ed art.90) rimandano all’applicazione delle misure
provvisorie previste dalla legislazione dello Stato di appartenenza dell’autorita’ adita .
La difesa delle privative comunitarie resta –pertanto- in Italia assicurata dalle misure
cautelari
di diritto industriale con
funzione probatoria (descrizione)
,conservativa(sequestro) ,coercitiva(inibitoria) regolate
dal Codice della proprieta’
industriale negli artt.128,129 e 131 ,eventualmente integrabili
con misure “atipiche”
allorche’ le prime risultino insufficienti a garantire in concreto la situazione cautelanda
.
Tramite il provvedimento innominato ex art.700 cpc potrebbero essere cosi’ recuperate
all’ordinamento interno misure a contenuto piu’ incisivo quali talune suggerite dalla
c.d.Direttiva “enforcement” 15che –al di la’ della imminente “attuazione” 16- costituisce
punto di riferimento privilegiato
per arricchire
gli strumenti processuali gia’ in
dotazione del giudice nazionale ,ad esempio ,per disporre il “sequestro conservativo” di
beni mobili ed immobili del presunto autore della violazione compreso il blocco dei suoi
conti bancari e di altri averi(in analogia alla freezing o Mareva injunction di derivazione
anglosassone ) a fronte di fenomeni”massivi”di contraffazione e di atti di pirateria (art.9).
Lo schema del decreto legislativo di recepimento della Direttiva redatto sotto forma di
novella al Codice (ed alle disposizioni in materia di diritto d’autore e diritti
connessi)prevede infatti l’inserimento nel Codice di un articolo aggiuntivo orientato in
questo senso a completamento dei mezzi di tutela a disposizione del titolare della privativa
17
.
14
In tal senso ha operato il Landgericht di Koblenz il 18 giugno 1999 nel caso “Italian Leather” in cui -constatato
l’inadempimento da parte del resistente tedesco all’inibitoria provvisoria pronunziata dal Tribunale di Bari–ha emesso a
suo carico lo Zwangsgeld previsto dal par.890 dello ZPO .
15
Direttiva 2004/48 CE sul rispetto dei diritti di proprieta’ intellettuale approvata dal Parlamento europeo e
dal Consiglio il 29 aprile 2004 (c.d.TRIPs Plus”)da attuare entro il 29 aprile 2006.
16
La L.18 aprile 2005 n°.62(legge comunitaria 2004)ha recepito la Direttiva nell’allegato B conferendo
delega al Governo di emanare le relative norme di attuazione entro 18 mesi.E’ in corso di elaborazione il
relativo decreto legislativo.
17
La norma (art.144 bis)e’ formulata come segue:“ Quando la parte lesa faccia valere l’esistenza di
circostanze atte a pregiudicare il soddisfacimento del risarcimento del danno, l’autorità giudiziaria può
disporre, ai sensi dell’articolo 671 codice di procedura civile, il sequestro conservativo dei beni mobili ed
immobili del preteso autore della violazione, compreso il blocco dei suoi conti bancari e di altri beni fino alla
concorrenza del presumibile ammontare del danno. A tal fine l’autorità giudiziaria può disporre la
comunicazione della documentazione bancaria, finanziaria o commerciale oppure autorizzare l’accesso alle
pertinenti informazioni”.
6
Il Reg.6/2002 fa poi riferimento esplicito –tra le sanzioni irrogabili –anche al sequestro di
materiali
ed
attrezzi
prevalentemente
utilizzati
per
fabbricarli
in
18
contraffazione(c.d.contributory infringement) mentre entrambi i Regolamenti –tra le
misure provvisorie e cautelari -contemplano l’emissione di ordinanze di divieto dalla
continuazione dell’attivita’ di contraffazione(o minacciata come tale) accompagnate all’occorrenza -dalle misure necessarie per assicurarne l’osservanza secondo la lex fori
(artt.98 Reg.40/94 ed 89 Reg.6/2002).
Trattasi di provvedimenti di
inibitoria che l’ordinamento italiano ben conosce e che
trovano compiuta regolamentazione nell’art.131 del Codice con previsione di “penalita’
di mora ’” in caso di inottemperanza o ritardo nell’osservanza del comando giudiziale.
Tutte queste misure sono concedibili dal giudice singolo anche inaudita altera parte e ad
horas (ma in tal caso da confermare,modificare o revocare in contradditorio entro 15
giorni)e sono impugnabili con reclamo “interno” entro 30 giorni(secondo il modello
cautelare uniforme disciplinato dagli artt.669bis-terdecies cpc)tanto che sovente la tutela
cosi’ dispensata con l’eventuale fase di riesame -se non sono in discussione problemi di
validita’ del titolo o di quantificazione del danno –esaurisce il contenzioso rendendo
superfluo il proseguimento del giudizio sul merito .
Il Codice della proprieta’ industriale ha preso cognizione di questa realta’ predisponendo
un meccanismo (ripreso dal processo societario in virtu’ del rinvio operato dall’art.13419
ma che trova ormai valenza generalizzata per ogni tipo di procedimento per effetto del
riformulato art.669 octies cpc a seguito della recente novella 20 )che esclude per i
provvedimenti “anticipatori” e “di urgenza” (in pratica l’inibitoria dalla fabbricazione e dal
commercio ed i provvedimenti complementari ex art.700 cpc di ritiro della merce dal
mercato )la necessita’ del giudizio di merito per conservarne l’efficacia .
La regola –per vero-si pone in conflitto con quella dei Trips(art.50.6) ripresa dalla
Direttiva CE 48/2004(art.9.5) che - pur esigendo una apposita istanza del convenutoprescrive che tutte le misure provvisorie di diritto industriale cessino di essere efficaci se
una procedura diretta ad una decisione sul merito della controversia non viene iniziata in
un tempo ragionevole o comunque in un periodo non superiore a 20 giorni lavorativi o 31
giorni di calendario.
Cio’ nondimeno il rendere potenzialmente stabili- sul modello del refere’
francese-i
provvedimenti di questo tipo (che possono essere comunque sempre modificati o
revocati al mutamento delle circostanze e non assumono alcuna “autorità” extraprocessuale )mi pare soluzione ragionevole nella ricerca di tempi e strumenti
procedimentali piu’ celeri e duttili per la soluzione delle controversie .
A questa filosofia e’ del resto ispirato l’impianto processuale del Codice ,corredo
indispensabile per la risoluzione delle controversie avanti ai Tribunali dei marchi e dei
disegni e modelli comunitari .
Il Codice rimanda nel rito al modello societario di “privatizzazione ” del “casemanagement” (che rimette ai difensori -dopo aver per c.d. “affilato le armi” con lo
scambio reciproco degli scritti difensivi -la scelta di adire il giudice con formale richiesta di
fissazione dell’udienza per la trattazione e l’istruzione del caso )ed introduce
un
meccanismo decisionale accelerato che consente al Collegio di dar lettura del dispositivo
18
La norma comunitaria limita peraltro l’applicazione della misura alla sola ipotesi in cui “il proprietario sia a
conoscenza dei fini cui mirava l’impiego dei materiali e/o attrezzi ovvero tali fini risultino ovvi secondo le
circostanze”.
La contraffazione c.d. “indiretta” -che trova enunciazione anche nel sistema del brevetto comunitario
(art.26 della Convenzione di Lussemburgo ed art.8 della Proposta di Regolamento)postula infatti –ai fini
dell’imputabilita’ dell’atto contributivo-la consapevolezza(desunta anche per “facta concludentia”)di operare
per rendere possibile la contraffazione da parte del terzo .
19
Dlgs 17 gennaio 2003 n°5 (ivi art.23)
20
L.14 maggio 2005 n° 80 di conversione del DL 14 marzo 2005 n°.35 sulla c.d.”competitivita’”
7
in udienza con la concisa esposizione delle ragioni di diritto della decisione ,motivando in
forma abbreviata, mediante rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa ed
a precedenti conformi .
L’esigenza di efficienza del processo industrialistico parrebbe comunque assicurata anche
ove venisse espunto dal processo “industrialistico” il richiamo al rito societario21 restando
esso in ogni caso
rito “alternativo” a quello ordinario22 gia’ modificato in senso piu’
razionale –tra l’altro-con il “ridisegno” dello snodo delle udienze di 1^ comparizione e
trattazione accorpate in fase tendenzialmente unica per tutte le piu’ importanti attivita’
propulsive del processo(e con la gia’ detta introduzione del principio di “strumentalita’
attenuata” dei provvedimenti cautelari) 23.
Semmai e’ l’opzione del “summary judgement” -strumento redazionale rivolto ad
accelerare il compito del giudice estensore con motivazione essenziali e rinvii per
relationem –che dovrebbe
trovare
un limite –sul piano dell’ opportunita’- per le
sentenze che i Tribunali dei marchi,disegni e modelli comunitari fossero chiamate a
pronunziare su domande riconvenzionali di nullita’ o decadenza delle corrispondenti
privative coinvolte nei processi di contraffazione nazionale(artt.92 Reg.40/94 ed art.81
Reg.6/2002):sentenze destinate ad avere effetti “erga omnes” su tutto il territorio
dell’Unione Europea per cui una eccessiva sintesi potrebbe forse rivelarsi
controproducente per l’esatta comprensione omnibus della portata “abolitiva” della
decisione giudiziale .
Trattasi –peraltro- di ipotesi rara stante la funzione privilegiata assegnata all’UAMI
(Ufficio Armonizzazione Mercato Interno24) di verificare in via “diretta” la validita’ del titolo
decidendo (con procedure di ricorso sotto il controllo di legittimita’ degli organi
giurisdizionali comunitari)sulle domande di decadenza e nullita’ (art.55 Reg.40/94 ed
art.52 Reg.6/2002) 25, cosi’ derivandone una sorta di “precedenza” dell’Ufficio nel
concorso con le azioni giudiziarie per sospensione “obbligatoria” del giudizio nazionale
ove esso Ufficio sia stato gia’ adito ovvero “facoltativa” ad istanza di parte –in caso di
priorita’ del primo- con invito a trasferire l’azione in quella sede comunitaria (artt.96 e
100 Reg.40/94 ed artt.86 e 91 Reg.6/2002).
Questi rapporti di coordinamento non risultano peraltro approfonditi dall’esperienza
giudiziaria italiana.
Merita solo di
essere segnalato l’ interessante caso di plagio –contraffazione
coinvolgente i diritti di autore e quelli di marchio su opera pittorica di un artista italiano
(raffigurante l’immagine stilizzata dell’Arena di Verona) ripresa con minime varianti nella
domanda di marchio figurativo comunitario depositata a distanza di decenni dalla
Fondazione Arena di Verona.
La controversia veniva risolta con sentenza 13 giugno 2005 dal Tribunale ordinario di
21
Il decreto correttivo predisposto dalla Commissione ministeriale di studio(2005) prevede la soppressione
del rinvio –contenuto nell’art.134 del Codice-alle norme dei Capi I e IV del Titolo II e quelle del Titolo III del
Dlgs 5/2003.
I ristretti tempi di approvazione ne ha impedito al momento l’attuazione.
22
Cosi’ il riformulato art.70 ter disp.att.cpc ad opera della DL 35/2005 cit.il quale prevede che la citazione
introduttiva possa contenere l’invito al convenuto od ai convenuti a notificare al difensore dell’attore la
comparsa di risposta a sensi dell’art.4 del Dlgs 5/2003 entro 60 giorni:se tutti i convenuti notificano la
comparsa di risposta ai sensi di tale invito il processo prosegue nelle forme e secondo le modalita’ del rito
societario.
23
Vedasi il nuovo testo degli artt.183 e 184 cpc
24
Organo della Comunita’ dotato di personalita’ giuridica ex artt.111 Reg.40/94 e 97 Reg.6/2002
25
Questa e’ la ragione per cui resta preclusa ai Tribunali dei marchi,disegni e modelli comunitari avanti ai
quali sia proposta azione di accertamento negativo(di non contraffazione) la possibilita’ di contestare la
validita’ dei suddetti titoli comunitari che finirebbe per essere proposta in via principale violando sul punto la
competenza esclusiva dell’Ufficio.
Principio questo espressamente sancito dall’ art.95 del Reg.40/94 e dall’art.84 del Reg.6/2002.
8
Verona (trattandosi di causa gia’ pendente al momento dell’istituzione della sezione
specializzata di Venezia) in senso implicitamente conforme alla decisione assunta il 2
dicembre 2004 dalla divisione di annullamento dell’UAMI che aveva accolto la domanda
di nullita’ presentata- per impedimento relativo alla registrazione -dai titolari del
diritto(d’autore) anteriore .
Il giudice italiano dichiarava
non luogo a provvedere sulla parallela
domanda
riconvenzionale di nullita’ del marchio comunitario stante l’esclusiva competenza
dell’Ufficio comunitario a pronunziarsi sulla domanda principale del cui accoglimento
prendeva atto accertando
l’illecita rielaborazione di quel disegno artistico adibito a
marchio senza il consenso degli eredi dell’autore e vietandone l’uso in ogni forma e modo.
3.Il contributo giurisprudenziale :profili processuali e sostanziali
Per passare alla disamina della giurisprudenza delle sezioni specializzate in materia di
marchi ,disegni e modelli comunitari secondo i Regolamenti 40/94 e 6/2002 ,va
premesso che la elaborazione e’ avvenuta
in armonia con i testi legislativi interni
riguardanti il marchio nazionale adeguato ai principi della Direttiva 89/104/CEE del 21
dicembre 198826 nonche’ i disegni ed i modelli nazionali parimenti adeguati alle
indicazioni della Direttiva 98/71/CE del 13 ottobre 1998 27 ,da tanto discendendo una
sostanziale equivalenza delle tematiche via via affrontate e delle soluzioni proposte.
Tanto piu’ che le azioni fondate sui titoli comunitari sovente si accompagnano a quelle
che riguardano titoli nazionali(ed internazionali) identici per cui analoghi rimangono i
presupposti di tutela diversificata semmai –come si e’ detto - nella estensione territoriale
al ricorrere delle condizioni stabilite dai menzionati Regolamenti.
Le piu’ significative questioni trattate dai giudici specializzati italiani riguardano aspetti
processuali e sostanziali28.
a)provvedimenti cautelari e pendenza di domanda
La sez.spec.del Tribunale di Bologna –con provvedimento dell’8 gennaio 2004-ha
disposto l’inibitoria ed il sequestro di oggetti di cartoleria posti in commercio con segno
identico a marchio figurativo comunitario - ancora allo stato di domanda - costituito da
una margherita a sei petali con la scritta “Guru” utilizzato nel settore dell’abbigliamento
come disegno impresso su magliette di successo .
Il giudice bolognese –che ha desunto un chiaro intento contraffattorio dal comportamento
non casuale di chi voleva far credere – contrariamente al vero – di essere licenziatario
della linea di prodotti contrassegnati dal marchio di titolarità altrui-ha messo in evidenza
come la tutela cautelare possa essere chiesta anche a far tempo dal semplice deposito
della domanda di marchio comunitario a prescindere dalla pubblicazione posto che la
legge nazionale in allora ammetteva la possibilita’ di richiedere misure cautelari in “corso
di registrazione”del marchio nazionale senza altre specificazioni temporali e dunque non
si vedeva ragione di conferire ad un titolo minor protezione rispetto a quella accordabile
all’altro in virtu’ della regola di pari efficacia sancita dall’art.32 del Reg.40/94 .
La decisione persegue l’indirizzo inaugurato dal Tribunale di Modena (provvedimento 9
luglio 1997)che aveva disposto in via cautelare – contro una famosa casa produttrice e
26
Il recepimento attuativoe’ avvenuto con Dlgs 4 dicembre 1992 n°.480
Il recepimento attuativo e’ avvenuto con Dlgs 2 febbraio 2001 n°.95
28
Le massime(da cui sono tratte le citazioni del testo) sono riportate in versione italiana ed inglese nella
Rivista quadrimestrale “Le Sezioni Specializzate Italiane della proprieta’ industriale ed intellettuale (Italian IP
Courts
case
law
Report)a
cura
di
Massimo
Scuffi
e
Marina
Tavassi(http://
www.deferrari.it/sezionispecializzate.htm
) mentre i provvedimenti sono integralmente pubblicati
nell’apposita sezione italiana del sito “darts”(www.info-base.net/darts/italia.html )
27
9
distributrice di figurine ed albums per bambini –il divieto di raffigurare il marchio “Spice
girls” o l’immagine del gruppo musicale oggetto di marchi comunitari ancora allo stato di
domanda nonche’ dal Tribunale di Verona (provvedimento 16 luglio 1998)che aveva
ritenuto ammissibile la tutela cautelare (peraltro negandola nel merito per difetto di
capacita’ distintiva del segno ancorche’ in seguito riconosciuta dall’UAMI con la concessa
registrazione ) in relazione a domanda marchio comunitario di forma (forma a fagottino
dei ravioli).
Tale soluzione –gia’ messa in dubbio dal Tribunale di Napoli nel caso Henkel
(provvedimento 5 novembre 1998)dove il marchio comunitario di forma(pastiglie di
detersivo per lavastoviglie)rimasto allo stato di domanda non ancora pubblicata veniva
reputato conferire una semplice “aspettativa” o mera “situazione di fatto” inidonea ad
invalidare i posteriori marchi del preteso contraffattore –ha trovato oggi superamento nel
Codice che ha posticipato -per tutti i titoli di proprieta’ industriale- il momento di
accordabilita’ della tutela provvisoria (art.132) stabilendo -quale condizione minima di
esercizio dei rimedi cautelari -la formalita’ della pubblicazione (del resto momento
determinante anche per il decorso del termine utile per il deposito delle osservazioni e la
presentazione delle opposizioni al rilascio del marchio nazionale29 ).
In tal senso si e’ da ultimo pronunziata la sez.spec. del Tribunale di Torino (provvedimento
19 luglio 2005)riconoscendo tutela cautelare a domanda di registrazione di marchio
comunitario denominativo(Il Gazzettino)in quanto reso “accessibile” al pubblico.
b)marchio rinomato ed affinita’
Il Codice ha fatto proprio il portato della giurisprudenza nazionale e comunitaria in tema
di tutela “rafforzata”del marchio rinomato concedibile anche in ipotesi di uso di marchi
identici o simili per prodotti identici od affini nonostante il dato letterale contenuto nella
Direttiva 89/104 e nei corrispondenti articoli del Reg.40/94 riservasse la protezione solo
ai prodotti non affini.
La
Corte di Giustizia con sentenze 9 gennaio 2003(Davidoff)e 23 ottobre
2003(Adidas)aveva gia’ chiarito che il marchio notorio deve godere di pari protezione in
entrambi i casi stante il valore suggestivo che incorpora a prescindere dall’affinita’ o meno
tra i prodotti .
Su tali presupposti misure cautelari sono state concesse dalla sez.spec. del Tribunale di
Roma (provvedimento 9 gennaio 2004)a tutela dello marchio Adidas contro l’ indebito
“agganciamento” operato da calzature di analoga foggia riportanti il medesimo marchio
come pure dalla sez.spec. del Tribunale di Firenze (ex multis provvedimenti 4 novembre
2003 - 26 ottobre 2004-30 maggio 2005) a favore del marchio comunitario (ed
internazionale) “Luis Vitton”.
c)marchio celebre e falso grossolano
La tutela cautelare del celeberrimo marchio Luis Vitton ha subito alterne vicende contro
le pedisseque imitazioni specie riscontrate su borse di produzione cinese .
E’ stata -ad esempio- ripetutamente respinta dalla stessa sez.spec.del Tribunale di
Firenze (ex multis provvedimenti 4 marzo 2004 - 22 marzo 2004-13 giugno 2005-30
giugno 2005 )la richiesta di pubblicazione sulla stampa della misura inibitoria per difetto
di “periculum” a fronte della ritenuta limitatezza (temporale e territoriale)del fenomeno di
contraffazione fino ad essere totalmente negata tutela dalla sez.spec. del Tribunale di
Genova (provvedimento 3 marzo 2004)per ritenuto difetto di confondibilita’ –da valutarsi in
concreto in relazione al costo,qualita’ e modalita’ di confezionamento del prodotto –atteso
il suo inserimento in circuiti commerciali scadenti.
29
Il sistema e’ stato introdotto dal Dlgs 8 ottobre 1999 n°.447 sulla falsariga del modello comunitario in
osservanza del c.d.Protocollo di Madrid.
10
Questa ultima soluzione lascia -per la verita’- perplessi perche’ rimanda a quell’isolato
orientamento della Cassazione penale sul c.d.”falso grossolano” (ravvisato soprattutto
nelle fiere improvvisate dei c.d. “vu’ cumpra’”) che ha escluso la sussistenza del reato di
messa in commercio di prodotti recanti un marchio alterato o contraffatto (art.474 cp) per
inidoneita’ –stante le caratteristiche del prodotto e le modalita’ di messa in vendita-a
trarre in inganno nella situazione concreta il consumatore30
L’esimente del “veramente falso” -aspramente criticata in dottrina -e’ stata comunque
definitivamente abbandonata dalla Suprema Corte che ha ritenuto in tali casi sussistere
comunque condotte penalmente rilevanti venendo attentata la fede pubblica in senso
oggettivo ,cioe’ la fiducia della generalita’ dei consociati a che il marchio esplichi le sue
varie funzioni 31
d)principio di esaurimento
Altro provvedimento cautelare emesso nello stesso settore di moda dalla sez.spec del
Tribunale di Milano (provvedimento 12 maggio 2004 ) ha ritenuto illecito- come tale
vietandolo-il fenomeno di c.d.“vintage”o “customing” realizzato dal concorrente con la
applicazione sui propri prodotti di ritagli di tessuto originale con il marchio Luis Vitton
ricavati da borse di produzione originale legittimamente acquistate sul mercato dell’usato.
La decisione affronta il tema dell’ “esaurimento” (nazionale e comunitario)del marchio
eccepito come esimente dal contraffattore sul rilievo che il titolare non puo’ vietarne l’uso
una volta che i prodotti sono stati da lui stesso messi in commercio nella Comunita’
Europea i quali possono a quel punto liberamente circolare sul mercato parallelo anche
fuori dalla sua rete di distribuzione esclusiva ,salvi i legittimi motivi di opposizione (per
modificazione od alterazione dello stato dei prodotti dopo la loro immissione ).
Questo principio - recepito nei medesimi termini dall’art.5 del Codice che ricalca sul
punto l’art.13 del Reg.40/94 ma da tempo acquisito nella giurisprudenza comunitaria che
ne ha negato operativita’ solo per le provenienze extracomunitarie (Corte di Giustizia 16
luglio 1998 caso Silhouette e 1° luglio 1999 caso Sebago) e ribadito anche dalla sez.spec.
del Tribunale di Trieste ( provvedimento 4 dicembre 2003 che ha reputato
lecita la
commercializzazione di prodotti da bagno con marchio
Jacuzzi al di fuori
dell’organizzazione ufficiale del titolare)-e’ stato
ritenuto dai giudici milanesi
impropriamente invocato per legittimare il fenomeno di “vintage”,non essendovi alcuna
circolazione dello stesso prodotto sul mercato bensi’ produzione e commercializzazione di
nuove e diverse borse.
e)internet e domain name
Misure cautelari fondate sui rimedi contro la
concorrenza sleale e sulla disciplina
specifica dei marchi sono state emesse
nell’ambito del crescente fenomeno di
contraffazione di marchi e segni distintivi realizzati con il sistema Internet ,una volta che
la giurisprudenza italiana ha individuato nei nomi a dominio non solo la funzione
(neutra)di indirizzo telematico,ma anche autonoma capacita’ distintiva suscettibile di
creare confusione .
Il Codice con l’art.133 ha dettato una apposita norma per inibire –in tale ipotesi -l’uso del
nome a dominio aziendale autorizzandone -all’occorrenza –anche il “trasferimento
provvisorio” .
In questo senso ha deciso la sez.spec.del Tribunale di Torino(con il gia’ citato
provvedimento del 19 luglio 2005)che –a tutela della domanda di marchio comunitario(il
Gazzettino)-ha inibito l’uso del titolo “Il Gazzettino dell’Ovest” per nuovo quotidiano diffuso
-oltre che con i sistemi tradizionali- anche via Internet ordinando il trasferimento del nome
30
Cass. 26 febbraio 2000 n. 2119
Cass. 17 marzo 2004 n°12926
31
11
a dominio in favore del ricorrente subordinatamente al versamento di cauzione .
La norma peraltro nulla specifica sulla legittimazione passiva del c.d. “fornitore di
connettivita’”, cioe’ il provider.
La sez.spec.del Tribunale di Roma (provvedimento 4 febbraio 2004 )accordando tutela
cautelare al marchio comunitario “Ontrack” utilizzato abusivamente da terzi come domain
name(Ointrack.it)
per servizi e prodotti informatici affini ha rigettato l’ordine di
riassegnazione rivolto al provider.
Invero la questione della responsabilita’ del provider resta tuttora discussa in un settore
dove la Direttiva sul commercio elettronico32 e la legge italiana che l’ha recepita 33
prevedono ipotesi tassative di esonero per tipo di attivita’ prestata dall’intermediario(mere
conduit,caching,hosting)lasciando all’interprete la ricerca volta per volta della imputazione
di colpa ai fini del suo coinvolgimento nella contraffazione .
Il Tribunale di Napoli (sentenza 18 febbraio 2004 )ha fornito risposta positiva al
riguardo(ma si trattava di un caso eclatante di nomi a dominio identici a marchi rinomati
registrati per l’apertura di siti web pornografici) rilevando che la attivita’ del provider nella catena del commercio elettronico- era equiparabile a quella di chiunque operasse
in un qualsiasi punto della catena distributiva e cosi’ disponendo la inibitoria e la
condanna al risarcimento del danno anche nei suoi confronti.
Piu’ genericamente la sez.spec. del Tribunale di Firenze(provvedimento 19 novembre
2004 )–attribuendo carattere di marchio “forte” al marchio denominativo comunitario
“Virtus palestra” in quanto privo di aderenza concettuale con il prodotto contraddistinto e
dotato di notorieta’ -nell’inibire l’utilizzo del marchio “Virtux” sui capi di abbigliamento
del contraffattore-vietava la pubblicita’ del segno sul sito web in dotazione di
quest’ultimo(l’ordinanza-reclamata-veniva peraltro revocata con provvedimento 17
gennaio 2005 che riconosceva carattere debole al marchio escludendone contraffazione in
presenza di “varianti” pur minime).
f)disegni e modelli non registrati :creativita’ e divulgazione
Anche i disegni ed i modelli comunitari hanno costituito oggetto di interessanti pronunzie
incentrate
soprattutto sui
criteri di interpretazione dei presupposti occorrenti per
ottenere tutela presso le sezioni specializzate fungenti da Tribunali anche di codeste
privative secondo il Reg.6/02.
Sul piano dell’onere della prova la sez.spec.del Tribunale di Bologna (provvedimento 4
febbraio 2004 ) ha
precisato che chi intende fare valere nei procedimenti di
contraffazione il proprio prodotto come modello o disegno comunitario senza averlo
registrato (nella specie capi di abbigliamento )non puo’ limitarsi a qualificarlo come tale
ma deve indicarne –almeno sinteticamente-il carattere individuale e gli elementi creativi
che valgono a differenziarlo in modo significativo dagli altri modelli o disegni divulgati al
pubblico in ambito comunitario al fine di dimostranre la validita’, “presunta” solo al
cospetto di disegni o modelli registrati(art.85 Reg.6/2002)
Sullo stesso argomento ha interloquito anche la sez.spec.del Tribunale di Venezia
(provvedimento 29 luglio 2004) che -in relazione ad una collezione di monili servilmente
imitata-ha affermato –in linea con l’art.19 del Reg.6/2002- che la tutela dei modelli non
registrati non abbraccia qualsiasi utilizzo altrui ma solo l’ipotesi di consapevole
contraffazione che implica dimostrazione non solo della similitudine tra i modelli (quale
totale sovrapposizione estetica )ma anche una divulgazione che abbia reso accessibile
quello copiato al contraffattore si’ da rendere improbabile l’eventualita’ di un mera
“coincidenza creativa”.
Attraverso l’istruttoria sommaria condotta nella fase cautelare di quel giudizio e’ stato
32
33
Direttiva 2000/31 CE dell’8 giugno 2000
Dlgs 9 aprile 2003 n°.70
12
cosi’ accertato che l’elaborazione dei disegni da parte del presunto contraffattore era
avvenuta in epoca anteriore alle ideazioni del ricorrente le cui richieste inibitorie venivano
respinte riconoscendosi al primo la posizione di “creatore indipendente” come tale escluso
dall’ambito del divieto comunitario.
Ancora la sez.spec.del Tribunale di Napoli (provvedimento 28 febbraio 2005)ha precisato
che la protezione di un modello comunitario non registrato(nella specie jeans
contraddistinti da un particolare disegno)presuppone il compimento di determinati atti
tipicamente idonei -a sensi dell’art.11.2 del Reg.6/2002- a pubblicizzare la creazione di un
prodotto e la sua disponibilita’ sul mercato,non essendo sufficiente ai fini della
divulgazione al pubblico la rivelazione a terzi sotto vincolo implicito od esplicito di
riservatezza , in tal caso l’anteriorita’ della creazione non equivalendo ad anteriorita’ della
divulgazione.
g)disegni e modelli registrati : utilizzatore informato ed individualita’
Quanto ai modelli e disegni registrati , la sez.spec. del Tribunale di
Bologna(provvedimento 12 febbraio 2005)ha innanzitutto messo in risalto-in tema di prova
dell’esistenza della registrazione comunitaria in mancanza di certificazione originale
(concernente domanda “multipla” di modelli per vari “tipi” di pantaloni)- la funzione
equivalente
della pubblicazione delle sottostanti domande sul Bollettino on line
dell’Ufficio di Alicante la cui consultazione liberamente fruibile permetteva di accertare
anche il contenuto delle attestazioni cartacee sul corrispondente sito Internet.
La sez.spec.del Tribunale di Roma (provvedimento 23 giugno 2004)ha poi fornito una
interessante nozione di “utilizzatore informato” (dalla cui “impressione generale” transita il
giudizio di “individualita’” del modello comunitario a sensi dell’art.6 del Reg.6/2002
)identificandolo in colui che e’ a conoscenza delle tendenze stilistiche del settore di
mercato di riferimento e dunque in grado di apprezzare una serie di dettagli oggettivamente rilevabili-che conferiscono al prodotto(nella specie una borsa)un glamour
del tutto particolare creando un collegamento con un certo “stilista” .
Va sul punto segnalato che la formulazione adottata nel Reg. 6/02 ricalca quella della
Direttiva 98/71 recepita dal legislatore italiano e rifluita nell’art.33 del Codice per cui
utili spunti di riflessione si ricavano anche dalle decisioni delle sezioni specializzate che si
sono occupate delle problematiche afferenti i corrispondenti titoli nazionali rispetto ai quali
la nuova disciplina armonizzata ha ridotto il livello di originalita’ per accedere alla tutela
,sostituendo il
requisito dello “speciale ornamento” con
quello-appunto- della
“individualita’ ” su cui si fonda anche il modello comunitario.
La sez.spec. del Tribunale di Venezia (provvedimento 23 dicembre 2003) ,ritornando sul
medesimo concetto, ha ulteriormente precisato che l’utilizzatore informato non puo’
essere rappresentato dal commerciante al dettaglio ovvero da soggetto particolarmente
esperto nel settore merceologico interessato ma va
sempre identificato
nel
“consumatore” al quale e’ peraltro richiesto un grado di diligenza e sensibilita’ superiore
alla media quale abituale acquirente di prodotti di quel tipo e normalmente attento alle
novita’ di mercato .
h)Concorrenza sleale residuale e confusorieta’
Questa impostazione –secondo quanto deciso dalla sez.spec.del Tribunale di Bologna
(provvedimento 11 febbraio 2004) -consente percio’ di lasciar spazio –accanto alla tutela
specifica riservata alla privativa in quanto tale contro gli atti di contraffazione –a quella
apprestata dai rimedi generali di concorrenza sleale contro i rischi di confusione (art.2598
c.c.)allorche’ il carattere individuale del modello -pur non percepito come tale
dall’utilizzatore informato- risalti agli occhi del consumatore medio e renda dunque
13
esigibile le residuale azione ove si profili l’eventualita’ di uno sviamento di clientela.
3.Conclusioni
I provvedimenti
esaminati ed il quadro legislativo che li accompagna
trovano
rispondenza nei principi elaborati dalla giurisprudenza comunitaria che fungono da
“collante” interpretativo per l’uniformita’ delle decisioni , anche se la logica della piena
autonomia che contrassegna l’operato dei giudici nazionali e delle diverse giurisdizioni
europee porta con se’ il rischio di decisioni divergenti .
D’altro canto le controversie in tema di marchi,modelli e disegni comunitari (diversamente
da quanto si prospetta nel settore dei brevetti per invenzione dove da tempo si
moltiplicano i progetti per l’istituzione di Corti sovranazionali quali la Community Patent
Court 34o la European Patent Judiciary35 presso cui convogliare
l’intera litigiosita’
riguardante sia la validita’ sia le violazioni del futuro brevetto comunitario e del riformato
brevetto europeo)sono
affrontate dalle singole autorita’ giudiziarie con gli strumenti
forniti dai rispettivi ordinamenti a difesa di tali privative ovunque violate .
La pluralita’ delle giurisdizioni e l’articolazione delle competenze rende percio’ inevitabile
che le controversie di contraffazione produttive di effetti dannosi nei rispettivi territori
nazionali possano avere esiti diversi e/o contrapposti
nonostante l’ “unicita’” della
privativa violata nei vari punti dell’Unione europea .
E’ necessario dunque sviluppare la
“cooperazione informativa” permanente tra i
giudici di questi Tribunali specializzati predisponendo meccanismi di conoscenza dei
rispettivi casi di contraffazione e delle relative decisioni che consentano di applicare con
piu’ efficacia e coerenza il sistema di coordinamento delle azioni gia’ garantito dalle
disposizioni dei rispettivi Regolamenti ma anche di tendenzialmente migliorare gli
interventi di difesa giudiziaria contro fenomeni illeciti sempre piu’ sofisticati e diffusi sul
territorio comunitario .
Il –tutto sommato-ridotto numero di Corti nazionali investite della trattazione di queste
controversie non potra’ che agevolare la creazione di un network giudiziario europeo
che ha gia’ dato ottimi risultati in Italia permettendo la raccolta e la pubblicazione
aggiornata di tutti i provvedimenti emessi dalle sezioni specializzate PI e dunque un
proficuo confronto tra tutti i giudici che si occupano della materia.
Lo scambio reciproco di informazioni e comunicazioni con l’UAMI su cui si fonda la
“cooperazione amministrativa” alla quale sono dedicate le apposite norme dei
Regolamenti 40/94(art.86) e 6/02(art.75) potrebbe poi ancor meglio servire allo scopo
se le cancellerie degli organi giudiziari interessati si facessero carico di trasmettere copia
delle sentenze in materia di contraffazione -una volta notificate alle parti- anche all’Ufficio
(cosi’ come opportunamente ha previsto il legislatore comunitario della concorrenza con
la disposizione dell’art.15 del Regolamento sulla c.d.“modernizzazione”del diritto della
concorrenza36)o comunque i giudici stessi di loro iniziativa - tramite prescelti referentifossero in grado di alimentare in via continuativa -con l’invio dei loro provvedimenti - un
centro di elaborazione ,traduzione e raccolta di comune fruizione.
In questa prospettiva va quindi
salutato con favore il programma integrato di
cooperazione tra l’Ufficio ed i Tribunali dei marchi comunitari e dei disegni e modelli
comunitari
che si propone di attuare -a partire dal 2006 -un piano di formazione
34
Il Tribunale del brevetto comunitario avrebbe dovuto sorgere come organo specializzato del Tribunale di I° grado CE
formato da una “Central Chamber” (con varie sottosezioni) affiancata –ove lo esiga il volume del contenzioso nell’area
geografica interessata- da camere regionali (“Working document ” presentato dalla Commissione CE il 30 agosto 2002 e
“common political approach”raggiunto a Bruxelles il 4 marzo 2003 )
35
La Corte Europea e’ prefigurata dall’ “European patent Litigation Protocol” sfociata nel Draft agreement on the
establishment of a European patent litigation system concluso a Monaco il 31 ottobre 2003 e nel Draft Statute of the
European Patent Court del 9 settembre 2005.
36
Regolamento CE 1/2003 del 16 dicembre 2002 concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli
artt.81 ed 82 del Trattato (sostitutivo del Regolamento 17/62 del 6 giugno 1962 ).
14
permanente (tramite
seminari anche a carattere sub-regionale) con l’assistenza
dell’EJTN(European Judicial Training Network)oltre ad un sistema di comunicazione
elettronica con apposito sito (TADCOR)al fine di agevolare la collaborazione informativa
promuovendo un dibattito interattivo tra i giudici di quegli stessi Tribunali .
I momenti di confronto periodico tra magistrati cui attendono quasi tutte le istituzioni
europee sono fasi essenziali per favorire la mutua conoscenza dei sistemi legali in
funzione della soluzione delle controversie che verranno cosi’ ad avvantaggiarsi dalla
reciproca conoscenza e confronto di esperienze dei giudici chiamati a dirimerle .
Solo un alto livello di professionalita’
potra’
garantire coerenza ed uniformita’
nell’applicazione delle
tecniche
giudiziarie a difesa delle privative comunitarie
consentendo-grazie alle nozioni comparate di questi Tribunali- scelte decisionali
consapevoli che mettano al riparo dalla facile tentazione di imboccare la via della
disinvoltura.
.
15